Festo en France ?

Dans un récent billet consacré aux estoppel, nous avons fait référence à un arrêt de la Cour de Paris du 4 mars 2009 dans une affaire opposant l’Institut Pasteur à la société Chiron Healthcare.

Rappelons brièvement les faits.

L’Institut Pasteur est titulaire du brevet européen EP 0 178 978 concernant des « séquences d’ADN clonées, hybridisables avec l’ARN génomique du lymphadenopathy-associated virus (LAV) ».

Cette invention a pour application industrielle des tests de dépistage permettant d’établir une contamination par le virus LAV. Sur la base de séquences d’ADN de ce virus, on crée des sondes capables de s’hybrider avec de l’ARN viral. La détection de l’hybridation permet de révéler la présence du virus dans le prélèvement.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.3.4 de l’OEB (décision T 824/94). Les revendications 1, 7, 8 et 11 telles que maintenues sont rédigées comme suit :

1. ADN cloné contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338), cet ADN cloné comportant les éléments U3, R et U5 de ce génome rétroviral.

7. Sonde pour la détection in vitro du LAV consistant en un ADN selon l’une quelconque des revendications 1 à 6.

8. Procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due aux virus LAV, comprenant la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le LAV est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée.

11. ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338).

Soupçonnant les sociétés Chiron d’offrir à la vente des coffrets de dépistage du VIH sous la dénomination Procleix reproduisant les revendications de son brevet, l’Institut Pasteur a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner les sociétés Chiron Blood Testing et Chiron Healthcare Ireland en contrefaçon des revendications 8 et 11 du brevet.

Par une décision du 7 février 2007, le TGI Paris a débouté l’Institut Pasteur de ses demandes.

Le point décisif du jugement concerne la portée exacte des revendications 8 et 11. Pour la revendication 8, le tribunal arrive à la conclusion suivante :

« ... A ce stade du raisonnement, il convient de rappeler les dispositions de l’article 69 de la Convention de Munich qui dispose que

l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Au vu de la teneur de la revendication 8 du brevet de l’Institut Pasteur et de l’état de l’art antérieur rappelé ci-avant qui a été discuté lors des différentes procédures devant l’OEB (examen, opposition et recours) et qui a conduit l’Institut Pasteur à modifier la teneur de presque toutes ses revendications , le tribunal considère que la revendication 8 ne peut être interprétée qu’en ce que le procédé protégé utilise la sonde de la revendication 7, c’est-à-dire une sonde formée d’un des fragments d’ADN clone tels que revendiqués aux revendications 1 à 6, c’est-à-dire, l’un des fragments définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV (VIH) contenu dans le clone λJ 19 déposé.

La revendication 8 ne saurait protéger un moyen général permettant la détection de la charge virale du Sida caractérisé par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral.

Cette interprétation se heurte d’une part à la description même de l’invention qui ne revendique pas le moyen général de sondes de l’ADN à l’ARN viral du LAV mais sur des sondes particulières que l’Institut Pasteur définit dans la description de son brevet comme des sondes stables comprenant une séquence d’ADN qui peut être utilisée pour la détection du virus LAV ou des virus apparentés ou des provirus à ADN dans n’importe quel milieu, en particulier dans des échantillons biologiques contenant l’un quelconque d’entre eux .

D’autre part ainsi qu’il a été rappelé dans l’état de l’art antérieur on connaissait :

- la méthode d’hybridation (ADN/ARN ) pour détecter les virus … ;

- l’application de cette méthode à la détection du virus du sida par l’article Arya, Gallo … par l’utilisation de sondes constitués de fragments d’ADN clones marqués.

De plus ainsi que le relèvent justement les sociétés Chiron, l’Institut Pasteur ne saurait revendiquer l’utilisation de sonde comportant n’importe quel fragment d’ADN clone du VIH puisqu’aux termes de la procédure devant l’OEB, le brevet ne couvre plus que les fragments d’ADN clone contenu dans le λJ19 déposé et qu’ainsi la sonde de la revendication 7 est consécutivement devenue limitée à ceux-ci. En décider autrement reviendrait à nier l’existence de l’antériorité NIH .

Dès lors que la méthode d’hybridation ADN/ARN pour détecter le VIH était connue et qu’une partie du génome du VIH l’était aussi, l’Institut Pasteur ne peut prétendre qu’à la protection du procédé de détection par l’emploi des sondes qu’il a précisément définies aux revendications 1 et 6 de son brevet. ... »

Notons que le tribunal n’évoque pas la doctrine du « file wrapper estoppel ». Il constate simplement que l’Institut Pasteur a été amené à limiter ses revendications pendant la procédure d’examen devant l’OEB et qu’il n’est pas question de faire abstraction de ces limitations.

L’Institut Pasteur a interjeté appel.

La Cour de Paris, dans un arrêt du 4 mars 2009, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions :

« … Considérant que l’Institut Pasteur soutient que la revendication 8 du brevet porte sur un procédé pour détecter in vitro une infection virale due au virus LAV qui suppose la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’un patient suspecté d’être infecté par le LAV (HIV-I), ledit échantillon contenant de l’ARN sous une forme permettant l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes et permettant la détection de la sonde hybridée ;

Qu’il prétend que le procédé couvert par cette revendication protège un moyen général nouveau permettant la détection de la charge virale du sida caractérisé par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral et qu’il ne peut se voir limiter par le choix de la sonde selon la revendication 7 ;

Considérant que, rappelant l’énoncé de la revendication 8 ainsi libellée : procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due aux virus LAV, comprenant la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le LA V est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée, il convient de relever que le procédé comporte deux étapes : d’une part, la mise en contact, dans des conditions hybridantes d’un échantillon biologique provenant d’une personne infectée par le LAV et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation, avec la sonde de la revendication 7 et d’autre part, la détection de la sonde hybridée ;

Que force est de constater que les modifications, qui ont été apportées par l’Institut Pasteur lors de la procédure d’examen, ont eu pour conséquence de limiter la portée de la revendication 8 en ce qu’elle requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clones définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétro viral contenu dans le clone λJ19 ;

Que cette interprétation est confirmée par la description qui renvoie … à des fragments d’ADN conformes à l’invention et ne décrit pas le moyen général de sondes ;

Qu’il appartenait à l’Institut Pasteur, lors de la procédure d’examen et d’opposition de modifier la revendication de procédé ou les revendications de sonde pour les dissocier des revendications de fragments ;

Que l’Institut Pasteur ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l’utilisation du terme « correspondant », continuerait à couvrir n’importe quel fragment d’ADN ;

Qu’en effet, la Chambre des recours de l’OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable « correspondant » semble être employé dans le sens restreint d’une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d’hybridation avec les génomes rétroviraux de LAV, comme l’homme du métier le comprendrait ;

Que de sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait être prétendu que la protection des variations admissibles s’étendrait également à la protection de tous les fragments d’ADN équivalents ;

Qu’il s’ensuit, étant, au besoin, rappelé que l’article publié par les chercheurs du NIH : Arya, Gallo, antérieurement à la date de priorité du brevet, enseignait déjà la détection d’une infection due au VIH par l’utilisation de sondes marquées, que la revendication 1 couvrant l’ADN clone contenu dans le λJ19 et tout ADN clone identique, ne protège nullement tout fragment de l’ADN, de sorte, que la revendication 8 ne saurait porter sur toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisé ;

Considérant par voie de conséquence, que la portée de la revendication 8 est limitée à un procédé de détection impliquant l’utilisation de sondes composées des fragments clones et comportant un fragment d’ADN correspondant au génome rétro viral contenu dans le λJ19 ; … »

Le raisonnement est proche de celui du tribunal, avec cependant un ajout intéressant : la référence à l’interprétation du terme « correspondant » par la Chambre de recours, qui va à l’encontre de l’interprétation que l’Institut Pasteur fait valoir devant la Cour.

L’Institut Pasteur a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi. L’Institut avait présenté cinq moyens de cassation dont nous étudierons les trois premiers.

Premier moyen : L’Institut Pasteur reproche à l’arrêt d’avoir eu une lecture trop littérale des revendications, contraire au Protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE. Selon l’Institut Pasteur, « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même ». La Cour de cassation n’est pas convaincue :

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Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel ne s’est pas limitée à une lecture littérale des revendications mais a spécifiquement motivé son appréciation de la portée des revendications 8 et 11 du brevet n° 178978 au regard des textes applicables en retenant par motifs propres et adoptés d’un côté, que la revendication 8 ne couvrait pas toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, mais qu’elle était limitée à un procédé de détection impliquant l’utilisation de sondes telles que définies aux revendications 1 à 6 du brevet, c’est à dire une sonde formée d’un des fragments d’ADN cloné tel que défini par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV contenu dans le clone λJ19, de l’autre côté que la revendication 11 ne protégeait que le caractère spécifique du brin d’ARN purifié revendiqué, à savoir sa taille d’approximativement 9.1 à 9.2 kb et sa capacité à s’hybrider avec l’ADNc contenu dans le clone λJ19 et non toute séquence d’ARN purifié du virus LAV (ou HIV-1), quelle que soit sa taille ; que le moyen s’attaque en ses première et deuxième branches à des motifs surabondants ;

Attendu, en second lieu, que si, aux termes des articles 69 de la Convention de Munich dans sa rédaction applicable à la cause et de L 613-2 CPI, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications telles que modifiées après la procédure d’opposition et que les dessins et la description servent à interpréter les revendications, l’arrêt, en relevant que la demande de brevet avait été déposée initialement avec 24 revendications mais que suite à la procédure d’opposition il avait été délivré avec 11 revendications d’une portée réduite, n’a fait qu’apprécier la portée des revendications dans leur rédaction définitive ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise visée par la quatrième branche (NB : à savoir dans quelle mesure chacune des revendications opposées par l’Institut Pasteur aux sociétés Chiron avait été modifiée lors de la procédure d’opposition, ni quel avait été le sens précis des modifications éventuellement apportées et quelles en avaient été les conséquences au regard des documents de l’art antérieur), a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

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En analysant le présent arrêt sur le Kluwer Patent Blog, dans un billet intitulé « French patent law not hybridizable with the US “file wrapper estoppel” theory », Nicolas Bouche écrit :

« … This response of the French Cour de Cassation is significant as it confirms that the US “file wrapper estoppel” theory is too general to be accepted as such in French patent law; if that theory consists in taking into account the statements made by the applicant during the granting or opposition procedure, Article 69 EPC authorise only claims, description and drawing to be taken into account. … »

Ce résumé nous semble aller au-delà de ce que la Cour de cassation a dit. La Cour régulatrice cite en effet l’article 69, qui est primordial dans ce contexte et qui autorise à interpréter les revendications en tenant compte non seulement de la rédaction des revendications, mais également de la description et des dessins. 

L’Institut Pasteur fait valoir que « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même ». Est-ce une référence à un éventuel estoppel ? Tout dépend de ce qu’on entend par là.

Peut-être convient-il de distinguer deux significations du mot estoppel. 

Un estoppel au sens étroit fait référence à la doctrine Festo américaine, selon lequel une modification de la revendication a une répercussion immédiate sur la possibilité d’invoquer la doctrine des équivalents. 

Un estoppel au sens large, par contre, consiste en l’interdiction faite au breveté de se contredire : s’il a fait certaines déclarations (ou modifications) pour obtenir la délivrance ou le maintien de son titre pendant les procédures d’examen et/ou d’opposition, il ne saurait être libre de se contredire (ou de faire comme si les modifications étaient sans effet) devant un tribunal, quand il s’agit de déterminer la portée du brevet. 

L’estoppel au sens étroit est une création jurisprudentielle américaine, qui, isolé de son contexte légal et culturel, n’est sans doute pas transposable sans difficulté en droit français (même la notion d’équivalence ne recouvre pas la même réalité des deux côtés de l’Atlantique) ; l’estoppel au sens large exprime le principe juridique bien admis selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam.)

Quand l’Institut Pasteur affirme que « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même », il semble se poser en pourfendeur de la doctrine Festo. Mais la Cour de cassation ne se laisse pas entraîner sur cette voie, car la Cour d’appel n’avait nullement mis Festo à la sauce française. Elle avait simplement pris le breveté au mot, et la rédaction définitive des revendications au sérieux. Il nous semble qu’il faut applaudir des deux mains.

Alors, l’auteur du billet cité plus haut a-t-il raison d’y voir un rejet de l’estoppel - visiblement compris au sens large : « ... if that theory consists in taking into account the statements made by the applicant during the granting or opposition procedure ... » - par la Cour de cassation ? Il nous semble que cela ne suit pas de l’attendu que nous venons de voir. Rien dans l’attendu répondant au deuxième moyen ne semble interdire à une Cour d’appel de tenir compte des déclarations que le breveté a pu faire pendant la procédure de délivrance et/ou d’opposition. A moins qu’un point important nous ait échappé, ce sujet n’est tout simplement pas abordé. Si la Cour de cassation avait néanmoins cherché à se prononcer sur l’estoppel, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle le dise clairement, ou du moins qu’elle précise que seuls les revendications, la description et les dessins peuvent servir à déterminer la portée du brevet. Or il n’en est rien, et heureusement, car à la lecture de l’article 2 du Protocole d’interprétation de l’article 69, on se rend compte qu’il serait inexact de dire que l’interprétation doit se faire seulement sur la base des revendications, de la description et des dessins : cet article 2 précise en effet qu’il faut dûment tenir compte « de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». (Les plus anciens se souviendront peut-être que, lors des travaux en vue de la CBE 2000, il a été question d’introduire une référence explicite aux estoppel dans le Protocole, mais que cette proposition a rencontré de l’opposition et a été abandonnée.)

Le deuxième moyen est complexe et le lien entre ses différentes branches ne tombe pas sous le sens. L’Institut Pasteur reproche d’abord à la Cour de ne pas s’être attardée sur la nature exacte des limitations apportées au brevet et leur nature effectivement limitative. Les branches 3 à 5 du moyen critiquent la manière dont la Cour a pris en compte l’art antérieur. Là encore, la Cour de cassation n’est pas persuadée du bien fondé des griefs :

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Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les modifications intervenues lors de la procédure de délivrance pour déterminer la portée de la revendication n° 11 ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas des écritures de l’Institut Pasteur devant la cour d’appel qu’il ait fait référence à la description ou aux dessins du brevet n° 178978 pour définir la portée qu’il convenait de donner à la revendication n° 11 ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel ayant retenu par motifs adoptés que l’article Arya Gallo publié le 31 août 2004 divulguait la méthode générale de purification de l’ARN du VIH provenant du sang d’un malade atteint du sida et enseignait que, selon cette méthode, les séquences d’ARN isolées ont une taille comprise d’environ 9kb et que cet ARN purifié comporte l’intégralité de la région R à chaque extrémité ainsi que la queue Poly A, sa décision quant à la portée de la revendication n° 11 se trouve justifiée par ce seul motif ;

D’où il suit qu’irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

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Il est certain que la détermination de la portée d’une revendication ne nécessite pas, en général, une étude approfondie des modifications intervenues en cours de procédure de délivrance et/ou d’opposition. La Cour de cassation a donc parfaitement raison de dire que la Cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les modifications. Est-ce que cela nous enseigne davantage sur l’estoppel en droit français ? 

Si l’on considère l’estoppel au sens étroit, il est vrai qu’il devrait obliger la Cour à s’expliquer sur les modifications. Ceci étant dit, la Cour régulatrice dira plus bas que « l’appréciation de la portée d’une revendication constituant un examen distinct de celui relevant de l’appréciation de la contrefaçon d’une revendication ». Et l’estoppel à la Festo concerne davantage la contrefaçon d’une revendication ... 

Si l’on s’intéresse plutôt à l’estoppel au sens large, force est de constater que la réponse de la Cour de cassation au deuxième moyen reste de nouveau silencieuse à cet égard, car cet estoppel concerne les déclarations plutôt que les modifications en tant que telles. Et même si on interprète les modifications comme déclarations du breveté, l’affirmation que la Cour n’était pas tenue de s’expliquer sur elles ne signifie pas qu’elle n’en avait pas le droit.

Passons au troisième moyen. L’Institut Pasteur y reproche à la Cour d’appel de s’être fondée sur la procédure de délivrance du brevet pour justifier la portée limitée attribuée à la revendication (première branche), notamment sans expliquer dans quelle mesure cette revendication avait été modifiée, quel avait été le sens précis des modifications ainsi apportées et quelles en avaient été les conséquences sur la portée exacte de la revendication (deuxième branche). Il fait valoir que la Cour s’est contredite en disant qu’il appartenait à l’Institut Pasteur de proposer une revendication plus large tout en affirmant que l’art antérieur ne le permettait pas (troisième branche). Enfin, l’Institut reproche à la Cour de ne pas avoir envisagé que les kits de dépistage Chiron soient des variantes équivalentes (quatrième branche).

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Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt, qui ne s’est pas fondé sur la procédure de délivrance pour apprécier la portée de la revendication 8 mais s’est contenté de relever que des modifications y avaient été apportées lors de cette procédure et l’a appréciée dans sa rédaction définitive, n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, visée par la deuxième branche, pour déterminer cette portée ;

Attendu, en deuxième lieu, que pour écarter la thèse de l’Institut Pasteur selon laquelle le procédé couvert par la revendication n° 8 couvrirait toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisée, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’un côté, que cette revendication telle que modifiée requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clonés tels que définis par ces revendications et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 et non n’importe quel fragment d’ADN cloné du VIH, de l’autre que l’article Arya Gallo publié antérieurement à la date de priorité du brevet enseignait déjà la détection d’une infection due au VIH par l’utilisation de sondes marquées ; qu’ainsi la cour d’appel ne s’est pas contredite ;

Attendu, enfin, que l’appréciation de la portée d’une revendication constituant un examen distinct de celui relevant de l’appréciation de la contrefaçon d’une revendication, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’analyser les sondes utilisées pour les kits des sociétés Chiron a, en retenant que la revendication n° 8 ne saurait couvrir toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

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La Cour de cassation constate que « l’arrêt ... ne s’est pas fondé sur la procédure de délivrance pour apprécier la portée de la revendication ... » Là encore, silence sur la légitimité d’une telle démarche, qui n’a pas eu lieu. Il semble difficile d’en extraire une condamnation de l’estoppel au sens large.

Les quatrième et cinquième moyens, également rejetés par la Cour de cassation, concernent d’autres aspects de l’arrêt critiqué (contrefaçon par fourniture de moyens et par équivalence).

Pour résumer, il nous semble que cet arrêt ne nous renseigne pas tellement sur la possibilité d’invoquer un estoppel au sens large en droit français. La Cour régulatrice approuve la démarche – classique – consistant à retenir la version modifiée des revendications et à l’interpréter selon l’article 69 de la CBE. Lors de la détermination de la portée d’une revendication, le juge n’est pas tenu de se pencher sur la nature précise des modifications (comme l’exigerait la doctrine Festo), mais il n’est pas dit pour autant qu’il doive faire abstraction des déclarations du breveté pendant les procédures devant l’Office des brevets (ce que nous avons appelé un estoppel au sens large). Et cela nous semble sain, car au fond, cette forme d’estoppel ne traduit que le principe juridique selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Cour de cassation, 23 novembre 2010

Institut Pasteur c. Chiron Healthcare

Disponible sur Legifrance, l’arrêt a également été publié dans le PIBD n°932 III-45.

Comme cela a été dit plus haut, l’arrêt a également été commenté par Nicolas Bouche sur le Kluwer Patent Blog.