Trèves de plaisanteries

Voici la conclusion d’une affaire qui a beaucoup fait jaser …

La société Trèves a été titulaire du brevet FR 2 732 653 (date de dépôt : 10 avril 1995) concernant un dispositif de montage de la tablette arrière d’un véhicule automobile.

Elle a également été titulaire du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France (date de dépôt : 5 avril 1996).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de montage de la tablette arrière (1) d’un véhicule automobile sur ses supports latéraux (2), caractérisé par le fait qu’il comprend les deux coins avant (6) de ladite tablette et deux éléments d’accouplement (5) solidaires desdits supports et agencés pour recevoir lesdits coins, lesdits éléments et lesdits coins étant agencés pour permettre une rotation de la tablette par rapport audit support, et des surfaces de butée complémentaires (9,10) étant prévues sur lesdits coins et sur lesdits éléments d’accouplement pour empêcher un mouvement vers l’arrière de la tablette lorsqu’elle est en position d’utilisation, sensiblement horizontale.

Le brevet français a été délivré le 20 juin 1997, le brevet européen le 29 décembre 1999. Aucune opposition n’a été formée. Le brevet européen aurait donc dû se substituer au brevet français à la fin du délai d’opposition, le 29 septembre 2000.

Or la société Trèves a omis de payer l’annuité pour la cinquième année pour la partie française du brevet européen, qui venait à échéance le 30 avril 2000. Elle n’a pas non plus payé la redevance avec un supplément dans le délai de grâce, qui s’est terminé le 30 octobre 2000. Le directeur de l’INPI a fait une déclaration de déchéance le 31 décembre 2001.

Les 15 juin et 16 juin 2006, la société Trèves a fait effectuer des saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés Silac et Simoldes plastico France (ci-après « Simoldes ») fabriquant l’une la tablette et l’autre ses supports latéraux des véhicules Renault Clio 3. Une troisième saisie-contrefaçon a été effectuée le 20 juin dans les locaux de la société Girardin Saint Maur, qui procède à l’assemblage des pièces.

Le 29 juin 2006, la société Trèves a fait assigner les sociétés Silac et Simoldes devant le TGI de Paris pour contrefaçon de son brevet français. La contrefaçon alléguée consiste en la fabrication et la commercialisation des tablettes arrière des véhicules Renault Clio 3.

 

Le 16 novembre 2007, la société Simoldes a fait assigner en intervention forcée la société Renault afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

La défense a fait valoir que le brevet français n’existait plus parce que le brevet européen (déchu) s’était substitué à lui.

Par jugement du 16 décembre 2008 (voir PIBD 892, III-882), le TGI de Paris a fait sienne cette position :

« … Ainsi, en l’espèce, le brevet européen s’est substitué au brevet français le 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, car à ce moment, les conditions de la déchéance ne se trouvaient pas réunies en l’absence de décision du directeur de l’INPI.

L’article L 613-22 CPI dispose que la déchéance prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée. Cependant, l’application de cet article est limitée par les dispositions de l’article L 614-13 dernier alinéa qui prévoit que l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions du présent article relatives à la substitution.

L’article L614-13 CPI est conçu en termes généraux et entend viser tous les motifs de disparition du titre.

Il retient ainsi expressément l’annulation qui produit des effets rétroactifs et qui, néanmoins, ne remet pas en cause la substitution des titres qui présente un caractère irréversible.

Ainsi, en l’espèce, la constatation de la déchéance est survenue après que la substitution se fut réalisée et le fait que cette déchéance produise des effets rétroactifs ne peut suffire à remettre en cause la substitution acquise.

Dès lors, la société Trèves ne peut valablement se prévaloir de son brevet français FR 2 732 653 et elle ne pouvait effectuer des opérations de saisies-contrefaçons sur ce fondement. Ainsi, les saisies-contrefaçons du mois de juin 2006 seront déclarées nulles et les demandes de la société Trèves rejetées en leur ensemble. … »

La société Trèves a interjeté appel. 

Par arrêt du 2 juillet 2010 (voir PIBD 928, III-727 et notre billet consacré à cet arrêt), la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance :

« … Considérant qu’il résulte des articles [L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13 CPI] combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;

Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;

Qu’en l’espèce, la société Trèves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.

Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;

Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.

Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.

Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;

Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;

Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;

Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;

Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.

Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France. … »

La société Trèves a formé un pourvoi en cassation. 

Par arrêt du 18 octobre 2011, la chambre commerciale vient de rejeter ce pourvoi :

***

… Attendu que la société Trèves fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1 à 4 et 6 du brevet n° 2 732 653, d’avoir dit que ce brevet avait cessé de produire ses effets et d’avoir annulé les saisies-contrefaçon diligentées à sa requête les 15,16 et 20 juin 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que la situation de cumul d’un brevet européen et d’un brevet français se résout par la substitution du brevet européen au brevet français à l’expiration du délai d’opposition au brevet européen ou à la fin de la procédure d’opposition, le brevet européen ayant été maintenu ; que la déchéance d’un brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance ; que la décision du directeur de l’INPI constatant la déchéance du brevet pour non-paiement à l’échéance produit un simple effet déclaratif, puisqu’elle se borne à constater l’existence d’une situation acquise antérieurement ; que dès lors que l’expiration du délai d’opposition au brevet européen intervient à une date postérieure au défaut de paiement d’une échéance du brevet européen emportant sa déchéance, la substitution ne peut s’opérer ; qu’il est constant que la société Trèves n’a pas réglé la redevance afférente au brevet européen, venant à échéance le 30 avril 2000 ; que le délai d’opposition à ce brevet expirait le 29 septembre 2000 et que la déchéance de ce brevet a été constatée par le directeur de l’INPI le 31 décembre 2001 ; qu’en considérant que la décision du directeur de l’INPI avait emporté extinction de la partie française dudit brevet et qu’étant intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, date du défaut de paiement de l’échéance, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, la cour d’appel a violé les articles L. 613-22 et L. 614-13 alinéa 1er, CPI ;

2°/ que la déchéance du brevet intervient de plein droit et prend effet dès la date de non-paiement d’une échéance de la redevance, peu important que le titulaire bénéficie alors d’un délai de six mois pour verser la redevance augmentée d’un supplément ; qu’en l’espèce, la redevance due au titre de la partie française du brevet européen n’avait pas été réglée au 30 avril 2000, de sorte que la déchéance avait pris effet à cette date ; qu’en considérant néanmoins que la décision du 31 décembre 2001 du directeur de l’INPI constatant la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’avait pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, date d’expiration du délai d’opposition, au motif, éventuellement décisoire, inopérant qu’il était loisible à la société Trèves, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen, la cour d’appel a violé l’article L 613-22 CPI ;

3°/ que la règle selon laquelle l’extinction ou l’annulation du brevet européen ne remet pas en cause sa substitution au brevet français suppose que les conditions de la substitution aient été réunies antérieurement à ladite annulation ou extinction ; qu’en l’espèce, à supposer que la déchéance du brevet européen effective au 30 avril 2000, soit constitutive d’une cause d’extinction, en toute hypothèse, la substitution n’était susceptible d’être réalisée qu’à l’expiration du délai d’opposition, le 29 septembre 2000, soit postérieurement à la déchéance, si bien que la cour d’appel, en jugeant que la déchéance « bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 », a violé l’article L 613-22 CPI, ensemble l’article L 614-13 alinéa 3, CPI, par fausse application ;

Mais attendu qu’ayant énoncé qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L 614-13 CPI, l’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas la substitution de celui-ci au brevet français et retenu que la déchéance constitue une cause d’extinction du brevet, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Trèves sur la partie française du brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001, après la substitution du brevet européen au brevet français, cette décision n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000 date d’expiration du délai pour former opposition ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011

Trèves c. Renault et Simoldes plasticos France

Disponible sur Legifrance.

Le jugement et l’arrêt de la Cour de Paris ont été publiés au PIBD et sont également disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un petit air de quarante-quatre

La société L’Industrielle de Chimie Elaborée Française (ci-après « LICEF ») est titulaire du brevet français FR 2 853 322 et de plusieurs demandes de brevet ou de brevets déposés en revendiquant la priorité du brevet français, dont le brevet européen EP 1 464 682 désignant la France et délivré le 19 décembre 2007. Tous ces titres concernent une composition décapante et ses utilisations.

La revendication indépendante 24 du brevet français est rédigée comme suit …

Utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante.

… et la revendication indépendante 25 du brevet européen :

Utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante destinée au décapage d’un support choisi parmi le béton, la brique le bois et les polyester, dans le domaine du bâtiment et du yachting.

La société LICEF met en œuvre son invention dans une gamme de produits commercialisée sous la marque « Feltor ».

Mise en œuvre du décapant Feltor Bois

Estimant que la Société Chimique d’études pour l’Application des Liants et Produits spéciaux (ci-après « SCALP ») fabriquait et offrait à la vente des produits décapants sous la dénomination « SCALPEX BIO 15 » constituant la contrefaçon des revendications mentionnées ci-dessus, la société LICEF l’a mise en demeure le 19 mars 2007 de cesser ces actes.

Le 10 juillet 2007, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SCALP, puis, le 20 juillet, elle a fait assigner celle-ci devant le TGI de Paris afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l’indemnisation de son préjudice.

La société SCALP a formé une demande reconventionnelle en nullité des brevets qui lui étaient opposés.

Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal a fait droit à cette demande :

« … [L]es deux revendications sont indépendantes des revendications antérieures, à savoir les revendications 1 à 23 dans le brevet français et 1 à 24 dans le brevet européen et qui sont des revendications dépendantes les unes par rapport aux autres.

Dans la mesure où la revendication 24 du brevet français n° 2 853 322 n’est pas reprise totalement dans la revendication 25 du brevet européen n° 1 464 682, cette revendication du brevet français subsiste en application des dispositions de l’article L 614-13 CPI et peut être invoquée par la société LICEF à l’appui de son action en contrefaçon.

Dans les deux brevets, il est revendiqué l’utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante, le brevet européen précisant le domaine d’utilisation de cette composition.

Si l’acétate de benzyle est un ingrédient actif de cette composition décapante, la consistance de cette dernière n’est pas indiquée, notamment l’utilisation d’un autre solvant comme un solvant oxygéné avec l’acétate de benzyle, ainsi que cela est expliqué dans la description et ce qui constitue une différence par rapport aux revendications précédentes dans lesquelles l’acétate de benzyle est associé avec un solvant choisi parmi l’acétate de métoxypropyle, le diacétone-alcool, le méthyléthyl-cétone, l’isophorone.

L’homme du métier n’est dès lors pas en mesure de connaître la consistance de la composition décapante résultant de ces revendications 24 et 25 des brevets français et européen, et de réaliser l’invention à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d’exécution.

Même si le domaine d’utilisation est déterminé dans le brevet européen, la société LICEF ne peut s’approprier l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif dans un décapant, quelque (sic) soit sa proportion et la combinaison avec d’autres éléments.

Les revendications 24 du brevet français et 25 du brevet européen sont donc entachées d’un défaut de description et seront déclarées nulles. … »

La société LICEF a interjeté appel.

Le 2 février 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance par substitution de motifs :

***

… Considérant que s’il n’est pas contesté que la société SCALP n’a pas formé opposition à la délivrance du brevet européen, il ne saurait en être tiré de conséquence dans la présente instance en annulation, laquelle constitue la sanction naturelle des conditions de brevetabilité ;

Considérant que l’appelante conteste l’annulation des revendications ayant fondé ses prétentions tandis que l’intimée demande à titre principal de confirmer le jugement au besoin par substitution de motifs ;

Considérant que la société LICEF soutient que les revendications 24 de son brevet français et 25 de son brevet européen sont indépendantes des revendications de produit ou de composition ; qu’elles constituent des revendications d’utilisation « de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante », le brevet européen précisant que cette composition décapante est « destinée au décapage d’un support choisi parmi le béton, la brique le bois et les polyester, dans le domaine du bâtiment et du yachting » ;

Que les premiers juges ont notamment relevé que même

« si le domaine d’utilisation est déterminé dans le brevet européen, la Société LICEF ne peut s’approprier l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif dans un décapant, quelque (sic) soit sa proportion et la combinaison avec d’autres éléments » ;

Que l’appelante critique cette appréciation, faisant valoir que l’acétate de benzyle, composé connu, qui « peut être utilisé comme seul composé de la composition décapante », n’était pas utilisé comme ingrédient actif pour parvenir à une telle composition antérieurement au 4 avril 2003, date non contestée à prendre en compte (s’agissant de celle du dépôt du brevet français sous la priorité duquel a été demandé le brevet européen) ;

Considérant cependant que si une application nouvelle est brevetable il ne saurait en être de même de l’emploi nouveau de moyens connus ;

Qu’il convient donc de rechercher si les propriétés connues de l’acétate de benzyle ne permettaient pas d’en attendre l’utilisation revendiquée, savoir son rôle actif dans le décapage, étant rappelé que selon la description :

• « l’invention concerne le décapage chimique d’un support, par élimination d’un ou plusieurs revêtements de diverses natures et épaisseurs », la revendication 25 du brevet européen précisant la nature du support en cause (béton, brique, bois et polyester) et le domaine d’application (bâtiment et yachting),
• la société LICEF « a observé, de manière inattendue, que l’association de l’acétate de benzyle » avec au moins un des solvants par elle cité « constituait l’ingrédient actif d’une composition efficace sur tous supports » ;

Considérant qu’il n’est pas sérieusement dénié que l’acétate de benzyle est un produit chimique qui était utilisé en parfumerie et comme « solvant (acétate et nitrocellulose) » ainsi qu’il résulte de l’extrait du guide de la chimie (édition 2001) ;

Qu’il est par ailleurs cité dans un brevet du 8 octobre 1998 concernant un procédé de film durci en une résine thermodurcissable (brevet EP 199801190024, publié le 14 avril 1999, dit JSR Corporation) l’invention consistant notamment selon la description à « immerger le substrat portant les films enduits dans une solution d’extraction pour enlever le film de la couche supérieure » ; que s’agissant de cette immersion du support comportant un dessin sous forme de film « dans une solution décapante » il est en effet mentionné à la suite des « exemples préférés » de cette solution décapante que, de plus, « un solvant à point d’ébullition élevé, tel que [...] benzyl acetate [...] peut être ajouté. Ces solvants peuvent être utilisés seuls ou en combinaison de deux ou plus » ; que manifestement cette invention enseigne bien que l’acétate de benzyle est un solvant pouvant être utilisé seul dans une solution décapante, et a donc un rôle actif, même s’il a en outre pour qualité d’être un solvant à point d’ébullition élevé ; que certes le support à décaper est une pièce électronique ne relevant pas du même domaine industriel, mais il s’agit bien d’enlever une composition constituant la couche supérieure (résine) d’un support, savoir son revêtement, ce qui est le propre d’une action décapante ;

Qu’enfin il n’est pas sans intérêt de relever que la société SCALP avait antérieurement au dépôt du brevet eu l’idée d’incorporer de l’acétate de benzyle dans ses produits pour en améliorer l’odeur (ainsi qu’il résulte d’un courrier du 4 février 2003 adressé à la société BASF qui y a répondu le 6 février 2003) et que s’agissant d’un produit ayant nécessairement un rôle actif dans une solution décapante il aurait conservé ce rôle (même s’il n’avait été choisi que pour ses qualités olfactives) ;

Considérant que la société LICEF ne peut valablement s’approprier de manière générale l’utilisation exclusive d’un produit chimique connu, dans un de ses effets ou pouvoirs naturels (sans autre composé ou ingrédient), sauf à en empêcher toute incorporation, dans une quelconque solution permettant de décaper des supports aussi habituels que la brique, le béton , le bois ou les polyesters dans le domaine du bâtiment ou du yachting, alors même qu’il peut y présenter d’autres avantages ;

Que le fait d’observer que l’acétate de benzyle, en lui-même, est décapant sur de tels supports ne suffit pas à caractériser une réelle activité inventive permettant de revendiquer un monopole d’utilisation, alors que seule a été mise en valeur l’emploi nouveau d’une propriété propre de ce solvant, déjà connu comme produit chimique décapant dans un autre domaine industriel ; que les revendications en cause relèvent en fait du simple constat que l’emploi de l’acétate de benzyle procure le même résultat de décapant dans le domaine du bâtiment ou du yachting que dans une application antérieure, ce qui ne constitue pas une activité inventive suffisante pour justifier un droit exclusif sur une telle utilisation ;

Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle déclaré nulles les revendications 24 du brevet français et 25 du brevet européen de la société LICEF ;

Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en rejetant la demande de dommages et intérêts de la société SCALP pour procédure abusive ;

Qu’il sera ajouté que le tribunal a visé à ce titre tant l’instance en contrefaçon que la saisie contrefaçon, pour laquelle la société SCALP paraît actuellement former une demande distincte invoquant un préjudice commercial et industriel de ce chef ;

Que seule une faute dans l’obtention de l’autorisation de saisir ou dans son exécution serait susceptible de justifier, le cas échéant, la réparation d’un préjudice qui en serait résulté ; que l’existence d’une telle faute n’est nullement rapportée alors que les premiers juges ont justement relevé que la société SCALP ne démontrait pas que la société LICEF a agi de mauvaise foi ;

Qu’aucune légèreté blâmable de nature à fonder les demandes indemnitaires de la société SCALP ne s’avère en réalité suffisamment caractérisée, étant relevé que la mesure, justifiée, d’interdiction de reproduction de la formule saisie, prononcée en première instance est de nature à exclure toute utilisation indue de cette dernière, sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte ; …

***

Cour d’appel de Paris, 2 février 2011

LICEF c. SCALP

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

On lira avec profit le commentaire de cette décision paru dans la Revue Orange : M. Schaffner, S. Georges et N. Rétoré, « Vers une résurrection décapante de la loi de 1844 ? », PI, juillet-août 2011, p. 13s

Nous sommes d’accord avec les auteurs pour dire que l’invocation de la dichotomie « application nouvelle » / « emploi nouveau de moyens connus » - développée dans le régime ancien (loi de 1844) qui ne connaissait pas le concept d’activité inventive – est inquiétante.

Le jeu dangereux de la substitution

La présente décision nous fait plonger dans les arcanes du mécanisme de substitution d’un brevet français par un brevet européen désignant la France. La société Treves avait déposé une demande de brevet français, puis une demande de brevet européen désignant la France qui revendiquait la priorité de la demande française. Un brevet européen a été délivré. Pour des raisons inconnues, Teves n’a pas acquitté les annuités pour la partie française, ni dans le délai ordinaire (qui expirait avant la fin du délai d’opposition), ni pendant la période dite de grâce (qui s’est terminé après le délai de grâce). Aucune opposition n’a été formée. Quelque temps après, l’INPI a publié une déclaration de déchéance de la partie française du brevet européen. La question qui se pose est de savoir si le brevet européen a pu se substituer au brevet français à la fin du délai d'opposition.

Deux approches s’opposent: pour le breveté, la déchéance est intervenue le dernier jour où l’annuité pouvait être payée; le Directeur de l’INPI n’a fait que constater cette déchéance. Du coup, il n'y a pas de substitution du brevet français par le brevet européen, car la partie française de celui-ci n’est plus valide à la date où se termine le délai d’opposition. Pour les intimées, la substitution a bel et bien eu lieu car à la date fatidique, le brevet européen est encore en vie: en effet, il est encore possible de le sauver en payant l’annuité avec une surtaxe.

Le TGI Paris, dans son jugement du 16 décembre 2008, a retenu cette deuxième approche. 

Après avoir passé en revue les articles L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13, la Cour poursuit :

Considérant qu’il résulte des articles précités combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;

Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;

Qu’en l’espèce, la société Treves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.

Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;

Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.

Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.

Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;

Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;

Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;

Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;

Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Treves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.

Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France.

Pour résumer, on peut dire qu’il fallait que la décision du Directeur de l’INPI intervienne pour que la déchéance soit effective, même si elle doit être fixée rétroactivement au 30 avril 2000. Comme la décision est intervenue seulement après la date à laquelle se faisait la substitution, elle n’a pas de prise sur la substitution, qui est acquise.

On lira avec profit l’article de Privat Vigand, paru dans la Revue Orange du mois de janvier 2007, page 25. Cet article comporte le résumé suivant : « Un brevet européen dont la déchéance est déjà encourue mais qui n’a pas encore été constatée, à la fin du délai d’opposition, se substitue au brevet français qui cesse de produire ses effets. » Ce résumé a d’ailleurs été critiqué par le breveté dans ses écritures: Treves « dénonce l’adoption d’un abstract trompeur et l’orientation volontairement favorable à la thèse des intimées du commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 21 mars 2006, paru au cours de la présente procédure dans la revue Propriété Industrielle du mois de janvier 2007, donnant à cet arrêt une portée qu’il n’a pas, ce qui a pu influencer les premiers juges ».

Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 2), 2 juillet 2010

Treves c. Renault

Cette décision est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Maître Fowdar a également mis en ligne une copie de la grosse: voir ici.