Réouverture (partielle) des cartons

En mars 2011, j’avais consacré deux billets à un arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu dans le litige opposant les héritiers de Mme Rafaela J. aux sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement.

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler les faits de l’espèce.

Madame J. a été titulaire du brevet européen EP 0 251 945 qui concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis (et plus tard, la société OR-N-VI qui a absorbé la société Cardis) ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. 

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

Par ailleurs, l’action contre la société Smurfit a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2004), cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, qui a dit :

« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Dans son arrêt du 25 janvier 2011, la Cour d’appel de Colmar avait reconnu à la société OR-N-VI intérêt à agir (voir notre billet dans lequel nous nous étions étonnés de cette conclusion), validé la saisie-contrefaçon (voir le deuxième billet) et jugé que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Celles-ci se sont pourvues en cassation.

Voilà un extrait de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 3 avril 2012:

***

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 27 mars 1995 et 28 octobre 1998, et, en conséquence, de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey équipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à l’huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui relève de ses propres constatations personnelles des explications techniques fournies par l’expert qui l’assiste ; qu’en se bornant à constater qu’il ne serait pas démontré que l’huissier n’avait pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon et qu’il s’était contenté de retranscrire les déclarations de l’expert, sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si, tout en procédant à des constatations personnelles, l’huissier avait bien pris soin de distinguer les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 615-5 CPI ;

2°/ qu’en refusant, en l’espèce, d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995, quand elle relevait que les constatations de l’huissier avaient été faites, d’une part, à l’aide de schémas pré constitués, fournis par l’expert, que l’huissier n’avait « manifestement pas établis » puisque des dessins identiques avaient été annexés à trois autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis par d’autres officiers ministériels, et, d’autre part, en utilisant une « terminologie particulière » que l’on trouvait reprise dans ces autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ce dont il résultait que l’huissier avait incorporé le contenu technique du dessin et des explications de l’expert à ses propres constatations, sans les distinguer, la cour d’appel a volé l’article L 615-5 CPI ;

3°/ qu’en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les données techniques fournies par le conseil auraient fait l’objet du contrôle de l’huissier, sans constater que ce dernier aurait précisément identifié ces explications techniques dans son procès-verbal et distingué celles-ci de ses propres constatations, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 615-5 CPI;

Mais attendu que l’arrêt retient que même s’il a dans son procès-verbal, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par le conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait, l’huissier de justice a procédé à une description précise des diverses phases de l’opération d’emballage exécutée sous ses yeux et du conteneur utilisé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen tiré de ce que l’huissier de justice n’aurait pas distingué les explications techniques fournies par l’expert de ses propres constatations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la société Seviac fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle avait commis, ainsi que la société Doucey Equipement, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 251 945 alors, selon le moyen, que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n’exerce pas une fonction connue ; qu’en l’espèce, pour juger que les emballages des sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey équipement constitueraient la contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet européen n° 0 251 945, la cour d’appel a retenu que si les emballages litigieux ne reprenaient pas la caractéristique tenant à la présence, sur le conteneur, de rabats « continus dans les angles et discontinus entre les angles », les rabats du conteneur exerçaient toutefois la même fonction que celle du procédé objet du brevet, à savoir « bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction des discontinuités dans les rabats n’avait pas déjà été enseignée par le document WO 81/01398, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-2 et L 613-3 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les rabats du conteneur argué de contrefaçon étaient continus, tandis que ceux du conteneur décrit par le brevet européen sont discontinus entre les angles et qu’en dépit de cette différence minime de structure, qui se traduit par des résultats de moindre qualité, les rabats du conteneur ont toujours pour fonction de bloquer le couvercle repoussé par la marchandise emballée ; qu’il retient encore que la demande internationale du brevet Swan WO A 81/01398 relative à des cartons d’emballage, décrivant l’état antérieur de la technique, ne divulguait pas un procédé de fermeture automatique ni ne mentionnait l’utilisation de matière compressible pour assurer la mise en place des diverses parties de l’emballage de sorte que les enseignements tirés de ce brevet ne permettaient pas à l’homme de métier par de simples opérations d’exécution de concevoir le procédé décrit par le brevet européen ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que le brevet litigieux était nouveau dans sa fonction, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L 613-9 CPI dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L 614-11 et L 615-2 du même code ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société OR-N-VI, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L 614-11 CPI n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société OR-N-VI recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945, l’arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2012

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur Legifrance.

Sans grand intérêt

Le présent arrêt de la Cour de Paris montre combien il peut être difficile pour une société d’établir qu’elle a un intérêt d’agir en annulation d’un brevet en France.

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de juin 2011, la société Merial est titulaire du brevet français FR 2 746 597 concernant une association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R2 est S(O)nR3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 ou C(O)O-R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical -N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)nCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0, 1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est

C1, R11 est C1, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial est également titulaire du brevet français FR 2 746 594 concernant le même sujet et protégeant des compositions structurellement proches.

Ces brevets sont exploités sous la forme du produit « Frontline Combo ».

Par acte du 13 septembre 2010, la société anglaise Omnipharm Ltd a fait assigner la société Merial devant le TGI de Paris en nullité de ses deux brevets français.

Avant toute défense au fond, la société Merial conteste l’intérêt à agir de la société Omnipharm.

Par jugement en date du 17 février, le tribunal fait droit à cette fin de non recevoir.

La société Omnipharm a interjeté appel.

Par arrêt en date du 17 février 2012, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :

***

Selon l’article 31 CPC, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

L’intérêt à agir en justice qui doit s’apprécier pour le demandeur au jour de l’assignation en justice est justifié lorsque la personne physique ou morale démontre que l’action qu’elle engage est destinée à conforter, à améliorer ou à modifier sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire ;

Il appartient par conséquent à la demanderesse, la société Omnipharm, de prouver qu’elle possède un intérêt personnel, né et actuel pour agir en annulation des deux brevets, propriété de la société Merial ;

Le brevet conférant à son titulaire un monopole d’exploitation, peut avoir intérêt à agir en annulation de cet avantage toute personne qui souhaite légitimement exploiter une activité dans le domaine délimité par les revendications mais qui y est temporairement et temporellement empêché ;

Il s’ensuit que ne peuvent avoir intérêt à agir que ceux qui peuvent personnellement et légitimement tirer profit de l’annulation ; sont donc concernées les personnes qui possèdent les moyens pour mettre en œuvre les revendications du brevet, la structure économique, technologique ou juridique du demandeur à l’action important peu ;

La société Omnipharm reproche à la décision déférée d’avoir considéré que pour avoir intérêt à agir, le demandeur en nullité d’un brevet doit être en mesure de développer lui-même un produit conforme au brevet, de fabriquer un tel produit et de le vendre en France ;

Elle soutient que de telles conditions ne sont pas en l’espèce satisfaites du point de vue ‘sociétal’, qu’elles restreignent la concurrence en empêchant l’apparition de nouveaux concurrents puisque la finalité principale d’une action en nullité de brevet est de permettre le lancement de nouveaux produits tout en évitant de s’exposer à un risque d’action en contrefaçon de brevet ;

Elle estime encore qu’elle est recevable à demander la nullité des brevets avant même de fabriquer ou commercialiser un produit à base de Fripronil associé à du S-méthoprène, ce que la décision entreprise empêche puisqu’elle ne peut lancer sans risque un produit selon elle indûment breveté ;

Pour fonder son action en nullité, la société Omnipharm invoque l’article L 613-15 CPI qui dispose que le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur.

Elle indique être titulaire d’une demande internationale de brevet PCT WO 2010/106 325 déposée le 17 mars 2010 sous le bénéfice d’une priorité du 18 mars 2009 et soutient que cette demande internationale de brevet démontre l’existence de l’intérêt né, actuel et certain qu’elle a d’agir en nullité des deux brevets ;

Elle soutient encore que la société de droit indien Cipla a, en fraude de ses droits, déposé une demande de brevet portant sur les mêmes produits ;

Mais les dispositions légales issues de l’article L 613-15 CPI qu’elle invoque ne sont manifestement pas applicables en l’espèce dans la mesure où les droits qu’elle oppose proviennent d’une demande internationale de brevet déposée plus de dix années après la délivrance des deux brevets dont l’un bénéficie d’un CCP dont l’expiration doit intervenir au plus tard le 23 janvier 2018 ;

Il ne saurait en effet être admis que des droits acquis postérieurement à la délivrance d’un brevet justifient la recevabilité de la demande d’annulation de ce brevet ; qu’admettre ce raisonnement reviendrait à justifier la création a posteriori d’un intérêt artificiel à agir au profit du demandeur à l’action en nullité contre le titulaire de brevet ;

D’autre part, les similitudes existant entre la demande de brevet PCT n°W02010/106 325 de la société Omnipharm et la demande de brevet PCT n°W02010/092 355 déposée un mois plus tôt le 15 février 2010 par la société Cipla et la société Qed Etal révèlent l’existence de liens étroits entre la société indienne et la société appelante comme le démontre la société Merial aux pages 27 à 29 de ses conclusions ;

Il convient au surplus de faire observer que la société Omnipharm admet que l’objet de la demande internationale de brevet ne se limite pas uniquement au Fipronil seul mais couvre également les combinaisons de produits revendiqués par les brevets attaqués, la revendication 4 nécessitant de combiner le Fipronil avec du S-méthoprène ;

Il se déduit de cette observation que la société Omnipharm ne saurait valablement opposer aux deux brevets de la société Merial le dépôt de sa demande de brevet laquelle revendique également la combinaison de Fipronil et de S-méthoprène ;

Prétextant les courriels échangés au cours de l’année 2007 avec la société Merial Animal Health Ltd, la société Omnipharm prétend que la société Merial aurait reconnu qu’elle a entretenu dans le passé des relations d’affaires avec elle démontrant ainsi qu’elle était un concurrent sérieux ou un partenaire potentiel pour le développement de nouveaux produits vétérinaires ;

Mais il n’est pas permis de déduire des pourparlers engagés entre les deux sociétés la preuve que la société Omnipharm agissait comme une entreprise qui avait l’intention de se développer dans le même secteur d’activités que celui dans lequel la société Merial bénéficiait d’une protection au titre du droit des brevets ;

Pour qu’il y ait intérêt à agir, encore eût-il fallu, comme il a été dit plus haut, que l’action en justice engagée par la société Omnipharm ait pour objectif de conforter, d’améliorer ou de modifier [sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire.]

Or en l’espèce, rien ne démontre que la société Omnipharm possédait un intérêt à combattre les brevets dont elle sollicite l’annulation dans la mesure où à aucun moment les caractéristiques contenues dans les revendications du brevet ne sont abordées dans la correspondance échangée (mélange Fipronil/Métroprène), les courriels datés des 4 mai et 8 novembre 2007 ne concernant que le Meloxicam injectable pour bovins et porcs comme le révèlent le certificat daté du 12 février 2007 (Flexicam [Meloxicam 1.5mg/ml] 100ml Oral suspension) ainsi que diverses factures et documents (pièces 40 à 47) versés aux débats ;

Il ne saurait donc se déduire de l’échange de courriels sus-évoqués ainsi que des déclarations notées par le représentant de la société Merial Animal Health Ltd à l’issue de rencontres avec le dirigeant de la société Omnipharm la preuve que cette dernière possède un intérêt juridique à agir en annulation des revendications des brevets dont la société Merial est titulaire ;

Pour justifier son intérêt à agir contre la société Merial, la société Omnipharm soutient encore qu’elle a obtenu en 2006 des AMM pour les produits vétérinaires Flexicam et Acticam ;

Elle indique qu’elle a exploité pendant 3 ans l’AMM sur le Flexicam jusqu’au 3 juillet 2009, date à laquelle elle l’a cédée à la société Dechra Veterinary Products A/S ;

Elle ajoute qu’elle achète les produits finis Flexicam auprès d’un fournisseur tiers comme le démontrent les factures, bons de livraison et connaissements du transporteur … et qu’elle sous-traite ensuite leur fabrication ainsi que leur commercialisation … ; elle indique que son activité consiste à développer des produits génériques, à obtenir des AMM, puis de les exploi[ter … s]ous-traitant leur fabrication et leur distribution ;

Elle précise encore qu’avant de déposer une AMM, elle se doit de ‘nettoyer’ les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’entraver son projet ;

La déclaration de James Michaël Marshall datée du 2 novembre 2010 … qui rapporte que la société Omnipharm a demandé et a obtenu une AMM pour les produits Flexicam et Acticam mais que ladite autorisation a été rapidement cédée à la société danoise Dechra Veterinary Products A/S à Uldum pour le produit Flexicam et à la société Ecuphar NV à Oostkamp pour le produit Acticam, la fabrication du produit Flexicam étant assurée par la société Fischer Clinical Services UK Ltd à Horsham et le produit Acticam par la société Accord Healthcare Ltd à North Haroow confirme les assertions de la société Omnipharm selon lesquelles elle se chargeait d’obtenir l’AMM puis de sous-traiter la fabrication et la distribution des produits ;

La société Merial fait ensuite pertinemment remarquer, sans d’ailleurs être contestée, que les produits Flexicam et Acticam relevant de la famille des antiinflammatoires sont étrangers à l’objet des brevets contestés et que la société Omnipharm ne démontre pas qu’elle développe, fabrique ou vend elle-même en France un produit vétérinaire dont la diffusion serait susceptible d’être contrariée par les deux brevets dont elle sollicite l’annulation ;

Il convient au surplus d’ajouter que le déficit comptable de la société Omnipharm en 2007, période au cours de laquelle elle déclare avoir exploité son produit ainsi que la forte augmentation du déficit les années suivantes confirment qu’elle n’intervenait pas comme un fabricant de médicaments vétérinaires mais davantage comme un intermédiaire commercial ;

La société Omnipharm soutient encore qu’il serait particulièrement prématuré d’exiger d’elle dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt à agir des preuves de développement, de fabrication ou de commercialisation du produit breveté ; elle invoque les dispositions de l’article 28 de la Directive UE 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et prétend qu’elle aurait été mal venue de déposer une demande d’AMM. Elle indique cependant participer activement au développement d’un produit générique à base de Fipronil et de S-méthoprène, s’approvisionner en S-méthoprène auprès de la société hongroise Balbolna Bio comme le mentionne le contrat daté du 3 septembre 2009 …, avoir été en discussion d’affaires avec la société allemande Klocke en charge notamment du conditionnement des produits, d’avoir été au cours de l’année 2011, en pourparlers au sujet d’un produit F-Kombo lequel est un générique du produit contenant le Fipronil et le S-méthoprène … et ainsi d’avoir sérieusement envisagé de fournir sur le territoire français un produit générique de Fipronil et de S-méthoprène ;

Mais la société Merial fait justement remarquer que le délai nécessaire pour obtenir une AMM n’aurait pas dû empêcher la société Omnipharm de déposer sans tarder une demande portant sur un produit conforme aux revendications de ses deux brevets ; que cette absence de dépôt démontre que la société Omnipharm n’avait nullement envisagé d’exploiter son produit avant de nombreuses années, ce que l’attestation de son dirigeant datée du 15 février 2011 qui indique

« It is indeed our intention to market such products as soon as the situation regarding the validity of the patents FR-B-2 746 597 and FR-B-2 746594 is settled by the court and we already have taken certain necessary steps to prepare for this marketing. »

ne saurait remettre en cause, cette déclaration d’intention faite dans son seul intérêt étant dépourvue de force probante ;

La société Omnipharm invoque encore deux études comparatives d’efficacité des produits génériques datées des 19 et 28 mai 2009 ainsi qu’une étude de tolérance également datée du 28 mai 2009 ;

Mais la société Merial réplique précisément que ces études ne font pas de la société Omnipharm un concurrent potentiel puisqu’elle ne dispose pas des moyens requis pour constituer ou devenir un acteur industriel et commercial, qu’elles sont fournies par des prestataires de service à quiconque souhaite obtenir une AMM et qu’elles concernent les produits testés au produit Frontline Plus lequel n’est pas commercialisé en Europe ;

Pour démontrer qu’elle développe un produit correspondant aux revendications des brevets litigieux, la société Omnipharm évoque encore deux accords datés des 14 avril et 15 juillet 2011 relatifs respectivement aux conditions de fabrication du produit F-Kombo et à un plan de développement de ce produit ;

Mais l’intérêt à agir en justice devant s’apprécier au jour de l’introduction de la demande en justice soit à la date de l’assignation du 13 septembre 2010, il ne saurait être tenu compte des accords passés postérieurement à cette date ;

De l’ensemble, il résulte que la société Omnipharm n’a pas démontré l’intérêt qu’elle avait à agir en annulation des brevets FR-B-2 746 597 and FR B 2 746 594 ;

La société Omnipharm doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; 

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Merial les frais qu’elle a engagés en cause d’appel qu’il convient de fixer à la charge de la société Omnipharm à la somme de 50.000 € ; …

***

Cour d’appel de Paris, 17 février 2012

Omnipharm c. Merial

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Qui n’exploite ne saurait agir ?

La société Exten.S est titulaire du brevet européen EP 1 383 402 désignant la France. Ce brevet couvre une semelle à structure extensible, un article chaussant muni d’une telle semelle et son procédé de montage.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Semelle extensible pour chaussure du type dont le fond de semelle rigide (1) est collé (9) sur les bords de la tige (10), caractérisée en ce que ledit fond (1) comporte un insert (2), extensible transversalement et qui est pourvu d’une ou plusieurs saillies (3) sur sa surface inférieure, ledit insert (2) est réalisé par moulage d’un matériau à mémoire de forme et est collé ou soudé par injection sur ledit fond (1), la partie d’avant-pied dudit fond (1) est pourvue d’une ou plusieurs ouvertures (4), dans lesquelles la ou les saillies (3) s’encastrent, de façon étanche.

La société Exten.S a concédé une licence exclusive d’exploitation pour la France à la société Eram.

Elle a découvert que la société espagnole Fluchos commercialisait en France des chaussures « Fluchos Multiple Expansion » des chaussures dénommées « Fluchos Multiple Expansion » dont la semelle serait « équipée de bandes à largeur variable qui s’adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu’il touche le sol », selon un dépliant et le site internet www.fluchos.com édités par cette société, ledit site comprenant d’ailleurs une animation en 3D qui montre par des flèches les possibilités d’élargissement transversal et longitudinal de la semelle.

La société Exten.S estime qu’au vu de la structure de la semelle, qui est rigide, les bandes en question ne confèrent pas à la chaussure les caractéristiques d’élasticité invoquées par la société Fluchos qui sont donc mensongères.

Elle et son licencié Eram ont fait assigner la société Fluchos et deux de ses distributeurs en France, les sociétés Beryl et Bata, en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Paris par jugement du 18 septembre 2009.

***

Sur la recevabilité de la demande

La société Bata fait valoir que les demanderesses sont irrecevables à agir faute pour elles de justifier de l’exploitation d’un modèle de chaussure mettant en œuvre le brevet litigieux.

Force est de constater que les sociétés Exten.S et Eram se bornent à verser aux débats :

• une brochure hiver 2007 intitulée « S-Tens Extensible » qui présente des modèles équipés de la technologie couverte par le brevet mais qui émane de la société S-Tens, dont le siège social est situé [...] et qui est donc une personne morale distincte des sociétés demanderesses, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers le 5 janvier 2006 sous le n°B 487 826 141. Ni la société Exten.S ni davantage la société Eram ne figurent dans la liste des représentants S-Tens mentionnés sur la brochure. 

• un tableau récapitulatif des ventes Eram relatif aux chaussures qui seraient équipées de la technologie brevetée « S-Tens » et qui vise plus de 270 modèles dont la vente aurait généré un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros de 2003 à 2007, accompagné d’une attestation du commissaire aux comptes de la société Eram indiquant avoir vérifié l’état du chiffre d’affaires chaussures réalisé au cours de ces exercices intégrant le brevet Stens.

Cependant, ni ce tableau ni cette attestation ne démontrent l’exploitation du brevet litigieux par les sociétés Exten.S et Eram dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les modèles de chaussures visés comportaient bien la technologie brevetée, d’autre part qu’il n’est pas précisé s’il s’agit du chiffre d’affaires réalisé en France ou dans les autres pays pour lesquels la société Eram s’est vue concéder une licence exclusive d’exploitation et, en outre, que le commissaire aux comptes n’a pas vérifié le versement des redevances de licence par la société Eram à la société Exten.S.

Les sociétés demanderesses ne produisent aucun catalogue ni publicité sous leur nom, aucune facture ni constat de nature à démontrer la commercialisation effective des modèles équipés du dispositif breveté.

Dans ces conditions, elles ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’exploitation en France par leurs soins des modèles de chaussures mettant en œuvre le brevet litigieux.

Il convient, par conséquent, de les déclarer irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les demandes reconventionnelles

II est constant que figurait sur le site internet www.fluchos.com de la société Fluchos la mention suivante :

« Ce système est une semelle équipée de bandes à largeur variable, qui s’adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu’il touche le sol ».

Or, il est établi que ce sont les semelles qui s’adaptent aux différentes dimensions que peut prendre le pied lorsqu’il touche le sol, et non pas les bandes qui y sont insérées, ce qui a conduit la société Fluchos à modifier la construction grammaticale de la phrase litigieuse après l’assignation pour adopter la phrase suivante :

« Ce système est une semelle spéciale, équipée de bandes, à largeur variable. La semelle s’adapte aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu’il touche le sol ».

Dans ces conditions, dès lors qu’il existait incontestablement une ambiguïté dans le message de la société Fluchos sans laquelle les demanderesses n’auraient pas agi en justice, aucune légèreté blâmable ne peut leur être reprochée en l’espèce et il convient de débouter les sociétés Fluchos et Beryl de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.

***

[Commentaire effacé, car non pertinent; voir les commentaires des lecteurs]

TGI de Paris, 24 mars 2011

Exten.S et Eram c. Fluchos, Bata et Beryl

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Paris vaut bien une limitation

Les dispositions du CPI concernant la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France ne pèchent pas par excès de clarté. Les tribunaux se voient donc dans l’obligation de suppléer à la légèreté du législateur. La décision que nous rapportons aujourd’hui est précieuse en ce sens.

La société américaine Eli Lilly est titulaire du brevet européen EP 0 584 952 concernant des améliorations reliées aux benzothiopènes.

Les revendications 1 et 14 à 17 de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Utilisation d’un composé répondant à la formule (1) :

dans laquelle n vaut O, 1 ou 2;

R et R1, indépendamment, représentent un atome d’hydrogène, un groupe hydroxyle, un groupe alcoxy en C1-C6, un groupe acyloxy en C1-C6, un groupe (alcoxy en C1-C6)(acyloxy en C2-C6), un groupe aryloxy substitué par R3, un groupe aroyloxy substitué par R3, un groupe carbonyloxy substitué par R4, un atome de chlore ou un atome de brome;

R2 représente un noyau hétérocyclique choisi parmi le groupe constitué des groupes pyrrolidino, pipéridino ou hexaméthylèneimino;

R3 représente un groupe alkyle en C1-C3, un groupe alcoxy en C1-C3, un atome d’hydrogène ou un atome d’halogène; et

R4 représente un groupe alcoxy en C1-C6 ou un groupe aryloxy; ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci,

dans la préparation d’un médicament utile pour le traitement ou la prévention de l’ostéoporose, chez un sujet humain.

14. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet humain âgé.

15. Utilisation selon la revendication 14, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet femelle postménopausé.

16. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet mâle présentant des signes de perte de masse osseuse.

17. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un patient sans provoquer des réponses oestrogènes significatives dans les tissus sexuels primaires.

Par acte du 30 juillet 2009, le génériqueur israélien Teva Pharmaceutical Industries et sa filiale française Teva Santé (ci-après « les sociétés Teva ») ont assigné la société Eli Lilly en nullité de la partie française du brevet.

Le 20 avril 2010, la société Eli Lilly a présenté à l’INPI une requête en limitation des revendications du brevet européen.

Une décision de limitation est intervenue le 6 mai 2010. Les revendications 15 et 16 ont été supprimées. 

NB: Malheureusement, la Base Statut des brevets de l’INPI reste muette à ce sujet. Si la limitation se réduit à la suppression des revendications 15 et 16, elle ne mérite guère ce nom.

La société Teva a formé un recours contre cette décision, en sortant l’artillerie lourde ; elle a notamment invoqué l’illégalité du décret ayant modifié l’article R 613-45 CPI en 2008.

La Cour d’appel de Paris se prononce sur la recevabilité de ce recours, mais fait aussi un certain nombre d’observations hautement intéressantes :

***

Sur la recevabilité des sociétés Teva à agir contre la décision du 6 mal 2010

Considérant qu’il convient de distinguer dans les moyens avancés par les requérants ceux qui sont susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action de nullité d’un brevet, de ceux qui sont susceptibles d’affecter la décision administrative de limitation en elle même, à savoir la légalité de l’article R 613-45 CPI et la compétence du directeur général de l’INPI pour accueillir la demande de limitation d’un brevet européen ;

Sur les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action en nullité du brevet

Considérant que, comme rappelé ci-avant, les sociétés Teva qui ont engagé une action en nullité du brevet actuellement pendante devant le TGI de Paris avancent que certains moyens tels que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description d’une revendication ne constituent pas des motifs d’annulation devant le juge du fond, mais doivent conduire le directeur général de l’INPI à rejeter une demande de limitation ; qu’elles en déduisent qu’elle sont recevables en leur recours car elles ne peuvent exciper de ces moyens que dans le cadre de l’action en nullité de la décision de limitation ;

Considérant cependant, que les exigences tenant à l’unité d’invention, à la clarté et à la suffisance de la description ou au contenu des revendications qui doivent être fondées sur la description, sont énoncées aux articles 82,83 et 84 de la CBE ;

Que les articles 138 b) de la CBE et L 613-25 b) CPI stipulent que la nullité du brevet est encourue s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; que la non-concordance entre la description et les revendications peut également conduire à une annulation de celles-ci ;

Considérant qu’il suit que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description sont des vices qui sont de nature à entraîner l’invalidation des revendications du brevet ;

Que dans le cadre de l’action en nullité qu’elles ont introduite devant le tribunal, les sociétés Teva incriminent d’ailleurs une insuffisance de description et une violation de la règle de l’unité de l’invention ;

Considérant que par les dispositions précitées, le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet, le moyen tiré d’une insuffisance de clarté ou d’un manque de support des revendications, outre les autres moyens de nullité listés par ces dispositions ;

Considérant que les moyens développés par les sociétés Teva (absence de limitation par rapport aux revendications antérieures, absence de support dans la description de la revendication 1, absence de clarté de la revendication 1, compte tenu de l’enseignement de la description du brevet) sont en réalité des moyens de nullité du brevet dans sa version initiale puis dans sa version limitée, qui, présentés ici,ont pour objet d’essayer d’obtenir que la cour se prononce sur la validité des revendications modifiées, alors qu’elle n’est saisie que de l’appréciation de la validité de la décision administrative du directeur général de l’INPI en date du 6 mai 2010 et que le TGI de Paris qui a une compétence de plein contentieux en matière d’action en nullité de brevet, est déjà saisi d’une demande en nullité des revendications du brevet ;

Considérant en conséquence, que les sociétés Teva ne démontrent pas, au vu des moyens précités, qu’elles auraient un intérêt légitime à agir en annulation de la décision attaquée ;

Sur les moyens propres à la décision administrative

Considérant que les requérantes soulèvent par voie d’exception la nullité de l’article 3 du décret 2008-1471 du 30 décembre 2008 qui a modifié l’article R 613-45 CPI sur le fondement duquel la décision de limitation a été délivré, aux motifs que cet article permet au « titulaire du brevet inscrit » d’en limiter la priée, alors que la loi (article L 613-24 CPI) réserve cette faculté au « propriétaire du brevet » ;

Qu’en réponse la société Lilly qui leur oppose que la cour n’est pas compétente matériellement pour se prononcer sur la légalité du décret, elles précisent que leur demande est limitée à l’annulation d’un acte administratif individuel (la décision du 6 mai 2010) et que la cour est pleinement compétente pour apprécier les moyens d’annulation présentés, avant de conclure qu’il lui est loisible de surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le Conseil d’Etat de la question ;

Considérant ceci rappelé, que les sociétés Teva ne prétendent pas avoir saisi le Conseil d’Etat - ni même pouvoir encore le faire -, d’un recours en excès de pouvoir pour violation de la loi ;

Considérant que la cour, sans se prononcer sur la légalité de l’article 3 du décret, ne peut que relever que l’article litigieux apparaît d’autant moins contraire à la définition de la personne qui a qualité pour demander une limitation du brevet, que l’article L 614-12 CPI modifié par la loi du 4 août 2008, énonce que dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen « son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications … » signifiant ainsi que les termes « propriétaire » et « titulaire inscrit » sont équiva1ents et qualifient la personne qui apparaît sur les registres ;

Considérant que les sociétés [Teva] font encore valoir que le législateur français, a voulu en adoptant la loi du 4 août 2008 codifiée notamment à l’article L 613-24 CPI, mettre en place pour les brevets nationaux un système similaire à la procédure de limitation pour les brevets européens ; qu’ainsi, pour les brevets nationaux, la requête en limitation est instruite par l’INPI alors que pour les brevets européens, la requête en limitation est portée devant l’OEB, dans le cadre d’une procédure centralisée ; que c’est le sens de la référence faite par l’article L 614-12 CPI à l’article 105 bis de la Convention de Munich ; que par ailleurs le législateur a inscrit dans la loi les règles de procédure applicables au renvoi devant l’institut en cas de nullité partielle, comme indiqué à l’alinéa 5 de l’article L 613-24 CPI ;

Qu’elle en déduit que compte tenu de l’action en nullité pendante devant le tribunal, l’article L 613-24 CPI, n’a pas à s’appliquer et que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a cru pouvoir s’y référer pour retenir sa compétence et accueillir une demande de limitation du brevet restreinte il sa seule partie française ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 614-12 dispose que :

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée » ;

Qu’il est donc loisible au titulaire de présenter sa requête devant l’OEB conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la convention ;

Considérant que la question sur laquelle les parties sont contraires est celle de savoir si, dans le cadre d’une action en nullité, le titulaire du brevet européen conserve la faculté de ne limiter que la partie française du brevet par application de l’article L 613-25 qui dispose de façon générale, sans distinguer entre brevet français et européen, que le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ;

Considérant que la portée de l’article L 613-25 CPI qui ne distingue pas en effet entre la nature des titres, doit être appréhendée au regard des articles L 613-24 et L 614-12 CPI ;

Que s’agissant de l’article L 613-24, force est de relever qu’il pose un principe général (« le propriétaire peut à tout moment limiter la portée du brevet … ») et prévoit en son alinéa 3 que « le directeur de l’INPI examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires … » ; qu’il ajoute que ces dispositions régissent aussi « les limitations effectuées en application de l’article … L 614-12 », c’est-à-dire celles qui interviennent dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen ;

Considérant que rien dans ces dispositions ne vient restreindre le droit reconnu au titulaire de limiter la portée de son brevet européen que ce soit volontairement ou dans le cadre d’une action en nullité, en lui imposant de limiter son brevet dans tous les Etats désignés, alors que, son titre ne fait l’objet d’une action en nullité que dans un seul de ces Etats ;

Que la référence faite par l’article L 614-12, à l’article 105 bis de la convention de Munich est exemplative et n’exclut nullement la compétence du directeur de l’INPI ;

Qu’il ne peut pas plus être tiré des travaux parlementaires auxquels se réfèrent les société Teva, que le législateur aurait entendu d’une part conférer à l’OEB une compétence exclusive et d’autre part, imposer au titulaire de limiter son brevet à l’ensemble des pays désignés ;

Que les requérantes sont dès lors mal fondées à soutenir que la limitation prononcée par le directeur général de L’INPI constituerait une violation des articles L 613-24 et L 614-12 sus visés ; …

***

Cet arrêt nous semble bien orienté. Selon nous, la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France devant l’INPI découle, ne serait-ce que de la combinaison de l’article 2 de la CBE et de l’article L 613-24 CPI. Quant au moyen touchant à la légalité du Décret, il nous paraît quelque peu sophiste. Mais bon, qui ne tente rien n’a rien ...

Cour d’appel de Paris, 1 juillet 2011

Teva Santé et al c. INPI et Eli Lilly

Source : EP Law Patent Blog

Pour un recours similaire, voir ici.

Tribulations d’un homme de paille

La société Merial est titulaire du brevet français FR 2 746 597 concernant une association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R2 est S(O)nR3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 ou C(O)O-R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical -N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)nCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0, 1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est

C1, R11 est C1, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial est également titulaire du brevet français FR 2 746 594 concernant le même sujet et protégeant des compositions structurellement proches.

Ces brevets sont exploités sous la forme du produit « Frontline Combo ».

Par acte du 13 septembre 2010, la société anglaise Omnipharm Ltd a fait assigner la société Merial devant le TGI de Paris en nullité de ses deux brevets français.

Avant toute défense au fond, la société Merial conteste l’intérêt à agir de la société Omnipharm.

Le tribunal fait droit à cette fin de non recevoir :

***

Sur la recevabilité de la demande

Le demandeur à une action en justice doit justifier d’un intérêt né, direct et actuel au succès de sa prétention, par application de l’article 31 CPC.

Dans le cas d’une action en nullité d’un brevet d’invention, il est acquis que l’intérêt à agir n’est reconnu qu’à des concurrents actuels ou éventuels dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation des produits brevetés.

La société Menai fait valoir que l’information disponible au public sur la société Omnipharm ne fait apparaître aucune activité industrielle ou commerciale en France de cette société, créée en 1998 en Angleterre et, notamment qu’elle ne dispose pas de site Internet, qu’elle n’a pas déposé de comptes annuels au registre des sociétés anglais depuis février 2007, que ses derniers comptes font état d’ un passif de 345.991 e et qu’elle ne prouve donc pas qu’elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de commercialiser elle-même un produit vétérinaire en France.

Elle en conclut que la société Omnipharm ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir en nullité des deux brevets français Merial et qu’elle n’a engagé la présente procédure qu’en tant qu’intermédiaire pour dissimuler de véritables concurrents ayant réellement un intérêt à demander l’annulation desdits brevets et à qui il appartient d’agir eux-mêmes en nullité.

En l’espèce, la société Omnipharm ne conteste pas qu’elle ne dispose pas de site Internet, qu’elle est domiciliée dans un cabinet d’experts-comptables et qu’elle n’a pas déposé ses comptes annuels au greffe depuis 2007 mais elle soutient que ces éléments sont indifférents pour apprécier son intérêt à agir en nullité des brevets litigieux.

Elle prétend cependant que sa capacité et son intention de fabriquer et de commercialiser des produits génériques couverts par les brevets Menai attaqués sont établis par plusieurs éléments de preuve qu’il convient d’examiner successivement.

* Les AMM concernant les produits vétérinaires Flexicam et Acticam démontrent, pour Flexicam, que le titulaire de l’AMM est la société danoise Dechra Veterinary Products et que les fabricants des lots sont soit cette dernière, soit des sociétés tierces, et pour Acticam, que le titulaire de l’AMM est la société belge Ecuphar NV qui en est également le fabricant.

Il en résulte que le rôle de la société Omnipharm s’est borné à l’obtention de ces AMM pour le compte de tiers auxquels elle a ensuite transféré lesdites autorisations et qu’elle n’a conservé aucune responsabilité dans la fabrication ou la commercialisation des deux produits en cause.

* La demande de brevet PCT n° WO 2010/106325 déposée par la société Omnipharm le 17 mars 2010 et désignant son dirigeant, M. Donnely, comme inventeur, s’inspire étroitement d’une demande de brevet PCT n° WO 2010/092 355 déposée un mois plus tôt, le 15 février 2010, en copropriété par la société indienne Cipla et la société anglaise Qed Etal qui désigne M. Donnely comme inventeur aux côtés de deux autres inventeurs indiens. En effet, ces deux demandes concernent une formulation parasiticide comprenant du fipronil et leur comparaison montre de fortes similitudes, notamment une définition identique du problème technique relatif au point éclair ou « flash point ».

Il en résulte que des liens particulièrement intimes sont établis entre les sociétés Omnipharm et Cipla qui sont confirmés par l’examen des priorités revendiquées par les deux demandes de brevet précitées.

Il s’avère que la demande de brevet PCT de la société Omnipharm revendique la priorité de la demande américaine n° 61/161 361 déposée le 18 mars 2009 par M. Donnely, à titre d’inventeur, puis cédée à la société Qed Etal tandis que la demande de brevet PCT des sociétés Cipla et Qed Etal revendique la priorité de la demande américaine précitée et d’une demande indienne déposée par la société Cipla un mois plus tôt, le 16 février 2009, désignant deux inventeurs indiens.

Il est constant que la demande américaine précitée du 18 mars 2009 reprend des parties substantielles de la demande indienne du 16 février 2009 - alors même que cette demande n’était pas encore publiée - puisque le texte de la demande américaine contient trois exemples de formulations qui sont la reprise de trois des six exemples de la demande indienne antérieure de la société Cipla dont M. Donnely ne pouvait pas avoir connaissance sauf à en être informé directement par cette société.

Ces éléments démontrent suffisamment que la société Omnipharm - qui n’a déposé sa demande de brevet PCT n° WO 2010/106 325 que le 17 mars 2010, soit six mois avant d’engager la présente procédure en nullité, et qui ne justifie pas de sa capacité à exploiter personnellement ce titre - agit en réalité pour le compte de la société indienne Cipla qui est un concurrent direct de la société Menai.

* Les marques communautaires Fiprotek, Fiprotek Plus, Fiprotek + et Fiprotek Combo ont été déposées par la société Omnipharm peu de temps avant l’introduction de la présente procédure par acte du 13 septembre 2010 puisque le dépôt de la marque Fiprotek est interVenu le 4 février 2010 et le dépôt des autres marques le 18 août 2010.

Par ailleurs, les marques précitées font apparaître à nouveau les liens étroits qui unissent la société Omnipharm à la société indienne Cipla qui fabrique des génériques.

En effet, il est établi que la société Cipla Vet, filiale sud-africaine de la société Cipla Medpro, détient déjà la marque Fiprotek pour commercialiser des médicaments vétérinaires génériques contenant du fipronil.

Il est également acquis que la société Omnipharm a déposé les marques Protekktor et Terminator qui correspondent à deux dénominations utilisées par la société Cipla Vet pour désigner des produits vétérinaires parasiticides.

* La déclaration d’intention de M. Donnely, qui apparaît être le seul et unique associé de la société Omnipharm, est dépourvue de force probante, nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même.

Il résulte de ce qui précède que la société Omnipharm, loin de prouver qu’elle est un concurrent actuel ou même simplement éventuel de la société Menai, agit en réalité pour le compte de sociétés tierces qui ne veulent pas apparaître dans ce litige et qu’elle est une société écran qui dissimule d’autres sociétés, dont le génériqueur indien Cipla, lequel est un concurrent direct de la société Menai susceptible de développer une activité en France qui pourrait être entravée par les brevets attaqués en nullité.

Dans ces conditions, dès lors que la société Omnipharm ne rapporte pas la preuve qu’elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de vendre elle-même en France un produit à usage vétérinaire conforme aux brevets Merial en litige, et notamment qu’elle dispose des moyens requis (infrastructure, personnel et installations) pour développer une telle activité, il convient de la déclarer irrecevable à agir en nullité de brevet pour défaut d’intérêt, par application de l’article 31 CPC.

L’équité commande l’allocation à la société Merial de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 CPC. …

***

TGI Paris, 12 mai 2011

Omnipharm Ltd c. Merial

Source : EPLaw Patent Blog

Le fond et la formalité

Voici un cas qui devrait plaire aux amateurs des finesses en matière d’inscription de transferts devant les offices européen et français, et à tous ceux qui s’intéressent aux procédures de limitation. Subtiliphobes s’abstenir.

Le litige concerne la partie française du brevet européen EP 0 570 484, déposé au nom de la société américaine Plasma & Materials Technologies (ci-après « PMT »), et concernant un système pour la production d’un plasma à densité élevée.

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré était rédigée comme suit :

Système destiné à générer un plasma de haute densité comprenant une chambre de confinement du plasma (10) de forme cylindrique ; un moyen (11) pour injecter un gaz à ioniser dans la chambre (10) ; un moyen (80, 81) disposé de façon adjacente à la chambre pour générer un champ magnétique longitudinal dans la chambre (10) ; et un moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence; le système étant caractérisé en ce qu’un moyen formant antenne comprend : un élément simple en boucle (12) englobant la chambre cylindrique (10), positionné dans une région intermédiaire le long de l’axe long de la chambre (10), et étant disposé dans un plan selon un angle de plus de 45° par rapport à l’axe central de la chambre (10), ledit élément simple en boucle étant couplé (12) au moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence.

La société américaine Trikon Technologies (ci-après « Trikon ») a assigné la société Alcatel Vacuum Technologies (ci-après « AVT ») en contrefaçon de son brevet.

Il semblerait (la Base Jurisprudence ne contient pas cette décision) que la partie française du brevet européen ait été annulée par le TGI de Paris par jugement du 3 mars 2009. Apparemment l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel de la société Trikon irrecevable a été déférée à la Cour d’appel.

Comme cela apparaît sur le Registre européen des brevets (REB), le brevet a fait l’objet de toute une série de transferts et de requêtes en limitation.

Une première requête en limitation a été formée au nom de la société Trikon, le 23 octobre 2009. Il était notamment proposé d’ajouter les caractéristiques de la revendication 4 à celles de la revendication principale (sans tenir compte du fait que la revendication 4 telle que délivrée ne dépendait que de la revendication 3) : « … en ce que l’énergie haute fréquence se situe aux environs de 13.56 MHz et en ce que le moyen pour renforcer l’excitation comporte des moyens pour équilibrer les impédances. » (NB : On se demande comment cette modification pourrait survivre à un examen même superficiel de clarté.)

De plus, la requête prévoyait 61 revendications au lieu des 34 délivrées.

La requérante demandait que les modifications soient faites pour l’Allemagne et la France seulement, une modification équivalente ayant été obtenue devant l’office anglais.

La requérante demandait en outre un traitement rapide, invoquant une demande de sursis à statuer concernant des procédures devant des tribunaux nationaux.

En réponse à une question de l’OEB, le mandataire a précisé, le 23 décembre 2009, que la société PMT avait changé de nom pour devenir la société Trikon.

Le 11 janvier 2010, la société AVT a fait des observations de tiers selon l’article 115 CBE. Elle y soulevait notamment la non-conformité de la requête en limitation avec les exigences de la règle 92 CBE (absence d’indications concernant le titulaire, des états pour lesquels le requérant est titulaire et dans lesquels le brevet a pris effet). On y lit entre autres :

Le 12 mars 2010, le représentant de la société Trikon a déposé un certificat de fusion/absorption (Certificate of Merger) de la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’Etat de Californie) par la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’état du Delaware), le nouveau titulaire du brevet, et a demandé l’inscription de cette fusion.

Par ailleurs, le Directeur Général de l’INPI a inscrit au Registre National des brevets (RNB), le 24 février 2010, la cession de la partie française du brevet correspondant à cette absorption.

La société Trikon Technologies Inc. a ultérieurement changé de nom pour devenir TTI Liquidating Inc.

Pour revenir aux procédures devant l’OEB, le 26 mars 2010, la société AVT a de nouveau contesté la recevabilité de la requête en limitation :

Le même jour, l’OEB a invité le requérant à mettre sa requête en conformité avec les exigences de la règle 92(2) CBE.

Le 21 mai 2010, le représentant de la société Trikon a demandé l’inscription de la cession du brevet à la société SPP Process Technology Systems (ci-après « SPP »).

Le 7 juin 2010, la société Trikon a demande une extension du délai pour répondre à la notification d’irrégularités afin de pouvoir faire enregistrer la nouvelle cession devant les offices nationaux.

Le 31 août 2010, l’OEB a rejeté la requête en limitation, les irrégularités n’ayant pas été corrigées.

Le 1 novembre 2010, la société SPP a formé une nouvelle requête en limitation. Le nouveau jeu comporte 33 revendications ; la revendication 1 a été limitée de la même manière que pour la première requête de limitation. Cette fois-ci, certaines exigences de la règle 92(2) ont été respectées.

Comme on pouvait s’y attendre, la société AVT a réagi en déposant, le 17 mars 2011, de nouvelles observations de tiers.

Elle soulève un problème intéressant, à savoir l’irrecevabilité de requêtes d’inscription de transferts pendant une procédure de limitation, car ni la règle 22, ni la règle 85 CBE ne trouvent application pendant une procédure de limitation. Il n’y aurait donc pas de base légale pour une telle inscription. Selon la société AVT, le rejet pour irrecevabilité de la requête en limitation a de toute façon pour conséquence le rejet des inscriptions.

NB : C’est amusant de voir un problème d’irrecevabilité soulevé dans des observations de tiers a priori tout aussi irrecevables : sauf erreur, il n’y a pas de base légale pour des observations de tiers portant sur autre chose que la brevetabilité. L’OEB ne semble d’ailleurs pas avoir tenu compte de ces observations de tiers.

Le 29 mars 2011, l’OEB a envoyé une notification selon l’article 105b(1) et la règle 95(2) CBE. L’office invite le requérant à clarifier la situation concernant la titularité dans certains états désignés et a rectifier la liste des états dans lesquels le brevet a été validé. L’Office indique également que la demande de jeux de revendications différents pour différents états n’est pas acceptable car le cas présent ne correspond à aucune des exceptions par rapport à l’unicité du brevet européen et aucun droit antérieur national justifiant une limitation pour certains états seulement n’est connu de l’Office.

A ce jour (25 mai 2011) le titulaire n’a pas encore répondu.

Mais revenons devant la Cour de Paris.

La société AVT, poursuivie en contrefaçon du brevet, sollicite au visa des articles L 613-9, R 411-24 et R 613-58 CPI, l’annulation de la décision d’acceptation de l’inscription au RNB de la cession du brevet aux motifs d’une part, que la publication de la cession litigieuse la rend opposable aux tiers et fonde dès lors la recevabilité des titulaires du brevet à agir à son encontre, d’autre part, que la cour d’appel est compétente par application de l’article L 411-4 CPI pour annuler une décision d’inscription ou de cession de brevet au RNB.

La société AVT conteste la légalité de la décision du directeur général de l’INPI, et souligne que la demande d’inscription au RNB a été présentée le 24 février 2010, par la société Trikon Technologies Inc., relevant des lois du Delaware, qui n’avait pas d’existence l’égale.

Voici ce que la Cour dit au sujet de la recevabilité du recours de la société AVT :

***

… Considérant qu’Alcatel soutient au visa de l’article L 613-9 CPI, que la décision du directeur général de l’INPI d’inscrire et de publier au BOPI la cession litigieuse, lui créée un grief dans la mesure où elle demeure défenderesse à une action en contrefaçon ;

Qu’elle précise qu’elle a intérêt à démontrer que la fusion-absorption de Trikon Technologies Californie par Trikon Technologies Delaware, ainsi que la cession ultérieure de Trikon Technologies Delaware à la société SPP PTS, ne lui sont pas opposables ;

Considérant ceci rappelé, que l’article L 615-2 CPI énonce que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ;

Que l’article L 613-9 CPI précise simplement que :

« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à ...un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. » ;

Considérant que la publication au RNB n’est pas créatrice de droits, le cessionnaire tirant son droit de propriété sur le brevet délivré, de l’acte de cession lui-même et non pas de la publication de la cession, de même que l’action en contrefaçon est attachée à la propriété du brevet ; que la publication n’est qu’une formalité en permettant l’exercice ;

Qu’il en est d’autant plus ainsi que le brevet était déjà opposable à la société Alcatel par ses précédents titulaires ;

Considérant qu’il suit que si la société Alcatel a un intérêt à agir devant le juge du fond en contestation de l’existence du droit dont se prévalent tour à tour les société TTI Liquidating et SPP PTS pour fonder l’action en contrefaçon qu’elles dirigent à son encontre, elle est en revanche dénuée d’intérêt agir à l’encontre de la publication au RNB d’un acte auquel elle n’est pas partie ;

Qu’il convient donc de la déclarer irrecevable en son recours ; …

***

Cour d’appel de Paris, 8 avril 2011

Alcatel Vacuum Technology c. Directeur Général de l’INPI et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Oublieuse ou sans gêne ?

L’article L 614-11 prévoit que :

« L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. »

Cette nécessité d’inscrire des droits dans le registre européen des brevets (ci-après « REB », à ne pas confondre avec le registre national des brevets, « RNB ») suscite un certain nombre de questions difficiles, car la CBE limite la possibilité d’inscrire des transferts de droits au REB. Il est prévu d’inscrire la cession d’une demande de brevet européenne (règle 22(1) de la CBE), la concession d’une licence sur une telle demande (règles 23(1) et 24 de la CBE) ainsi la cession d’un brevet européen, pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition (règle 85 de la CBE). Il ne semble pas possible d’y inscrire une concession de licence effectuée après la délivrance du brevet ou une cession du brevet intervenue plus de neuf mois après la délivrance (si aucune opposition n’est formée) ou après la fin de la procédure d’opposition (s’il y en a eu).

Que faire si aucune inscription n’est intervenue au REB ? Dans le cas où une telle inscription n’était pas possible (car non prévue par la CBE), les actes concernés semblent néanmoins opposables aux tiers. C’est en tout cas notre compréhension d’un arrêt de la Cour de cassation daté du 15 septembre 2009, où nous lisons :

« … Attendu que la société de Broux fait grief à l’arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d’avoir déclaré recevable l’action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-11 CPI l’inscription au REB des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu’est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n’a pas procédé à l’inscription du contrat de cession au REB ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n’a été inscrit qu’au RNB, mais non à l’inscription au REB ; qu’en déclarant néanmoins recevable l’action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article L 614-11 CPI ;

Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d’opposition, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’inscription au RNB, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

En dehors de ces cas de figure, le langage de l’article L 614-11 CPI semble assez clair : pour rendre opposable les actes, il faut les inscrire au REB. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2004, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, a dit :

« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Colmar concerne une instance parallèle à celle dans laquelle la Cour de cassation s’était prononcée le 7 juillet 2004.

Toutes les deux concernent le brevet européen EP 0 251 945 dont Mme Rafaela J. était la titulaire. Ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. L’action contre la société Smurfit a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation cité plus haut.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne l’intérêt à agir de la société OR-N-VI :

***

Attendu qu’en leur qualité d’héritiers du breveté, les consorts J. ont qualité et intérêt à agir ;

Attendu que les appelantes dénient à la société OR-N-VI toute qualité à agir en contrefaçon au motif que le contrat de licence a été tardivement inscrit au RNB(enregistrement du 17 octobre 2000) et qu’il n’a jamais été inscrit au REB;

Attendu que la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens qui institue la tenue d’un « REB » prévoit que « la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national » ;

Attendu, certes, que l’article L 614-11 CPI dispose que l’inscription au REB des actes transmettant ou modifi[ant les dr]oits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; que cette disposition notamment destinée à prévenir et résoudre les conflits entre personnes revendiquant des droits concurrents sur le même brevet, n’érige pas la publication de la licence au REB en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ; que la société OR-N-VI, dont la qualité de licencié exclusif est admise par le titulaire du brevet, a qualité et intérêt à se joindre à l’action des consorts J., contre les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ; …

***

C’est tout de même étonnant de voir la Cour de Colmar contredire ce que la Cour de cassation, se prononçant sur les mêmes faits, avait approuvé …

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.