Ouste ! Au fond !

La société Octo Communication – qui a ultérieurement changé de nom pour devenir Solution-Impression et qui sera désignée dans ce qui suit par « Octo ») est titulaire du brevet français FR 2 795 192 et du brevet européen EP 1 061 425 (désignant la France et revendiquant la priorité de la demande de brevet française) ; les deux titres concernent un procédé de formation d’images prédécoupées par ordinateur.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :

Procédé de formation d’image sur un support d’image (14) consistant à découper au moyen d’un outil de découpe un revêtement en matière plastique (22) recouvrant la base (20) dudit support en suivant le contour de l’image à former de façon à rendre la partie de revêtement appartenant à l’image indépendante de la partie de revêtement n’appartenant pas à l’image, et à retirer ensuite le revêtement de matière plastique de toute la partie n’appartenant pas à l’image ; ledit procédé étant caractérisé en ce que l’image est constituée d’un ou de plusieurs motifs, chacun des motifs ne comportant aucune surface intérieure fermée de sorte que l’outil de découpe (16) puisse découper entièrement le contour dudit motif tout en restant continuellement en position de découpe, ladite partie n’appartenant pas à l’image formant ainsi une surface topologiquement continue telle que le retrait de ladite partie de revêtement n’appartenant pas à l’image se fait en une seule fois par décollement dudit revêtement.

M. Gilbert L., président du conseil d’administration de la société SEVU (Spécialités Européennes de Vulcanisation) s’est rendu, fin avril 2008, dans les locaux de la société Octo, afin d’envisager l’acquisition éventuelle de la branche d’activité de l’entreprise exploitant les brevets. La société SEVU n’a pas donné suite à ce projet.

A la suite de cette visite, la société Octo s’est plainte de contrefaçon, par la société SEVU, au préjudice de ses droits sur le procédé de conception d’images prédécoupées par ordinateur utilisant des caractères ouverts, étant précisé que, dans une police de caractère basique, il y a deux types de lettres, les lettres ouvertes (C E I M N S T Z...) et les lettres fermées (A B D O P Q R...).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009, la société Octo a mis en demeure la société SEVU de cesser immédiatement ses actes de contrefaçons, puis elle l’a assignée devant le juge des référés, aux fins de lui voir interdire d’utiliser le procédé breveté, notamment l’élaboration de signes ouverts formés d’images prédécoupées par l’ordinateur, en vue d’établir des signatures et autres inscriptions publicitaires autocollantes ou adhésives.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2011, le juge des référés du TGI de Paris, aux motifs, notamment, que si au jour de la délivrance de l’assignation, la société Octo avait été absorbée par la société Solution-Impression, l’acte introductif d’instance contenait une irrégularité de fond, qui ne nécessitait aucune démonstration de grief, a, entre autres, déclaré nulle l’assignation délivrée par la société Octo le 29 juin 2010, et a dit que Gilbert L. était irrecevable en son action en diffamation à l’encontre de la société Solution-Impression.

La société Octo a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2012.

***

Sur la recevabilité

Considérant que si l’assignation introductive d’instance a été délivrée, le 29 juin 2010, au nom de la société Octo, cette dernière établit, par procès-verbal de décision des associés du 26 janvier 2010, avoir modifié sa dénomination sociale, devenue, à compter du même jour, « Solution-Impression » ; qu’il n’est pas contesté que ce changement de nom a été publié au BODACC le 16 avril 2010 ;

Que l’appelante produit un « extrait Kbis » du 30 juin 2010 qui montre que la société Solution-Impression comporte le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Antibes (400 819 546) que celui mentionné sur l’assignation ;

Que le changement de dénomination sociale n’emporte pas perte de la personnalité morale ; que la demanderesse n’était pas inexistante au jour de l’assignation ; qu’il n’est justifié d’aucun grief résultant de la nullité de forme constituée par l’usage d’une dénomination sociale abandonnée, alors, en outre, que celle-ci a été régularisée ; …

Sur le « fond »

Considérant que selon l’article L 615-3 du CPI :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » ;

Considérant que la question n’est pas celle de la compétence du juge des référés mais de ses pouvoirs ;

Considérant que la société Octo verse aux débats des « signatures » que la société SEVU établit pour ses clients, selon elle, à partir du procédé de formation d’images utilisant des signes ouverts prédécoupés par ordinateur, protégé par le brevet français FR 99 07633 et européen EP 1 061 425 dont elle est titulaire ;

Que la société Octo expose que le procédé breveté consiste à détacher en une seule fois la totalité de la partie adhésive d’une « signature », sans laisser de parties pleines à enlever individuellement, par un système de lettres ouvertes ;

Que pour seule preuve de la vraisemblance de l’atteinte à ses droits, la société Octo produit, outre une attestation de son ancien président directeur général, insuffisante à établir la vraisemblance d’une contrefaçon, une publicité de la société SEVU et deux factures émises par SEVU, l’une n° FA3 96544 du 24/11/2009 pour une livraison du 1/12/2009 et l’autre n°FA398630 du 12/02/10 pour une livraison du 17/02/2010, chacune comportant la « référence 7520 : signature 50 », la seconde accompagnée de « tirage » (étiquettes) ;

Que de ces seuls éléments, de nature, tout au plus, à attester d’un résultat similaire, la société Octo ne saurait conclure que la société SEVU n’a pu réaliser ce type de signature qu’en recourant à la technique brevetée par elle, alors que l’intimée réplique, pièces à l’appui (notamment factures d’achat et de mise à jour de logiciels CorelDraw, multimix, Cadlink, Adobe Illustrator), que la création de signatures par elle, au moyen de caractères ouverts, se fait, non au stade de la découpe elle-même, comme décrit par Octo, mais en amont, c’est-à-dire au stade de l’assemblage des lettres et des chiffres devant former la silhouette, en utilisant des polices existantes ou en les créant grâce à des outils graphiques de logiciels qui existaient bien avant le dépôt des brevets en question ;

Que ce débat ne relève pas du juge de l’évidence mais du juge du fond ;

Qu’il en est de même de l’éventuelle nullité du brevet n° FR 99 07 633 ainsi que de la prescription invoquées par l’intimée ;

Qu’en conséquence, il n’y a lieu à référé ; qu’il n’y a lieu non plus à d’autres constatations ;

Que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions, non contraires à la décision de la Cour ;

Considérant que la société SEVU ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait occasionné l’abus de procédure qu’elle dénonce ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que la société Octo, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; …

***

A 700 CPC : 3000 €

Cour d’appel de Paris, 22 février 2012

Solution Impression c. SEVU

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Trois étoiles contre une pomme

La guerre mondiale que se livrent les marchands de téléphones soi-disant intelligents a fini par atteindre la France, et les média s’en sont largement fait l’écho, au point  qu’on a pu entendre sur France Info le nom du magistrat du TGI de Paris ayant rendu l’ordonnance de référé en date du 8 décembre, permettant à la société Apple de poursuivre sa commercialisation de l’iPhone 4S.

Grâce au EPLaw Patent Blog, nous disposons désormais de la grosse de cette ordonnance ; dans ce qui suit, nous en reproduirons quelques passages.

Mais plantons un peu le décor. La société coréenne Samsung Electronics Co Ltd. est titulaire des brevets européens EP 1 188 269 et EP 1 097 516.

Le brevet EP 1 188 269 concerne un « appareil de codage d’un indicateur de combinaison de format de transport pour un système de communication ». Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :

Appareil de codage à Indicateur de Combinaison de Format de Transport, TFCl (Transport Format Combinaison Indicator) pour un système de communication, comprenant :

un générateur de séquences orthogonales (81 0) pour générer une multiplicité de séquences bi-orthogonales de base conformément à une première partie de bits d’information ;

un générateur de séquences de masques (820) pour générer une multiplicité de séquences de masques de base conformément à une seconde partie de bits d’information,

et un additionneur (860) pour faire la somme des séquences bi-orthogonales de base et des séquences de masques de base générées par le générateur de séquences et le générateur de séquences de masques.

Structure d’encodage TFCI dans un système IMT 2000 selon l’invention

Le brevet EP 1 097 516 quant à lui concerne un « dispositif et procédé de turbo entrelacement » ; il n’a pas non plus fait l’objet d’une opposition. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

Turbocodeur comprenant

un premier codeur (111) agencé pour coder une trame de K bits d’information d’entrée pour générer des premiers symboles codés; un entrelaceur (112) agencé pour écrire séquentiellement les K bits d’information d’entrée dans une matrice rectangulaire de R x C, ligne par ligne, en partant de la première colonne de la première ligne, effectuer une permutation intra-ligne des positions des bits d’information dans la matrice rectangulaire de R x C, dans chaque ligne, conformément à une règle d’entrelacement donnée, cette permutation intra-ligne laissant inchangées les positions des bits dans la dernière colonne de ladite matrice, après la permutation, échanger la position du bit d’information dans la dernière colonne de la dernière ligne avec une position à l’intérieur de la dernière ligne qui précède la dernière colonne, effectuer des permutations inter-lignes de la matrice rectangulaire de R x C, et lire les bits d’information dans la matrice rectangulaire de R x C permutée, colonne par colonne, en partant de la première ligne de la première colonne ;

et un second codeur (113) agencé pour coder les bits d’information lus, pour générer des seconds symboles codés, dans lequel la matrice rectangulaire de R x C a R lignes et C colonnes, K = R x C et spécifie le nombre de bits d’information d’entrée dans la trame, et K > R > 1.

Ordinogramme d’un procédé d’entrelacement 
d’un entrelaceur PIL modifié selon l’invention

La société Samsung Electronics Co Ltd. et sa filiale et licenciée française Samsung Electronics France (ci-après « les sociétés Samsung ») ont fait assigner en référé d’heure les sociétés Apple France, Apple Retail France, Apple Inc. et Apple Sales International (ci-après « les sociétés Apple ») aux fins de voir interdire la commercialisation de l’iPhone 4S (sous astreinte de 100 k€ par appareil vendu !), ordonner le retrait des réseaux de tous les appareils vendus ou livrés et les condamner à payer aux sociétés Samsung 200 k€ en application de l’article 700 CPC.

Qu’en dit le tribunal ?

***

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »

Les sociétés Samsung forment une demande d’interdiction sur le fondement de l’article L 615-3 CPI au regard de deux brevets ‘516 et ‘269 dont la société Samsung Electronics Co Ltd. est titulaire et la société Samsung France licenciée, et qu’elle a déclarés comme essentiels à la norme UMTS autrement dit 3G, considérant que l’iPhone 4S contreferait nécessairement ces brevets intégrés dans la norme et soutenant que les sociétés Apple ne lui versent pour ce faire aucune redevance.

Les sociétés Apple ont répondu, sans être contredites, que la contrefaçon alléguée et non démontrée par les sociétés Samsung concernait les puces installées dans les iPhones 4S.

Elles ont ensuite soutenu que ces puces étaient acquises auprès de la société Qualcomm qui disposait d’un contrat de licence croisée découvert lors de la procédure américaine et tu par les sociétés Samsung ; que cet accord autorise Qualcomm a vendre a des tiers les puces mettant en œuvre les brevets des sociétés Samsung déclarés essentiels à la norme UMTS de sorte qu’aucune contrefaçon ne peut leur être reprochée.

Elles ont ajouté qu’il n’existait aucune atteinte imminente ni aucune atteinte vraisemblable aux droits des sociétés Samsung.

Les sociétés Samsung ont répliqué que les sociétés Apple ne démontraient pas suffisamment se fournir en puces auprès de Qualcomm ni que le contrat conclu entre la société Samsung Electronics Co Ltd. et la société Qualcomm versé au débat établissait un épuisement de leurs droits sur les brevets déclarés essentiels ; qu’aucun centime ne leur avait été versé en contrepartie de la mise en œuvre de leurs brevets essentiels par les sociétés Apple.

Les parties ont indiqué que leurs pourparlers avaient échoué sur le taux de licence proposé par les sociétés Samsung car il ne remplissait pas les conditions de licence FRAND.

Enfin, les sociétés Apple ont contesté la validité des deux brevets déclarés essentiels par les sociétés Samsung.

Sur ce,

Les sociétés Samsung prétendaient subir une atteinte imminente à leurs droits de titulaires de brevets essentiels ‘516 et ‘269 au motif que l’iPhone 4S devait être commercialisé à compter du 5 octobre 201 1 en France et soutiennent que cette atteinte est réalisée du fait de la commercialisation effective des iPhones 4S. Or si la vente des iPhone 4S en France est effective, encore faut-il examiner les contestations émises par les sociétés Apple et apprécier leur caractère sérieux ou non

Sur la fourniture des puces des iPhone 4S par la société Qualcomm

Les sociétés Samsung font valoir que les sociétés Apple qui indiquent clairement sur leur produit et dans les notices jointes que les iPhones 4S sont conformes à la norme 3G, reconnaissent de ce fait mettre en œuvre les deux brevets EP ‘269 et EP ‘516 qui ont été déclarés comme essentiels.

Les sociétés Apple répondent que les sociétés Samsung ne font pas la démonstration de la contrefaçon alléguée.

Le 28 octobre 2011, elles ont fait sommation aux sociétés Samsung de communiquer des téléphones iPhone 4S afin d’établir si les puces insérées dans ces téléphones étaient des puces Qualcomm.

Or, au vu de l’article 15.6 des Règles concernant les droits de propriété intellectuelle, le terme « essentiel », appliqué aux droits de propriété intellectuelle, signifie qu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques (mais non commerciales), au regard de la pratique normale en cours et la technologie de pointe disponible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, de disposer d’une quelconque façon, réparer, utiliser ou faire fonctionner l’équipement ou les méthodes qui utilisent une norme, sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, revendiquer mettre en œuvre la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, revient à revendiquer mettre en œuvre les brevets EP ‘269 et EP ‘516 dont les sociétés Samsung sont titulaires de sorte que la contrefaçon est présumée et qu’il appartient à celui qui revendique cette norme soit de démontrer qu’il paie les redevances, soit qu’il a acquis les produits à quelqu’un qui paie les redevances ou que les brevets déclarés essentiels sont nuls.

Cependant pour ta loyauté des débats, il aurait été nécessaire que les sociétés Samsung expliquassent que la technologie reproduite se trouvait mise en œuvre dans les puces équipant les iPhones 4S ; que ces puces étaient fournies par telle ou telle entreprise avec lesquelles elles n’avaient conclu aucun contrat de licence des brevets essentiels et de spécifier le nom du fournisseur de cette puce aux fins de démontrer les raisons pour lesquelles elles reprochaient aux sociétés Apple de contrefaire leurs brevets essentiels et alors qu’elles n’avaient formé aucun reproche de contrefaçon aux sociétés défenderesses de 2007 au mois de juillet 2011 pour ce qui est de la France pour les autres smartphones commercialisés par les sociétés Apple.

En l’espèce, et à défaut pour les sociétés Samsung d’avoir nindiqué (sic) le nom des fournsiseurs (re-sic) des puces litigieuses, il est soutenu par les sociétés Apple que la puce de bande de base dite « 3G » équipant l’iPhone 4S est fournie par la société Qualcomm qui dispose d’une licence auprès des sociétés Samsung.

Pour ce faire, les sociétés Apple produisent au débat des procès-verbaux de constat dressés les 26,28 et 31 octobre 2011 par Maitre P., huissier de justice à Paris et par Maitre R., huissier de justice a Marseille montrant d’abord l’achat de téléphones iPhone 4S , puis leur ouverture et ensuite l’extraction des puces de sorte qu’il est établi que chacun des iPhones 4S ainsi acquis étaient tous équipés de la puce Qualcomm MDM6610.

Elles produisent encore la nomenclature (Bill of Materials) de l’iPhone 4S qui mentionne la puce Qualcomm MDM6610 comme composant de l’iPhone 4S.

Ce document a été soumis à l’expert Monsieur B. qui a pu prendre connaissance d’une version non expurgée du « Bill of Materials » et qui atteste dans son rapport versé au débat du fait que la seule puce permettant à l’iPhone 4S de mettre en œuvre la norme UMTS est la puce Qualcomm portant la référence MDM6610.

Elles indiquent que ces informations sont de notoriété publique pour être disponibles sur le site internet « ifixit » a l’adresse suivante :

http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4STeardown6610/276

Enfin les sociétés Apple mettent au débat :

• les deux attestations de Monsieur Eric K., directeur des ventes de la société Qualcomm, en date des 31 octobre 2011 et 6 novembre 2011, qui indiquent que sa société a bien conçu la puce MDM-6610 qui équipe les iPhones 4S71.
• l’attestation du 1er novembre 201 1 de Monsieur S., Senior Manager of Wireless Procurement d’Apple qui confirme que les puces qui équipent les Phones 4S sont bien fournies exclusivement par Qualcomm.

Enfin elles versent au débat le mail de la société Samsung du 21 avril 201 1 adressé à la société Qualcomm ainsi qu’à la société Apple Inc. aux termes duquel il est indiqué qu’en raison des poursuites judiciaires intentées par les sociétés Apple a l’encontre des sociétés Samsung sur la base des brevets de la société Apple Inc., la société Samsung limitait l’étendue des accords conclus entre elle et la société Qualcomm.

En conséquence, et même si les sociétés Apple n’ont pas versé au débat le contrat de fourniture des puces Qualcomm MDM6610 permettant d’établir que ces puces équipent les iPhones 45, elles justifient suffisamment au stade du référé par l’ensemble de preuves examinées plus haut au sein desquelles les attestations ne sont pas les seuls éléments probants, de ce que les iPhones 4S commercialisés par les sociétés Apple en France sont équipés de puces Qualcomm MDM6610.

Sur le contrat conclu entre les sociétés Samsung et la société Qualcomm

Le contrat Qualcomm (dans lequel Samsung est indiqué comme le « licencié ») est composée (sic) de trois documents principaux, à savoir :

• une licence en date du 31 août 1993 intitulée « Infrastructure and Subscriber Unique License and Technical Assistance Agreement »,
• un avenant du 30 mars 2004 (l’Avenant 2004),
• un avenant du 1er janvier 2009 signé le 4 novembre 2009 et daté du 1er janvier 2009 (l’Avenant 2009).

Les parties versent au débat chacun une consultation d’avocat américain et de professeur ayant analysé des contrats.

Il suffit de dire que la licence Qualcomm est soumise aux lois de l’état de Californie, qu’elle vise le monde entier dont la France, qu’elle porte sur les composants fabriques par Qualcomm tels qu’ils sont définis a l’article 1 ce qui inclut les puces.

L’article 5.1 de l’avenant de 2004 dispose que :

« Le LICENCIÉ [Samsung], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s’engage à ne pas Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et/ou de Droits de Propriété Intellectuelle de ses Affiliés (tel que ce terme serait défini si un tel Affilié était une Partie) à l’encontre (i) de QUALCOMM ou de ses Affiliés pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, loué, vendu ou autrement disposé de Composants (y compris notamment les logiciels associés) ou (ii) des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendu des Composants à, QUALCOMM ou ses Affiliés, à condition qu’aucune clause des présentes n’interdit au LICENCIÉ Je revendiquer ses droits de propriété intellectuelle à l’encontre des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendus des Composants à, tout tiers autre que QUALCOMM et/ou ses Affiliés. Le terme « Revendiquer ou Revendication » signifie présenter toute demande en contrefaçon de brevet ou entamer ou poursuivre (ou menacer d’entamer ou de poursuivre) un litige en matière de contrefaçon de brevet (ou une procédure similaire, y compris toute procédure auprès de la Commission du Commerce International). Il est précisé en tant que de besoin que les Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et ceux de ses Affiliés ne comprennent aucun droit de propriété intellectuelle acquis ou développé après le 31 décembre 2000 par le LICENCIÉ ou ses Affiliés. Sans limiter la portée des engagements accordés ci-dessus, rien dans cet article 5.1 ne doit être interprété comme une concession de licence à QUALCOMM, ses Affiliés ou leurs fournisseurs ou de tout droit à un quelconque Client QUALCOMM ou à ses Affiliés. »

L’avenant de 2004 dispose donc des droits de propriété intellectuelle détenus par les sociétés Samsung avant le 31 décembre 2000 et notamment les brevets EP ‘269 et EP ‘516 déposés respectivement le 6 juillet 2000 (sous priorité du 6 juillet 1999) et le 19 mai 2000 (sous priorité des 19 et 21 mai 1999).

En conséquence, les puces Qualcomm MDM6610 sont bien des composants visés par les contrats.

Au terme de cet article, la société Samsung s’engage à ne pas entamer de procédure de contrefaçon à l’encontre de clients qui auraient intégré des composants fournis par la société Qualcomm et qui mettraient en œuvre ses droits de propriété intellectuelle à condition que ceux-ci n’entament pas d’action en contrefaçon à son égard.

Si la dernière ligne de paragraphe du contrat précise qu’il ne peut s’agir d’une concession de licence, cet alinéa devra être interprété par le juge du fond au regard de l’ensemble du contrat.

En effet, il semble que malgré le contenu de cette dernière phrase, la société Samsung et la société Qualcomm ont entendu conclure une licence croisée permettant à la société Qualcomm de mettre en œuvre les brevets Samsung dont les brevets EP ‘263 et EP ‘516 ; que la société Qualcomm qui produit des composants qui sont nécessairement intégrés dans des produits plus élaborés a besoin de vendre des composants libres de droits au regard de la société Samsung afin de pouvoir les vendre à ses clients tels que définis au contrat. Enfin et même si le contrat fait la loi entre tes parties, il est impossible d’insérer une phrase excluant le fait que la société Samsung Electronics Co Ltd. n’entend pas qualifier son autorisation de reproduire les brevets de licence dans le contrat pour faire échapper ce contrat a sa nécessaire qualification juridique.

L’article 5.2 du contrat dispose quant à lui :

« Le LICENCIÉ [Samsung], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s’engage à ne pas Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ à l’encontre (i) d’un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés (tel que ce terme s’appliquerait si un tel client était une Partie) pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, vendu, loué, ou autrement disposé des Produits objet de l’Engagement (Covenant Products) lorsque le prétendu fondement de la contrefaçon découle de l’utilisation ou de l’intégration desdits Composants QUALCOMM (y compris notamment les logiciels associés) dans ces Produits objet de l’Engagement et/ou (ii) de tout autre tiers contre lequel le LICENCIÉ n’aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ si les licences concédées à QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Tiers Couverts ») en ce qui concerne les Produits objet de l’Engagement d’un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés dans la mesure où le LICENCIÉ n’aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ contre ce tiers si les licences concédées a QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Droits objet de l’Engagement ») (Covenant Rights). »

Le contrat de 2004 définit un « Client QUALCOMM » comme « (…) toute entité qui achète des Composants auprès de QUALCOMM et/ou des (sic) ses Sociétés Affiliées et qui intègre ces Composants dans ses Appareils d’Abonné ou Equipements d’infrastructure (tels que ces termes s’appliqueraient si cette entité était une partie ».

Ainsi, cet article 5.2 précise bien lui qu’il s’agit d’une licence convenue entre les parties.

L’avenant de 2009 n’a pas eu pour effet de changer la définition des clients ou des tiers au contrat tels qu’ils étaient définis par l’avenant de 2004.

Il convient de plus de constater que cet avenant est intervenu en avril 2004 soit après que la société Samsung a déclaré les deux brevets EP ‘269 et EP ‘516 comme brevets essentiels à l’ETSI et qu’elle ne peut donc révoquer la licence consentie à la société Qualcomm pour ce qui est de ta mise en œuvre de ces deux brevets.

La société Samsung ne pouvait davantage limiter l’étendue de la licence consentie à la société Qualcomm pour en exclure un client tel que la société Apple Inc. comme elle l’a fait dans sa lettre du 2 1 avril 2011, en tous les cas pour ce qui est des brevets déclarés comme essentiels dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, la licence donnée à la société Qualcomm pour ces brevets essentiels étant irrévocable conformément aux règles de l’ETSI.

Il importe peu que la société Samsung ne perçoive aucune somme du fait de cette mise en œuvre puisque du fait de la réciprocité des accords, elle a bénéficié de la technologie Qualcomm et a donc, perçu des revenus de ce fait.

Il est tout aussi indifférent que les sociétés Apple assemblent elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société Foxconn les iPhones 4S puisque l’épuisement des droits de la société Samsung porte sur la puce fournie par la société Qualcomm pour être intégrée dans un objet conformément aux dispositions de l’article 5.2 de l’avenant de 2004 ; en effet, il n’est pas soutenu que ces puces ont été achetées illicitement puisque ta société Qualcomm reconnait fournir la société Apple Inc.

En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par les sociétés Samsung n’est pas établie car les sociétés Apple apportent sur l’épuisement des droits de la société Samsung sur les brevets EP ‘269 et EP ‘516 déclarés essentiels des contestations suffisamment sérieuses et qu’il est noté que les sociétés demanderesses avaient omis les accords passés avec la société Qualcomm dans l’assignation alors qu’elles avaient pourtant pris soin de les révoquer par lettre du 21 avril 2011 dénoncée à la société Apple Inc., et que les motifs de cette dénonciation sont les poursuites entamées contre les sociétés Samsung ce qui démontre bien que les sociétés Samsung considéraient jusqu’à ce jour que les puces Qualcomm MDM6610 entraient dans le périmètre de la licence Qualcomm.

Les sociétés Samsung ne peuvent prétendre que les sociétés Apple avaient conscience de la nécessité de négocier une redevance FRAND pour mettre en œuvre les brevets EP ‘269 et EP ‘516 intégrés à la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, puisqu’au contraire tous les courriers échangés Ion des négociations entamées entre les parties montrent que les sociétés Apple ont toujours contesté que les brevets EP ‘269 et EP ‘516 de la société Samsung lui ouvrent des droits au titre de cette norme et émis des réserves à ce titre.

Il n’appartient pas davantage à un juge des référés de dire si le taux de redevance proposé par les sociétés Samsung aux sociétés Apple est FRAND car il s’agit d’une contestation qui doit être portée devant les juges du fond et ce d’autant, que les éléments nécessaires à la vérification du caractère FRAND du taux de redevance proposé sont insuffisants d’une part car le nombre de brevets constituant cette norme n’est pas donné et que pour déterminer un taux FRAND, encore faut-il connaître l’ensemble des taux susceptibles d’être appliqués pour un seul produit.

Au vu de ce qui a été juge plus haut, il n’est nécessaire de statuer ni sur les contestations relatives a la validité des brevets EP ‘269 et EP ‘516 ni sur l’abus de position dominante de la société Samsung du fait de l’intégration de ces brevets EP ‘269 et EP ‘516 dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS.

Enfin le présent juge relève qu’il n’est pas contesté que les produits incriminés dans le cadre de l’action au fond à savoir les iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4 et, l’iPad 3G et l’iPad 2-3G mettent tous en œuvre la technologie UMTS qui reproduirait les enseignements de son brevet EP ‘269 déclaré essentiel dans la mesure où ils intègrent les puces de bande passante UMTS afin d’être compatibles avec l’UMTS fournies à Apple par Qualcomm ou Intel, alors que les premiers de ces produits Apple sont commercialisés depuis 2007 ; que les sociétés Samsung n’ont pas formé de demandes d’interdiction devant le juge de la mise en état dans l’affaire placée au fond et n’ont pas diligenté d’action judiciaire à l’encontre des fournisseurs de puces intégrant la technologie compatible avec l’UMTS telles les sociétés Intel, ou Qualcomm.

II convient de constater de surcroît le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction formée par les sociétés Samsung a l’encontre des sociétés Apple est patent.

Les sociétés Samsung seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Apple

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Apple sur l’article 32-1 CPC sont mal fondées car cet article permet aux juridictions de condamner une partie à une amende civile payable entre les mains du trésor Public et non pas au profit d’une des parties au procès.

Par ailleurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, si les sociétés Samsung ont engagé leur demande en référé avec légèreté en omettant de rappeler les relations qui les lie à fa société Qualcomm, il n’en demeure pas moins que les sociétés Apple ne démontre pas subir un préjudice autre que celui provenant des frais exposés pour leur défense réparé par une allocation au titre de l’article 700 CPC.

Les sociétés Apple seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer aux sociétés Apple la somme globale de 100.000 € au titre de l’article 700 CPC. …

***

Il nous semble qu’il faut approuver cette décision – le dossier de Samsung paraît trop fragile pour justifier une interdiction provisoire.

A notre avis, l’ordonnance est particulièrement intéressante du point de vue contractuel. Le juge finit par qualifier le contrat entre Samsung et Qualcomm de licence alors que le contrat s’en défend expressis verbis.

Il sera intéressant de suivre cette affaire au fond ; on a bien l’impression que la guerre ne s’arrêtera pas avec cette bataille perdue pour Samsung.

NB : Avez-vous repéré l’utilisation par le juge de l’imparfait du subjonctif ? Sinon, il aurait été nécessaire que vous fussiez plus attentifs.

TGI de Paris, ordonnance de référé, 8 décembre 2011

Samsung Electronics Co Ltd. et al c. Apple France et al

Source : EPLaw Patent Blog

Tribulations d’un Touareg à Paris

Comme nous l’avons vu dans un billet précédent, la société Novartis fut titulaire du brevet européen n° EP 0 443 983, aujourd’hui expiré. Ce brevet couvrait des composés antihypertenseurs de la formule

dont le valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.

Le 24 juillet 1997, la société Novartis a déposé une demande de CCP n°97 C 0050 sur la base d’AMM obtenues en 1996 et 1997 en France et en Allemagne. Le CCP couvre le valsartan ; il devait expirer le 13 mai 2011. 

valsartan

Des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan sont commercialisées en France sous les marques « Tareg » et « Cotareg ». Le Tareg est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du postinfarctus du myocarde. Le Cotareg associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, le hydrochlorothiazide (HCTZ) ; il est indiqué pour le traitement de l’hypertension.

La société Novartis a également déposé une demande dite « d’extension pédiatrique ». Le Directeur de l’INPI a fait droit à cette demande : la validité du CCP n°97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.

La société Actavis Groupe PTC EHF(ci-après « Actavis ») a demandé la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » ; ces AMM ont été délivrées le 30 novembre 2009.

Le 28 mars 2010, le conseil des sociétés Novartis a mis en connaissance la société Actavis de l’existence du CCP n°97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011. Le 29 octobre 2010, le conseil des sociétés Novartis informait les sociétés Actavis de la demande d’extension pédiatrique et de la nouvelle date d’effet du CCP au 13 novembre 2011.

Le 11 janvier 2011, la société Novartis a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Actavis, aux fins notamment d’interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n°97 C 0050.

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2011, le juge des référés du TGI de Paris a interdit aux sociétés Actavis de commercialiser les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide A 80 mg / 12 mg » et « valsartan hydrochlorothiazide A 160 mg / 25 mg », sous astreinte de 100 € par comprimé, et ce jusqu’au 13 novembre 2011.

Les sociétés Actavis ont interjeté appel.

***

 

Considérant que l’article L 615-3 CPI dispose que

« toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin, sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il soit porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte soit imminente » ;

Qu’ il appartient à Novartis de démontrer qu’au vu des éléments de preuve qu’il détient et des titres dont il dispose, une atteinte à ses droits, par la fabrication et la mise en vente des deux médicaments génériques par Actavis, est vraisemblable ou imminente et au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux ou non d’une contestation ;

Considérant qu’en l’espèce, le litige porte pour l’essentiel sur l’interprétation du « règlement CE n° 469/2009 du Parlement Européen et Conseil du 6 mai 2009 concernant le CCP pour les médicaments », notamment en ses articles 4 et 5 au regard des définitions données à l’article 1er qui seront rappelées ci-dessous ;

Considérant que le médicament s’entend comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;

Que le « produit » est le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament ;

Considérant que l’article 4 du règlement concerne l’objet du certificat et énonce que

« dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’AMM du médicament correspondant pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat »;

Que l’article 5 qui concerne quant à lui les effets du certificat dispose que

« sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations » ;

Considérant que le brevet de base détenu par Novartis AG couvre des composés parmi lesquels figure dans la revendication 26 le valsartan ;

Que Novartis AG a déposé une demande de CCP n° 97 C 0050 le 24 juillet 2007 sur la base de l’AMM NL 22077 obtenue en France le 21 mars 1997 et le CCP ainsi obtenu publié au BOPI n° 99/ 39 couvre le valsartan ;

Considérant que le premier juge, suivant en cela l’argumentation et les moyens développés par Novartis, a considéré que l’article 4 peut se lire de la manière suivante :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, (le brevet EP 0 443 983) la protection conférée par un CCP (CCP n° 97 C 0050) s’étend au seul principe actif c’est à dire le valsartan couvert par l’AMM correspondant pour toute utilisation du produit, en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat » ; qu’il s’ensuit que le CCP opérant les mêmes droits que ceux conférés au brevet de base, Novartis peut dès lors s’opposer à toute utilisation du principe actif, ‘valsartan’, dans le but du traitement de l’hypertension seul ou en combinaison avec un autre principe actif, toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constituant une contrefaçon ;

Que Novartis venant au soutien de la motivation du premier juge ajoute qu’un autre raisonnement conduirait à détourner la réglementation communautaire de sa finalité et qu’ainsi l’obtention d’un CCP ne permettrait pas de s’opposer à la commercialisation d’un produit générique se bornant à contenir des ingrédients additionnels par rapport à la spécialité de référence qui a servi de base à la délivrance du CCP, comme par exemple des vitamines ;

Qu’Actavis, quant à elle, estime que le premier juge a confondu la notion de ‘produit’ avec celle de ‘principe actif’ et a fait une lecture erronée du règlement ;

Considérant que le produit tel que défini par le règlement ne se limite pas à un principe actif et que le CCP au sens de l’article 4 protège non pas le principe actif mais le produit de sorte que le CCP protège le seul produit valsartan ;

Qu’il s’ensuit que dès lors que le médicament valsartan + HCTZ comporte bien le principe actif valsartan, il ne constitue pas pour autant un produit valsartan au sens du règlement mais un autre produit constitué d’une combinaison de principes actifs ;

Qu’une autre interprétation pourrait s’avérer contraire à la règle de l’interdiction du cumul des protections énoncée à l’article 3 du règlement selon laquelle le CCP ne saurait protéger un autre produit et qu’ il n’existe qu’un seul CCP par produit et par breveté, étant observé aussi que le principe actif HCTZ ne saurait être considéré comme un simple ingrédient additionnel comme une vitamine ;

Qu’ainsi, il n’apparaît pas vraisemblable, que toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par Novartis sur ce principe actif jusqu’au 13 novembre 2011 ;

Que l’interprétation proposée par Actavis du règlement et la contestation élevée par elle pour s’opposer aux mesures demandées par Novartis présentent un caractère sérieux et, contrairement à ce qui a été jugé, privent la contrefaçon alléguée de tout caractère évident ;

Qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter les demandes d’interdiction provisoire formées par Novartis ;

Considérant que Noavartis, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à A la somme de 20 k€ ainsi qu’aux entiers dépens ; …

***

Cour d’appel de Paris, 16 septembre 2011

Actavis c. Novartis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Hors normes

La société Institut für Rundfunktechnik GmbH (ci-après « IFR ») est titulaire du brevet EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3.

La société Audio MPEG Inc est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet EP 532 et elle a sous-licencié la société Sisvel qui délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme.

Ayant fait effectuer plusieurs saisies-contrefaçon, les sociétés France Télécom, Philips, IFR, Audio MPEG et d’autres encore ont assigné en référé la société Carrefour aux fins de lui interdire de fabriquer, importer, offrir en vente des dispositifs capables de fonctionner conformément à la norme. Certains de ces produits ont été achetés auprès de la société Gowell Digital Ltd. ayant son siège à Hong Kong.

Un Media Player commercialisé par la société Gowell

La société Carrefour demande au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais sans succès :

***

La société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés forment, au visa des articles 496 et 497 CPC, une demande de rétractation des ordonnances en date du 29 novembre 2010 ayant autorisé les saisies-contrefaçon qui ont eu lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre au siège de la société Carrefour Hypermarchés et les 30 novembre et 1er décembre au siège de la société Carrefour Import.

L’alinéa 2 de l’article 496 CPC dispose

« s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »

et l’article 497 indique

« le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».

Le juge des référés saisi de la demande d’interdiction formée par les sociétés demanderesses a constaté qu’il n’était pas le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon et a posé aux parties des questions sur sa compétence au regard de ces articles.

Les sociétés Carrefour ont indiqué que le juge des requêtes intervient sur délégation du président du TGI de sorte que n’importe quel juge délégué du président du TGI agissant en référé est compétent pour statuer sur la demande de rétractation.

Il ressort des dispositions des articles 496 et 497 CPC que c’est bien le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête qui doit être saisi d’une demande de rétractation et non pas un juge agissant par délégation du président du TGI. Cette précision est d’importance car il s’agit de présenter au juge qui a accepté de prononcer une mesure ex parte, d’entendre les arguments et moyens d’une partie qui subit les conséquences de cette décision de sorte qu’au vu de ces nouveaux éléments, le même juge puisse apprécier la mesure prise et la réformer, la rétracter ou la maintenir.

Enfin, le juge saisi d’une rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, n’est pas un juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête. Il statuera en la forme des référés mais il n’est pas le juge des référés.

En conséquence, la société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés seront renvoyées à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande de rétractation des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon à leur siège social rendues le 29 novembre 2010.

***

L’ordonnance contient aussi des passages intéressants au sujet de la vraisemblance de la contrefaçon :

***

Il convient de dire d’ores et déjà que le moyen de nullité opposé au brevet EP 532 qui consiste à affirmer que « la juxtaposition de moyens connus ne témoigne pas d’une activité inventive » est sans plus d’explication ou de motivation insuffisant à caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera rejeté. …

Les sociétés Carrefour indiquent que les dispositifs MP3 fournis par la société Gowell bénéficiaient de la licence accordée par Sisvel.

Or, il ressort des pièces versées au débat d’une part que la société Sisvel a résilié la licence accordée à la société Gowell au motif que celle-ci ne payait pas ses redevances et d’autre part que la licence était accordée à la société Gowell Enterprises International Ltd. et non à la société Gowell Digital Limited dont le nom est mentionné sur les factures saisies.

Faute de démontrer les liens unissant les sociétés entre elles et que l’autorisation donnée pour l’une est valable pour l’autre, la société Gowell Digital Limited ne démontre pas être titulaire de la licence obligatoire.

En effet, il n’est pas possible de suivre la trace des produits mettant en œuvre la norme DVB grâce à une chaîne constante dans les factures ; il n’est pas mis au débat les documents nécessaires (factures auxquelles sont adossés les documents de douane) qui établiraient sans contestation possible que les produits importés en France ont été acquis auprès de licenciés delà société Sisvel.

Les factures produites au débat montrent que certains produits acquis auprès d’une société Gowell Digital Limited proviennent de fabricants chinois ou d’intermédiaires utilisant une dénomination sociale approchante mais qui n’est pas celle du licencié de sorte que la confusion ne permet pas de dire que les produits importés ont bien été soumis à la redevance.

En conséquence, le moyen tiré du fait que la société Gowell Enterprises International Ltd. aurait obtenu une licence de la société Sisvel ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la vraisemblance de la contrefaçon.

***

En définitive, le tribunal a prononcé une interdiction provisoire et a ordonné à la société Carrefour de communiquer tous documents afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs non licenciés.

TGI Paris (ordonnance de référé), 1 février 2011

IFR et al c. Carrefour et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Seul ou en combinaison

La société Novartis fut titulaire du brevet européen n° EP 0 443 983, aujourd’hui expiré. Ce brevet couvrait des composés antihypertenseurs de la formule

dont le valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.

Le 24 juillet 1997, la société Novartis a déposé une demande de CCP n°97 C 0050 sur la base d’AMM obtenues en 1996 et 1997 en France et en Allemagne. Le CCP couvre le valsartan ; il devait expirer le 13 mai 2011. 

valsartan

Des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan sont commercialisées en France sous les marques « Tareg » et « Cotareg ». Le Tareg est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du postinfarctus du myocarde. Le Cotareg associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, le hydrochlorothiazide (HCTZ) ; il est indiqué pour le traitement de l’hypertension.

La société Novartis a également déposé une demande dite « d’extension pédiatrique ». Le Directeur de l’INPI a fait droit à cette demande : la validité du CCP n°97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.

La société Actavis Groupe PTC EHF(ci-après « Actavis ») a demandé la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » ; ces AMM ont été délivrées le 30 novembre 2009.

Le 28 mars 2010, le conseil des sociétés Novartis a mis en connaissance la société Actavis de l’existence du CCP n°97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011. Le 29 octobre 2010, le conseil des sociétés Novartis informait les sociétés Actavis de la demande d’extension pédiatrique et de la nouvelle date d’effet du CCP au 13 novembre 2011.

Le 11 janvier 2011, la société Novartis a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Actavis, aux fins notamment d’interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n°97 C 0050.

***

Sur les demandes formées devant le juge des référés

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu ‘il est porté atteinte à ses droits ou qu ‘une telle atteinte est imminente ».

Le juge des référés est donc saisi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 809 CPC qui permet de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il n’est pas contesté par les défenderesses que l’arrivée sur le marché de leurs spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut constituer « une atteinte imminente aux droits conférés par le titre » et ce notamment car d’une part, elles ont obtenu les AMM nécessaires et formé une demande tendant à voir fixer le taux de remboursement de ces spécialités auprès du CEPS, préalable nécessaire à toute commercialisation sur le marché français et d’autre part elles contestent les droits des sociétés Novartis sur le valsartan associé à l’hydrochlorothiazide.

En revanche, les sociétés Actavis conteste le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits des sociétés Novartis au motif que ces dernières ne disposeraient pas de droits sur le valsartan combiné au diurétique HCTZ.

Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’empêcher l’utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence, sur la base d’un titre trop fragile.

Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée.

Il n’est pas contesté que le Règlement applicable au litige est le Règlement 469/2009 du 6 mai 2009, et plus précisément ses articles 4 et 5.

L’article 5 du Règlement 469/2009 dispose que

« sous réserve de l’article 4, le certificat opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et qu’il est soumis aux mêmes limitations et obligations ».

L’article 4 précise que :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM correspondante, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

L’article 1er de ce Règlement définit notamment les termes médicaments, produit et brevet de base. Le produit est

« le principe actif ou la composition de principe actif d’un médicament ».

En l’espèce, le principe actif est le valsartan.

Ainsi, l’article 4 peut se lire comme :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base (le brevet EP 0 443 983), la protection conférée par un CCP (CCP n°97 C 0050) s’étend au seul principe actif c’est-à-dire le valsartan couvert par l’AMM correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

Aucune des parties ne conteste que ces deux articles doivent se lire de façon combinée et qu’il convient de dire que le CCP n°97 C 0050 protège le seul valsartan et aucun autre principe actif divulgué dans le brevet EP 0 443 983. En effet, seul parmi tous les composés acyles divulgués dans le brevet EP 0 443 983, le valsartan est protégé comme principe actif car il a fait l’objet d’une AMM pour soigner l’hypertension, ainsi que l’insuffisance cardiaque et le post-infarctus du myocarde.

Il n’est pas davantage contesté que l’extension pédiatrique n’a été accordée que pour le CCP n°97 C 0050 qui couvre le valsartan et qui a vu sa validité prorogée de 6 mois soit jusqu’au 13 novembre 2011.

Les sociétés demanderesses soutiennent que de ce fait, toute utilisation du valsartan au sein des spécialités que les sociétés défenderesses ont l’intention de commercialiser constitue une contrefaçon de leurs droits de propriété.

Les sociétés défenderesses répondent que seul le valsartan est protégé comme principe actif et qu’en conséquence aucun médicament générique de ce seul principe actif ne peut être commercialisé sauf à commettre une atteinte aux droits de propriété des sociétés demanderesses ; mais que le valsartan associé à un autre principe actif n’est protégé par aucun titre de propriété de sorte que la commercialisation des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut avoir lieu sans risquer la moindre contrefaçon.

Or, si l’article 4 du Règlement pose des limites aux effets du CCP, une fois celles-ci définies, le CCP opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base. Ainsi, le CCP n°97 C 0050 est valable pour le seul principe actif valsartan et pour les indications retenues dans l’AMM c’est-à-dire dans le traitement de l’hypertension, de l’insuffisance cardiaque et du post-infarctus du myocarde et non pour les autres composés du brevet EP 0 443 983 ou pour d’autres indications que celles de l’AMM.

Mais une fois ce CCP n°97 C 0050 défini, les droits dont les sociétés Novartis disposent sont les mêmes que ceux conférés par le brevet de base de sorte qu’elles peuvent s’opposer à toute utilisation de ce principe actif dans le but du traitement de l’hypertension seul ou en combinaison avec un autre principe actif.

Toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue donc à l’évidence une contrefaçon car elle porte atteinte aux droits que les demanderesses détiennent sur ce principe actif jusqu’au 13 novembre 2011.

Le caractère manifeste de la contrefaçon pouvant survenir du fait le l’arrivée des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » avant le 13 novembre 2011 est donc avéré.

En conséquence les conditions de l’article L 615-3 CPI sont réunies et il sera fait droit aux demandes de la société Novartis AG et de la société Novartis PHARMA dans les termes du dispositif, en précisant que seule la commercialisation spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » sera interdite jusqu’au 13 novembre 2011 puisque la fabrication, la détention et l’importation des médicaments génériques avant la fin du délai de protection du brevet ne constituent pas un acte de contrefaçon.

Il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire sur le site Internet des sociétés Actavis, le caractère irréparable d’une telle mesure interdisant de la prononcer en référé.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Actavis

Les sociétés défenderesses soutiennent qu’il appartient aux juges du fond de statuer sur la validité des titres des sociétés demanderesses et que la mesure d’interdiction, avant que les juges du fond aient statué, leur cause nécessairement un préjudice puisqu’elles ne peuvent pas commercialiser leurs spécialités pharmaceutiques à la date prévue soit mai 2011.

Cependant, si une décision au fond invalidait les titres des sociétés Novartis ou si elle interprétait différemment le Règlement 469/2009, les dommages et intérêts qui viendraient à être prononcés du fait du manque à gagner subi par les sociétés Actavis du fait de l’absence de commercialisation de ses spécialités pharmaceutique, il n’est pas démontré que le recouvrement de ces dommages et intérêts se heurterait à une difficulté quelconque d’une part car une des sociétés demanderesses est une société française ce qui simplifie le recouvrement des créances y compris en cas d’exécution forcée et d’autre part car il n’est pas allégué que les sociétés Novartis seraient dans l’impossibilité de payer les sommes demandées au regard des chiffres d’affaires réalisés par ces dernières.

La société Actavis [sera] déboutée de [sa] demande de provision.

***

TGI Paris (ordonnance de référé), 28 janvier 2011

Novartis c. Actavis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un brevet transparent

Les sociétés Radiante et Thuasne fabriquent et commercialisent des produits médicaux, et notamment des bas et collants de compression.

La société Radiante a repris en 2008 l’actif de la société Cognon-Morin, et notamment le brevet français FR 2 888 855, déposé le 19 juillet 2005 et délivré le 31 août 2007, et le brevet européen EP 1 746 189 désignant la France, déposé le 21 août 2006 sous priorité de la demande de brevet français indiqué ci-dessus, et délivré le 27 août 2008. Les deux brevets ont été délivrés dans les mêmes termes. Si le brevet européen ne s’est pas encore substitué au brevet français, c’est qu’il  fait actuellement l’objet d'une opposition par la société Thuasne.

La revendication 1 du brevet européen tel que délivré est rédigée comme suit :

Fil guipé (10) destiné à constituer au moins une partie d’un article de contention, caractérisé en ce qu’il est formé d’une âme centrale élastique (11) en matériau translucide, et d’au moins un fil de couverture (12), également en matériau translucide, qui est guipé autour de l’âme centrale (11).

Estimant que la société Thuasne commercialisait depuis le premier trimestre 2009 un produit contrefaisant tes revendications du brevet français, la société Radiante l’a assignée devant le juge des référés du TGI de Paris qui, par ordonnance rendue le 15 septembre 2009, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.

La société Radiante a formé un appel.

***

Considérant que la société Radiante indique qu’elle utilise des fils de couverture translucides et élastiques et que l’âme centrale est élastique et en matériau translucide, ce qui constitue une innovation majeure, ayant donné lieu au dépôt du brevet, et contrefaite par la société Thuasne ;

Considérant que l’analyse du produit argué de contrefaçon, dénommé Venoflex Incognito,

fabriqué par la société Thuasne a été effectuée à la demande de la société Radiante par le Laboratoire d’Essais SMT qui a dressé un rapport d’analyse le 18 mai 2009, au terme duquel il conclut que le tricot du bas de compression Thuasne est constitué de deux filés,

« le fil de fond faisant maille qui est un filament guipé et le fil tramé élastique qui est aussi un filament guipé » ;

qu’après analyse qualitative des fibres au microscope, le laboratoire indique que

« le filé n°1 est constitué d’une âme en élasthanne guipé d’un multifilament en polyamide et le filé n°2, translucide au microscope, est constitué d’une âme en élasthanne guipé par deux filaments d’élasthanne, l’un formant une hélice de sens S et faute une hélice de sens Z » ;

que le second rapport déposé par le même laboratoire le 15 avril 2010 conclut à fa translucidité des fils composant le fil de trame et des fils de couverture ;

Considérant que la société Radiante conclut que ce rapport fait ressortir la translucidité du fil de trame et du guipage hélicoïdal identique à son brevet français ;

Mais considérant que la translucidité ou la transparence se disent d’un objet qui laisse passer la lumière ; que la translucidité se dit d’un corps transmettant la lumière de manière diffuse et au travers duquel les objets apparaissent flous ; que la transparence se dit d’un corps transmettant la lumière par réfraction et au travers duquel les objets sont visibles avec netteté ;

Et considérant que ce rapport du laboratoire SMT est contesté par Mme S, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace qui indique qu’il

« ne peut pas être répondu à la question de la translucidité des fils utilisés pour la réalisation de bas de contention par le moyen des tests décrits par la société SMT » ;

Considérant que la société Thuasne conclut que les conditions restrictives posées par l’article L 615-3 CPI ne sont pas remplies, dès lors que la notion d’atteinte vraisemblable aux droits n’est pas respectée, dans la mesure où le brevet d’invention qui fonde faction en contrefaçon est aisément annulable, dès lors que l’utilisation d’une âme centrale élastique en matériau translucide appartient au domaine public et que d’autres brevets sont antérieurs au brevet Radiante ;

Considérant que la société Thuasne produit un rapport d’analyse qui conclut que les fils qu’elle utilise ne sont pas translucides, ce qui démontre, à son sens, l’absence de contrefaçon ; qu’elle communique également un constat d’huissier de justice du 26 mai 2010 au terme duquel ce dernier précise qu’il « ne voit pas le fond à travers tes fils qui lui sont présentés » ;

Considérant enfin que le brevet américain Yakopson déposé le 27 avril 2004 indique que ses bas de contention « offrent plus de transparence que les bas thérapeutiques classiques (...) offrant une transparence améliorée » ; qu’il est précisé que « les rangées de mailles de Fils de trame sont en élasthanne nu, en élasthanne recouvert ou en élasthanne recouvert d’un fil bicomposé » ;

Considérant que la notion de transparence précisée au brevet Radiante n’est pas définie, le brevet ne faisant référence à aucune mesure optique pour caractériser la notion de translucidité, soit par microscope, soit par tout autre système de mesure ;

Considérant que le brevet n’indique pas non plus en quoi consiste l’innovation quant à l’élasticité, si ce n’est que les fils, guipés autour d’une âme centrale, sont pour certains en élasthanne ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le point de savoir si ce matériau, qui n’est pas fabriqué par la société Radiante, est tombé dans le domaine public, comme le soutient la société Thuasne ou si son utilisation dans la fabrication des bas de contention constitue une invention de la part de la société Radiante ;

Considérant que saisie en référé, la cour d’appel ne peut ordonner les mesures d’interdiction demandées que si les éléments de preuve rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits du demandeur ou si une telle atteinte est imminente ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la vraisemblance de l’atteinte n’est pas établie avec suffisamment d’évidence pour faire droit à la demande d’interdiction formée devant le juge des référés ;

Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée ; …

***

Le breveté semble faire ici les frais d’une rédaction un peu trop cursive. Vu que l’invention semble résider dans le fait d’utiliser des fils translucides, l’absence de précisions concernant la caractérisation de la translucidité et les moyens pour la mesurer est troublante. Le spectre de l’insuffisance de description plane. Il sera intéressant de voir à quel verdict parviendra la division d’opposition qui est en train de se pencher sur ce brevet.

Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2010

SAS Radiante c. SAS Thuasne 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Vraisemblance de la contrefaçon d’une revendication annulée en première instance

… Attendu que se plaignant de la contrefaçon d’un brevet européen délivré pour un procédé de préparation de diacéthylréine épurée, la SAS Laboratoire Negma a assigné la société Biogaran en référé à jour fixe pour obtenir l’interdiction sous astreinte et le retrait du marché de trois médicaments génériques, dénommés Diacéréine Biogaran ;

Attendu que par ordonnance du 10 mars 2009, le Juge des référés du TGI de Strasbourg a fait droit à cette demande ;

Qu’il a condamné en outre la société Biogaran à payer à la société Laboratoire Negma une compensation de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS Biogaran a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2009, dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Attendu qu’au soutien de son recours, la société Biogaran critique la procédure à jour fixe menée contre elle à Strasbourg, et indique que le Juge de la mise en état du TGI de Paris était compétent, du fait de sa saisine préalable d’une action en nullité de la revendication n°1 4 du brevet européen invoqué par la société Negma ; …

Attendu qu’en cours de procédure, la société Biogaran a signalé l’intervention d’un jugement du 31 mars 2010 du TGI de Paris, qui a annulé à sa demande la revendication n°14 de la partie française du brevet européen 0520414, lequel fonde l’action en contrefaçon de la société Laboratoire Negma ;

Attendu que les parties n’ont pas estimé nécessaire de prendre d’écritures particulières à la suite de cette décision, et ont repris intégralement une longue controverse technique sur la nouveauté du procédé breveté, et sur son aptitude à être breveté en tant que méthode de production d’un produit seulement épuré, comme si aucune décision n’était intervenue à ce sujet ; …

Attendu qu’au fond, l’action de la société Negma est exclusivement fondée sur la revendication n°14 du brevet européen n°0520414, exploitée par elle pour la production de diacéréine vendue sous le nom de médicament ART50 ;

Attendu que cette revendication est libellée : ‘produit pharmaceutique contenant de la diacéthylréine (sic) qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires classiques’ ;

Attendu qu’il est constant que la diacéréine elle-même avait déjà été dévoilée, et que le brevet en cause ne concernait que des méthodes d’obtention d’un produit épuré ;

Attendu que la diacéréine, produit anti-arthrosique, peut être fabriquée au moyen d’extraits d’une plante dénommée séné ;

Que de tels extraits ont cependant l’inconvénient de contenir un laxatif naturel contenu dans diverses autres plantes, notamment l’aloès, et dénommé en raison de cela aloémodine ;

Attendu que la revendication n°14 paraît abusive au résultat de sa lecture même, puisqu’elle vise à protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu cependant que la société Negma admet qu’il était déjà possible en 1991, date de priorité du brevet, de produire de la diacéréine épurée par d’autres procédés que ceux brevetés, mais qu’elle fait valoir qu’ils étaient trop coûteux pour être utilisés industriellement ;

Attendu que sur une telle base, elle a entendu faire protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu que d’une part, elle admet néanmoins qu’une telle production demeurait possible par d’autres procédés ;

Que d’autre part, elle ne paraît pas contester que le procédé utilisé par la société Synteco diffère de ceux qu’elle a brevetés ;

Qu’elle se fonde exclusivement sur la revendication n°14 du brevet, destinée à protéger dans l’absolu toute diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu qu’autrement dit, elle souhaite faire condamner toute autre méthode que la sienne pour produire de la diacéréine épurée ;

Attendu qu’une telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante, et qu’elle a été annulée par décision du 31 mars 2010 du TGI de Paris ;

Attendu que la société Negma fait état de sa conviction qu’elle obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, mais qu’une telle conviction n’apparaît pas comme un élément objectivement suffisant pour rendre vraisemblable la réalité d’une contrefaçon ;

Attendu en effet que l’article L 615-3 CPI exige toujours une vraisemblance de la contrefaçon pour fonder une mesure d’interdiction provisoire en référé, et que cette vraisemblance s’apprécie tant dans son élément matériel que dans son élément légal ;

Attendu qu’en l’état d’une revendication apparemment abusive, et annulée par un jugement, même frappée d’appel, l’élément légal de la contrefaçon n’est pas suffisamment vraisemblable, et ne justifie donc pas une mesure d’interdiction provisoire ;

Attendu qu’infirmant par conséquent l’ordonnance entreprise, la Cour rejette toutes les demandes d’interdiction provisoire et de retrait des trois spécialités de diacéréine produites par la société Biogaran ; …

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Reçoit l’appel de la SAS Biogaran contre l’ordonnance du 10 mars 2009 du Juge des référés du TGI de Strasbourg ; …

déboute au fond la SAS Laboratoire Negma de l’ensemble de ses demandes présentées contre la SAS Biogaran …

***

Cet arrêt nous semble frappé de bon sens. Il paraît en effet difficile de maintenir une interdiction provisoire sur la base d’une revendication annulée en première instance et dont le breveté, bien que convaincu qu’il obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, ne semble pas loin d’admettre qu’elle n’était pas nouvelle (du moins au sens de la jurisprudence européenne : la divulgation d’un procédé de fabrication divulgue aussi son produit final, peu important que le procédé ait été mis en œuvre ou pas).

On notera que le juge, comme d’autres avant lui, continue en quelque sorte à apprécier le « caractère sérieux » de l’action au fond, une des conditions de l’ancienne loi, qui a disparu des textes avec l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007. Ce critère se loge donc désormais dans la notion de « vraisemblance de la contrefaçon » alléguée.

Sur une note plus légère, nous retenons la formule amusante de la Cour qui trouve qu’une « telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante ».

Cour d’appel de Colmar, 1e ch. civ., 22 juin 2010

Biogaran et al c. Laboratoires Negma

Source : Base Jurisprudence de l’INPI