Sursis, secrets, saisies

Dans un billet récent, nous avons évoqué un litige dans le monde des fabricants d’armes à feu. On n’en est pas encore à la reddition des armes, comme le montre le présent arrêt.

Pour rappel, Christian R. et Jean-Claude L. sont titulaires du brevet français FR 2 730 803 concernant un dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu. Ce brevet n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :

• d’une part, au moins une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
• la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
• la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ;
• d’autre part, un organe portable intégrant un micro-ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.

Par lettre de mise en demeure datée du 5 mars 2007, le CPI de Messieurs R. et L. a mis en demeure la société allemande Sig Sauer GmbH (ci-après « Sig Sauer »), spécialisée dans le développement d’armes à feu, de prendre position par rapport à une éventuelle contrefaçon du brevet par sa vente d’armes à la police nationale française.

Par acte d’huissier du 2 février 2010, Monsieur L. a fait assigner en référé la société Manufacture spéciale d’armes fines et cycles Rivolier père et fils (ci-après « Rivolier »), qui est le distributeur exclusif en France des armes à feu développées par la société Sig Sauer, devant le Président du TGI de Montbrison aux fins de voir ordonner une expertise concernant les pistolets Sig Sauer.

Par actes d’huissier des 18 et 19 mars 2010, la société Sig Sauer quant à elle a fait assigner Messieurs L. et R. devant le TGI de Paris, en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description. Nous avons vu, dans le billet mentionné plus haut, que le tribunal a fait droit à la société Sig Sauer par jugement rendu le 10 mai 2011. Un appel a été interjeté.

Par ordonnance du 2 juin 2010, le Président du TGI de Montbrison s’est déclaré incompétent au profit du Président du TGI de Paris lequel a, par ordonnance du 7 septembre 2010, rejeté la demande d’expertise sollicitée et condamné le demandeur à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 CPC à la société Rivolier.

Monsieur L. a interjeté appel contre cette ordonnance.

Il a prié la Cour, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris qui sera rendu sur l’appel interjeté par lui contre le jugement rendu le 10 mai 2011, à défaut, d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira et qui aura pour mission de se faire remettre un pistolet Sig Sauer par le ministère de l’intérieur et par le ministère de la défense, de vérifier si le transpondeur correspond aux caractéristiques revendiquées dans son brevet, notamment s’il dispose d’une mémoire supérieure à 1 Mo,dans la mesure où à la date du dépôt du brevet allemand (1990), la capacité mémoire des transpondeurs était inférieure à 1 Mo, si les pistolets démontés comportent une puce et le système IC et de donner son avis sur le caractère originel ou contrefait du transpondeur.

La société Rivolier a notamment fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée serait de nature à porter atteinte au secret de fabrication du pistolet litigieux.

***

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que si le brevet, objet du présent litige, fait par ailleurs, l’objet d’une procédure en annulation, il n’en demeure pas moins que ces procédures ne concernent pas les mêmes parties puisque la procédure en cours tendant à l’annulation du brevet a été engagée par société Sig Sauer Gmbh à l’encontre de Messieurs L. et R., qui sont cotitulaires du brevet, alors que la présente procédure, dont il convient d’observer qu’elle a été engagée, le 2 février 2010 avant celle de la société Sig Sauer Gmbh elle-même initiée les 18 et 19 mars 2011, oppose Monsieur L. seul à la société Rivolier ;

Que la nature de la demande formée par Monsieur L. qui tend à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise par laquelle ni la société Sig Sauer Gmbh ni Monsieur R. ne sont concernés, ne rend pas opportune, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de brevet ;

Que la demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée ;

Sur le fond du référé

Considérant qu’en application de l’article 145 CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par requête ou en référé ;

Considérant que Monsieur L. estime être victime d’une contrefaçon de la part de la société Rivolier qui commercialise les pistolets fournis par la société allemande, Sauer & Soth et dont sont dotés les services de l’État ;

Qu’il entend faire vérifier par l’expert la composition exacte de ces pistolets Sig Sauer qui lui seraient remis par le ministère de l’intérieur et de celui de la défense dont la société intimée observe, à juste titre, qu’ils ne sont pas appelés dans la cause ;

Considérant que la mesure d’instruction s’apparente ainsi à une saisie-contrefaçon qui est une mesure exceptionnelle, de surcroît, encadrée par des dispositions strictes dans le souci du respect des droits de la défense ;

Que la protection du secret de fabrication, voire du secret-défense opposée par la société intimée, exige que le requérant ne se dispense pas d’avoir recours à la procédure spéciale de constatation prévue en matière de brevet, par l’article L 615-5 CPI qui précise, contrairement à l’expertise générale « in futurum », les conditions dans lesquelles doit se dérouler la mesure de saisie-contrefaçon ainsi que des garanties pour la partie saisie ;

Considérant que, par ailleurs, le brevet dont Monsieur L. sollicite la protection a été annulé par le jugement prononcé le 10 mai 2011 par le TGI de Paris qui, certes, frappé d’appel, et donc non exécutoire, n’en est pas moins non dépourvu de l’autorité de la chose jugée ;

NB : Il ne faut pas confondre « l’autorité de la chose jugée » et « la force de chose jugée ». L’autorité de la chose jugée est ce qui empêche d’autres procès sur ce qui a été jugé ; elle interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Autrement dit, un jugement a « dès son prononcé l’autorité de la chose jugée ... de sorte qu’une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable ». (Cour de cassation, chambre civile, 4 juin 2009)

En revanche, une décision de justice a « force de chose jugée » lorsque elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (et notamment d’appel), ou ne l’est plus parce que les recours ont été épuisés ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés.

En l’espèce, le jugement prononcé le 10 mai 2011 a l’autorité de la chose jugée. Comme Monsieur L. a interjeté appel, la cause reste pendante devant la Cour d’appel. En attendant que la juridiction du second degré ait statué, la décision n’est pas encore « passée en force de chose jugée » (et, par conséquent, elle n’est pas encore exécutoire).

Qu’ ainsi en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise doit être rejetée et l’ordonnance dont appel confirmée ; …

***

Un point intéressant de cette affaire réside dans le fait que la société Rivolier semble avoir invoqué le secret-défense pour s’opposer à la mesure d’instruction. Il est certain que l’exécution d’une saisie-contrefaçon sera plus délicate lorsque le saisi peut brandir le secret-défense. A ce propos, il convient de rappeler les alinéas 2 à 4 de l’article L 615-10 CPI :

« Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l’article L 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si le contrat d’études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.

Le président du TGI peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. »

A notre connaissance, il n’y a pas eu beaucoup de décisions touchant à ce problème. Dans une affaire qui remonte à 2004, le TGI de Grasse avait rétracté une ordonnance de saisie sur la demande de la société Soditech qui bénéficiait d’une habilitation « Confidentiel Défense ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 25 novembre 2004, avait mis à néant l’ordonnance de rétractation et dit 

« ... qu’en l’état du Confidentiel Défense dont bénéficiait la seule société Soditech, l’huissier devait surseoir à ses opérations dans les conditions de l’article L 615-10 CPI pour la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de cette seule société ».

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés à l’origine de la saisie et a dit (voir PIBD 832, III-419) :

« … Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit que, dès lors que le saisi prouve qu’il bénéficie d’une habilitation au « confidentiel défense » et qu’à l’occasion des opérations de saisie, des documents, informations contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d’apparaître à la vue du saisissant, l’officier public doit surseoir à opérer jusqu’à ce que le président du TGI ayant ordonné la saisie, s’il en est requis, ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants ; que ainsi qu’observé par le mémoire en défense, l’article 413-11 du Code pénal érige en délit correctionnel le fait pour toute personne non habilitée de reproduire ou porter à la connaissance d’une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale ; que le moyen n’est donc pas fondé ; … »

Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2011
Jean-Claude L. c. Rivolier

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un rapport pas fait pour les chiens

La société américaine Optigen est titulaire d’une licence exclusive consentie par la Cornell Research Foundation sur le brevet européen EP 1 609 876, déposé le 21 juin 2005 sous une priorité américaine du 21 juin 2004 et délivré le 19 septembre 2007 sous l’intitulé « identification du gêne et d’une mutation de la dégénérescence progressive des cônes et bâtonnets et analyses correspondantes ». Cette dégénérescence dite PRCD provoque une atrophie progressive de la rétine et la cécité du chien.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé pour identifier si un chien est porteur de, ou prédisposé à une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets comprenant : l’analyse d’un échantillon biologique comprenant des acides nucléiques obtenus du chien pour une transversion de G. en A dans le gène F04 à une position correspondant à la position de nucléotide 1298 de SEQ ID NO : 1, où la transversion de G. en A dans un allèle est indicative d’un porteur de dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets, la transversion de G. en A dans les deux allèles est indicative d’un chien affecté par ou prédisposé à une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets, et l’absence de la transversion de G. en A est indicative d’un chien qui n’est ni porteur de, ni prédisposé à, une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets.

La société Genindexe déclare être titulaire d’un droit de possession antérieure pour avoir développé de bonne foi entre le 16 mars et le 18 juin 2004 un test de diagnostic génétique de la PRCD chez le chien (qui permet de déterminer si l’animal est porteur affecté par cette pathologie. Des discussions sont intervenues entre les deux sociétés et la société Genindexe a remis son cahier de laboratoire retraçant l’ensemble des travaux de recherche qu’elle a réalisés sur les chiens entre le 3 février et le 22 septembre 2004 afin qu’il fasse l’objet d’un examen par un CPI indépendant des parties, Jacques W. Cependant ces discussions n’ont pas abouti.

Le 8 octobre 2009, la société Optigen a fait assigner la société Genindexe devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 11, 12, 13 et 14 de la partie française du brevet EP 1 609 876.

Elle a contesté l’existence d’un droit de possession antérieure et a demandé la désignation d’un expert judiciaire. Selon elle, il était nécessaire qu’un expert judiciaire puisse examiner le cahier de laboratoire « chiens » afin de déterminer s’il décrivait l’invention, objet du brevet et spécialement la revendication 1 et si les informations qu’il contenait permettaient de mettre en œuvre l’invention. Elle a exprimé le souhait que l’expert se prononce sur la démarche de recherche adoptée afin d’apprécier s’il s’est agi d’un processus normal ou si au contraire cette démarche rend douteux le fait que la société Genindexe ait pu parvenir à un tel résultat, à la date de priorité du brevet. Selon elle, il est difficile de concevoir qu’une recherche fondamentale sur un sujet peu documenté, ait pu aboutir en un temps aussi bref alors que ses propres chercheurs ont mis plusieurs années pour parvenir à l’invention, objet du brevet EP 1 609 876.

Pour appuyer sa demande d’expertise, la société Optigen a versé aux débats un rapport établi par le professeur G. qui a déclaré que le très court temps passé pour identifier une mutation nouvelle signalant un état pathologique était incompréhensible.

La société Genindexe s’est opposée à la demande d’expertise qu’elle estime inutile. Elle a fait valoir que les recherches menées sur les labradors et les caniches à partir de chiens sains et de chiens porteurs de la maladie sans être malades, pouvaient sans difficulté être transposées à l’ensemble des

races de chiens affectées par cette maladie. Elle a fait sommation à la société Optigen de communiquer le rapport rédigé à sa demande par Jacques W.

La société Optigen a refusé de produire le rapport W. en invoquant son caractère confidentiel et l’obligation du CPI de respecter cette confidentialité.

***

Sur la communication du rapport W.

Les informations confidentielles contenues dans le rapport W. portent sur les travaux réalisées par la société Genindexe de telle sorte que ce caractère confidentiel ne peut s’opposer à la communication du rapport dès lors que c’est la société Genindexe elle-même qui la sollicite.

Jacques W. en sa qualité de CPI est tenu au secret professionnel mais ce n’est pas le cas de son client lequel peut communiquer la consultation juridique qu’il a sollicitée.

Dès lors il sera fait droit à la demande de communication du rapport W. lequel est susceptible de contenir des informations utiles à la solution du litige.

Sur la demande d’expertise

Selon la société Optigen, l’expertise sollicité devrait porter sut deux questions :

• Le cahier de laboratoire de la société Genindexe établit-il que celle-ci était en possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 1 609 876, conformément à l’article L 613-7 du CPI ?
• Le travail tel que décrit dans ce cahier de laboratoire correspond-t-il (sic) à une démarche de recherche normale susceptible d’aboutir à la découverte de l’invention à la date de priorité ?

Pour démontrer l’utilité et la pertinence de ces deux questions, la société Optigen verse aux débats un rapport établi par le professeur G. qui conclut :

« S’il est indéniable que les faits stricts rapportés dans le cahier de laboratoires et datés du 16 juin 2004 permettent de développer un test génétique simple mettant en évidence une mutation responsable de la PCRD et ce à une date (apparemment) antérieure au dépôt d’Optigen, ceci n’a pas été formellement réalisé sur un nombre suffisant de chiens sains, porteurs, et atteints. »

Il ressort de ce rapport que le cahier de laboratoire permet de développer un test génétique simple de détection de la PCRD. En l’absence de tout autre document venant mettre en cause le fait que l’invention telle que décrite dans la revendication 1 du brevet est mise en évidence dans le cahier de laboratoire, la première question n’apparaît pas utile.

L’expert ajoute

« De plus il est impossible de comprendre comment la société Genindexe est arrivée ou aurait pu arriver à ce résultat à cette date ! ».

Il expose que la conception du test nécessite des connaissances sur la structure du génome canin, l’identité du gène affecté, la nature de la mutation responsable impossibles à acquérir en un temps aussi brefs.

Cependant la mise en cause du travail de recherche de la société Genindexe est inopérante dès lors que la date des travaux réalisés par celle-ci peut être établie de façon certaine par la société défenderesse.

Par ailleurs, si les travaux de recherche de la société Genindexe se sont déroulés sur une brève période, il convient de tenir compte du fait que cette dernière contrairement aux inventeurs du brevet EP 1 609 876, n’est pas partie de la pathologie pour découvrir la mutation du gène qui en était responsable, mais a découvert par hasard dans le cadre de travaux se rapportant à la taille des télomères, une mutation génétique qu’elle a ensuite rapprochée du profil des chiens en cause pour établir un lien avec l’atrophie progressive de la rétine. Dès lors, dès l’origine, la société Genindexe ne s’est pas inscrite dans un processus « normal » de recherche.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la seconde question n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige. La demande d’expertise de la société Optigen sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible d’un recours immédiat,

Enjoignons à la société Optigen de communiquer le rapport établi par Jacques W. sur les recherches menées par la société Genindexe dans le délai d’un mois suivant la mise à disposition de la décision,

Disons qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle,

Rejetons la demande d’expertise,

Réservons les dépens et les frais irrépétibles, …

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TGI de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 28 avril 2011

Optigen c. Genindexe

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

On ne délègue pas

La société belge Enteco est titulaire du brevet EP 1 148 113 désignant la France.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Utilisation d’un élément solide combustible (1) comprenant un espace interne (2), dans lequel un produit destiné à désintégrer une couche de dépôt de combustion est prévu dans l’espace interne, pour désintégrer une couche de dépôt de combustion.

Le 19 novembre 2008, la société Enteco a fait assigner la société SGCN Pyrofeu (ci-après « Pyrofeu ») pour voir dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de son brevet.

La société Pyrofeu a fait valoir l’antériorité de ses propres recherches et a produit une enveloppe Soleau contenant les résultats correspondants.

Voici un extrait de l’ordonnance du juge de la mise en état, rendue le 3 décembre 2010 :

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A l’audience du 3 novembre 2010 il a été procédé en présence des parties et du greffier à l’ouverture de l’enveloppe Soleau déposée par M. Emmanuel de B. et portant un cachet de la poste du 20 novembre 2003, l’original a été remis à la société Pyrofeu et une copie du contenu de l’enveloppe a été remise à la société Enteco, une autre étant placée au dossier du tribunal.

La société Pyrofeu prétend que le brevet opposé serait nul pour défaut d’activité inventive compte tenu de l’existence des brevets Eurexim FR 2 749 855, du brevet FR 2 564 851, US 2 352 770 (?), US 3 515 525, de l’existence d’un produit appelé Crack Fuego des produits de la société Pyrofeu et du contenu de l’enveloppe Soleau déposée le 3 novembre 2003 par Monsieur de B.

US 3,515,525

La société Pyrofeu soutient que compte tenu de la technicité du sujet abordé, il s’avère nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, mesure à laquelle s’oppose la société Enteco.

Il est constant qu’il ne peut être fait droit à une mesure d’expertise judiciaire qu’autant que le brevet met en œuvre des techniques complexes, sauf à déléguer à un technicien l’appréciation de la pertinence des antériorités opposées.

En l’espèce, le brevet est intitulé « utilisation d’un élément solide combustible pour la désintégration d’une couche de dépôt de combustion ». L’invention consiste à parvenir au nettoyage d’un conduit de cheminée par l’emploi d’un élément solide combustible qui comporte un espace interne destiné à recevoir un produit chimique apte à désintégrer une couche de dépôt de combustion. 

Dès lors, il convient de considérer que le domaine technique n’est pas complexe. 

Il appartient à la partie qui soutient que le brevet serait nul pour défaut d’activité inventive d’analyser en quoi il résulterait des pièces produites que l’homme du métier disposait des enseignements lui permettant, au besoin par de simples adaptations techniques, de parvenir à l’invention litigieuse.

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Il nous semble qu’il faut approuver le juge de la mise en état qui refuse de faire sous-traiter la démonstration d’un éventuel défaut d’activité inventive.

L’affaire nous semble intéressante sur un autre plan. La société Pyrofeu se défend en faisant valoir l’existence d’une enveloppe Soleau. Une telle enveloppe peut en effet s’avérer utile pour démontrer une possession personnelle antérieure au sens de L 613-7 CPI, mais cela ne semble pas être la défense choisie en l’occurrence. La défenderesse fait valoir que le brevet qu’on lui est oppose est nul pour défaut d’activité inventive, sur la base, entre autres de l’objet de l’enveloppe Soleau. Or ce raisonnement semble fallacieux, car l’objet de l’enveloppe Soleau n’est pas art antérieur au sens de l’article L 611-11 et L 611-14 CPI ; en effet, son contenu n’a pas été rendu accessible au public. Il ne saurait donc être combiné à d’autres antériorités pour démontrer un défaut d’activité inventive de l’objet du brevet européen en cause.

Il y a là une différence intéressante entre une enveloppe Soleau et une publication quelconque. Supposons qu’au moment des recherches de la société Pyrofeu, il n’y avait pas de droits de tiers qui l’auraient empêchée de mettre en œuvre le résultat de ses recherches. Si la société Pyrofeu, au lieu de déposer une enveloppe Soleau, avait publié ses recherches quelque part, même dans une revue obscure (pourvu qu’elle ait une date certaine), elle aurait assuré sa liberté d’exploitation future, non seulement pour l’objet de cette publication, mais pour tout ce qui n’est pas inventif par rapport à cette publication, et ce dans le monde entier. En déposant une enveloppe Soleau, elle a fait le nécessaire pour sauvegarder sa liberté d’exploitation en France, mais elle reste limitée à l’objet de l’enveloppe Soleau proprement dit et prend le risque de ne pas être libre d’exploiter un objet qui n’est pas identique à celui de l’enveloppe Soleau mais qui s’en distingue par des différences même secondaires et non inventives.

TGI Paris (juge de la mise en état), 3 décembre 2010

Enteco c. SGCN Pyrofeu

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

De fait, pas de droit

La société Cytyc Corporation (ci-après « Cytyc ») a développé un test automatisé d’analyse de frottis cervico-utérins pour la détection du cancer du col de l’utérus. Ce test est dénommé « Thinprep ».

Pour permettre la réalisation du test Thinprep, la société Cytyc livre aux laboratoires d’analyses trois éléments consommables à usage unique :

• un flacon pré-rempli d’une solution de fixation et de conservation, adapté au processeur Thinprep
• un filtre cylindrique, adapté au processeur Thinprep,
• une lame pré-traitée Thinprep.

 Le test Thinprep se déroule comme suit :

• la société Cytyc livre les trois éléments consommables au laboratoire d’analyses.   
• le laboratoire d’analyses met à disposition des gynécologues les flacons pré-remplis.   
• lorsque le gynécologue souhaite procéder à des analyses sur l’une de ses patientes, il prélève des échantillons à l’aide d’une petite brosse qui est ensuite immédiatement placée dans le flacon pré-rempli. La solution contenue dans le flacon va alors permettre de fixer et de conserver l’échantillon.    
• le flacon est dirigé vers le laboratoire d’analyses où il est placé dans une machine automate, appelée processeur Thinprep. Cette machine va traiter automatiquement l’échantillon et déposer un prélèvement de cellules sur une lame de microscope (la lame pré-traitée Thinprep). 
• L’anatomocytopathologiste n’aura plus alors qu’à lire cette lame au microscope et à l’interpréter. 

La société Cytyc est titulaire du brevet européen EP 0 511 430 désignant la France, intitulé « solution pour la préservation de cellules ». Elle est également titulaire des marques « Cytec » et « Thinprep ».

La revendication 1 de son brevet est rédigée comme suit :

Solution aqueuse tamponnée contenant un alcool pour la conservation in vitro à l’air ambiant de cellules mammifères pendant une durée choisie, ladite solution comprenant :

A - un alcool miscible dans l’eau dans une quantité suffisante pour fixer les cellules mammifères,

B - un agent anti-agglutinant dans une quantité suffisante pour empêcher les cellules de s’agglutiner dans ladite solution,

C - un agent tampon qui maintient ladite solution, avec les cellules, à l’intérieur d’une plage de pH comprise entre 2 et environ 7 pendant ladite durée.

La société Labonord commercialise pour sa part sous la dénomination « Turbitec » un procédé concurrent d’analyse de frottis cervico-utérins pour la détection du cancer de l’utérus. Ce procédé se déroule comme suit :

• prélèvement au moyen d’un écouvillon ou d’une brosse,
• conservation de l’échantillon dans un flacon pré-rempli d’une solution de fixation et de conservation,
• analyse optique de l’échantillon,
• centrifugation,
• préparation du prélèvement en couche mince sur une lame et diagnostic. 

Le produit de fixation et de conservation utilisé par la société Labonord dans ses flacons pré-remplis est dénommé « Easyfix ». Elle a commercialisé des flacons pré-remplis du produit Easyfix sous la dénomination : « Easyfix pour Cytyc Thinprep ».

La société Cytyc a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Labonord, puis l’a fait assigner devant le TGI de Lille en contrefaçon de son brevet et de ses marques.

Par jugement du 18 janvier 2007, le TGI de Lille a déclaré valable le brevet, mais n’a pas retenu la contrefaçon du brevet. Le tribunal a néanmoins condamné la société Labonord pour contrefaçon de marques et pour concurrence déloyale.

La société Labonord a interjeté appel.

Dans son arrêt du 7 juillet 2009, la Cour d’appel de Douai a débouté la société Cytyc de son action en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. En ce qui concerne le brevet, la Cour a jugé bon de faire appel à un expert pour clarifier certains points techniques.

La société Cytyc a formé un pourvoi en cassation. Dans ce qui suit, nous nous limitons au premier moyen, qui concerne le brevet européen.

Ce moyen se présente comme suit :

« II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir donné pour mission à l’expert qu’il a désigné de « dire si un agent mucolytique est un agent anti-agglutinant et inversement, dire si un agent anti-agglutinant est nécessairement chélatant, dire si la méthylcystéine est un agent chélatant, dire si un agent chélatant du groupe constitué par l’acide EDTA et ses sels a des propriétés particulières, donner son avis sur les propriétés de ces différents agents par rapport à l’objectif de l’invention en cause qui est de fournir une solution de conservation in vitro à température ambiante et de fixage des cellules mammifères en vue d’une analyse cytologique ou histologique ultérieure, dire à son avis si ces différents agents sont substituables, complémentaires ou non » ;

Aux motifs que sur la nullité des revendications 1 à 6 du brevet litigieux, elles ont trait à une solution destinée à conserver in vitro des cellules de mammifères à température ambiante pendant une durée déterminée, en vue d’une analyse cytologique ou histologique ultérieure ; que la revendication 1 b/ vise un agent anti-agglutinant ; que la société Labonord cite notamment des antériorités décrivant une solution pour fixer et conserver les cellules contenant un agent mucolytique ; que la société Cytyc soutient qu’un agent mucolytique n’empêche pas la réagrégation des cellules dispersées et n’est donc pas un agent agglutinant ; que la société Labonord soutient que si l’agent anti-agglutinant est un agent chélatant (revendication 3 du brevet), la méthylcystéine, agent mucolytique utilisé dans l’antériorité D5) est un agent chélatant et donc un agent anti-agglutinant ; qu’au regard de ces divergences, la cour d’appel estime nécessaire d’avoir recours à une expertise technique (arrêt attaqué p. 5, al. 11 à 15) ;

Alors que le juge ne peut charger l’expert de se prononcer sur une question de droit ; que la cour d’appel, invitée à statuer sur la nouveauté et le caractère inventif des revendications 1 à 6 du brevet portant sur une solution destinée à conserver in vitro des cellules contenant un agent anti-agglutinant, ne pouvait donner mission à l’expert de dire si l’agent mucolytique de la solution invoquée à titre d’antériorité comme étant destructrice de la nouveauté et du caractère inventif du brevet était un agent anti-agglutinant ou était substituable à l’agent anti-agglutinant revendiqué par le brevet sans violer l’article 232 CPC. »

Dans son arrêt du 8 février 2011, la Chambre commerciale a rejeté le pourvoi. Voici ce qu’elle a trouvé à dire sur le premier moyen :

***

... Attendu que la société Cytyc fait grief à l’arrêt de donner pour mission à l’expert qu’il a désigné de « dire si un agent mucolytique est un agent antiagglutinant et inversement, dire si un agent anti-agglutinant est nécessairement chélatant, dire si la méthylcystéine est un agent chélatant, dire si un agent chélatant du groupe constitué par l’acide Edta et ses sels a des propriétés particulières, donner son avis sur les propriétés de ces différents agents par rapport à l’objectif de l’invention en cause qui est de fournir une solution de conservation in vitro à température ambiante et de fixage des cellules mammifères en vue d’une analyse cytologique ou histologique ultérieure, dire à son avis si ces différents agents sont substituables, complémentaires ou non », alors, selon le moyen, que le juge ne peut charger l’expert de se prononcer sur une question de droit ; que la cour d’appel, invitée à statuer sur la nouveauté et le caractère inventif des revendications 1 à 6 du brevet portant sur une solution destinée à conserver in vitro des cellules contenant un agent anti-agglutinant, ne pouvait donner mission à l’expert de dire si l’agent mucolytique de la solution invoquée à titre d’antériorité comme étant destructrice de la nouveauté et du caractère inventif du brevet était un agent anti-agglutinant ou était substituable à l’agent anti-agglutinant revendiqué par le brevet sans violer l’article 232 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en commettant un expert chargé de lui donner son avis sur les propriétés des différents éléments de la solution destinée à conserver in vitro des cellules contenant un agent anti-agglutinant et objet du litige, la cour d’appel a seulement confié à un technicien des investigations techniques ayant trait à des questions de fait dont elle se réservait de tirer les conséquences juridiques ; que le moyen n’est pas fondé ; ...

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Cour de cassation, 8 février 2011

Cytyc Corporation c. Labonord

Disponible sur Legifrance. 

Le jugement de première instance (mais, malheureusement, pas l’arrêt de la Cour de Douai) est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pour un plat de pâtes …

La société Whirlpool Europe BV (ci-après « Whirlpool ») est titulaire du brevet européen n° 0 478 082 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant des moyens pour faire brunir ou dorer une pièce alimentaire.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Four à micro-ondes comprenant une cavité de four, une source de micro-ondes et des moyens (11) pour faire brunir une pièce alimentaire, du type comprenant une plaque de métal (10) avec une bonne conductivité thermique, dont un côté est destiné à être en contact avec la pièce alimentaire et l’autre côté est pourvu d’une couche (11) d’un matériau qui engendre des pertes magnétiques, caractérisé en ce qu’il comprend un système d’injection (16,6,7) pour fournir des micro- ondes polarisées dans la cavité, ce système comportant un dispositif guide d’ondes (16) avec au moins une ouverture d’entrée (6) agencée pour établir une concentration du champ des micro- ondes polarisées le long de ladite couche de matériau (Il), le vecteur du champ magnétique de ce champ étant dirigé sensiblement le long de ladite couche de matériau (11) afin d’engendrer des pertes magnétiques dans la couche de matériau (11) et grâce à ceci un chauffage de la plaque de métal.

La société Whirlpool est également propriétaire d’un brevet européen n° 0 478 053 désignant la France et couvrant un four à micro-ondes comprenant un procédé d’excitation de la cavité du four et un dispositif de guide d’ondes pour mettre en œuvre le procédé. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société coréenne LG Electronics, mais cette opposition a été rejetée par l’OEB.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Four à micro-ondes comprenant une cavité de four (1), une source de micro-ondes (8) et un dispositif guide d’onde (2) qui y est raccordé pour délivrer de l’énergie sous forme de micro-ondes de ladite source de micro-ondes (8) à ladite cavité (1) par l’intermédiaire de deux, ou plus, ouvertures de délivrances (16, 17) placées à une certaine distance l’une de l’autre, caractérisé en ce que ledit dispositif guide d’onde (2) est dimensionné pour un certain degré de réflexion interne qui est tel qu’un état de résonance s’établit dans le dispositif guide d’onde pour les micro-ondes produites par la source de micro-ondes (8), et en ce que le dispositif guide d’onde (2) a un facteur de qualité (valeur Q) choisi, qui est élevé par comparaison avec la valeur Q de la cavité de four (1) pour la délivrance d’énergie courante, la quantité d’énergie sous forme de micro-ondes qui est emmagasinée dans l’état de résonance étant sensiblement plus grande que le débit d’énergie qui est transmis à la cavité (1).

 
Ayant découvert que les sociétés Brandt fabriquaient et commercialisaient des fours à micro-ondes reproduisant les caractéristiques des deux brevets, la société Whirlpool a fait procéder à l’achat de 2 fours à micro-ondes de marque Brandt référencés 24GC1 et a fait constater cet achat par huissier. Elle a fait expertiser des fours par un expert de l’université de Cambridge qui a estimé que ces deux fours constituaient des contrefaçons des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053. C’est dans ces conditions que la société Whirlpool a fait assigner les sociétés Brandt devant le TGI de Paris en contrefaçon de ses brevets.

Estimant que d’autres fours fabriqués et commercialisés par les sociétés Brandt étaient contrefaisants, elle a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Brandt. La saisie contrefaçon n’a pu avoir lieu en raison des fortes tensions sociales existant alors dans l’entreprise et des conséquences sociales qu’engendreraient de telles opérations, les forces de police ayant indiqué ne pas vouloir intervenir sur simple réquisition. Une nouvelle saisie-contrefaçon a eu trois mois plus tard.

Les sociétés Brandt ont contesté la validité des brevets n° 0 478 082 et n° 0 478 053 et le rapport de l’expert. La société Whirlpool a alors sollicité une expertise devant le juge de la mise en état, qui a désigné M. G. pour effectuer cette mission. M. G. s’est adjoint un premier sapiteur M. T., remplacé par la suite par M. R.

Le 25 mars 2009, le juge de la mise en état, saisi d’une difficulté relative à l’expertise, a rendu une décision aux termes de laquelle la mission de l’expert a été limitée à l’analyse de la reproduction des caractéristiques du seul brevet n° 0 478 053 et non à celles du brevet n° 0 478 082, faute pour les fours saisis de contenir une plaque de brunissage. M. G. a déposé son rapport le 30 octobre 2009.

La société Whirlpool a contesté le rapport d’expertise, en a demandé l’annulation et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.

Nous rapportons ici les conclusions du tribunal concernant cette demande d’annulation du rapport d’expertise.

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… La société Whirlpool soulève un certain nombre de griefs à l’encontre de l’expertise pour motiver sa demande d’annulation conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile et des articles 114 et suivants CPC.


Le grief tiré du fait que l’expert n’aurait pas participé aux mesures faites par M. R.

Il convient de rappeler que l’expert a participé à l’élaboration du protocole qui a été l’objet d’âpres discussions et que les parties ont délégué à M. R., les opérations de mesure à effectuer selon les termes du protocole élaboré contradictoirement.

La présence de l’expert dans le laboratoire d’essais n’était pas nécessaire car la désignation du sapiteur avait été souhaitée et acceptée par les parties en raison du caractère technique des opérations d’expertise à mener en laboratoire.

En conséquence, les mesures selon le protocole pouvaient tout à fait être faites par le sapiteur hors la présence de l’expert et il appartenait ensuite à l’expert d’analyser ces résultats et de recevoir les dires des parties ensuite.

L’expert a donc rempli personnellement sa mission puisque seuls les essais en laboratoire ont été confiés au sapiteur qui devait suivre le protocole élaboré contradictoirement sous le contrôle personnel de l’expert et que l’expert a exploité ensuite l’avis du sapiteur en conservant la maîtrise des opérations.

Ce grief n’est donc pas fondé.


Le grief tiré du fait que l’expert n ‘aurait pas répondu à toutes les demandes contenues dans la décision ordonnant cette mesure

Description des fours saisis

L’expert a procédé aune description sommaire des trois fours saisis en page 3.

Description du fonctionnement des fours saisis

II a ensuite effectué une description du fonctionnement des trois fours également en page 3, puis a confronté cette description aux revendications là 12 du brevet n° 0 478 053.

Vérification de l’existence d’une résonance dans le guide d’ondes des fours

L’expert a expliqué les opérations de mesure qui ont été faites en décrivant le montage d’une antenne de mesure du champ dans le guide vertical, puis le réglage de la profondeur de l’antenne et la vérification de la non perturbation du champ par l’antenne.

Il a joint les figures et schémas provenant des mesures effectuées par le sapiteur.

La société Whirlpool reproche à l’expert de n’avoir pas développé en plus de trois lignes le travail de vérification de l’antenne, d’avoir soutenu que dans la plage 0 mm à 6 mm la courbe de coefficient de réflexion S11 ne change plus, sans fournir de résultat numérique et de donner des diagrammes Smith ambigus insuffisants à fonder une décision. Elle estime que la moitié des courbes 2b et 2c sont réalisées avec des positions d’antenne qui perturbent la propagation des champs ce qui limite la validité des résultats.

Les sociétés Brandt répondent que le sapiteur et l’expert ont suivi le protocole mis en place par les parties et que le déroulement de l’expertise doit s’apprécier au regard de ce protocole ; que ni l’expert ni le sapiteur n’ont commis de fautes au regard du suivi de ce protocole et qu’il a été répondu aux questions posées dans l’ordonnance du juge de la mise en état de mars 2004.

Le tribunal constate que les mesures ont été effectuées selon le protocole élaboré et le sapiteur a pris soin de noter les réponses obtenues lors des mesures, de joindre en annexe les schémas et résultats ; l’expert a repris dans son rapport les mesures et les résultats, les a analysés et a répondu aux questions contenues dans l’ordonnance le désignant.

Les raisons de l’implantation de l’antenne, de sa profondeur, son influence ont été explicitées dans le protocole et observées par le sapiteur et l’expert ; de la même façon la gamme de fréquences avait été fixée dans une plage allant de 2450 plus ou moins 10 MHz ou plus a été respectée lors des essais en laboratoire de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu dans le déroulement de l’expertise.

Les essais ont été réalisés pour vérifier la variation selon les conditions d’expérimentation là encore dans le cadre du protocole élaboré contradictoirement.

La seule lacune qui existe par rapport au protocole est relative à l’absence d’essai avec un plat de pâtes ce qui est une raison insuffisante pour annuler une expertise et tout aussi insuffisante pour ordonner un complément d’expertise dans une affaire vieille de plus de 10 ans et qui n’a toujours pas été jugée au fond, d’autant que l’essai a été réalisé avec un bol d’eau à la place du plat de pâtes.

Il apparaît que les griefs formés à l’encontre de l’expertise par la société demanderesse portent non pas tant sur la façon dont les mesures ont été faites que sur les résultats obtenus.

Il appartiendra donc à la société Whirlpool de développer dans ses conclusions au fond les moyens utiles à contester les résultats de l’expertise qui concluent à l’absence de contrefaçon ; il ne suffit pas que les résultats d’une expertise ne satisfassent pas une des parties pour fonder une demande tendant à obtenir une « contre expertise » ou un complément d’expertise d’autant que le tribunal observe que la société demanderesse n’a à aucun moment saisi avant la remise du rapport d’expertise, le juge chargé du contrôle de l’expertise pour voir compléter les opérations de mesure ou pour soutenir que le protocole n’avait pas été respecté.


Le grief tiré du non respect du contradictoire

Contrairement à ce que soutient la société Whirlpool, l’expert a répondu aux dires des parties et notamment aux deux dires de la société Whirlpool en date des 24 juillet 2009 et 29 septembre 2009 ; en effet, il avait adressé un pré rapport le 31 août 2009 aux parties et il a intégré dans son rapport définitif d’expertise déposé le 30 octobre 2009 ses réponses au dire du 29 septembre 2009.

L’expert n’est pas tenu à une forme particulière pour répondre aux dires des parties, il lui est seulement demandé de répondre aux dires des parties ce qui peut se faire dans le rapport définitif.

Si le dire reprend un dire précédent, la réponse de l’expert peut être plus brève puisqu’il peut estimer y avoir déjà répondu.

Aucun des griefs opposé par la société Whirlpool au rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2009 par M. G. ne justifie de l’annuler de sorte que la société demanderesse sera déboutée de cette demande.

Il n’existe pas davantage de motifs de procéder à un complément d’expertise puisque chacune des deux parties a déjà fait effectuer un rapport d’expertise amiable avant l’expertise judiciaire et que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé.

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TGI Paris, 26 octobre 2010
Whirlpool Europe BV c. Brandt Cooking et al.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

L’expert, la lettre et l’esprit

Le présent arrêt illustre les difficultés auxquelles un expert peut être confronté lorsque le jugement ordonnant l’expertise comporte une erreur concernant les objets contrefaisants.

La société Noviplast est titulaire du brevet FR 2 769 572 concernant un déflecteur aérodynamique à inclinaison réglable pour véhicule utilitaire.

Elle a assigné la société Centrale d’Echange Commerciaux (ci-après « CEC ») en contrefaçon de ce brevet.

Par jugement du 25 mai 2004, devenu définitif, le TGI de Bordeaux a condamné la société CEC pour contrefaçon dans la fabrication de déflecteurs références « DA 36 » et « DA 37 » pour Mercedes.

Le tribunal a confiée une expertise à Monsieur P. pour évaluer le préjudice de la société Noviplast.

Ultérieurement, le juge de la mise en état a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur P. afin

« qu’il évalue la quantité de matériel contrefaisant reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 du brevet français n°9713007 sur la base de la description du déflecteur Noviplast telle qu’elle est contenue dans le procès-verbal de constat dressé à Poitiers le 10 avril 2001 et s’adjoindre pour ce faire l’assistance d’un sapiteur ».

Monsieur K., choisi par Monsieur P. pour l’assister a déposé un rapport le 29 juin 2006 dans lequel il retient comme contrefaisants les déflecteurs référencés DA 10 à 14, DA 16, DA 20, DA 23, DA 24 et DA 26 excluant en revanche les déflecteurs DA 36 et DA 37 jugés effectivement non contrefaisants.

La société CEC a admis la référence DA 20 comme exactement contrefaisante, elle a en revanche contesté le caractère contrefaisant des autres références en raison de leur différence de forme. Monsieur K. a néanmoins maintenu ses conclusions en vertu de la théorie des équivalences, lesquelles ont été reprises dans le rapport de Monsieur P. qui a conclu à une évaluation du préjudice subi à la somme de 7 676 € pour la seule référence DA 20 et de 175 730 € pour la totalité des références estimées contrefaisantes par le sapiteur.

Par jugement du 16 juin 2009, le TGI de Bordeaux a notamment :

• dit que les déflecteurs visés comme contrefaisants dans le jugement rendu le 25 mai 2004 sous la référence « DA 36 » et « DA 37 » sont en fait référencés « DA 20 » et que la décision du 25 mai 2004 s’applique à ces déflecteurs « DA 20 »
• dit qu’en fabricant, détenant, offrant en vente et vendant des déflecteurs référencés DA 10 à 14, 16, 23, 24 et 26 la société CEC a commis des actes de contrefaçon
• interdit à la société CEC de fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre ce matériel sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de cette décision
• ordonné la confiscation de tous ces déflecteurs contrefaisants et de tout document reproduisant ce matériel appartenant à la société CEC
• fixé la créance de la société Noviplast au titre de son préjudice sur la société CEC à la somme de 175 730 €.

La société CEC a relevé appel de ce jugement. Elle demande notamment l’annulation du rapport d’expertise.

Voici ce que la Cour trouve à dire sur la validité du rapport d’expertise :

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… Il est établi et non contesté qu’à la suite de la tentative d’exécution de la mesure de confiscation des déflecteurs A Mercedes prononcée par le jugement définitif du TGI de Bordeaux du 25 mai 2004, il a été relevé suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 août 2004 établi à la requête de la société Noviplast et sur la base des déclarations du dirigeant de la société CEC elle-même, Monsieur Luc B., son gérant, que c’est à la suite d’une erreur qu’ont été définis comme déflecteurs contrefaisants ceux expressément mentionnés dans le jugement comme portant les références D36 et D37 alors qu’il ne pouvait s’agir que des déflecteurs de type D20.

Compte tenu du constat de cette erreur, d’ailleurs intervenue sur la base de la production de factures réalisée par Madame B., épouse du gérant, entre les mains de l’huissier instrumentaire ayant réalisé le procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 avril 2001, la société Noviplast a saisi le juge de la mise en état d’une demande de modification de la mission d’expertise.

En effet ces éléments entraînaient nécessairement une redéfinition du champ d’investigation de l’expertise ordonné par le jugement du 25 mai 2004 pour déterminer la quantité de matériel contrefaisant vendu et son impact économique pour la société Noviplast, qui a été ordonnée par le juge de la mise en état aux termes d’une ordonnance en date du 22 septembre 2005 prescrivant une extension de mission tendant à :

• « évaluer la quantité de matériel contrefaisant reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du brevet français n°9713087 et sur la base de la description du déflecteur Noviplast telle qu’elle est contenue dans le procès verbal de constat dressé par Maître F., huissier de justice, à Poitiers le 10 avril 2001 et s’adjoindre pour ce faire l’assistance d’un sapiteur
• chiffrer le préjudice subi par la société Noviplast et le bénéfice net réalisé année après année sur chaque vente ».

Il apparaît de la lecture de cette mission qu’elle revêtait une portée manifestement générale d’investigation approfondie en raison de sa teneur et du fait qu’il était expressément prévu pour l’expert la faculté de s’adjoindre un sapiteur qui n’était pas envisagée dans la mission initiale.

Dès lors que cette mission instaurait comme base de référence « la description du déflecteur Novi Plast telle qu’elle est contenue dans le procès verbal de constat dressé par Maître F. huissier de justice le 10 avril 2001 », c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être fait grief à Monsieur K. requis comme sapiteur par Monsieur P., expert judiciaire en sa qualité de spécialiste en propriété industrielle, et à ce dernier lui-même, d’avoir outrepassé les termes de leur mission en estimant que les déflecteurs référencés DA 20 étaient identiques à la description et que d’autres déflecteurs reproduisaient également les revendications du brevet par équivalence en employant le même moyen (charnière en forme de gouttière semi-circulaire avec une simple différence d’orientation vers l’arrière et non vers le haut), étant souligné que le tribunal conservait à l’évidence la faculté d’apprécier le bien fondé de leurs conclusions n’étant pas lié par ces dernières.

Sur la base de ces éléments et dès lors au surplus que la société CEC n’a pas relevé appel, en même temps que du jugement au fond entrepris, de l’ordonnance ayant prescrit la mesure d’expertise, il y a lieu de confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise en l’un quelconque de ses éléments comme dépourvue de fondement. …

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Cour d’appel de Bordeaux, 20 septembre 2010

CEC c. Noviplast

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.