Vous paierez quand même

Les lecteurs de ce blog se souviendront peut-être du litige opposant la société américaine Alza et la société allemande Ratiopharm. Voici un petit rappel des faits de l’espèce, déjà rapportée ici.

La société Alza Corporation (ci-après « Alza ») est titulaire du brevet européen EP 1 381 352. Ce brevet couvre notamment des timbres transdermiques pour l’administration de fentanyle, qui est un opioïde synthétique puissant, et ses analogues.

La société allemande Ratiopharm a été la première à former une opposition contre le brevet européen (le 14 juin 2007). Plusieurs autres sociétés ont fait de même.

Le 18 juillet 2008, la société française Laboratoire Ratiopharm (ci-après « Rationpharm ») a assigné la société Alza en nullité de son brevet. Ultérieurement, la société Teva Santé est venue aux droits de la société Ratiopharm

Les sociétés Janssen Pharmaceutica et Janssen Cilag (« les sociétés Janssen »), respectivement licenciée et sous-licenciée du brevet pour la France, sont intervenues volontairement à l’instance.

La division d’opposition a révoqué le brevet européen par décision datée du 4 mars 2010, pour défaut de nouveauté. La société Alza a formé un recours contre cette décision. Une des opposantes a formé une requête en accélération motivée par l’existence de plusieurs actions nationales ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.

La société Alza a sollicité un sursis à statuer. Nous avons vu, dans un billet précédent, que cette demande a été rejetée par le TGI de Paris.

Par jugement du 14 décembre 2010, le TGI de Paris a déclaré nulle la partie française du brevet.

Les défenderesses ont interjeté appel de ce jugement.

Par ailleurs, le 17 mai 2011, la chambre de recours 3.3.02 de l’OEB a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition (décision T 0922/10).

Maintenant, c’est l’heure des comptes. Les sociétés Alza et Janssen se sont montrées assez combatives dans leur résistance à une condamnation au titre de l’article 700 CPC.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 20 janvier 2012 :

***

Le brevet européen n° EP 1.381.352 a été révoqué par décision définitive de la chambre de recours de l’OEB le 17 mai 2011 et signifiée le 29 juillet 2011 ;

Il y a lieu de donner acte aux sociétés Alza et Janssen de ce qu’elles se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le TGI de Paris ;

Conformément aux dispositions de l’article 403 CPC, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire qui en l’espèce n’est pas invoquée, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Les sociétés Teva Santé et Ratiopharm qui acceptent le désistement de l’appel des sociétés Alza et Janssen formulent une demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC à laquelle les sociétés appelantes s’opposent aux motifs que les frais engagés par les sociétés intimées auraient pu être réduits si celles-ci s’étaient contentées le 28 juin 2011 de s’associer à la demande de sursis à statuer au lieu de faire signifier des conclusions de caducité de l’appel et des conclusions au fond, alors surtout qu’elles avaient connaissance de la décision de révocation rendue le 27 mai 2001 par la chambre de recours de l’OEB ;

Elles poursuivent en indiquant ne pas avoir à supporter le coût d’une stratégie « dénuée du sens commun » ;

Il convient en application de l’article 384 CPC de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

En vertu des dispositions de l’article 700 CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Parties perdantes les sociétés Alza et Janssen sont tenues au paiement des dépens d’appel et doivent également supporter les frais exposés par les parties adverses qui ne sont pas compris dans les dépens et ceci quand bien même la procédure en cause d’appel aurait pu être plus rapidement abrégée ;

L’équité commande de fixer les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel par les sociétés Teva Santé et Ratiopharm à la somme de 13000 €....

***

Vu les sommes allouées dans d’autres affaires rapportées sur ce blog, on peut dire que les sociétés Alza et Janssen ne s’en sortent pas trop mal.

Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2012

Alza Corporation et al c. Ratiopharm et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Génériqueur exclusif ?

Le litige opposant les sociétés Laboratoire Medidom (ci-après « Medidom ») et Laboratoires Negma (« Negma ») et la société Biogaran a déjà fait l’objet de plusieurs billets sur ce blog. Maintenant, l’heure des comptes est arrivée.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

Le brevet européen EP 0 520 414 a été déposé en juin 1992 par la société allemande Madaus. Le brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – concernait un procédé de préparation de la diacetylrhéine (revendications 1 à 13) et un « produit pharmaceutique contenant de la diacetylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloemodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques » (revendication 14).

La société allemande Madaus a concédé une licence exclusive à la société Medidom avant de lui céder le brevet.

La société Medidom a concédé une licence exclusive pour la France à la société Negma, qui a commercialisé un produit pharmaceutique dénommé « ART 50 ». Il s’agit d’un médicament anti- arthrosique pour des traitements de longue durée.

En septembre 2008, la société Biogaran a obtenu trois AMM pour les produits Diacérine Biogaran 50mg gélules, Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine 50 mg gélules.

Le 7 octobre 2008, la société Negma a adressé à la société Biogaran une lettre faisant valoir que ses produits Diacérine étaient des génériques du produit ART 50mg qu’elle exploite sur le marché français, et qu’elle en empêcherait la commercialisation « par toute action appropriée ».

Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2008, la société Biogaran a fait assigner les sociétés Medidom et Negma devant le TGI de Paris en nullité de la revendication 14 du brevet ; par ailleurs, elle a commencé la commercialisation de ses produits.

Par acte d’huissier du 5 février 2009, a société Negma l’a alors, assignée en référé d’heure à heure devant le juge des référés du TGI de Strasbourg, aux fins de lui interdire sous astreinte de commercialiser, de faire distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques et de rappeler sous astreinte ces produits.

Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés a interdit à la société Biogaran sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée de commercialiser et faire distribuer lesdits génériques, et a ordonné le rappel dans les 48 heures de tous les produits dans le commerce.

La société Biogaran a interjeté appel.

Devant le TGI de Paris, la société Biogaran a sollicité du tribunal qu’il dise qu’elle ne contrefaisait pas le brevet et qu’il condamne la société Negma à lui verser la somme de 2 M€ à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de l’interdiction de commercialiser ses génériques, ainsi que la somme de complémentaire de 500 k€ en réparation de son préjudice d’image.

Par acte du 27 mars 2009, la société Negma a assigné au fond la société Biogaran en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg.

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état du TGI de Strasbourg a renvoyé la cause devant le TGI de Paris.

Par décision du 31 mars 2010, le TGI de Paris a jugé que la revendication 14 de la partie française du brevet était nulle pour défaut de nouveauté.

La société Negma a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui l’a confirmé par arrêt du 30 juin 2010. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté (voir notre billet correspondant).

Par arrêt du 22 juin 2010, la cour d’appel de Colmar a infirmé les mesures d’interdiction et de retrait ordonnées par le juge des référés de Strasbourg le 10 mars 2009 au vu du jugement rendu par le TGI de Paris le 31 mars 2010 (voir notre billet consacré à cet arrêt).

Le 15 juillet 2011, la société Negma a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur l’application de l’article 31 alinéa 2 de la loi n°91 -650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution à l’hypothèse d’une interdiction provisoire en raison du constat par le juge qu’ il existe une contrefaçon vraisemblable d’un titre de propriété intellectuelle qui violerait le droit de propriété garanti par la Constitution.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission de cette question à la Cour de cassation.

Le jugement en date du 27 janvier 2012 se divise en trois parties.

1. Dans un premier temps, le tribunal se penche sur la question de la responsabilité sans faute au titre de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991. Les détails de cette partie du jugement intéresseront surtout les techniciens du droit. Le tribunal arrive à la conclusion que la société Biogaran n’avait pas changé de fondement en cours de procédure ; elle avait toujours visé (1) la responsabilité sans faute de la société Negma du fait de l’exécution de l’ordonnance de référé autorisant les mesures d’interdiction et de retrait et (2) la responsabilité de l’article 1382 du code civil des défenderesses pour avoir commis des fautes distinctes.

« … Dès lors, la société Biogaran est recevable à fonder ses demandes sur l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que « l’exécution forcée peut -être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. »

Et le tribunal conclut :

« La société Biogaran est dès lors bien fondée à solliciter du TGI de Paris qu’il la restitue dans ses droits au sens de l’article 31 de la loi précitée, étant admis qu’il n’est pas requis de démontrer une faute de la société Negma, la réparation s’imposant du seul fait de l’exécution.

En conséquence, la société Negma doit être condamnée à restituer la société Biogaran dans ses droits à la suite de l’exécution de l’ordonnance de référé du président du TGI de Strasbourg du 10 mars 2009, infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar le 22 juin 2010. » 

2. Le tribunal traite ensuite la responsabilité pour faute. La société Biogaran reprochait aux sociétés Negma et Medidom d’avoir créé de façon frauduleuse et intentionnelle d’un monopole sur un médicament. Elle leur reprochait notamment

• des manœuvres dilatoires,
• une stratégie de blocage de la commercialisation de génériques,
• des manœuvres contre l’octroi d’AMM
• des tentatives de remise en cause des décisions du Comité économique des produits de santé (CEPS),
• l’invocation d’une qualité inexacte pour agir en contrefaçon
• la communication déloyale envers les pharmaciens et les grossistes répartiteurs, et
• la multiplication des procédures contentieuses et dilatoires.

Cette partie du jugement intéressera surtout les génériqueurs et leurs adversaires. Le tribunal passe en revue les comportements des parties et arrive à la conclusion que

« … [s]’il est incontestable que la société Negma a utilisé toutes les voies de droit possibles pour défendre son monopole et son titre de propriété industrielle, il n’en reste pas moins que ces moyens tiraient leur légitimité de l’existence même du brevet qui tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de justice l’annulant dispose de tous les droits attachés à un tel titre.

Le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, une telle faute n’est pas établie, le tribunal relève qu’en effet, la société Negma n’a pas systématiquement été déboutée de ses demandes en justice, qu’elle n’a jamais usé de manœuvres dolosives pour obtenir gain de cause et que si certaines de ses actions ont pu parfois apparaître comme destinées à gagner du temps, le tribunal relève que la société Biogaran a elle -même à de multiples occasions retardé la procédure. Il apparaît que chaque partie a mis tout en œuvre pour défendre ses droits sans qu’aucune n’ait jamais outrepassé la limite de l’abus de droit.

Plus précisément, le fait que la revendication 14 ait été postérieurement annulée ne transforme pas rétrospectivement les moyens légaux utilisés en manœuvres déloyales. … »

La société Biogaran a donc été déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil. 

3. La troisième partie du jugement concerne le préjudice de la société Biogaran. Nous la reproduisons dans ce qui suit.

***

La société Biogaran demande la condamnation in solidum des sociétés Negma et Medidom à lui verser la somme de 8 282 213 €,en réparation du préjudice subi du fait du rappel et de l’interdiction provisoire de commercialiser ses produits et de la seule société Negma à lui verser la somme complémentaire de 500 000 € en réparation de son préjudice d’image.

Elle explique que le préjudice d’image tient au comportement procédural abusif de la société Negma ainsi qu’à une communication déloyale.

D’une part, il a été jugé qu’aucune faute distincte ne pouvait être reprochée aux défenderesses, le préjudice d’image, résultant directement de ces fautes, ne sera donc pas examiné ; d’autre part, la société Medidom n’ayant pas été partie à la procédure devant le juge des référés et n’ayant pu poursuivre l’exécution de l’ordonnance à laquelle elle n’était pas partie, ne peut être condamnée pour le préjudice subi par la société Biogaran du fait de l’exécution de cette ordonnance.

En conséquence, aucune indemnisation ne peut être demandée à la société Medidom sur quelque fondement que ce soit.

Reste le préjudice directement lié à l’exécution de l’ordonnance de référé et dont la société Negma doit réparation, en vertu de l’article31 de la loi du 9 juillet 1991, celle-ci doit restituer la société Biogaran dans ses droits en nature ou par équivalent.

La société Negma soutient que le comportement de la société Biogaran doit être pris en compte pour diminuer son droit à réparation et notamment le fait :

• qu’elle s’est placée en situation de risque en commercialisant un produit contrefaisant sans anticiper le risque d’une action en interdiction provisoire et sans attendre le résultat de son action judiciaire en nullité du brevet,
• qu’elle a présenté devant le Président du tribunal une défense qui n’était pas conforme aux règles de l’art en cette matière avec un dossier au soutien de sa demande d’annulation du brevet vide alors même que c’est elle qui avait décidé de la date de lancement du générique et
• qu’elle est responsable du délai de 18 mois entre l’ordonnance du 10 mars 2009 et l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 22 juin 2010 levant l’interdiction provisoire, dans la mesure où elle a fait appel de l’ordonnance du 10 mars 2009 sans requérir de la cour d’appel de Colmar un examen à jour fixe ou accéléré.

La société Negma rappelle que la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui n’avait pas recherché, dans le cadre de l’application de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991, si le débiteur n’avait pas commis une faute tendant à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

La société Biogaran réplique que la responsabilité de l’article 31 institue une responsabilité sans faute et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commercialisé ses produits avant l’annulation du brevet, en décider le contraire reviendrait selon elle à permettre sur la base d’un brevet de blocage manifestement nul de neutraliser en toute impunité tout concurrent indésirable pendant des années jusqu’à l’issue des procédures au fond.

Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité de la cour d’appel de Colmar qu’elle statue à jour fixe alors que l’appel d’une ordonnance de référé est soumis aux dispositions de l’article 910 CPC en application desquelles la société Biogaran n’a eu de cesse de solliciter de la Cour un traitement accéléré du dossier, quant à l’intervention dans cette procédure de la société Synteco, celle -ci est un tiers sur lequel la société Biogaran ne disposait d’aucun pouvoir de décision.

Enfin, elle conteste que les « antériorités qu’elle a produites à la date de l’interdiction provisoire (...) ne pouvaient à elles seules faire douter de la validité du titre litigieux » alors qu’elle a invoqué et communiqué dès le 16 janvier 2009 le brevet Proter FR 2 508 798 correspondant au brevet Friedmann qui a été retenu par la Cour d’appel de Paris le 30 juin 2010 pour annuler la revendication 14 du brevet opposé et qui a été versé aux débats dans la procédure Synteco dès 2007.

S’agissant des deux premiers griefs, aucun d’eux ne peut constituer une faute limitative d’indemnisation d’autant plus que la société Biogaran apporte la preuve qu’elle a tenté d’obtenir une date de plaidoirie rapprochée et qu’en tout état de cause, elle n’a rien fait pour retarder la procédure d’appel.

Quant aux pièces produites au soutien de la défense de la société Biogaran devant le juge des référés, il apparaît que son dossier n’était pas vide mais contenait d’ores et déjà des pièces qui ont été prises en compte dans l’appréciation de la nullité du brevet.

Enfin, le fait d’engager la commercialisation de produits génériques alors qu’il y a un brevet en vigueur et que l’action en nullité vient juste d’être lancée, n’est pas en soi une faute, tout juste constitue-t-il une prise de risque pour le génériqueur fondée sur l’appréciation que le brevet était nul ce qui en l’espèce s’est révélé être exact.

En conséquence, à défaut de faute établie de la part de la société Biogaran, celle-ci a droit d’être indemnisée pour l’ensemble de son préjudice.

Sur le quantum du préjudice

La société Biogaran sollicite l’indemnisation de son préjudice qu’elle estime constitué par les pertes subies qui sont, selon elle, composées des frais qu’elle a dû engager pour assurer le rappel des produits mis sur le marché entre le 23 janvier et le 12 mars 2009, puis pour leur remise sur le marché et les gains manqués qui seraient composés de la perte de marge qu’elle aurait dû recevoir si elle n’avait pas été arrêtée dans son exploitation.

Plus précisément, elle évalue son préjudice à :

• pour la perte de marge sur coûts variables engendrés par le chiffre d’affaires perdu entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 : 6 739 774 € ;
• pour la perte de marge sur coûts variables engendrée par le retard pris dans la commercialisation de la diacéréine Biogaran 50 mg : 1 011 754 € ;
• pour les coûts supportés en raison du rappel des lots de diacéréine mis sur le marché entre le 23 janvier et le 12 mars 2009 : 188 813 € ;
• pour les coûts de retraitements des lots de diacéréine en stock nécessaire à leur mise sur le marché à compter de juillet 2010 : 250 644 €.

La société Biogaran part du principe qu’elle serait restée seule sur le marché du générique pendant les 18 mois concernés et que cette situation d’exclusivité est prouvée par les faits.

Elle fait valoir qu’elle était la seule à commercialiser sa spécialité générique diacéréine entre le 23 janvier 2009 (date de lancement de sa spécialité) et le 10 mars 2009 (date de l’ordonnance de référé) et en déduit que ce ne sont donc pas les mesures d’interdiction provisoire obtenues à son encontre qui ont empêché les autres concurrents de commercialiser leurs produits.

Elle fait également valoir qu’aucun des concurrents des sociétés Negma et Medidom n’a demandé au CEPS le prix et l’inscription au remboursement de leur spécialité avant le mois de juin 2010, et ce, alors que dès le 31 mars 2010, le TGI de Paris a annulé la revendication 14 du brevet sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Elle ajoute que le fait que la société Mylan se soit approvisionnée en principe actif jusqu’en février 2009 ne signifie pas que l’acheteur allait fabriquer les lots et exploiter de manière imminente et qu’il suffit de lire le jugement Synteco qu’elle produit pour savoir que la décision de la société Mylan de ne pas commercialiser a résulté des « courriers de menace» de la société Laboratoires Negma, de ses interventions auprès de l’AFSSAPS et du CEPS, et des recours engagés devant le Conseil d’Etat.

Elle soutient qu’il est absurde de croire que la société Negma aurait pu lancer un générique alors qu’elle opposait le brevet à ses concurrents.

Elle considère que sa situation d’exclusivité est également confirmée par les entretiens téléphoniques menés par la société Smart Pharma auprès des dirigeants des sociétés concurrentes et relatés dans son rapport.

Enfin, elle soutient que l’hypothèse d’exclusivité au regard du marché des génériques n’est pas absurde puisqu’il existe de nombreux cas réels dans lesquels des périodes d’exclusivité supérieures à 18 mois ont pu être relevées.

La société Negma fait valoir que la société Biogaran n’était pas la seule entreprise à être prête à lancer son générique, que, d’une part, Negma elle-même avait une AMM pour son propre générique, que le rapport Smart Pharma produit par Biogaran a admis lui -même que « Negma aurait pu lancer son propre générique dans l’espoir de limiter la pénétration de Biogaran » (auto - générique qu’elle a d’ailleurs lancé dans les5 jours de la commercialisation du générique Biogaran) et que d’autre part, les laboratoires Mylan, Teva et autres bénéficiaient d’AMM génériques également et qu’à peine 20 jours se sont écoulés en juillet 2010 avant que quatre autres génériques de l’ART 50 soient commercialisés.

Elle soutient que c’est par crainte d’essuyer également une action en interdiction provisoire et le refus de procéder à des déclarations mensongères auprès du CEPS qu’ils n’ont pas lancé leur générique début 2010.

Elle ajoute qu’il n’y a jamais d’exclusivité au profit d’un seul génériqueur pour des produits ayant des volumes de ventes comparables à la Diacéréine et que la liste de 13 produits produite par la société Biogaran pour lesquels il y aurait eu une exclusivité de plusieurs mois a été reprise sans analyse critique par le cabinet Deloitte dans son Rapport n° 2 et n’a pas été soumise à Smart Pharma Consulting, qu’elle concerne des produits (ou encore présentations) et non des molécules, qui en outre ont de tous petits marchés.

Elle fait valoir que le cabinet JNB-Développement a passé en revue ces13 molécules et qu’il en ressort que pour la quasi-totalité des exemples produits, il s’agit d’un marché de niche n’intéressant qu’un seul acteur économique, contrairement au marché de la Diacéréine.

Enfin, elle soutient que l’hypothèse de l’exclusivité est démentie par le positionnement de la société Mylan elle -même, qui, interrogée en décembre 2008 par la société Medidom sur son intérêt à agir en nullité du brevet dans le cadre de la procédure RG 0708192, a produit un « business plan » dans lequel elle prévoyait d’obtenir dès 2009 une part de marché de 20% sur la diacéréine et la société Synteco avait d’ailleurs approvisionné la société Mylan en principe actif en quantité industrielle dès décembre 2008.

Le tribunal rappelle les termes de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991

« L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ».

Il en ressort que le débiteur doit obtenir une indemnisation qui lui permette d’être restitué dans la situation dans laquelle il était, y compris les conséquences prévisibles de cette situation, ni plus ni moins.

En l’espèce, le titre ultérieurement modifié est l’ordonnance du 10 mars 2009 du président du TGI de Strasbourg qui avait ordonné des mesures d’interdiction de commercialisation du générique de la société Biogaran et le rappel des produits déjà commercialisés.

La modification de ce titre a eu pour conséquence de retirer cette interdiction de commercialisation et de rappel, de ce fait, il convient de raisonner comme si aucune interdiction n’ avait été prononcée et comme si aucune interruption n’était intervenue dans cette commercialisation.

Il est incontestable qu’au jour de cette ordonnance, la société Biogaran était le seul génériqueur à commercialiser la diacéréine et que cette commercialisation avait débuté deux mois avant.

La société Biogaran soutient que cette exclusivité du marché aurait nécessairement perduré pendant les 18 mois des mesures d’interdiction. Son argumentation repose essentiellement sur les déclarations téléphoniques des concurrents faites au cabinet Smart Pharma Consulting et sur l’idée qu’il n’est pas absurde qu’un génériqueur ait l’exclusivité d’un marché.

Cependant, le principe de l’indemnisation ne peut se contenter d’hypothèses et d’extrapolations approximatives, dans la mesure où elle doit être la plus proche possible du préjudice réel.

Dès lors que la société Biogaran soutient qu’elle serait restée en situation d’exclusivité pendant 18 mois, elle se doit d’en apporter la preuve, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que la situation d’exclusivité d’un génériqueur sur un marché donné n’est pas le cas le plus fréquent.

En effet, même s’il n’est pas exclu qu’un génériqueur se retrouve seul sur un marché, force est de constater à la lecture des pièces qu’il s’agit surtout dans ce cas de marchés de niche, or, en l’espèce, le rapport Deloitte relève la présence de pas moins de neuf génériqueurs sur le marché de la diacéréine en décembre 2010.

La société Biogaran prétend que la question suivante a été posée aux interviewés, sans toutefois que le tribunal soit en mesure de s’en assurer:

« à quelle date auraient -ils lancé leur générique s’il n’y avait pas eu de retrait du marché de la diacéréine Biogaran ».

Et les réponses données par les personnes interrogées ont été retranscrites en page 10 du rapport Smart Pharma en ces termes :

« D’après les entretiens externes :

• Mylan et Qualimed qui ont obtenu leur AMM en septembre 2008 auraient pu lancer leur diacéréine en avril 2009 ; Actavis, Teva Santé et Winthrop auraient quant à elles pu lancer leur diacéréine en décembre 2009 mais toutes ont préféré éviter le risque d’un contentieux et ont préféré attendre la décision d’appel prononcée en juin 2010.
• EG et Arrow, faisant face à un problème d’approvisionnement n’ont pas pu lancer leur version générique avant novembre et décembre 2010 ».

La société Biogaran en déduit que si ces concurrents ont décidé de ne pas commercialiser leurs produits c’est en raison de motifs personnels et non de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009.

Le tribunal relève que le rapport Smart Pharma produit par la société Biogaran ne fait que mentionner la retranscription de déclarations faites par des tiers, qu’elles sont succinctes et ne sont pas étayées par d’autres éléments.

En tout état de cause, si l’on s’en tient au contenu de ces déclarations, le fait que certains concurrents aient décidé d’attendre la décision d’appel avant le lancement de la commercialisation de leurs produits n’établit pas l’absence de lien entre leur décision et l’ordonnance du10 mars 2009.

Au contraire, il apparaît que certains d’entre eux avaient obtenu leur AMM bien avant et étaient prêts dès 2009 à lancer leur produit, en outre, dès la levée de l’interdiction, plusieurs génériqueurs ont commercialisé leurs produits dans les jours qui ont suivi, démontrant ainsi qu’ils étaient techniquement en état de le faire.

Il est donc clair que c’est précisément en raison de l’ordonnance de référé rendue à l’encontre de la société Biogaran que ces concurrents se sont abstenus et que si cette ordonnance n’était pas intervenue, ils auraient lancé leurs produits pendant les 18 mois durant lesquels la société Biogaran soutient qu’elle aurait nécessairement été la seule.

La société Biogaran réplique que le fait que les concurrents aient attendu le 30 juin 2010 pour entrer sur le marché et non le 1er avril 2010, au lendemain du jugement du TGI de Paris annulant la revendication 14 du brevet montre bien qu’ils n’avaient pas l’intention de lancer leur produit avant et que leur décision n’était pas liée à l’ordonnance de référé.

Le tribunal relève cependant, qu’appel avait été interjeté tant du jugement du TGI de Paris que de l’ordonnance de référé de Strasbourg, que l’appel du jugement du TGI de Paris a été examiné dans le cadre de la procédure à jour fixe et que les arrêts tant de la cour d’appel de Colmar que de la cour d’appel de Paris ont été rendus en juin 2010.

De ce fait, l’argument n’est pas pertinent, les concurrents pouvant préférer attendre deux mois supplémentaires pour obtenir une plus grande garantie quant à l’issue des procédures judiciaires.

Dès lors que la possibilité qu’au moins une partie des concurrents, cinq en l’espèce, aurait lancé ses produits pendant cette période n’est pas exclue, la société Biogaran ne peut valablement soutenir que nécessairement, elle aurait eu l’exclusivité du marché.

En conséquence, l’évaluation du préjudice de la société Biogaran doit prendre en considération la probabilité que d’autres concurrents auraient pu commercialiser leurs produits au cours de la période 2009-2010.

Sur les composants de son préjudice, la société Negma conteste que la société Biogaran ait pu subir une perte de marge sur coûts variables mais affirme qu’elle n’a fait que subir un décalage temporel dans la réalisation de cette marge.

Cependant, c’est à juste titre que la société Biogaran soutient que la marge non réalisée entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 est définitivement perdue et qu’elle ne pourra jamais la rattraper outre le fait que le flux de marge en a forcément été modifié et que le marché de la diacéréine est un marché concurrentiel en décroissance, donc qui se modifie au cours du temps et à son désavantage.

S’agissant des méthodes d’estimation utilisées par la société Smart Pharma Consulting, à la lecture des deux rapports établis par cette société à quelques mois d’intervalle, il apparaît que les différences relevées sont dues à la possibilité pour ce consultant de prendre en compte dans le 2eme rapport, les ventes réelles, ce qu’elle n’avait pu faire auparavant.

En outre, le choix des produits analogues pertinents fait par ce consultant, bien que critiqué par la société Negma apparaît comme étant probant, d’autant plus que la société Negma ne propose pas quant à elle de produits plus convaincants.

Concernant le prix de vente net d’une boîte de diacéréine retenu, la société Negma prétend qu’il serait décorrélé des réalités opérationnelles et que le taux de 17% lui paraît sous-estimé au regard des pratiques du marché, cependant, il apparaît au vu de l’article L 138-9 du code de la sécurité sociale que le taux de remise est limité à 17% et que le commissaire aux comptes a attesté les chiffres produits par la société Biogaran et leur concordance avec les données internes à Biogaran.

La société Negma conteste également le taux de marge de la société Biogaran, évalué à 56,1 %. Ce taux de marge sur coûts variables de 56,1% a été, à la lecture du rapport Deloitte, calculé sur la base des données réelles analytiques et historiques. Ce taux qui est justifié est en outre cohérent avec la marge de 70% annoncée par la société Negma dans son assignation au fond en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg.

En conséquence, le tribunal n’a pas de raison objective de ne pas retenir les chiffres communiqués par la société Biogaran.

De même, s’agissant du prix de revient retenu par la société Biogaran, celui-ci a été attesté par le Commissaire aux comptes et le cabinet Deloitte a développé dans son rapport le calcul du prix de revient d’une boîte de diacéréine 50 mg de 30 gélules de sorte que le tribunal estime au vu de ces éléments et des annexes du rapport qu’a été justement évaluée, dans une situation d’exclusivité, la perte de marge sur coûts variables engendrée par le chiffre d’affaires perdu entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 à la somme de 7 775 504 € et la perte de marge sur coûts variables engendrée postérieurement au 30 juin 2010 à la somme de 109 142 €.

Prenant en considération le fait que cette exclusivité n’est pas établie pour l’ensemble de la période et qu’au moins cinq concurrents auraient pu à un moment ou un autre lancer la commercialisation de leur produits avant le mois de juin 2010 en l’absence des mesures d’interdiction, le tribunal retient une perte de marge globale de 2 600 000 €.

S’agissant des coûts du rappel des lots de diacéréine et de retraitement des lots en stock, les sommes demandées à ce titre apparaissent justifiées par des éléments factuels (factures des fournisseurs et avoirs des clients).

Quant à l’évaluation des coûts de retraitements des lots de diacéréine en stock consistant en la prorogation de la date de péremption inscrite sur les conditionnements avec l’accord de l’AFSSAPS, elle résulte également d’éléments factuels (factures de fournisseurs).

En conséquence, les sommes réclamées à ce titre de 188.813 € et 208.754 € seront retenues.

Au total, c’est donc une somme de 2 997 567 € qui sera allouée à la société Biogaran en réparation de son préjudice.

Compte tenu du fait que le créancier poursuivant au sens de l’article 31de la loi du 9 juillet 1991 est la société Negma, seule partie à l’ordonnance de référé du Président du TGI de Strasbourg, seule la société Negma sera condamnée à payer la somme de 2.997.567 € à la société Biogaran.

La société Biogaran demande la condamnation in solidum dessociétés Medidom et Negma à lui verser la somme de 300 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.

Au vu de la décision rendue, seule la société Negma sera condamnée à verser la somme de 200 000 € à la société Biogaran à ce titre.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

La société Medidom, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, est bien fondée à solliciter la somme de 40.000 € à la société Biogaran.

L’exécution provisoire, compatible avec la décision rendue, sera ordonnée s’agissant des frais irrépétibles et de la condamnation de la société Laboratoires Negma à verser à la société Biogaran des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 €. …

***

TGI de Paris, 27 janvier 2012

Biogaran c. Laboratoire Medidom et Laboratoires Negma

Source : Kluwer Patent Blog

Sur ce blog, on trouvera la grosse ainsi qu’un commentaire – en langue anglaise – par Maître Moreira du cabinet Véron. Sa conclusion est :

« … The judgment handed down on 27 January 2012 is the clear recognition of the following principle: enforcing a preliminary injunction, before the patent claim on the basis of which the injunction had been granted is declared invalid on the merits, leads to a liability for the harmful consequences of this injunction without needing to demonstrate a fault.

The above cited principle may be expanded to any and all enforcements of a court decision, and not limited to preliminary injunctions. »

NB: Le blog prend une bonne semaine de congé. Portez-vous bien.

Coupable persévérance

La Société Générale Export Industries (ci-après « Sogexi ») a été titulaire du brevet français FR 2 621 744 déposé en 1987 et délivré en 1992, couvrant une « borne de connexion permettant le raccordement des plusieurs câbles électriques de sections différentes entrant d’un même côté de la borne et étant bloqués dans des logements individuels superposés ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Borne de connexion isolée électriquement, permettant de connecter plusieurs câbles électriques de grosses sections ou de sections différentes, comprenant une pièce métallique pourvue de trous taraudés et de vis de serrage, caractérisée par le fait que les câbles (8) entrant tous sur la même petite face de la borne (6) sont bloqués individuellement, chaque câble ayant un logement indépendant (4) avec une vis de blocage correspondante (2), ces logements de câbles étant positionnés les uns au-dessus des autres, verticalement.

La demande française a fait l’objet d’une extension en Europe, mais le brevet européen correspondant, EP 0 311 537, qui désignait la France, a fait l’objet d’une opposition par la société française Depagne et a été révoqué en 1996 par la division d’opposition de l’OEB, pour défaut de nouveauté. La Sogexi a formé un recours (T 0240/96) mais l’a ensuite retiré.

Cela n’a pas empêché la Sogexi d’agir en contrefaçon de son brevet français.

Par jugement du 30 octobre 2003, le TGI de Lyon a jugé que le brevet était valable et que la société Depagne avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, mais, le 24 février 2005, la Cour de Lyon, si elle a confirmé que le brevet était valable, a infirmé le jugement de première instance en constatant que la société Depagne n’avait pas contrefait le brevet et ne s’était pas livré à des actes de concurrence déloyale non plus.

Le 30 décembre 2003, la Sogexi a également fait assigner la société Sono Eclair, la Société Régionale de prestations Sud-Est (aux droits de laquelle vient la société Rexel), la Société Industrielle de Boulay - Accessoires de dérivation et de raccordement (la « SIB »), pour avoir respectivement offert à la vente, distribué et fabriqué sans son autorisation des produits mettant en œuvre son brevet.

NB : Comme nous l’avons rapporté dans un billet antérieur (ici), elle a également agi devant le TGI de Marseille à l’encontre de la société JCL 2000.

Par jugement du 16 juillet 2009 (!), le TGI de Lyon a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet et débouté la Sogexi de son action en contrefaçon et de l’intégralité de ses demandes.

La Sogexi a interjeté appel.

Dans son arrêt en date du 17 novembre 2011, la Cour d’appel de Lyon a d’abord rappelé que, contrairement à l’annulation d’un brevet, le rejet d’une demande en nullité n’a pas d’effet erga omnes :

***

… L’article L 613-27 CPI ne confère un effet absolu qu’aux décisions d’annulation d’un brevet d’invention.

Aucun texte ni principe n’attache une telle conséquence à celles qui rejettent une demande d’annulation.

En conséquence, les précédentes décisions écartant les contestations portant sur la validité du brevet en cause dans la présente instance, lors même qu’elles seraient rendues au regard des antériorités et moyens d’annulation à présent débattus, sont assorties d’une autorité relative de chose jugée, conformément à l’article 1351 du code civil.

Il n’est donc nullement contraire aux normes définissant la portée de l’autorité qui leur est attachée, ni au principe d’opposabilité des jugements aux tiers, de réexaminer cette validité à l’occasion d’une contestation formée par une partie qui n’était pas appelée aux débats lors de ces précédentes instances. …

***

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon a jugé le brevet valable mais a constaté que les défenderesses ne l’avaient pas contrefait. Dans ce qui suit, la Cour se penche sur la demande des défenderesses de voir leur préjudice - causé par la demande prétendument abusive - réparé :

***

… La contrefaçon n’est pas caractérisée.

Le simple fait pour la Sogexi d’avoir prétendu à la protection d’un titre de propriété industrielle, réputé valable et dont la validité avait d’ailleurs été reconnue en justice à l’occasion d’autres instances, ne constitue pas un abus.

En revanche, la société Sono Eclair, chez laquelle une saisie contrefaçon a été pratiquée, fait exactement valoir qu’elle s’en trouvait empêchée en pratique de poursuivre la revente des produits incriminés, la renonciation à cette commercialisation procédant d’un comportement prudent et adéquat de sa part.

Il en résulte qu’en maintenant la procédure, alors que l’absence de contrefaçon était patente, la Sogexi lui a fait perdre la marge qu’elle pratiquait sur ces produits et ainsi commis une faute lui occasionnant un dommage dont elle doit réparation.

Ce dommage est certain en son principe puisqu’il n’est pas contesté que la SIB a elle-même cessé de vendre les coffrets en question.

Pour autant, la société Sono Eclair précise qu’elle a commercialisé, à partir de 2004 des produits PBF sous coffret pour remplacer ceux de la SIB.

Elle ne pourrait donc prétendre qu’à l’indemnisation de la diminution de sa marge, à la supposer établie.

Or, contrairement à ce que soutiennent ses conclusions, il ne « résulte » pas de « l’analyse comptable » que sa perte de marge a été de 10 000 € par an.

Les documents présentés ne sont en effet que des analyses statistiques, dont on ne peut déduire qu’il existerait un différentiel de marge perdu, et une approche prévisionnelle de développement des ventes, qui n’évoque qu’un dommage hypothétique.

Dans ces conditions, ni cette perte de marge, ni même aucun « impact négatif » n’est établi et le principe même d’un préjudice doit être écarté.

La Sogexi succombe essentiellement ; les dépens seront à sa charge et aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS […]

Vu l’article 700 CPC, condamne la Sogexi à payer à la SIB et à la société Rexel la somme de 8 000 € chacune et à la société Sono Eclair, la somme de 5 000 € ...

***

Cour d’appel de Lyon, 17 novembre 2011

Sogexi c. Sono Eclair, Rexel et Industrielle de Boulay

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aveu de nullité

Monsieur André R. est titulaire du brevet français FR 2 695 698 et du brevet européen EP 0 750 724 concernant chacun un dispositif oléopneumatique d’amortissement réglable.

Sur la base de ces titres, il a agi en contrefaçon contre la société SRAM Europe (ci-après « SRAM »), devant le TGI de Lyon.

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal a prononcé la nullité des deux titres et débouté Monsieur R. de ses demandes.

Monsieur R. a interjeté appel.

Devant la Cour d’appel de Lyon, la défenderesse a, pour la première fois, invoqué l’antériorité US 4 807 860.

Monsieur R. va alors faire un aveu, tout en se montrant combatif jusqu’au bout.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Le litige oppose André R. et la société SRAM sur l’action en contrefaçon engagée le 6 septembre 2004 par André R. qui se fondait sur deux brevets ;

1 - un brevet européen numéro EP 0750.724 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement modulable, avec possibilité de réglage ;

2 - un brevet français numéro 92.111.21 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement variable et réglable.

En page 5 de ces conclusions du 15 février 2011, les dernières en date, André R. reconnaît ‘qu’il ne peut que concéder que tant son brevet français qu’européen sont totalement antériorisés par le brevet américain numéro 4.807.860 invoqué pour la première fois en appel par la société SRAM, société qui a toujours dénié et combattu la contrefaçon qui lui était reprochée par André R. dès sa mise en demeure en mars 2003.

Il reconnaît également, en des termes clairs et express que ces deux brevets sont nuls en toutes leurs revendications.

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité du brevet européen EP 0 750 724 pour défaut de nouveauté et réformé en ce qu’il ne prononce pas la nullité du brevet français pour toutes les revendications.

Le brevet français doit, en effet, être annulé, en toutes ses revendications, pour défaut de nouveauté.

Et aucune demande en contrefaçon ne peut être fondée à l’encontre de la société SRAM.

André R. demande réparation d’un préjudice né de la dissimulation par la société SRAM du brevet américain numéro 4.807.860 qui antériorise son brevet français aux motifs que l’inventeur de ce brevet est Stephen W. S., fondateur de la société Rock Shox qui a été acquise en 2002 par la société SRAM et que celle-ci l’a laissé « s’enfermer dans une action judiciaire inutile ».

Il expose que cette dissimulation lui a été préjudiciable parce qu’il a engagé en pure perte des frais :

1 - de procédure en contrefaçon,

2 - d’honoraires de conseil,

3 - du développement de ses brevets, en créant une société commerciale afin d’entrer en contact avec d’autres entreprises susceptibles d’acquérir ses brevets et ses applications.

Il chiffre son préjudice à la somme de 120.000 €, outre 10.000 € en vertu de l’article 700 CPC.

En revanche, la société SRAM conclut au mal fondé de cette demande de dommages intérêts en rappelant que le brevet numéro 4.807.860 déposé le 28 février 1989 faisait partie de l’état de la technique et que les revendications du brevet français appartenant au domaine public de sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait être reprochée.

Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le brevet de Stephen W. S. soit transféré à la société SRAM et que ce brevet constituait l’art antérieur qu’un homme de l’art se doit de connaître.

Elle en conclut qu’André R. s’est engagé dans la procédure en toute connaissance de cause, en observant qu’elle lui avait demandé de préciser ses revendications dès l’origine du litige et qu’elle avait indiqué dénier toute contrefaçon.

Enfin, elle ajoute qu’André R. savait, en cours d’instance initiale, que la revendication 1 de son brevet français était dépourvue d’activité inventive et qu’il connaissait les difficultés de son action en contrefaçon.

Il appartient à André R. de démontrer que l’attitude de la société SRAM a été malicieuse et déloyale dans le cours de la procédure judiciaire qu’il a, lui-même initiée, comme demandeur à la contrefaçon.

La cour observe que la preuve que la SRAM ait eu connaissance du brevet américain qu’elle oppose en appel pour compléter son argumentation en défense et en nullité de brevet dès l’origine du litige et en tout cas au moment de l’assignation en justice n’est pas, en l’espèce, rapportée par André R.

Le fait que Stephen W. S. ait été un des fondateurs de la société Rock Shox acquise par la société Sram ne saurait suffire à faire présumer une quelconque connaissance du brevet américain.

Il n’est pas établi par les productions que la société SRAM qui se défendait en plaidant la nullité des brevets pour défaut d’inventivité ou défaut de nouveauté, eu égard à l’état de la technique connue d’un homme de l’art ait eu un comportement déloyal, malicieux ou d’une légèreté blâmable, au cours de la procédure initiée par André R. qui avait l’obligation de prouver la contrefaçon qu’il opposait à cette société.

La société SRAM qui avait proposé, en première instance, quatre brevets pour contredire la demande en contrefaçon dont elle faisait l’objet, n’a donc pas commis de faute civile à l’origine des frais et honoraires qui ont été engagés par André R.

Elle ne doit aucune réparation.

Et les prétentions d’André R. sont mal fondées, y compris quant à l’organisation d’une expertise dont l’utilité n’est pas démontrée.

L’équité commande d’allouer à la société SRAM la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et en appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2012

André R. c. SRAM

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Combat de toques

La société Groupe Gyra (ci-après « Gyra ») est cessionnaire du brevet FR 2 637 467 concernant une coiffe de cuisinier.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Coiffure de configuration générale cylindrique telle qu’une toque, du type jetable et réalisée en matériau souple tel que le non-tissé, caractérisée en ce qu‘elle est constituée d’un bandeau (1) dont les extrémités sont aptes à venir en contact et en position de recouvrement pour conformer les parois latérales (2) cylindriques de la toque, et dont les bords sont pourvus de moyens de solidarisation neutralisés (7,8) et disposés sur toute la hauteur de la paroi et aptes à être mis en œuvre lors de la mise en service initiale de la toque pour obtenir un corps cylindrique régulier adapté autour de tête du porteur.

La société Prodis bénéficie d’une licence portant sur ce brevet.

Reprochant à la société MBI de commercialiser des toques dénommées « Elite » qui reproduisaient les revendications 1 et 2 de ce brevet, les sociétés Gyra et Prodis l’ont fait assigner, par assignation délivrée le 12 juillet 2002, en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 7 mai 2007 (!), le TGI de Strasbourg a dit que la société MBI s’était rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société Gyra et de concurrence déloyale au préjudice de la société Prodis, fait interdiction à la société MBI de poursuivre la commercialisation du modèle de toque « Elite », sous astreinte de 500 € par infraction constatée, condamné la société MBI à payer à la société Gyra la somme de 10 k€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice commercial subi par la société Gyra et par la société Prodis, et désigné un expert.

Par jugement du 12 janvier 2010, le TGI de Strasbourg a condamné la société MBI à payer, à titre de dommages-intérêts, 100 k€ à la société Prodis et 3500 € à la société Gyra.

La société MBI a interjeté appel.

Dans son arrêt du 20 septembre 2011, la Cour d’appel de Colmar s’est donc penchée sur la question des dommages-intérêts. L’arrêt contient notamment un passage intéressant sur la mise en œuvre de l’article L 615-7 CPI :

***

… Attendu que les parties ne contestent pas que les indemnités dues par la société MBI, qui a été reconnue coupable de contrefaçon, doivent être fixées conformément aux dispositions de l’article L 615-7 CPI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 bien que les actes de contrefaçon aient eu lieu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu que l’alinéa 1er de cet article dispose :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. »

Attendu que les premiers juges ont, au visa de ces dispositions, alloué cumulativement à la société Prodis une indemnité compensatrice du gain manqué du fait de la contrefaçon et le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

Attendu que si l’article L 615-7 se réfère aux « conséquences économiques négatives subies par la partie lésée » et aux « bénéfices réalisés par le contrefacteur », il n’autorise toutefois pas la société Prodis à obtenir cumulativement la réparation de son manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par l’appelante ; qu’en effet, il résulte du considérant 26 et de l’article 13.2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux respect des droits de propriété intellectuelle, dont la transposition en droit français a été assurée par la loi n° 2007-1544, que les auteurs de ce texte n’ont entendu ouvrir à la victime qu’une alternative ;

Attendu qu’il résulte des investigations de Monsieur L. que la société Mondia Top, aux obligations de laquelle vient désormais l’appelante, et cette dernière ont vendu 30.065 toques contrefaisantes du modèle « Elite » entre 1999 et 2003 ; que leur vente a généré un chiffre d’affaires de 51.318,75 € et un bénéfice de 29.388,61 € ;

Attendu que pour évaluer le gain manqué par la société Prodis, les premiers juges ont, en s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, retenu :

• un prix de vente unitaire moyen de la toque brevetée (toque dénommée « Prestige ») par la société Prodis de 11,35 €
• un taux de marge sur coûts variables de 58,9 %
• une probabilité de vendre la toque « Prestige » d’environ une chance sur trois (compte tenu du prix de vente particulièrement élevé) ;

Attendu que la société MBI conteste le prix unitaire retenu, la société Prodis, quant à elle, le taux de la perte de chance et le taux de marge ;

Attendu que selon les informations recueillies par l’expert judiciaire …, la société Prodis a vendu de 1999 à 2003 22.601 toques « Prestige » pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que sur ces bases, le prix moyen de vente aurait été de 250.440 / 22.601 = 11,35 € ; qu’un tel prix est 7 fois supérieur au prix moyen pratiqué par la société MBI (51.318 / 30.065 = 1,70 €) mais aussi à celui de la société Febvay ; que cette société contrôlée par la société Gyra … vendait des toques « Prestige » au prix de 11,50 F soit 1,75 € en 1998 … et au prix de 3,31 € en 2010 … ; qu’un prix unitaire de 11,35 € aurait été prohibitif ; que si l’objection de la société MBI n’avait pas été pertinente, la société Prodis n’aurait pas manqué de verser aux débats ses tarifs ;

Attendu qu’il convient de retenir que la société Prodis a en réalité commercialisé 22.601 lots de 10 toques « Prestige » et non 22.601 toques pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que la commercialisation de 30.065 toques ‘Prestige’ aurait pu lui procurer un chiffre d’affaires de 33.315 € ;

Attendu qu’il ne résulte pas du dossier que la toque brevetée était une avancée technologique majeure de nature à drainer toute la clientèle des toques jetables ; qu’au contraire, l’examen des tarifs versés aux débats montre que des gammes étendues de coiffes jetables étaient proposées aux professionnels de la restauration ; que d’après les données du paragraphe 4-1 du rapport d’expertise, les ventes de toques « Prestige » n’ont d’ailleurs représenté au mieux que 59 % (en 2000) du chiffre d’affaires « toques tous modèles » de la société Prodis ; que dans ces conditions, il n’existe aucun motif de considérer que la société Prodis aurait réalisé, en l’absence de contrefaçon, le chiffre allégué de 95 % des ventes de toques contrefaisantes ; qu’il peut être tenu pour vraisemblable que la société Prodis aurait réussi à commercialiser les 2/3 de la masse contrefaisante pour un chiffre d’affaires de 33.315 x 2/3 = 22.210 € ;

Attendu qu’il est raisonnable de considérer que la société Prodis aurait réussi à vendre à la clientèle intéressée par les toques brevetées, en sus de ces toques, d’autres articles de sa gamme ; que le coefficient de 25 % proposé par les intimées dans leurs conclusions n’est pas excessif au regard de la composition du chiffre d’affaires de la licenciée ;

Attendu que dans ces conditions, la perte de chiffre d’affaires occasionnée par la contrefaçon peut être évaluée à 22.210 + (22.210 x 25 %) = 27.762 € ;

Attendu qu’après avoir estimé la marge brute moyenne de la société Prodis à 73,9 % de son chiffre d’affaires, Monsieur L. a imputé sur ce chiffre la redevance de brevet réglée à la société Gyra (5 %) et des charges variables de vente estimées à 10 % ; que la société Prodis juge que « la déduction de 10 % au titre des charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques – frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux – n’est sérieuse ni dans son principe ni dans son montant » ; qu’il résulte de son rapport que Monsieur L. a procédé à cette évaluation forfaitaire parce qu’il ne connaissait pas « les autres charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques (frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux) » ; que la société Prodis se contente de critiquer l’estimation de l’expert judiciaire mais ne fournit aucune information précise sur le taux de ces « charges spécifiquement variables » : qu’en conséquence, le taux de marge sur coûts variables retenu par Monsieur L. (58,9 %) sera entériné par la cour ;

Attendu, dans ces conditions, que le gain manqué s’établit à 27.762 € x 58,9 % = 16.352 € ;

Attendu que la société Prodis met en compte un montant de 20 k€ au titre de « la perte de chance après 2004 » ou encore de la « perte de chance d’avoir fidélisé la clientèle intéressée par « Elite » et de la conserver » ;

Attendu, ainsi que l’ont noté les premiers juges, que la société Prodis ne démontre pas que sa clientèle avait été démarchée par la société MBI puis conquise grâce à l’attrait de la toque contrefaisante, ni même qu’elle avait vainement démarché la clientèle de la société MBI ; que la perte de chance invoquée n’est pas établie ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Prodis de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral dès lors qu’elle n’était pas titulaire du brevet ;

Attendu qu’eu égard aux évaluations précédemment faites du préjudice subi par l’exploitant du brevet et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, l’indemnité allouée à la société Prodis sera fixée à l’aune des bénéfices réalisés par la société MBI, soit 29.388,61 €, ainsi que le permet le régime d’indemnisation institué par l’article L 615-7 CPI dans sa rédaction actuelle ;

Attendu qu’il est constant que la société Gyra percevait une redevance égale à 5 % du chiffre d’affaires issu de la vente des toques ‘Prestige’ ; que les ventes manquées par la société Prodis auraient généré une redevance de 22.210 € x 5 % = 1.111 € ;

Attendu qu’eu égard au caractère excessif des prétentions des intimées, les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre celles-ci et l’appelante ; qu’il est équitable d’allouer à chaque société intimée une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC dès lors que celles-ci ont été les victimes de la contrefaçon ; …

***

C’est intéressant de voir que la Cour évalue à la fois les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le gain manqué par les titulaires et retient la somme la plus importante des deux.

Cour d’appel de Colmar, 20 septembre 2011

MBI c. Gyra et Prodis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Contrefaçon et autres méfaits

Monsieur Rupert M., professeur de biologie à l’Université Libre de Berlin, est l’un des inventeurs et co-propriétaire à 50% avec l’Institut Pasteur du brevet européen EP 1 135 460 concernant un procédé et dispositif pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé pour la sélection de la prolifération accélérée de cellules vivantes en suspension, comprenant:

a) au moins une première et au moins une deuxième cuve de culture (4, 6) destinées à recevoir une culture (38),

b) une source de gaz (12),

c) une source de milieu (18),

d) une source (20) d’un agent de stérilisation (21),

e) un système de tuyaux destiné à relier la source de gaz (12) aux cuves de culture (4, 6) et disposant de moyens pour relier, au choix, les deux cuves de culture (4 ou 6) à la source de milieu (18) ou à la source (20) de l’agent de stérilisation (21), où le système de tuyaux présente à chaque fois une section commune (8,10) pour l’arrivée de gaz, de milieu et/ou d’agent stérilisant dans les cuves de culture individuelles (4,6) et

f) des moyens pour relier les deux cuves de culture (4,6) entre elles via deux tuyaux de liaison (30,32) qui présentent une section de tuyauterie commune.

Monsieur M. et le co-inventeur, Monsieur Philippe M., ont constitué la société Evologic GmbH pour exploiter leur invention ; le 14 décembre 2000, cette société a conclu une licence exclusive avec l’Institut Pasteur et a concédé, le 14 juin 2001, une sous-licence à la société Eco-Solution dans le domaine du traitement des déchets industriels spéciaux.

Le 3 juillet 2003, l’Institut Pasteur a résilié la licence consentie à la société Evologic ; il a ensuite concédé une licence exclusive à la société Eco-Solution, le 18 août 2003.

Faisant valoir que cette licence avait été concédée sans son accord, Monsieur Rupert M. a assigné l’Institut Pasteur devant le TGI Paris aux fins de voir déclarer dépourvue d’effet cette licence exclusive, en voir suspendre l’exécution et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 26 septembre 2007 (publié au PIBD 869 III-131), le TGI de Paris a dit, entre autres, que le contrat de licence exclusive entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution avait été conclu en violation des droits de copropriétaire de M. Rupert M., qu’il était inopposable à Monsieur M. et que l’exploitation du brevet par la société Eco-Solution en violation des droits de M. Rupert M depuis le 18 août 2003 constitue une contrefaçon don elle devait une réparation financière à monsieur Rupert M. Par ailleurs, le tribunal a condamné l’Institut Pasteur à payer à M. Rupert M. la somme de 150 k€ en réparation du préjudice que lui a causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique.

On se souvient des termes particulièrement durs avec lesquels le tribunal avait stigmatisé la « parfaite mauvaise foi » de l’Institut et son comportement à l’égard de Monsieur M. :

« … l’Institut Pasteur, en forgeant de toute pièce à son encontre des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale, lui a causé un préjudice d’une extraordinaire gravité ;… »

L’Institut Pasteur a interjeté appel. Par arrêt du 9 septembre 2009 (publié au PIBD 906 III-1459), la Cour de Paris a confirmé le jugement, sauf sur le montant des sommes que la société Eco-Solution et l’Institut Pasteur sont condamnées à payer : la Cour alloue à M. Rupert M. une provision de 50 k€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon. En ce qui concerne lé préjudice moral de Monsieur M., la Cour s’est montrée un peu moins virulente que le tribunal :

« Considérant, s’agissant de l’atteinte à son image et à sa réputation, que Monsieur M. ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice qui en est résulté ; qu’il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir ; qu’il n’est pas démontré que l’attitude de l’Institut Pasteur serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement le rôle de M. M dans l’invention ;

Considérant que le préjudice de Monsieur M. doit s’apprécier, non pas au regard de la gravité de la faute qui en est la cause, mais de la consistance réelle du dommage subi qui consiste, pour l’essentiel, en une atteinte à l’honneur d’autant plus douloureusement ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé que l’Institut Pasteur ;

Considérant néanmoins que le tribunal a surévalué l’indemnité allouée à M. M ; que celle-ci sera réduite, par voie de réformation du jugement, à 50 k€ ; … »

Comme on pouvait s’y attendre, l’Institut Pasteur et d’autres parties à l’affaire se sont pourvus en cassation. Par arrêt du 15 mars 2011, la Cour régulatrice vient de rejeter ces pourvois. Nous avons retenu deux des quatre moyens du pourvoi principal.

Le deuxième moyen est dirigée contre la qualification des actes comme actes de contrefaçon :

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Attendu que l’Institut et la société Eco-Solution font grief à l’arrêt d’avoir dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon du brevet GM3 engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur M., que l’Institut avait concédé à la société Eco-Solution une licence exclusive d’exploitation du brevet GM3 en violation des droits de copropriété de Monsieur M. et d’avoir dit que l’Institut avait l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité d’exploiter cette licence, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exploitation industrielle ou commerciale d’un brevet par un tiers bénéficiant d’une autorisation donnée par l’un des copropriétaires dudit brevet n’est pas de nature à constituer une contrefaçon ; qu’en retenant néanmoins que l’exploitation du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d’une licence concédée par l’Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au détriment de Monsieur M., autre copropriétaire du même titre, la cour d’appel a violé les articles L 613-29 et L 615-1 CPI ;

2°/ que l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposable à l’ensemble des copropriétaires ; qu’en retenant néanmoins que l’absence d’accord donné par Monsieur M. à la concession par l’Institut Pasteur d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce contrat inopposable au premier, la cour d’appel a violé l’article L 613-29 CPI ;

3°/ qu’en l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive, seule la clause d’exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l’égard de ceux des copropriétaires qui ont donné leur consentement (sic), les effets d’une licence non exclusive ; qu’en retenant néanmoins qu’en l’absence d’accord donné par Monsieur M., copropriétaire pour moitié d’un brevet d’invention appartenant pour le reste à l’Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble, inopposable à Monsieur M., la cour d’appel a violé l’article L 613-29 CPI ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel qui a relevé que la société Eco-Solution exploitait le brevet GM3 en vertu d’une licence exclusive qui lui avait été concédée sans l’accord de Monsieur M., en a exactement déduit qu’une telle exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l’égard de ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que l’Institut a concédé à la société Eco-Solution une licence d’exploitation exclusive du brevet GM3 sans l’accord de Monsieur M. et sans autorisation de justice ; qu’il relève que l’Institut n’a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l’article L 613-29 CPI pour la concession par un copropriétaire seul d’une licence non exclusive ; qu’en l’état de ces constatations dont il résulte que l’Institut n’a pas respecté les conditions fixées par la loi pour qu’un seul copropriétaire d’un brevet puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive et, faute de stipulations contractuelles contraires, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à Monsieur M., copropriétaire du brevet ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

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Le quatrième moyen, quant à lui, critique l’arrêt par rapport à la réparation du préjudice moral de Monsieur M.

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Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à Monsieur M. la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l’atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité de l’Institut Pasteur du chef d’une prétendue atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’image de scientifique de Monsieur M., que l’Institut Pasteur aurait commis une faute consistant en « des accusations totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la loi pénale » sans vérifier si les conditions particulières de mise en œuvre de l’action spéciale en réparation des préjudices résultant d’actes de diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881, avaient été respectées, cependant que ce texte d’ordre public est d’application exclusive dès lors qu’est retenue l’existence de propos injurieux ou portant atteinte à l’honneur ou à la considération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

NB : La citation vient du jugement de première instance, et non pas de l’arrêt de la Cour de Paris.

2°/ qu’en condamnant l’Institut Pasteur à verser à Monsieur M. la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du dommage qu’il aurait subi du fait d’une prétendue atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, après avoir constaté cependant qu’il n’existait aucune preuve de l’existence d’un tel préjudice, la cour d’appel n’a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations et, en conséquence, violé l’article 1382 du code civil ;

3°/ que dès lors qu’elle avait relevé que Monsieur M. ne produisait aucun élément de nature à lui permettre d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice que celui-ci avait subi ni aucune pièce démontrant que sa carrière universitaire ou sa réputation de scientifique aurait eu à en souffrir, la cour d’appel a alloué une indemnité de principe, au lieu de procéder à l’évaluation effective du dommage qu’elle entendait réparer, et ainsi violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que Monsieur M. ne démontrait pas que l’attitude de l’Institut serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement son rôle dans l’invention, retient que l’atteinte à son honneur a été d’autant plus douloureusement ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé que l’Institut qui a cherché de manière délibérée à faire naître un doute sur les qualités d’inventeur de Monsieur M. et de celle de copropriétaire du brevet GM3 ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la vérification inopérante, visée par la première branche a constaté l’existence d’un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011

Institut Pasteur et al c. Rupert M. et al

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