Limitations d’un vélocipède

Comme nous l’avons vu dans un arrêt commenté en février (ici), Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :

Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.

La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est citée dans l’arrêt (voir ci-dessous).

L’arrêt de la Cour de Lyon en date du 13 juillet 2011 est assez riche. Dans le billet du jour, nos reproduisons les paragraphes concernant la limitation du brevet et sa validité. La contrefaçon et la concurrence déloyale seront traitées dans un deuxième billet.

***

Sur la limitation du brevet L. et ses incidences

Comme mentionné dans la note d’observations jointe à la requête en limitation, la revendication 1 du brevet L. enregistré le 31 mars 2000 a été modifiée, l’objet de la revendication 4 du brevet délivré ayant été introduite dans la partie caractérisante de la revendication 1 avec substitution du terme « de manière à ce que » par le terme « et que », l’ancienne partie caractérisante de la revendication 1 formant désormais le préambule de la revendication 1. Les termes « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » ont été introduits dans la nouvelle revendication 1, et la revendication 4 a été supprimée modifiant ainsi la numérotation des revendications de 1 à 5 seulement.

Par suite de l’effet rétroactif de cette limitation résultant de l’alinéa 6 de l’article L 613- 25, c’est le brevet limité qui constitue l’objet de l’action en nullité engagée et de la demande de protection. Cette limitation n’a toutefois aucune incidence sur l’opposabilité aux sociétés Promiles et Décathlon de la saisie contrefaçon opérée les 7 et 12 juin 2006 puisque, dans le cadre des dispositions de l’article L 615-5 du CPI qui permettent au titulaire d’un brevet d’obtenir « une description détaillée » des produits argués de contrefaçon, le texte même des revendications du brevet ne peut influer sur les constatations et descriptions de l’huissier instrumentaire.

NB : C’est rassurant pour les brevetés de voir qu’une limitation en cours de procédure n’a pas pour effet d’invalider les saisies-contrefaçon effectuées sur la base du brevet non limité.

Concernant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 décembre 2003, dont le tribunal a prononcé la nullité dans ses motifs sans le mentionner dans son dispositif, la société Lapierre et Monsieur L. n’en font plus état dans leurs écritures d’appel et dans leurs pièces, à l’appui de leur action en contrefaçon, de sorte que même s’ils concluent à l’infirmation intégrale du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité ou l’opposabilité de cet élément de preuve qui n’est plus invoqué.

Par ailleurs, l’acceptation de la limitation du brevet par l’INPI ne constitue pas un obstacle, eu égard aux dispositions de l’article L 613-25 du CPI, à l’accueil partiel ou total d’une demande de nullité du brevet ainsi modifié, s’il est établi par le demandeur à la nullité que cette limitation a pour effet d’accroître l’étendue de la protection conférée par le brevet.

Ainsi les sociétés Décathlon et Promiles font-elles valoir que la nouvelle rédaction « de clarification » du brevet L. non seulement démontre que celui-ci est non conforme à l’article L 612-6 du CPI qui exige des revendications claires et concises et fondées sur la description mais entache surtout ce brevet de nullité en application de l’article L 613-25 susvisé en ce qu’elle constitue en fait un accroissement de la protection.

Or, par l’effet rétroactif de la procédure de limitation, le grief de défaut de clarté du brevet initialement enregistré est inopérant et il n’est pas établi que dans la nouvelle rédaction du brevet, l’homme du métier, c’est-à-dire en l’espèce, un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes, ne puisse mettre en œuvre les caractéristiques qu’il contient pour atteindre un moment de rappel s’opposant à l’enfoncement de la suspension, peu important que dans une variante 5 représentée par la figure 5, couverte par la revendication 1, cet effet ne puisse être crée dans le cadre d’une catégorie de pédalier à boîtier non suspendu, tout en évitant, par rétroaction mécanique, tout mouvement de pompage.

Par ailleurs, le remplacement de la locution « de manière à » par la locution conjonctive « et que » dans la revendication 1 du brevet issu de la procédure de limitation, n’est pas une extension de la protection dans la mesure où le déplacement du centre instantané de rotation qui, par une formulation maladroite, était présenté comme une conséquence de l’orientation des biellettes, est rétabli, dans le dernier état du brevet, comme une caractéristique propre, qui, par adjonction avec la première revendication caractérisante, constitue nécessairement une limitation du brevet.

Enfin, l’ajout du membre de phrase « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » à la fin de la revendication 1 ne constitue pas non plus une extension de la portée de la protection même si elle ne figurait en tant que telle dans aucune des revendications du brevet initial, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une caractéristique technique mais du résultat de caractéristiques techniques, mentionné d’ailleurs à diverses reprises dans la description du brevet.

Cette demande nouvelle de nullité du brevet L. limité, pour insuffisance de précision ou extension de sa portée, doit être rejetée.

Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet L. pour défaut d’activité inventive

Après la modification du brevet à laquelle il a été procédé en janvier 2010, la revendication 1 du brevet L. porte désormais sur une

« suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension. »

Les sociétés intimées fondent désormais leur moyen de nullité au visa de l’article L 611-14 du CPI selon lequel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, et notamment du brevet Kutzke publié le 11 avril 1996, et cité d’ailleurs dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI, qui a pour objet une suspension de roue arrière de deux-roues, vélo ou moto.

Elles considèrent que toutes les caractéristiques de la nouvelles revendication 1 du brevet L. sont comprises dans l’enseignement du document Kutzke et que

« le choix de l’orientation de la seconde biellette avec le pivot situé sur le bras oscillant en avant du pivot situé sur le cadre, est une simple mesure d’exécution, à la portée de l’homme du métier, à partir de l’état de la technique constitué par le document Kutzke, sans que celui-ci ait à faire preuve d’activité inventive, et ce d’autant plus que cette orientation particulière lui est déjà explicitement enseignée sur ce document pour chacune des deux biellettes de la suspension arrière »,

les différentes orientations possibles des biellettes ayant d’ores et déjà été envisagées dans les figures 4 à 6 de ce document.

Or, les variantes d’exécution des figures 4 à 6 du brevet Kutzke concernent des motos qui, par définition, ne comportent pas de système de pédalage de sorte que leur objet n’est pas de résoudre le phénomène de pompage résultant du pédalage, mais d’assurer une suspension arrière de moto, ou également de vélo, suffisamment rigide pour assurer une bonne stabilité directionnelle et de route.

De surcroît les figures 1 à 6 du brevet Kutzke, ne comportent pas, comme l’avaient noté les premiers juges statuant sur le moyen d’absence de nouveauté, les mêmes éléments techniques mais surtout, n’apportent pas d’attention particulière au positionnement des biellettes sur le cadre et au positionnement du centre instantané de rotation du bras oscillant. Même reconstitué géométriquement à partir des figures 1 à 6 du brevet Kutzke, la caractéristique technique du brevet L. selon laquelle le centre instantané de rotation se déplace vers le haut lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut, ce qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension en créant un moment de rappel, n’est pas explicitement enseignée dans le brevet Kutzke et même contraire dans les figures 4 à 6 de ce brevet (où le centre instantané de rotation se déplace vers le bas ou horizontalement lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut).

Ainsi l’homme du métier, c’est-à-dire, là encore un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes qui recherche un moyen d’éviter l’effet de pompage par enfoncement de la suspension induit par le pédalage, ne pourra, sans faire œuvre inventive, résoudre ce problème technique à la manière du brevet L., à partir de l’état du brevet Kutzke, qui résout précisément un problème contraire, et de ses connaissances techniques normales.

Comme en première instance, où n’était soulevé que le défaut de nouveauté de la revendication 1 et le défaut d’inventivité de la revendication 4, telles qu’anciennement rédigées, le moyen tiré du défaut d’inventivité de la revendication 1 du brevet L. réduit doit être rejeté.

Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’application industrielle, insuffisance de description et défaut d’activité inventive

La nouvelle revendication 2 est ainsi libellée:

« Suspension arrière de vélocipède selon la revendication 1 caractérisée en ce que le centre instantané de rotation (i) du bras oscillant (3) est aligné avec l’axe du brin tendu de chaîne quand celle-ci est sur l’un des plateaux du pédalier, lorsque le vélocipède est en position d’équilibre statique, c’est à dire immobile, chevauché par un cycliste de poids moyen ».

Au regard de l’article L 611-10 du CPI, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat. En effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté.

D’autre part, le grief de description insuffisante notamment en raison de l’indétermination du poids du cycliste est inopérant pour l’homme du métier qui connaît cette notion de « cycliste de poids moyen » et ses conséquences en termes de réglage. De la même façon, la direction du brin tendu de la chaîne, selon la combinaison « pignon-plateau » choisie est connue de l’homme du métier et ne peut constituer un obstacle à la mise en œuvre du brevet L.

Le jugement qui a annulé la revendication 5 devenue revendication 2 du brevet L. réduit, doit être infirmé.

Sur la demande de nullité de la revendication 5

Cette revendication, anciennement 6 du brevet L, avant réduction, est ainsi libellée

« Vélocipède, notamment de type tous terrains, caractérisé en ce qu’il comporte une suspension arrière de type spécifié sous l’une quelconque des revendications 1 à 4 ».

Il n’est pas contesté qu’il résulte de la nouvelle rédaction du brevet que cette revendication est nécessairement une revendication dépendante de l’une quelconque des autres revendications. Elle ne peut donc être annulée sur les mêmes moyens de défaut d’inventivité ou de nouveauté qui ont été invoqués, sans succès, pour les seules revendications 1 et 2. …

NB : Personnellement, vu qu’on change d’objet, nous aurions pensé qu’il s’agit d’une revendication indépendante, mais il se peut que la Cour ait raison. L’article R 612-18, 2e alinéa, CPI précise à ce sujet :

Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

S’il s’agit là d’une définition de ce qu’il faut entendre par « revendication dépendante », on peut se demander si un vélocipède peut être considéré comme un mode particulier de réalisation d’une suspension. On aurait donc tendance à penser que la revendication de vélocipède n’est pas une revendication dépendante.

Mais ce n’est pas tout. Les « Directives examen demande de brevet » de l’INPI (disponibles ici), dans leur Titre I - Section C - Chapitre IV 1.2b, citent un « Arrêté relatif aux modalités de dépôt » qui stipule :

“Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication est appelée revendication dépendante”.

Cette définition se trouve également dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB C-III 3.4 (cf. aussi la règle 43(4) de la CBE).

Si l’on adopte cette définition, on doit admettre que la revendication de vélocipède est dépendante de la revendication de suspension. Mais est-ce vraiment satifaisant ? En appliquant à la lettre cette définition, on doit aussi conclure qu’une revendication de procédé peut, dans certains cas, être dépendante d’une revendication de produit ...

Heureusement, ces distinctions sémantiques ont finalement une importance pratique très réduite.

***

Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011

Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Du caramel à la pelle

La société suisse Nestlé est titulaire du brevet européen EP 0 795 273 désignant la France. Ce brevet concerne le traitement des fèves de cacao.

La revendications 3 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :

3. Utilisation d’éclats de fèves de cacao pour la fabrication d’un produit alimentaire, caractérisé en ce que les éclats de fèves sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucré caramélisés (sic) et en ce que l’on incorpore au moins 1% d’éclats de fèves de cacao caramélisés au produit alimentaire au cours de sa fabrication.

4. Utilisation selon la revendication 3, caractérisé en ce que le produit alimentaire est une tablette de chocolat.

La société Nestlé a fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Cadbury France (ci-après « Cadbury ») et de la société Comptoir Européen de la Confiserie dont l’actionnaire unique est la société Cadbury. Elle y a notamment saisi des échantillons des tablettes de chocolat « 1848 Noir café – Eclats de Cacao », « 1848 Noir Noisettes à la truffe et aux éclats de cacao » et « Bournville Deeply Dark ».

Par acte du 15 juillet 2008, elle a fait assigner ces deux sociétés en contrefaçon des revendications 3 et 4 de son brevet.

Les défenderesses ont répondu par une action reconventionnelle en nullité du brevet. Elles ont notamment soulevé l’extension de la revendication 3 au-delà du contenu de la demande de brevet, l’insuffisance de description et un défaut d’activité inventive.

Dans le billet du jour, nous allons considérer le premier motif ; les autres motifs seront traités dans le billet suivant.

Dans le traitement de l’extension indue, le tribunal s’intéresse, de manière plutôt inhabituelle, aux détails de la procédure devant l’OEB et cite même une décision de la Grande Chambre de recours de Munich.

***

… Aux termes de l’article L 614-12 CPI,

« La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. »

L’article 138(1)(c) de la CBE dispose :

« (1) Sous réserve des dispositions de l’article 138, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que :... c) si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; »

L’article 123(2) de la CBE précise :

« (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. »

Par « contenu de la demande telle que déposée », on entend l’ensemble de la description, des revendications et, le cas échéant, des dessins, de la demande telle que déposée comme l’a précisé la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 11/91.

La demande d’origine comportait un total de 10 revendications, dont 6 de procédé de fabrication (1 à 6), 2 de produit (7 et 8) et 2 d’utilisation (9 et 10). En particulier, la revendication 8 était rédigée comme suit :

« Éclats de fèves de cacao caramélisés, caractérisés par le fait qu’ils sont enrobés de 10-80% de sucre ».

Les sociétés défenderesses soutiennent que les modifications effectuées par Nestlé sur la revendication 8 de la demande d’origine, au cours de la procédure d’examen devant l’OEB et en raison de la demande formulée par l’examinateur, et ayant abouti à la revendication 3 du Brevet délivré, ont opéré une extension indue de la demande.

La revendication n°8, notamment, a dans un premier temps été modifiée à la seule initiative de la société Nestlé elle-même et en l’absence de notification en déplaçant le terme « caramélisé », de la façon suivante :

« Éclats de fèves de cacao caramélisés, caractérisés par le fait qu’ils sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés ».

Celle-ci a également spontanément renoncé à sa revendication 7 car il s’agissait d’une revendication de produit obtenu directement par son procédé d’obtention qui en l’état ne pouvait être protégé puisque pour qu’une revendication sur un produit exclusivement défini par son procédé d’obtention puisse être retenue il faut que le produit en cause soit nouveau et inventif.

Puis, l’examinateur de l’OEB a procédé à une première notification le 31 mai 2000 au motif que l’objet des revendications 1 (procédé), 7 (éclats de fève de cacao) et 8 (utilisation) ne remplit pas les conditions d’activité inventive à la lumière du document D1 (FR -A-1 364 889) et du document D2 (JP du 23 mai 1989). Il a indiqué que le document D1 divulgue un procédé d’amélioration des confiseries dans lequel on ajoute, en agitant ou en malaxant des graines de cacao broyées et/ou éclatées aux pâtes sucrées brutes, obtenant un mélange, réalisant ainsi une amélioration du goût naturel de cacao et de chocolat ; on travaille à des températures de 15 à 70°C, étant un traitement à chaud.

Il a ajouté

« le procédé divulgué dans la revendication 1 ne diffère du document D1 en ce qu’on obtient des éclats de fève de cacao caramélisés. Les étapes de températion et traitement thermique, étant vagues, ne distinguent pas l’objet de la revendication 1 du document 1. »

Le document D2 décrit un procédé pour améliorer le goût de cacao des fèves de cacao en soumettant un mélange de fèves de cacao dont le périderme a été enlevé et de sucres à une décoction à 130-170°C pendant 15-45 minutes.

D’après l’examinateur l’homme de métier aurait combiné D1 et D2 car ils sont liés au même problème technique (notamment d’améliorer le goût de cacao ou de chocolat des (éclats de) fèves de cacao et augmenté la température de traitement à chaud dans le procédé décrit dans le document D1 contenant ainsi des éclats de fèves de cacao caramélisés.

Il aurait été évident pour l’homme de métier de traiter les éclats de fève de cacao comme les fèves de cacao.

Il a enfin dit que la demande ne remplissait pas les conditions de clarté car les caractéristiques « on traite à chaud ce mélange », « on tempère », et « on les traite thermiquement » dans la revendication 1 sont vagues.

Le 17 juillet 2000, la société Nestlé a limité le nombre de revendications à 5, parmi lesquelles figure la revendication 3 du brevet délivré qui incorpore l’objet des anciennes revendications 7, 8 et 9.

Dans sa notification du 10 août 2000, l’examinateur a indiqué qu’il ne retient plus le défaut d’activité inventive au vu des modifications intervenues car on obtient des éclats de fève de cacao caramélisés, la composition spécifique du mélange et les conditions spécifiques du traitement à chaud, de l’étape de températion et du traitement thermique ayant été précisées.

Il a noté notamment que la température de traitement du mélange de fèves de cacao et de saccharides est plus élevée dans le document DE que dans le procédé indiqué dans la revendication 1 du brevet EP 0 795 273 et enfin que « l’utilisation des fèves de cacao spécifiques nouvelles indiquée dans la présente revendication 3 implique aussi une activité inventive ».

La société Cadbury France et la société Comptoir Européen de la Confiserie font valoir que la revendication 3 comprendrait deux caractéristiques que l’on ne retrouve pas dans la description de la demande telle que déposée ; que la demande de brevet décrirait deux types d’éclats de fèves : des éclats de fèves enrobées par une première couche caramélisée, et des éclats de fèves caramélisés qui seraient enrobés par une seconde couche comportant 10 à 80% de sucre ; que l’existence des deux types éclats de fève de cacao serait établie par la phrase suivante page 3, 1er paragraphe de la demande telle que déposée.

« La présente invention concerne également des éclats de fèves de cacao caramélisés qui sont enrobés de 10-80% de sucre ».

La société Nestlé conteste l’existence d’une double condition de caramélisation des éclats de fève. Il convient de constater que la demande de brevet telle que déposée décrit à la page 3, 1er paragraphe que :

« La présente invention concerne également des éclats de fèves de cacao caramélisés qui sont enrobés de 10-80% de sucre. Ces éclats de fèves de cacao caramélisés sont susceptibles d’être obtenus par la mise en œuvre du présent procédé. »

La demande d’origine indiquait que la caramélisation du sucre intervenait, en tout état de cause, à la surface des éclats de fèves de cacao pour en constituer l’enrobage : 

« On peut traiter à chaud le mélange à 90-120°C pendant 15-35min, de manière à obtenir des éclats de fèves de cacao caramélisés, par exemple. Au cours de cette étape, une partie de l’eau et/ou du lait est éliminée et le sucre, tout en caramélisant, adhère aux éclats de fèves de cacao ».

« Puis l’on peut traiter thermiquement à 110-150°C pendant 1-10 min les éclats de fèves de cacao caramélisés, de manière à finaliser la caramélisation du sucre à la surface des éclats de fèves de cacao, par exemple ».

« On traite à chaud ce mélange à 110°C pendant 25 min , tout en brassant, de manière à obtenir une caramélisation relativement homogène du sucre à la surface des éclats de fèves de cacao. On effectue le brassage à 20 t/min. »

Ainsi, il est établi que le sucre contenu dans le mélange visé dans la revendication 1 de procédé sert à enrober les éclats de fève de cacao en les caramélisant puis que ce mélange est porté à chaud pour obtenir des éclats de fève de cacao caramélisés qui sont ensuite traités thermiquement pour finaliser la caramélisation du sucre sur les éclats de fève de cacao et enfin dans une troisième étape les éclats de fève de cacao sont de nouveau traités à chaud pour rendre la caramélisation homogène.

La revendication 3 ne traite pas de deux sortes d’éclats de fève de cacao mais bien d’une seule catégorie d’éclats de fève de cacao obtenus par le procédé décrit à la revendication l et le terme également mentionné page 3, 1er paragraphe de la demande telle que déposée, fait référence non pas à deux sortes d’éclats de fève de cacao mais indique que le même brevet divulgue un procédé et les éclats de fève de cacao en résultant en vue de leur utilisation.

Nul ne peut se méprendre sérieusement sur le sens du terme également placé à cet endroit de la phrase.

Ainsi, il n’est à aucun moment divulgué tant dans la demande de brevet que dans le brevet délivré une première puis une seconde caramélisation mais bien un procédé unique qui comprend plusieurs étapes dans la caramélisation d’éclats de fève de cacao de façon à obtenir d’abord l’enrobage des éclats de fève de cacao par un sucre caramélisé, qui est ensuite cristallisé (2eme étape) et enfin la caramélisation est perfectionnée par le traitement thermique qui permet une meilleure adhésion du caramel à la surface des éclats de fève de cacao.

Enfin pour ce qui est de la revendication 3 qui divulgue que

« les éclats de fèves de cacao sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés »,

les sociétés défenderesses prétendent qu’il existe une différence entre la caramélisation des éclats de fève de cacao et le fait qu’ils sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés.

Il apparaît clairement que le « s » de « caramélisés » est manifestement une faute d’orthographe car cet adjectif ne peut se rapporté qu’au nom sucre.

Ainsi on ne peut comprendre ce morceau de phrase que comme spécifiant que les éclats de fève de cacao sont caramélisés grâce à un enrobage constitué de 10 à 80% de sucre caramélisé car ces éclats de fève de cacao sont obtenus grâce au procédé.

La société Nestlé prétend que le « sucre caramélisé » ne désignerait pas du caramel mais du sucre ayant été chauffé et ayant subi un début de caramélisation sans que cette dernière ne soit nécessairement menée à son terme ; que ce sucre caramélisé résulte du traitement thermique d’un sucre, de telle sorte qu’au moins du 5-HMF soit formé.

Le débat sur le marqueur de caramélisation qui n’entre pas dans les connaissances de l’homme du métier mais dans celles d’un chimiste, est sans pertinence car il n’est pas contestable ni contesté que le sucre caramélisé est un composé chimiquement différent du sucre de départ, que

« la caramélisation nécessite des températures élevées, fonction de la nature du sucre, et la ménagère sait que, globalement, elle débute avec la fusion du sucre, soit 160°C, pour le saccharose »,

comme le précisent les pièces versées au débat par les parties.

La société Nestlé ne donne aucune définition du terme sucre caramélisé telle qu’elle pourrait ressortir d’un manuel de cuisine ou de pâtisserie.

De plus, il apparaît que la température de 150°C retenue comme température maximale de fabrication de l’enrobage est tellement proche de celle de la fin de transformation du sucre en caramel et les termes mêmes de la description qui indiquent que les éclats de fève de cacao sont caramélisés comme cela a été rappelé plus haut, démontrent qu’il n’existe de fait aucune différence compréhensible pour l’homme du métier entre le caramel et le sucre caramélisé de sorte que cette distinction est sans objet.

Les éclats de fève de cacao sont bien caramélisés et il n’y pas lieu de faire de distinction entre les deux termes utilisés ; il n’existe bien qu’une sorte d’éclats de fève de cacao.

En conséquence, le sucre caramélisé tel qu’il est divulgué dans la revendication 3 est bien supporté par la description contenue dans la demande de brevet telle que déposée et aucune extension au-delà de la demande n’est établie par les sociétés défenderesses.

Ce moyen de nullité pour extension du brevet au-delà de la demande sera rejeté. …

***

Ce verdict nous semble juste, car l’attaque basée sur une extension indue apparaît par trop artificielle.

TGI de Paris, 8 mars 2011

Nestlé c. Cadbury France et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Insuffisances

Nous avons vu, dans un billet précédent, que le TGI de Paris, suite à une action en nullité de la société Actavis, a annulé les revendications du brevet européen EP 0 724 444 de la société Merck, qui concerne le traitement de l’alopécie (c’est-à-dire de la perte des cheveux) androgène par des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et dont la revendication 1 de ce brevet, de « type suisse », est rédigée comme suit :

Utilisation de la 17 β (N-tert-butylcarbamoyl)-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-3-one pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0.05 à 1.0 mg.

Le tribunal a notamment dit que cette revendication « qui n’a de nouveau par rapport à l’art antérieur que la posologie spécifiée est ainsi exclue de la brevetabilité et doit donc être annulée au visa de l’article 53 c de la CEB 2000 », faisant peu de cas de la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours de l’OEB, qui, elle, avait reconnue la possibilité de breveter des posologies.

La société Merck a interjeté appel.

Les sociétés Teva ont, elles aussi, fait assigner la société Merck en nullité de ce brevet, invoquant une extension indue, le défaut de nouveauté et l’insuffisance de description. Le tribunal leur fera droit. Il analyse la portée du brevet et trouve que

« c’est donc bien la seule posologie d’environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable »,

et il poursuit :

***

Sur l’extension de la revendication 1 par rapport à la demande

L’article 138(l) c) de la CBE dispose que

« le brevet européen peut être déclaré nul si : …

c ) l’objet s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. »

La revendication 1 enseigne :

Utilisation de la 17 β (N-tert-butylcarbamoyl)-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-3-one pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0.05 à 1.0 mg.

Ainsi et comme le reconnaît la société Merck qui demande au tribunal de lui donner acte de sa demande de limitation de la revendication 1, n’est pas précisée au sein de la revendication 1 la fréquence de la prise de la quantité suggérée comme efficace par le brevet.

Le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de limitation qui doit conformément aux dispositions de l’article L 613-24 CPI être formée devant l’INPI car la demande de nullité formée par les sociétés défenderesses n’entre pas dans le cadre d’une demande en nullité partielle du brevet telle que visée à l’article L 613-25 alinéa 2 et 3 mais constitue un motif de nullité totale du brevet.

Cependant, comme il a été indiqué plus haut que c’est bien la seule posologie d’environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable, il apparaît important que la fréquence soit indiquée sauf à priver de tout intérêt une telle revendication.

Il ressort sans aucune ambiguïté de l’ensemble de la description que toutes les références sont faites tant pour l’administration systémique que pour l’administration topique pour une prise quotidienne. Revendiquer un dosage c’est à dire une quantité de substance à ingérer ou à appliquer, qui ne soit pas limité à une période quelle qu’elle soit, serait une absurdité car cela ne constitue pas un enseignement.

Ainsi, la revendication 1 telle que rédigée n’est pas une extension de la revendication au delà de la demande mais bien une maladresse de rédaction car ne peut être revendiqué qu’un dosage par jour, semaine, six heures etc. En l’espèce, il ressort de l’ensemble du préambule que la revendication 1 enseigne un dosage quotidien.

Le moyen tiré de l’extension de la revendication par rapport à la demande est mal fondé et sera rejeté.

Sur l’insuffisance de description

L’article 138 de la CBE et l’article L 613-25 b CPI énoncent qu’une invention est suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Dans le domaine pharmacologique, la suffisance de description de l’invention de médicament implique l’indication des propriétés pharmacologiques et d’une ou plusieurs applications thérapeutiques.

Ainsi si l’inventeur n’a pas dans cette matière à démontrer les résultats, il doit cependant indiquer que ce résultat a été recherché et existe, qu’il a effectué des tests et des expériences tendant à démontrer l’effet thérapeutique allégué.

Le brevet EP 444 contient plusieurs exemples ; les deux premiers sont relatifs à la préparation de la forme 1 et de la forme 2 du Finastéride, l’exemple 3 est relatif à la préparation du 5-alpha réductase prostatique humaine.

L’exemple 4 traite de la pousse des cheveux et est intitulé « procédure de macrophotographie et de photographie globale pour la détection de la pousse des cheveux » ; y sont décrites d’abord la procédure photographique relative au comptage des cheveux du patient, puis la procédure photographique globale.

La conclusion de cet exemple 4 est : A l’aide de la méthodologie décrite ci-dessus, on peut montrer que l’administration d’inhibiteurs de 5-alpha réductase 2 y compris le Finastéride, à des posologies inférieures à 5mg/jour par patient, par exemple 1 mg/jour ou 2 mg/jour sont utiles dans le traitement de l’alopécie androgénique et favorise la pousse des cheveux chez les patients qui en sont atteints.

Or à aucun moment, il n’est indiqué que ces procédures ont été utilisées sur x nombre de personnes, pendant x temps, ni fait de comparaison avec un échantillon de personnes ayant reçu un « substrat » pendant la même période.

La seule description de techniques permettant de prendre des clichés pour compter des cheveux sur une partie délimitée du crâne ne peut permettre d’arriver à de telles conclusions si à aucun moment, il n’est précisé que des études ont réellement été effectuées avec ces méthodes.

L’exemple 4 ne peut être considéré comme le compte rendu d’un essai puisqu’il ne donne aucun renseignement sur les conditions d’un éventuel test.

Enfin l’exemple 5 indique : Dans un autre essai, on a administré du Finastéride par voie orale pendant 6 semaines à des hommes atteints d’une calvitie séborrhéique masculine à des doses de 0,2 mg/jour, l,0mg/jour et 5,0mg/jour. Les résultats ont montré une réduction significative de la teneur en DHT dans le tissu du cuir chevelu des participants à l’essai.

Outre qu’en l’espèce, aucun constat de la pousse des cheveux n’est rapporté mais seulement une teneur en DHT dans le cuir chevelu, cet essai est sujet à caution puisque le résumé des caractéristiques du Propécia commercialisé par la société Merck & CO pour traiter l’alopécie androgénique mentionne une efficacité pour la repousse des cheveux qui n’apparaît qu’après une période de 3 à 6 mois soit au minimum 12 semaines.

En conséquence, l’essai mentionné dans le brevet à l’exemple 5 n’apparaît pas comme probant et n’a été cité que pour répondre aux conditions de suffisance de description requises tant pour la délivrance du brevet que pour l’appréciation de sa validité puisqu’il ne correspond à aucune recherche sérieuse sur l’efficacité du produit dont la protection est demandée.

En conséquence, il existe bien une insuffisance de description dans le Brevet EP 0 724 444 de sorte que la revendication 1 sera annulée de ce chef.

La revendication 2 qui est une utilisation dépendante de la revendication 1 dans laquelle la posologie est de l,0 mg et la revendication 3 dépendante des revendications 1 et 2 dans laquelle le traitement est celui de l’alopécie hippocratique seront annulées pour les mêmes raisons puisque seule la posologie enseignée est un élément nouveau au regard de l’art antérieur.

***

Quelques observations en vrac :

Le traitement de l’objection d’une extension indue est intéressant. La société Teva avait fait valoir que la demande de brevet n’envisageait qu’une administration journalière et que la revendication 1 protège n’importe quelle fréquence d’administration. La société Merck a répondu que l’administration journalière était implicite dans la revendication, et c’est ce raisonnement que le tribunal a repris.

Le point le plus intéressant concerne la demande subsidiaire de la société Merck de limiter la revendication. Le tribunal refuse cette demande, à juste titre, nous semble-t-il, car il n’y a pas de base légale pour une telle démarche. Ceci étant dit, la société Merck aurait pu entamer une procédure de limitation devant l’OEB (ou peut-être même devant l’INPI, en invoquant L 613-24 CPI ensemble avec l’article 2(2) de la CBE).

Pour ce qui est du deuxième motif de nullité, il peut paraître surprenant. L’absence de résultats mettant en évidence l’efficacité du médicament ne justifie pas, à première vue, une annulation au titre de l’insuffisance de description (sanctionnant ainsi l’impossibilité pour la personne du métier de mettre en œuvre l’invention) mais plutôt au titre d’un défaut d’activité inventive (car il n’est pas établi que le problème technique est effectivement résolu). On pourrait donc penser qu’on confond ici insuffisance de description (au sens de l’article 83 de la CBE) et insuffisance de la partie descriptive. Mais ce serait aller un peu vite en besogne.

En effet, comme l’a dit la jurisprudence européenne, dans une revendication de type suisse, l’obtention de l’effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication (voir G 2/88, exergue III). Par conséquence, l’absence de tout résultat permettant de démontrer que l’effet thérapeutique est effectivement obtenu crée une insuffisance de description. Ceci est clairement énoncé dans la décision T 433/05, point 28 des motifs, qui renvoie à T 609/02, point 9 des motifs ; pour une décision plus récente en ce sens, voir T 1364/08, point 4 des motifs, où nous lisons :

C’est intéressant de noter qu’il n’y a plus de référence aux revendications de type suisse ici ; en effet, les revendications dans cette décision n’étaient pas rédigées à la manière suisse. Il semble donc que le raisonnement s’étend de manière générale aux revendications de deuxième application thérapeutique, quelle que soit leur formulation.

Enfin, la motivation de l’annulation des revendications dépendantes est curieuse, car on invoque le fait que seule la posologie est nouvelle, ce qui n’a strictement rien à voir avec la question de savoir si l’insuffisance de description de la revendication principale entache également les revendications dépendantes.

TGI Paris, 9 novembre 2010

Teva et al c. Merck Sharp & Dohme Corp.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Non sans malice

Le litige opposant la société américaine Document Security System (ci-après « DSS ») à la Banque Centrale Européenne (BCE) illustre de manière assez cruelle les divergences entre les juridictions européennes.

DSS est titulaire d’un brevet européen publié sous le n° EP 0 455 750 concernant un procédé de production d’un document non reproductible. La demande de brevet européenne, issue d’une demande internationale, avait été refusée par la Division d’examen.

La Chambre de recours, dans sa décision T 933/95, avait donné l’ordre de délivrer un brevet sur la base d’un jeu de revendications modifié.

La nouvelle revendication 1 était rédigée comme suit :

Procédé d’élaboration d’un document non fidèlement reproductible par un dispositif de reproduction de type à balayage, ce document comprenant une image originale visible (10,40) comprenant un dessin, une photographie et/ou une image constitué de lignes courbes, de points et/ou de spirales, ce procédé comprenant les étapes suivantes :

déterminer le pas (p) d’analyse et la largeur des lignes de balayage (36) du dispositif de reproduction,

produire un motif de grille de lignes parallèles (32) ayant un pas (d) très peu supérieur ou inférieur au pas de balayage (p), la différence entre le pas (d) des lignes parallèles et le pas de balayage (p) étant dans une plage d’environ la moitié de la largeur des lignes de balayage à environ la moitié du pas de balayage (p) ; et
recouvrir l’image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l’image originale sur laquelle est superposé un motif d’impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille et dans laquelle le motif d’impression n’est normalement pas discernable à l’œil nu, de sorte que l’image originale et l’image imprimée apparaissent à l’œil nu comme globalement identiques, le motif d’impression amenant des motifs d’interférence discernables à l’œil (par exemple des moirés) et/ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans l’image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction.

NB : La caractéristique en couleur rouge sera désignée, dans l’arrêt, par la lettre « F », la caractéristique en couleur verte par la lettre « G ».

Voici ce que la Chambre a dit au sujet de la conformité de la nouvelle revendication avec l'article 123(2) CBE:

Il est vrai que, contrairement aux habitudes de l’OEB, la vérification de conformité aux exigences de l’article 123(2) CBE est quelque peu sommaire dans la décision de la Chambre de recours, car la revendication telle que déposée lors de la procédure orale devant la Chambre de recours se distingue des revendications telles que déposées par une multitude de différences. Ne considérer que l’ajout « produire un motif de grille de lignes parallèles (32) ayant un pas (d) très peu supérieur ou inférieur au pas de balayage (p), la différence entre le pas (d) des lignes parallèles et le pas de balayage (p) étant dans une plage d’environ la moitié de la largeur des lignes de balayage à environ la moitié du pas de balayage (p) », comme le fait la Chambre, est un peu léger.

Pour revenir à notre litige, on se souvient que la société DSS avait assigné la BCE en contrefaçon devant le Tribunal de première instance des Communautés Européennes. Dans son ordonnance du 5 septembre 2007, le TPICE s’était dit incompétent.

La BCE avait répliqué par des actions en nullité du brevet européen. Selon le EPLAW Patent Blog, le brevet a été maintenu en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, où des actions en contrefaçon sont pendantes, mais annulé au Royaume Uni, en Autriche et en Belgique. L’affaire serait encore pendante en Italie.

En France, le TGI de Paris, dans un jugement du 9 janvier 2008, avait annulé les revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen. Le tribunal avait fait preuve d’une remarquable cohérence avec les principes énoncés dans la jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB :

« Selon l’article 138 c) de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul si son objet « s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée... ».

Par ailleurs l’article 123 2°) de cette même Convention prohibe au cours de la procédure devant l’OEB les modifications telles que l’objet du brevet sollicité s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Il est constant en application de ces dispositions que pour être acceptées les modifications doivent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La méthodologie suivante doit s’appliquer pour apprécier la conformité des modifications aux dispositions précitées :
- dans une première phase et abstraction faite de l’état de la technique, il faut comparer simplement l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée ;
- dans une deuxième phase, une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut étudier s’ils peuvent être déduits objectivement par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n’y figure pas sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Il ne s’agit pas dans cette phase d’un test d’évidence.
En tout état de cause, dans cet examen, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l’intégralité des caractéristiques de la revendication déposée et non uniquement des caractéristiques isolées.
Enfin, lors d’une modification, le titulaire du brevet ne peut ajouter des éléments qui auraient été évidents à l’homme du métier à la lecture de la demande. »

La Cour de Paris confirme maintenant le jugement de première instance :

***

Considérant, comme l’ont exactement exposé les premiers juges, que les règles de droit applicables au litige résultent :

- de l’article 123 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE) selon lequel, si « la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l’OEB » (alinéa 1), il ne peut toutefois l’être « de manière que son objet s’étende au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée » (alinéa 2),

- de l’article 138, paragraphe 1, c, de la même CBE d’où il résulte que le brevet européen peut être déclaré nul si « l’objet du brevet européen s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée »,

- de l’article L 614-12 CPI, qui dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich » ;

Qu’en vertu de ces règles, une caractéristique ajoutée dans une revendication doit être divulguée dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu’elle soit une conséquence claire et non ambiguë - son évidence éventuelle n’étant pas suffisante- de ce qui est explicitement exposé ;

Considérant qu’il incombe dès lors à la cour, comme l’a fait le tribunal, de comparer l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle que déposée, puis de rechercher si les éléments ajoutés peuvent être déduits objectivement, par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments (description, revendications, dessins) divulgués dans la demande déposée ;

Considérant que les appelantes ne contestent pas que c’est conformément à ces règles et à ces principes que le litige doit être tranché ;

Que les parties ne critiquent pas le portrait de l’homme du métier dessiné par le tribunal comme celui d’un technicien travaillant pour une organisation ayant besoin de sécuriser les titres qu’elle émet (banques, services de police etc. …) ou pour les imprimeurs réalisant ces titres, possédant un diplôme technique en optique ou en physique ou ayant une très grande expérience dans l’industrie de l’impression de sécurité, pouvant être appelé à travailler en équpipe avec le personnel du donneur d’ordre, connaissant les différents systèmes de sécurité, notamment les motifs de sécurité imprimés, les pièges à écran utilisant une méthode de tramage en demi-teintes, ainsi que la reproduction offset tramée ;

Considérant que les sociétés DSS … reprochent en définitive au tribunal d’avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CBE et font valoir, en synthèse, que les revendications telles que délivrées, en ce qu’elles comprennent notamment les caractéristiques ajoutées F et G, portent sur des modes de réalisation de l’invention différents de ceux visés dans la revendication telle que déposée mais se retrouvent dans la description de l’invention, de sorte que le grief d’extension de l’objet des revendications telles que délivrées au delà de l’objet de la demande telle que déposée n’est pas caractérisé et que le brevet, au regard des antériorités opposées, notamment celles du billet de banque suisse de 20 francs de 1976, du billet de 10 livres sterling de 1975 et des brevets « Canadian bank note Company » et « Kurowski », comporte un réel élément de nouveauté et repose sur une activité inventive certaine ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de vérifier en suivant la méthode qui s’infère des règles et principes rappelés ci-dessus, si les caractéristiques F et G ajoutées à la revendication 1 du brevet délivré sont divulguées dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu’elle soit une conséquence claire et non ambiguë de ce qui est explicitement exposé dans la description, les revendications ou les dessins de la demande telle que déposée ;

Considérant que les caractéristiques F et G qui constituent l’objet du litige portent sur les éléments suivants :

F : « recouvrir l’image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l’image originale sur laquelle est superposé un motif d’impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille dans laquelle le motif d’impression n’est normalement pas discernable à l’œil nu. »

G : « de sorte que l’image originale et l’image imprimée apparaissent à l’œil nu comme globalement identiques, le motif d’impression ainenant des motifs d’interférence discernables à l’œil (par exemple des moirés) et/ ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans t’image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction .»

Considérant que les appelantes exposent que l’origine de l’invention réside dans la découverte fortuite par l’inventeur du fait que la copie d’un document original effectuée au moyen d’un photocopieur couleur ne peut être utilisée pour produire une autre copie fidèle, phénomène qui s’explique par le fait que la copie première, si elle a été réalisée en utilisant un appareil à balayage, incorpore des lignes, apportées lors de la lecture de l’original par le copieur, dont l’espacement horizontal ou vertical diffère très peu du format d’impression du document authentique et qui, ne pouvant être reproduites à l’identique par des opérations de copie subséquentes parce que deux photocopieurs ne peuvent avoir rigoureusement le même pas de balayage, créent sur les copies de seconde génération des distorsions ou effet de moiré qui en révèlent le caractère frauduleux ;

Qu’elles expliquent que ce constat a permis à l’inventeur de concevoir un document original comportant une image constituée des lignes, points ou spirales disposés de manière A présenter un écartement régulier très peu différent du pas de balayage d’un système de copie déterminé, de telle sorte que des distorsions ou effets de moiré apparaissent nécessairement sur les copies, d’en déduire l’usage possible d’un photocopieur pour détecter les contrefaçons puisque la copie d’un document suspect révélera aussitôt si ce dernier est un original ou une copie, d’utiliser enfin les propriétés de la copie de première génération pour faire de celle-ci un original non reproductible ;

Qu’elles font valoir que les caractéristiques F et G, qui ne font que définir un mode de réalisation de l’invention en ce qu’elles prévoient le recouvrement du document original par un motif de grille conçu en fonction du pas de balayage d’un appareil de reproduction déterminé et normalement non discernable à l’œil nu, sont donc divulguées dans les éléments de la demande telle que déposée ;

Mais considérant que la description de l’invention explique comment concevoir une image originale non reproductible incorporant des lignes, points et spirales agencés selon un pas horizontal ou vertical très peu différent du pas des grilles linéaires des dispositifs de copie à balayage, de telle sorte que la copie de l’image originale par un tel dispositif comporte nécessairement des distorsions ; que sont ainsi décrits les principes qui doivent guider la conception d’une image pour que celle-ci ne puisse être fidèlement reproduite, lesquels n’ouvrent aucune perspective sur l’idée de recouvrir une image originale quelconque par un motif de grille spécialement conçu en fonction du pas de balayage d’un copieur déterminé et normalement non discernable à l’œil nu, de sorte que l’image originale et l’image recouverte par ce motif apparaissent globalement identiques ;

Considérant que les appelantes s’efforcent vainement de démontrer que cette idée était contenue dans l’exposé de la particularité de la copie de première génération dont la découverte fortuite est à l’origine de l’invention ;

Considérant en effet que le brevet tend à protéger un procédé de fabrication d’un document original non reproductible ; que, par définition, la fabrication d’une copie, fût-elle non duplicable elle-même, n’entre pas dans les prévisions de la demande de brevet puisqu’elle suppose un document original préexistant ;

Considérant, en réalité, que toute l’argumentation des appelantes consiste à tenter de faire passer, non sans malice, la trace laissée sur la copie de première génération par le balayage effectué par le dispositif de copie lors de la lecture du document original pour le motif de grille décrit dans les caractéristiques ajoutées F et G, spécialement conçu pour être superposé, avant toute copie, sur le document original pour le rendre lui même non fidèlement reproductible ;

Mais considérant que ce subterfuge est voué à l’échec puisque, si le motif de grille ainsi conçu pour recouvrir l’image s’y ajoute et la laisse intacte, de sorte que son retranchement permettrait de la retrouver dans son intégralité, tout au contraire, la copie de première génération est définitivement différente de l’image originale puisqu’elle substitue à celle-ci une image irrémédiablement modifiée par la trace laissée par le balayage du copieur ;

Considérant, en définitive, qu’aucun des éléments de la description, de la revendication ou des dessins composant la demande telle que déposée ne permettait à l’homme du métier de déduire, à la date du dépôt de la demande, le procédé de superposition à une image originale d’un motif de grille spécialement conçu comme indiqué dans les caractéristiques ajoutées F et G ;

Considérant qu’il en résulte que le tribunal n’encourt pas le reproche que lui font les appelantes d’avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CEB ; que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris sera confirmé ; …

***

Il semble donc que, pour une fois, le juge français s’est montré plus exigeant par rapport à l’article 123(2) CBE que les Chambres de recours.

On notera aussi le souci du détail dans la description de la personne du métier, et l’ouverture vers un travail en équipe (voir notre récent billet à ce sujet).

Cour d’appel de Paris, 17 mars 2010

Document Security Systems et al c. Banque Centrale Européenne

Source : EPLAW Patent Blog

La décision de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; elle a également été publiée dans le PIBD n° 871, III-216.

Le blog prend une semaine de vacances. A bientôt !