Attendons, encore et toujours

Si vous fréquentez ce blog depuis quelque temps déjà, vous n’ignorez pas le litige qui oppose les sociétés Routin et Teisseire.

La société Teisseire fabrique et commercialise des sirops de fruits concentrés. Elle commercialise, sous le nom « Teisseire 0 % de sucre », depuis le début de l’année 2007, une boisson concentrée à faible teneur en sucre.

La société Routin lui a notifié le 7 mai 2008 la demande de brevet français FR 2 898 466 déposée portant sur « une boisson aromatisée concentrée sans sucre ». Un brevet a été délivré le 1er août 2008.

La société Routin a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Teisseire le 21 mai 2008 et auprès d’un distributeur de Teisseire le 22 mai 2008. Par acte d’huissier signifié le 3 juin 2008, la société Routin a assigné la société Teisseire en contrefaçon de sa demande de brevet ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire du fait de la fabrication et de la commercialisation de la boisson aromatisée concentrée dénommée « Teisseire 0% de sucre ».

La société Teisseire a, à titre reconventionnel, demandé l’annulation du brevet de la société Routin.

Le 1er septembre 2009, soit deux semaines avant la clôture de l’instruction, la société Routin a déposé une requête en limitation de son brevet auprès de l’INPI. Par notification du 9 mars 2010, l’INPI a fait savoir à la société Routin que sa requête en limitation n’était pas conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI et ne pouvait pas être acceptée, la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeur d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée ne pouvant constituer une limitation de cette revendication. L’INPI a donc demandé à la société Routin de régulariser sa requête ou de faire de nouvelles observations.

La société Routin a répondu à la notification de l’INPI le 30 mars 2010 en modifiant une nouvelle fois la revendication 1 de son brevet, tout en maintenant la suppression des valeurs d’index glycémique et insulinémique.

Par notification du 9 avril 2010, l’INPI a déclaré que la requête en limitation était à présent conforme aux dispositions de l’article R 613-45 CPI. La décision de l’INPI a été publiée au BOPI du 21 mai 2010.

Le 3 juin 2010, la société Teisseire a formé un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge de la mise-en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris.

Pour plus de détails, voir ici.

Par arrêt du 30 mars 2011, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de la société Teisseire, faute d’intérêt à agir (voir ici).

L’affaire a été rétablie à la demande de la société Routin par conclusions du 27 mai 2011.

La société Teisseire a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel le 13 juillet 2011 en faisant principalement valoir qu’une décision qui autorise la modification d’un brevet qu’on lui oppose dans le cadre d’une procédure en contrefaçon lui fait manifestement grief et qu’elle a donc intérêt à solliciter l’annulation d’une telle décision.

Par conclusions du 13 septembre 2011, la société Teisseire a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.

Le tribunal a fait droit à cette demande :

***

Vu l’article 378 CPC,

II convient de relever que la décision de la Cour de cassation, si elle casse l’arrêt de la cour d’appel aura une influence sur le présent litige dans la mesure où la cour d’appel de renvoi pourra infirmer la décision du directeur de l’INPI, et partant la limitation du brevet, si bien qu’à ce jour le tribunal ne sait pas sur quelle version du brevet, limité ou non, il devra statuer.

Il existe donc un intérêt, au vu de l’instance en contrefaçon dont le tribunal est saisi, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, d’autant que celle-ci ne s’est jamais prononcée sur la question de droit qui lui est posée, et le cas échéant, de la cour d’appel de renvoi.

Il convient d’évaluer le trouble causé à la partie titulaire du brevet français en raison du sursis, de sorte qu’il lui cause proportionnellement le moins de préjudice possible.

Si le prononcé d’un sursis aura pour conséquence de retarder l’issue du procès, et si le tribunal faisait droit aux demandes de la société Routin à l’arrêt des faits argués de contrefaçon et l’indemnisation du titulaire du brevet, force est de constater que la demande de sursis est liée à la procédure de limitation du brevet que la société Routin a engagée afin de faire prospérer ses demandes dans le cadre de la présente instance; ce qui ne peut être imputé à la société Teisseire. D’ores et déjà, la durée du litige a été allongée de ce fait. En tout état de cause, la période résultant du sursis à statuer sera couverte par l’indemnisation, si le tribunal estime que la société Teisseire s’est rendue coupable de contrefaçon.

Le tribunal n’a aucun intérêt à statuer sur un brevet limité, alors que cette limitation est encore susceptible d’être remise en cause, pas plus qu’il n’y a d’intérêt à ce que les parties continuent à échanger leurs arguments sur la base d’un tel brevet.

Une bonne administration de la justice commande donc qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ou de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.

Dans l’attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par remise au greffe, contradictoirement et par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 CPC,

Sursoit à statuer sur les demandes de la société Routin jusqu’à communication par la partie la plus diligente de la décision de la Cour de cassation, en cas de rejet du pourvoi, ou de la cour d’appel de renvoi,

Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure,

Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de la décision de la Cour de cassation ou de la cour d’appel de renvoi,

Réserve les dépens.

***

TGI de Paris, 16 décembre 2011

Routin c. Teisseire France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

La Cour s’en lave les mains

La société allemande Ada Cosmetic (ci-après « Ada ») est titulaire du brevet européen EP 0 530 789 déposé le 3 septembre 1992 et désignant la France.

Le brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Distributeur-doseur pour savon liquide, shampooing pour les cheveux ou liquides analogues, comprenant un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5), le liquide pouvant être prélevé du récipient (5) à travers une soupape de sortie à fermeture automatique d’un dispositif de prélèvement, le récipient (5) et le dispositif de prélèvement relié à lui constituant une unité de recharge interchangeable, caractérisé en ce que le récipient (5), fait d’un matériau élastique, est maintenu dans le support de manière qu’au moins une partie élastique de sa paroi soit dégagée ou librement accessible et qu’une pression puisse être exercée sur elle, que la soupape de sortie peut être ouverte par une pression exercée sur la paroi du récipient (5) et que le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient, douille qui est reliée de façon détachable au support (2) et est fixée à ce support au moyen d’un dispositif antivol.

La société Ada exploite ce brevet en commercialisant auprès des hôtels dans le monde et notamment en France un distributeur-doseur de savon liquide sous la marque « press & wash ».

Jusqu’en 2003, elle a confié à la société espagnole Docian la commercialisation de son distributeur de savon sur le territoire espagnol.

Ayant appris que la société Docian commercialisait dans plusieurs pays un distributeur qu’elle considère comme identique au sien, la société Ada a engagé des procédures en Allemagne et, le 30 mars 2006, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans l’hôtel Tryp de Saxe à Paris.

Le 13 avril 2006, la société Ada Cosmetic a fait assigner devant le TGI de Paris les sociétés espagnoles Docian en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La société Emicela est venue aux droits de la société Docian.

Par jugement du 27 janvier 2009 (voir PIBD 901 III-1264 et le commentaire du professeur Vigand dans la Revue Orange de février 2010, p. 29s), le tribunal a annulé les revendications invoquées du brevet, débouté la société Ada de ses demandes fondées sur la contrefaçon et condamné la société Emicela à payer à la société Ada 5 000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

La société Ada a interjeté appel.

Par arrêt en date du 30 novembre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

***

Sur l’action en contrefaçon

Considérant qu’à l’appui de son action en contrefaçon la société appelante invoque les atteintes portées à 8 revendications de son brevet ; qu’elle soutient que c’est à tort que la nullité de la revendication 1, qui a justifié celle des 7 revendications dépendantes également opposées, a été prononcée et, subsidiairement, que seule une nullité sous forme d’une limitation de la revendication 1, dont elle formule une rédaction modifiée dans ses écritures, pouvait être prononcée ;

Sur les moyens de nullité

Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité contestée pour extension de l’objet du brevet européen désignant la France au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, compte tenu de la rédaction nouvelle de la revendication 1 ;

Qu’il sera rappelé que cette revendication porte sur un distributeur doseur comprenant en particulier

« un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5) »

caractérisé notamment en ce que

« le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3, 4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient » ;

Que dans la traduction de la demande de brevet européen (n°0 530 789 A1) produite … la revendication 1 portait sur un distributeur-doseur

« comprenant une unité de recharge remplaçable qui est constituée d’un récipient (5) formant réservoir à liquide [...] retenue amoviblement dans un support »,

la revendication 4 précisant que

« le support (2) est de réalisation sensiblement configurée en C »

et la revendication 8 indiquant que le distributeur-doseur est

« caractérisé par le fait que le support (2) peut être relié amoviblement à une douille de maintien (6), de préférence dans sa position terminale inférieure (4) ; et par le fait que ladite douille de maintien (6) entoure ledit récipient (5) dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;

Considérant que l’appelante prétend que la revendication initiale d’un moyen particulier de fixation amovible au moyen d’une douille en partie basse d’un support en C permettait, compte tenu de l’objet de l’invention et de sa description, de revendiquer dans le brevet le moyen général de fixation amovible à l’aide d’une douille, tant en partie basse qu’en partie haute du support, lequel comporte ces deux positions terminales, et que le tribunal ne pouvait ainsi valablement relever que la rédaction nouvelle incriminée permettait d’envisager un mode de réalisation qui n’était pas visé antérieurement ;

Mais considérant que, selon la revendication 8 de la demande de brevet, lorsque le support est relié amoviblement à une douille de maintien, celle-ci entoure le récipient dans la région de son goulot ; qu’elle est donc alors nécessairement en partie basse du support destiné à recevoir le récipient, puisque celui-ci a vocation à être fixé ‘tête en bas’, pour permettre la distribution d’un liquide par gravité, ainsi que le rappelle l’appelante ; que les dessins illustrant l’invention situent, au demeurant, cette douille de maintien uniquement dans la portion inférieure du support ;

Que, par ailleurs, selon la description de la demande de brevet, le dispositif permet de maintenir un récipient souple formant réservoir à liquide, librement accessible et apte à être sollicité par une pression, précisant qu’il

« est avantageux que le support soit de réalisation sensiblement configurée en C ; et que le récipient soit retenu amoviblement dans ledit support, entre deux portions terminales libres de cette forme en C »,

ajoutant qu’une

« forme de réalisation [...] d’un maniement particulièrement aisé et pouvant être fabriquée économiquement, prévoit cependant que l’une des deux portions terminales libres du support puisse être reliée amoviblement à une douille de maintien, de préférence dans sa portion terminale inférieure ; et que ladite douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;

que si cette description fait état d’une solution préférentielle, l’existence d’une réelle alternative entre deux positions de fixation amovible n’est pas pour autant présentée ; qu’au contraire, il est seulement prévu que la douille de maintien se situe autour du goulot du récipient ce qui écarte, de façon certaine, ainsi que justement relevé par le tribunal, tout autre agencement possible entre la douille et le récipient ;

Qu’il ne saurait ainsi être admis qu’il se déduirait de la seule lecture de la demande de brevet un autre mode de réalisation possible, alors que la position de la douille, qui entoure la portion terminale inférieure du support, savoir le goulot et non le fond du récipient, n’incite pas à mettre en œuvre un autre mode de fixation que celui décrit ;

A notre avis, la Cour se rapproche ici dangereusement d’un raisonnement réservé à la discussion de l’activité inventive. La bonne question n’est pas de savoir si quelque chose incite l’homme du métier à mettre en œuvre un autre mode de fixation. Ce qui compte, c’est de savoir si un tel mode de fixation est enseigné, directement et sans ambiguïté, dans la demande de brevet telle que déposée.

Considérant que seul s’avérant initialement déterminé un moyen particulier de réalisation, la revendication d’un moyen général de fixation de la douille, permettant d’envisager un autre mode de réalisation, modifie une partie caractérisante de l’invention, et réalise une extension de l’objet du brevet, constituant une cause de nullité de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autre cause de nullité ;

Sur la portée de la nullité

Considérant qu’en cause d’appel la société Ada soutient, à titre subsidiaire, que le motif de nullité n’affecterait le brevet européen qu’en partie et qu’elle serait ainsi habilitée à le limiter sous la forme d’une modification de la revendication 1 ;

Considérant que cette demande, qui ne tend qu’à défendre le titre de propriété industrielle fondant l’action en contrefaçon, en s’opposant à l’annulation totale des revendications invoquées, ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 CPC ;

Considérant, par contre, que la modification de la revendication 1 proposée par l’appelante vise à remplacer, dans la caractéristique relative au support : la mention : « le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien(6) qui entoure partiellement le récipient », par l’expression : « le support (2) comporte, à sa portion terminale libre inférieure (4), une douille de maintien(6) qui entoure le goulot du récipient », le reste de la revendication demeurant inchangé, or la société appelante n’avait pas cru devoir agir sur le fondement de la revendication 7 de son titre, qui indique déjà que « la douille de maintien(6) est prévue à la portion terminale inférieure (4) du support (2) et que cette douille(6) entoure le récipient (5) au droit d’un goulot de récipient ou de bouteille », excluant ainsi nécessairement toute action en contrefaçon fondée sur ce mode de réalisation (fixation en partie basse du support) ; qu’elle ne peut dès lors valablement prétendre qu’un mode de fixation expressément décrit dans une revendication non invoquée serait virtuellement compris dans ses demandes de première instance, et en constituerait l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, d’une contrefaçon par équivalence d’un mode de réalisation non revendiqué devant les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs qu’une nullité, sous la forme d’une limitation, ne peut être prononcée que si ses motifs n’affectent le brevet qu’en partie ;

Qu’en l’espèce, s’il n’est pas discuté que la demande de brevet divulguait un mode de réalisation spécifique, repris dans la revendication 7 précitée du brevet, le brevet déposé tend à divulguer un mode de réalisation général ; que la revendication 1, dont une modification est proposée, n’est pas seule affectée par le motif de nullité, qui tient à l’extension de l’objet du brevet ; qu’au demeurant la description a été sensiblement modifiée pour introduire un mode de réalisation qui était initialement impossible, compte tenu de l’emplacement prévu de la douille de maintien ; qu’en effet, selon la nouvelle rédaction , cette douille ne se situe plus nécessairement sur la portion terminale inférieure du support, puisque celui-ci présente désormais à « l’une de ses deux portions terminales libres » ladite douille « qui entoure partiellement le récipient et est reliée de façon détachable au support afin de permettre le retrait simple et le remplacement rapide du récipient » ;

Qu’il en résulte que le motif de nullité retenu ne saurait permettre une annulation partielle ;

Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité totale de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une requête en limitation de cette revendication, ainsi que des 7 autres revendications invoquées (2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13) dont il n’est pas contesté qu’elles sont totalement dépendantes de la revendication 1 ; que, par voie de conséquence, toutes les demandes au titre de la contrefaçon, s’avèrent dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que jugé en première instance ;

Nous ne résistons pas à la tentation de citer l’article susmentionné du professeur Vigand dans la Revue Orange, au sujet du jugement de première instance : « ... Notons que le tribunal annule également plusieurs revendications au motif qu’elles dépendent de la revendication 1 annulée. Cette motivation est à notre avis insuffisante. En effet dans la mesure où une revendication dépendante vient particulariser l’invention suffisamment pour échapper au grief de A 123(2), cette revendication ne peut être annulée au motif que la revendication principale est nulle. En l’occurrence la revendication 7 dépendant de la revendication 1 précise que la douille de maintien est positionnée à la portion terminale inférieure du support. Cette revendication est donc valable car elle ne présente plus le vice de la revendication 1. L’adversaire du breveté n’en demandait pas la nullité, mais il demandait celle de revendications dépendant à la fois de revendications annulées et de revendications non annulées. A notre avis, il aurait été plus juste de les annuler partiellement, c’est-à-dire de les annuler dans la mesure où elles sont dans la dépendance d’une revendication annulée et de les maintenir lorsqu’elles sont liées à une revendication valable (notamment la revendication 7). ... » On a comme l’impression que la Cour réagit à l’article ...

Sur la concurrence déloyale

Considérant que pour caractériser une concurrence déloyale de la société intimée le jugement déféré a retenu qu’il n’était « pas contesté que jusqu’en 2005 le site internet de la société Docian mentionnait qu’elle « supervisait la rentabilité avec des produits attractifs de type nouveau comme le distributeur Press + wash des établissements de renom de la société Ada Cosmetic dont nous sommes les représentants exclusifs » ;

Que si cette présentation est rédigée en langue espagnole, elle était accessible en France, et pouvait ainsi être consultée par des établissements d’une chaîne espagnole établis à Paris, tel celui visé par la saisie contrefaçon ; que les premiers juges en ont justement déduit qu’elle causait un préjudice en France, même si celui-ci était réduit ;

Qu’il sera ajouté que la société Docian en maintenant durant deux ans, postérieurement à la cessation de ses rapports contractuels avec la société Ada (en 2003), un site où elle apparaît sous une qualité de distributeur exclusif, qu’elle n’avait plus, d’une société « de renom », ne peut sérieusement dénier qu’elle profitait ainsi, indûment, auprès de ses clients, de cette notoriété ;

Considérant, par contre, que s’il est prétendu que la preuve serait actuellement rapportée de ce qu’une substitution entre les distributeurs doseurs serait facilement réalisable, par l’adoption d’un même entraxe entre les trous de fixation, cette seule circonstance ne saurait être constitutive d’un agissement déloyal de l’intimée, et ce grief ne saurait, pas plus qu’en première instance, être retenu ;

Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le dommage subi du fait des agissements fautifs de la société Emicela, venant aux droits de la société Docian, et la décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu à expertise ;

Considérant, de même, que le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emicela ; qu’en effet le simple fait de diligenter une saisie contrefaçon chez un client prétendument « majeur » de la société Docian, et d’avoir ainsi pu connaître ses prix, y compris incidemment pour des produits étrangers au litige (les facturations ne portant pas exclusivement sur les produits concernés), ne saurait suffire à établir le caractère déloyal du comportement de la société Ada qui ouvrirait droit à indemnité ; …

***

Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2011

Ada Cosmetics c. Emicela

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Promesse de non-agression

Face à une action en nullité d’un brevet, comment éviter l’annulation du titre ? La voie classique consiste à présenter des arguments pour convaincre le juge que le titre est bel et bien valide. Mais il y a d’autres options, comme le montre le cas présent.

La société Aventis Pharma (ci-après « Aventis ») est titulaire du brevet européen EP 0 953 656 déposé en 1992 et concernant des « nouvelles compositions à base de dérivés de la classe des taxanes ».

La revendication 1 du brevet tel que délivré (en 1996) était rédigée comme suit :

1. Nouvelles compositions à base de produits de la classe des taxanes en solution dans un mélange d’éthanol et de polysorbate.

Il n’y a pas eu d’opposition.

En octobre 2008, la société Aventis a formé une requête en limitation devant l’OEB. Cette requête a été accueillie par l’OEB et un document « B3 » a été publié en octobre 2009.

La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit :

1. Compositions à base de produits de la classe des taxanes de formule (I)

dans laquelle R représente un atome d’hydrogène et R1 un radical tertiobutoxycarbonylamino en solution dans un mélange d’éthanol et de polysorbate.

La limitation semble avoir contrarié la concurrence, car, par acte d’huissier du 8 décembre 2009, les sociétés Hexal et Sandoz ont fait assigner la société Aventis devant le TGI de Paris en nullité du brevet limité.

Par conclusions signifiées le 24 janvier 2011, la société Aventis a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle n’opposerait pas aux sociétés demanderesses la partie française de son brevet pour le cas où celles-ci exploiteraient en France une spécialité pharmaceutique susceptible de reproduire une des revendications de ce brevet.

Le tribunal a fait droit à cette demande :

***

… Il convient de donner acte à la société Aventis de son engagement de ne pas s’opposer aux sociétés Hexal et Sandoz la partie française du brevet EP 0 593 656 pour le cas où celles-ci exploiteraient en France une spécialité pharmaceutique susceptible de reproduire l’une quelconque des revendications de la partie française du brevet.

Il convient de donner acte en conséquence aux sociétés Hexal et Sandoz de leur désistement d’instance en application de l’article 394 CPC.

Les sociétés Hexal et Sandoz font état des frais, en ce compris les frais de traduction qu’elles ont dû exposer en raison de l’introduction de l’instance par la société Aventis, sans tentative de conciliation antérieure. Les conditions sont réunies pour condamner la société Aventis à verser aux sociétés Hexal et Sandoz la somme de 30 k€. …

***

A supposer que la validité du brevet soit douteuse, cette démarche permet d’éviter qu’il ne soit annulé erga omnes. On peut cependant se demander si le titre conserve un grand pouvoir de dissuasion à l’égard des tiers qui auraient envie de reproduire l’invention.

TGI Paris, 17 mai 2011

Hexal et Sandoz c. Aventis Pharma

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Limitations d’un vélocipède

Comme nous l’avons vu dans un arrêt commenté en février (ici), Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :

Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.

La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est citée dans l’arrêt (voir ci-dessous).

L’arrêt de la Cour de Lyon en date du 13 juillet 2011 est assez riche. Dans le billet du jour, nos reproduisons les paragraphes concernant la limitation du brevet et sa validité. La contrefaçon et la concurrence déloyale seront traitées dans un deuxième billet.

***

Sur la limitation du brevet L. et ses incidences

Comme mentionné dans la note d’observations jointe à la requête en limitation, la revendication 1 du brevet L. enregistré le 31 mars 2000 a été modifiée, l’objet de la revendication 4 du brevet délivré ayant été introduite dans la partie caractérisante de la revendication 1 avec substitution du terme « de manière à ce que » par le terme « et que », l’ancienne partie caractérisante de la revendication 1 formant désormais le préambule de la revendication 1. Les termes « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » ont été introduits dans la nouvelle revendication 1, et la revendication 4 a été supprimée modifiant ainsi la numérotation des revendications de 1 à 5 seulement.

Par suite de l’effet rétroactif de cette limitation résultant de l’alinéa 6 de l’article L 613- 25, c’est le brevet limité qui constitue l’objet de l’action en nullité engagée et de la demande de protection. Cette limitation n’a toutefois aucune incidence sur l’opposabilité aux sociétés Promiles et Décathlon de la saisie contrefaçon opérée les 7 et 12 juin 2006 puisque, dans le cadre des dispositions de l’article L 615-5 du CPI qui permettent au titulaire d’un brevet d’obtenir « une description détaillée » des produits argués de contrefaçon, le texte même des revendications du brevet ne peut influer sur les constatations et descriptions de l’huissier instrumentaire.

NB : C’est rassurant pour les brevetés de voir qu’une limitation en cours de procédure n’a pas pour effet d’invalider les saisies-contrefaçon effectuées sur la base du brevet non limité.

Concernant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 décembre 2003, dont le tribunal a prononcé la nullité dans ses motifs sans le mentionner dans son dispositif, la société Lapierre et Monsieur L. n’en font plus état dans leurs écritures d’appel et dans leurs pièces, à l’appui de leur action en contrefaçon, de sorte que même s’ils concluent à l’infirmation intégrale du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité ou l’opposabilité de cet élément de preuve qui n’est plus invoqué.

Par ailleurs, l’acceptation de la limitation du brevet par l’INPI ne constitue pas un obstacle, eu égard aux dispositions de l’article L 613-25 du CPI, à l’accueil partiel ou total d’une demande de nullité du brevet ainsi modifié, s’il est établi par le demandeur à la nullité que cette limitation a pour effet d’accroître l’étendue de la protection conférée par le brevet.

Ainsi les sociétés Décathlon et Promiles font-elles valoir que la nouvelle rédaction « de clarification » du brevet L. non seulement démontre que celui-ci est non conforme à l’article L 612-6 du CPI qui exige des revendications claires et concises et fondées sur la description mais entache surtout ce brevet de nullité en application de l’article L 613-25 susvisé en ce qu’elle constitue en fait un accroissement de la protection.

Or, par l’effet rétroactif de la procédure de limitation, le grief de défaut de clarté du brevet initialement enregistré est inopérant et il n’est pas établi que dans la nouvelle rédaction du brevet, l’homme du métier, c’est-à-dire en l’espèce, un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes, ne puisse mettre en œuvre les caractéristiques qu’il contient pour atteindre un moment de rappel s’opposant à l’enfoncement de la suspension, peu important que dans une variante 5 représentée par la figure 5, couverte par la revendication 1, cet effet ne puisse être crée dans le cadre d’une catégorie de pédalier à boîtier non suspendu, tout en évitant, par rétroaction mécanique, tout mouvement de pompage.

Par ailleurs, le remplacement de la locution « de manière à » par la locution conjonctive « et que » dans la revendication 1 du brevet issu de la procédure de limitation, n’est pas une extension de la protection dans la mesure où le déplacement du centre instantané de rotation qui, par une formulation maladroite, était présenté comme une conséquence de l’orientation des biellettes, est rétabli, dans le dernier état du brevet, comme une caractéristique propre, qui, par adjonction avec la première revendication caractérisante, constitue nécessairement une limitation du brevet.

Enfin, l’ajout du membre de phrase « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » à la fin de la revendication 1 ne constitue pas non plus une extension de la portée de la protection même si elle ne figurait en tant que telle dans aucune des revendications du brevet initial, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une caractéristique technique mais du résultat de caractéristiques techniques, mentionné d’ailleurs à diverses reprises dans la description du brevet.

Cette demande nouvelle de nullité du brevet L. limité, pour insuffisance de précision ou extension de sa portée, doit être rejetée.

Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet L. pour défaut d’activité inventive

Après la modification du brevet à laquelle il a été procédé en janvier 2010, la revendication 1 du brevet L. porte désormais sur une

« suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension. »

Les sociétés intimées fondent désormais leur moyen de nullité au visa de l’article L 611-14 du CPI selon lequel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, et notamment du brevet Kutzke publié le 11 avril 1996, et cité d’ailleurs dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI, qui a pour objet une suspension de roue arrière de deux-roues, vélo ou moto.

Elles considèrent que toutes les caractéristiques de la nouvelles revendication 1 du brevet L. sont comprises dans l’enseignement du document Kutzke et que

« le choix de l’orientation de la seconde biellette avec le pivot situé sur le bras oscillant en avant du pivot situé sur le cadre, est une simple mesure d’exécution, à la portée de l’homme du métier, à partir de l’état de la technique constitué par le document Kutzke, sans que celui-ci ait à faire preuve d’activité inventive, et ce d’autant plus que cette orientation particulière lui est déjà explicitement enseignée sur ce document pour chacune des deux biellettes de la suspension arrière »,

les différentes orientations possibles des biellettes ayant d’ores et déjà été envisagées dans les figures 4 à 6 de ce document.

Or, les variantes d’exécution des figures 4 à 6 du brevet Kutzke concernent des motos qui, par définition, ne comportent pas de système de pédalage de sorte que leur objet n’est pas de résoudre le phénomène de pompage résultant du pédalage, mais d’assurer une suspension arrière de moto, ou également de vélo, suffisamment rigide pour assurer une bonne stabilité directionnelle et de route.

De surcroît les figures 1 à 6 du brevet Kutzke, ne comportent pas, comme l’avaient noté les premiers juges statuant sur le moyen d’absence de nouveauté, les mêmes éléments techniques mais surtout, n’apportent pas d’attention particulière au positionnement des biellettes sur le cadre et au positionnement du centre instantané de rotation du bras oscillant. Même reconstitué géométriquement à partir des figures 1 à 6 du brevet Kutzke, la caractéristique technique du brevet L. selon laquelle le centre instantané de rotation se déplace vers le haut lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut, ce qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension en créant un moment de rappel, n’est pas explicitement enseignée dans le brevet Kutzke et même contraire dans les figures 4 à 6 de ce brevet (où le centre instantané de rotation se déplace vers le bas ou horizontalement lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut).

Ainsi l’homme du métier, c’est-à-dire, là encore un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes qui recherche un moyen d’éviter l’effet de pompage par enfoncement de la suspension induit par le pédalage, ne pourra, sans faire œuvre inventive, résoudre ce problème technique à la manière du brevet L., à partir de l’état du brevet Kutzke, qui résout précisément un problème contraire, et de ses connaissances techniques normales.

Comme en première instance, où n’était soulevé que le défaut de nouveauté de la revendication 1 et le défaut d’inventivité de la revendication 4, telles qu’anciennement rédigées, le moyen tiré du défaut d’inventivité de la revendication 1 du brevet L. réduit doit être rejeté.

Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’application industrielle, insuffisance de description et défaut d’activité inventive

La nouvelle revendication 2 est ainsi libellée:

« Suspension arrière de vélocipède selon la revendication 1 caractérisée en ce que le centre instantané de rotation (i) du bras oscillant (3) est aligné avec l’axe du brin tendu de chaîne quand celle-ci est sur l’un des plateaux du pédalier, lorsque le vélocipède est en position d’équilibre statique, c’est à dire immobile, chevauché par un cycliste de poids moyen ».

Au regard de l’article L 611-10 du CPI, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat. En effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté.

D’autre part, le grief de description insuffisante notamment en raison de l’indétermination du poids du cycliste est inopérant pour l’homme du métier qui connaît cette notion de « cycliste de poids moyen » et ses conséquences en termes de réglage. De la même façon, la direction du brin tendu de la chaîne, selon la combinaison « pignon-plateau » choisie est connue de l’homme du métier et ne peut constituer un obstacle à la mise en œuvre du brevet L.

Le jugement qui a annulé la revendication 5 devenue revendication 2 du brevet L. réduit, doit être infirmé.

Sur la demande de nullité de la revendication 5

Cette revendication, anciennement 6 du brevet L, avant réduction, est ainsi libellée

« Vélocipède, notamment de type tous terrains, caractérisé en ce qu’il comporte une suspension arrière de type spécifié sous l’une quelconque des revendications 1 à 4 ».

Il n’est pas contesté qu’il résulte de la nouvelle rédaction du brevet que cette revendication est nécessairement une revendication dépendante de l’une quelconque des autres revendications. Elle ne peut donc être annulée sur les mêmes moyens de défaut d’inventivité ou de nouveauté qui ont été invoqués, sans succès, pour les seules revendications 1 et 2. …

NB : Personnellement, vu qu’on change d’objet, nous aurions pensé qu’il s’agit d’une revendication indépendante, mais il se peut que la Cour ait raison. L’article R 612-18, 2e alinéa, CPI précise à ce sujet :

Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

S’il s’agit là d’une définition de ce qu’il faut entendre par « revendication dépendante », on peut se demander si un vélocipède peut être considéré comme un mode particulier de réalisation d’une suspension. On aurait donc tendance à penser que la revendication de vélocipède n’est pas une revendication dépendante.

Mais ce n’est pas tout. Les « Directives examen demande de brevet » de l’INPI (disponibles ici), dans leur Titre I - Section C - Chapitre IV 1.2b, citent un « Arrêté relatif aux modalités de dépôt » qui stipule :

“Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication est appelée revendication dépendante”.

Cette définition se trouve également dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB C-III 3.4 (cf. aussi la règle 43(4) de la CBE).

Si l’on adopte cette définition, on doit admettre que la revendication de vélocipède est dépendante de la revendication de suspension. Mais est-ce vraiment satifaisant ? En appliquant à la lettre cette définition, on doit aussi conclure qu’une revendication de procédé peut, dans certains cas, être dépendante d’une revendication de produit ...

Heureusement, ces distinctions sémantiques ont finalement une importance pratique très réduite.

***

Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011

Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une limitation qui n’en serait pas une

Voici une décision fort intéressante concernant une limitation de revendications devant l’INPI, en application de L 613-24 CPI.

La société Syngenta est titulaire du brevet européen EP 0 382 375, déposé en 1990 et désignant la France. Ce brevet concerne des fongicides. Il comporte un premier jeu de revendications pour plusieurs pays d’Europe, dont la France, et un deuxième jeu de revendications pour l’Espagne.

Les revendications 1 et 8 (pour la France) du brevet tel que délivré sont rédigées comme suit :

1. Composés répondant à la formule (I) :

dans laquelle deux quelconques de K, L et M représentent de l’azote et l’autre représente CE ; X et Y représentent, indépendamment, de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, cycloalkyle en C3 à C6, alcényle en C2 à C4, alcynyle en C2 à C4, alcényloxy en C2 à C4, alcynyloxy en C2 à C4, phényle, benzyloxy, cyano, isocyano, isothiocyanato, nitro, NR1R2, NR1OR2, N3, NHCOR1, NR1CO2R2, NHCONR1R2, N=CHNR1R2, NHSO2R1, OR1, OCOR1, OSO2R1, SR1, SOR1, SO2R1, SO2OR1, SO2NR1R2, COR1, CR1=NOR2, CHR1CO2R2, CO2R1, CONR1R2, CSNR1R2, CH3O2C.C:CH.OCH3, 1-(imidazole-1- yl)vinyle, un noyau hétérocyclique pentagonal contenant un, deux ou trois hétéroatomes d’azote ou un noyau hétérocyclique pentagonal ou hexagonal contenant un ou deux hétéroatomes d’oxygène ou de soufre, facultativement un hétéroatome d’azote et facultativement un ou deux substituants oxo ou thioxo ; ou bien X et Y, lorsqu’ils sont en ortho l’un par rapport à l’autre, s’associent pour former un noyau aliphatique ou aromatique pentagonal ou hexagonal contenant facultativement un ou deux atomes d’oxygène, de soufre ou d’azote ou bien un, deux ou trois atomes d’azote ; A, B, D, E, G, U et V représentent indépendamment de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, cyano, nitro ou trifluorométhyle, et R1 et R2 représentent indépendamment de l’hydrogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alcényle en C2 à C4 ou phényle ; les portions aliphatiques de l’un quelconque des groupes mentionnés ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, cyano, OR1, SR1, NR1R2, SiR13 ou OCOR1 et les portions phényle de l’un quelconque des groupes ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, nitro ou cyano.

8. Composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé.

La société Syngenta a déposé, le 28 septembre 2009, une requête en limitation de la portée de la revendication 8 ; selon l’INPI, elle a voulu « adjoindre à la revendication 8 l’indication selon laquelle la composition revendiquée comprend en outre un second composé actif choisi parmi une liste conséquente de composés de natures et fonctions les plus diverses ».

Plus précisément, la revendication 8 nouvelle était rédigée comme suit (les ajouts sont soulignés) :

8. Composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1, ladite composition comprenant un autre composé doué d’activité biologique choisi parmi le groupe consistant de :

• un composé fongicide choisi parmi le groupe consistant de : l’acide (R S)-1-aminopropylphosphonique, le (RS)-4-(4-chlorophényl-2-phényl-2(1H- 1,2,4-triazole-1-ylméthyl)butyronitrile, le (RS)-4-chloro-N (cyano(ethoxy)methyl-benzamide, le (Z)-N-but-2enyloxymethyl-2-chloro-2’, 6’ diéthylacétanilide, la 1-(2-cyano-2-méthoxy-iminoacétyl)-3-éthylurée, le 1-[(2RS, 4RS ; 2RS-4RS)-4bromo-2-(2,4-dichloro-phényl)tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole, la 3-(2,4-dichlorophényl)-2-(1l’éther de 3-chloro-4-[4-méthyl-2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1- méthyl)-1 ,3-dioxolanne-2-yl]phényle- et de 4-chlorophényle, le 4-bromo-2-cyano-N, N-diméthyl-6-trifluorométhylbenzimidazole-1sulfonamide, le N-(2,4-dichlorophényl)- 2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1-yl)thioacétamidate de 4chlorobenzyle , l’acide 5-éthyl-5, B-dihydro-B-oxo(1,3-dioxolo (4,5-g) quinoléine-7-carboxyligue, l’alpha-[N-(3-chloro- 2,6-xylyl)-2-methoxyacé-tamidoj-gamnabutyrolactone, l’anilazine, bénalaxyl, bénomyl, biloxazol, binapacryl, bitertanol, blasticidine S, bupirimate, buthiobate, captafol, captan, carbendazime, carboxine, chlorbenzthiazone, chloronèbe, chlorothalonil, chlorozolinate, composés contenant du cuivre tels que oxychlorure de cuivre, sulfate de cuivre et bouillie bordelaise, cycloheximide, cymoxanil, cyproconazole, cyprofurame, 1,1’-dioxide de disulfure de di-2-pyridyle, dichlofluanide, dichlone, diclobutrazol, diclomézine, dicloran, diméthamorphe, diméthirimol, diniconazole, dinocap, ditalimfos, dithianon, dodémorphe, dodine, édifenphos, étaconazole, éthirimol, (Z)-N-benzyl- N([méthyl(méthylthioéthylidènamino-oxycarbonyl)amino]thio)-bêta-alaninate d’éthyle étridiazole, fénapanil, fénarimol, fenfurame, fenpiclonil, fenpropidine, fenpropimorphe, fentine acétate, fentine hydroxide, fIutolanil, flutriafol, fluzilazole, folpet, fosétyl-aluminium, fubéridazole, furalaxyl, furconazole-cis, guazatine, hexaconazole, hydroxyisoxazole, imazalil, iprobenfos, iprodione, isoprothiolane, kasugamycine, mancozèbe, manèbe, mépronil, métalaxyl, méthfuroxame, metsulfovax, myclobutanil, N-( 4-méthyl-6-prop-1-ynylpyrimidine-2yI) aniline, néoasozine, diméthyldithiocarbamate de nickel, nitrothal-isopropyl, nuarimol, ofurace, composés organomercuriels, oxadixyl, oxycarboxine, péfurazoate, penconazole, pencycuron, oxyde de phénazin, phthalide, polyoxine D, pofyram, probénazofe, prochforaz, propinèbe, prothiocarbe, pyrazophos, pyrifénox, pyroquilon, pyroxyfur, pyrrolnitrine, quinométhionate, quintozène, streptomycine, soufre, techlothame, tecnazène, tébuconazole, tétraconazole, thiabendazole, thiophanate-méthyl, thirame, tolclofos-méthyl, sel triacétique de 1,1’- iminodi(octaméthylène)diguanidine, triadiméfon, triadiménol, triazbutyl, tricyclazole, tridémorphe, triforine, validamycine A, vinclozoline et zinèbe ;
• un insecticide choisi parmi le groupe consistant de : buprofézine, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorpyrifos, cycloprothrine, déméton-s-méthyl, diazinon, diméthoate, éthofenprox, fénitrothion, fénobucarbe, fenthion, formothion, isoprocarbe, isoxathion, monocrotophos, phenthoate, pirimicarbe, propaphos et XMC ;
• un composé régulateur de croissance des plantes choisi parmi le groupe consistant de : l’acide 3,6-dichloropicolinique, l’acide 1-( 4-chlorophényl)-4, 6-diméthyl-2-oxo-1,2 dihydropyridine-3-carboxylique, le 3,6-dichloranisate de méthyle, l’acide abscisique, asulam, benzoyl-propéthyl, carbétamide, daminozide, difenzoquat, dikégulac, éthéphon, fenpentézol, fIuoridamid, glyphosate, glyphosine, les hydroxybenzonitriles (par exemple bromoxynil), inabenfide, l’isopyrimol, des alcools et acides gras à longue chaîne, hydrazide maléique, le méfluidide, les morphactines (par exemple chlorfluorécol), le paclobutrazol, les acides phénoxyacétiques (par exemple 2,4-0 or MCPA), un acide benzoïque substitué (par exemple l’acide tri-iodobenzoïque), des composés d’ammonium et de phosphoniura quaternaire (par exemple chloroméquat, chlorophonium et mépiquat-chlorure), le tecnazène, les auxines (par exemple l’acide indole-acétique, acide indole-butyrique, acide naphthylacétique ou l’acide naphthoxy-acétique), les cytoquinines (par exemple benzimidazole, benzyladénine, benzylaminopurine, diphénylurée ou kinétine), les gibberellines (par exemple GA3, GA4 ou GA 7) et le triapenthénol ;
• et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé.

L’INPI a estimé que cette requête ne constituait pas une limitation des revendications du brevet, mais portait sur un produit différent, qui ne relevait pas du champ des revendications antérieures. Il a donc rejeté la requête.

La société Syngenta a formé un recours contre cette décision.

Que dit la Cour ?

***

… Considérant que la société Syngenta fait valoir, au soutien de son recours, que la composition fongicide mentionnée dans la rédaction initiale de la revendication 8 indépendante ne se réduit pas à une simple association du principe actif de formule (I) avec un support ou un diluant et n’est pas fermée à d’autres ingrédients, mais permet au contraire de faire entrer dans la composition un second principe actif, de sorte que l’indication de la liste limitative des autres principes actifs parmi lesquels pourra être choisi celui qui sera associé au premier, liste qu’il est prévu d’ajouter au texte de la revendication 8 par la modification sollicitée, constitue bien une limitation de celle-ci au sens de l’article L 613-24 CPI dans la mesure où elle réduit le champ des contrefaçons potentielles ;

Mais considérant que c’est à juste titre et par une exacte analyse de la portée de la modification sollicitée que le directeur général de l’INPI a relevé que celle-ci n’avait pas pour conséquence de préciser, en la restreignant à une liste de combinaisons possibles, la composition du produit tel que mentionné dans la version initiale de la revendication 8, mais avait pour effet, tout au contraire, d’ajouter à ce produit un nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse, offrant en réalité un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles ;

Qu’il observe pertinemment que la modification proposée ajoute au composé avec le support ou diluant suivant la revendication 1 visé dans le texte initial un autre composé alors que ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est justifiée et que le recours sera en conséquence rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours,

***

Sommes-nous en présence d’une limitation ? A notre avis, oui, car le domaine couvert par la nouvelle revendication 8 est plus restreint que celui de l’ancienne : en effet, une composition selon l’ancienne revendication 8 mais qui ne comporte, ni insecticide, ni composé régulateur de croissance des plantes, ne reproduit pas la nouvelle revendication 8 alors qu’elle reproduit la revendication telle que délivrée. Nous pensons que la Cour a tort de s’appuyer sur le fait qu’aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ; ce raisonnement n’est tout simplement pas pertinent. Le législateur n’a pas précisé qu’une limitation devait nécessairement consister en un repli sur des éléments contenus dans des revendications dépendantes. Un repli sur des éléments contenus dans la description telle que déposée doit être possible, sous peine de priver la procédure de limitation de son intérêt.

En revanche, il est possible que la nouvelle revendication 8 ne soit pas directement et sans ambiguïté divulguée dans le brevet tel que déposé, en quel cas elle ne serait pas recevable à ce titre. Mais c’est une autre paire de manches.

Le raisonnement concernant l’ajout d’un « nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse, offrant en réalité un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles » nous semble inspiré de la jurisprudence des CCP plutôt que d’un raisonnement valable dans le domaine des limitations de brevet.

Qu’en pensez-vous ?

Cour d’appel de Paris, 7 septembre 2011

Syngenta c. INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Paris vaut bien une limitation

Les dispositions du CPI concernant la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France ne pèchent pas par excès de clarté. Les tribunaux se voient donc dans l’obligation de suppléer à la légèreté du législateur. La décision que nous rapportons aujourd’hui est précieuse en ce sens.

La société américaine Eli Lilly est titulaire du brevet européen EP 0 584 952 concernant des améliorations reliées aux benzothiopènes.

Les revendications 1 et 14 à 17 de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Utilisation d’un composé répondant à la formule (1) :

dans laquelle n vaut O, 1 ou 2;

R et R1, indépendamment, représentent un atome d’hydrogène, un groupe hydroxyle, un groupe alcoxy en C1-C6, un groupe acyloxy en C1-C6, un groupe (alcoxy en C1-C6)(acyloxy en C2-C6), un groupe aryloxy substitué par R3, un groupe aroyloxy substitué par R3, un groupe carbonyloxy substitué par R4, un atome de chlore ou un atome de brome;

R2 représente un noyau hétérocyclique choisi parmi le groupe constitué des groupes pyrrolidino, pipéridino ou hexaméthylèneimino;

R3 représente un groupe alkyle en C1-C3, un groupe alcoxy en C1-C3, un atome d’hydrogène ou un atome d’halogène; et

R4 représente un groupe alcoxy en C1-C6 ou un groupe aryloxy; ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci,

dans la préparation d’un médicament utile pour le traitement ou la prévention de l’ostéoporose, chez un sujet humain.

14. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet humain âgé.

15. Utilisation selon la revendication 14, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet femelle postménopausé.

16. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un sujet mâle présentant des signes de perte de masse osseuse.

17. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le médicament est destiné au traitement d’un patient sans provoquer des réponses oestrogènes significatives dans les tissus sexuels primaires.

Par acte du 30 juillet 2009, le génériqueur israélien Teva Pharmaceutical Industries et sa filiale française Teva Santé (ci-après « les sociétés Teva ») ont assigné la société Eli Lilly en nullité de la partie française du brevet.

Le 20 avril 2010, la société Eli Lilly a présenté à l’INPI une requête en limitation des revendications du brevet européen.

Une décision de limitation est intervenue le 6 mai 2010. Les revendications 15 et 16 ont été supprimées. 

NB: Malheureusement, la Base Statut des brevets de l’INPI reste muette à ce sujet. Si la limitation se réduit à la suppression des revendications 15 et 16, elle ne mérite guère ce nom.

La société Teva a formé un recours contre cette décision, en sortant l’artillerie lourde ; elle a notamment invoqué l’illégalité du décret ayant modifié l’article R 613-45 CPI en 2008.

La Cour d’appel de Paris se prononce sur la recevabilité de ce recours, mais fait aussi un certain nombre d’observations hautement intéressantes :

***

Sur la recevabilité des sociétés Teva à agir contre la décision du 6 mal 2010

Considérant qu’il convient de distinguer dans les moyens avancés par les requérants ceux qui sont susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action de nullité d’un brevet, de ceux qui sont susceptibles d’affecter la décision administrative de limitation en elle même, à savoir la légalité de l’article R 613-45 CPI et la compétence du directeur général de l’INPI pour accueillir la demande de limitation d’un brevet européen ;

Sur les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’une action en nullité du brevet

Considérant que, comme rappelé ci-avant, les sociétés Teva qui ont engagé une action en nullité du brevet actuellement pendante devant le TGI de Paris avancent que certains moyens tels que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description d’une revendication ne constituent pas des motifs d’annulation devant le juge du fond, mais doivent conduire le directeur général de l’INPI à rejeter une demande de limitation ; qu’elles en déduisent qu’elle sont recevables en leur recours car elles ne peuvent exciper de ces moyens que dans le cadre de l’action en nullité de la décision de limitation ;

Considérant cependant, que les exigences tenant à l’unité d’invention, à la clarté et à la suffisance de la description ou au contenu des revendications qui doivent être fondées sur la description, sont énoncées aux articles 82,83 et 84 de la CBE ;

Que les articles 138 b) de la CBE et L 613-25 b) CPI stipulent que la nullité du brevet est encourue s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; que la non-concordance entre la description et les revendications peut également conduire à une annulation de celles-ci ;

Considérant qu’il suit que le défaut de clarté ou l’absence de support dans la description sont des vices qui sont de nature à entraîner l’invalidation des revendications du brevet ;

Que dans le cadre de l’action en nullité qu’elles ont introduite devant le tribunal, les sociétés Teva incriminent d’ailleurs une insuffisance de description et une violation de la règle de l’unité de l’invention ;

Considérant que par les dispositions précitées, le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet, le moyen tiré d’une insuffisance de clarté ou d’un manque de support des revendications, outre les autres moyens de nullité listés par ces dispositions ;

Considérant que les moyens développés par les sociétés Teva (absence de limitation par rapport aux revendications antérieures, absence de support dans la description de la revendication 1, absence de clarté de la revendication 1, compte tenu de l’enseignement de la description du brevet) sont en réalité des moyens de nullité du brevet dans sa version initiale puis dans sa version limitée, qui, présentés ici,ont pour objet d’essayer d’obtenir que la cour se prononce sur la validité des revendications modifiées, alors qu’elle n’est saisie que de l’appréciation de la validité de la décision administrative du directeur général de l’INPI en date du 6 mai 2010 et que le TGI de Paris qui a une compétence de plein contentieux en matière d’action en nullité de brevet, est déjà saisi d’une demande en nullité des revendications du brevet ;

Considérant en conséquence, que les sociétés Teva ne démontrent pas, au vu des moyens précités, qu’elles auraient un intérêt légitime à agir en annulation de la décision attaquée ;

Sur les moyens propres à la décision administrative

Considérant que les requérantes soulèvent par voie d’exception la nullité de l’article 3 du décret 2008-1471 du 30 décembre 2008 qui a modifié l’article R 613-45 CPI sur le fondement duquel la décision de limitation a été délivré, aux motifs que cet article permet au « titulaire du brevet inscrit » d’en limiter la priée, alors que la loi (article L 613-24 CPI) réserve cette faculté au « propriétaire du brevet » ;

Qu’en réponse la société Lilly qui leur oppose que la cour n’est pas compétente matériellement pour se prononcer sur la légalité du décret, elles précisent que leur demande est limitée à l’annulation d’un acte administratif individuel (la décision du 6 mai 2010) et que la cour est pleinement compétente pour apprécier les moyens d’annulation présentés, avant de conclure qu’il lui est loisible de surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le Conseil d’Etat de la question ;

Considérant ceci rappelé, que les sociétés Teva ne prétendent pas avoir saisi le Conseil d’Etat - ni même pouvoir encore le faire -, d’un recours en excès de pouvoir pour violation de la loi ;

Considérant que la cour, sans se prononcer sur la légalité de l’article 3 du décret, ne peut que relever que l’article litigieux apparaît d’autant moins contraire à la définition de la personne qui a qualité pour demander une limitation du brevet, que l’article L 614-12 CPI modifié par la loi du 4 août 2008, énonce que dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen « son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications … » signifiant ainsi que les termes « propriétaire » et « titulaire inscrit » sont équiva1ents et qualifient la personne qui apparaît sur les registres ;

Considérant que les sociétés [Teva] font encore valoir que le législateur français, a voulu en adoptant la loi du 4 août 2008 codifiée notamment à l’article L 613-24 CPI, mettre en place pour les brevets nationaux un système similaire à la procédure de limitation pour les brevets européens ; qu’ainsi, pour les brevets nationaux, la requête en limitation est instruite par l’INPI alors que pour les brevets européens, la requête en limitation est portée devant l’OEB, dans le cadre d’une procédure centralisée ; que c’est le sens de la référence faite par l’article L 614-12 CPI à l’article 105 bis de la Convention de Munich ; que par ailleurs le législateur a inscrit dans la loi les règles de procédure applicables au renvoi devant l’institut en cas de nullité partielle, comme indiqué à l’alinéa 5 de l’article L 613-24 CPI ;

Qu’elle en déduit que compte tenu de l’action en nullité pendante devant le tribunal, l’article L 613-24 CPI, n’a pas à s’appliquer et que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a cru pouvoir s’y référer pour retenir sa compétence et accueillir une demande de limitation du brevet restreinte il sa seule partie française ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 614-12 dispose que :

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée » ;

Qu’il est donc loisible au titulaire de présenter sa requête devant l’OEB conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la convention ;

Considérant que la question sur laquelle les parties sont contraires est celle de savoir si, dans le cadre d’une action en nullité, le titulaire du brevet européen conserve la faculté de ne limiter que la partie française du brevet par application de l’article L 613-25 qui dispose de façon générale, sans distinguer entre brevet français et européen, que le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ;

Considérant que la portée de l’article L 613-25 CPI qui ne distingue pas en effet entre la nature des titres, doit être appréhendée au regard des articles L 613-24 et L 614-12 CPI ;

Que s’agissant de l’article L 613-24, force est de relever qu’il pose un principe général (« le propriétaire peut à tout moment limiter la portée du brevet … ») et prévoit en son alinéa 3 que « le directeur de l’INPI examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires … » ; qu’il ajoute que ces dispositions régissent aussi « les limitations effectuées en application de l’article … L 614-12 », c’est-à-dire celles qui interviennent dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen ;

Considérant que rien dans ces dispositions ne vient restreindre le droit reconnu au titulaire de limiter la portée de son brevet européen que ce soit volontairement ou dans le cadre d’une action en nullité, en lui imposant de limiter son brevet dans tous les Etats désignés, alors que, son titre ne fait l’objet d’une action en nullité que dans un seul de ces Etats ;

Que la référence faite par l’article L 614-12, à l’article 105 bis de la convention de Munich est exemplative et n’exclut nullement la compétence du directeur de l’INPI ;

Qu’il ne peut pas plus être tiré des travaux parlementaires auxquels se réfèrent les société Teva, que le législateur aurait entendu d’une part conférer à l’OEB une compétence exclusive et d’autre part, imposer au titulaire de limiter son brevet à l’ensemble des pays désignés ;

Que les requérantes sont dès lors mal fondées à soutenir que la limitation prononcée par le directeur général de L’INPI constituerait une violation des articles L 613-24 et L 614-12 sus visés ; …

***

Cet arrêt nous semble bien orienté. Selon nous, la possibilité de limiter un brevet européen désignant la France devant l’INPI découle, ne serait-ce que de la combinaison de l’article 2 de la CBE et de l’article L 613-24 CPI. Quant au moyen touchant à la légalité du Décret, il nous paraît quelque peu sophiste. Mais bon, qui ne tente rien n’a rien ...

Cour d’appel de Paris, 1 juillet 2011

Teva Santé et al c. INPI et Eli Lilly

Source : EP Law Patent Blog

Pour un recours similaire, voir ici.

Tiers s’abstenir

Dans un billet antérieur, nous avons évoqué un litige qui oppose les sociétés Routin et Teisseire France.

Comme nous l’avons exposé, la société Routin est titulaire d’un brevet français concernant une boisson aromatisée concentrée sans sucre, publié sous le n° FR 2 898 466.

Estimant que la commercialisation des sirops « Teisseire 0% de sucre » constitue une contrefaçon de son brevet, la société Routin l’a fait assigner devant le TGI de Paris.

  La société Routin a ensuite formé une requête en limitation de son brevet devant l’INPI. La société Teisseire a contesté cette limitation, mais l’INPI l’a finalement acceptée. La société Teisseire ayant formé un recours contre cette décision de l’Institut, le TGI Paris a décidé de surseoir à statuer.

Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour de Paris vient de rejeter ce recours :

***

Considérant que la société Routin, titulaire du brevet français no 06 50865 déposé le 14 mars 2006 intitulé « boisson aromatisée concentrée sans sucre, son procédé de préparation et ses utilisations », usant de la faculté, prévue par l’article L 613-24 CPI, de limiter la portée de ce brevet en modifiant une ou plusieurs revendications, a saisi le directeur général de I’INPI d’une requête à cette fin le 1er septembre 2009 ; que, au vu d’observations contre cette requête présentées le 10 novembre 2009 par la société Teisseire, auxquelles avait répliqué la société Routin, le directeur général de I’WPI a fait connaître à la requérante, par lettre du 9 mars 2010, que sa demande était susceptible d’être rejetée au motif que

« la suppression dans la revendication 1 des caractéristiques de valeurs d’index glycémique et insulinémique de la boisson aromatisée revendiquée, ne peut constituer une limitation de cette revendication » ;

que, toutefois, tenant compte des observations du 30 mars 2010 présentées par la société Routin en réponse à cette notification, le directeur général de l’INPI a, par la décision objet du recours, accepté le nouveau jeu de revendications modifiées ;

Considérant que la société Routin conteste la recevabilité du recours, faute d’intérêt à agir de la société Teisseire ;

Considérant que la société Teisseire, après avoir rappelé dans le mémoire contenant l’exposé des moyens de son recours qu’elle a été assignée devant le TGI de Paris par la société Routin sur le fondement de la contrefaçon de son brevet FR 06 50865 et que, dans le cadre de cette procédure toujours en cours, elle poursuit reconventionnellement la nullité de ce brevet pour insuffisance de description, absence de nouveauté et d’activité inventive, soutient que la limitation des revendications telle qu’acceptée doit être annulée parce qu’elle aboutit en réalité à une extension du brevet qui lui est opposé ;

Mais considérant que, aux termes des dispositions de l’article L 613-25, d) CPI, issues de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 (article l32-VII), la même que celle qui a introduit en droit français la faculté reconnue au propriétaire du brevet d’en limiter la portée en modifiant une ou plusieurs revendications (article 132-VI), que

« le brevet est déclaré nul par décision de justice [...] si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue » ;

Considérant qu’il en résulte que le législateur a entendu réserver à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d’une revendication produirait, non pas une réduction du champ d’application du brevet, mais au contraire son extension, une telle situation devant entraîner la perte des droits attachés au brevet ;

Considérant, en l’espèce, que le moyen développé par la société Teisseire au soutien de son recours en annulation de la décision du directeur général de I’INPI s’analyse en réalité en un moyen de nullité du brevet qui lui est opposé dans le cadre de l’action en contrefaçon dirigée contre elle ; qu’il tend ainsi à obtenir de la cour une décision sur une question qu’il ne lui appartient pas de trancher dans le cadre de la procédure de recours contre une décision administrative non juridictionnelle du directeur général de I’INPI prévue par l’article L 411-4 et R 411-19 et suivants du CPI, mais seulement dans le cadre de l’appel d’un jugement statuant sur une demande de nullité du brevet, laquelle relève exclusivement, en première instance, de la compétence du TGI de Paris par application de l’article D 211-6 CPI ;

Considérant que la société Teisseire, qui admet dans son mémoire (page 5 in fine) que la question de savoir si les modifications apportées par le moyen de la limitation étendent la portée du brevet au delà du texte de la demande telle que déposée relève du tribunal, cultive cependant le sophisme en soutenant que cette question se distingue de celle de savoir si les revendications modifiées constituent une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet délivré ;

Considérant, en effet qu’une telle distinction n’est pas justifiée par les termes de l’article L 613-25, d, CPI, ci-dessus reproduites, qui conduisent à l’annulation du titre dans tous les cas où la limitation a pour effet d’étendre la protection du brevet délivré et non pas seulement au delà de la demande telle que déposée ; que, par ailleurs, toute modification de la portée d’une revendication qui n’est pas une limitation ne peut être qu’une extension, sauf à n’apporter aucun changement, ce qui priverait le recours de tout intérêt ;

Considérant, en toute hypothèse, à supposer que le directeur général de l’INPI ait fait une appréciation inexacte de la portée des modifications apportées par la société Routin aux revendications de son brevet, que la société Teisseire ne démontre pas que la décision d’acceptation de ces modifications lui ferait grief alors que, tout au contraire, elle lui offrait un moyen supplémentaire de nullité du brevet à opposer à la société Routin pour résister à l’action en contrefaçon de cette dernière ;

Considérant, en synthèse, que la société Teisseire ne démontre pas qu’elle aurait un intérêt légitime à agir en annulation de la décision attaquée du directeur général de I’WPI ; que le recours sera déclaré irrecevable ;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable le recours de la société Teisseire,

Condamne la société Teisseire à payer à la société Routin 5.000 euros par application de l’article 700 CPC. …

***

Le caractère limitatif de la limitation sera donc discuté devant le TGI de Paris, qui devrait lever le sursis à statuer d’ici peu de temps. Affaire à suivre avec intérêt …

Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011

Teisseire France c. INPI et Routin

Source : EPLaw Patent Blog