La présente décision nous fait plonger dans les arcanes du mécanisme de substitution d’un brevet français par un brevet européen désignant la France. La société Treves avait déposé une demande de brevet français, puis une demande de brevet européen désignant la France qui revendiquait la priorité de la demande française. Un brevet européen a été délivré. Pour des raisons inconnues, Teves n’a pas acquitté les annuités pour la partie française, ni dans le délai ordinaire (qui expirait avant la fin du délai d’opposition), ni pendant la période dite de grâce (qui s’est terminé après le délai de grâce). Aucune opposition n’a été formée. Quelque temps après, l’INPI a publié une déclaration de déchéance de la partie française du brevet européen. La question qui se pose est de savoir si le brevet européen a pu se substituer au brevet français à la fin du délai d'opposition.
Deux approches s’opposent: pour le breveté, la déchéance est intervenue le dernier jour où l’annuité pouvait être payée; le Directeur de l’INPI n’a fait que constater cette déchéance. Du coup, il n'y a pas de substitution du brevet français par le brevet européen, car la partie française de celui-ci n’est plus valide à la date où se termine le délai d’opposition. Pour les intimées, la substitution a bel et bien eu lieu car à la date fatidique, le brevet européen est encore en vie: en effet, il est encore possible de le sauver en payant l’annuité avec une surtaxe. Le TGI Paris, dans son jugement du 16 décembre 2008, a retenu cette deuxième approche. Après avoir passé en revue les articles L 612-19, R 613-46, L 613-22, et L 614-13, la Cour poursuit :
Considérant qu’il résulte des articles précités combinés aux textes réglementaires des articles R 613-46 à R 613-50 CPI qu’une date d’échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être versées dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le versement d’une majoration, ce que rappelle l’avertissement qui est adressé au propriétaire du brevet ; qu’à défaut, celui-ci « encourt la déchéance de ses droits » (article R 613-48) ; que ce délai de grâce de six mois avant que la déchéance ne puisse être prononcée est imposé par l’article 5 bis § 1 de la Convention de Paris ;
Qu’il s’ensuit que le directeur de l’INPI doit attendre l’expiration du délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle - outre sa majoration n’a pas été réglée et que, par conséquent, avant cette date, aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir, en sorte que le breveté reste provisoirement titulaire d’un brevet en vigueur ;
Qu’en l’espèce, la société Treves pouvait donc valablement acquitter la redevance annuelle et sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, soit jusqu’à une date postérieure à l’expiration de la période d’opposition au brevet européen, en sorte qu’au 29 septembre 2000, aucune décision constatant la déchéance de ses droits sur la partie française de ce brevet ne pouvait encore intervenir et la substitution dudit brevet au brevet français s’est opérée.
Considérant qu’il ne résulte pas des textes précités que la déchéance est automatique du seul fait que la condition du défaut de paiement de l’annuité est réalisée ; qu’il est d’ailleurs expressément dit à l’article R 613-48 CPI que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet « encourt » la déchéance de ses droits et à l’article L 613-22 du même code que cette dernière « est constatée » par une décision du directeur de l’INPI, peu important à cet égard que celui-ci n’ait qu’à vérifier que le versement de la redevance annuelle et de sa majoration n’est pas intervenu dans les délais précités ;
Que, susceptible d’un recours devant le juge judiciaire comme il est dit à l’article L 411-4 CPI, la décision du directeur de l’INPI est une décision administrative, récognitive, par son objet qui ne fait que constater une situation déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants sans que l’autorité ne dispose d’un pouvoir d’appréciation, et rétroactive non seulement par sa nature récognitive mais également par l’effet de la loi (article L. 613-22, alinéa 2, CPI) en ce qu’elle est applicable à une date antérieure à son prononcé et à sa notification au breveté, étant rappelé qu’un recours en restauration est ouvert.
Considérant qu’en l’espèce, les conditions pour que la décision constatant la déchéance puisse intervenir n’étaient réunies qu’à la date du 30 octobre 2000, date d’expiration du délai supplémentaire accordé au breveté pour régler la redevance annuelle et sa majoration ; que la décision a été rendue le 31 décembre 2001.
Or considérant qu’à la date du 29 septembre 2000 marquant la fin du délai d’opposition au brevet européen EP 0 820 390, le brevet français n° 2 732 653 dont la priorité était revendiquée a cessé de produire ses effets en application des dispositions de l’article L 614-13, alinéa premier, CPI par l’effet de la substitution du brevet européen toujours en vigueur ;
Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le troisième alinéa de l’article précité stipule que « L’extinction ou l’annulation ultérieure du brevet européen n’affecte pas les dispositions prévues au présent article » ;
Que ces dispositions, prises par le législateur français comme l’y autorisait l’article 139 § 3 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, qui ont pour objet de prévoir un cumul des protections limité dans le temps auquel il est mis fin de façon définitive par la substitution du brevet européen au brevet national, trouvent leur origine dans la Convention de Luxembourg du 15 décembre 1976 et l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 ;
Que, si la déchéance n’est pas expressément visée à l’article L 614-13, alinéa 3, précité, il convient toutefois d’observer qu’elle constitue une cause d’extinction et que, particulièrement, l’article 50 de l’accord de Luxembourg du 15 décembre 1989, intitulé ‘Extinction’, prévoit que « Le brevet communautaire s’éteint : (...) c) si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n’ont pas été acquittées en temps utile (...) 3° L’extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d’une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l’échéance de la taxe annuelle » ;
Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société Treves sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L 614-13, alinéa 3, CPI mais que, dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.
Et considérant que dans la mesure où une renonciation ne se présume pas, le moyen de l’appelante selon lequel le non-paiement de la redevance annuelle pendant la période d’opposition au brevet européen caractérisait sa volonté de renoncer à la partie française de ce dernier est inopérant.
Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le brevet français n° 2 732 653 avait cessé de produire ses effets du fait de la substitution du brevet européen EP 0 820 390 désignant la France.
Pour résumer, on peut dire qu’il fallait que la décision du Directeur de l’INPI intervienne pour que la déchéance soit effective, même si elle doit être fixée rétroactivement au 30 avril 2000. Comme la décision est intervenue seulement après la date à laquelle se faisait la substitution, elle n’a pas de prise sur la substitution, qui est acquise.
On lira avec profit l’article de Privat Vigand, paru dans la Revue Orange du mois de janvier 2007, page 25. Cet article comporte le résumé suivant : « Un brevet européen dont la déchéance est déjà encourue mais qui n’a pas encore été constatée, à la fin du délai d’opposition, se substitue au brevet français qui cesse de produire ses effets. » Ce résumé a d’ailleurs été critiqué par le breveté dans ses écritures: Treves « dénonce l’adoption d’un abstract trompeur et l’orientation volontairement favorable à la thèse des intimées du commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 21 mars 2006, paru au cours de la présente procédure dans la revue Propriété Industrielle du mois de janvier 2007, donnant à cet arrêt une portée qu’il n’a pas, ce qui a pu influencer les premiers juges ».
Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 2), 2 juillet 2010
Treves c. Renault
Maître Fowdar a également mis en ligne une copie de la grosse: voir
ici.