Combat de toques

La société Groupe Gyra (ci-après « Gyra ») est cessionnaire du brevet FR 2 637 467 concernant une coiffe de cuisinier.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Coiffure de configuration générale cylindrique telle qu’une toque, du type jetable et réalisée en matériau souple tel que le non-tissé, caractérisée en ce qu‘elle est constituée d’un bandeau (1) dont les extrémités sont aptes à venir en contact et en position de recouvrement pour conformer les parois latérales (2) cylindriques de la toque, et dont les bords sont pourvus de moyens de solidarisation neutralisés (7,8) et disposés sur toute la hauteur de la paroi et aptes à être mis en œuvre lors de la mise en service initiale de la toque pour obtenir un corps cylindrique régulier adapté autour de tête du porteur.

La société Prodis bénéficie d’une licence portant sur ce brevet.

Reprochant à la société MBI de commercialiser des toques dénommées « Elite » qui reproduisaient les revendications 1 et 2 de ce brevet, les sociétés Gyra et Prodis l’ont fait assigner, par assignation délivrée le 12 juillet 2002, en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 7 mai 2007 (!), le TGI de Strasbourg a dit que la société MBI s’était rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société Gyra et de concurrence déloyale au préjudice de la société Prodis, fait interdiction à la société MBI de poursuivre la commercialisation du modèle de toque « Elite », sous astreinte de 500 € par infraction constatée, condamné la société MBI à payer à la société Gyra la somme de 10 k€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice commercial subi par la société Gyra et par la société Prodis, et désigné un expert.

Par jugement du 12 janvier 2010, le TGI de Strasbourg a condamné la société MBI à payer, à titre de dommages-intérêts, 100 k€ à la société Prodis et 3500 € à la société Gyra.

La société MBI a interjeté appel.

Dans son arrêt du 20 septembre 2011, la Cour d’appel de Colmar s’est donc penchée sur la question des dommages-intérêts. L’arrêt contient notamment un passage intéressant sur la mise en œuvre de l’article L 615-7 CPI :

***

… Attendu que les parties ne contestent pas que les indemnités dues par la société MBI, qui a été reconnue coupable de contrefaçon, doivent être fixées conformément aux dispositions de l’article L 615-7 CPI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 bien que les actes de contrefaçon aient eu lieu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu que l’alinéa 1er de cet article dispose :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. »

Attendu que les premiers juges ont, au visa de ces dispositions, alloué cumulativement à la société Prodis une indemnité compensatrice du gain manqué du fait de la contrefaçon et le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

Attendu que si l’article L 615-7 se réfère aux « conséquences économiques négatives subies par la partie lésée » et aux « bénéfices réalisés par le contrefacteur », il n’autorise toutefois pas la société Prodis à obtenir cumulativement la réparation de son manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par l’appelante ; qu’en effet, il résulte du considérant 26 et de l’article 13.2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux respect des droits de propriété intellectuelle, dont la transposition en droit français a été assurée par la loi n° 2007-1544, que les auteurs de ce texte n’ont entendu ouvrir à la victime qu’une alternative ;

Attendu qu’il résulte des investigations de Monsieur L. que la société Mondia Top, aux obligations de laquelle vient désormais l’appelante, et cette dernière ont vendu 30.065 toques contrefaisantes du modèle « Elite » entre 1999 et 2003 ; que leur vente a généré un chiffre d’affaires de 51.318,75 € et un bénéfice de 29.388,61 € ;

Attendu que pour évaluer le gain manqué par la société Prodis, les premiers juges ont, en s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, retenu :

• un prix de vente unitaire moyen de la toque brevetée (toque dénommée « Prestige ») par la société Prodis de 11,35 €
• un taux de marge sur coûts variables de 58,9 %
• une probabilité de vendre la toque « Prestige » d’environ une chance sur trois (compte tenu du prix de vente particulièrement élevé) ;

Attendu que la société MBI conteste le prix unitaire retenu, la société Prodis, quant à elle, le taux de la perte de chance et le taux de marge ;

Attendu que selon les informations recueillies par l’expert judiciaire …, la société Prodis a vendu de 1999 à 2003 22.601 toques « Prestige » pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que sur ces bases, le prix moyen de vente aurait été de 250.440 / 22.601 = 11,35 € ; qu’un tel prix est 7 fois supérieur au prix moyen pratiqué par la société MBI (51.318 / 30.065 = 1,70 €) mais aussi à celui de la société Febvay ; que cette société contrôlée par la société Gyra … vendait des toques « Prestige » au prix de 11,50 F soit 1,75 € en 1998 … et au prix de 3,31 € en 2010 … ; qu’un prix unitaire de 11,35 € aurait été prohibitif ; que si l’objection de la société MBI n’avait pas été pertinente, la société Prodis n’aurait pas manqué de verser aux débats ses tarifs ;

Attendu qu’il convient de retenir que la société Prodis a en réalité commercialisé 22.601 lots de 10 toques « Prestige » et non 22.601 toques pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que la commercialisation de 30.065 toques ‘Prestige’ aurait pu lui procurer un chiffre d’affaires de 33.315 € ;

Attendu qu’il ne résulte pas du dossier que la toque brevetée était une avancée technologique majeure de nature à drainer toute la clientèle des toques jetables ; qu’au contraire, l’examen des tarifs versés aux débats montre que des gammes étendues de coiffes jetables étaient proposées aux professionnels de la restauration ; que d’après les données du paragraphe 4-1 du rapport d’expertise, les ventes de toques « Prestige » n’ont d’ailleurs représenté au mieux que 59 % (en 2000) du chiffre d’affaires « toques tous modèles » de la société Prodis ; que dans ces conditions, il n’existe aucun motif de considérer que la société Prodis aurait réalisé, en l’absence de contrefaçon, le chiffre allégué de 95 % des ventes de toques contrefaisantes ; qu’il peut être tenu pour vraisemblable que la société Prodis aurait réussi à commercialiser les 2/3 de la masse contrefaisante pour un chiffre d’affaires de 33.315 x 2/3 = 22.210 € ;

Attendu qu’il est raisonnable de considérer que la société Prodis aurait réussi à vendre à la clientèle intéressée par les toques brevetées, en sus de ces toques, d’autres articles de sa gamme ; que le coefficient de 25 % proposé par les intimées dans leurs conclusions n’est pas excessif au regard de la composition du chiffre d’affaires de la licenciée ;

Attendu que dans ces conditions, la perte de chiffre d’affaires occasionnée par la contrefaçon peut être évaluée à 22.210 + (22.210 x 25 %) = 27.762 € ;

Attendu qu’après avoir estimé la marge brute moyenne de la société Prodis à 73,9 % de son chiffre d’affaires, Monsieur L. a imputé sur ce chiffre la redevance de brevet réglée à la société Gyra (5 %) et des charges variables de vente estimées à 10 % ; que la société Prodis juge que « la déduction de 10 % au titre des charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques – frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux – n’est sérieuse ni dans son principe ni dans son montant » ; qu’il résulte de son rapport que Monsieur L. a procédé à cette évaluation forfaitaire parce qu’il ne connaissait pas « les autres charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques (frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux) » ; que la société Prodis se contente de critiquer l’estimation de l’expert judiciaire mais ne fournit aucune information précise sur le taux de ces « charges spécifiquement variables » : qu’en conséquence, le taux de marge sur coûts variables retenu par Monsieur L. (58,9 %) sera entériné par la cour ;

Attendu, dans ces conditions, que le gain manqué s’établit à 27.762 € x 58,9 % = 16.352 € ;

Attendu que la société Prodis met en compte un montant de 20 k€ au titre de « la perte de chance après 2004 » ou encore de la « perte de chance d’avoir fidélisé la clientèle intéressée par « Elite » et de la conserver » ;

Attendu, ainsi que l’ont noté les premiers juges, que la société Prodis ne démontre pas que sa clientèle avait été démarchée par la société MBI puis conquise grâce à l’attrait de la toque contrefaisante, ni même qu’elle avait vainement démarché la clientèle de la société MBI ; que la perte de chance invoquée n’est pas établie ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Prodis de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral dès lors qu’elle n’était pas titulaire du brevet ;

Attendu qu’eu égard aux évaluations précédemment faites du préjudice subi par l’exploitant du brevet et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, l’indemnité allouée à la société Prodis sera fixée à l’aune des bénéfices réalisés par la société MBI, soit 29.388,61 €, ainsi que le permet le régime d’indemnisation institué par l’article L 615-7 CPI dans sa rédaction actuelle ;

Attendu qu’il est constant que la société Gyra percevait une redevance égale à 5 % du chiffre d’affaires issu de la vente des toques ‘Prestige’ ; que les ventes manquées par la société Prodis auraient généré une redevance de 22.210 € x 5 % = 1.111 € ;

Attendu qu’eu égard au caractère excessif des prétentions des intimées, les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre celles-ci et l’appelante ; qu’il est équitable d’allouer à chaque société intimée une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC dès lors que celles-ci ont été les victimes de la contrefaçon ; …

***

C’est intéressant de voir que la Cour évalue à la fois les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le gain manqué par les titulaires et retient la somme la plus importante des deux.

Cour d’appel de Colmar, 20 septembre 2011

MBI c. Gyra et Prodis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Apporté ou sur place ?

Restons encore un peu sur cette affaire concernant le brevet européen EP 0 251 945 de Mme Rafaela J. Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ; 
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne la prétendue nullité de la saisie-contrefaçon. Curieusement, l’huissier semble avoir apporté des dessins préfabriqués et les avoir annexés au procès-verbal.

***

… Attendu que les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 [mars 1995] est nul dès lors que l’huissier de justice n’a pas distingué entre ses constatations personnelles et les explications techniques du conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait et que ses constatations ont été faites en référence à un dessin préexistant ;

Attendu, certes, que Me G. a annexé à son procès-verbal cinq croquis représentant le conteneur et son couvercle, objets de la description, ou des parties de ceux-ci, qu’il n’a manifestement pas établis puisque des dessins identiques ont été annexés à des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par d’autres officiers mini[stéri]els à la requête de Mme J. et de la société Cardis dans des établissements hospitaliers d’Ivry sur Seine, de Valenciennes et d’Avranches (annexes n° 7, 8 et 9 des appelantes) ;

Mais attendu qu’il a procédé à une description précise des diverses phases de l’opé[ration] d’emballage exécutée sous ses yeux par l’agent de la clinique Bethesda et du conteneur utilisé ; que la circonstance qu’il ait, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les procès-verbaux précités de saisie-contrefaçon, et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par M. K., le conseil en propriété intellectuelle qui l’accompagnait, est en elle-même insuffisante pour affirmer qu’il n’a pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal et qu’il s’est contenté de retranscrire les déclarations de l’expert ; que d’ailleurs, à aucun moment, les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ne prétendent que la description faite par Me G. serait inexacte ou même tendancieuse ;

Attendu, dans ces conditions, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995 est régulier au regard de l’article L 615-5 CPI ; que la saisie descriptive effectuée le 28 octobre 1998 sur la base d’un des conteneurs saisis le 27 mars 1995 et de son couvercle n’appelle pas davantage une quelconque critique ; que ces deux procès-verbaux peuvent être utilement invoqués par les intimés comme mode de preuve de la contrefaçon alléguée ; …

***

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.

Oublieuse ou sans gêne ?

L’article L 614-11 prévoit que :

« L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. »

Cette nécessité d’inscrire des droits dans le registre européen des brevets (ci-après « REB », à ne pas confondre avec le registre national des brevets, « RNB ») suscite un certain nombre de questions difficiles, car la CBE limite la possibilité d’inscrire des transferts de droits au REB. Il est prévu d’inscrire la cession d’une demande de brevet européenne (règle 22(1) de la CBE), la concession d’une licence sur une telle demande (règles 23(1) et 24 de la CBE) ainsi la cession d’un brevet européen, pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition (règle 85 de la CBE). Il ne semble pas possible d’y inscrire une concession de licence effectuée après la délivrance du brevet ou une cession du brevet intervenue plus de neuf mois après la délivrance (si aucune opposition n’est formée) ou après la fin de la procédure d’opposition (s’il y en a eu).

Que faire si aucune inscription n’est intervenue au REB ? Dans le cas où une telle inscription n’était pas possible (car non prévue par la CBE), les actes concernés semblent néanmoins opposables aux tiers. C’est en tout cas notre compréhension d’un arrêt de la Cour de cassation daté du 15 septembre 2009, où nous lisons :

« … Attendu que la société de Broux fait grief à l’arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d’avoir déclaré recevable l’action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-11 CPI l’inscription au REB des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu’est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n’a pas procédé à l’inscription du contrat de cession au REB ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n’a été inscrit qu’au RNB, mais non à l’inscription au REB ; qu’en déclarant néanmoins recevable l’action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article L 614-11 CPI ;

Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d’opposition, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’inscription au RNB, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

En dehors de ces cas de figure, le langage de l’article L 614-11 CPI semble assez clair : pour rendre opposable les actes, il faut les inscrire au REB. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2004, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, a dit :

« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Colmar concerne une instance parallèle à celle dans laquelle la Cour de cassation s’était prononcée le 7 juillet 2004.

Toutes les deux concernent le brevet européen EP 0 251 945 dont Mme Rafaela J. était la titulaire. Ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. L’action contre la société Smurfit a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation cité plus haut.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne l’intérêt à agir de la société OR-N-VI :

***

Attendu qu’en leur qualité d’héritiers du breveté, les consorts J. ont qualité et intérêt à agir ;

Attendu que les appelantes dénient à la société OR-N-VI toute qualité à agir en contrefaçon au motif que le contrat de licence a été tardivement inscrit au RNB(enregistrement du 17 octobre 2000) et qu’il n’a jamais été inscrit au REB;

Attendu que la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens qui institue la tenue d’un « REB » prévoit que « la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national » ;

Attendu, certes, que l’article L 614-11 CPI dispose que l’inscription au REB des actes transmettant ou modifi[ant les dr]oits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; que cette disposition notamment destinée à prévenir et résoudre les conflits entre personnes revendiquant des droits concurrents sur le même brevet, n’érige pas la publication de la licence au REB en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ; que la société OR-N-VI, dont la qualité de licencié exclusif est admise par le titulaire du brevet, a qualité et intérêt à se joindre à l’action des consorts J., contre les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ; …

***

C’est tout de même étonnant de voir la Cour de Colmar contredire ce que la Cour de cassation, se prononçant sur les mêmes faits, avait approuvé …

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.

Limiter les dégâts

Il n’est pas rare que les tribunaux français rejettent la demande du prétendu contrefacteur de surseoir à statuer lorsque le brevet qui lui est opposé est l’objet d’une opposition devant l’OEB (voir notre billet à ce sujet). Si le brevet est ultérieurement révoqué en recours, le breveté se trouve dans une situation assez inconfortable. Le présent arrêt est intéressant dans la mesure où il montre un breveté qui a eu de bons réflexes et qui a ainsi limité les dégâts.

La société Binger France (ci-après « Binger ») a déposé une demande de brevet européen n° EP 0 951 813 concernant un dispositif de support pour une machine utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture et dont l’inventeur est Monsieur Georges A. (Ce brevet a fait l’objet d’une autre action que nous avons rapportée dans un billet précédent.)

La société Binger a assigné la société Collard en contrefaçon de la demande de brevet et en concurrence déloyale. Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la délivrance du brevet. L’instance s’est poursuivie après la délivrance. La société allemande Ero Gerätebau a formé une opposition du brevet devant l’OEB. La société Collard a saisi le juge de la mise en état en vue d’un nouveau sursis, mais cette demande a été rejetée.

Le 26 avril 2006, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet tel que délivré . L’opposante a formé un recours.

Le 31 mai 2006, la société Binger a cédé le brevet à Monsieur A. qui a déclaré poursuivre l’action à l’encontre de la société Collard.

Par un jugement du 13 mai 2008, le TGI de Strasbourg a débouté Monsieur A. de son action en contrefaçon. Monsieur A. a interjeté appel.

Le 30 juin 2008, la chambre de recours de l’OEB a révoqué le brevet (décision T 1060/06).

Bien entendu, la Cour de Colmar confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A. 

Se pose alors la question des dommages et intérêts.

***

Attendu que, dans l’instance d’appel, la société Collard développe essentiellement sa demande de dommages-intérêts au regard de la décision de la Chambre de Recours de l’OEB, qui est venue anéantir le brevet litigieux et qui vient définitivement clore la discussion sur d’éventuels actes de contrefaçon ;

Attendu qu’elle estime que la société Binger, puis Monsieur A., ont commis des actes graves d’une légèreté blâmable, engageant leur responsabilité ;

Attendu qu’elle reproche d’abord à la partie adverse d’avoir introduit l’action en contrefaçon sur la base d’une simple demande de brevet ;

Attendu cependant qu’au jour de l’assignation, la société Binger se prévalait d’une demande de brevet européen, dont la délivrance est intervenue le 12 novembre 2003, et dont la validité a encore été, du moins provisoirement, confirmée par une décision de rejet du 26 avril 2006 émanant de l’OEB, sur une opposition qui avait été formée le 11 août 2004 par une société Ero Gerätebau, assignée en contrefaçon dans le cadre d’une procédure distincte ; que ce n’est que par une décision récente du 30 juin 2008, [posté]rieurement à la déclaration d’appel du 26 mai 2008, que le brevet s’est trouvé anéanti à la suite d’une décision de la Chambre de Recours de Munich ;

Attendu que, à partir du moment où cette décision est venue briser ses espoirs, Monsieur A. a immédiatement fait prendre des conclusions par son avocat, par lesquelles il admettait que l’appel était devenu sans objet ; que la présente discussion ne porte d’ailleurs plus que su[r d’éve]ntuels dommages-intérêts à allouer à la défenderesse qui a été assignée à tort, ainsi que sur le sort des dépens et des frais relevant de l’article 700 CPC ;

Attendu dans ces conditions qu’il ne saurait être reproché à Monsieur A., qui a poursuivi la procédure engagée par la société Binger consécutivement à l’acquisition du brevet litigieux, d’avoir agi avec une légèreté blâmable; que les premières dé[clarations ém]anant de l’OEB ne pouvaient au contraire que le convaincre du bien-fondé de son argumentation et le conforter dans sa volonté d’aboutir dans son action en contrefaçon ;

Attendu que, pour les mêmes raisons, il n’y a eu aucun abus de la part de Monsieur A. à former appel contre le jugement du TGI de Strasbourg du 13 mai 2008, le demandeur ayant évidemment voulu préserver ses droits tant que la Chambre des Recours de l’OEB n’avait pas statué ; qu’il n’existe là, contrairement à ce soutient la société intimée, aucun comportement aventureux de la part du demandeur et appelant ;

Attendu en second lieu que la société Collard évoque les circonstances dans lesquelles est intervenue la saisie contrefaçon du 18 août 2000, se plaignant notamment de la publicité négative dont elle a été victime à travers cette opération ‘volontairement’ entreprise par la partie adverse à l’occasion de la Foire aux Vins de Colmar ; qu’elle a également mis en avant les conditions dans lesquelles cette opération de saisie avait été effectuée par un huissier de justice, en présence à la fois du gérant de la société Binger et de l’inventeur du brevet, ayant précisément amené les [premiers j]uges à prononcer l’annulation de la saisie descriptive opérée ;

Attendu cependant que, comme cela a déjà été souligné, cette annulation n’a plus grand intérêt au stade actuel de la procédure ; qu’il en est d’ailleurs de même de l’invalidation du second procès-verbal d’huissier dressé, à la demande de Monsieur A., en date du 16 juin 2006 ;

Attendu certes que, ainsi que le souligne la société Collard, il est de jurisprudence que toute personne qui procède à une saisie-contrefaçon le fait à ses risques et périls et doit dès lors répondre de tous les dommages qui pourraient s’ensuivre si elle a eu lieu dans des conditions abusives ou s’il y a été procédé sur un titre de propriété industrielle qui se révèle sans valeur (Cass. Com. 19/10/1999) ;

Attendu cependant que, en l’occurrence, la saisie-contrefaçon ne [semble pa]s avoir eu lieu dans des conditions abusives ; qu’en effet, il est constant que cette opération n’a pas été réalisée durant les horaires d’ouverture de la Foire aux Vins, mais au [milieu] de la matinée du 18 août, les halls d’exposition n’étant ouverts au public qu’à partir de midi ; qu’au surplus, le matériel en cause a été transporté dans une tente louée par la société Binger, par conséquent à l’abri des regards ou d’oreilles indiscrètes ; qu’enfin, il est acquis aux débats que la machine ‘saisie’ a en fait été immédiatement réglée par la société Binger et les consorts A., ce qui a d’ailleurs permis son transfert immédiat entre les mains de ces derniers, sans véritable opposition de la société Collard qui l’avait mise en dépôt auprès de Monsieur Daniel M., exposant ;

Attendu que l’opération s’est donc faite avec suffisamment de discrétion et dans un certain esprit de consensus, de sorte qu’aucun grief ne saurait être opposé à cet égard à la partie adverse ; qu’en tout état de cause, aucune intention de nuire n’est caractérisée ;

Attendu par contre que la société Binger, aux droits de laquelle vient Monsieur A., a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur la base d’une titre de propriété intellectuelle qui s’est ultérieurement révélé sans valeur ; qu’elle doit réparer le préjudice qui en est résulté pour la société intimée, sous réserve que cette dernière prouve l’existence d’un tel dommage ;

Attendu toutefois que, s’agissant d’un matériel nouveau, dont la commercialisation débutait, la société Collard se trouve dans l’impossibilité d’établir que ses ventes auraient régressé à partir de la saisie-contrefaçon intervenue en août 2000 ; que la pièce annexe n° 37 fait au contraire ressortir qu’en 1999 , elle n’avait vendu qu’une seule machine en France et aucune à l’export ; qu’en l’an 2000, elle avait pourtant vendu 9 machines en France ; que les années suivantes, les ventes sont restées à des niveaux similaires (58 machines vendues en France de 1999 à 2009, 25 en Europe, 58 à l’export) ;

Attendu qu’il apparaît que la société Collard a poursuivi la commercialisation de la machine, qui figurait toujours dans ses catalogues ;

Attendu dans ces conditions que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que l’opération de saisie-contrefaçon du 18 août 2000 aurait engendré un préjudice financier pour la société intimée ;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Collard de sa demande reconventionnelle ;

Attendu enfin que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions attaquées, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de publication, laquelle ne présentait effectivement aucun intérêt ;

Attendu par contre qu’au regard de la durée de la procédure et des importants frais engagés par la société Collard, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur ce point et de lui allouer une somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 CPC (première instance et appel) ;

Attendu qu’en raison de l’importance des montants réclamés à titre reconventionnel par la société Collard devant la Cour, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ; …

***

Cour d’appel de Colmar, 29 juin 2010

Georges A. c. SARL Collard

L’arrêt ainsi que la décision de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

No man’s brevet

En 1995, la SARL Koro Marketing, ultérieurement devenue SARL Koro (ci-après « Koro »), a déposé une demande de brevet français publiée sous le n° FR 2 736 798. Cette demande, qui concerne un bracelet de marquage des vaches, a été délivrée en 1998.

Le brevet contient une revendication unique :

Bracelet pour repérer et discriminer des individus dans un troupeau, et placé autour du membre inférieur postérieur de l’animal, caractérisé en ce qu’il est constitué d’une partie feutrine et d’une partie formée par de petits crochets, disposées sur la même face de la bande formant le bracelet, la partie crochet étant destinée à passer dans une boucle solidaire de la bande et à revenir s’agripper sur la partie feutrine de la bande.

NB : A la lecture de la demande de brevet (une demi page de description, trois revendications sommaires et très différentes de la revendication délivrée, le tout visiblement fait par des non spécialistes) on se demande bien comment la revendication ci-dessus a pu être délivrée.

La société Koro commercialise de tels bracelets sous la marque Securit’lait, selon une gamme de plusieurs couleurs et en associant chacune des couleurs à un cas de marquage (par exemple vache sous antibiotiques), afin que l’on puisse distinguer aisément la bête concernée du reste du troupeau. Elle se fournissait auprès d’une société Ykk France.

Estimant d’une part que la société Ukal proposait et offrait à la vente des bracelets de marquage des vaches mettant en oeuvre la revendication unique de son brevet, d’autre part qu’elle les commercialisait dans la même gamme de coloris que ceux mis à la vente par elle, la société Koro l’a mise en demeure de retirer les bracelets en cause de la vente et de procéder à une rectification de son catalogue. Face au refus opposé par la société Ukal, la société Koro a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Ukal devant le TGI de Strasbourg, d’une part en contrefaçon de brevet d’autre part en concurrence déloyale et parasitaire.

La société Ukal a fait assigner en intervention forcée la société Ykk France, qui était également son fournisseur.

La société Ekkia est venue en cours d’instance aux droits de la société Ukal.

Par un jugement du 7 avril 2008, le TGI de Strasbourg a déclaré la société Koro irrecevable à agir en contrefaçon et l’a déboutée de son action en concurrence déloyale.

La société Koro a interjeté appel.

C’est surtout la partie concernant la recevabilité de l’action en contrefaçon qui a retenu notre intérêt.

***

Attendu que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon, les sociétés Ekkia et Ykk France ont préalablement fait valoir qu’à la date de dépôt de la demande de brevet, soit le 18 juillet 1995, la société demanderesse, qui s’appelait alors Koro Marketing, ne disposait pas encore de la personnalité morale, puisque n’ayant été immatriculée au RCS que le 1er août 1995, de sorte qu’elle ne saurait se prétendre titulaire dudit brevet déposé à son nom et se prévaloir d’un droit de protection sur celui-ci ;

Attendu que la société Koro a estimé en retour que ce moyen n’était ni recevable ni bien fondé ;

Attendu qu’elle a d’abord fait valoir qu’en application de l’article L 611-8 CPI, les défenderesses n’avaient pas qualité pour contester la titularité du brevet ;

Attendu que le tribunal a rejeté cette argumentation en retenant qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en revendication d’un brevet, mais d’une condition de recevabilité de la demande, les défenderesses étant toujours en droit de discuter de la qualité et de l’intérêt à agir de la personne qui les assigne ;

Attendu qu’au soutien de son appel, la société Koro fait valoir que la Cour ne pourra pas entériner cette motivation, dans la mesure où toute argumentation tendant à contester le droit au brevet ne peut émaner que des personnes que l’article L 611-8 CPI a pour objet de protéger, et que dès lors le défendeur à une action en contrefaçon, étranger aux relations entre l’inventeur et le breveté, est irrecevable à contester ce droit ; qu’il en résulte que les sociétés Ekkia et Ykk France sont irrecevables en leur contestation de la titularité du brevet dont se prévaut la société Koro ;

Attendu cependant que, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à bon droit, les dispositions de l’article L 611-8 concernent exclusivement l’action en revendication d’un brevet dans le cas où une invention a été soustraite à son inventeur ou lorsqu’un titre a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ; que tel n’est pas le cas dans la présente procédure, aucune des défenderesses ne revendiquant la titularité du brevet litigieux ; que par contre, les sociétés défenderesses sont en droit de contester la qualité et l’intérêt à agir de la personne qui les assigne ; que plus précisément, elles sont parfaitement recevables à vouloir démontrer que la société Koro n’est pas en droit de se prévaloir du brevet litigieux ;

Attendu ensuite que le tribunal a accueilli le moyen d’irrecevabilité opposé par les défenderesses aux motifs :

- que la société Koro Marketing avait déposé le brevet litigieux à l’INPI le 18 juillet 1995 ;
- que cette société avait été immatriculée au RCS le 1er août 1995, et acquis la personnalité morale à cette date, soit postérieurement au dépôt du brevet ;

- que les statuts de la société, enregistrés le 11 juillet 1995, soit antérieurement au dépôt, ne faisaient pas apparaître que Monsieur C, inventeur, avait reçu mandat des associés de la société en formation pour déposer un brevet au nom de celle-ci, et donc pouvoir agir en son nom et la représenter ;

- qu’il en résulte que le dépôt du brevet n’avait pu créer aucun droit au bénéfice de la société Koro Marketing ;

- que par ailleurs, seuls pouvaient être repris par la société une fois immatriculée les actes accomplis pour son compte ;

- que le déposant n’ayant pas été mandaté pour déposer le brevet au nom de la société Koro Marketing et n’ayant donc pu remplir cette formalité pour le compte de celle-ci, la société Koro n’avait pu valablement reprendre la demande de dépôt de brevet à son compte par décision du 4 décembre 2007 ;

- que la société Koro devait donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon du brevet français n° 95 08920, comme n’en étant pas titulaire et, partant, comme ne pouvant se prévaloir d’un droit de protection sur celui-ci ;

Attendu qu’au soutien de son appel, la société Koro fait valoir :

- que le brevet français n° 95 08920 a été délivré par l’autorité publique le 21 août 1998, date à laquelle la société Koro était depuis longtemps immatriculée au RCS et jouissait de la personnalité morale ; que cette délivrance a régularisé la situation litigieuse, résultant des circonstances dans lesquelles le dépôt du brevet est intervenu ; que le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté en application de l’article 126 CPC ;

- qu’ensuite, s’agissant des actes accomplis pendant la période de formation d’une société, l’article L 210-6 du Code de Commerce vise précisément le cas où un acte accompli avant l’acquisition de la personnalité morale par la société en formation n’a été ni mentionné comme déjà accompli dans un état annexé aux statuts, ni été accompli par l’un ou l’autre des associés en vertu d’une clause expresse des statuts ; que la société au nom de laquelle un tel acte a été accompli dispose encore, une fois immatriculée, de la possibilité de reprendre cet acte ; qu’ainsi, par une décision du 4 décembre 2007, l’associé unique de la société Koro a expressément confirmé et, en tant que de besoin, décidé de la reprise par la société du dépôt de la demande de brevet intervenu le 18 juillet 1995 ; qu’en suite de cette reprise, le dépôt du brevet est réputé avoir été effectué dès l’origine par la société Koro ;

- qu’aucun texte ne prévoit de délai pour la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation ; qu’aucun délai de prescription ne saurait être opposé à la concluante ;

- qu’en tout état de cause, la société Koro s’est toujours présentée et a toujours été désignée comme titulaire du brevet ;

- qu’il ne saurait être prétendu que la reprise serait intervenue plusieurs années après la disparition de la société Koro Marketing, radiée du RCS en date du 21 juillet 1998, alors que seule est intervenu un changement de dénomination sociale et d’adresse, sans naissance d’une nouvelle personne morale ;

Attendu qu’il est constant que la demande de brevet français déposée le 18 juillet 1995 mentionnait comme demandeur une « société Koro Marketing » ;

Attendu que la société Koro, qui justifie avoir simplement changé de dénomination sociale à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1997, avec transfert de son siège dans un autre département, ce qui a justifié la radiation de l’inscription à son ancienne adresse et une réinscription à la nouvelle adresse, ne conteste évidemment pas n’avoir pu, le18 juillet 1995, procéder au dépôt en son nom propre d’une demande de brevet français auprès de l’INPI, alors qu’elle n’était pas encore inscrite au RCS et qu’elle ne devait obtenir la personnalité morale qu’à compter du 1er août 1995 ;

Attendu qu’elle invoque par contre la régularisation provenant de la délivrance ultérieure du titre et, subsidiairement, celle résultant d’une reprise de l’engagement initial votée par l’associé unique en 2007 ;

Attendu cependant que la délivrance du brevet en date du 21 août 1998 ne pouvait couvrir le vice initial ;

Attendu en effet que la société, qui n’existait pas encore à la date de dépôt de la demande de brevet, ne pouvait figurer comme demandeur au brevet ni sur l’acte de dépôt initial ni sur le brevet lui-même, délivré ultérieurement ;

Attendu en outre que, dans les statuts enregistrés dès le 11 juillet 1995, soit avant le dépôt de la demande de brevet, il n’était pas mentionné qu’une telle formalité devait être effectuée par l’un ou l’autre des futurs associés (Alan C., inventeur, ou son frère Roperzh C., futur gérant) pour le compte de la société en cours de formation, et ce dans l’attente de l’immatriculation de la société ; qu’il était au contraire énuméré un certain nombre d’actes à accomplir par le futur gérant, parmi lesquels ne figurait toutefois pas le dépôt de la demande de brevet ;

Attendu en tout état de cause que ni la demande de brevet ni le brevet ne révèlent le nom d’une personne physique qui aurait déposé le brevet pour le compte de la société en voie de constitution, ce qui aurait permis, après immatriculation et acquisition de la personnalité morale, la reprise des engagements souscrits ;

Attendu dans ces conditions que sont inapplicables les dispositions de l’article L 210-6 du Code de Commerce, qui prévoient que les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits (qui sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société) ;

Attendu que se trouve également dénuée de tout effet la prétendue ‘reprise’ votée par l’associé unique lors d’une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2007 (consécutivement à une cession de parts intervenue au profit de Monsieur Alan C.) ;

Attendu ainsi que ni la délivrance du brevet en 1998, ni la ‘reprise’ votée par l’associé unique en 2007 n’ont permis de couvrir l’irrégularité qui frappait le dépôt de la demande de brevet du 18 juillet 1995 ;

Attendu en définitive que, le dépôt ayant été effectué par une société qui ne disposait pas de la personnalité morale, et les conditions pour une reprise conforme aux dispositions de l’article L 210-6 du Code Civil (sic) n’étant pas remplies, la société Koro (anciennement Koro Marketing) ne pouvait pas se prévaloir de la titularité du brevet français n° 95 08920 et par conséquent d’un droit de protection sur celui-ci ;

Attendu que cela suffit pour constater le défaut de qualité et d’intérêt de la société Koro à exercer une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet dont elle ne peut pas invoquer la titularité, et donc pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable à cet égard ; …

***

On est ici en présence d’un cas intéressant où le brevet a été déposé par une société inexistante et où le juge refuse toute régularisation. Du coup, le brevet se révèle être un véritable ectoplasme, inopposable à quiconque.

La bonne manière de procéder aurait été que l’inventeur dépose la demande en son nom propre et en fasse apport à la société à créer ultérieurement. L’INPI propose encore une autre voie : un dépôt par une personne physique « agissant au nom et pour le compte de la société commerciale ... en cours de formation ».

Mais une fois que le dépôt a été fait de manière irrégulière, peut-on encore rattraper le coup ?

Une rectification ne semble plus possible : l’article R 612-36, alinéa 1, CPI ne prévoit cette possibilité que jusqu’au paiement de la redevance de délivrance. Mais même si l’inventeur avait agi avant cette échéance, une rectification portant sur l’identité du demandeur ne semble pas possible, car les Directives de l’INPI prévoient (Section B, Chapitre 6, p. 2) que  « l’omission d’un demandeur n’est pas rectifiable » à moins qu’il ait signé le pouvoir remis lors du dépôt. De même, « le nom d'un demandeur ne peut pas être supprimé » sauf en cas d’erreur évidente ou lorsque le demandeur désigné à tort par un mandataire certifie n’avoir aucun droit sur la demande de brevet et sur l’invention. On peut donc penser qu’une substitution ne serait pas acceptée, sauf à démontrer une erreur du mandataire, peut-être.

Si la société Koro s’était rendu compte du problème à temps, l’inventeur aurait-il pu assainir la situation par le moyen d’une action en revendication à l’encontre de la société Koro, en faisant valoir que l’invention lui avait été soustraite ? Les chances de succès d’une telle action nous semblent a priori minces, la société Koro ayant fait le dépôt avec l’assentiment de l’inventeur. De surcroît, la délivrance étant intervenue en 1998, il aurait fallu agir au plus tard en 2001 (car il semble difficile de plaider la mauvaise foi).

Si ni rectification, ni revendication ne peuvent aboutir, il ne reste plus qu’à ... arrêter de payer les annuités. A moins que l’un de nos lecteurs ne voie une autre solution.

Cour d’appel de Colmar, 2 novembre 2010

SARL Koro c. SAS Ekkia et SARL Ykk France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Vraisemblance de la contrefaçon d’une revendication annulée en première instance

… Attendu que se plaignant de la contrefaçon d’un brevet européen délivré pour un procédé de préparation de diacéthylréine épurée, la SAS Laboratoire Negma a assigné la société Biogaran en référé à jour fixe pour obtenir l’interdiction sous astreinte et le retrait du marché de trois médicaments génériques, dénommés Diacéréine Biogaran ;

Attendu que par ordonnance du 10 mars 2009, le Juge des référés du TGI de Strasbourg a fait droit à cette demande ;

Qu’il a condamné en outre la société Biogaran à payer à la société Laboratoire Negma une compensation de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS Biogaran a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2009, dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Attendu qu’au soutien de son recours, la société Biogaran critique la procédure à jour fixe menée contre elle à Strasbourg, et indique que le Juge de la mise en état du TGI de Paris était compétent, du fait de sa saisine préalable d’une action en nullité de la revendication n°1 4 du brevet européen invoqué par la société Negma ; …

Attendu qu’en cours de procédure, la société Biogaran a signalé l’intervention d’un jugement du 31 mars 2010 du TGI de Paris, qui a annulé à sa demande la revendication n°14 de la partie française du brevet européen 0520414, lequel fonde l’action en contrefaçon de la société Laboratoire Negma ;

Attendu que les parties n’ont pas estimé nécessaire de prendre d’écritures particulières à la suite de cette décision, et ont repris intégralement une longue controverse technique sur la nouveauté du procédé breveté, et sur son aptitude à être breveté en tant que méthode de production d’un produit seulement épuré, comme si aucune décision n’était intervenue à ce sujet ; …

Attendu qu’au fond, l’action de la société Negma est exclusivement fondée sur la revendication n°14 du brevet européen n°0520414, exploitée par elle pour la production de diacéréine vendue sous le nom de médicament ART50 ;

Attendu que cette revendication est libellée : ‘produit pharmaceutique contenant de la diacéthylréine (sic) qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires classiques’ ;

Attendu qu’il est constant que la diacéréine elle-même avait déjà été dévoilée, et que le brevet en cause ne concernait que des méthodes d’obtention d’un produit épuré ;

Attendu que la diacéréine, produit anti-arthrosique, peut être fabriquée au moyen d’extraits d’une plante dénommée séné ;

Que de tels extraits ont cependant l’inconvénient de contenir un laxatif naturel contenu dans diverses autres plantes, notamment l’aloès, et dénommé en raison de cela aloémodine ;

Attendu que la revendication n°14 paraît abusive au résultat de sa lecture même, puisqu’elle vise à protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu cependant que la société Negma admet qu’il était déjà possible en 1991, date de priorité du brevet, de produire de la diacéréine épurée par d’autres procédés que ceux brevetés, mais qu’elle fait valoir qu’ils étaient trop coûteux pour être utilisés industriellement ;

Attendu que sur une telle base, elle a entendu faire protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu que d’une part, elle admet néanmoins qu’une telle production demeurait possible par d’autres procédés ;

Que d’autre part, elle ne paraît pas contester que le procédé utilisé par la société Synteco diffère de ceux qu’elle a brevetés ;

Qu’elle se fonde exclusivement sur la revendication n°14 du brevet, destinée à protéger dans l’absolu toute diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu qu’autrement dit, elle souhaite faire condamner toute autre méthode que la sienne pour produire de la diacéréine épurée ;

Attendu qu’une telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante, et qu’elle a été annulée par décision du 31 mars 2010 du TGI de Paris ;

Attendu que la société Negma fait état de sa conviction qu’elle obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, mais qu’une telle conviction n’apparaît pas comme un élément objectivement suffisant pour rendre vraisemblable la réalité d’une contrefaçon ;

Attendu en effet que l’article L 615-3 CPI exige toujours une vraisemblance de la contrefaçon pour fonder une mesure d’interdiction provisoire en référé, et que cette vraisemblance s’apprécie tant dans son élément matériel que dans son élément légal ;

Attendu qu’en l’état d’une revendication apparemment abusive, et annulée par un jugement, même frappée d’appel, l’élément légal de la contrefaçon n’est pas suffisamment vraisemblable, et ne justifie donc pas une mesure d’interdiction provisoire ;

Attendu qu’infirmant par conséquent l’ordonnance entreprise, la Cour rejette toutes les demandes d’interdiction provisoire et de retrait des trois spécialités de diacéréine produites par la société Biogaran ; …

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Reçoit l’appel de la SAS Biogaran contre l’ordonnance du 10 mars 2009 du Juge des référés du TGI de Strasbourg ; …

déboute au fond la SAS Laboratoire Negma de l’ensemble de ses demandes présentées contre la SAS Biogaran …

***

Cet arrêt nous semble frappé de bon sens. Il paraît en effet difficile de maintenir une interdiction provisoire sur la base d’une revendication annulée en première instance et dont le breveté, bien que convaincu qu’il obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, ne semble pas loin d’admettre qu’elle n’était pas nouvelle (du moins au sens de la jurisprudence européenne : la divulgation d’un procédé de fabrication divulgue aussi son produit final, peu important que le procédé ait été mis en œuvre ou pas).

On notera que le juge, comme d’autres avant lui, continue en quelque sorte à apprécier le « caractère sérieux » de l’action au fond, une des conditions de l’ancienne loi, qui a disparu des textes avec l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007. Ce critère se loge donc désormais dans la notion de « vraisemblance de la contrefaçon » alléguée.

Sur une note plus légère, nous retenons la formule amusante de la Cour qui trouve qu’une « telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante ».

Cour d’appel de Colmar, 1e ch. civ., 22 juin 2010

Biogaran et al c. Laboratoires Negma

Source : Base Jurisprudence de l’INPI