Parole de biker

Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit (les parties soulignées ont été ajoutées en réponse au rapport de recherche) :

Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).

Monsieur L. et la société Lapierre sont également co-proprietaires d’une demande de brevet française FR 2 821 603 et d’un brevet européen EP 1 363 831, concernant eux aussi des suspensions.

S’étant aperçus que différentes sociétés commercialisaient des VTT susceptibles de reproduire les revendications de leurs brevets, Monsieur L. et la société Lapierre ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis ont assigné, entre autres, les sociétés José Alvarez en contrefaçon de leur brevet français. Selon les demanderesses, la commercialisation de vélocipèdes de marque Vitus (modèles Jetro 47 (grand modèle) K-Oss et Furay) équipés d’un système de suspension arrière constitue la contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet FR 2 774 966.

Le TGI Paris, par jugement du 7 février 2007, a conclu à l’absence de contrefaçon et a débouté Monsieur L. et la société Lapierre de leurs demandes.

Monsieur L. et la société Lapierre ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 26 juin 2009, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait rejeté les demandes de Monsieur L. et de la société Lapierre. Puis elle se penche sur le préjudice des sociétés Alvarez né de l’arrêt de commercialisation des modèles argués de contrefaçon :

« … Considérant que la décision entreprise a alloué à la société Alvarez la somme de 100 k€ en réparation de l’arrêt de la commercialisation des modèles argués de contrefaçon ; que les appelants font valoir que cette réparation ne repose sur aucun fondement invoqué et qu’elle est injustifiée si l’on se réfère aux déclarations données par Monsieur T « concepteur » de la gamme Vitus.

Considérant qu’en cause d’appel Maître D. es qualité fait valoir que son préjudice résulte des frais qu’elle a engagés en pure perte puisque la sagesse lui commandait d’arrêter la commercialisation de ces vélos (coûts des moules : 18 954,63 euros, frais de déplacement de Monsieur T pour la mise en place des produits : 54 275,40 euros) auxquels elle ajoute une perte de marge de 170 231 euros, soit un total de 243 461,03 euros ;

Considérant cependant que les déclarations de Monsieur T. (interview dans le magazine Byke avril 2006) permettent, contrairement à l’analyse des appelants, d’imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux. Que Monsieur T déclarait en effet :

« On ‘a pas voulu jouer avec le feu. On a pris le problème par tous les sens et c ‘était plus sage de refaire des vélos. Mais on verra la conclusion du procès ».

Considérant que les appelants ne contestent pas que cette décision d’arrêt était commandée par la procédure qu’ils ont engagée ; que dès lors l’intimée est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi ; que celui-ci ne peut cependant être réparé par les sommes qu’elle réclame puisque rien n’établit par les pièces qu’elle produit que les marges qu’elle devait dégager auraient pu s’élever à la somme de 170.231 euros, ce chiffre étant une simple extrapolation reposant sur aucune analyse précise ; qu’il en est de même s’agissant des frais de déplacements de Monsieur T. ou des frais de confection des moules dont l’imputation précise fait défaut ;

Considérant qu’il est toutefois indéniable qu’elle a subi une perte de chiffres d’affaires et de marge sur les modèles en cause jusqu’au moment où elle a été en mesure de commercialiser les nouveaux modèles ;

Qu’ au vu des éléments qu’elle produit, il convient d’infirmer la décision entreprise et de fixer à la somme de 80 k€ le montant de la réparation due à ce titre ; … »

Monsieur L. et la société Lapierre se sont pourvus en cassation, et la Chambre commerciale, dans son arrêt du 8 février 2011, leur donne raison :

***

… Attendu que pour condamner la société Cycles Lapierre et M. L. à payer à Mme D. ès qualités la somme de 80 000 euros à titre de dommage-intérêts, l’arrêt, après avoir retenu que les vélocipèdes incriminés ne constituaient pas une contrefaçon des revendications du brevet de M. L., se borne à retenir que les déclarations faites par le « concepteur » de la gamme des vélocipèdes litigieux, M. T., lors d’un entretien dans le magazine « byke » d’avril 2006, permettent d’imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux et qu’en conséquence la société José Alvarez est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l’existence d’une faute pouvant être mise à la charge de la société Cycles Lapierre et de M. L., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cycles Lapierre et M. L. à payer à Mme D. prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société José Alvarez, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

***

Cour de cassation, 8 février 2011

Philippe L. et Cycles Lapierre c. José Alvarez et al

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt de la Cour d’appel est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Six mois déjà …

Les blogs étant des créatures éminemment fragiles, il convient d’en fêter même les demi anniversaires.

Lancé le 25 août 2010, ce blog a six mois aujourd’hui.

Bien que ce n’était pas notre projet, un billet a été publié tous les jours ouvrables, hors congés, en tout 124 à ce jour.

Le blog semble avoir trouvé son lectorat, assez silencieux il est vrai. Comme le nombre des lecteurs augmente doucement, mais sûrement, nous imaginons volontiers que ce silence n’est pas un silence désapprobateur.

L’avenir est incertain, mais c’est la vie. Il n’y a que les fossiles qui résistent au temps, et encore …

Au plaisir de vous lire un jour.

Addendum: On me signale qu’il fallait s’enregistrer pour laisser des commentaires. Cela s’est fait à l’insu de mon plein gré, comme dirait un cycliste bien connu. L’erreur est réparée. Désormais, tout le monde peut commenter. Ne vous gênez pas.

De fait, pas de droit

La société Cytyc Corporation (ci-après « Cytyc ») a développé un test automatisé d’analyse de frottis cervico-utérins pour la détection du cancer du col de l’utérus. Ce test est dénommé « Thinprep ».

Pour permettre la réalisation du test Thinprep, la société Cytyc livre aux laboratoires d’analyses trois éléments consommables à usage unique :

• un flacon pré-rempli d’une solution de fixation et de conservation, adapté au processeur Thinprep
• un filtre cylindrique, adapté au processeur Thinprep,
• une lame pré-traitée Thinprep.

 Le test Thinprep se déroule comme suit :

• la société Cytyc livre les trois éléments consommables au laboratoire d’analyses.   
• le laboratoire d’analyses met à disposition des gynécologues les flacons pré-remplis.   
• lorsque le gynécologue souhaite procéder à des analyses sur l’une de ses patientes, il prélève des échantillons à l’aide d’une petite brosse qui est ensuite immédiatement placée dans le flacon pré-rempli. La solution contenue dans le flacon va alors permettre de fixer et de conserver l’échantillon.    
• le flacon est dirigé vers le laboratoire d’analyses où il est placé dans une machine automate, appelée processeur Thinprep. Cette machine va traiter automatiquement l’échantillon et déposer un prélèvement de cellules sur une lame de microscope (la lame pré-traitée Thinprep). 
• L’anatomocytopathologiste n’aura plus alors qu’à lire cette lame au microscope et à l’interpréter. 

La société Cytyc est titulaire du brevet européen EP 0 511 430 désignant la France, intitulé « solution pour la préservation de cellules ». Elle est également titulaire des marques « Cytec » et « Thinprep ».

La revendication 1 de son brevet est rédigée comme suit :

Solution aqueuse tamponnée contenant un alcool pour la conservation in vitro à l’air ambiant de cellules mammifères pendant une durée choisie, ladite solution comprenant :

A - un alcool miscible dans l’eau dans une quantité suffisante pour fixer les cellules mammifères,

B - un agent anti-agglutinant dans une quantité suffisante pour empêcher les cellules de s’agglutiner dans ladite solution,

C - un agent tampon qui maintient ladite solution, avec les cellules, à l’intérieur d’une plage de pH comprise entre 2 et environ 7 pendant ladite durée.

La société Labonord commercialise pour sa part sous la dénomination « Turbitec » un procédé concurrent d’analyse de frottis cervico-utérins pour la détection du cancer de l’utérus. Ce procédé se déroule comme suit :

• prélèvement au moyen d’un écouvillon ou d’une brosse,
• conservation de l’échantillon dans un flacon pré-rempli d’une solution de fixation et de conservation,
• analyse optique de l’échantillon,
• centrifugation,
• préparation du prélèvement en couche mince sur une lame et diagnostic. 

Le produit de fixation et de conservation utilisé par la société Labonord dans ses flacons pré-remplis est dénommé « Easyfix ». Elle a commercialisé des flacons pré-remplis du produit Easyfix sous la dénomination : « Easyfix pour Cytyc Thinprep ».

La société Cytyc a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Labonord, puis l’a fait assigner devant le TGI de Lille en contrefaçon de son brevet et de ses marques.

Par jugement du 18 janvier 2007, le TGI de Lille a déclaré valable le brevet, mais n’a pas retenu la contrefaçon du brevet. Le tribunal a néanmoins condamné la société Labonord pour contrefaçon de marques et pour concurrence déloyale.

La société Labonord a interjeté appel.

Dans son arrêt du 7 juillet 2009, la Cour d’appel de Douai a débouté la société Cytyc de son action en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. En ce qui concerne le brevet, la Cour a jugé bon de faire appel à un expert pour clarifier certains points techniques.

La société Cytyc a formé un pourvoi en cassation. Dans ce qui suit, nous nous limitons au premier moyen, qui concerne le brevet européen.

Ce moyen se présente comme suit :

« II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir donné pour mission à l’expert qu’il a désigné de « dire si un agent mucolytique est un agent anti-agglutinant et inversement, dire si un agent anti-agglutinant est nécessairement chélatant, dire si la méthylcystéine est un agent chélatant, dire si un agent chélatant du groupe constitué par l’acide EDTA et ses sels a des propriétés particulières, donner son avis sur les propriétés de ces différents agents par rapport à l’objectif de l’invention en cause qui est de fournir une solution de conservation in vitro à température ambiante et de fixage des cellules mammifères en vue d’une analyse cytologique ou histologique ultérieure, dire à son avis si ces différents agents sont substituables, complémentaires ou non » ;

Aux motifs que sur la nullité des revendications 1 à 6 du brevet litigieux, elles ont trait à une solution destinée à conserver in vitro des cellules de mammifères à température ambiante pendant une durée déterminée, en vue d’une analyse cytologique ou histologique ultérieure ; que la revendication 1 b/ vise un agent anti-agglutinant ; que la société Labonord cite notamment des antériorités décrivant une solution pour fixer et conserver les cellules contenant un agent mucolytique ; que la société Cytyc soutient qu’un agent mucolytique n’empêche pas la réagrégation des cellules dispersées et n’est donc pas un agent agglutinant ; que la société Labonord soutient que si l’agent anti-agglutinant est un agent chélatant (revendication 3 du brevet), la méthylcystéine, agent mucolytique utilisé dans l’antériorité D5) est un agent chélatant et donc un agent anti-agglutinant ; qu’au regard de ces divergences, la cour d’appel estime nécessaire d’avoir recours à une expertise technique (arrêt attaqué p. 5, al. 11 à 15) ;

Alors que le juge ne peut charger l’expert de se prononcer sur une question de droit ; que la cour d’appel, invitée à statuer sur la nouveauté et le caractère inventif des revendications 1 à 6 du brevet portant sur une solution destinée à conserver in vitro des cellules contenant un agent anti-agglutinant, ne pouvait donner mission à l’expert de dire si l’agent mucolytique de la solution invoquée à titre d’antériorité comme étant destructrice de la nouveauté et du caractère inventif du brevet était un agent anti-agglutinant ou était substituable à l’agent anti-agglutinant revendiqué par le brevet sans violer l’article 232 CPC. »

Dans son arrêt du 8 février 2011, la Chambre commerciale a rejeté le pourvoi. Voici ce qu’elle a trouvé à dire sur le premier moyen :

***

... Attendu que la société Cytyc fait grief à l’arrêt de donner pour mission à l’expert qu’il a désigné de « dire si un agent mucolytique est un agent antiagglutinant et inversement, dire si un agent anti-agglutinant est nécessairement chélatant, dire si la méthylcystéine est un agent chélatant, dire si un agent chélatant du groupe constitué par l’acide Edta et ses sels a des propriétés particulières, donner son avis sur les propriétés de ces différents agents par rapport à l’objectif de l’invention en cause qui est de fournir une solution de conservation in vitro à température ambiante et de fixage des cellules mammifères en vue d’une analyse cytologique ou histologique ultérieure, dire à son avis si ces différents agents sont substituables, complémentaires ou non », alors, selon le moyen, que le juge ne peut charger l’expert de se prononcer sur une question de droit ; que la cour d’appel, invitée à statuer sur la nouveauté et le caractère inventif des revendications 1 à 6 du brevet portant sur une solution destinée à conserver in vitro des cellules contenant un agent anti-agglutinant, ne pouvait donner mission à l’expert de dire si l’agent mucolytique de la solution invoquée à titre d’antériorité comme étant destructrice de la nouveauté et du caractère inventif du brevet était un agent anti-agglutinant ou était substituable à l’agent anti-agglutinant revendiqué par le brevet sans violer l’article 232 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en commettant un expert chargé de lui donner son avis sur les propriétés des différents éléments de la solution destinée à conserver in vitro des cellules contenant un agent anti-agglutinant et objet du litige, la cour d’appel a seulement confié à un technicien des investigations techniques ayant trait à des questions de fait dont elle se réservait de tirer les conséquences juridiques ; que le moyen n’est pas fondé ; ...

***

Cour de cassation, 8 février 2011

Cytyc Corporation c. Labonord

Disponible sur Legifrance. 

Le jugement de première instance (mais, malheureusement, pas l’arrêt de la Cour de Douai) est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

On remet ça

La question de la prescription de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire a été longuement débattue et a fait l’objet de décisions assez contradictoires. Néanmoins, on pouvait avoir l’impression qu’un consensus était en train de se dégager, suite notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2005, dans l’affaire « Application des gaz », qui avait dit :

« … Attendu que la société ADG fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable comme non prescrite la demande de M. S., alors, selon le moyen, que l’article 2277 du Code civil soumet à la prescription de cinq ans « les actions en paiement des salaires », sans exiger en outre ni qu’ils soient payables périodiquement, ni que leur montant soit fixé avant la demande ; qu’en présence d’une demande portant sur un complément de rémunération dont la nature salariale n’était pas contestée, la cour d’appel ne pouvait subordonner l’application de ce texte à deux conditions supplémentaires qu’il n’exige pas, sans violer, par refus d’application, ledit article 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il existait un litige entre les parties sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l’invention de mission, la cour d’appel qui a retenu que la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties, a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

On retenait donc en général la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du Code civil et on faisait courir le délai à partir du moment où la créance était déterminée, ce qui veut dire que dans la grande majorité des cas, la prescription était exclue.

La présente décision remet en cause ce consensus.

Monsieur Gilbert M. a été embauché sans contrat de travail par la société Centre de recherche Pierre Fabre Médicament à compter du 2 septembre 1968, en qualité de cadre de recherche. Son employeur lui a successivement attribué les fonctions de chef de service synthèse organique en 1976, d’adjoint au directeur du département recherche en 1979, de directeur scientifique à la direction générale en 1983, de directeur adjoint du centre de recherche dermocosmétique en 1986 et de conseiller technique à la direction de la Propriété Intellectuelle en 1992. Au cours de sa carrière, Monsieur M. a fait plusieurs inventions qui ont fait l’objet de dépôts de demandes de brevet.

Suite à son licenciement, intervenu en 2002, Monsieur M. a cherché à obtenir le paiement de la rémunération supplémentaire pour ses inventions. Il a saisi le TGI de Paris en paiement d’une somme provisionnelle de 10 M€.

Par jugement du 10 avril 2009, le TGI de Paris a jugé que ces demandes étaient recevables. Il a débouté Monsieur M. de sa demande de rémunération supplémentaire concernant les brevets FR 2 639 541, FR 2 644 063, FR 2 645 740 et FR 2 668 063, mais lui a alloué la somme de 30 k€ à titre de rémunération supplémentaire concernant le brevet EP 0 606 386.

Formule générale du rétinoïde contenu dans la composition 
dermatologique revendiquée par le brevet EP 0 606 386.

Monsieur M. a interjeté appel de ce jugement. Mal lui en a pris :

***

… Considérant qu’en cause d’appel, les intimées reprennent leurs moyens de première instance tirés de la prescription de l’action et, à titre subsidiaire, de la conception antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 de toutes les inventions en cause, tandis que l’appelant soutient que cette loi doit s’appliquer et évalue son droit à rémunération supplémentaire à la somme totale de 21,6 millions d’euros ;

Considérant que les premiers juges ont retenu que la rémunération supplémentaire due au salarié est soumise à la prescription quinquennale mais que, la détermination de la créance constituant l’objet du litige, l’action ne pouvait être considérée comme prescrite ;

Considérant que les intimées font valoir à titre principal que cette rémunération est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil (ancien, les faits étant antérieurs à la loi du 17 juin 2008) malgré l’indétermination de la créance ;

Qu’il n’est pas contesté que la rémunération supplémentaire d’inventions de mission est une créance salariale au sens de cet article ni qu’aucun texte ne précise les modalités de son calcul pour le secteur privé ;

Que l’appelant soutient toutefois que la prescription prévue par l’article susvisé ne revêt de caractère extinctif que lorsque la créance est déterminée et qu’en l’espèce, aucune discussion ou notification relative à cette rémunération n’ayant eu lieu, seule l’assignation en constituerait le point de départ ;

Considérant que la manifestation d’un litige sur l’existence de la créance ou son montant ne saurait être de nature à écarter l’application de la prescription quinquennale, sauf à priver l’ancien article 2277 du Code civil, instituant une prescription libératoire, de toute portée ; qu’il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant ;

Considérant qu’en l’espèce, l’appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d’autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance ; Qu’il sera en effet rappelé que :

• le brevet FR 88 15575 a été déposé le 29 novembre 1988 et délivré le 24 septembre 1993, l’appelant précisant que ce titre a fait l’objet d’une extension aux USA enregistrée le 9 juillet 1991,
• le brevet FR 89 03235 a été déposé le 13 mars 1989 et délivré le 14 juin 1991,
• le brevet FR 89 04815 a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994,
• le brevet FR 90 12811 a été déposé le 17 octobre 1990 et délivré le 16 décembre 1994,
• le brevet FR 91 12044 a été déposé le 1er octobre 1991 et délivré le 9 juin 1995 et le brevet européen EP 0 606 386 a été déposé le 1er octobre 1992 et délivré le 1er mai 1996 ;

Que Gilbert M., qui revendique l’intérêt « exceptionnel » pour son employeur des 5 brevets en cause, ne pouvait pas plus méconnaître compte tenu de ses fonctions la portée de ces brevets, ni la commercialisation effective des inventions en cause depuis de nombreuses années (ne contestant pas sérieusement une commercialisation antérieure à 1996), précisant lui-même dans ses écritures, y compris dans son exploit introductif d’instance, avant communication par son ancien employeur ou les sociétés exploitantes de toute pièce complémentaire, en particulier que :

- un des produits mettant en œuvre le brevet FR 88 15575 a obtenu en 1998 le prix Santé Beauté,

- le seul produit mettant en application le troisième brevet est cité parmi les principaux produits de laboratoire depuis son lancement en janvier 1990,

- un des cinq produits mettant en œuvre le dernier brevet a obtenu en 1995 (avant l’obtention en 1997 du prix Santé Beauté) le 1er prix dans la catégorie dermo-cosmétique et le prix d’excellence de l’innovation ;

Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement ;

Que cette connaissance permettait à Gilbert M. de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique, qui n’aurait pas vocation à s’appliquer comme restrictive de droit ;

Qu’en réalité il disposait, depuis plus de 5 ans au moment de son assignation, d’éléments lui permettant de pouvoir notifier, au besoin judiciairement, une demande de rémunération supplémentaire et son action à ce titre est donc prescrite ;

Considérant, en conséquence, que la décision entreprise, qui a déclaré Gilbert M. recevable en ses demandes, sera infirmée en toutes ses dispositions. …

***

Hélas, cet arrêt ne va pas dans le sens d’une plus grande sécurité juridique : on ne sait plus à quel saint se vouer. Espérons que l’affaire vienne devant la Cour de cassation.

Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2010

Gilbert M. c. Pierre Fabre et al

Source : PIBD n° 934 III-127

Le PIBD contient d’ailleurs une liste fort utile de décisions récentes sur le sujet.

NB : Au sujet d’une autre instance opposant les mêmes parties, voir un billet précédent.

Trop gourmand

Quand on écrit des revendications, il faut viser juste : il faut revendiquer aussi largement que possible, pour rendre la vie difficile à ceux qui voudraient contourner le brevet, mais en même temps, il ne faut pas être trop gourmand, car on risque d’englober des éléments de l’art antérieur. Et même en l’absence d’art antérieur pertinent, la largeur d’une revendication peut lui être fatale, notamment lorsqu’un adversaire arrive à démontrer qu’elle couvre des domaines où l’effet technique n’est pas obtenu.

La société Compagnie Plastic Omnium (ci-après « Plastic Omnium ») est titulaire du brevet européen EP 0 812 674 désignant la France. Ce brevet couvre à la fois un procédé pour réaliser une pièce en matière thermoplastique renforcée, une poutre de pare-chocs et un pare-chocs comprenant une telle poutre.

La société Plastic Omnium a eu connaissance de ce que la société Cadence Innovation (ci-après « Cadence ») fabriquait et vendait au groupe PSA une poutre de renfort arrière destinée aux pare-chocs des véhicules Peugeot 407 et 806.

Suite à une saisie-contrefaçon et des constats d’achat, elle a fait assigner la société Cadence en contrefaçon de son brevet.

Le TGI de Paris va annuler le brevet pour insuffisance de description. C’est la discussion de la revendication principale qui a retenu notre attention.

***

En vertu de l’article 138-1-b de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

La revendication n°1 est rédigée de la façon suivante :

1. Procédé pour réaliser une pièce en matière thermo-plastique, renforcée par une feuille de renfort apparaissant sur l’une des faces de ladite pièce, consistant à :

• utiliser un moule (1, 2) comprenant une cavité principale qui définit la forme générale de la pièce et des cavités secondaires (3, 4, 5) débouchant dans une paroi de la cavité principale et définissant des excroissances (10, 11, 12) en saillie d’une des faces de la pièce,

• déposer dans le moule ouvert une feuille de renfort (8) constituée par un tissé ou un non tissé de fibres de renfort mélangées à de la matière thermoplastique, contre ladite paroi de la cavité principale, la feuille de renfort obturant ainsi l’embouchure des cavités secondaires, 

• introduire dans le moule ouvert une matière thermoplastique (9) éventuellement chargée de fibres dans la cavité principale du moule, du côté de la feuille de renfort opposé aux cavités secondaires, en quantité suffisante pour remplir la cavité principale et les cavités secondaires, 

• fermer progressivement le moule pour provoquer le fluage de la matière thermoplastique et le remplissage de la cavité principale et des cavités secondaires, 

• démouler la pièce.

Force est de constater que la revendication n°1 préconise de déposer dans le moule ouvert une feuille de renfort constituée par un tissé ou un non tissé de fibres de renfort mélangées à de la matière thermoplastique sans plus de précision quant aux caractéristiques de cette feuille de renfort.

Or, il s’avère que n’importe quelle feuille de renfort constituée de fibres et de matière thermoplastique ne permet pas d’obtenir le résultat visé, à savoir le remplissage des cavités secondaires du moule lors du fluage de la matière thermoplastique.

Il ne peut être valablement contesté que la feuille de renfort utilisée pour la mise en œuvre de la revendication n°1 doit se laisser traverser par la matière thermoplastique et cette perméabilité dépend de ses caractéristiques.

Ainsi, dans la demande internationale WO 95/20480 déposée le 31 janvier 1995 par la société Plastic Omnium relative à un procédé de moulage d’une pièce en matière thermoplastique incluant une feuille de renfort, en vue notamment de la fabrication de poutres de pare-chocs, il est d’abord fait mention de l’existence de feuille de renforcement à structure ouverte ou mixte, étant précisé que dans le premier cas, la feuille est traversée par la matière plastique alors que dans le second cas, la feuille de renforcement a une structure sensiblement fermée et n’est pas, lors de la fermeture du moule, traversée par le flux de matière plastique. Sont ensuite présentés des exemples de réalisation, dans lesquels est mise en œuvre une feuille de renforcement comprenant à la fois des fibres de renfort et de la matière plastique donc mixte mais qui présente une structure ouverte (c’est-à-dire qui laisse traverser la matière).

Il existerait donc des feuilles de renforcement se laissant traverser par la matière plastique (feuilles à structure ouverte) et d’autres qui ne le permettent pas (feuilles à structure fermée), des feuilles de renforcement mixtes ne pouvant être traversées par le flux de matière plastique et d’autres pouvant l’être.

De la même façon, ces feuilles peuvent varier dans leur proportion de fibres de verre, leur poids, leur densité ou l’orientation de ces fibres de verre dans le tissu.

Il est donc nécessaire que la feuille de renfort mise en œuvre dans la revendication n°1 soit décrite dans ses caractéristiques pour pouvoir s’assurer de sa perméabilité à la matière thermoplastique.

Exemple de tissu Twintex

Certes, la description du brevet indique à titre d’exemples de feuilles de renfort utilisables selon l’invention, le pré-imprégné thermoplastique « Twintex » de la société Verotex et le produit « Tepex » de la société Dupont de Nemours, mais cette seule indication ne suffit pas à définir les caractéristiques essentielles des feuilles de renfort qui garantiront la perméabilité préconisée dans la revendication n°1, dans la mesure où « Twintex » et « Tepex » désignent des gammes de feuilles de renfort présentant des variétés de feuilles aux caractéristiques différentes. 

A défaut de précision, le brevet couvre des feuilles de renfort qui ne permettent pas de mettre en œuvre la revendication n°1.

Dès lors, l’invention est insuffisamment décrite et il y a lieu d’annuler la revendication n°1 sur ce fondement.

***

Une fois de plus, nous avons tendance à penser que le véritable motif de nullité ici serait un défaut d’activité inventive (car la revendication englobe des modes de réalisation qui ne résolvent pas le problème technique) plutôt que l’insuffisance de description (en effet, l’homme du métier semble capable de mettre en œuvre l’invention avec les exemples). Mais la ligne de démarcation n’est pas toujours très nette ...

TGI Paris, 8 octobre 2010

Compagnie Plastic Omnium c. Cadence Innovation et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Les rhubarbes de la colère

Rheum palmatum L. (rhubarbe de Chine),
une des plantes contenant de la diacéréine

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse Medidom est cessionnaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant la France. Ce brevet concerne un procédé d’obtention de diacétylrhéine (aussi appelée « diacéréine »).

La société Medidom a concédé une licence d’exploitation à la société Negma. Celle-ci a engagé à l’encontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du même brevet européen et elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran. Cette ordonnance a ultérieurement été annulée par la Cour d’appel de Colmar.

La société italienne Synteco a agi en nullité du brevet. La société Mylan, qui se trouve en concurrence directe avec la société Laboratoires Negma, est intervenue volontairement. Elle expose qu’elle a obtenu une AMM en septembre 2008 pour commercialiser une spécialité générique correspondant au brevet en cause et qu’elle a intérêt à solliciter la nullité de ce brevet qui est de nature à lui interdire la mise sur le marché de sa spécialité.

Nous avons vu que le TGI de Paris a annulé les revendications 1 à 13 du brevet. La revendication 14 avait déjà été annulée par la Cour de Paris dans une autre affaire.

Le jugement contient également un passage intéressant concernant les dommages et intérêts.

***

Sur la recevabilité de la demande additionnelle en dommages et intérêts de la société Synteco

Aux termes de l’article 70 CPC,

« les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

La société Synteco soutient que l’interdiction provisoire prononcée par le Président du TGI de Strasbourg par ordonnance du 10 mars 2009 lui a causé un préjudice indemnisable en raison de sa qualité de fournisseur des sociétés Biogaran et Mylan en diacéréine.

La société Negma fait valoir que cette demande additionnelle trouve sa source dans une procédure qui relève d’un litige distinct de celui qui est soumis au tribunal de céans et qu’elle est donc irrecevable, par application de l’article 70 précité.

Il convient de rappeler que la société Negma a engagé à rencontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du brevet européen EP 0 520 414 et qu’elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran.

Durant la période comprise entre la décision d’interdiction provisoire du 10 mars 2009 et l’arrêt rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Colmar qui infirme l’ordonnance précitée, la société Synteco expose qu’elle a été dans l’impossibilité de vendre de la diacéréine à ses deux clients français, les sociétés Biogaran et Mylan, puisque la société Negma a fait exécuter l’ordonnance de référé. Elle précise qu’elle est devenue partie à la procédure diligentée par la société Negma à l’encontre de la société Biogaran à la suite de son intervention volontaire devant la Cour d’appel de Colmar, qui l’a jugée recevable.

Dans ce contexte, dès lors que le présent litige oppose à nouveau les sociétés Synteco et Negma et qu’il concerne le même brevet, il y a lieu de considérer que la demande indemnitaire de la société Synteco se rattache à sa demande originaire en nullité du brevet par un lien suffisant et de la déclarer recevable. 

Sur le préjudice de la société Synteco

La société Synteco soutient qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009, les sociétés Biogaran et Mylan ont cessé de s’approvisionner en diacéréine auprès d’elle pendant une période de près de 16 mois, jusqu’à l’infirmation de l’ordonnance par la Cour d’appel de Colmar le 22 juin 2010.

Elle ajoute qu’elle a été directement affectée par l’exécution par la société Negma de l’ordonnance du 10 mars 2009, et ce d’autant plus que le Conseil de cette dernière lui avait adressé une lettre la menaçant de toute action

« afin d’empêcher l’importation et la commercialisation de tout produit destiné à la fabrication de génériques de sa spécialité pharmaceutique ».

Cependant, il est acquis, d’une part, que la société Synteco n’était pas partie au litige qui a conduit à l’intervention de l’ordonnance de référé du 10 mars 2010 interdisant à la société Biogaran de commercialiser des produits pharmaceutiques génériques de l’ART 50 et que seule cette dernière est donc fondée, le cas échéant, à demander réparation du dommage qui a pu lui être causé par l’exécution de décision susvisée, le préjudice invoqué par la société Synteco du fait de cette exécution étant trop indirect pour être indemnisable.

D’autre part, force est de constater que la société Negma disposait d’un titre en sa qualité de licencié exclusif pour la France du brevet européen n° 0 520 414 et qu’elle n’a commis aucun abus en défendant le brevet litigieux contre les fabricants de génériques de son produit courant l’année 2009, la revendication 14 de ce brevet n’ayant été annulée que postérieurement par jugement du 31 mars 2010.

Dans ces conditions, il convient de débouter la société Synteco de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Negma.

Sur le préjudice de la société Mylan

La société Mylan reproche aux défenderesses de lui avoir opposé un brevet « qu’elles savaient nul » pour l’empêcher de commercialiser sa spécialité générique Diacéréine Mylan 50mg pour laquelle elle a obtenu une AMM le 4 septembre 2008.

Elle fait notamment grief à la société Negma de lui avoir adressé des courriers de menace, d’avoir écrit à l’AFSSAPS et au CEPS et d’avoir saisi le Conseil d’Etat en référé, puis au fond, afin de voir annuler la décision prise par l’AFSSAPS d’autoriser la mise sur le marché du produit générique Mylan. Ces agissements auraient conduit la société Mylan à renoncer à commercialiser sa propre spécialité générique jusqu’à l’obtention d’une décision d’annulation du brevet.

Cependant, la société Mylan ne démontre pas la faute qu’auraient commise les sociétés Medidom et Negma en défendant le brevet EP 520 414, dont la première était titulaire et la seconde le licencié exclusif pour la France, avant l’annulation de la revendication 14 du brevet litigieux par jugement de ce tribunal du 31 mars 2010.

Par conséquent, la société Mylan sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice.

L’équité commande l’allocation à la société Synteco de la somme de 30 k€ et à la société Mylan celle de 15 k€ en application de l’article 700 CPC.

Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaires l’exécution provisoire du jugement.

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TGI Paris, 12 novembre 2010

Synteco et Mylan c. Medidom et Laboratoires Negma

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pureté et activité inventive

La société suisse Medidom est cessionnaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant la France. Ce brevet concerne un procédé d’obtention de diacétylrhéine (aussi appelée « diacéréine »).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé de préparation de diacétylrhéine, caractérisé en ce que l’on soumet une diacétylrhéine contenant des constituants de type aloémodine à un partage liquide-liquide entre un solvant organique polaire qui n’est que partiellement miscible à l’eau et une phase aqueuse de pH 6.5 à 7.5, et on obtient la diacétylrhéine que l’on recristallise éventuellement.

Ce brevet n’est pas inconnu des lecteurs attentifs de ce blog, car nous avons évoqué, dans un billet précédent, l’annulation de la revendication 14 du brevet (revendication de produit) par la Cour de Paris, suite à une action en nullité de la société Biogaran.

La société italienne Synteco s’est montrée plus gourmande encore, car elle a agi en nullité de toutes les revendication du brevet, au motif que les revendications manquent de nouveauté et d’activité inventive.

Le tribunal écarte le défaut de nouveauté, puis continue :

***

La société Medidom fait valoir que le problème que visait à résoudre l’invention, objet du brevet litigieux, était l’obtention de la diacéréine pouvant être utilisée dans le cadre d’une thérapie de l’arthrose et, plus précisément, la réduction du taux d’aloémodine en dessous d’un seuil pharmaceutiquement acceptable, en l’occurrence 20 ppm.

Il convient de relever que la partie descriptive du brevet litigieux ne fait aucune mention de la génotoxicité de l’aloémodine et qu’est seulement souligné le caractère indésirable de l’aloémodine et le fait que la diacéréine obtenue à l’aide de deux procédés déjà connus contient des « impuretés indésirables des dérivés d’aloémodine » et qu’il n’existe aucun développement relatif à la toxicité de ces impuretés.

Le brevet ne contient aucune étude pharmacologique ou clinique relative à l’effet toxique de l’aloémodine.

Il est acquis que toute méthode de purification, à condition d’être conventionnelle mais sans qu’il soit tenu compte du degré de purification recherché, est présumée relever des connaissances générales de l’homme du métier qui est ici un pharmacien spécialiste des principes actifs thérapeutiques.

En l’espèce, il est établi que le procédé de purification décrit dans le brevet en cause est un procédé de partage liquide-liquide qui, dans son principe, est conventionnel et utilisé classiquement par l’homme du métier pour obtenir un composé présentant un degré plus élevé de pureté.

Ainsi, le procédé de préparation de la revendication 1 est un procédé de purification d’un composé connu, la diacéréine, par la mise en œuvre d’une technique également connue - l’extraction liquide-liquide - pour obtenir ce même composé sous une forme plus pure.

La seule question qui se pose est donc de savoir si l’homme du métier qui cherchait à identifier une diacéréine était naturellement conduit à faire usage de cette technique de séparation par extraction.

Le document D1 (Encyclopedia of Chemical Technology) enseigne les effets mutagènes et toxiques de l’aloémodine, de sorte qu’en présence d’un composé de diacéréine comportant des constituants de type aloémodine, l’homme du métier est nécessairement conduit à purifier un tel composé.

Par ailleurs, le document D2 (De Witte) décrit la purification d’une diacéréine par adjonction d’eau au milieu de la réaction contenant cette diacéréine, suivie d’une extraction par de l’acétate d’éthyle (solvant organique polaire faiblement miscible à l’eau), étant précisé que le mélange résultant est légèrement acide (pH un peu inférieur à 7) en raison de la présence d’acide acétique dans ce mélange. L’extraction décrite dans le document D2 correspond à la technique de partage liquide-liquide mise en œuvre dans le procédé objet de la revendication 1 précitée, laquelle fait également appel à un solvant organique polaire et à une phase aqueuse de pH 6.5 à 7.5.

Cependant, la société Medidom soutient que ce document « De Witte » (D2) traite de la production de molécules de synthèse et non de l’isolement de molécules naturelles, qu’il concerne la préparation de la diacéréine en tant que produit intermédiaire dans la synthèse de la rhéine mais ne décrit pas de méthode de purification et qu’il ne mentionne jamais la présence d’impuretés de type aloémodine.

Elle ajoute que la publication « De Witte » ne pouvait que dissuader l’homme du métier d’utiliser un procédé de partage liquide-liquide pour préparer une diacéréine dépourvue d’aloémodine. Or, on sait que D2 indique que la diacéréine est isolée par extraction avec un solvant polaire, l’acétate d’éthyle, puis lavée avec de l’eau avant élimination de l’acétate d’éthyle par évaporation sous pression réduite.

S’il est exact que la diacéréine synthétisée dans D2 ne comprend pas d’aloémodine, l’homme du métier cherchant à purifier la diacéréine comportant l’aloémodine aurait nécessairement utilisé le procédé révélé par D2.

En outre, le document GB 2 112 640 (D5) enseigne la technique de partage liquide-liquide appliquée à des composés de la même famille (composés laxatifs à partir de drogue de séné) qui sorties précurseurs de la diacéréine et qui contiennent les précurseurs de l’aloémodine.

Dès lors, l’homme du métier confronté à la nécessité de purifier un mélange de diacéréine et d’aloémodine aurait été amené à appliquer le procédé de partage liquide-liquide décrit comme adapté à la purification de produits de la même famille que la diacéréine.

Enfin, il résulte de la partie descriptive du brevet litigieux que le procédé de partage liquide-liquide ne permet pas d’obtenir de la diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine, mais seulement moins de 50 ppm de cette substance et que ce n’est qu’après recristallisation, étape qui est classique dans la purification d’un produit, qu’on obtient un produit qui comprend moins de 20 ppm d’aloémodine.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’existait pas de préjugé contre la séparation de la diacéréine et de l’aloémodine par un partage liquide-liquide avant le 25 juin 1991 et que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive au regard du document Dl pris en combinaison avec les documents D2 et D5 précités.

Les revendications 2 et 3 ont chacune pour objet un procédé de préparation de diacéréine qui fait appel à des étapes de synthèse et hémisynthèse qui sont classiquement utilisées dans l’hémisynthèse des anthrones et des sennosides. Elles sont également nulles pour défaut d’activité inventive vis-à-vis de D1 en combinaison avec D3 (Van den Berg) et D5 ou D2.

Les revendications 4 à 13 fixent certains paramètres techniques du procédé comme les solvants, le pH, l’agent réducteur ou le passage par un sel intermédiaire avant recristallisation. Elles sont dépendantes des revendications précédentes qui sont nulles pour défaut d’activité inventive.

En ce qui concerne la revendication 14, il convient de rappeler que, par arrêt confirmatif du 30 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a annulé ladite revendication pour défaut de nouveauté dans le cadre de la procédure en nullité engagée par la société Biogaran. Par application de l’article L 613-27 CPI, cette décision d’annulation a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. Il convient donc de constater l’effet « erga omnes » de l’arrêt précité qui a prononcé la nullité de la revendication 14 du brevet européen n° EP 0 520 414 pour défaut de nouveauté.

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TGI Paris, 12 novembre 2010

Synteco et al c. Medidom

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Réaction allergique

La société Stallergenes fut titulaire du brevet européen EP 0 278 877 concernant des formes galéniques d’allergènes pour administration par voie sublinguale.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société italienne Lofarma et a été révoqué en opposition, puis maintenu sous une forme modifiée en recours (décision T 341/00)

La revendication 1 du brevet, telle que maintenue en recours, est rédigée comme suit :

Utilisation d’un allergène pour la préparation d’un médicament de désensibilisation progressive par voie d’administration sublinguale, caractérisée en ce qu’une quantité ou dose strictement contrôlée dudit allergène est présente dans un support solide pharmaceutiquement acceptable et adapté à une administration par voie sublinguale.

La société Stallergenes a déposé, le 16 mai 2007, une demande de CCP n° 07C0033 auprès de l’INPI. La procédure d’examen a abouti à une décision de délivrance en date du 5 mai 2008.

Le 16 juin 2008, la société Allerbio a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci s’est déclarée incompétente pour connaître du recours, sur la base de l’article R 411-19 CPI, et en a renvoyé la connaissance à la compétence de la Cour d’appel de Nancy.

***

… Attendu en l’espèce que … la société Allerbio avait demandé à la Cour :

1) à titre principal, de constater que la première AMM dans la Communauté citée par le titulaire n’était pas exacte,

2) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de délivrance de CCP ;

Que la société Allerbio avait fait valoir … que la durée du CCP était incorrecte et qu’elle demandait … à la Cour de rectifier cette durée conformément aux dispositions combinées du règlement CG n° 1768/92 e t du règlement CE n° 1610/96 ;

Que dans son mémoire initial du 16 juin 2008, la société Allerbio avait déjà soutenu que la première AMM dans la Communauté était l’AMM danoise n° 10554 du 4 mars 1982, ou à tout le moins l’AMM danoise n° 12429/12430 du 5 décembre 1986, soit des dates antérieures à celle du dépôt du brevet EP 0 278 877 du 28 janvier 1988 et qu’ainsi la durée de CCP n° 07 C 0033 tel que délivré cinq ans à compter de l’expiration du brevet de base était erronée ;

Que dans ces conditions, le moyen a été soulevé conformément aux dispositions de l’article R 411-21 précité ;

Qu’il ne saurait être confondu avec la demande qui, fondée sur ce moyen, est recevable, peu important le fait qu’elle n’ait pas été formulée dans le mémoire initial ;

Attendu, sur le fond, que la société Stallergenes fait valoir que la date de première AMM dans la Communauté Européenne qui a été indiquée dans la décision du Directeur de l’INPI est correcte ;

Mais attendu que la société Allerbio établit effectivement que la première AMM dans la Communauté est bien une AMM danoise du 4 mars 1982 relative au médicament Alutard ;

Que certes, le principe actif de ce médicament est l’extrait de fléole des prés, ce principe étant absorbé sur de l’hydroxyde d’aluminium ;

Que cependant un produit, quant bien même il serait nécessaire à l’efficacité thérapeutique, ne peut être considéré comme un principe actif s’il ne confère pas lui-même un effet thérapeutique propre et ce pour l’indication déterminée (cf. jugement du TGI de Paris du 7 octobre 2009) ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que l’hydroxyde d’aluminium ne sert qu’à augmenter la durée d’action du principe actif et ne joue aucune fonction propre dans la prévention et le traitement de la réaction allergique ;

Qu’il constitue ainsi un excipient ;

Que la société Allerbio est en droit d’invoquer ces éléments à l’appui de son recours, alors qu’elle était tiers à la décision du Directeur de l’INPI ;

Que dans ces conditions, il est sans intérêt de discuter du médicament Grazax qui concerne le même principe actif ;

Que d’autre part, la société Allerbio fait exactement valoir qu’il n’est pas nécessaire que l’AMM antérieure ait été délivrée conformément à la directive 65/65/CE, la première AMM dans la Communauté au sens de l’article 13 (1) du règlement pouvant avoir été délivrée conformément à une législation nationale ;

Que d’autre part, les allergènes, tel l’extrait de fléole des prés, ne sont pas concernés par la réglementation transposant la directive 89/342, alors qu’ils relevaient de la réglementation nationale danoise ;

Qu’ils ne relèvent pas davantage de l’article 34 alinéa 2 de la directive 75/319/CE qui n’en fait pas mention, ce dont il résulte qu’ils ont pu faire l’objet d’une AMM antérieurement à la directive 89/342/CE ;

Attendu qu’en définitive, le recours est fondé, le CCP ayant été délivré sur le fondement d’une AMM erronée ;

Attendu cependant que l’INPI fait exactement valoir que compte tenu de la nature du recours, la Cour ne peut qu’annuler la décision de délivrance du CCP (étant observé que par jugement en date du 7 octobre 2009, le TGI de Paris a annulé le CCP en cause) mais non modifier la durée du certificat ;

Que cette procédure n’est pas incompatible avec l’article 17 paragraphe 2 du règlement CE n° 1610/96 dès lors qu’en suite de l’annulation, il reviendra à l’INPI de tirer toutes les conséquences de celle-ci ;

Attendu qu’eu égard à la solution apportée au litige, la S.A. Stallergenes sera condamnée aux dépens du recours, outre le paiement à la S.A. Allerbio de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ; …

***

A première vue, le renvoi de cette affaire devant la Cour de Nancy peut étonner, mais l’article D 411-19-1 CPI, qui prévoit dans son 3e alinéa que

« … la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien … de certificats complémentaires de protection … »

a été créé par le Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 alors que le renvoi avait eu lieu avant cette date.

Cour d’appel de Nancy, 14 juin 2010

Allerbio c. Stallergenes et INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Mou du genou ?

La société italienne Permedica est titulaire du brevet européen EP 0 684 804 désignant la France. Ce brevet concerne une prothèse totale du genou.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Prothèse totale du genou, comprenant un implant tibial et un implant fémoral, l’implant tibial pouvant pivoter par rapport à l’implant fémoral selon, d’une part, un axe (C) sensiblement horizontal, afin de permettre le mouvement de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, un axe vertical (A) qui, permettant un pivotement limité du tibia selon son axe, est constitué par un pion (8) monté avec possibilité de coulissement axial dans l’alésage qui lui sert de palier de rotation, l’axe vertical (A) selon lequel l’implant tibial (3) pivote étant, d’une part, déporté vers l’avant par rapport à l’axe horizontal (C) de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, décalé vers l’intérieur par rapport à l’axe (B) médian longitudinal de l’implant tibial, la prothèse comprenant aussi une pièce centrale (16) d’assemblage des éléments tibial (3) et fémoral (4) réalisant le double déport précité, c’est-à-dire comprenant des moyens (17, 18) de guidage de l’élément tibial (3) par rapport à l’élément fémoral (4) selon deux axes non concourants, caractérisée en ce que l’implant tibial (3) comprend un pion (8) formant pivot, sur lequel peut être inséré un fourreau (15) en matière favorisant le glissement, et l’implant fémoral (4) reçoit dans sa cavité intercondylienne la pièce centrale d’assemblage (16),qui est percée d’une cavité borgne longitudinale (17), permettant son engagement sur le fourreau (15) et constituant un alésage servant de palier au pion (8) et qui comprend deux alésages horizontaux coaxiaux (18) ménagés dans ses faces latérales, destinés, lorsque la pièce (16) est engagée dans la cavité intercondylienne, à venir en coïncidence avec deux alésages coaxiaux (19) percés dans les parois latérales (12) de l’implant (4) délimitant ladite cavité (11) et à recevoir deux tourillons coaxiaux (20) formant pivot.

Ayant appris que la société Earthy Medical International (ci-après « EMI ») fabriquait et offrait à la vente des prothèses reproduisant, selon elle, les revendications de son brevet, elle a fait effectuer un constat d’achat et une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société EMI en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Nous avons retenu la partie du jugement dans laquelle le tribunal parvient à la conclusion que la revendication 1 manque d’activité inventive. Elle nous permettra, une fois de plus, de suivre le juge français dans ses raisonnements autour de l’activité inventive d’une invention.

***

II apparaît au vu des éléments versés aux débats par la défenderesse que l’invention comportait à l’origine 13 revendications et que c’est à la suite d’une notification de l’OEB en date du 28 mai 1997 selon laquelle l’objet de la revendication 1 telle qu’existante à l’époque n’était pas conforme au critère de nouveauté défini par l’article 54(1) et (2) de la CBE, que le titulaire du brevet a modifié sa demande. L’examinateur estimait en effet que seules les caractéristiques de la revendication 7 n’étaient pas connues dans les documents cités dans le rapport de recherche.

Le titulaire du brevet a alors intégré dans le préambule de la revendication 1 la caractéristique du déport des deux axes divulguée, selon l’examinateur européen, par le brevet EP 0 410 237, a fait figurer dans la partie caractérisante la fixation de la pièce d’assemblage au moyen de deux tourillons initialement mentionnés dans la revendication 7, a supprimé des revendications les passages de la description et figures concernant les autres modes d’assemblage et limité le nombre de revendications à 9.

Selon la société EMI, la revendication principale est nulle pour défaut d’activité inventive.

Le problème qui se pose à l’homme du métier, qui n’est pas défini par les parties mais qui peut être défini comme un prothésiste, est de concevoir une prothèse aussi proche que possible de l’articulation humaine naturelle, présentant une stabilité au cours de son mouvement et qui ne subisse pas une usure trop rapide du fait de l’appui exercé par le poids du corps qui est réparti essentiellement sur les surfaces condyliennes et glénoïdes.

Le brevet EP 0 410 237 déposé le 14 juillet 1990 et considéré comme l’état de la technique le plus proche par l’examinateur de l’OEB, décrit une prothèse totale du genou comprenant un implant tibial et un implant fémoral, l’implant tibial pouvant pivoter par rapport à l’implant fémoral selon, d’une part, un axe sensiblement horizontal afin de permettre le mouvement de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, un axe vertical qui, permettant un pivotement limité du tibia selon son axe, est constitué par un pion monté avec possibilité de coulissement axial dans l’alésage qui lui sert de palier de rotation. L’axe vertical selon lequel l’implant tibial pivote est, d’une part déporté vers l’avant par rapport à l’axe horizontal de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, décalé vers l’intérieur par rapport à l’axe médian longitudinal de l’implant tibial.

Il ressort donc tant du brevet EP 0 410 237 (dit Bristol Myers), que de la notification du l’examinateur de l’OEB en date du 28 mai 1997, que du rapport d’expertise déposé le 31 décembre 2008 que ce brevet européen Bristol Myers divulgue l’ensemble des caractéristiques revendiquées dans le préambule de la revendication 1 et notamment le double déport des axes du pivot.

Restent en conséquence les caractéristiques revendiquées dans la partie caractérisante à savoir :

• un implant tibial comprenant un pion formant pivot, sur lequel peut être inséré un fourreau en matière favorisant le glissement, et
• un implant fémoral recevant dans sa cavité intercondylienne la pièce centrale d’assemblage,
• la pièce centrale d’assemblage est percée d’une cavité borgne longitudinale, permettant son engagement dans le fourreau et constituant un alésage servant de palier au pion,
• cette pièce centrale comprend deux alésages horizontaux coaxiaux ménagés dans ses faces latérales, destinés, lorsque la pièce est engagée dans la cavité intercondylienne à venir en coïncidence avec deux alésages coaxiaux percés dans les parois latérales de l’implant délimitant ladite cavité et à recevoir deux tourillons coaxiaux formant pivot.

La société EMI cite alors plus particulièrement les antériorités suivantes :

• le brevet EP 0 174 531 (GMT) déposé le 22 août 1985,
• la thèse du Docteur A. de 1988,
• une prothèse portant gravée la marque Link qui n’est toutefois pas datée de façon certaine,
• les brevets européens EP 0 280 424, déposé le 5 février 1988, et EP 0 278 184 déposé le 11 février 1987.

Le brevet européen EP 0 174 531 (GMT) est intitulé « endoprothèse d’une articulation » et concerne une endoprothèse d’une articulation, consistant en deux composants non reliés l’un à l’autre, qui sont montés avec possibilité de translation l’un par rapport à l’autre dans la direction du flux des forces existant entre eux, prothèse qui s’est avérée bonne, en particulier sous la forme d’une prothèse du genou pour le remplacement d’une articulation détruite. Dans la description de cette invention, il est indiqué en page 4, lignes 34 à 37 que

« Dans la pièce de guidage, pénètre un pivot autorisant ses mouvements de rotation et ses mouvements de coulissement, lequel est rendu solidaire au composant tibial ».

Il apparaît donc de ce brevet européen GMT, ainsi que du rapport d’expertise précité, que ce brevet européen divulgue une prothèse dont le pivot est solidaire du composant tibial et que ce pivot est inséré dans un fourreau qui ne peut être constitué qu’en une matière favorisant le glissement. En effet, les figures 1 et 2 de ce brevet montrent comme les figures 2 et 3 du brevet Permedica une coupe de l’assemblage du pion de l’implant tibial dans le trou borgne de la tête de l’implant fémoral.

Ceci est d’ailleurs confirmé par la thèse du Docteur A. de 1988 qui, dans son chapitre 3 consacré à la prothèse à pivot rotatoire du genou Waldemar Link, expose en page 34 sous le titre « description générale », que flexion et rotations sont permises par une articulation croisée ou cardan fémoral ; ses deux faces latérales s’articulent avec la partie fémorale de la prothèse permettant la flexion/extension, sa face intérieure s’emboîtant dans le pivot ou téton, solidaire de la pièce tibiale, siège de la rotation ; les zones de frottement se font à faible friction, par l’intermédiaire du polyéthylène basse pression à haute densité moléculaire.

Or, contrairement à ce que soutient la société Permedica, l’homme du métier qui connaît le brevet Bristol Myers se référera au brevet européen GMT s’agissant également d’une invention concernant une prothèse du genou et visant à résoudre le même problème technique et sera en outre incité à les combiner par la thèse du Docteur A. qui préconise dans son Chapitre 6 « les améliorations possibles perspectives d’avenir » à la page 142 de « transformer l’axe de flexion unique et centré de l’endomodèle W. Link en un système excentré d’axes instantanés, permettant une flexion avec recul asymétrique des condyles (surtout latérale) ».

De plus, il convient de remarquer avec les experts que sur la figure 6.3 figurant en page 141 bis de cette thèse, l’axe de l’implant tibial qui est représenté par des tirets ne coïncide pas avec l’axe du téton lequel est situé légèrement plus à droite.

Ainsi, subsiste comme différence par rapport à l’état de la technique antérieure le dispositif de fixation de la pièce d’assemblage qui est combinée à la caractéristique connue en elle-même du double déport des axes avec la structure des implants tibial et fémoral.

En effet, à la page 4, lignes 21 à 26 de la description du brevet européen GMT, il est fait état que le premier support 7 se compose d’un support pivotant. Il est réalisé sous la forme d’une charnière qui est fixée sur l’un des composants et qui présente une pièce de guidage, laquelle est réalisée sous la forme d’un axe de charnière et est montée déplaçable en rotation et coulissante sur l’autre composant.

Ainsi, dans le dispositif du brevet GMT, la tête de la pièce d’assemblage est traversée par un alésage cylindrique et, dans cet alésage, est insérée une pièce monobloc cylindrique dont les deux extrémités ressortent à l’extérieur. Ces extrémités pénètrent dans les alésages coaxiaux des parois latérales et forment l’axe de pivotement. La pièce monobloc est percée d’une creusure permettant d’y insérer l’extrémité bombée du fourreau dans laquelle peut pénétrer le pivot tibial.

Le brevet Permedica substitue à cette pièce monobloc deux tourillons dont chacun pénètre à la fois dans l’alésage de la paroi condylienne et dans l’alésage coaxial de la pièce centrale d’assemblage ce qui permet, selon les déclarations de la société Permedica devant les experts, un montage plus facile et plus compact, ce que reconnaissent ces derniers.

Toutefois, ainsi que le relève la société EMI ce moyen de fixation était présenté dans la demande de brevet initial comme une variante, l’autre variante consistant dans une pièce monobloc … et remplit bien les fonctions divulguées par l’antériorité GMT à savoir la fixation de la pièce d’assemblage sur l’implant fémoral, la rotation de la pièce d’assemblage sur la tête de l’implant fémoral et la libération de l’espace permettant d’y insérer le pion de l’implant tibial et d’assurer ainsi le pivotement de l’implant tibial dans la tête de l’implant fémoral.

En outre, l’homme du métier était d’autant plus incité à utiliser cette fixation par tourillons que celle-ci était suggérée dans un domaine très proche de celui de l’invention à savoir le brevet européen numéro EP 0 278 184 déposé le 11 février 1987 et concernant une prothèse d’articulation, en particulier pour articulation de doigt.

En effet, il ressort de ce brevet que l’invention a pour objet une prothèse d’articulation du genre comportant deux broches destinées à être engagées, chacune respectivement, directement ou indirectement dans les deux os à relier, comportant pour chacune des broches dites broche porteuse et broche portée comportant des calottes et caractérisée en ce que les calottes de la broche porteuse sont chacune respectivement portées par deux pions qui sont montés mobiles transversalement par rapport aux deux broches, la broche porteuse comportant deux bras présentant, chacun, respectivement, dans l’alignement l’un de l’autre deux logements dans lesquels sont engagés à coulissement lesdits pions qui peuvent être déplacés d’une position écartée d’attente pour laquelle ils n’interfèrent pas avec le trajet qui doit être celui de la broche portée lors de son engagement avec la broche porteuse, à une position rapprochée de service.

Ainsi, il ressort de ce brevet … que la fixation de la pièce d’assemblage par tourillons ou pions est utilisée pour assurer la rotation d’un élément par rapport à un autre élément de la prothèse tout en libérant le passage de la pièce creuse menée et que « la mise en œuvre de la prothèse d’articulation suivant l’invention s’en trouve dès lors très aisée ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’homme du métier au vu de l’état de la technique abondant dont il disposait et qui n’avait aucune difficulté particulière à surmonter, a été incité à modifier le brevet Bristol Myers pour parvenir à l’invention objet de la revendication 1.

En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 est fondé.

***

La seule remarque que nous inspire ce jugement, c’est qu’il est intéressant de voir avec quelle facilité le tribunal combine une pluralité de documents pour arriver à l’objet de la revendication 1, quitte à faire preuve d’une approche quelque peu « mosaïque ».

Les juges relèvent un certain nombre de différences par lesquelles la revendication 1 se distingue de l’art antérieur le plus proche (le brevet Bristol Myers), à savoir

(A) un implant tibial comprenant un pion formant pivot,

(B) sur lequel peut être inséré un fourreau en matière favorisant le glissement ;

(C) un implant fémoral recevant dans sa cavité intercondylienne la pièce centrale d’assemblage,

(D) une cavité borgne longitudinale percée dans la pièce centrale d’assemblage pour permettre son engagement dans le fourreau et constituant un alésage servant de palier au pion,

(E) la présence de deux alésages coaxiaux percés dans les parois latérales de l’implant délimitant la cavité intercondylienne,

(F) la présence de deux alésages horizontaux coaxiaux dans la pièce centrale, qui sont ménagés dans ses faces latérales et destinés, lorsque la pièce est engagée dans la cavité intercondylienne à venir en coïncidence avec les alésages coaxiaux et à recevoir deux tourillons coaxiaux formant pivot.

Un examen sérieux de l’activité inventive de la revendication nécessiterait une analyse de ces différences pour savoir s’il y a des interactions entre elles. Toutes ou du moins certaines d’entre elles co-opèrent-elles à l’obtention d’un effet technique commun qui est différent de la somme des effets qu’elles auraient individuellement ? Si oui, il n’est pas légitime d’aller chercher ces éléments dans différents documents de l’art antérieur … à moins, peut-être, que cet effet commun ne soit qu’un « effet bonus » et que l’homme du métier aurait de toute façon envie de juxtaposer ces éléments.

C’est l’absence de cette analyse qui constitue la plus grande faiblesse du raisonnement du tribunal.

La jurisprudence européenne a développé un formalisme utile qui consiste à identifier plusieurs problèmes partiels et à les examiner indépendamment. Si l’un de ces problèmes partiels est résolu de manière inventive, la revendication dans son ensemble doit être jugée inventive.

Le tribunal ne s’aventure pas dans ce genre de considérations, et c’est dommage, car il prend le risque, non négligeable, de tomber dans le piège d’un raisonnement ex post facto, en concluant à l’absence d’activité inventive sur la base d’un patchwork artificiel d’antériorités.

TGI de Paris, 12 novembre 2010

Permedica c. Earthy Medical International

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.