Trois étoiles contre une pomme

La guerre mondiale que se livrent les marchands de téléphones soi-disant intelligents a fini par atteindre la France, et les média s’en sont largement fait l’écho, au point  qu’on a pu entendre sur France Info le nom du magistrat du TGI de Paris ayant rendu l’ordonnance de référé en date du 8 décembre, permettant à la société Apple de poursuivre sa commercialisation de l’iPhone 4S.

Grâce au EPLaw Patent Blog, nous disposons désormais de la grosse de cette ordonnance ; dans ce qui suit, nous en reproduirons quelques passages.

Mais plantons un peu le décor. La société coréenne Samsung Electronics Co Ltd. est titulaire des brevets européens EP 1 188 269 et EP 1 097 516.

Le brevet EP 1 188 269 concerne un « appareil de codage d’un indicateur de combinaison de format de transport pour un système de communication ». Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :

Appareil de codage à Indicateur de Combinaison de Format de Transport, TFCl (Transport Format Combinaison Indicator) pour un système de communication, comprenant :

un générateur de séquences orthogonales (81 0) pour générer une multiplicité de séquences bi-orthogonales de base conformément à une première partie de bits d’information ;

un générateur de séquences de masques (820) pour générer une multiplicité de séquences de masques de base conformément à une seconde partie de bits d’information,

et un additionneur (860) pour faire la somme des séquences bi-orthogonales de base et des séquences de masques de base générées par le générateur de séquences et le générateur de séquences de masques.

Structure d’encodage TFCI dans un système IMT 2000 selon l’invention

Le brevet EP 1 097 516 quant à lui concerne un « dispositif et procédé de turbo entrelacement » ; il n’a pas non plus fait l’objet d’une opposition. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

Turbocodeur comprenant

un premier codeur (111) agencé pour coder une trame de K bits d’information d’entrée pour générer des premiers symboles codés; un entrelaceur (112) agencé pour écrire séquentiellement les K bits d’information d’entrée dans une matrice rectangulaire de R x C, ligne par ligne, en partant de la première colonne de la première ligne, effectuer une permutation intra-ligne des positions des bits d’information dans la matrice rectangulaire de R x C, dans chaque ligne, conformément à une règle d’entrelacement donnée, cette permutation intra-ligne laissant inchangées les positions des bits dans la dernière colonne de ladite matrice, après la permutation, échanger la position du bit d’information dans la dernière colonne de la dernière ligne avec une position à l’intérieur de la dernière ligne qui précède la dernière colonne, effectuer des permutations inter-lignes de la matrice rectangulaire de R x C, et lire les bits d’information dans la matrice rectangulaire de R x C permutée, colonne par colonne, en partant de la première ligne de la première colonne ;

et un second codeur (113) agencé pour coder les bits d’information lus, pour générer des seconds symboles codés, dans lequel la matrice rectangulaire de R x C a R lignes et C colonnes, K = R x C et spécifie le nombre de bits d’information d’entrée dans la trame, et K > R > 1.

Ordinogramme d’un procédé d’entrelacement 
d’un entrelaceur PIL modifié selon l’invention

La société Samsung Electronics Co Ltd. et sa filiale et licenciée française Samsung Electronics France (ci-après « les sociétés Samsung ») ont fait assigner en référé d’heure les sociétés Apple France, Apple Retail France, Apple Inc. et Apple Sales International (ci-après « les sociétés Apple ») aux fins de voir interdire la commercialisation de l’iPhone 4S (sous astreinte de 100 k€ par appareil vendu !), ordonner le retrait des réseaux de tous les appareils vendus ou livrés et les condamner à payer aux sociétés Samsung 200 k€ en application de l’article 700 CPC.

Qu’en dit le tribunal ?

***

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »

Les sociétés Samsung forment une demande d’interdiction sur le fondement de l’article L 615-3 CPI au regard de deux brevets ‘516 et ‘269 dont la société Samsung Electronics Co Ltd. est titulaire et la société Samsung France licenciée, et qu’elle a déclarés comme essentiels à la norme UMTS autrement dit 3G, considérant que l’iPhone 4S contreferait nécessairement ces brevets intégrés dans la norme et soutenant que les sociétés Apple ne lui versent pour ce faire aucune redevance.

Les sociétés Apple ont répondu, sans être contredites, que la contrefaçon alléguée et non démontrée par les sociétés Samsung concernait les puces installées dans les iPhones 4S.

Elles ont ensuite soutenu que ces puces étaient acquises auprès de la société Qualcomm qui disposait d’un contrat de licence croisée découvert lors de la procédure américaine et tu par les sociétés Samsung ; que cet accord autorise Qualcomm a vendre a des tiers les puces mettant en œuvre les brevets des sociétés Samsung déclarés essentiels à la norme UMTS de sorte qu’aucune contrefaçon ne peut leur être reprochée.

Elles ont ajouté qu’il n’existait aucune atteinte imminente ni aucune atteinte vraisemblable aux droits des sociétés Samsung.

Les sociétés Samsung ont répliqué que les sociétés Apple ne démontraient pas suffisamment se fournir en puces auprès de Qualcomm ni que le contrat conclu entre la société Samsung Electronics Co Ltd. et la société Qualcomm versé au débat établissait un épuisement de leurs droits sur les brevets déclarés essentiels ; qu’aucun centime ne leur avait été versé en contrepartie de la mise en œuvre de leurs brevets essentiels par les sociétés Apple.

Les parties ont indiqué que leurs pourparlers avaient échoué sur le taux de licence proposé par les sociétés Samsung car il ne remplissait pas les conditions de licence FRAND.

Enfin, les sociétés Apple ont contesté la validité des deux brevets déclarés essentiels par les sociétés Samsung.

Sur ce,

Les sociétés Samsung prétendaient subir une atteinte imminente à leurs droits de titulaires de brevets essentiels ‘516 et ‘269 au motif que l’iPhone 4S devait être commercialisé à compter du 5 octobre 201 1 en France et soutiennent que cette atteinte est réalisée du fait de la commercialisation effective des iPhones 4S. Or si la vente des iPhone 4S en France est effective, encore faut-il examiner les contestations émises par les sociétés Apple et apprécier leur caractère sérieux ou non

Sur la fourniture des puces des iPhone 4S par la société Qualcomm

Les sociétés Samsung font valoir que les sociétés Apple qui indiquent clairement sur leur produit et dans les notices jointes que les iPhones 4S sont conformes à la norme 3G, reconnaissent de ce fait mettre en œuvre les deux brevets EP ‘269 et EP ‘516 qui ont été déclarés comme essentiels.

Les sociétés Apple répondent que les sociétés Samsung ne font pas la démonstration de la contrefaçon alléguée.

Le 28 octobre 2011, elles ont fait sommation aux sociétés Samsung de communiquer des téléphones iPhone 4S afin d’établir si les puces insérées dans ces téléphones étaient des puces Qualcomm.

Or, au vu de l’article 15.6 des Règles concernant les droits de propriété intellectuelle, le terme « essentiel », appliqué aux droits de propriété intellectuelle, signifie qu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques (mais non commerciales), au regard de la pratique normale en cours et la technologie de pointe disponible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, de disposer d’une quelconque façon, réparer, utiliser ou faire fonctionner l’équipement ou les méthodes qui utilisent une norme, sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, revendiquer mettre en œuvre la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, revient à revendiquer mettre en œuvre les brevets EP ‘269 et EP ‘516 dont les sociétés Samsung sont titulaires de sorte que la contrefaçon est présumée et qu’il appartient à celui qui revendique cette norme soit de démontrer qu’il paie les redevances, soit qu’il a acquis les produits à quelqu’un qui paie les redevances ou que les brevets déclarés essentiels sont nuls.

Cependant pour ta loyauté des débats, il aurait été nécessaire que les sociétés Samsung expliquassent que la technologie reproduite se trouvait mise en œuvre dans les puces équipant les iPhones 4S ; que ces puces étaient fournies par telle ou telle entreprise avec lesquelles elles n’avaient conclu aucun contrat de licence des brevets essentiels et de spécifier le nom du fournisseur de cette puce aux fins de démontrer les raisons pour lesquelles elles reprochaient aux sociétés Apple de contrefaire leurs brevets essentiels et alors qu’elles n’avaient formé aucun reproche de contrefaçon aux sociétés défenderesses de 2007 au mois de juillet 2011 pour ce qui est de la France pour les autres smartphones commercialisés par les sociétés Apple.

En l’espèce, et à défaut pour les sociétés Samsung d’avoir nindiqué (sic) le nom des fournsiseurs (re-sic) des puces litigieuses, il est soutenu par les sociétés Apple que la puce de bande de base dite « 3G » équipant l’iPhone 4S est fournie par la société Qualcomm qui dispose d’une licence auprès des sociétés Samsung.

Pour ce faire, les sociétés Apple produisent au débat des procès-verbaux de constat dressés les 26,28 et 31 octobre 2011 par Maitre P., huissier de justice à Paris et par Maitre R., huissier de justice a Marseille montrant d’abord l’achat de téléphones iPhone 4S , puis leur ouverture et ensuite l’extraction des puces de sorte qu’il est établi que chacun des iPhones 4S ainsi acquis étaient tous équipés de la puce Qualcomm MDM6610.

Elles produisent encore la nomenclature (Bill of Materials) de l’iPhone 4S qui mentionne la puce Qualcomm MDM6610 comme composant de l’iPhone 4S.

Ce document a été soumis à l’expert Monsieur B. qui a pu prendre connaissance d’une version non expurgée du « Bill of Materials » et qui atteste dans son rapport versé au débat du fait que la seule puce permettant à l’iPhone 4S de mettre en œuvre la norme UMTS est la puce Qualcomm portant la référence MDM6610.

Elles indiquent que ces informations sont de notoriété publique pour être disponibles sur le site internet « ifixit » a l’adresse suivante :

http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4STeardown6610/276

Enfin les sociétés Apple mettent au débat :

• les deux attestations de Monsieur Eric K., directeur des ventes de la société Qualcomm, en date des 31 octobre 2011 et 6 novembre 2011, qui indiquent que sa société a bien conçu la puce MDM-6610 qui équipe les iPhones 4S71.
• l’attestation du 1er novembre 201 1 de Monsieur S., Senior Manager of Wireless Procurement d’Apple qui confirme que les puces qui équipent les Phones 4S sont bien fournies exclusivement par Qualcomm.

Enfin elles versent au débat le mail de la société Samsung du 21 avril 201 1 adressé à la société Qualcomm ainsi qu’à la société Apple Inc. aux termes duquel il est indiqué qu’en raison des poursuites judiciaires intentées par les sociétés Apple a l’encontre des sociétés Samsung sur la base des brevets de la société Apple Inc., la société Samsung limitait l’étendue des accords conclus entre elle et la société Qualcomm.

En conséquence, et même si les sociétés Apple n’ont pas versé au débat le contrat de fourniture des puces Qualcomm MDM6610 permettant d’établir que ces puces équipent les iPhones 45, elles justifient suffisamment au stade du référé par l’ensemble de preuves examinées plus haut au sein desquelles les attestations ne sont pas les seuls éléments probants, de ce que les iPhones 4S commercialisés par les sociétés Apple en France sont équipés de puces Qualcomm MDM6610.

Sur le contrat conclu entre les sociétés Samsung et la société Qualcomm

Le contrat Qualcomm (dans lequel Samsung est indiqué comme le « licencié ») est composée (sic) de trois documents principaux, à savoir :

• une licence en date du 31 août 1993 intitulée « Infrastructure and Subscriber Unique License and Technical Assistance Agreement »,
• un avenant du 30 mars 2004 (l’Avenant 2004),
• un avenant du 1er janvier 2009 signé le 4 novembre 2009 et daté du 1er janvier 2009 (l’Avenant 2009).

Les parties versent au débat chacun une consultation d’avocat américain et de professeur ayant analysé des contrats.

Il suffit de dire que la licence Qualcomm est soumise aux lois de l’état de Californie, qu’elle vise le monde entier dont la France, qu’elle porte sur les composants fabriques par Qualcomm tels qu’ils sont définis a l’article 1 ce qui inclut les puces.

L’article 5.1 de l’avenant de 2004 dispose que :

« Le LICENCIÉ [Samsung], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s’engage à ne pas Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et/ou de Droits de Propriété Intellectuelle de ses Affiliés (tel que ce terme serait défini si un tel Affilié était une Partie) à l’encontre (i) de QUALCOMM ou de ses Affiliés pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, loué, vendu ou autrement disposé de Composants (y compris notamment les logiciels associés) ou (ii) des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendu des Composants à, QUALCOMM ou ses Affiliés, à condition qu’aucune clause des présentes n’interdit au LICENCIÉ Je revendiquer ses droits de propriété intellectuelle à l’encontre des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendus des Composants à, tout tiers autre que QUALCOMM et/ou ses Affiliés. Le terme « Revendiquer ou Revendication » signifie présenter toute demande en contrefaçon de brevet ou entamer ou poursuivre (ou menacer d’entamer ou de poursuivre) un litige en matière de contrefaçon de brevet (ou une procédure similaire, y compris toute procédure auprès de la Commission du Commerce International). Il est précisé en tant que de besoin que les Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et ceux de ses Affiliés ne comprennent aucun droit de propriété intellectuelle acquis ou développé après le 31 décembre 2000 par le LICENCIÉ ou ses Affiliés. Sans limiter la portée des engagements accordés ci-dessus, rien dans cet article 5.1 ne doit être interprété comme une concession de licence à QUALCOMM, ses Affiliés ou leurs fournisseurs ou de tout droit à un quelconque Client QUALCOMM ou à ses Affiliés. »

L’avenant de 2004 dispose donc des droits de propriété intellectuelle détenus par les sociétés Samsung avant le 31 décembre 2000 et notamment les brevets EP ‘269 et EP ‘516 déposés respectivement le 6 juillet 2000 (sous priorité du 6 juillet 1999) et le 19 mai 2000 (sous priorité des 19 et 21 mai 1999).

En conséquence, les puces Qualcomm MDM6610 sont bien des composants visés par les contrats.

Au terme de cet article, la société Samsung s’engage à ne pas entamer de procédure de contrefaçon à l’encontre de clients qui auraient intégré des composants fournis par la société Qualcomm et qui mettraient en œuvre ses droits de propriété intellectuelle à condition que ceux-ci n’entament pas d’action en contrefaçon à son égard.

Si la dernière ligne de paragraphe du contrat précise qu’il ne peut s’agir d’une concession de licence, cet alinéa devra être interprété par le juge du fond au regard de l’ensemble du contrat.

En effet, il semble que malgré le contenu de cette dernière phrase, la société Samsung et la société Qualcomm ont entendu conclure une licence croisée permettant à la société Qualcomm de mettre en œuvre les brevets Samsung dont les brevets EP ‘263 et EP ‘516 ; que la société Qualcomm qui produit des composants qui sont nécessairement intégrés dans des produits plus élaborés a besoin de vendre des composants libres de droits au regard de la société Samsung afin de pouvoir les vendre à ses clients tels que définis au contrat. Enfin et même si le contrat fait la loi entre tes parties, il est impossible d’insérer une phrase excluant le fait que la société Samsung Electronics Co Ltd. n’entend pas qualifier son autorisation de reproduire les brevets de licence dans le contrat pour faire échapper ce contrat a sa nécessaire qualification juridique.

L’article 5.2 du contrat dispose quant à lui :

« Le LICENCIÉ [Samsung], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s’engage à ne pas Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ à l’encontre (i) d’un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés (tel que ce terme s’appliquerait si un tel client était une Partie) pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, vendu, loué, ou autrement disposé des Produits objet de l’Engagement (Covenant Products) lorsque le prétendu fondement de la contrefaçon découle de l’utilisation ou de l’intégration desdits Composants QUALCOMM (y compris notamment les logiciels associés) dans ces Produits objet de l’Engagement et/ou (ii) de tout autre tiers contre lequel le LICENCIÉ n’aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ si les licences concédées à QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Tiers Couverts ») en ce qui concerne les Produits objet de l’Engagement d’un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés dans la mesure où le LICENCIÉ n’aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ contre ce tiers si les licences concédées a QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Droits objet de l’Engagement ») (Covenant Rights). »

Le contrat de 2004 définit un « Client QUALCOMM » comme « (…) toute entité qui achète des Composants auprès de QUALCOMM et/ou des (sic) ses Sociétés Affiliées et qui intègre ces Composants dans ses Appareils d’Abonné ou Equipements d’infrastructure (tels que ces termes s’appliqueraient si cette entité était une partie ».

Ainsi, cet article 5.2 précise bien lui qu’il s’agit d’une licence convenue entre les parties.

L’avenant de 2009 n’a pas eu pour effet de changer la définition des clients ou des tiers au contrat tels qu’ils étaient définis par l’avenant de 2004.

Il convient de plus de constater que cet avenant est intervenu en avril 2004 soit après que la société Samsung a déclaré les deux brevets EP ‘269 et EP ‘516 comme brevets essentiels à l’ETSI et qu’elle ne peut donc révoquer la licence consentie à la société Qualcomm pour ce qui est de ta mise en œuvre de ces deux brevets.

La société Samsung ne pouvait davantage limiter l’étendue de la licence consentie à la société Qualcomm pour en exclure un client tel que la société Apple Inc. comme elle l’a fait dans sa lettre du 2 1 avril 2011, en tous les cas pour ce qui est des brevets déclarés comme essentiels dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, la licence donnée à la société Qualcomm pour ces brevets essentiels étant irrévocable conformément aux règles de l’ETSI.

Il importe peu que la société Samsung ne perçoive aucune somme du fait de cette mise en œuvre puisque du fait de la réciprocité des accords, elle a bénéficié de la technologie Qualcomm et a donc, perçu des revenus de ce fait.

Il est tout aussi indifférent que les sociétés Apple assemblent elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société Foxconn les iPhones 4S puisque l’épuisement des droits de la société Samsung porte sur la puce fournie par la société Qualcomm pour être intégrée dans un objet conformément aux dispositions de l’article 5.2 de l’avenant de 2004 ; en effet, il n’est pas soutenu que ces puces ont été achetées illicitement puisque ta société Qualcomm reconnait fournir la société Apple Inc.

En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par les sociétés Samsung n’est pas établie car les sociétés Apple apportent sur l’épuisement des droits de la société Samsung sur les brevets EP ‘269 et EP ‘516 déclarés essentiels des contestations suffisamment sérieuses et qu’il est noté que les sociétés demanderesses avaient omis les accords passés avec la société Qualcomm dans l’assignation alors qu’elles avaient pourtant pris soin de les révoquer par lettre du 21 avril 2011 dénoncée à la société Apple Inc., et que les motifs de cette dénonciation sont les poursuites entamées contre les sociétés Samsung ce qui démontre bien que les sociétés Samsung considéraient jusqu’à ce jour que les puces Qualcomm MDM6610 entraient dans le périmètre de la licence Qualcomm.

Les sociétés Samsung ne peuvent prétendre que les sociétés Apple avaient conscience de la nécessité de négocier une redevance FRAND pour mettre en œuvre les brevets EP ‘269 et EP ‘516 intégrés à la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, puisqu’au contraire tous les courriers échangés Ion des négociations entamées entre les parties montrent que les sociétés Apple ont toujours contesté que les brevets EP ‘269 et EP ‘516 de la société Samsung lui ouvrent des droits au titre de cette norme et émis des réserves à ce titre.

Il n’appartient pas davantage à un juge des référés de dire si le taux de redevance proposé par les sociétés Samsung aux sociétés Apple est FRAND car il s’agit d’une contestation qui doit être portée devant les juges du fond et ce d’autant, que les éléments nécessaires à la vérification du caractère FRAND du taux de redevance proposé sont insuffisants d’une part car le nombre de brevets constituant cette norme n’est pas donné et que pour déterminer un taux FRAND, encore faut-il connaître l’ensemble des taux susceptibles d’être appliqués pour un seul produit.

Au vu de ce qui a été juge plus haut, il n’est nécessaire de statuer ni sur les contestations relatives a la validité des brevets EP ‘269 et EP ‘516 ni sur l’abus de position dominante de la société Samsung du fait de l’intégration de ces brevets EP ‘269 et EP ‘516 dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS.

Enfin le présent juge relève qu’il n’est pas contesté que les produits incriminés dans le cadre de l’action au fond à savoir les iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4 et, l’iPad 3G et l’iPad 2-3G mettent tous en œuvre la technologie UMTS qui reproduirait les enseignements de son brevet EP ‘269 déclaré essentiel dans la mesure où ils intègrent les puces de bande passante UMTS afin d’être compatibles avec l’UMTS fournies à Apple par Qualcomm ou Intel, alors que les premiers de ces produits Apple sont commercialisés depuis 2007 ; que les sociétés Samsung n’ont pas formé de demandes d’interdiction devant le juge de la mise en état dans l’affaire placée au fond et n’ont pas diligenté d’action judiciaire à l’encontre des fournisseurs de puces intégrant la technologie compatible avec l’UMTS telles les sociétés Intel, ou Qualcomm.

II convient de constater de surcroît le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction formée par les sociétés Samsung a l’encontre des sociétés Apple est patent.

Les sociétés Samsung seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Apple

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Apple sur l’article 32-1 CPC sont mal fondées car cet article permet aux juridictions de condamner une partie à une amende civile payable entre les mains du trésor Public et non pas au profit d’une des parties au procès.

Par ailleurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, si les sociétés Samsung ont engagé leur demande en référé avec légèreté en omettant de rappeler les relations qui les lie à fa société Qualcomm, il n’en demeure pas moins que les sociétés Apple ne démontre pas subir un préjudice autre que celui provenant des frais exposés pour leur défense réparé par une allocation au titre de l’article 700 CPC.

Les sociétés Apple seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer aux sociétés Apple la somme globale de 100.000 € au titre de l’article 700 CPC. …

***

Il nous semble qu’il faut approuver cette décision – le dossier de Samsung paraît trop fragile pour justifier une interdiction provisoire.

A notre avis, l’ordonnance est particulièrement intéressante du point de vue contractuel. Le juge finit par qualifier le contrat entre Samsung et Qualcomm de licence alors que le contrat s’en défend expressis verbis.

Il sera intéressant de suivre cette affaire au fond ; on a bien l’impression que la guerre ne s’arrêtera pas avec cette bataille perdue pour Samsung.

NB : Avez-vous repéré l’utilisation par le juge de l’imparfait du subjonctif ? Sinon, il aurait été nécessaire que vous fussiez plus attentifs.

TGI de Paris, ordonnance de référé, 8 décembre 2011

Samsung Electronics Co Ltd. et al c. Apple France et al

Source : EPLaw Patent Blog

Vendanges tardives

Comme nous l’avons vu récemment, la société de droit allemand Institut für Rundfunktechnik (ci-après « IFR ») et un certain nombre d’autres sociétés (France Télécom, Philips, …) sont titulaires du brevet européen EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet, qui a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3, vient d’expirer (le 27 juin 2011, un jour avant la date à laquelle la présente ordonnance de référé a été rendue) mais il y a encore plusieurs litiges le concernant.

Suite à une saisie-contrefaçon, par acte du 31 mai 2011, les co-titulaires ont fait assigner en référé la société française 

pour lui faire interdire la commercialisation de certains dispositifs portant la mention DVB ou TNT.

La société Electro Dépôt s’est défendue en faisant valoir que la saisie était nulle, tout comme le brevet européen.

Voici un extrait de l’ordonnance de référé :

***

Sur les demandes formées devant le juge des référés

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente »,

Le juge des référés est donc saisi dans les conditions du référé qui sont celles plus générales prévues aux articles 808 et 809 CPC, ce dernier permettant au juge de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, puisque l’article L 615-3 CPI indique expressément que la juridiction est saisie en référé ce qui fait nécessairement référence aux articles précités, le droit de la propriété intellectuelle n’étant qu’une spécialité du droit civil et en aucun cas un droit autonome.

A comparer avec l’arrêt de la Cour de Paris du 27 avril 2011 (ici), qui avait dit :

… ce cas de référé (selon l’article L 615-3 CPI) est, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, indépendant de ceux prévus aux articles 808 et 809 CPC ; … le juge des référés, qui ne tient ses pouvoirs que de ce seul article, n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence, ou à déterminer s’il existe un trouble manifestement illicite ; …

Il est suffisamment établi par le procès-verbal de constat sur internet dressé le 25 mai 2011 que la société Electro Dépôt France commercialise des produits portant les mentions TNT ou DVB (qui désignent la mise en œuvre de la couche 2 dans les produits vendus) de sorte que l’atteinte imminente aux droits des sociétés demanderesses est établie.

En revanche, la société Electro Dépôt France conteste la validité du brevet EP 532 pour défaut d’activité inventive et extension de la demande. Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte imminente alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation des produits, d’en ordonner le retrait et d’allouer une provision.

La société Electro Dépôt France prétend que la nullité des saisies-contrefaçon est manifeste et prive les demandes de tout fondement sérieux faute d’élément matériel de la contrefaçon rapporté et que le brevet EP ‘532 est également manifestement nul.

Sur la nullité des saisies-contrefaçon

Le juge des référés relève qu’il est sans objet de statuer sur le caractère évident ou non de la nullité des saisies-contrefaçon tant du fait de la signature de la requête en saisie-contrefaçon par le collaborateur de Maître B. que du fait de l’absence alléguée de description des produits dans le procès-verbal rédigé par l’huissier, puisqu’il a été dit plus haut que l’imminence de la contrefaçon était suffisamment établie par le procès-verbal de constat sur Internet du 25 mai 2011.

Elle forme également une demande de communication des pièces saisies lors des saisies-contrefaçon prétendant ne pas pouvoir se défendre faute de ne pouvoir examiner les pièces et éventuellement en faire une expertise.

Or, il a été constaté plus haut que la vraisemblance de la contrefaçon est suffisamment établie par la production du procès-verbal de constat Internet de sorte que cette demande est sans objet.

Sur la nullité du brevet

La société Electro Dépôt France prétend qu’elle ne peut se défendre faute pour les sociétés demanderesses de lui avoir communiqué le dossier de l’examen préliminaire devant l’OEB, dossier qu’elle a demandé aux services de l’OEB qui lui ont indiqué ne pas l’avoir conservé dans leurs archives.

Or, le tribunal constate que la société Electro Dépôt France soulève la nullité du brevet EP ‘532 sur deux moyens et qu’elle n’a, au stade du référé, pas eu besoin de ce document pour organiser sa défense de sorte que ce moyen est mal fondé et sera rejeté.

Pour extension du brevet au-delà de la demande

Sur le fondement de l’article 138 c) CBE, la société Electro Dépôt France prétend que la revendication 1 dans ses paragraphes f) et g) excéderait la demande telle que contenue dans la description du brevet.

Elle expose que l’IFR a dû, lors de l’examen de son PCT devant l’OEB, ramener plusieurs de ses éléments contenus dans la partie caractérisante de la revendication dans le préambule et que les éléments restants dans la partie caractérisante excédent le contenu de la demande car ils sont trop généraux par rapport à la description.

On ne voit pas très bien comment le fait de déplacer l’expression « caractérisé en ce que » pourrait entraîner une violation de l’article 123(2) de la CBE. Même l’OEB, pourtant très strict dans l’application de cette disposition, n’a jamais suggéré cela (à notre connaissance).

La société IFR répond que les exemples cités sont suffisamment pour décrire les classes de différences de différences de valeurs audio, que ces classes sont au nombre de 5 dans la description et que plusieurs exemples et non pas un seul permettent de soutenir la revendication de sorte que la rédaction générale est soutenue par la description ; elle répond encore que d’autres exemples sont donnés pour le critère g) et qu’ils montrent comment prendre en compte ou ne pas prendre en compte aussi bien une baisse qu’une hausse des valeurs pour opérer une distinction dans les variations psycho-acoustiquement déterminantes dans les facteurs d’échelle.

A notre avis, si les caractéristiques étaient présentes dans les revendications telles que déposées (dans le préambule ou dans la partie caractérisante, peu importe), il est superflu de chercher si elles sont également présentes dans la description. Les revendications telles que déposées font partie de la demande de brevet telle que déposée au sens de l’article 123(2) de la CBE. En revanche, si les caractéristiques n’étaient pas dans les revendications telles que déposées, leur présence dans certains exemples n’exclut pas ipso facto une violation de l’article 123(2), car le risque d’une généralisation intermédiaire n’est pas écarté.

On a l’impression que l’on mélange ici extension indue (article 123(2) de la CBE) et (in)suffisance de description (article 83 de la CBE).

Il ressort de la lecture de la description du brevet que, contrairement à ce que soutient la société Electro Dépôt, l’invention est contenue dans la description tant pour la caractéristique f que pour la g.

En effet, les différences formées à l’étape a) sont classées en plus de 2 classes puisque 5 classes II, 12, 13, 14, 15 sont proposées comme exemples dans le brevet pour comprendre le mécanisme permettant de répartir les différences possibles selon un tableau prévoyant un certain nombre de deltas et au moins 5.

Pour ce qui est de la caractéristique g) là encore plusieurs exemples sont donnés et non un seul comme le soutient la société défenderesse et surtout, ils sont donnés tant pour les facteurs d’échelle croissants que décroissants même s’il est indiqué que les facteurs d’échelle croissants doivent être indiqués de façon plus précise que les facteurs d’échelle décroissants.

L’exemple chiffré concerne deux cas un avec un facteur d’échelle décroissant et l’autre avec uniquement des facteurs croissants.

En conséquence, ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la vraisemblance de la contrefaçon.

Pour défaut d’activité inventive

La société Electro Dépôt France conteste que la validité de la revendication 1 du brevet EP 532 sur le fondement de l’article 56 CBE au motif que le brevet IBM décrit comme étant l’art antérieur le plus proche décrit un moyen de compression et qu’il était normal pour l’homme du métier, à l’époque du dépôt du brevet, de rechercher à compresser encore plus les fichiers pour permettre de transmettre des sons de meilleure qualité.

S’il est vrai qu’était recherchée à l’époque par tous les hommes du métier la plus grande compression possible des fichiers audio à transmettre, cette affirmation ne fait que décrire le problème à résoudre par l’homme du métier et ne donne aucune indication sur le préjugé à vaincre ou sur l’évidence du choix fait par ce brevet c’est-à- dire la réduction supplémentaire des données audio qui réduisent l’irrélévance et la redondance tel que précisé aux f) et g) de la revendication 1.

En effet, le fait de grouper les différences formées à l’étape a) décrite dans le préambule de la revendication 1 en plus de deux classes de valeurs puis de faire un choix supplémentaire dans les facteurs d’échelles décrits à l’étape c) du même préambule de la revendication 1 selon une distinction provenant des variations psycho-acoustiquement déterminantes dans les facteurs d’échelle ne résulte aucunement de l’art antérieur décrit dans le brevet et la société Electro Dépôt France ne rapporte pas la preuve que l’homme du métier avait dans ses connaissances générales les éléments qui amenaient nécessairement à cette solution.

En conséquence, le moyen de nullité pour défaut d’activité inventive n’a pas de caractère d’évidence pour caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera rejeté.

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TGI de Paris, ordonnance de référé, 28 juin 2011

Institut für Rundfunktechnik et al c. Electro Dépôt France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Hors normes

La société Institut für Rundfunktechnik GmbH (ci-après « IFR ») est titulaire du brevet EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3.

La société Audio MPEG Inc est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet EP 532 et elle a sous-licencié la société Sisvel qui délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme.

Ayant fait effectuer plusieurs saisies-contrefaçon, les sociétés France Télécom, Philips, IFR, Audio MPEG et d’autres encore ont assigné en référé la société Carrefour aux fins de lui interdire de fabriquer, importer, offrir en vente des dispositifs capables de fonctionner conformément à la norme. Certains de ces produits ont été achetés auprès de la société Gowell Digital Ltd. ayant son siège à Hong Kong.

Un Media Player commercialisé par la société Gowell

La société Carrefour demande au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais sans succès :

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La société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés forment, au visa des articles 496 et 497 CPC, une demande de rétractation des ordonnances en date du 29 novembre 2010 ayant autorisé les saisies-contrefaçon qui ont eu lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre au siège de la société Carrefour Hypermarchés et les 30 novembre et 1er décembre au siège de la société Carrefour Import.

L’alinéa 2 de l’article 496 CPC dispose

« s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »

et l’article 497 indique

« le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».

Le juge des référés saisi de la demande d’interdiction formée par les sociétés demanderesses a constaté qu’il n’était pas le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon et a posé aux parties des questions sur sa compétence au regard de ces articles.

Les sociétés Carrefour ont indiqué que le juge des requêtes intervient sur délégation du président du TGI de sorte que n’importe quel juge délégué du président du TGI agissant en référé est compétent pour statuer sur la demande de rétractation.

Il ressort des dispositions des articles 496 et 497 CPC que c’est bien le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête qui doit être saisi d’une demande de rétractation et non pas un juge agissant par délégation du président du TGI. Cette précision est d’importance car il s’agit de présenter au juge qui a accepté de prononcer une mesure ex parte, d’entendre les arguments et moyens d’une partie qui subit les conséquences de cette décision de sorte qu’au vu de ces nouveaux éléments, le même juge puisse apprécier la mesure prise et la réformer, la rétracter ou la maintenir.

Enfin, le juge saisi d’une rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, n’est pas un juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête. Il statuera en la forme des référés mais il n’est pas le juge des référés.

En conséquence, la société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés seront renvoyées à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande de rétractation des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon à leur siège social rendues le 29 novembre 2010.

***

L’ordonnance contient aussi des passages intéressants au sujet de la vraisemblance de la contrefaçon :

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Il convient de dire d’ores et déjà que le moyen de nullité opposé au brevet EP 532 qui consiste à affirmer que « la juxtaposition de moyens connus ne témoigne pas d’une activité inventive » est sans plus d’explication ou de motivation insuffisant à caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera rejeté. …

Les sociétés Carrefour indiquent que les dispositifs MP3 fournis par la société Gowell bénéficiaient de la licence accordée par Sisvel.

Or, il ressort des pièces versées au débat d’une part que la société Sisvel a résilié la licence accordée à la société Gowell au motif que celle-ci ne payait pas ses redevances et d’autre part que la licence était accordée à la société Gowell Enterprises International Ltd. et non à la société Gowell Digital Limited dont le nom est mentionné sur les factures saisies.

Faute de démontrer les liens unissant les sociétés entre elles et que l’autorisation donnée pour l’une est valable pour l’autre, la société Gowell Digital Limited ne démontre pas être titulaire de la licence obligatoire.

En effet, il n’est pas possible de suivre la trace des produits mettant en œuvre la norme DVB grâce à une chaîne constante dans les factures ; il n’est pas mis au débat les documents nécessaires (factures auxquelles sont adossés les documents de douane) qui établiraient sans contestation possible que les produits importés en France ont été acquis auprès de licenciés delà société Sisvel.

Les factures produites au débat montrent que certains produits acquis auprès d’une société Gowell Digital Limited proviennent de fabricants chinois ou d’intermédiaires utilisant une dénomination sociale approchante mais qui n’est pas celle du licencié de sorte que la confusion ne permet pas de dire que les produits importés ont bien été soumis à la redevance.

En conséquence, le moyen tiré du fait que la société Gowell Enterprises International Ltd. aurait obtenu une licence de la société Sisvel ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la vraisemblance de la contrefaçon.

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En définitive, le tribunal a prononcé une interdiction provisoire et a ordonné à la société Carrefour de communiquer tous documents afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs non licenciés.

TGI Paris (ordonnance de référé), 1 février 2011

IFR et al c. Carrefour et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une excision douteuse

Les brevets européens issus de demandes PCT déposées par la société Sepracor en 1993 et couvrant des médicaments pour le traitement d’allergies n’ont pas fini d’occuper les tribunaux français. Après la cétrizine (voir la décision du TGI de Paris datée du 6 octobre 2009, commentée par le professeur Vigand dans la Revue Orange de ce mois), voici un cas très intéressant concernant la féxofénadine, couverte par le brevet européen EP 0 701 443 (ci-après « EP 443 »).

Pendant la procédure de délivrance devant l’OEB, le déposant a introduit un disclaimer excluant le traitement de patients ayant une fonction hépatique altérée, pour se distinguer de la demande de brevet WO 93/23047, délivrée ultérieurement sous le nom EP 0 639 976 (ci-après « EP 976 »), et qui constitue un art antérieur selon l’article 54(3) CBE.

Suite à une objection de la division d’examen, concernant un défaut de nouveauté par rapport au brevet FR 2 453 854 (ci-après « brevet Carr ») le déposant a limitée la revendication au traitement de la rhinite allergique.

(Remarque pour fins gourmets : Cette limitation, qui affecte aussi le disclaimer, ne devrait pas rendre pas celui-ci inadmissible au sens de G 1/03, point II.2 de l’exergue, car le brevet EP 976 divulgue explicitement la rhinite allergique. La limitation n’a donc pas pour effet que le disclaimer excise plus que strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à EP 976.)

Le brevet EP 443 a fait l’objet d’une opposition par la société Hoechst Marion Roussel. Celle-ci a finalement retiré son opposition, mais des tiers ont envoyé des observations en application de l’article 115 de la CBE et ont invité la Division d’opposition à poursuivre la procédure. Le brevet a finalement été maintenu avec comme seule modification une revendication 12 modifiée.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Utilisation d’une composition comprenant un composé de formule I 

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement de la rhinite allergique, dans lequel est évitée l’induction d’arythmie cardiaque, ledit traitement comprenant l’administration d’une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé de formule I à un patient humain dont la fonction hépatique n’est pas altérée. 

La Société Aventis est titulaire d’une licence exclusive de ce brevet.

Signalons l’existence d’une demande divisionnaire issue de la même demande de brevet européenne et qui a été délivrée sous le n° EP 0 815 860 (ci-après « EP 860 ») puis révoqué par la division d’opposition ; un recours contre cette décision de révocation (T 2102/09) est actuellement pendant devant l’OEB.

Dans ce qui suit, nous avons inséré nos remarques dans le texte du jugement. Pour bien distinguer texte et commentaires, nous avons écrit ces derniers en italiques et en couleur bleue.

***

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon …

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».

Le juge des référés doit alors statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation qui prive alors la contrefaçon alléguée de tout caractère évident.

Le brevet EP 443 délivré le 21 janvier 1998 à la suite de la demande du 3 août 1993 sous la priorité du brevet US du 3 août 1992.

La revendication 1 du brevet EP 443 est rédigée comme suit : Utilisation d’une composition comprenant un composé de formule I

HO-C-N-(CH2)3- CHOH-C -(CH3)2

-CHOOH

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement de la rhinite allergique, dans lequel est évitée l’induction d’arythmie cardiaque, ledit traitement comprenant l’administration d’une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé de formule 1 à un patient humain dont la fonction hépatique n’est pas altérée.

Il s’agit donc d’une revendication dite de forme suisse qui permet de revendiquer une seconde application thérapeutique pour une molécule déjà connue.

Le contenu de cette revendication comprend plusieurs éléments :

• utilisation de la féxofénadine

• pour traiter la rhinite allergique

• sans effet secondaire d’arythmie cardiaque

• à des patients n’ayant pas la fonction hépatique altérée.

L’art antérieur le plus proche est d’une part le brevet Carr de 1979 publié le 3 mars 1981 et d’autre part le brevet EP 976 de la société Aventis Pharmaceuticals qui est dénommé par elle brevet parallèle.

Le brevet Carr divulgue de nombreuses substances qui constituent un groupe de composés de la pipéridine dont la structure générale correspond à la formule visée à la revendication 1 du brevet EP 443. Parmi ces composés figure la terfénadine qui est métabolisée dans le corps humain en deux métabolites principaux dont la féxofénadine qui est nommée métabolite 1 ; sa structure diffère de la terfénadine en [ce] que le groupe méthyl est remplacé par un groupe acide carboxylique.

Le brevet Carr enseigne que ces composés sont utiles comme antihistaminiques, antiallergiques et bronchodilatateurs.

Le composé qui répond au nom de féxofénadine ou métabolite acide est divulgué dans le brevet Carr pour la préparation d’un médicament possédant une action antihistaminique.

Il est fait mention d’un test dans lequel l’administration d’histamine induit une contraction de l’iléon d’un cobaye, puis la féxofénadine est administrée et il est constaté une réduction significative de la contraction de l’iléon.

Cet enseignement est décrit pour tous les patients souffrant ou non de troubles hépatiques ou de troubles cardiaques.

Il est précisé comment ce métabolite peut être synthétisé.

Le brevet EP 976 de la société Aventis Pharmaceuticals a fait l’objet d’une demande de brevet PCT WO A 93 23047 le 6 avril 1993 revendiquant deux priorités américaines des 11 mai et 31 juin (sic) 1992. Il protège l’administration de la féxofénadine comme antihistaminique pour tous les patients souffrant de trouble hépatique.

L’homme du métier est défini comme un médecin biochimiste.

La terfénadine et la féxofénadine sont tous deux des antihistaminiques de deuxième génération c’est-à-dire ne provoquant pas d’effet sédatif chez les patients qui les utilisent. La féxofénadine est le métabolite actif de la terfénadine.

Avant la date de priorité du brevet EP 443, il a été constaté que la terfénadine utilisée comme antihistaminique n’agissait pas directement mais se dégradait, après ingestion, en féxofénadine qui elle, était bien active comme antihistaminique ; que chez les patients n’ayant pas de problème hépatique et utilisant la terfénadine sans surdose et sans interaction avec un autre médicament, il n’y a pas de terfénadine décelable dans le plasma mais seulement de la féxofénadine ; que le lien entre la terfénadine et les affections cardiaques était connu notamment les torsades de pointe décrites par Woosley.

La société Teva Santé prétend que le brevet EP 443 est nul pour insuffisance de description, pour extension du brevet au delà de la demande, pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

La société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor lui répondent que le brevet a été soumis à un examen d’office de l’OEB qui a indiqué que les documents constituant les antériorités et visés dans le rapport de recherche n’étaient pas pertinents ; que le brevet a été délivré après cet examen.

Outre que seule la revendication 12 a fait l’objet d’un examen d’office de l’OEB, une juridiction nationale n’est pas tenue par les décision prises par l’OEB qui est un organisme administratif qui a pour mission de délivrer des brevets et qui remplit cette mission au visa de la convention de Munich. Ainsi, les brevets délivrés par cet organisme sont ils validés ou annulés par les juridictions nationales qui font leur propre analyse de la convention de Munich.

Le juge semble mélanger un peu les choses. Le brevet a été examiné par l’OEB dans son intégralité avant la délivrance. L’opposition a également visé le brevet dans son intégralité, avant d’être retirée. La division d’opposition agissant d’office a jugé que la modification de la seule revendication 12 suffisait pour maintenir le brevet, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’elle n’a pas examiné la brevetabilité des autres revendications au regard des documents cités par l’opposante et par les tiers ayant déposé des observations ; en tout cas, elle a jugé que ces documents n’étaient pas pertinents à première vue (prima facie). Ceci étant dit, il est évident que le juge français n’est pas lié par la maintenance du brevet par la division d’opposition.

En l’espèce, l’OEB a procédé à une analyse du brevet EP 443 après en avoir suspendu l’examen en raison du litige qui opposait la société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor sur la propriété des brevets en litige ; ces deux brevets ont des dates de priorité extrêmement proches et portent tous deux sur la même molécule la féxofénadine utilisée pour le même traitement. Le brevet de la société Aventis Pharmaceuticals a une date de priorité plus ancienne de quelques jours et ne peut être opposée à la société Sepracor que sur le fondement de la nouveauté. Les deux parties sont parvenues à un accord et ont modifié leur demande de brevet en introduisant un disclaimer dans le but de se partager le marché en divisant la population traitée par cette molécule ; le brevet de la société Aventis Pharmaceuticals avait pour but de soigner grâce à la féxofénadine la rhinite allergique des patients sans problème hépatique et celui de la société Sepracor des patients ayant un problème hépatique.

Sauf erreur de notre part, cette présentation des faits n’est pas totalement correcte.

Dans son courrier du 18 mars 1996, le mandataire du déposant a informé l’OEB de l’existence de la demande WO 93/23047 de la société Merrel Dow Pharmaceuticals (vendue en 1995 à Hoechst, qui est maintenant une société du groupe Sanofi-Aventis) et proposé en même temps une modification de la revendication principale pour surmonter le défaut de nouveauté. L’introduction de ce disclaimer semble parfaitement opportune du point de vue technique ; il ne porte pas de trace d’une répartition du domaine technique quelque peu arbitraire, qui ne serait due qu’à des considérations commerciales.

Le Registre européen des brevets ne contient aucune trace d’une suspension de la procédure au sens de la règle 14 CBE. Tout au contraire, le dossier a fait l’objet d’une demande d’accélération, acceptée par l’OEB. Bien entendu, il est parfaitement possible qu’il y ait eu litige entre Sepracor et Aventis et que la limitation de la demande par l’introduction du disclaimer avait fait partie d’une transaction derrière les coulisses, mais l’OEB ne semble pas avoir été informé de l’existence d’un tel litige, et rien ne permet de penser que la procédure ait effectivement été suspendue.

A cela s’ajoute que la demande WO 93/23047 telle que déposée était déjà limitée au traitement de patients sans problème hépatique ; il n’y a jamais eu introduction d’un disclaimer en ce sens (et sans art antérieur pertinent, cela n’aurait de toute façon pas été possible).

Même si cela n’est pas exclu, il paraît surprenant de voir la société Hoechst former une opposition contre le brevet européen de Sepracor si celui-ci avait été limité comme convenu lors d’une transaction.

Bref, la présentation faite par le juge des référés ne correspond pas tout à fait à la situation telle que reflétée par le Registre européen des brevets.

Les deux sociétés se sont ensuite accordées des licences croisées.

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des disclaimers tels que la Grande Chambre de recours les a créés et développés sur le fondement des articles 54-3 de la convention de Munich ; l’OEB a permis à un déposant de bonne foi qui n’a pas connaissance d’une demande de brevet déposée mais non publiée traitant du même problème et apportant la même solution à une date antérieure à son propre dépôt de « sauver son brevet » en introduisant une caractéristique négative dans la revendication 1 qui exclut d’une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

Il n’est pas exact de dire que la Grande chambre a créé les disclaimers. Notre brevet en est d’ailleurs l’illustration, car il a été délivré avec un disclaimer avant la décision G 1/03 de la Grande chambre. Tout au plus cette décision de la Grande chambre a-t-elle reconnu la possibilité d’insérer des disclaimers sans violer l’article 123(2) CBE, et encadré cette pratique.

Ainsi l’article 54 de la CBE continue à éviter tout problème de double brevetabilité mais la pratique du disclaimer permet au déposant de bonne foi de conserver une part de l’invention et par conséquent du monopole des produits couverts par cette invention.

En l’espèce, et après accord entre les parties; la société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor, le brevet parallèle EP 976 a protégé l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique pour des patients ayant des problèmes hépatiques et le brevet EP 443 l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique pour des patients n’ayant pas un problème hépatique.

La caractéristique négative limite le groupe de patients susceptibles d’être traités par la féxofénadine à ceux qui ne souffrent pas d’un problème hépatique pour le brevet EP 443.

Cependant en introduisant une caractéristique négative qui n’est pas étayée par les éléments de la description ou par des tests spécifiques qui permettraient de justifier une telle caractéristique, le déposant peut se voir opposer une extension de sa demande par rapport à l’objet de sa demande ou une insuffisance de description.

La jurisprudence française n’a pas encore eu, à notre connaissance, à se prononcer sur la validité des disclaimers. Ce sera donc très intéressant de connaître l’avis des juges du fond. Nous espérons que le juge français s’alignera sur la jurisprudence de l’OEB car sinon les déposants se trouveront dans une situation plus qu’inconfortable, d’autant plus que toute demande internationale désignant la France doit transiter par l’OEB, qui, lui, applique évidemment sa propre jurisprudence. 

A supposer que les tribunaux français s’alignent sur Munich, le disclaimer en question pourrait-il poser problème ?

L’art antérieur cité étant art antérieur au sens de l’article 54(3) de la CBE, l’introduction d’un disclaimer est parfaitement en règle avec les enseignements de la décision G 1/03 de la Grande chambre de recours de l’OEB, qui avait dit, dans le point II.1 de son exergue :

« Un disclaimer peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ; … »

Ceci étant dit, la Grande chambre a également dit, au point 2.6.1 des motifs de sa décision :

« … En effet, toute limitation introduite dans une revendication peut, au moment où l’invention est mise en œuvre, s’avérer être déterminante pour l’effet recherché et pertinente pour conclure à la présence d’une activité inventive ou à la suffisance de l’exposé, contrairement à ce que l’homme du métier aurait escompté sur la base des informations contenues dans la demande. Une telle coïncidence (que Gehring a décrite comme étant « un cas plutôt théorique » dans Welche Zukunft hat der Disclaimer?, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 197, p. 202) pourrait amener à conclure que le disclaimer n’est pas un simple disclaimer au sens de la présente décision, mais qu’il apporte une contribution à l’enseignement technique et ajoute des éléments au sens de l’article 123(2) CBE. Le disclaimer devrait donc en ce cas être considéré a posteriori comme non admissible … »

Il nous semble que la situation que la Grande chambre envisage est celle où le disclaimer confère à la demande de brevet une activité inventive ou la suffisance de description. A première vue, ce n’est pas le cas ici, car le disclaimer pose plutôt un problème du point de vue de l’activité inventive ou de la suffisance de description : la demande telle que déposée n’avait pas envisagé une limitation à des patients dont la fonction hépatique n’était pas altérée et ne contient donc aucune justification technique en ce sens. On n’est donc pas dans la situation que vise l’interdit énoncé par la Grande chambre.

Ceci étant dit, il reste la question de savoir si le disclaimer éloigne l’objet de la revendication 1 davantage de l’art antérieur le plus proche. La jurisprudence européenne (décision T 788/05, allant au-delà de G 1/03) a admis qu’un tel disclaimer était inadmissible, et on peut penser que le disclaimer qui nous intéresse a le même effet par rapport à l’art antérieur le plus proche, à savoir le brevet Carr. En effet, celui-ci ne semble pas envisager de près ou de loin des altérations de la fonction hépatique, et on pourrait sans doute argumenter que le disclaimer éloigne la revendication 1 du domaine divulgué.

C’est ainsi que la division d’opposition a annulé le brevet divisionnaire EP 860 au motif que le brevet Carr décrivait l’activité antihistaminique de la féxofénadine et que la revendication 1 de ce brevet visait l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique et pour le même groupe de patients que le brevet Carr.

La société Aventis Pharmaceuticals a fait appel de cette décision.

Le brevet EP 860 semble avoir été déposé pour obtenir une protection plus large que celle conférée par le brevet EP 443, dont on avait accéléré la procédure de délivrance pour pouvoir contrer des actes de contrefaçon. Signalons que la procédure a été gelée en attendant la décision G 1/03 de la Grande Chambre. La revendication 1 du brevet tel que délivré ressemble beaucoup à celle du brevet EP 443, sauf que la limitation à la rhinite allergique a été omise et remplacée par une référence plus générale à un traitement anti-histaminique. Le déposant semble donc avoir convaincu la Division d’examen que le brevet Carr n’antériorisait pas la revendication.

Suite à des oppositions (dont une par la société Teva), le dossier a été examiné par la division d’opposition qui semble arriver à la même conclusion que nous ci-dessus, à savoir que le disclaimer vis-à-vis de EP 976 (« D2 ») éloigne la revendication du brevet Carr (« D1 ») :

Il sera très intéressant de connaître l’avis de la Chambre de recours, mais à notre avis, la position de la division d’opposition devrait être confirmée.

Les sociétés demanderesses font valoir que pour ce qui est du brevet EP 443, la situation est différente car l’utilisation de la féxofénadine est revendiquée non pas comme antihistaminique mais pour traiter la rhinite allergique et uniquement pour un groupe de patients qui n’est pas celui du brevet Carr.

Or le juge des référés constate que l’utilisation de la féxofénadine revendiquée par le brevet EP 443 est bien celle d’un antihistaminique et il importe peu que l’utilisation soit limitée à la rhinite allergique car aucun élément du brevet, aucune étude, aucun test, ne permet de comprendre pour quelle raison l’action de la féxofénadine est limitée à la rhinite allergique dans ce brevet ; que le seul test évoqué est celui du brevet Carr qui est propre à l’action générale d’un antihistaminique ; que de plus, le brevet Carr qui visait tous les patients vise nécessairement ceux qui ont un problème hépatique et ceux qui n’en ont pas ; que pour que cette limitation ait un sens et recouvre une activité inventive, encore faudrait-il qu’elle s’appuie là encore sur des débuts de travaux ou de tests.

Cette argumentation semble un peu confuse.

La revendication 1 telle que déposée a été pourvue d’un disclaimer pour la différencier de l’art antérieur WO 93/23047, puis limitée au traitement de la rhinite allergique, pour la différencier par rapport au brevet Carr. Le juge des référés soulève maintenant l’objection que cette limitation est insuffisante pour fonder une activité inventive. Cette objection semble en effet sérieuse, car le brevet ne justifie pas d’effet technique particulier concernant les rhinites. Autrement dit, l’activité inventive de la revendication principale est douteuse.

Malheureusement, je juge des référés mélange ce constat avec des considérations par rapport au problème hépatique, objet du disclaimer. Or cette limitation n’est pas censée conférer une activité inventive à la revendication, et elle ne doit surtout pas le faire, au risque de rendre le disclaimer inadmissible selon la jurisprudence européenne.

Ainsi le fait que le brevet EP 443 résulte de la pratique du disclaimer constitue une contestation sérieuse qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher dans la mesure où effectivement aucun élément ne ressort de la description du brevet EP 443 pour laisser entendre que la molécule féxofénadine de la société Sepracor traite plus spécifiquement les patients n’ayant pas un problème hépatique et souffrant de rhinite allergique de sorte que d’une part il existe un réel problème de suffisance de description et d’autre part un débat sur lequel les juridictions de fond en France n’ont pas encore statué à savoir la pratique du disclaimer et sa légalité au regard des dispositions de la convention de Munich dans son ancienne version et dans la version 2000 et notamment de l’article 123(2) de la CBE et du problème de l’extension au delà de la demande.

Néanmoins, il convient d’apprécier encore les contestations formées par la société Teva Santé quant à la validité des revendications du brevet EP 443 tant au niveau de la nouveauté que du défaut d’activité inventive. …

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A notre avis, le juge du référé a pris la bonne décision : la revendication 1 du brevet de Sepracor contient un disclaimer qui ne semble pas être à la hauteur des exigences actuelles des Chambres de recours de l’OEB. Il n’y a là rien de très surprenant, car il a été rédigé bien avant que la Grande Chambre de recours se prononce sur les disclaimers et formule, tant bien que mal, quelques règles à ce sujet.

C’est dommage que le premier cas dans lequel les juges du fond français auront à se prononcer sur des disclaimers soit d’une telle complexité. Les juges auront donc à statuer sur l’admissibilité des disclaimers en général (espérons qu’ils s’alignent sur la pratique européenne), sur les conclusions (pragmatiques, mais pas toujours très fondées en droit) de la Grande chambre et sur ses prolongements par la décision T 788/05. Ça fait beaucoup à la fois, et on peut craindre que le juge français ne ploie sous cette charge.

On peut d’ailleurs se demander pourquoi la société Teva n’a pas soulevé le fait que la revendication en question est une revendication « de type suisse ». Il s’agit là encore d’une « création » jurisprudentielle européenne que les tribunaux français n’ont pas encore explicitement validée (nous n’avons connaissance que d’une seule décision qui soulève le problème). Comme on s’apprête à ouvrir une boîte de Pandore (celle du disclaimer), pourquoi ne pas en ouvrir deux ?

TGI de Paris, 12 janvier 2010

Aventis Pharmaceuticals c. Teva Santé

Source : Le blog de Maître Fowdar

Le fait que cette décision hautement intéressante ne soit pas disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI montre que cette Base, dont il faut saluer l’existence, n’est malheureusement nullement exhaustive, même en ce qui concerne les décisions majeures. Un grand merci en tout cas à Maître Fowdar pour avoir rendu accessible ce jugement.