Proportionnalité

La présente décision a déjà eu une grande publicité. Nous la rapportons tout de même, histoire d’enrichir notre modeste « base de données ».

La société suédoise Astra Zeneca (ci-après « Astra ») est titulaire du brevet européen EP 1 020 461 (« EP ‘461 ») concernant un « sel de magnésium de l’énantiomère (-) d’omeprazole et son utilisation ».

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Utilisation d’un sel de magnésium de (-)-5-méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridinyl)-méthyl]suIfiny]-1-H-benzimidazole ((-)-oméprazole), ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) ≥ 99,8 %, pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique.

Le brevet a fait l’objet de treize (!) oppositions et a été révoqué par la division d’opposition. Un recours (T 1760/11) a été formé et est actuellement pendant.

La société Astra est également titulaire du brevet européen EP 0 773 940 (« EP ‘940 »)concernant un « procédé de synthèse de sulfoxydes substitués ».

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu dans une forme modifiée (après retrait des recours formés par le breveté et l’opposante).

La revendication 1 telle que maintenue par la division d’opposition est rédigée comme suit :

Procédé de synthèse énantiosélective d’un composé sulfoxyde de formule (I) ou d’un sel alcalin de celui-ci, soit en tant qu’énantiomère unique soit sous une forme énantiomériquement enrichie

 
dans laquelle

Het1 est

Het2 est

et X est

où

N à l’intérieur d’un noyau benzénique du fragment benzimidazole signifie que l’un des atomes de carbone substitué par R6-Rg peut être éventuellement remplacé par un atome d’azote sans aucun substituant ;

R1, R2 et R3 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alkylthio, un alcoxy éventuellement substitué par un fluor, un alcoxyalcoxy, un dialkylamino, un pipéridino, un morpholino, un halogène, un phénylalkyle et un phénylalcoxy ;

R4 et R5 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle et un aralkyle ;

R6’ est un hydrogène, un halogène, un trifluorométhyle, un alkyle et un alcoxy ;

R6-R9 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alcoxy, un halogène, un

halogénoalcoxy, un alkylcarbonyle, un alcoxycarbonyle, un oxazolyle, un trifluoroalkyle, ou des groupes adjacents R6-R9 forment des structures nucléaires qui peuvent être davantage substituées ;

R10 est un hydrogène ou forme une chaîne alkylène conjointement avec R3 ;

R11 et R12 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un halogène ou un alkyle,

et dans les définitions ci-dessus, les groupes alkyle, les groupes alcoxy et leurs fragments peuvent être des chaînes en Cl-Cg ramifiées ou linéaires ou comprennent des groupes alkyle cycliques, par exemple un cycloalkylalkyle,

caractérisé en ce qu’un sulfure pro-chiral de formule II

dans laquelle Het1 et Het2 sont tels que définis ci-dessus,

est oxydé dans un solvant organique avec un oxydant et en présence d’un complexe de titane chiral et d’une base, et le sulfoxyde obtenu est éventuellement transformé en un sel pharmaceutiquement acceptable par des procédés traditionnels.

Les 21 et 28 mars 2011, la société Astra a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans différents locaux de la société Etypharm ainsi qu’à I’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Le 29 avril 2011, elle a fait assigner la société Etypharm devant le juge des référés du TGI de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de procéder à l’examen des documents saisis dans les locaux de la société défenderesse sous le sceau de la confidentialité.

Elle a, le même jour, assigné cette même société aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 3 du brevet européen EP ‘940.

Le 18 mai 2011, elle a engagé une autre procédure en interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon du brevet EP ‘461.

Le 20 mai 2011, la société indienne Cipla, fabricant du principe actif utilisé par la société Etypharm, a fait assigner la société Astra en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge a rejeté la demande et celle tendant à la mise sous scellés des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

La société Cipla a interjeté appel.

Par arrêt en date du 6 décembre 2011, la Cour de Paris a confirmé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon :

***

… Considérant que la société Cipla, tiers à la saisie, estime être recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC ;

Considérant qu’elle considère que l’ordonnance qui a autorisé cette mesure méconnaît gravement les statuts et la mission de l’AFSSAPS, organisme de service public ainsi que la nature des documents qui pouvaient être appréhendés ;

Considérant qu’elle souligne que pour les besoins de l’obtention de l’autorisation administrative, l’entreprise est tenue de dévoiler ses secrets de fabrication, de composition et d’élaboration du médicament et que l’agence est tenue au secret professionnel ; qu’elle souligne que le saisissant dispose de toutes les informations confidentielles concernant les produits fabriqués par son concurrent sans que ce dernier ait été informé de la saisie ; qu’elle ajoute que les documents font partie du dossier administratif d’autorisation de mise sur le marché dont fait partie le DMF (drug master file ; partie confidentielle du dossier d’AMM) et qu’à ce titre, ils sont régis par le droit administratif ; qu’elle invoque l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; que les documents saisis entrent dans cette dernière catégorie et ne peuvent être communiqués qu’après occultation des données confidentielles ;

Considérant qu’elle estime qu’il existe une atteinte au secret des affaires tant en doit administratif qu’en droit civil et commercial ; que sur le plan administratif, elle cite l’article 6-III de la loi précitée et sur le plan civil et commercial se réfère au principe du secret des affaires consacré par le droit privé et le droit communautaire ;

Considérant qu’elle reproche à l’ordonnance d’avoir méconnu l’obligation de rechercher la conciliation des intérêts légitimes et protégés en présence ; qu’elle considère que cette conciliation imposait la mise au secret des documents saisis, que l’urgence ne pouvait motiver la violation de la confidentialité des documents appréhendés et que le juge devait prendre des précautions ; qu’elle ajoute qu’elle ne saurait avoir moins de droit que le saisi ; qu’elle souligne qu’il a pu être saisi des documents ne pouvant être utiles dans le cadre de la procédure en saisie-contrefaçon et qu’aucun tri n’a pu être fait, les agents de l’AFSSAPS n’ayant pas compétence pour ce faire ;

Considérant que la société Astra estime que la loi du 17 juillet 1978 est inapplicable ratione materiae et en toute hypothèse inadaptée à la question ; qu’elle ajoute avoir utilisé les outils que le Code de la propriété intellectuelle a adoptés pour lui permettre en urgence de démontrer la contrefaçon dont elle était victime ; qu’elle souligne que la saisie a été opérée exclusivement sur les éléments relatifs au procédé de fabrication et au produit se rapportant à la contrefaçon des deux brevets européens ; qu’elle relève que les opérations ont été faites en présence d’un pharmacien et d’un membre de l’AFSSAPS ; que cet organisme a remis les documents sans estimer nécessaire de les mettre sous scellés ; qu’elle ajoute que la société Cipla n’est pas fondée à se plaindre de ce que des documents confidentiels auraient été saisis à son préjudice dès lors qu’ils sont en relation avec la contrefaçon invoquée et que les documents sans rapport n’ont pas été saisis ; qu’elle considère qu’elle est tout aussi mal fondée à réclamer une modification de l’ordonnance, l’article R 615-4 CPC [sic] ne pouvant s’appliquer à l’espèce ;

Considérant qu’aux termes des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC, le juge qui a fait droit à la requête, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance et ce à la demande de tout intéressé ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance a été rendue à la demande de la société Astra en vue de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS ; que la société Cipla dont le DMF a été saisi à l’AFSSAPS a donc un intérêt à solliciter la rétractation ou la modification de l’ordonnance ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 a pour objet de régler les relations entre l’administration et le public ; que ce texte institue un droit au profit des administrés d’obtenir la communication de documents administratifs ;

Considérant que les dispositions de ce texte qui prévoient que lorsque les documents sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical ou secret en matière commerciale et industrielle, ils sont occultés, ne privent pas d’effet les dispositions de l’article L 615-5 CPI ; que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut obtenir la preuve de faits de contrefaçon en recourant à une mesure de saisie-contrefaçon y compris portant sur des documents couverts par le secret des affaires ;

Considérant qu’il convient de rappeler que le juge autorise une telle mesure et exerce un contrôle afin de garantir ce secret ; qu’il n’existe pas de réserve sur le pouvoir du juge en la matière qui peut parfaitement ordonner cette mesure y compris au siège d’une autorité administrative ;

Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n’affectent pas les droits que les intéressés peuvent tirer de dispositions particulières comme en l’espèce celles relatives à la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle ;

Considérant que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête a autorisé la société Astra à faire procéder par huissier à

« la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie en deux exemplaires du ou des dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole dont la société Etypharm est titulaire en particulier des modules 1, 2 et 3 notamment le DMF partie ouverte et fermée ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM et si cela s’avérait nécessaire à la saisie réelle des parties correspondantes des dossiers d’AMM ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole indiquant parmi les fabricants la société Ethypharm » ;

Considérant que la partie fermée du DMF contient des informations confidentielles relatives au savoir-faire du laboratoire et doivent à ce titre être protégées par le secret des affaires ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le saisissant doit avoir accès à tous les documents et informations susceptibles de lui permettre d’établir la contrefaçon qu’il allègue ;

Considérant qu’il n’est pas nié que le DMF qui porte sur le mode de fabrication de la substance active a un lien direct avec les faits de contrefaçon du procédé de fabrication, objet du brevet invoqué par la société Astra ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la requête que le produit argué de contrefaçon devait être de manière imminente mis sur le marché et que l’urgence était invoquée pour justifier la demande de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS qui pouvait détenir le dossier d’AMM susceptible de fournir des éléments de nature à démontrer l’existence de la contrefaçon alléguée ; que, par ailleurs, des saisies-contrefaçon avaient été opérées dans les locaux de la société Etypharm qui avait indiqué que le procédé de fabrication du principe actif propre au fabricant n’était pas divulgué ;

Considérant en conséquence, que la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS pouvait être ordonnée et qu’il n’y pas lieu à rétractation de ladite ordonnance ;

Considérant que la société Cipla peut demander que l’ordonnance soit néanmoins aménagée pour garantir la confidentialité des documents saisis ; que cette demande est fondée sur l’article 497 CPC et les dispositions de l’article R 615-4 CPI ne sont pas applicables dès lors que la société Cipla n’était pas la partie chez qui la saisie-contrefaçon était opérée ;

Considérant, toutefois, que si le saisissant doit avoir accès aux documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, il ne doit avoir accès qu’à ceux-là ; qu’il convient de prendre toute mesure à cette fin alors que les opérations ont lieu chez un tiers au litige, en dehors de la présence du principal intéressé ; qu’il y a lieu de se soucier du respect de la confidentialité des données saisies ;

Considérant qu’il convient de concilier les intérêts contradictoires des parties, la recherche d’éléments de preuve de la contrefaçon et la protection de données confidentielles ; qu’il faut veiller à la proportionnalité des mesures prises avec la nécessaire protection de la confidentialité ;

Considérant qu’aux termes de l’ordonnance, l’AFSSAPS ne pouvait que déférer à la demande qui lui était faite ; qu’elle ne disposait d’aucun motif pour s’y opposer pas plus qu’elle ne pouvait demander le placement sous scellés de documents relatifs à un dossier AMM déposé par Cipla ;

Considérant que les opérations de saisie ont été diligentées par l’huissier accompagné de Mme U., conseil en propriété industrielle et M. C., conseil en propriété industrielle ; que, même si ceux-ci présentent une garantie de compétence quant à la compréhension des documents relatifs aux brevets et ne sont pas les conseils habituels de la société Astra, ils ont néanmoins été désignés à sa demande ainsi que le révèle la requête et sont donc rémunérés par celle-ci ; que, sur place, les responsables juridiques et pharmaciens appelés à présenter les documents requis n’ont pas compétence pour faire un tri dans l’intérêt de l’intéressé ni à apprécier ce qui ressort de la confidentialité invocable par celui-ci ;

Il y a là de quoi faire bondir les CPI ...

Considérant que les personnes responsables de l’AFSSAPS ont seulement veillé à fournir les pièces visées à l’ordonnance, qu’elles n’étaient pas habilitées à faire un tri dans les documents remis à l’huissier au nom de la société Cipla ni à en solliciter la mise sous scellés ;

Considérant que ces documents à caractère confidentiel pouvaient donc être portés à la connaissance de tiers et la société Cipla, absente des opérations qui ne déroulaient pas dans ses locaux, n’en a pas eu connaissance immédiatement et n’a pas pu veiller à la confidentialité qui devait être attachée à ceux-ci ;

Considérant que l’urgence à démontrer la contrefaçon ne s’opposait pas à la mesure de mise sous scellés des documents dès lors que la société Astra a attendu deux mois pour assigner en interdiction la société Ethyfarm à la suite des saisies-contrefaçon et qu’elle a tardé à faire appel de l’ordonnance du 10 juin 2011 ne formalisant celui-ci que le 7 septembre 2011, qu’elle n’a en outre pas fait appel de la décision de référé du 5 juillet 2011 l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur le brevet EP 984957B1 ;

Considérant qu’au surplus, elle s’est vue dans l’obligation de solliciter une telle mesure pour les documents objets des saisies-contrefaçon opérées chez Ethypharm qui, elle, avait demandé leur placement sous scellés ;

Considérant dès lors que la proportionnalité qui doit exister entre la mesure prise et les nécessités d’obtenir une preuve de la contrefaçon conduisent à modifier l’ordonnance entreprise et à dire que les documents saisis dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés dans l’attente d’une demande de la société Astra aux fins d’expertise de ceux-ci ou d’examen contradictoire devant le juge en présence de la partie concernée à savoir la société Cipla ;

Considérant qu’il découle de cette modification que la société Astra ne saurait divulguer les informations recueillies dans le cadre de la saisie-contrefaçon sauf à engager sa responsabilité ; que la divulgation éventuelle des documents confidentiels pourra entraîner la mise en cause de sa responsabilité et la condamnation à des dommages-intérêts si un préjudice a été subi par la société Cipla ; que la demande d’interdiction de se dessaisir des documents appréhendés par la société Astra devient inutile du fait de la modification de l’ordonnance entreprise ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Cipla sur le fondement de l’article 700 CPC ; que la société Astra est condamnée à lui verser de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société Astra succombant doit supporter les dépens de l’instance. »

Par ces motifs, le Tribunal

• confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon,
• dit que les documents saisis lors des opérations réalisées dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés à charge pour la société Astra Zeneca de demander toute mesure utile à la démonstration des faits de contrefaçon allégués et
• condamne cette société à payer à la société Cipla la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2012

Cipla c. Astra Zeneca

Source : PIBD 957 III-150

A noter l’article très critique de Béatrice Orès dans la dernière livraison (mars 2012) de la Revue Orange, page 24.

Un guerrier trop bavard

Le 27 avril 2005, la société Famatec et la société E.I.E. Guerrier (ci-après « Guerrier ») ont conclu un « engagement préalable de confidentialité concernant des automatismes protégés par le brevet FR 2 834 559 concernant un ensemble de dosage en continu de produits pulvérulents.

Ensemble de dosage en continu selon FR 2 834 559

Estimant que la société Guerrier avait violé cet engagement, la société Famatec l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Aubenas.

Par jugement en date du 23 avril 2010, le tribunal a dit que la société Guerrier avait manifestement violé les obligations de l’engagement de confidentialité et l’a condamnée à payer à la Famatec la somme de 33 400 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

Le 11 mai 2010, la société Guerrier a interjeté appel. Elle a notamment demandé à la Cour de Nîmes de se déclarer incompétente au profit de la Cour de Paris, en application des articles 75 et 79 alinéa 2 CPC et de l’article D 211-6 « CPI ».

***

Sur l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale

Attendu que la société Guerrier indique qu’elle avait déjà soulevé en première instance l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes, au profit du TGI de Paris, s’agissant d’une action en matière de brevet d’invention, en l’occurrence l’allégation d’une utilisation prohibée qui lui était imputée, conformément aux dispositions de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Qu’il ressort des mentions incontestées figurant dans le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas rendu le 23 avril 2010, que les seules conclusions du défendeur, la société Guerrier, ont été déposées le jour fixé pour l’audience de plaidoirie le 12 mars 2010 et rejetées en conséquence comme tardives par cette juridiction ;

Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en première instance mais qu’en l’absence de toutes autres conclusions de la société Guerrier, elle a néanmoins été soulevée en appel « in limine litis », régulièrement au regard des dispositions de l’article 74 CPC ;

Attendu que l’action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts intentée par la société Famatec à l’encontre de la société Guerrier est fondée par celle-ci sur la violation d’un engagement préalable de confidentialité conclu entre les parties les 27 et 30 avril 2005, ainsi rédigé notamment :

« En vu(e) de la remise de la description technique du système « puissance et automatisme de fonctionnement des ensembles vis EDP VPDP et EDT VPDP - S, D ou N » couvert par brevet appartenant aux sociétés SAE Famatec et AES Famatec ;

Dans le cadre des travaux de construction d’une installation de carrière à Montredon-des-Corbières, dans l’Aude ;

La société maître de l’ouvrage : Domitia Granulats …

Et la société adjudicataire du lot électrification : EIE Guerrier …

S’engagent à ne pas utiliser directement ou indirectement (et/ou transformer) divulguer, transmettre, ou faire transmettre à des tiers, les dossiers ou copies des dossiers techniques à recevoir pour l’étude, le chiffrage, la réalisation pour d’autre usage que les réalisations des marchés Domitia Granulats/Guerrier du 2 mars 2005 et Domitia G SAE du 16 février 2005. Domitia Granulats et EIE Guerrier garantissent le respect de ces engagements par l’ensemble de leur personnel, et/ou des tiers intervenant pour leur compte, pour tous les documents SAE F, transmis en courrier recommandé, à titre strictement confidentiel. L’ensemble des documents techniques, et schémas, utilisant et mentionnant ces brevets, seront remis intégralement en copie et seront de plein droit la propriété de la société SAE Famatec. » ;

Que contrairement à ce que soutient la société Guerrier à l’appui de son exception d’incompétence d’attribution et territoriale, l’action en paiement de dommages et intérêts engagée contre elle n’a pas pour objet la protection du brevet d’invention de l’automatisme déposé par la société Famatec, ni ne constitue une action en contrefaçon de ce système ou n’est fondée sur une action en concurrence déloyale connexe ; qu’elle porte uniquement sur l’utilisation prohibée par la convention signée les 27 et 30 avril 2005, d’une réservation du savoir-faire transmis avec une documentation technique confidentielle à cette société, dans le cadre d’une intervention stipulée comme unique, pour un autre chantier ;

Qu’il s’agit donc d’une action contractuelle distincte et qui n’est pas née des dispositions du titre du code de la propriété intellectuelle relatif aux brevets d’invention ; qu’elle ne puise pas non plus ses éléments de solution dans les règles posées par la loi, répondant à la finalité spécifique des brevets mais seulement dans les règles générales des contrats ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions des articles L 615-17, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mai 2011, ou L 615-19 CPI ni de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, conférant une compétence exclusive au TGI de Paris, et, en appel, à la cour d’appel de Paris, juridictions spécialisées en matière de brevets d’invention, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Guerrier, comme le sollicite la Famatec ;

Sur l’appel dévolu à la cour

Attendu que l’appelante n’ayant conclu que sur l’exception d’incompétence déclarée irrecevable par le tribunal de commerce d’Aubenas, et l’intimée n’ayant pas relevé appel incident de son jugement dont elle sollicite seulement la confirmation, la cour n’est saisie d’aucun autre moyen d’appel ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré, exempt de toute critique de la part des parties ;

Sur les frais de procédure et les dépens

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société Famatec la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC, que devra lui payer la société Guerrier, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ; …

***

Cour d’appel de Nîmes, 12 janvier 2012

E.I.E. Guerrier c. Famatec

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un rapport pas fait pour les chiens

La société américaine Optigen est titulaire d’une licence exclusive consentie par la Cornell Research Foundation sur le brevet européen EP 1 609 876, déposé le 21 juin 2005 sous une priorité américaine du 21 juin 2004 et délivré le 19 septembre 2007 sous l’intitulé « identification du gêne et d’une mutation de la dégénérescence progressive des cônes et bâtonnets et analyses correspondantes ». Cette dégénérescence dite PRCD provoque une atrophie progressive de la rétine et la cécité du chien.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé pour identifier si un chien est porteur de, ou prédisposé à une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets comprenant : l’analyse d’un échantillon biologique comprenant des acides nucléiques obtenus du chien pour une transversion de G. en A dans le gène F04 à une position correspondant à la position de nucléotide 1298 de SEQ ID NO : 1, où la transversion de G. en A dans un allèle est indicative d’un porteur de dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets, la transversion de G. en A dans les deux allèles est indicative d’un chien affecté par ou prédisposé à une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets, et l’absence de la transversion de G. en A est indicative d’un chien qui n’est ni porteur de, ni prédisposé à, une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets.

La société Genindexe déclare être titulaire d’un droit de possession antérieure pour avoir développé de bonne foi entre le 16 mars et le 18 juin 2004 un test de diagnostic génétique de la PRCD chez le chien (qui permet de déterminer si l’animal est porteur affecté par cette pathologie. Des discussions sont intervenues entre les deux sociétés et la société Genindexe a remis son cahier de laboratoire retraçant l’ensemble des travaux de recherche qu’elle a réalisés sur les chiens entre le 3 février et le 22 septembre 2004 afin qu’il fasse l’objet d’un examen par un CPI indépendant des parties, Jacques W. Cependant ces discussions n’ont pas abouti.

Le 8 octobre 2009, la société Optigen a fait assigner la société Genindexe devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 11, 12, 13 et 14 de la partie française du brevet EP 1 609 876.

Elle a contesté l’existence d’un droit de possession antérieure et a demandé la désignation d’un expert judiciaire. Selon elle, il était nécessaire qu’un expert judiciaire puisse examiner le cahier de laboratoire « chiens » afin de déterminer s’il décrivait l’invention, objet du brevet et spécialement la revendication 1 et si les informations qu’il contenait permettaient de mettre en œuvre l’invention. Elle a exprimé le souhait que l’expert se prononce sur la démarche de recherche adoptée afin d’apprécier s’il s’est agi d’un processus normal ou si au contraire cette démarche rend douteux le fait que la société Genindexe ait pu parvenir à un tel résultat, à la date de priorité du brevet. Selon elle, il est difficile de concevoir qu’une recherche fondamentale sur un sujet peu documenté, ait pu aboutir en un temps aussi bref alors que ses propres chercheurs ont mis plusieurs années pour parvenir à l’invention, objet du brevet EP 1 609 876.

Pour appuyer sa demande d’expertise, la société Optigen a versé aux débats un rapport établi par le professeur G. qui a déclaré que le très court temps passé pour identifier une mutation nouvelle signalant un état pathologique était incompréhensible.

La société Genindexe s’est opposée à la demande d’expertise qu’elle estime inutile. Elle a fait valoir que les recherches menées sur les labradors et les caniches à partir de chiens sains et de chiens porteurs de la maladie sans être malades, pouvaient sans difficulté être transposées à l’ensemble des

races de chiens affectées par cette maladie. Elle a fait sommation à la société Optigen de communiquer le rapport rédigé à sa demande par Jacques W.

La société Optigen a refusé de produire le rapport W. en invoquant son caractère confidentiel et l’obligation du CPI de respecter cette confidentialité.

***

Sur la communication du rapport W.

Les informations confidentielles contenues dans le rapport W. portent sur les travaux réalisées par la société Genindexe de telle sorte que ce caractère confidentiel ne peut s’opposer à la communication du rapport dès lors que c’est la société Genindexe elle-même qui la sollicite.

Jacques W. en sa qualité de CPI est tenu au secret professionnel mais ce n’est pas le cas de son client lequel peut communiquer la consultation juridique qu’il a sollicitée.

Dès lors il sera fait droit à la demande de communication du rapport W. lequel est susceptible de contenir des informations utiles à la solution du litige.

Sur la demande d’expertise

Selon la société Optigen, l’expertise sollicité devrait porter sut deux questions :

• Le cahier de laboratoire de la société Genindexe établit-il que celle-ci était en possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 1 609 876, conformément à l’article L 613-7 du CPI ?
• Le travail tel que décrit dans ce cahier de laboratoire correspond-t-il (sic) à une démarche de recherche normale susceptible d’aboutir à la découverte de l’invention à la date de priorité ?

Pour démontrer l’utilité et la pertinence de ces deux questions, la société Optigen verse aux débats un rapport établi par le professeur G. qui conclut :

« S’il est indéniable que les faits stricts rapportés dans le cahier de laboratoires et datés du 16 juin 2004 permettent de développer un test génétique simple mettant en évidence une mutation responsable de la PCRD et ce à une date (apparemment) antérieure au dépôt d’Optigen, ceci n’a pas été formellement réalisé sur un nombre suffisant de chiens sains, porteurs, et atteints. »

Il ressort de ce rapport que le cahier de laboratoire permet de développer un test génétique simple de détection de la PCRD. En l’absence de tout autre document venant mettre en cause le fait que l’invention telle que décrite dans la revendication 1 du brevet est mise en évidence dans le cahier de laboratoire, la première question n’apparaît pas utile.

L’expert ajoute

« De plus il est impossible de comprendre comment la société Genindexe est arrivée ou aurait pu arriver à ce résultat à cette date ! ».

Il expose que la conception du test nécessite des connaissances sur la structure du génome canin, l’identité du gène affecté, la nature de la mutation responsable impossibles à acquérir en un temps aussi brefs.

Cependant la mise en cause du travail de recherche de la société Genindexe est inopérante dès lors que la date des travaux réalisés par celle-ci peut être établie de façon certaine par la société défenderesse.

Par ailleurs, si les travaux de recherche de la société Genindexe se sont déroulés sur une brève période, il convient de tenir compte du fait que cette dernière contrairement aux inventeurs du brevet EP 1 609 876, n’est pas partie de la pathologie pour découvrir la mutation du gène qui en était responsable, mais a découvert par hasard dans le cadre de travaux se rapportant à la taille des télomères, une mutation génétique qu’elle a ensuite rapprochée du profil des chiens en cause pour établir un lien avec l’atrophie progressive de la rétine. Dès lors, dès l’origine, la société Genindexe ne s’est pas inscrite dans un processus « normal » de recherche.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la seconde question n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige. La demande d’expertise de la société Optigen sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible d’un recours immédiat,

Enjoignons à la société Optigen de communiquer le rapport établi par Jacques W. sur les recherches menées par la société Genindexe dans le délai d’un mois suivant la mise à disposition de la décision,

Disons qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle,

Rejetons la demande d’expertise,

Réservons les dépens et les frais irrépétibles, …

***

TGI de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 28 avril 2011

Optigen c. Genindexe

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Sans force probante

Dans les deux billets précédents, nous avons vu que le TGI de Paris a fait droit à la société LBG Associés (ci-après « LBG ») qui avait agi en contrefaçon contre la société Mecasystem sur la base du brevet français FR 2 746 598 portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».

La machine jugée contrefaisante met également en œuvre le brevet FR 2 940 789, déposé le 5 janvier 2009 et délivré le 28 janvier 2011 à la société Mecasystem relatif à un « procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d’une tige et installation pour la mise en œuvre de ce procédé ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d'une tige, comprenant au moins :

• une étape a) de mise en place des tiges (T1 -T4) des bulbes (B1-B4) contre un organe de maintien (31) et
• une étape b) de serrage d’un lien (13) autour des tiges (T1-T4) maintenues en position contre l’organe de maintien,

caractérisé en ce qu’il comprend au moins une étape supplémentaire c) consistant à :

• retirer (FI) l’organe de maintien (31) lorsque le serrage du lien autour des tiges (T1-T4) est réalisé.

La société LBG a également demandé au tribunal de prononcer la nullité de ce brevet.

Notre dernier billet consacré à cette décision concerne cette demande en nullité.

***

Sur la demande de nullité du brevet français Mecasystem FR 2 940 789 pour défaut de nouveauté

Les sociétés Mecasystem et Tosca soutiennent que cette demande de la société LBG est irrecevable car elle ne se rattache pas, au sens de l’article 70 CPC qui concerne un titre de propriété industrielle et une invention distincts et n’est pas de nature à limiter les droits de la demanderesse puisque la demande de brevet est postérieure à son brevet LBG.

La société LBG indique que le lien entre cette demande et l’instance est caractérisé car la société Mecasystem a introduit dans le débat son brevet en l’opposant en vue de tenter de limiter la protection de son brevet antérieur en soutenant que le classement de son brevet comme arrière-plan technologique par l’examinateur de l’INPI signifierait que la machine Mecasystem qui met en œuvre son brevet ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de la revendication 1.

En vertu de l’article 70 CPC, une demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant.

Le brevet d’invention dont est titulaire la société Mecasystem porte sur un procédé de mise en grappes de bulbes de plantes pourvus d’une tige et installation pour la mise en œuvre de ce procédé. Il est constant qu’il porte sur le même domaine d’invention que le brevet LBG et il n’est pas contesté que la machine contrefaisante en constitue sa mise en œuvre, même si le brevet a une autre portée puisqu’il vise à résoudre les inconvénients de l’art antérieur et notamment du brevet LBG du fait de la présence du jonc qui nécessite un agrafage et vise à retirer les tiges des bulbes de l’organe de maintien lorsque le serrage est réalisé afin de restituer la souplesse à la tresse ainsi qu’un aspect fait main.

Dès lors, la demande en nullité se rattache par un lien suffisant aux demandes originaires fondées sur la contrefaçon du brevet LBG par la machine qui constitue la mise en œuvre du brevet Mecasystem.

La société LBG soutient que la divulgation de l’invention est antérieure au dépôt du brevet Mecasystem et que l’accord de confidentialité conclu entre les parties défenderesses dans le cadre du présent litige doit s’analyser comme des preuves constituées par elles-mêmes et ne doit pas être pris en compte. Elle ajoute qu’un accord implicite ne pouvait exister entre les sociétés Mecasystem et BCO car elles n’ont jamais été en relation d’affaires. A titre subsidiaire, elle indique que ces accords de confidentialité ne sont pas rétroactifs et que la première machine a été acquise le 28 février 2008, soit plus de 6 mois avant la signature de l’accord. Elle demande par ailleurs au tribunal d’enjoindre à l’ensemble des demanderesses de communiquer les échanges qui ont précédé l’accord de confidentialité et fait valoir que ces accords ne portent que sur l’usage de la machine à grapper, à savoir le tour de main et non sur la machine elle-même et que l’accord est très général et n’identifie pas une machine à grapper.

Pour la société Mecasystem, la divulgation du brevet par la vente de deux machines mettant en œuvre son invention à la société BCO, ne constitue pas une divulgation au public, puisque lorsque l’invention a été divulguée à cette société le 1er septembre 2008, elle était tenue au secret en vertu de l’accord de confidentialité. Elle ajoute que la demanderesse l’accuse d’avoir produit un faux sans la moindre preuve. Elle prétend que lors du bon de commande du 28 février 2008, la machine n’était pas construite et qu’en tout état de cause, la clause de confidentialité était sous entendue puisque la société BCO était par l’intermédiaire de la société Tosca en relation d’affaire avec elle et unique utilisatrice de cette machine, n’ayant pas intérêt à en faire la publicité auprès de ses concurrents. Elle ajoute que la société LBG n’indique pas à quelle date antérieure au dépôt du brevet la divulgation de la machine aurait eu lieu et ne démontre pas en quoi la divulgation prétendument réalisée est suffisamment complète pour permettre la reproduction de l’invention par un homme du métier.

L’article L 611-11, alinéa 2, CPI dispose que « l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

Les sociétés Mecasystem et Tosca versent au débat deux photocopies « d’accord de confidentialité » similaires, signés tous les deux le 1er septembre 2008 entre la société Mecasystem et la société Tosca, d’une part et d’autre part, entre la société Mecasystem et la société BCO. Dans le cadre de cet accord, la société BCO s’engage à ne pas divulguer ou utiliser les informations transmises par la société Mecasystem « dans le cadre de l’usage de la machine à grapper et nouer les bulbes menées par Mecasystem ».

Force est de constater qu’aucun élément extrinsèque ne permet de corroborer ces pièces qui sont dénuées de force probante car elles proviennent des défenderesses à l’instance alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Au surplus, aucun autre élément n’établit l’existence d’un accord de confidentialité entre la société Mecasystem et la société BCO dont il n’est pas démontré qu’elles étaient en relation d’affaires. Il convient d’ailleurs de relever qu’au vu des pièces versées au débat, l’accord de confidentialité avait une durée de 5 ans alors qu’aucun élément portant cette confidentialité n’a été portée à la connaissance de l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, le 16 juillet 2009.

En conséquence, le breveté n’apporte pas la preuve de sa volonté de garder secrète la machine constituant la réalisation du brevet qu’il a offerte à la vente, via la société Tosca, avant le dépôt de son brevet et la demande portant sur la production des échanges antérieurs à ces prétendus accords est sans objet.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a saisi deux factures portant sur les machines contrefaisantes au nom de la société Tosca. L’une est en date du 5 septembre 2008 pour un montant de 33.120 € HT portant sur la « fourniture d’une machine à tresse pour la réalisation de grappe en oignons, échalotes ou ails livrée et installée dans votre centre de conditionnement de Rethel » et l’autre du 12 décembre 2008 pour un montant de 36.200 € HT. Il apparaît donc que la machine Mecasystem a commencé à être utilisée par la société BCO à sa livraison, soit le 5 septembre 2008 et antérieurement au dépôt du brevet qui est intervenu le 5 janvier 2009.

Cette utilisation de la machine mettant en œuvre le brevet Mecasystem dans une coopérative agricole établit une publicité suffisante de l’invention pour que l’homme du métier puisse la reproduire, cette reproduction étant possible du fait de l’observation de la machine qui divulgue toutes les caractéristiques de l’invention.

Dès lors, l’utilisation par la société BCO de la machine à grapper Mecasystem à compter du 5 septembre 2008 a détruit la nouveauté du brevet FR 2 940 789 qui sera annulé en l’ensemble de ses revendications.

***

Il semblerait que quelque chose dans les circonstances entourant les accords de confidentialité ait irrité le tribunal et justifié, à ses yeux, de ne pas en tenir compte. Dont acte.

Dans l’absolu, la formule du tribunal, selon laquelle ces accords sont dénués « de force probante car [ils] proviennent des défenderesses à l’instance alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », nous paraît sévère, car, de manière générale, on reste discret quant à l’existence même d’un contrat de confidentialité, et c’est le propre d’un contrat d’émaner des parties au contrat. Selon nous, le fait que toutes les parties à un accord de confidentialité soient attraites ne devrait pas ipso facto priver cet accord de toute force probante.

TGI Paris, 20 mai 2011

LBG Associés c. Mecasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Qualifier n’est pas divulguer

Quand on s’engage à garder confidentiel le contenu d’un document, est-ce qu’on s’interdit d’émettre un jugement quant à la pertinence de ce document dans une procédure judiciaire ? C’est la question à laquelle répond le juge de la mise en état dans l’ordonnance qui nous intéresse aujourd’hui.

Le groupe suisse Vestergaard Frandsen (ci-après « VF ») a pour activité la fabrication de produits de réponse à des situations d’urgence complexes et des textiles de prévention des maladies.

A partir des années 1999, le groupe a investi massivement dans le développement de nouveaux produits dont une moustiquaire en polyester imprégnée d’insecticide, du nom de PermaNet, ainsi que dans une bâche en polyéthylène dans lequel l’insecticide est incorporé, appelée « Zero Fly ».

Exemple de moustiquaire PermaNet

Monsieur Ole S., biologiste spécialisé en entomologie, a travaillé comme consultant auprès de la société VF, entre 1999 et avril 2005. A partir de 2001, les prestations de conseil étaient fournies via la société française Intelligent Insect Control (ci-après « IIC »), dont M. Ole S est le fondateur et gérant et qui a pour objet social « sur la base d’une expertise en science chimique, biologique, bio-médicale et gestion de l’environnement, la gestion des projets de recherche et développement ».

Lors d’une conférence au Cameroun, en novembre 2005 a été annoncé par la société Intection, contrôlée en partie par Monsieur S., le lancement d’un filet insecticide en polyéthylène (PE) dénommé Netprotect.

En 2006, la société IIC a assigné la société VF devant une juridiction danoise afin d’obtenir le paiement de sommes qu’elle estimait dues compte tenu de sa collaboration avec la société VF pour le développement notamment du produit PermaNet. La société VF a formé une demande reconventionnelle et a demandé au tribunal danois de « déclarer que Monsieur S. a enfreint les bonnes coutumes professionnelles, en exploitant des secrets professionnels de façon déloyale et non autorisée … ».

A ce titre, le groupe VF a également agi devant le TGI de Montpellier.

Le 16 mars 2007, lors d’opérations menées par un huissier de justice, en exécution d’une ordonnance du Président du TGI de Montpellier, le groupe VF a fait saisir une copie des deux disques durs de l’ordinateur personnel de Monsieur S. La cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 13 mars 2008, confirmé la décision de référé du 14 juin 2007, qui avait rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête.

Le 19 août 2008, le groupe VF a assigné la société IIC et Monsieur S. en concurrence déloyale et en parasitisme. Cette procédure vise le fait qu’ICC n’aurait jamais pu développer le produit Netprotect sans l’utilisation par Monsieur S. de secrets de fabrication de VF portant sur l’incorporation de produits insecticides dans les fibres en PE.

Mais revenons un peu en arrière. Le 26 janvier 2007, la société IIC a déposé une demande internationale de brevet WO 2007/085640, revendiquant une priorité européenne du 27 janvier 2006. Cette demande concerne une composition pour l’imprégnation de textiles, tels que des filets. Monsieur S. est le seul inventeur désigné. Cette demande est entrée en phase européenne (EP 2 038 474).

La revendication n°1 de la demande telle que déposée est rédigée de la façon suivante : 

« Textile imprégné contenant un insecticide qui, après plusieurs lavages, contient de l’insecticide sur la surface du textile, caractérisé en ce qu’au moins 50% de l’insecticide est présent sous la forme de microparticules solides sans le textile et dans lequel au moins 75% des microparticules sous forme solide sans le textile sont des microparticules solides présentant une taille de particules allant de 0,1 à 25 µm et dans lequel les microparticules sous forme solide sont des microparticules solides comprenant des particules microcristallines d’insecticide (par exemple tel que des particules microcristallines d’insecticides enduites de résine) ».

Photo prise à l’aide d’un microscope électronique,
montrant des textiles comportant des microparticules d’insecticide.

Le 20 novembre 2008, le groupe VF a fait assigner Monsieur S. et la société IIC devant le TGI en revendication de la demande de brevet. A sa demande, l’OEB a également suspendu la procédure de délivrance à compter du 10 février 2009. Curieusement, l’OEB a néanmoins envoyé une notification selon la règle 161 CBE, le 31 mai 2010, mais il a par la suite reconnu qu’il s’agissait d’une erreur.

Dans son ordonnance du 10 mars 2010, le juge de la mise a rejeté les exceptions de connexité invoquées par les défenderesses. Il a fait droit à la demande du groupe VF visant à obtenir une mesure d’expertise portant sur les disques durs saisis dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale de parasitisme pendante devant le TGI de Montpellier, afin de compléter la preuve de ce que la société ICC a déposé ses demandes de brevet en fraude des droits du groupe VF. Le tribunal a défini un certain nombre d’obligations de confidentialité :

« … Disons que les parties devront :

• traiter de façon strictement confidentielle les documents classés confidentiels par l’expert ainsi que les informations qu’ils contiennent ;


• n’utiliser, à aucun moment, les documents confidentiels ainsi définis ou les informations qu’ils contiennent ou une quelconque partie de ces documents à d’autres fins que celles de l’action en revendication de propriété de brevet en cours devant le TGI de Paris … ou de toutes autres procédures parallèles entre au moins un des demandeurs et au moins un des défendeurs ou une société filiale ou société contrôlée par l’une des parties, et se rapportant à l’objet de ce litige, ainsi que dans le cadre du procès britannique …, pour autant que la confidentialité des documents confidentiels et des informations qu’ils contiennent soit conservée dans le cadre des procédures étrangères ;


• ne pas divulguer les documents confidentiels ainsi définis ou les informations qu’ils contiennent ou discuter de ceux-ci avec toute autre personne que leurs avocats et CPI, … ; et seulement après que lesdits avocats et CPI aient signé et adressé aux parties à cette procédure un engagement de confidentialité comportant les dispositions du régime de confidentialité ordonné ;


• une fois la décision finale rendue dans le cadre de l’action au fond, retourner l’ensemble des exemplaires originaux des pièces confidentielles aux avocats français qui les ont communiquées et, dans la mesure du possible, détruire tout rapport ou toute note portant sur les pièces confidentielles et les informations qu’elles contiennent et confirmer leur destruction, étant précisé que les parties seront cependant autorisées à conserver un exemplaire unique des actes de procédure confidentiels et des pièces confidentielles ;


• traiter tout rapport ou toute note portant sûr les documents confidentiels et les informations qu’ils contiennent comme soumis aux mêmes obligations ;


• conserver les documents confidentiels dans un lieu sûr et prendre toutes les précautions raisonnables nécessaires pour éviter que les documents confidentiels ou l’une quelconque des informations qu’ils contiennent soient divulgués sans autorisation à toute autre personne ;


• veiller à ce que toute audience de plaidoirie devant le TGI de Paris au cours de laquelle les documents confidentiels ou les informations qu’ils contiennent seront évoqués se déroule à huis clos (audience non publique), étant entendu que les parties et leurs avocats et CPI français et étrangers seront autorisés à y assister ;

Disons que les avocats et CPI désignés devront respecter également les obligations susmentionnées ;

Disons, en outre, que les obligations de confidentialité susmentionnées :

• continueront à s’appliquer, nonobstant le retour des exemplaires originaux des pièces confidentielles aux avocats français ;


• s’appliqueront de façon équivalente à la partie d’un document ou d’une information qui comprend les documents confidentiels (ou partie desdits documents) ou l’une quelconque des informations qu’ils contiennent ;


• s’appliquent aux documents confidentiels et aux informations qu’ils contiennent, sauf si une partie a accès ou obtient l’accès auxdites informations par une décision rendue par un tribunal français ou étranger ou un accord liant l’autre partie, ou si ces informations sont ou deviennent accessibles au public par d’autres moyens qu’une divulgation illégale de l’une des parties ou de toute autre personne soumise directement ou indirectement aune obligation de secret envers les parties ; ces engagements ne concernent pas, en particulier, les documents légalement détenus par l’une ou l’autre partie avant que ceux-ci aient été communiqués et marqués comme confidentiels par la partie adverse. … »

Le 25 janvier 2011, Monsieur S. et la société IIC ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour voir modifier le régime de confidentialité applicable aux opérations d’expertise. Ils ont demandé au juge chargé du contrôle de constater la violation caractérisée par les conseils des sociétés VF de leur obligation de confidentialité et de tirer les conséquences de cette violation en modifiant les conditions d’examen des disques durs afin que l’expert procède seul à la recherche et au tri des documents pertinents, la sélection des documents étant ensuite soumise aux conseils des parties pour qu’ils fassent valoir leurs observations et que le débat contradictoire s’instaure.

Ils ont notamment soutenu que le conseil danois des sociétés VF, Maître V., a violé son obligation de confidentialité en faisant part, dans un courrier adressé à la juridiction danoise, de la pertinence des documents examinés sur les disques durs et indiqué que ceux sélectionnés étaient d’un intérêt tel que l’examen de l’affaire soumise à cette juridiction devait être renvoyé.

Qu’en pense le juge de la mise en état ?

***

Vu l’article 167 CPC,

Au préalable, il convient de relever que Maître V. sollicite de la juridiction danoise un report de l’audience afin que les documents trouvés sur le disque dur de Monsieur S. dans le cadre de la présente expertise puissent être versés dans le cadre de la procédure danoise. Or, l’ordonnance du 10 mars 2011 indique que seront annexées les informations, confidentielles ou non confidentielles, contenues dans la copie des disques durs, au rapport des opérations d’expertise qui sera remis au tribunal et aux parties, étant précisé que « les parties et leurs conseils devront tenir ces informations confidentielles à l’égard des tiers ».

Il apparaît que les parties n’ont pas la même interprétation de cette disposition puisque pour les conseils des sociétés VF, l’ensemble des documents trouvés sur les disques durs pourra être versé au débat dans le cadre de la procédure danoise. Si, en l’état, le juge chargé du contrôle de l’expertise n’a pas été saisi par les parties de cette difficulté, il leur appartiendra au moment qu’elles estimeront opportun de le faire.

Maître V. a indiqué dans son courrier du 14 janvier 2011 à la juridiction danoise à l’appui de sa demande de renvoi qu’il a « remarqué un certain nombre de documents » qui selon lui seront d’une « importance déterminante » pour l’issue de l’affaire en cours. Il a ajouté « toutefois je ne peux, en vertu de l’obligation de confidentialité résultant de mon adhésion au confidentialité club (...) rendre compte dans les détails des preuves en question et de leur contenu précis sauf pour dire qu’elles concernent le cœur même de l’affaire qui nous occupe ».

Par ailleurs, dans son attestation du 18 janvier 2011 adressée également à la juridiction danoise, Maître B., avocat français des sociétés VF dans les litiges en cours en France, indique : « au cours de mon examen du disque dur saisi, notamment l’examen du mois de décembre 2010, j’ai trouvé des preuves que, personnellement, j’estimerais importantes pour l’affaire pendante devant la Western High Court danoise et que je voulais être en mesure de partager la connaissance des informations avec Monsieur V. afin qu’il puisse juger de leur importance par lui- même ».

Dans l’engagement de confidentialité qu’il a signé le 7 janvier 2011 et auquel est aussi soumis Maître B., Maître V. s’engage à « tenir strictement confidentielles le contenu des données à l’égard des tiers mais également les parties elles-mêmes » et à « ne pas divulguer le contenu des données ou discuter de celui-ci avec toute personne, n’appartenant pas à mon cabinet ou à ma société, autre que l’expert judiciaire, ses sapiteurs et les avocats, conseils en propriété industrielle et experts de chacune des partes à l’expertise, signataires du présent engagement ».

Au vu de ces deux courriers, Maîtres B. et V n’ont pas violé l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont soumis et qui ne porte que sur le « contenu des données » du disque dur. En effet, le seul fait d’indiquer que certains documents figurant sur le disque dur ont un lien avec la procédure danoise en cours ne divulgue pas le contenu des données puisqu’il n’a pas été fait mention de ce que contenaient ces documents.

Par courrier du 9 mars 2011, Maître V a sollicité de la juridiction danoise un nouveau renvoi de l’audience après l’été au motif notamment que le rapport d’expertise ne serait déposé qu’en septembre 2011. Il a joint à son courrier la traduction des deux courriers des avocats des défendeurs adressés au juge du contrôle des expertises dans le cadre du présent incident.

Ainsi, le courrier du 1er février 2011 fait état du dire des sociétés VF expliquant la pertinence des 300 documents identifiés pour l’instant dans le cadre de l’expertise et portant majoritairement sur les aspects techniques du dossier, qui démontreraient que Monsieur S. et la société IIC ont eu connaissance des caractéristiques techniques protégées par les demandes de brevet revendiquées alors qu’ils travaillaient pour les sociétés VF et que « plusieurs documents concernent les aspects juridiques du dossier, à savoir que Monsieur Ole S et la société IIC ont volontairement décidé de ne pas communiquer aux sociétés V. F le résultat de travaux menés pour ces sociétés, dans le but de les exploiter eux-mêmes ».

Ces éléments ne constituent que la qualification et l’interprétation par les conseils des sociétés VF de ce que contiendraient les documents figurant sur disque dur, sans aucune divulgation de ceux-ci puisque le contenu d’aucun élément n’est repris. Dès lors, Maître V. n’a pas plus violé son engagement de confidentialité.

En conséquence, en l’absence de violation par les avocats des sociétés VF de leur obligation de confidentialité, la demande de Monsieur S et de la société IIC tendant à voir modifier le régime de confidentialité de l’expertise sera rejetée.

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TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 25 mars 2011

Vestergaard Frandsen et al c. Ole S. et Intelligent Insect Control

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.