Al dente

La présente affaire n’est pas toute récente, mais elle pose une bonne question (sans y répondre finalement).

La société suisse Ferton Holding (ci-après « Ferton ») est titulaire d’un brevet européen EP 0 870 477, déposée sous priorité allemande du 7 avril 1997, qui concerne également une pièce à main dentaire. Le brevet a fait l’objet d’une opposition, mais la procédure a été terminée suite au retrait de la seule opposante.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Un porte-outil (1) du dentiste au traitement prophylactique des dents affectées de la carie dentaire, par application d’une poudre mélangée avec de l’air et de l’eau, comprenant:

- une douille de manche (5);

- un réservoir de poudre (2) intégré dans ladite douille de manche (5), à stocker une quantité de poudre déterminée pour le traitement des dents;

- une conduite d’alimentation (13) reliée audit réservoir de poudre (2) pour l’alimentation en air comprimé;

- une conduite de transfert (15) à transférer de la poudre mélangée avec de l’air, qui s’étend entre ledit réservoir de poudre (2) et un système de tuyère (11) aux usages multiples à une tête de pulvérisation (10) avant sur ladite douille de manche (5), l’extrémité d’admission du côté dudit réservoir étant disposée au voisinage immédiat de l’extrémité de sortie de ladite conduite d’alimentation d’air comprimé (13) du côté dudit réservoir:

- une conduite d’alimentation (25) pour l’alimentation en eau, qui est reliée audit système de tuyère (11) multiple; et

- une moitié de coupleur (12) d’un raccord rapide de turbine d’un raccord d’alimentation en air et en eau, laquelle est disposée à l’extrémité arrière de ladite douille de manche (5),

caractérisé en ce que

- ledit réservoir (2) de poudre est conçu sous forme d’un corps de révolution creux (3,4) fermé à activité tridimensionnelle dans toutes les directions sous forme d’une chambre de tourbillonnement, et

- en ce que les extrémités de sortie et d’admission de ladite conduite d’alimentation en air comprimé (13) et de ladite conduite de transfert (15) à transférer le mélange de poudre et de l’air sont disposées essentiellement au milieu géométrique de ce corps de révolution creux (3,4).

La société Ferton est également propriétaire d’un modèle international déposé le 18 décembre 1997 et visant la France, intitulé « pièce à main dentaire ».

Ayant appris que la société Surgytech commercialise en France, sous les marques « Mectron » et « Easy Jet Pro »

Easy Jet Pro

une pièce à main dentaire qui reproduirait la forme générale de son modèle ainsi que les caractéristiques de la revendication de son brevet, la société Ferton l’a fait assigner en contrefaçon de modèle et de brevet.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 2 juin 2007, a dit que les sociétés Surgytech et Mechtron ont commis des actes de contrefaçon du modèle et de plusieurs revendications du brevet. Il a alloué une provision à la société Ferton :

***

« … Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les conditions définies ci-après au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu’une mesure d’instruction sera ordonnée pour fournir au Tribunal tous éléments propres à lui permettre de fixer l’exacte réparation du préjudice subi par la demanderesse ;

que la société Ferton ne justifiant par aucun élément sa demande de provision, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de brevet ainsi que celle de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de modèle, soit un total de 30.000 euros ; … »

***

Cette décision pose la question intéressante du cumul des dommages et intérêts. Peut-on considérer que la contrefaçon d’un des deux titres crée un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon de l’autre ? Même si on peut admettre que certaines des unités vendues l’aient été pour leur aspect visuel, et d’autres pour leur performances techniques, il semble conceptuellement difficile de faire la part des choses en termes de préjudice. Si l’un de nos lecteurs connaît des décisions ayant tranché cette question, nous lui serions reconnaissant de nous les signaler en commentaire.

Malheureusement, cette affaire ne nous permettra pas d’en avoir le cœur net, car la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 novembre 2009, a confirmé la contrefaçon du modèle mais n’a pas retenu la contrefaçon du brevet européen.

Du coup, le TGI de Paris, dans son jugement du 5 février 2010, n’a évalué le préjudice que pour la contrefaçon du modèle. Ce jugement n’a donc plus un grand intérêt du point de vue de la jurisprudence des brevets.

***

… Attendu […] que la masse contrefaisante à considérer est donc de 74 ventes de produits réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

que le chiffre d’affaires correspondant est selon l’expert de 35.792,75 euros auxquels doivent s’ajouter comme le soutient la demanderesse, les frais de transport pour un montant de 831,16 euros selon les factures produites, soit un chiffre d’affaires à prendre en compte de 36.623,91 euros ;

Attendu par ailleurs que les accessoires et pièces de rechange, même non couverts par le titre en cause, doivent être inclus dans la masse contrefaisante dès lors qu’ils sont destinés aux produits contrefaisants et que leur vente est nécessairement déclenchée par celles de ces produits ;

que dès lors l’expert propose à juste titre d’inclure le total HT des factures de « kits buse Easyjet, d’« aiguilles de nettoyage » et de « buses » qui lui ont été soumises pour un montant de 1.518,52 euros ;

Attendu enfin que l’expert a relevé dans son rapport que la notice d’utilisation du produit Easyjet Pro préconise de « l’utiliser exclusivement (avec) de la poudre de production MECTRON (prophylaxis powder) » ;

qu’il a lieu en conséquence d’intégrer l’ensemble des ventes de poudre « prophylaxis powder » dans la masse contrefaisante pour un montant de 18.530,86 euros correspondant aux ventes réalisées de ce chef par la société Surgytech et attestées par la cabinet Fiducial, outre les frais de transport s’élevant à la somme de 2.366,25 € soit un total de 20.897,11 euros ;

***

On applique ici la logique du « tout commercial », bien établie dans la jurisprudence des brevets.

Un détail intéressant qui pourrait s’appliquer par analogie dans un cas de contrefaçon de brevet : l’intégration des frais de transport dans le préjudice global. La solution ne tombe pas sous le sens ; apparemment, le tribunal estime que le breveté perd un (petit) profit par le biais de ces frais. Dont acte.

TGI de Paris, 5 février 2010

Ferton Holding c. Surgytech et Mectron

Les deux décisions de première instance ont été publiées dans le PIBD (n° 860 III-588 et n° 918 III-330, respectivement). Elles sont aussi disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme l’arrêt de la Cour de Paris. 

NB : Cette décision a également été commentée par Maître Fowdar.

Il m’est arrivé une tuile …

La société Imerys est propriétaire d’un modèle de tuile déposé à l’INPI le 20 mai 1988 sous le numéro 88 3309. Elle fabrique et commercialise ce modèle sous le nom d’« Oméga ».

Ayant constaté que la société Monier, passant outre deux précédentes mises en garde, commercialisait un modèle de tuile dite « Galléane » aux caractéristiques semblables à celles de son modèle protégé, Imerys l’a assignée en contrefaçon.

La société Monier s’est défendue en contestant la validité du modèle revendiqué. Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement prononcé le 6 décembre 2007, a débouté la société Imerys de l’ensemble de ses demandes.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mai 2009, a confirmé ce jugement. La Cour a notamment dit :

« … Considérant que le modèle dont se réclame la société Imerys consiste en une tuile simple à emboîtement, associant, suivant son axe longitudinal, une partie plate, le plateau, associée à une partie galbée, le cornet, l’une s’élargissant comme l’autre se rétrécit et délimitées par une arête prononcée, présentant en outre, au bord inférieur, une partie en débord, la casquette, constituée par un dépassement de la longueur du cornet par rapport au plateau ;

Considérant que la société Monier conteste la nouveauté de ce modèle en invoquant, à titre d’antériorité, son propre modèle n° 202 672, déposé le 4 août 1982, commercialisé sous le nom d’ « Abeille », qui associe lui aussi un plateau et un cornet de largeurs variables et présente un décroché partiel de l’extrémité inférieure du plateau,

ainsi que le brevet américain n° 4 040 211, du 9 Août 1977, qui expose dans son abrégé que la tuile sur laquelle porte l’invention est composée de deux parties, l’une convexe, l’autre concave, et que la longueur de l’une des parties, celle convexe, est plus longue que l’autre

et un brevet français n° 2 604 467, déposé le 26 Septembre 1986, qui porte sur une tuile dite « Trillaud », du nom de son inventeur, qui présente une « casquette » en débord du cornet de la tuile avec un décroché total, mais associe deux éléments concaves et deux éléments convexes sans partie plane ou plateau ;

Mais considérant que la comparaison entre les modèles mentionnés - spécialement le modèle Abeille - et le modèle Oméga révèle que ce dernier est le seul, parmi ceux composés d’un plateau et d’un cornet, à présenter une casquette formée par le débordement du cornet, plus long que le plateau ; que le tribunal a ainsi retenu exactement que cette caractéristique conférait un élément de nouveauté au modèle Oméga ;

Considérant, en revanche, que la société Monier fait pertinemment valoir que cet élément de nouveauté peut être considéré comme une invention brevetable, en tout cas comme un moyen technique fonctionnel mis en évidence par des brevets antérieurs ;

que l’intimée fait en effet état, d’une part, d’un brevet américain n° 3 349 534, du 31 octobre 1967, présentant « deux parties de tuiles, de couvert et de courant, juxtaposées et réalisées en une seule pièce avec décalage axial et ainsi avec formation d’une casquette au bord avant »,

d’autre paît, un brevet français n° 2 604 467, déposé le 26 Septembre 1986, portant sur une tuile dite « Trillaud », qui mentionne, en sa revendication 1 : « Tuile mécanique constituée par un carreau de terre cuite obtenu par une opération de moulage unique et imitant une fois posée, l’aspect de tuiles canal traditionnelles en forme de tronc de cône » et, en sa revendication 2 : « Tuile mécanique selon la revendication 1, caractérisée en ce que sur sa face avant, les deux zones convexes (A, A ‘) font saillie sur les deux zones concaves (B. B’) opposé par la partie de recouvrement» ;

Considérant que ces deux brevets portent sur le procédé technique consistant dans la différence de longueur de deux parties d’une même tuile pour obtenir un certain résultat visuel, lequel se révèle en observant, non pas la tuile elle-même, mais requiert, pour être aperçu, l’assemblage de plusieurs pour former un toit, objet distinct des tuiles qui le composent ;

Considérant qu’il apparaît en réalité que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle Oméga résulte, non d’un choix arbitraire de création esthétique s’appliquant à la forme pour elle-même du modèle de tuile, mais s’impose comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, et caractérisant un objet autre ; que la circonstance que cette finalité étrangère au modèle soit, en l’espèce, de nature esthétique, est indifférente ;

Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a ainsi jugé que le modèle n° 88 3309 déposé le 20 mai 1988 n’était pas valide et que le grief de contrefaçon allégué n’était pas établi ; … »

La société Imerys s’est pourvue en cassation, en faisant valoir qu’en ne caractérisant pas la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée, la Cour d’appel avait violé l’article 511-3 CPI. La Cour de cassation ne se montre pas persuadée :

***

Mais attendu qu’aux termes de l’article L 511-3, alinéa 2, CPI, en sa rédaction applicable en la cause, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI de ce code ; qu’il en résulte qu’une forme inséparable de la fonction, fut-elle esthétique, qu’elle produit lors de sa mise en oeuvre, ne relève pas de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle ; que l’arrêt constate que le litige porte sur un modèle de tuile pris en lui-même et non sur son assemblage ou sur l’apparence globale de ce dernier ; qu’il relève qu’au regard des antériorités opposées en défense, ce modèle est le seul, parmi ceux composés d’un plateau et d’un cornet, à présenter une « casquette » formée par le débordement du cornet plus long que le plateau et que cette caractéristique lui confère une nouveauté ; qu’il retient, pour autant, que cet élément constitue un moyen fonctionnel mis en évidence par des brevets antérieurs portant sur le procédé technique consistant dans la différence de longueur de deux parties d’une même tuile pour obtenir un certain résultat visuel qui se révèle en observant, non la tuile elle-même, mais l’assemblage de plusieurs tuiles pour former un toit, lequel est un objet distinct des tuiles qui le composent ; qu’il relève encore que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle ne résulte pas d’un choix arbitraire s’appliquant à la forme du modèle pour elle-même, mais s’impose comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, et caractérisant un objet autre, peu important que cette finalité soit, en l’espèce, de nature esthétique ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a caractérisé la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

***

Cour de cassation, 29 juin 2010

SAS Imerys TC c. SAS Lafarge Couverture

Cet arrêt est disponible sur Legifrance.

Une publication au PIBD est prévue.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 20 mai 2009

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Egalement publié au PIBD 903 III-1370

Au sujet de cet arrêt de la Cour de Paris, on lira avec profit une note de François Greffe parue dans la revue Propriété Industrielle, novembre 2009, p. 42.