Quelle plâtrée !

Amateurs d’épopées procédurales complexes, cette affaire est pour vous …

La société Lafarge Plâtres (ci-après « Lafarge ») est titulaire du brevet français FR 2 736 079 (ci-après « FR ‘079 ») concernant un « procédé, ensemble et enduit complémentaire de construction de second œuvre ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé de construction de second œuvre, selon lequel

• on dispose, d’une part, d’éléments plats préfabriqués, notamment des plaques, comportant un corps de plâtre et au moins une feuille de papier de parement, dont au moins une couche externe présente une face extérieure apparente, prête à être décorée, et d’autre part, d’au moins un enduit complémentaire de jointoiement pouvant être utilisé notamment pour la finition d’un joint ;
• on assemble lesdits éléments plats entre eux, notamment avec un enduit, et on finit les joints avec ledit enduit complémentaire, de manière à obtenir une surface d’ensemble extérieure et apparente, relativement uniforme ou plane, y compris au niveau des joints,

caractérisé en ce que, d’une part, la structure et/ou la composition de la feuille de papier de parement, et d’autre part, la composition de l’enduit complémentaire sont ajustées l’une par rapport à l’autre pour obtenir, à l’état sec de l’enduit complémentaire, une surface d’ensemble présentant une ou plusieurs caractéristiques physiques, dont la couleur ou teinte, sensiblement homogènes dans pratiquement toute la surface d’ensemble, y compris au niveau de la face extérieure apparente des joints.

La société Lafarge a également été titulaire du brevet européen EP 0 777 800 (ci-après « EP ‘800 ») désignant la France, qui revendique la priorité de la demande française.

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré était rédigée comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée sont mises en évidence):

Procédé de construction de second œuvre, selon lequel

a) on dispose, d’une part, d’éléments plats préfabriqués, notamment des plaques préfabriquées, comportant chacune un corps de plâtre, et au moins une feuille de papier de parement, dont au moinscomprenant une couche externe présentante une face extérieure apparente, prête à être décorée, et d’autre part, d’au moins ; d’un enduit de bouchage destiné à constituer l’essentiel des joints entre les différentes plaques ; et d’un enduit complémentaire de jointoiement pouvant être utilisé notamment pour la finition des’un joints ;

b) on assemble lesdits éléments plats plaques préfabriquées entre ellesux, notamment avec un l’enduit de bouchage, et

c) on finit les joints avec l’edit enduit complémentaire, appliqué sur l’enduit de bouchage, de manière à obtenir une surface d’ensemble extérieure et apparente, relativement uniforme ou plane, y compris au niveau des joints,

caractérisé en ce que, d’une part, la structure et/ou la composition de la feuille dedu papier de parement, et d’autre part, la composition de l’enduit complémentaire sont ajustées l’une par rapport à l’autre pour obtenir, à l’état sec de l’enduit complémentaire, une surface d’ensemble présentant une ou plusieurs caractéristiques physiques, dont la couleur ou teinte, ainsi qu’une absorption d’eau de surface, et éventuellement un aspect de surface dont une réflectance, sensiblement homogènes dans pratiquement toute la surface d’ensemble, y compris au niveau de la face extérieure apparente des joints, moyennant quoi ladite surface d’ensemble peut être décorée, sans préparation de celle-ci, telle que revêtement avec au moins une couche d’impression complémentaire.

Le brevet européen a été délivré le 17 octobre 2001.

Par ailleurs, le 31 mai 2001, la société Lafarge avait déposé une demande divisionnaire de son brevet européen ; elle a donné lieu au brevet européen EP 1 130 188 (« EP ‘188 »).

Le 21 mars 2002, la société Lafarge a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur un chantier de la société Kaufman & Broad. Estimant que les éléments de construction de second œuvre saisis reproduisaient certaines revendications de ses brevets, la société Lafarge a fait assigner la société Placoplatre en contrefaçon, le 4 avril 2002.

Le 28 avril 2002, la société Lafarge a adressé une lettre circulaire à de nombreux distributeurs de matériaux de construction. Dans ce courrier, elle a rappelé qu’elle était titulaire de brevets pour le système Prégydéco et que « pour défendre notre politique de recherche et d’innovation, nous poursuivons avec vigueur tous les contrefacteurs ».

Suite à la réception de ce courrier, certains clients ont signalé à la société Placoplatre qu’ils abandonnaient la commercialisation de sa plaque de plâtre Premium.

Le 3 mai 2002, la société Lafarge a assigné en référé la société Placoplatre pour voir désigner un expert avec pour mission de procéder à l’analyse des éléments saisis.

Par ordonnance du 22 mai 2002, le juge des référés saisi de cette demande a renvoyé l’affaire devant les juges du fond.

Par jugement en date du 9 juillet 2002, le TGI de Paris a ordonné une mesure d’expertise et a interdit à la société Lafarge de poursuivre la diffusion de sa lettre, celle-ci constituant un acte de concurrence déloyale.

Les 10 et 12 juillet 2002, deux oppositions ont été formées contre le brevet européen, par une société allemande et par la société britannique BPB, société mère de la société Placoplatre.

Un expert a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2002.

La société Placoplatre a relevé appel du jugement du 9 juillet 2002.

Le 21 octobre 2002, la société Lafarge a fait assigner la société Placoplatre en contrefaçon de sa demande de brevet européen EP ’188.

Par arrêt du 18 décembre 2002, la Cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer, y compris sur la demande d’expertise, vu que « les revendications du brevet européen sont affectées d’un aléa quant à leur l’existence et leur teneur dès lors qu’elles sont susceptibles d’être modifiées, voire révoquées dans le cadre de la procédure d’opposition » et que la société Lafarge n’avait pas rapporté la preuve du risque de dépérissement des produits saisis.

Le 2 juillet 2003, le brevet EP ‘188, basé sur la demande divisionnaire, a été délivré. Des oppositions ont été formées à l’encontre de ce brevet, par les deux opposantes au brevet EP ‘800 (il y a également eu une intervention de tiers, mais celle-ci a finalement été jugée irrecevable).

Par décision du 1er août 2003, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet EP ‘800 sous forme modifiée. Les opposantes ont chacune formé un recours contre cette décision.

Dans son jugement du 18 mai 2004, le TGI de Paris a validé la saisie-contrefaçon et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en attendant la décision définitive de l’OEB par rapport au brevet EP ‘800. Il a condamné la société Lafarge à payer à la société Placoplatre la somme de 30 k€ au titre de l’article 700 CPC et a ordonné le retrait du rôle.

Le 14 juin 2005, le brevet EP ‘800 a finalement été révoqué par la Chambre de recours 3.2.3 pour insuffisance de description (décision T 1032/03),

Le 15 juillet 2005, la division d’opposition a maintenu le brevet EP ‘188 sous une forme modifiée. Les deux opposantes et le propriétaire ont formé chacun un recours.

Le 4 octobre 2007, la Chambre de recours a révoqué le brevet EP ‘188 pour défaut d’activité inventive (décision T 1197/05).

Suite à cette révocation, dans son jugement rendu le 14 octobre 2008, le TGI de Paris a rejeté la demande de la société Placoplatre en dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a également déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, que la société Placoplatre avait jugé bon de ressortir, en formant une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à raison du courrier du 28 avril 2002 dont nous avons parlé plus haut :

« … La société Placoplatre reconnaît que la lettre circulaire en date d’Avignon le 28 avril 2002 a déjà été soumise au jugement du tribunal lors de l’instance précédente dont le litige portait sur le brevet français FR ‘079 et européen EP ‘800, que ce jugement en date du 9 juillet 2002, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2002, a qualifié cette lettre d’acte de concurrence déloyale.

Elle prétend que si le caractère délictueux de cette lettre a déjà été consacré, aucune indemnisation n’a eu lieu de ce chef et qu’en conséquence sa demande est recevable.

En tout état de cause, il est manifeste que la lettre dont le caractère de courrier circulaire ne peut être contesté, avait trait au brevet français FR ‘079 et européen EP ‘800 et non au brevet européen EP ‘188, même si ce dernier est une demande divisionnaire du même brevet, qu’elle a d’ailleurs été produite dans le cadre d’une instance portant sur le brevet européen EP ‘800 et qualifiée d’acte de concurrence déloyale dans ces circonstances.

Le jugement de la 3ème chambre du TGI de Paris du 9 juillet 2002 a ordonné une mesure d’expertise, jugé que l’envoi de la lettre constituait un acte de concurrence déloyale, a interdit sa diffusion sous astreinte de 1.600 € par infraction constatée après la présente décision et sursis dans l’attente du rapport d’expertise.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2002, statuant dans la forme des jours fixes et dans les limites de l’appel, a réformé le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société Lafarge, a sursis à statuer sur l’action en contrefaçon sur le fondement de l’article L 614-15 CPI, rejeté la demande d’expertise de la société Lafarge tant que la cause du sursis subsistera, condamné la société Lafarge à payer à la société Placoplatre la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et a ordonné le retrait du rôle 02/15989.

Ainsi, il convient de constater que l’appel n’a pas porté sur l’acte de concurrence déloyale ; que la décision du tribunal est donc définitive sur ce point.

Néanmoins aucune demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de cet acte de contrefaçon n’avait été formée par la société Placoplatre devant le tribunal.

En conséquence, aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à la demande d’indemnisation qui est formée pour la première fois dans le cadre de cette instance.

La fin de non-recevoir formée par la société Lafarge de ce chef sera rejetée.

La société Placoplatre (sic) soulève une autre fin de non-recevoir fondée sur l’absence de lien suffisant entre cette demande additionnelle et le litige porté devant le tribunal sous le numéro de rôle …

L’article 70 CPC dispose :

« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Il n’existe en conséquence aucun lien suffisant entre la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale fondée sur cette lettre déjà fort ancienne et qui n’a suscité aucune demande de la société Placoplatre pendant près de quatre ans et le litige dont le tribunal a été saisi par la suite fondé sur le brevet européen EP ‘188 et sur les actes de contrefaçon allégués de ce chef.

En effet, les demandes originaires sont fondées sur un autre brevet européen qui n’est pas visé dans la lettre circulaire ; la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale par dénigrement est une demande certes nouvelle mais qui n’a aucun lien avec le litige actuel ; elle est une demande additionnelle au sein du premier litige et doit être présentée devant le tribunal saisi du premier litige en faisant rétablir éventuellement l’affaire au rôle.

La demande de concurrence déloyale fondée sur ce courrier est donc irrecevable conformément à l’article 70 CPC. »

Et ce n’est pas fini !

Ayant de la suite dans les idées, la société Placoplatre a trouvé un autre moyen de réclamer réparation. Elle a assigné – par acte en date du 26 juillet 2010 – la société Lafarge devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la diffusion de la fameuse lettre du 28 avril 2002.

Par jugement rendu le 18 novembre 2011, le tribunal de commerce, faisant droit à l’exception de litispendance opposée par la société Lafarge, s’est dessaisi au profit du TGI de Paris.

La société Placoplatre a formé contredit.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Versailles du 13 mars 2012 :

***

... Pour faire droit à l’exception de litispendance, le tribunal a retenu que le litige dont il est saisi s’appuie sur le jugement rendu par le TGI de Paris le 18 décembre 2002 ayant reconnu le caractère dénigrant du courrier du 28 avril 2002 et ordonné sou astreinte la poursuite de sa diffusion, mais sur la base d’une demande nouvelle de réparation du préjudice subi ; que les parties sont identiques ainsi que la cause du litige à savoir la lettre litigieuse ; que la nouvelle action ayant pour objet la réparation d’un préjudice découle totalement de la demande initialement présentée devant le TGI de Paris et se présente comme une demande additionnelle au sein du premier litige ; que la demande initiale est toujours pendante en raison du sursis à statuer ; qu’en conséquence les conditions requises par l’article 100 CPC sont réunies.

L’article 100 CPC dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se déclarer compétente au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d’office.

En sus de la procédure dont le TGI de Paris avait déjà été saisi et ayant donné lieu au jugement du 9 juillet 2002, Lafarge par acte en date du 21 octobre 2002 avait assigné Placoplatre en contrefaçon d’un brevet européen EP B 1 130 188 ; reconventionnellement Placoplatre avait formé une demande en paiement de dommages et intérêts à raison du même courrier du 28 avril 2002. Le TGI par jugement du 14 octobre 2008 a déclaré cette demande irrecevable, indiquant dans ses motifs, notamment, que la demande de Placoplatre était une demande additionnelle au sein du premier litige et devait être présentée devant le tribunal saisi du premier litige en faisant rétablir l’affaire au rôle.

Lafarge ne peut utilement se prévaloir de cette décision à l’appui de son exception de litispendance aux motifs que ce jugement aurait autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif du jugement, et sur les contestations qu’il tranche.

Dans cette procédure, le tribunal était saisi à titre reconventionnel par Placoplatre d’une demande en fixation de dommages et intérêts à raison de la lettre circulaire du 28 avril 2002 évoquant la contrefaçon des brevets FR ‘079 et européen EP ‘800 ayant fait l’objet de la première procédure, alors qu’à titre principal il était saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet européen EP ‘188 ; saisi par Lafarge d’une fin de non-recevoir, il a statué au visa de l’article 70 CPC, la question qu’il avait à trancher étant celle du rattachement de la demande reconventionnelle de Placoplatre par un lien suffisant à la demande principale de Lafarge, et non celle d’une éventuelle litispendance.

Si le tribunal a estimé utile de suggérer une voie procédurale dont la pertinence sera ci-après examinée, celle-ci ne s’impose en rien, n’étant pas reprise dans le dispositif de son jugement et ne répondant pas directement à la seule contestation dont il était saisi sur la demande reconventionnelle de Placoplatre.

Dans la première procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 9 juillet 2002 …, le TGI de Paris était saisi de deux actions clairement distinctes, bien que connexes.

La première engagée à titre principal par Lafarge à l’encontre de Placoplatre, en contrefaçon d’un brevet FR ‘079 et d’un brevet EP ‘800, avec demande d’expertise, sur laquelle le tribunal a ordonné une expertise ; la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 décembre 2002, infirmant le jugement de ce chef, a sursis à statuer sur cette action en contrefaçon sur le fondement de l’article L 614-15 CPI, jusqu’à ce que le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L 614-13 CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen sera révoqué ou délivré, et rejeté la demande d’expertise formée par Lafarge tant que la cause du sursis subsistera.

La seconde, engagée à titre reconventionnel par Placoplatre à l’encontre de Lafarge, en concurrence déloyale, en raison de la diffusion par Lafarge le 28 avril 2002 d’une lettre circulaire à ses clients constitutive d’acte de dénigrement, avait pour seul objet d’obtenir la cessation de tels comportements déloyaux.

Le TGI de Paris, par son jugement rendu le 9 juillet 2002 a statué au fond sur cette action, reconnaissant l’existence d’acte de concurrence déloyale, et faisant droit à la seule demande dont il était saisi par Placoplatre d’interdiction sous astreinte. Ce chef de jugement n’a pas été critiqué en cause d’appel de sorte qu’il a été confirmé par l’arrêt du 18 décembre 2002.

L’état actuel de la procédure devant la cour d’appel de Paris à la suite de son arrêt partiellement avant dire droit, en ce qu’elle a pour objet la contrefaçon de brevet sur l’action engagée par Lafarge à l’encontre de Placoplatre, est indifférent ; la litispendance aujourd’hui opposée par Lafarge doit s’apprécier sur les actions en concurrence déloyale engagées successivement par Placoplatre à l’encontre de Lafarge.

S’inscrivant dans le même contentieux, les actions en concurrence déloyale ayant donné lieu aux décisions des 9 juillet et 8 décembre 2002 et donnant lieu à la procédure actuelles opposent les mêmes parties, pour la même cause, mais n’ont pas le même objet, les demandes de Placoplatre, interdiction de poursuivre des actes de dénigrement en 2002 et paiement de dommages et intérêts en 2010, étant différentes. Par ailleurs, en statuant au fond pour faire droit aux prétentions telles qu’alors présentées par Placoplatre, le tribunal s’est trouvé dessaisi de l’action de cette dernière à l’encontre de Lafarge ; ce chef de jugement ayant été confirmé par la cour, il n’existe plus devant les juridictions parisiennes d’instance pendante sur l’action engagée par Placoplatre à l’encontre de Lafarge.

Il en résulte qu’aucune des conditions cumulatives prescrites par l’article 100 CPC, d’identité de litige et d’instance pendante, n’est réalisée ; en conséquence l’exception de litispendance opposée par Lafarge doit être rejetée, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions, la cause et les parties étant renvoyées devant le tribunal de commerce de Nanterre régulièrement saisi.

Lafarge supportera les frais de contredit et devra verser à Placoplatre une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.

***

Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2012

Placoplatre c. Lafarge Plâtres

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Vous paierez quand même

Les lecteurs de ce blog se souviendront peut-être du litige opposant la société américaine Alza et la société allemande Ratiopharm. Voici un petit rappel des faits de l’espèce, déjà rapportée ici.

La société Alza Corporation (ci-après « Alza ») est titulaire du brevet européen EP 1 381 352. Ce brevet couvre notamment des timbres transdermiques pour l’administration de fentanyle, qui est un opioïde synthétique puissant, et ses analogues.

La société allemande Ratiopharm a été la première à former une opposition contre le brevet européen (le 14 juin 2007). Plusieurs autres sociétés ont fait de même.

Le 18 juillet 2008, la société française Laboratoire Ratiopharm (ci-après « Rationpharm ») a assigné la société Alza en nullité de son brevet. Ultérieurement, la société Teva Santé est venue aux droits de la société Ratiopharm

Les sociétés Janssen Pharmaceutica et Janssen Cilag (« les sociétés Janssen »), respectivement licenciée et sous-licenciée du brevet pour la France, sont intervenues volontairement à l’instance.

La division d’opposition a révoqué le brevet européen par décision datée du 4 mars 2010, pour défaut de nouveauté. La société Alza a formé un recours contre cette décision. Une des opposantes a formé une requête en accélération motivée par l’existence de plusieurs actions nationales ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.

La société Alza a sollicité un sursis à statuer. Nous avons vu, dans un billet précédent, que cette demande a été rejetée par le TGI de Paris.

Par jugement du 14 décembre 2010, le TGI de Paris a déclaré nulle la partie française du brevet.

Les défenderesses ont interjeté appel de ce jugement.

Par ailleurs, le 17 mai 2011, la chambre de recours 3.3.02 de l’OEB a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition (décision T 0922/10).

Maintenant, c’est l’heure des comptes. Les sociétés Alza et Janssen se sont montrées assez combatives dans leur résistance à une condamnation au titre de l’article 700 CPC.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 20 janvier 2012 :

***

Le brevet européen n° EP 1.381.352 a été révoqué par décision définitive de la chambre de recours de l’OEB le 17 mai 2011 et signifiée le 29 juillet 2011 ;

Il y a lieu de donner acte aux sociétés Alza et Janssen de ce qu’elles se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le TGI de Paris ;

Conformément aux dispositions de l’article 403 CPC, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire qui en l’espèce n’est pas invoquée, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Les sociétés Teva Santé et Ratiopharm qui acceptent le désistement de l’appel des sociétés Alza et Janssen formulent une demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC à laquelle les sociétés appelantes s’opposent aux motifs que les frais engagés par les sociétés intimées auraient pu être réduits si celles-ci s’étaient contentées le 28 juin 2011 de s’associer à la demande de sursis à statuer au lieu de faire signifier des conclusions de caducité de l’appel et des conclusions au fond, alors surtout qu’elles avaient connaissance de la décision de révocation rendue le 27 mai 2001 par la chambre de recours de l’OEB ;

Elles poursuivent en indiquant ne pas avoir à supporter le coût d’une stratégie « dénuée du sens commun » ;

Il convient en application de l’article 384 CPC de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

En vertu des dispositions de l’article 700 CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Parties perdantes les sociétés Alza et Janssen sont tenues au paiement des dépens d’appel et doivent également supporter les frais exposés par les parties adverses qui ne sont pas compris dans les dépens et ceci quand bien même la procédure en cause d’appel aurait pu être plus rapidement abrégée ;

L’équité commande de fixer les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel par les sociétés Teva Santé et Ratiopharm à la somme de 13000 €....

***

Vu les sommes allouées dans d’autres affaires rapportées sur ce blog, on peut dire que les sociétés Alza et Janssen ne s’en sortent pas trop mal.

Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2012

Alza Corporation et al c. Ratiopharm et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Trop tard ... mais pas trop léger

Notre 333e billet est consacré à une décision assez intéressante.

Le docteur Hervé Z. a travaillé de 1995 à 2000 dans le service d’hépatologie de l’hôpital Necker en tant que chef de clinique, avec pour employeur l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et l’Université Paris Descartes pour l’enseignement qu’il dispensait. Pendant cette période, il a collaboré avec l’unité de recherche (UR) 370 sur la carcinogénèse hépatique et la virologie moléculaire, unité mixte de l’Inserm et de l’université Paris Descartes.

Le 30 avril 2001, Patrizia P., alors membre de l’UR 370, a déposé la demande de brevet français FR 2 824 144 concernant une « méthode de diagnostic prénatal sur cellule fœtale isolée du sang maternel ». La demande de brevet – déposée au nom de la société Metagenex, dont Patricia P. est un des membres fondateurs – cite comme seul inventeur ... Patrizia P.

La demande de brevet a été étendue par la demande internationale WO 2002/088736 qui est entrée en phase nationale en Europe, aux Etats-Unis au Japon, au Canada et en Australie. Un brevet américain et australien ont été délivrés ; en Europe, la demande EP 1 383 926 est actuellement réputée retirée (mais une poursuite de la procédure est encore possible).

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :

(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;

(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et

(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.

Gel de polyacrylamide des produits d’amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction)
réalisée sur les cellules trophoblastiques obtenues par le procédé de l’invention

En 2003, les demandes de brevet ont été cédées à l’Inserm, PAPHP et l’université Paris Descartes pour la somme d’un euro et une licence exclusive mondiale au profit de la société Metagenex jusqu’en 2009.

Monsieur Z. revendique la qualité d’inventeur ; il fait valoir que c’est lui qui a eu l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal

Les 28, 30 janvier et 4 février 2009, il a fait assigner devant le TGI de Paris, Madame P., la société Metagenex, l’Inserm, l’université Paris Descartes ainsi que l’APHP sur le fondement des articles L 611-11 et L 611-12 CPI ainsi que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Il demande au tribunal de constater qu’il a la qualité d’inventeur, qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable, que l’APHP, l’Inserm et l’université Paris Descartes ont exercé leur droit d’attribution et qu’il a droit au versement du juste prix. Il sollicite donc le renvoi de l’affaire devant la CNIS, pour la détermination de ce juste prix. Il a en outre réclamé la condamnation solidaire de Madame P. et de la société Metagenex à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs.

L’exposé des faits dans le jugement n’est pas totalement clair à cet égard, mais il semblerait que Monsieur Z. ait également agi en revendication du brevet, en application de l’article L 611-8 CPI. Selon lui, la demande n’était pas prescrite car le délai de 3 ans de l’article L 611-8 CPI ne court qu’à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi. Or, selon Monsieur Z., la mauvaise foi de Patrizia P. était caractérisée puisqu’elle a reconnu la qualité d’inventeur de Monsieur Z. notamment dans un article. Monsieur Z. a également fait valoir les conditions du dépôt de la demande de brevet puis de sa cession à l’Inserm, l’université Paris Descartes et l’APHP qui établiraient que la société Metagenex avait déposé la demande de brevet sans droit.

Patrizia P. estime que c’est elle qui a inventé le procédé ISET qui permet le dépistage et le suivi des cancers. Elle a tout d’abord soulevé la prescription de l’action en revendication de Monsieur Z. Estimant que l’action en revendication engagée par Monsieur Z. a eu pour effet de bloquer tout investissement et de ternir sa réputation auprès de la communauté scientifique, elle a réclamé reconventionnellement 500 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Dans son jugement en date du 9 février 2012, le TGI de Paris renvoie les parties dos à dos, en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur Z. et en rejetant la demande en dommages-intérêts de Madame P. :

***

1) Sur les demandes de Monsieur Z.

Sur l’action en revendication

Selon l’article L 611 -8 CPI, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété intellectuelle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai est de trois ans à compter de l’expiration du titre.

La délivrance du brevet n° 01/05824 revendiqué par Monsieur Z. ayant fait l’objet d’une publication le 17 septembre 2004, le délai de trois ans a donc expiré le 17 septembre 2007.

Pour échapper à la prescription de son action en revendication, Monsieur Z. invoque la mauvaise foi de Madame P. et de la société Metagenex. Pour caractériser celle-ci, il relève :

• le silence de la défenderesse à ses lettres du 11 juin, 5 et 15 juillet 2002,
• la reconnaissance de sa qualité d’inventeur dans un article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, confirmée par des attestations,
• les conditions douteuses du dépôt de la demande du brevet par la société Metagenex qui l’ont conduite à la céder à l’Inserm, l’APHP et l’université Paris Descartes en 2003, pour la somme d’un euro.

Cependant le seul silence aux lettres de Monsieur Z. ne caractérise pas la mauvaise foi alors qu’il peut faire l’objet de multiples interprétations et surtout qu’il n’avait pas pour effet d’empêcher le demandeur de faire valoir les droits qu’il estimait détenir.

Par ailleurs, le fait que dans un article de vulgarisation paru dans la revue Santé d’août 2000, Madame P. puisse attribuer à Monsieur Z. l’idée d’exploiter le procédé ISET pour un diagnostic prénatal, ne signifie pas qu’elle lui reconnaisse la qualité d’inventeur de la méthode, objet du brevet. Les explications fournies par la défenderesse sur la nature de l’invention révèlent au contraire qu’elle ne considère pas que cette idée puisse constituer l’invention de telle sorte que lesdits propos, à supposer qu’ils aient été fidèlement rapportés par le journaliste, ne peuvent suffire à établir sa mauvaise foi.

Enfin, on peut s’interroger sur le fait que la société Metagenex dont Madame P. est un des cofondateurs, ait déposé le brevet en son nom alors que l’invention avait été obtenue grâce aux moyens financiers et humains mis en œuvre par des organismes publics. Cependant, ce dépôt effectué à une période où les perspectives ouvertes par la loi de 1999 sur l’innovation n’étaient pas encore parfaitement maîtrisées, n’apparaît pas avoir été réalisé à l’insu des organismes publics en cause et il y a lieu de constater que la société Metagenex a cédé pour un euro, les droits sur le brevet à ses propriétaires actuels, pour aussitôt bénéficier d’une licence exclusive et mondiale. Ainsi en toutes hypothèses, la mauvaise foi qui résulterait de la violation des droits d’autrui en connaissance de cause, ne peut être retenue à la date de l’acquisition ou de la délivrance du titre.

Il convient donc de constater qu’il n’est établi aucune manœuvre de la part de la société Metagenex ou de Madame P. ayant eu pour objet de dissimuler à Monsieur Z. le dépôt de la demande de brevet avec Madame P. pour unique inventeur ou pour le dissuader ou l’empêcher de faire valoir ses droits.

Ainsi il apparaît que dès le 11 juin 2002, le conseil de Monsieur Z. écrivait à Christian B pour se plaindre de ne pas avoir été informé des démarches de protection de l’invention et pour revendiquer la qualité de co-inventeur. Il résulte des termes de cette lettre que Monsieur Z. connaissait déjà l’existence d’une demande de brevet et l’absence de son nom en tant qu’inventeur de telle sorte qu’il était en mesure dès cette époque, soit bien avant l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article L 611-8 CPI, de faire valoir ses droits en justice. Il convient d’ailleurs de relever que certaines des attestations que Monsieur Z. produit pour établir sa qualité d’inventeur, ont été recueillies en 2007, avant l’expiration du délai de 3 ans.

Monsieur Z. qui s’est abstenu de toute diligence jusqu’au début de l’année 2009, ne peut valablement prétendre que le comportement des défendeurs serait à l’origine de son inertie. Il y a donc lieu de déclarer l’action en revendication prescrite et la demande de Monsieur Z. tendant à se voir attribuer la qualité d’inventeur irrecevable.

Par ailleurs, Monsieur Z. qui n’est pas recevable à revendiquer la qualité d’inventeur de la méthode de diagnostic prénatal objet du brevet n°01 05824, ne peut justifier d’un préjudice résultant de l’absence de reconnaissance de cette qualité.

Sa demande en dommages intérêts formée contre la société Metagenex et Madame P. sera donc rejetée.

2) Sur la demande reconventionnelle de Madame P.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est la manifestation d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.

Le seul fait d’engager une action hors délai ne peut suffire à caractériser un abus alors que le texte de loi applicable prévoyait un report possible du point de départ de ce délai qui justifiait que le juge examine les circonstances de fait, propres à l’espèce.

Pour déterminer si Monsieur Z. a agi avec une légèreté blâmable, il convient donc d’examiner les moyens de fond qu’il a développés pour établir sa qualité d’inventeur.

L’action de Monsieur Z. repose sur deux propositions :

• il a eu l’idée d’appliquer le procédé ISET au diagnostic prénatal,
• l’invention revendiquée est contenue dans cette idée.

Pour établir la réalité de la 1ere proposition, Monsieur Z. verse aux débats :

• l’article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, dans lequel Madame P. déclare qu’il a eu l’idée d’appliquer la méthode ISET au diagnostic prénatal. Cependant Madame P. conteste avoir tenu ces propos parus dans une revue destinée au grand public et ne constituant pas une publication scientifique ayant autorité,

• l’attestation du professeur E. du 31 août 2007 dans laquelle celui-ci indique

« c’est au tout début de l’année 2000 qu’il m’a parlé de son idée de recherche de cellules fœtales dans le sang circulant en utilisant une machine destinée à isoler des cellules cancéreuses »,

• un article de l’American Journal of Pathology de janvier 2002 et cosigné de Madame P. consacré à l’application de la méthode ISET à la caractérisation des cellules fœtales circulant dans le sang maternel. Cet article se termine par des remerciements à son égard « for helpfull (sic) discussion »,

• deux attestations des époux K. du 3 janvier 2007 dans lesquelles ils exposent que lors d’un déjeuner avec Madame P., son époux Christian B. et Monsieur Z., celle-ci a déclaré que grâce à une idée de Monsieur Z., elle allait utiliser une technique spéciale afin de détecter et isoler des cellules fœtales circulant dans le sang maternel,

NB: Tout ce que vous dites lors de dîners en ville pourra être utilisé contre vous …

• une attestation d’Abdelmajid S. qui a travaillé comme chercheur à PUR 370 et qui déclare « Je confirme sans équivoque que la paternité de cette idée (la recherche des cellules fœtales circulantes) revient au docteur H ». Il précise qu’il est un des auteurs des articles paru dans l’American Journal of Pathology en janvier 2000 et que « la mention concernant les cellules fœtales a été effectivement incluse dans la discussion de l’article suite à l’idée du docteur H ».

Madame P. fait valoir qu’elle a commencé à exploiter l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal avant que Monsieur Z. prétende lui-même en avoir eu l’idée et pour établir cette antériorité elle invoque l’article paru en janvier 2000 dans l’American Journal of Pathology qui a été accepté pour publication le 14 septembre 1999. Néanmoins compte tenu des déclarations d’Abdelmajid S., coauteur de l’article, celui-ci ne peut constituer une preuve suffisante d’une antériorité au profit de Patrizia P.

Ainsi, même si on ne tient pas compte de l’article paru dans la revue Santé dont les informations n’ont pas nécessairement la rigueur exigée des publications scientifiques, il apparaît néanmoins que Monsieur Z. produit des éléments suffisants pour qu’à ce stade, son action ne puisse être considérée comme ayant été engagée de façon légère. Aucun élément ne permet en effet de considérer que les attestations émanant de scientifiques reconnus puissent être de complaisance.

La deuxième proposition que Monsieur Z. devait démontrer, est que l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal contient l’invention.

Le brevet porte sur une méthode qui permet le diagnostic prénatal sur cellules fœtales non apoptotiques isolées du sans maternel après leur enrichissement par filtration, leur analyse morphologique ou immunologique et génétique.

La revendication 1 est ainsi rédigée :

Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :

(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;

(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et

(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.

Pour comprendre la nature et la portée de l’invention, il convient de se reporter à la partie descriptive du brevet qui indique :

Les méthodes connues de diagnostic prénatal sont invasives et présentent des risques pour la mère et le fœtus qui en limitent l’emploi.

L’état de la technique connaît également des méthodes d’analyse du génome de cellules fœtales circulantes dans le sang maternel. Cependant ces méthodes se heurtent à la très faible concentration de ces cellules fœtales circulantes.

Plusieurs auteurs ont proposé d’améliorer la sensibilité de la détection des cellules fœtales dans le sang maternel par l’enrichissement de la population cellulaire contenue dans le sang maternel en cellules fœtales ou par la séparation des cellules fœtales contenues dans le sang maternel. Cependant il s’avère que ces protocoles comprenant plusieurs étapes d’isolement peuvent endommager les cellules fœtales et donner lieu à des pertes cellulaires significatives. Par ailleurs, aucune des méthodes d’enrichissement envisagées ne permet l’obtention de populations de cellules fœtales non apoptotiques et suffisamment pures, en particulier non exemptes de cellules d’origine maternelle.

Ainsi, … au vu de l’état de la technique et de la nature des cellules fœtales circulantes dans le sang maternel, l’invention résulte de la constatation que seul un procédé permettant une concentration suffisante en cellules fœtales, associé à leur examen morphologique et à l’analyse génétique ciblée sur le génome de cellules uniques, est susceptible de surmonter les obstacles des méthodes existantes.

Un procédé de filtration pour détecter et identifier différentes lignées cellulaires cancéreuses mélangées en très faible concentration dans un échantillon de sang, existe déjà.

L’invention consiste à combiner cette méthode de filtration des cellules avec l’analyse immunologique ou cytologique des cellules retenues par filtration et une méthode d’analyse génétique ciblée sur une cellule individuelle, pour permettre une concentration suffisante des cellules en cellules d’origine fœtale et la mise en œuvre d’un diagnostic prénatal sur le génome d’une cellule fœtale unique isolée du sang maternel et dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.

Ainsi … la présente invention découle en partie de la découverte que les cellules fœtales peuvent être concentrées par la mise en œuvre du procédé de filtration décrit dans la demande de brevet FR 2 782 730. L’invention découle aussi en partie de la démonstration que l’analyse morphologique des cellules retenues dans le filtre permet d’établir une présomption sur l’origine fœtale ou maternelle de ces cellules et leur analyse génétique permet la démonstration de leur origine fœtale ou maternelle.

L’invention … résulte de l’observation que les cellules fœtales épithéliales circulantes dans le sang ont un diamètre supérieur aux cellules hématopoïétiques maternelles et peuvent être isolées selon des procédés de filtration adaptés de ceux décrits pour l’isolement de cellules pathogéniques circulantes dans le sang.

Elle comprend plusieurs étapes :

• la filtration des cellules fœtales ou maternelle par leur séparation d’avec les cellules hématopoïétiques maternelles,
• l’observation des cellules filtrées en vue d’obtenir des indications sur leur origine fœtale ou maternelle,
• la collecte individuelle des cellules qui permet de cibler avantageusement l’analyse génétique sur le génome d’une cellule unique aux fins d’établir l’origine fœtale de la cellule et à la fois d’effectuer le diagnostic prénatal.

Les méthodes décrites … reposent sur l’existence et la mise au point d’un dispositif spécifique nommé ISET (acronyme anglais de Isolation by Size of Epithélial Tumor cells) et l’invention porte sur l’adaptation et l’utilisation d’un dispositif de ce type à la filtration de cellules fœtales présentes dans le sang maternel.

Ainsi, il ressort de ces éléments que le problème à résoudre pour parvenir à une méthode non invasive et efficace de diagnostic prénatal à partir du sang maternel est celui que constitue la faible concentration des cellules fœtales dans le sang maternel.

Ce problème se trouve résolu par le recours à un procédé de filtrage nommé ISET mis au point pour sélectionner des cellules cancéreuses dans un échantillon de sang.

Néanmoins, la méthode protégée par le brevet FR 01 05824 comprend, outre le filtrage des cellules, deux autres étapes dont l’une consiste à déterminer quelles sont les cellules fœtales et l’autre à procéder à leur analyse génétique afin de parvenir au diagnostic d’une anomalie ou d’une caractéristique telle que le sexe de l’embryon.

Monsieur Z. prétend que pour l’homme de métier, la deuxième étape est implicite ou contenue dans la mise en œuvre de l’étape 1 et que l’étape 3 est exactement contenue dans l’objectif.

Si on se réfère aux réponses apportées à l’examinateur de l’OEB chargé de l’examen de la demande de brevet européen et qui critique la nouveauté de la revendication n°1 qui lui a été soumise, il apparaît que l’étape permettant de confirmer qu’il s’agit de cellules fœtales et non de cellules maternelles ne se retrouve pas dans le document D1. Il est également relevé que le document D2 ne divulgue pas et ne suggère pas l’isolement de cellules d’origine fœtales présumées et que le document D3 ne suggère pas non plus la combinaison d’étapes visée en revendication 1.

Le déposant précise que selon le document D2, une étape d’immuno-marquage serait suffisante pour identifier des cellules fœtales parmi un mélange de différents types cellulaires et qu’une hybridation in situ réalisée sur un tel mélange de cellules permettrait de détecter une éventuelle anomalie génétique des cellules immuno-marquées alors que pour l’invention revendiquée, l’étape d’immuno-marquage est considérée comme ne permettant d’établir qu’une présomption d’origine fœtale, cette étape devant être suivie d’une démonstration de l’origine fœtale par analyse génétique de cellules individuellement collectées (étape c de la revendication).

Au vu de ces seuls éléments techniques portés à la connaissance du tribunal, il ne ressort pas que la combinaison de deux étapes distinctes visant à déterminer des cellules présumées fœtales puis de les soumettre à une analyse génétique soient connues et au surplus évidentes pour un homme de métier que Monsieur Z. n’a pas défini.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’invention porte sur l’utilisation du procédé de filtrage connu pour les cellules cancéreuses, aux cellules contenues dans le sang maternel, que néanmoins elle comporte deux autres étapes que les informations actuelles telles qu’elles sont soumises au tribunal ne permettent pas de retenir comme évidentes pour l’homme du métier.

Ainsi, Monsieur Z. ne pouvait valablement demander que le tribunal le reconnaisse comme unique inventeur ainsi qu’il le sollicite dans ses dernières écritures.

Néanmoins, compte tenu du fait que l’idée qu’il revendique d’appliquer le procédé ISET pour filtrer les cellules du sang maternel est un des éléments essentiels de l’invention, il ne peut être retenu qu’il a engagé cette procédure avec une légèreté blâmable et la demande en paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts formée par Madame P. sera donc rejetée.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera alloué à :

• l’Inserm la somme de 10 000 €,
• l’APHP et l’université Paris Descartes chacune, la somme de 2 500 €.

Il apparaît équitable que Madame P. et la société Screencell supportent les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …

***

TGI de Paris, 9 février 2012

Hervé Z. c. Patrizia P. et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Je trouve que ce cas donnerait un superbe sujet d’examen, couvrant de vastes domaines du droit des brevets, du genre: Monsieur Z. estime qu’il est à l’origine d’une caractéristique essentielle de l’invention brevetée et qu’une part non négligeable des bénéfices générés par celle-ci doit lui revenir. Des amis lui ont suggéré trois approches:

• une action en dommages-intérêts pour violation du droit moral de l’inventeur ;
• une action basée sur les droits d’un inventeur salarié ;
• une action en revendication de (co)proprieté.

Monsieur Z. vient vous demander conseil. Que lui conseillez-vous ? Quelles sont les chances de réussite devant un tribunal (français) ?

Ouste ! Au fond !

La société Octo Communication – qui a ultérieurement changé de nom pour devenir Solution-Impression et qui sera désignée dans ce qui suit par « Octo ») est titulaire du brevet français FR 2 795 192 et du brevet européen EP 1 061 425 (désignant la France et revendiquant la priorité de la demande de brevet française) ; les deux titres concernent un procédé de formation d’images prédécoupées par ordinateur.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :

Procédé de formation d’image sur un support d’image (14) consistant à découper au moyen d’un outil de découpe un revêtement en matière plastique (22) recouvrant la base (20) dudit support en suivant le contour de l’image à former de façon à rendre la partie de revêtement appartenant à l’image indépendante de la partie de revêtement n’appartenant pas à l’image, et à retirer ensuite le revêtement de matière plastique de toute la partie n’appartenant pas à l’image ; ledit procédé étant caractérisé en ce que l’image est constituée d’un ou de plusieurs motifs, chacun des motifs ne comportant aucune surface intérieure fermée de sorte que l’outil de découpe (16) puisse découper entièrement le contour dudit motif tout en restant continuellement en position de découpe, ladite partie n’appartenant pas à l’image formant ainsi une surface topologiquement continue telle que le retrait de ladite partie de revêtement n’appartenant pas à l’image se fait en une seule fois par décollement dudit revêtement.

M. Gilbert L., président du conseil d’administration de la société SEVU (Spécialités Européennes de Vulcanisation) s’est rendu, fin avril 2008, dans les locaux de la société Octo, afin d’envisager l’acquisition éventuelle de la branche d’activité de l’entreprise exploitant les brevets. La société SEVU n’a pas donné suite à ce projet.

A la suite de cette visite, la société Octo s’est plainte de contrefaçon, par la société SEVU, au préjudice de ses droits sur le procédé de conception d’images prédécoupées par ordinateur utilisant des caractères ouverts, étant précisé que, dans une police de caractère basique, il y a deux types de lettres, les lettres ouvertes (C E I M N S T Z...) et les lettres fermées (A B D O P Q R...).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009, la société Octo a mis en demeure la société SEVU de cesser immédiatement ses actes de contrefaçons, puis elle l’a assignée devant le juge des référés, aux fins de lui voir interdire d’utiliser le procédé breveté, notamment l’élaboration de signes ouverts formés d’images prédécoupées par l’ordinateur, en vue d’établir des signatures et autres inscriptions publicitaires autocollantes ou adhésives.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2011, le juge des référés du TGI de Paris, aux motifs, notamment, que si au jour de la délivrance de l’assignation, la société Octo avait été absorbée par la société Solution-Impression, l’acte introductif d’instance contenait une irrégularité de fond, qui ne nécessitait aucune démonstration de grief, a, entre autres, déclaré nulle l’assignation délivrée par la société Octo le 29 juin 2010, et a dit que Gilbert L. était irrecevable en son action en diffamation à l’encontre de la société Solution-Impression.

La société Octo a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2012.

***

Sur la recevabilité

Considérant que si l’assignation introductive d’instance a été délivrée, le 29 juin 2010, au nom de la société Octo, cette dernière établit, par procès-verbal de décision des associés du 26 janvier 2010, avoir modifié sa dénomination sociale, devenue, à compter du même jour, « Solution-Impression » ; qu’il n’est pas contesté que ce changement de nom a été publié au BODACC le 16 avril 2010 ;

Que l’appelante produit un « extrait Kbis » du 30 juin 2010 qui montre que la société Solution-Impression comporte le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Antibes (400 819 546) que celui mentionné sur l’assignation ;

Que le changement de dénomination sociale n’emporte pas perte de la personnalité morale ; que la demanderesse n’était pas inexistante au jour de l’assignation ; qu’il n’est justifié d’aucun grief résultant de la nullité de forme constituée par l’usage d’une dénomination sociale abandonnée, alors, en outre, que celle-ci a été régularisée ; …

Sur le « fond »

Considérant que selon l’article L 615-3 du CPI :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » ;

Considérant que la question n’est pas celle de la compétence du juge des référés mais de ses pouvoirs ;

Considérant que la société Octo verse aux débats des « signatures » que la société SEVU établit pour ses clients, selon elle, à partir du procédé de formation d’images utilisant des signes ouverts prédécoupés par ordinateur, protégé par le brevet français FR 99 07633 et européen EP 1 061 425 dont elle est titulaire ;

Que la société Octo expose que le procédé breveté consiste à détacher en une seule fois la totalité de la partie adhésive d’une « signature », sans laisser de parties pleines à enlever individuellement, par un système de lettres ouvertes ;

Que pour seule preuve de la vraisemblance de l’atteinte à ses droits, la société Octo produit, outre une attestation de son ancien président directeur général, insuffisante à établir la vraisemblance d’une contrefaçon, une publicité de la société SEVU et deux factures émises par SEVU, l’une n° FA3 96544 du 24/11/2009 pour une livraison du 1/12/2009 et l’autre n°FA398630 du 12/02/10 pour une livraison du 17/02/2010, chacune comportant la « référence 7520 : signature 50 », la seconde accompagnée de « tirage » (étiquettes) ;

Que de ces seuls éléments, de nature, tout au plus, à attester d’un résultat similaire, la société Octo ne saurait conclure que la société SEVU n’a pu réaliser ce type de signature qu’en recourant à la technique brevetée par elle, alors que l’intimée réplique, pièces à l’appui (notamment factures d’achat et de mise à jour de logiciels CorelDraw, multimix, Cadlink, Adobe Illustrator), que la création de signatures par elle, au moyen de caractères ouverts, se fait, non au stade de la découpe elle-même, comme décrit par Octo, mais en amont, c’est-à-dire au stade de l’assemblage des lettres et des chiffres devant former la silhouette, en utilisant des polices existantes ou en les créant grâce à des outils graphiques de logiciels qui existaient bien avant le dépôt des brevets en question ;

Que ce débat ne relève pas du juge de l’évidence mais du juge du fond ;

Qu’il en est de même de l’éventuelle nullité du brevet n° FR 99 07 633 ainsi que de la prescription invoquées par l’intimée ;

Qu’en conséquence, il n’y a lieu à référé ; qu’il n’y a lieu non plus à d’autres constatations ;

Que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions, non contraires à la décision de la Cour ;

Considérant que la société SEVU ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait occasionné l’abus de procédure qu’elle dénonce ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que la société Octo, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; …

***

A 700 CPC : 3000 €

Cour d’appel de Paris, 22 février 2012

Solution Impression c. SEVU

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Erreur ? Quelle erreur ?

Comme nous l’avons vu dans un billet d’il y a un an (ici), la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).

La société Vorwerk exploite ses trois brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.

Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

Idem en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Par jugement en date du 14 janvier 2011, le TGI de Paris a, entre autres, déclaré valable les saisies-contrefaçon, rejeté la demande en nullité du brevet EP 0 757 530 et dit que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Le 8 novembre 2011, les défenderesses ont fait une requête en réparation d’erreur et omission matérielle et en interprétation. Elles ont notamment demandé à la Cour de dire que le paragraphe suivant du dispositif

« … dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, les robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n°0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire »,

doit être réparé ou à tout le moins interprété de la manière suivante :

• qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus et Lacor se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire,
• qu’en vendant en France des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus France et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire.

Par arrêt en date du 2 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette requête :

***

L’article 462 alinéa 1, CPC dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

L’article 461 alinéa 1 du même code prévoit qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;

Il résulte des dispositions précisées que le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui se seraient révélées dans la décision qu’il a rendue et interpréter celle-ci si elle contient des dispositions ambigües ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export prétendent qu’il résulte de manière certaine des motifs exprimés par les premiers juges que la contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 est constituée par un chapeau perforé avec une couronne laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation … et que dans son dispositif …, le tribunal a omis de répéter et de préciser qu’en vendant en France « des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à » des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, elles ont contrefait les revendications 1, 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 ;

Elles font grief à la société Vorwerk de prendre prétexte de cette erreur ou omission pour prétendre devant l’expert désigné par la tribunal que les actes de contrefaçon portent sur les robots Mycook et Mycook Pro alors qu’ils ne devraient porter que sur le chapeau (22) perforé (29) sur ce couvercle à insérer (14) comme le tribunal l’a retenu en le considérant comme inventif et contrefaisant par équivalence ;

La revendication 1 se lit comme suit :

Robot manager (1) comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6) ;

L’article 84 de la CBE prévoit notamment que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; la règle 43 (1) de la convention dispose que les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir :

a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique,

b) une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée ;

L’article 69 (1) de la convention dispose encore que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications ;

La revendication comprend en règle générale un préambule et une partie caractérisante qui définit l’invention ; il s’agit ici d’un robot ménager comportant un certain nombre d’éléments connus de l’état de la technique auquel a été ajouté sur le couvercle à insérer (14) un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un couvercle perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), les ouvertures traversantes (31) étant réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), la condensation ou l’humidité étant réintroduite dans le récipient d’agitation (6), l’ensemble de ces derniers éléments permettant de définir et de parvenir à l’objet de l’invention ;

L’interdiction d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre en France des robots ménagers concerne donc un robot ménager tel que défini par les revendications 1, 3 à 6 du brevet comprenant entre autres des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ne peuvent donc soutenir qu’il résulte de manière certaine des motifs du jugement que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP n° 0 757 530 ne porter ait que sur un chapeau perforé avec une couronne et non sur les robots Mycook et Mycook Pro qu’elles fabriquent et commercialisent ;

Le jugement déféré ne contient aucune erreur ou omission matérielle justifiant une rectification et ne nécessite également pas, en l’absence d’ambiguïté, une quelconque interprétation ;

Et quand bien il s’agirait de concevoir que le tribunal a commis une erreur ou a développé une ambiguïté dans la rédaction du dispositif, celles-ci ne sauraient être considérées comme une erreur ou omission matérielle mais relèveraient davantage d’un vice intellectuel lequel n’est pas susceptible d’être modifié sur requête en rectification ou en interprétation ;

Que faire droit aux demandes présentées reviendrait, par l’application des dispositions de l’article 461 et 462 CPC et sous couvert de rectification ou d’interprétation, à réformer la décision frappée d’appel ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export estiment également que la décision entreprise a, à tort, considéré que les société Taurus France et Lacor Export qui ne sont que de simples revendeurs à responsabilité, selon elles limitée, avaient commis des actes de contrefaçon par importation en France des robots ménagers Mycook et Mycook Pro ;

Mais outre qu’elles ne démontrent en quoi consiste l’erreur qu’aurait commise les premiers juges justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article 462 CPC, elles ne peuvent manifestement pas chercher à obtenir une modification de la décision par cette voie procédurale, la requête en rectification ou en interprétation touchant en l’espèce à un problème de fond ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export demandent également pour les mêmes motifs une modification de la mission de l’expert désigné par le tribunal ;

Mais cette mission, conforme aux dispositions de l’article L 615-7 alinéas 1 et 2, CPI, ne nécessite pas qu’elle soit modifiée ou complétée ;

De même, les sociétés requérantes sont mal fondées à solliciter la rectification ou l’interprétation du paragraphe 9 de la page 41 du jugement déféré ;

La demande formée par les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export au titre de l’article 700 CPC sera rejetée ;

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société Vorwerk les frais qu’elle a engagés dans cette procédure qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 € à la charge in solidum des sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ; …

***

Cour d’appel de Paris, 2 mars 2012

Electrodomesticos Taurus SL et al c. Vorwerk & Co Interholding GmbH

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Proportionnalité

La présente décision a déjà eu une grande publicité. Nous la rapportons tout de même, histoire d’enrichir notre modeste « base de données ».

La société suédoise Astra Zeneca (ci-après « Astra ») est titulaire du brevet européen EP 1 020 461 (« EP ‘461 ») concernant un « sel de magnésium de l’énantiomère (-) d’omeprazole et son utilisation ».

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Utilisation d’un sel de magnésium de (-)-5-méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridinyl)-méthyl]suIfiny]-1-H-benzimidazole ((-)-oméprazole), ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) ≥ 99,8 %, pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique.

Le brevet a fait l’objet de treize (!) oppositions et a été révoqué par la division d’opposition. Un recours (T 1760/11) a été formé et est actuellement pendant.

La société Astra est également titulaire du brevet européen EP 0 773 940 (« EP ‘940 »)concernant un « procédé de synthèse de sulfoxydes substitués ».

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu dans une forme modifiée (après retrait des recours formés par le breveté et l’opposante).

La revendication 1 telle que maintenue par la division d’opposition est rédigée comme suit :

Procédé de synthèse énantiosélective d’un composé sulfoxyde de formule (I) ou d’un sel alcalin de celui-ci, soit en tant qu’énantiomère unique soit sous une forme énantiomériquement enrichie

 
dans laquelle

Het1 est

Het2 est

et X est

où

N à l’intérieur d’un noyau benzénique du fragment benzimidazole signifie que l’un des atomes de carbone substitué par R6-Rg peut être éventuellement remplacé par un atome d’azote sans aucun substituant ;

R1, R2 et R3 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alkylthio, un alcoxy éventuellement substitué par un fluor, un alcoxyalcoxy, un dialkylamino, un pipéridino, un morpholino, un halogène, un phénylalkyle et un phénylalcoxy ;

R4 et R5 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle et un aralkyle ;

R6’ est un hydrogène, un halogène, un trifluorométhyle, un alkyle et un alcoxy ;

R6-R9 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alcoxy, un halogène, un

halogénoalcoxy, un alkylcarbonyle, un alcoxycarbonyle, un oxazolyle, un trifluoroalkyle, ou des groupes adjacents R6-R9 forment des structures nucléaires qui peuvent être davantage substituées ;

R10 est un hydrogène ou forme une chaîne alkylène conjointement avec R3 ;

R11 et R12 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un halogène ou un alkyle,

et dans les définitions ci-dessus, les groupes alkyle, les groupes alcoxy et leurs fragments peuvent être des chaînes en Cl-Cg ramifiées ou linéaires ou comprennent des groupes alkyle cycliques, par exemple un cycloalkylalkyle,

caractérisé en ce qu’un sulfure pro-chiral de formule II

dans laquelle Het1 et Het2 sont tels que définis ci-dessus,

est oxydé dans un solvant organique avec un oxydant et en présence d’un complexe de titane chiral et d’une base, et le sulfoxyde obtenu est éventuellement transformé en un sel pharmaceutiquement acceptable par des procédés traditionnels.

Les 21 et 28 mars 2011, la société Astra a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans différents locaux de la société Etypharm ainsi qu’à I’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Le 29 avril 2011, elle a fait assigner la société Etypharm devant le juge des référés du TGI de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de procéder à l’examen des documents saisis dans les locaux de la société défenderesse sous le sceau de la confidentialité.

Elle a, le même jour, assigné cette même société aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 3 du brevet européen EP ‘940.

Le 18 mai 2011, elle a engagé une autre procédure en interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon du brevet EP ‘461.

Le 20 mai 2011, la société indienne Cipla, fabricant du principe actif utilisé par la société Etypharm, a fait assigner la société Astra en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge a rejeté la demande et celle tendant à la mise sous scellés des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

La société Cipla a interjeté appel.

Par arrêt en date du 6 décembre 2011, la Cour de Paris a confirmé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon :

***

… Considérant que la société Cipla, tiers à la saisie, estime être recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC ;

Considérant qu’elle considère que l’ordonnance qui a autorisé cette mesure méconnaît gravement les statuts et la mission de l’AFSSAPS, organisme de service public ainsi que la nature des documents qui pouvaient être appréhendés ;

Considérant qu’elle souligne que pour les besoins de l’obtention de l’autorisation administrative, l’entreprise est tenue de dévoiler ses secrets de fabrication, de composition et d’élaboration du médicament et que l’agence est tenue au secret professionnel ; qu’elle souligne que le saisissant dispose de toutes les informations confidentielles concernant les produits fabriqués par son concurrent sans que ce dernier ait été informé de la saisie ; qu’elle ajoute que les documents font partie du dossier administratif d’autorisation de mise sur le marché dont fait partie le DMF (drug master file ; partie confidentielle du dossier d’AMM) et qu’à ce titre, ils sont régis par le droit administratif ; qu’elle invoque l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; que les documents saisis entrent dans cette dernière catégorie et ne peuvent être communiqués qu’après occultation des données confidentielles ;

Considérant qu’elle estime qu’il existe une atteinte au secret des affaires tant en doit administratif qu’en droit civil et commercial ; que sur le plan administratif, elle cite l’article 6-III de la loi précitée et sur le plan civil et commercial se réfère au principe du secret des affaires consacré par le droit privé et le droit communautaire ;

Considérant qu’elle reproche à l’ordonnance d’avoir méconnu l’obligation de rechercher la conciliation des intérêts légitimes et protégés en présence ; qu’elle considère que cette conciliation imposait la mise au secret des documents saisis, que l’urgence ne pouvait motiver la violation de la confidentialité des documents appréhendés et que le juge devait prendre des précautions ; qu’elle ajoute qu’elle ne saurait avoir moins de droit que le saisi ; qu’elle souligne qu’il a pu être saisi des documents ne pouvant être utiles dans le cadre de la procédure en saisie-contrefaçon et qu’aucun tri n’a pu être fait, les agents de l’AFSSAPS n’ayant pas compétence pour ce faire ;

Considérant que la société Astra estime que la loi du 17 juillet 1978 est inapplicable ratione materiae et en toute hypothèse inadaptée à la question ; qu’elle ajoute avoir utilisé les outils que le Code de la propriété intellectuelle a adoptés pour lui permettre en urgence de démontrer la contrefaçon dont elle était victime ; qu’elle souligne que la saisie a été opérée exclusivement sur les éléments relatifs au procédé de fabrication et au produit se rapportant à la contrefaçon des deux brevets européens ; qu’elle relève que les opérations ont été faites en présence d’un pharmacien et d’un membre de l’AFSSAPS ; que cet organisme a remis les documents sans estimer nécessaire de les mettre sous scellés ; qu’elle ajoute que la société Cipla n’est pas fondée à se plaindre de ce que des documents confidentiels auraient été saisis à son préjudice dès lors qu’ils sont en relation avec la contrefaçon invoquée et que les documents sans rapport n’ont pas été saisis ; qu’elle considère qu’elle est tout aussi mal fondée à réclamer une modification de l’ordonnance, l’article R 615-4 CPC [sic] ne pouvant s’appliquer à l’espèce ;

Considérant qu’aux termes des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC, le juge qui a fait droit à la requête, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance et ce à la demande de tout intéressé ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance a été rendue à la demande de la société Astra en vue de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS ; que la société Cipla dont le DMF a été saisi à l’AFSSAPS a donc un intérêt à solliciter la rétractation ou la modification de l’ordonnance ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 a pour objet de régler les relations entre l’administration et le public ; que ce texte institue un droit au profit des administrés d’obtenir la communication de documents administratifs ;

Considérant que les dispositions de ce texte qui prévoient que lorsque les documents sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical ou secret en matière commerciale et industrielle, ils sont occultés, ne privent pas d’effet les dispositions de l’article L 615-5 CPI ; que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut obtenir la preuve de faits de contrefaçon en recourant à une mesure de saisie-contrefaçon y compris portant sur des documents couverts par le secret des affaires ;

Considérant qu’il convient de rappeler que le juge autorise une telle mesure et exerce un contrôle afin de garantir ce secret ; qu’il n’existe pas de réserve sur le pouvoir du juge en la matière qui peut parfaitement ordonner cette mesure y compris au siège d’une autorité administrative ;

Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n’affectent pas les droits que les intéressés peuvent tirer de dispositions particulières comme en l’espèce celles relatives à la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle ;

Considérant que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête a autorisé la société Astra à faire procéder par huissier à

« la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie en deux exemplaires du ou des dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole dont la société Etypharm est titulaire en particulier des modules 1, 2 et 3 notamment le DMF partie ouverte et fermée ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM et si cela s’avérait nécessaire à la saisie réelle des parties correspondantes des dossiers d’AMM ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole indiquant parmi les fabricants la société Ethypharm » ;

Considérant que la partie fermée du DMF contient des informations confidentielles relatives au savoir-faire du laboratoire et doivent à ce titre être protégées par le secret des affaires ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le saisissant doit avoir accès à tous les documents et informations susceptibles de lui permettre d’établir la contrefaçon qu’il allègue ;

Considérant qu’il n’est pas nié que le DMF qui porte sur le mode de fabrication de la substance active a un lien direct avec les faits de contrefaçon du procédé de fabrication, objet du brevet invoqué par la société Astra ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la requête que le produit argué de contrefaçon devait être de manière imminente mis sur le marché et que l’urgence était invoquée pour justifier la demande de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS qui pouvait détenir le dossier d’AMM susceptible de fournir des éléments de nature à démontrer l’existence de la contrefaçon alléguée ; que, par ailleurs, des saisies-contrefaçon avaient été opérées dans les locaux de la société Etypharm qui avait indiqué que le procédé de fabrication du principe actif propre au fabricant n’était pas divulgué ;

Considérant en conséquence, que la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS pouvait être ordonnée et qu’il n’y pas lieu à rétractation de ladite ordonnance ;

Considérant que la société Cipla peut demander que l’ordonnance soit néanmoins aménagée pour garantir la confidentialité des documents saisis ; que cette demande est fondée sur l’article 497 CPC et les dispositions de l’article R 615-4 CPI ne sont pas applicables dès lors que la société Cipla n’était pas la partie chez qui la saisie-contrefaçon était opérée ;

Considérant, toutefois, que si le saisissant doit avoir accès aux documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, il ne doit avoir accès qu’à ceux-là ; qu’il convient de prendre toute mesure à cette fin alors que les opérations ont lieu chez un tiers au litige, en dehors de la présence du principal intéressé ; qu’il y a lieu de se soucier du respect de la confidentialité des données saisies ;

Considérant qu’il convient de concilier les intérêts contradictoires des parties, la recherche d’éléments de preuve de la contrefaçon et la protection de données confidentielles ; qu’il faut veiller à la proportionnalité des mesures prises avec la nécessaire protection de la confidentialité ;

Considérant qu’aux termes de l’ordonnance, l’AFSSAPS ne pouvait que déférer à la demande qui lui était faite ; qu’elle ne disposait d’aucun motif pour s’y opposer pas plus qu’elle ne pouvait demander le placement sous scellés de documents relatifs à un dossier AMM déposé par Cipla ;

Considérant que les opérations de saisie ont été diligentées par l’huissier accompagné de Mme U., conseil en propriété industrielle et M. C., conseil en propriété industrielle ; que, même si ceux-ci présentent une garantie de compétence quant à la compréhension des documents relatifs aux brevets et ne sont pas les conseils habituels de la société Astra, ils ont néanmoins été désignés à sa demande ainsi que le révèle la requête et sont donc rémunérés par celle-ci ; que, sur place, les responsables juridiques et pharmaciens appelés à présenter les documents requis n’ont pas compétence pour faire un tri dans l’intérêt de l’intéressé ni à apprécier ce qui ressort de la confidentialité invocable par celui-ci ;

Il y a là de quoi faire bondir les CPI ...

Considérant que les personnes responsables de l’AFSSAPS ont seulement veillé à fournir les pièces visées à l’ordonnance, qu’elles n’étaient pas habilitées à faire un tri dans les documents remis à l’huissier au nom de la société Cipla ni à en solliciter la mise sous scellés ;

Considérant que ces documents à caractère confidentiel pouvaient donc être portés à la connaissance de tiers et la société Cipla, absente des opérations qui ne déroulaient pas dans ses locaux, n’en a pas eu connaissance immédiatement et n’a pas pu veiller à la confidentialité qui devait être attachée à ceux-ci ;

Considérant que l’urgence à démontrer la contrefaçon ne s’opposait pas à la mesure de mise sous scellés des documents dès lors que la société Astra a attendu deux mois pour assigner en interdiction la société Ethyfarm à la suite des saisies-contrefaçon et qu’elle a tardé à faire appel de l’ordonnance du 10 juin 2011 ne formalisant celui-ci que le 7 septembre 2011, qu’elle n’a en outre pas fait appel de la décision de référé du 5 juillet 2011 l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur le brevet EP 984957B1 ;

Considérant qu’au surplus, elle s’est vue dans l’obligation de solliciter une telle mesure pour les documents objets des saisies-contrefaçon opérées chez Ethypharm qui, elle, avait demandé leur placement sous scellés ;

Considérant dès lors que la proportionnalité qui doit exister entre la mesure prise et les nécessités d’obtenir une preuve de la contrefaçon conduisent à modifier l’ordonnance entreprise et à dire que les documents saisis dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés dans l’attente d’une demande de la société Astra aux fins d’expertise de ceux-ci ou d’examen contradictoire devant le juge en présence de la partie concernée à savoir la société Cipla ;

Considérant qu’il découle de cette modification que la société Astra ne saurait divulguer les informations recueillies dans le cadre de la saisie-contrefaçon sauf à engager sa responsabilité ; que la divulgation éventuelle des documents confidentiels pourra entraîner la mise en cause de sa responsabilité et la condamnation à des dommages-intérêts si un préjudice a été subi par la société Cipla ; que la demande d’interdiction de se dessaisir des documents appréhendés par la société Astra devient inutile du fait de la modification de l’ordonnance entreprise ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Cipla sur le fondement de l’article 700 CPC ; que la société Astra est condamnée à lui verser de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société Astra succombant doit supporter les dépens de l’instance. »

Par ces motifs, le Tribunal

• confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon,
• dit que les documents saisis lors des opérations réalisées dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés à charge pour la société Astra Zeneca de demander toute mesure utile à la démonstration des faits de contrefaçon allégués et
• condamne cette société à payer à la société Cipla la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2012

Cipla c. Astra Zeneca

Source : PIBD 957 III-150

A noter l’article très critique de Béatrice Orès dans la dernière livraison (mars 2012) de la Revue Orange, page 24.