Dans le billet précédent, nous avons vu les conclusions du TGI de Paris concernant la portée du brevet EP 0 178 978 dont l’Institut Pasteur fut le titulaire. Le tribunal arrive à la conclusion que le breveté ne peut s’affranchir des limitations de la portée que le brevet a subies lors de l’examen et de l’opposition devant l’OEB. Mais du coup, le brevet est-il contrefait par les kits diagnostiques commercialisés par la société Siemens ?
La contrefaçon littérale des revendications couvrant des fragments d’ADN (revendications 5 et 6), une sonde pour la détection in vitro du virus (revendication 7) et un procédé pour la détection in vitro d’une infection virale (revendication 8), est assez vite écartée, car ces revendications ne portent que sur des fragments d’ADN cloné caractérisés par leurs extrémités, leur taille et leur position sur le génome viral tel que contenu dans le clone λJ19. Or les sondes utilisées dans les kits de diagnostic de Siemens sont constituées d’oligonucléotides de synthèse et non d’ADN cloné.
Reste la possibilité d’une contrefaçon par équivalence de la revendication de procédé. L’Institut Pasteur fait également valoir une contrefaçon par fourniture de moyens de la revendication 11 couvrant l’ARN du virus LAV correspondant à l’ADN contenu dans le clone λJ19.
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Contrefaçon par équivalence
... Attendu que l’Institut Pasteur soutient à titre subsidiaire que le moyen constitué par l’utilisation, comme sondes, de fragments complets de 2700 bases (revendication 6) ou de 3000 bases (revendication 5) est contrefait par équivalence par l’utilisation, dans les kits commercialisés par la société Siemens, de sondes qui couvrent, totalement ou partiellement, ces séquences et remplissent la même fonction nouvelle d’hybridation ADN-ARN pour procurer un résultat semblable consistant en la détection de la sonde hybridée en vue du diagnostic de la maladie ;
Que cependant il vient d’être rappelé que la revendication 8 protège non pas, comme il est soutenu par le demandeur, un moyen général nouveau permettant la détection et la quantification du virus du SIDA par l’hybridation de sondes ADN marquées avec l’ARN viral - une telle méthode de détection étant déjà divulguée dans la demande de brevet européen déposée le 19 août 1985 par le NIH sous priorité du brevet US 643306 du 22 août 1984 -, mais, compte tenu des restrictions apportées par le breveté au texte des revendications dans le cadre des procédures d’examen et d’opposition devant l’OEB, un procédé impliquant l’utilisation de sondes composées de fragments d’ADN clone et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 ;
Qu’il s’ensuit que le moyen breveté, soit l’utilisation de sondes constituées de fragments d’ADN, est seulement nouveau dans sa forme, la fonction d’hybridation avec l’ARN viral en vue de la détection de la maladie qu’il exerce étant connue ;
Que la contrefaçon par équivalence, qui ne saurait donc en l’espèce résulter de l’identité de fonctions, ne peut dès lors être constituée que si la forme même du moyen breveté est reproduite, dans une forme équivalente, et dans ce qui caractérise sa brevetabilité, à savoir en l’espèce des sondes consistant en des fragments d’ADN clone définis par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 ;
Or attendu que les sondes de capture et les sondes cibles incriminées, qui comportent chacune, ainsi qu’il a été dit, environ 20 à 30 nucléotides synthétiques et se fixent sur la séquence de bases du virus HIV-1 comprise entre 1555 et 4568, ne peuvent être considérées comme l’équivalent des sondes constituées par les fragments d’ADN clone des revendications 1 à 6 du brevet ;
Que la contrefaçon par équivalence ne saurait donc pas plus être retenue ;
Attendu que l’Institut Pasteur sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon des revendications 5, 6, 7 et 8 du brevet européen n° 0 178 978, ce sans qu’il soit besoin de recourir aux dispositions de l’article L 615-5-1 CPI, le renversement de la charge de la preuve dont il entend bénéficier étant en l’espèce sans portée dès lors que le rejet de ses demandes résulte non pas de ses difficultés à rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée, mais de l’absence de contrefaçon.
Contrefaçon par fourniture de moyens
Attendu que selon l’article L 613-4, 1° CPI,
« Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes ou destinés à cette mise en œuvre » ;
Attendu que la revendication 11 du brevet européen n° 0 178 978 couvre l’« ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) » ;
Que l’Institut Pasteur estime que les différents éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établissent que l’ARN génomique complet du virus du SIDA est purifié - ou libéré - lors de la mise en œuvre du test Versant HIV-1 RNA 3.0 Assay (bDNA), sa fiche technique précisant notamment que « le VIH-1 est tout d’abord concentré par centrifugation à partir du plasma » puis qu’« une fois que l’ARN génomique est libéré des virions, il est capturé sur un support solide par l’intermédiaire de sondes de capture » ;
Qu’il en déduit que la fourniture par la société Siemens de kits contenant les réactifs, les moyens spécifiques et le protocole expérimental permettant l’isolement de l’ARN viral présent dans les particules virales infectieuses que l’on retrouve chez le patient, ainsi que la mise à disposition de sa notice d’utilisation, constituent des actes de livraison des moyens de mise en oeuvre de l’invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, à savoir l’ARN viral du virus HIV-1 couvert par la revendication 11 ;
Qu’il convient de rappeler que, conformément aux dispositions susvisées, la fourniture de moyens ne constitue un acte de contrefaçon qu’à la condition que les moyens fournis – qui, ainsi qu’il est justement soutenu en demande, ne sont pas nécessairement revendiqués en eux-mêmes – se rapportent à un élément essentiel de l’invention, participant ainsi à son résultat ;
Que la société Siemens ne saurait en conséquence tirer argument du fait que la revendication 11 est une revendication de produit, et non une revendication de procédé pour en conclure que les kits de quantification incriminés ne se rapportent pas à un élément constitutif de la revendication, une telle circonstance n’étant pas à elle seule de nature à exclure la contrefaçon par fourniture de moyens ;
Que toutefois, il a été dit que la revendication 11 doit être interprétée comme portant non pas sur l’intégralité du génome du virus responsable du SIDA, mais sur un brin d’ARN précisément défini, d’une part par sa taille, et d’autre part par sa capacité à s’hybrider avec l’ADN complémentaire contenu dans λJ19, ce quand bien même le professeur Montagnier atteste dans le cadre de la présente instance, sans être d’ailleurs contredit, que « c’est à partir de l’ADN contenu dans λJ19 que nous avons ensuite pu séquencer l’intégralité du génome du HIV-1 » ;
Or attendu que, s’il est en effet établi, ce sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, que l’ARN viral complet se trouvant dans les échantillons sanguins provenant des patients est utilisé lors de la mise en œuvre des kits de quantification argués de contrefaçon, il n’est en revanche nullement démontré, ni même allégué, que ces kits permettraient d’isoler précisément l’ARN du virus ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le clone λJ19, c’est-à-dire un ARN ayant des extrémités correspondant à celles de l’ADN de λJ19 ;
Attendu que l’Institut Pasteur sera donc pareillement débouté de sa demande au titre de la contrefaçon par fourniture de moyens de la revendication 11 du brevet européen n° 0 178 978.
TGI Paris, 28 mai 2010
Institut Pasteur c. Siemens Healthcare Diagnostics
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Egalement publié dans le PIBD n° 925, III-612.
