Le fond et la formalité

Voici un cas qui devrait plaire aux amateurs des finesses en matière d’inscription de transferts devant les offices européen et français, et à tous ceux qui s’intéressent aux procédures de limitation. Subtiliphobes s’abstenir.

Le litige concerne la partie française du brevet européen EP 0 570 484, déposé au nom de la société américaine Plasma & Materials Technologies (ci-après « PMT »), et concernant un système pour la production d’un plasma à densité élevée.

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré était rédigée comme suit :

Système destiné à générer un plasma de haute densité comprenant une chambre de confinement du plasma (10) de forme cylindrique ; un moyen (11) pour injecter un gaz à ioniser dans la chambre (10) ; un moyen (80, 81) disposé de façon adjacente à la chambre pour générer un champ magnétique longitudinal dans la chambre (10) ; et un moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence; le système étant caractérisé en ce qu’un moyen formant antenne comprend : un élément simple en boucle (12) englobant la chambre cylindrique (10), positionné dans une région intermédiaire le long de l’axe long de la chambre (10), et étant disposé dans un plan selon un angle de plus de 45° par rapport à l’axe central de la chambre (10), ledit élément simple en boucle étant couplé (12) au moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence.

La société américaine Trikon Technologies (ci-après « Trikon ») a assigné la société Alcatel Vacuum Technologies (ci-après « AVT ») en contrefaçon de son brevet.

Il semblerait (la Base Jurisprudence ne contient pas cette décision) que la partie française du brevet européen ait été annulée par le TGI de Paris par jugement du 3 mars 2009. Apparemment l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel de la société Trikon irrecevable a été déférée à la Cour d’appel.

Comme cela apparaît sur le Registre européen des brevets (REB), le brevet a fait l’objet de toute une série de transferts et de requêtes en limitation.

Une première requête en limitation a été formée au nom de la société Trikon, le 23 octobre 2009. Il était notamment proposé d’ajouter les caractéristiques de la revendication 4 à celles de la revendication principale (sans tenir compte du fait que la revendication 4 telle que délivrée ne dépendait que de la revendication 3) : « … en ce que l’énergie haute fréquence se situe aux environs de 13.56 MHz et en ce que le moyen pour renforcer l’excitation comporte des moyens pour équilibrer les impédances. » (NB : On se demande comment cette modification pourrait survivre à un examen même superficiel de clarté.)

De plus, la requête prévoyait 61 revendications au lieu des 34 délivrées.

La requérante demandait que les modifications soient faites pour l’Allemagne et la France seulement, une modification équivalente ayant été obtenue devant l’office anglais.

La requérante demandait en outre un traitement rapide, invoquant une demande de sursis à statuer concernant des procédures devant des tribunaux nationaux.

En réponse à une question de l’OEB, le mandataire a précisé, le 23 décembre 2009, que la société PMT avait changé de nom pour devenir la société Trikon.

Le 11 janvier 2010, la société AVT a fait des observations de tiers selon l’article 115 CBE. Elle y soulevait notamment la non-conformité de la requête en limitation avec les exigences de la règle 92 CBE (absence d’indications concernant le titulaire, des états pour lesquels le requérant est titulaire et dans lesquels le brevet a pris effet). On y lit entre autres :

Le 12 mars 2010, le représentant de la société Trikon a déposé un certificat de fusion/absorption (Certificate of Merger) de la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’Etat de Californie) par la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’état du Delaware), le nouveau titulaire du brevet, et a demandé l’inscription de cette fusion.

Par ailleurs, le Directeur Général de l’INPI a inscrit au Registre National des brevets (RNB), le 24 février 2010, la cession de la partie française du brevet correspondant à cette absorption.

La société Trikon Technologies Inc. a ultérieurement changé de nom pour devenir TTI Liquidating Inc.

Pour revenir aux procédures devant l’OEB, le 26 mars 2010, la société AVT a de nouveau contesté la recevabilité de la requête en limitation :

Le même jour, l’OEB a invité le requérant à mettre sa requête en conformité avec les exigences de la règle 92(2) CBE.

Le 21 mai 2010, le représentant de la société Trikon a demandé l’inscription de la cession du brevet à la société SPP Process Technology Systems (ci-après « SPP »).

Le 7 juin 2010, la société Trikon a demande une extension du délai pour répondre à la notification d’irrégularités afin de pouvoir faire enregistrer la nouvelle cession devant les offices nationaux.

Le 31 août 2010, l’OEB a rejeté la requête en limitation, les irrégularités n’ayant pas été corrigées.

Le 1 novembre 2010, la société SPP a formé une nouvelle requête en limitation. Le nouveau jeu comporte 33 revendications ; la revendication 1 a été limitée de la même manière que pour la première requête de limitation. Cette fois-ci, certaines exigences de la règle 92(2) ont été respectées.

Comme on pouvait s’y attendre, la société AVT a réagi en déposant, le 17 mars 2011, de nouvelles observations de tiers.

Elle soulève un problème intéressant, à savoir l’irrecevabilité de requêtes d’inscription de transferts pendant une procédure de limitation, car ni la règle 22, ni la règle 85 CBE ne trouvent application pendant une procédure de limitation. Il n’y aurait donc pas de base légale pour une telle inscription. Selon la société AVT, le rejet pour irrecevabilité de la requête en limitation a de toute façon pour conséquence le rejet des inscriptions.

NB : C’est amusant de voir un problème d’irrecevabilité soulevé dans des observations de tiers a priori tout aussi irrecevables : sauf erreur, il n’y a pas de base légale pour des observations de tiers portant sur autre chose que la brevetabilité. L’OEB ne semble d’ailleurs pas avoir tenu compte de ces observations de tiers.

Le 29 mars 2011, l’OEB a envoyé une notification selon l’article 105b(1) et la règle 95(2) CBE. L’office invite le requérant à clarifier la situation concernant la titularité dans certains états désignés et a rectifier la liste des états dans lesquels le brevet a été validé. L’Office indique également que la demande de jeux de revendications différents pour différents états n’est pas acceptable car le cas présent ne correspond à aucune des exceptions par rapport à l’unicité du brevet européen et aucun droit antérieur national justifiant une limitation pour certains états seulement n’est connu de l’Office.

A ce jour (25 mai 2011) le titulaire n’a pas encore répondu.

Mais revenons devant la Cour de Paris.

La société AVT, poursuivie en contrefaçon du brevet, sollicite au visa des articles L 613-9, R 411-24 et R 613-58 CPI, l’annulation de la décision d’acceptation de l’inscription au RNB de la cession du brevet aux motifs d’une part, que la publication de la cession litigieuse la rend opposable aux tiers et fonde dès lors la recevabilité des titulaires du brevet à agir à son encontre, d’autre part, que la cour d’appel est compétente par application de l’article L 411-4 CPI pour annuler une décision d’inscription ou de cession de brevet au RNB.

La société AVT conteste la légalité de la décision du directeur général de l’INPI, et souligne que la demande d’inscription au RNB a été présentée le 24 février 2010, par la société Trikon Technologies Inc., relevant des lois du Delaware, qui n’avait pas d’existence l’égale.

Voici ce que la Cour dit au sujet de la recevabilité du recours de la société AVT :

***

… Considérant qu’Alcatel soutient au visa de l’article L 613-9 CPI, que la décision du directeur général de l’INPI d’inscrire et de publier au BOPI la cession litigieuse, lui créée un grief dans la mesure où elle demeure défenderesse à une action en contrefaçon ;

Qu’elle précise qu’elle a intérêt à démontrer que la fusion-absorption de Trikon Technologies Californie par Trikon Technologies Delaware, ainsi que la cession ultérieure de Trikon Technologies Delaware à la société SPP PTS, ne lui sont pas opposables ;

Considérant ceci rappelé, que l’article L 615-2 CPI énonce que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ;

Que l’article L 613-9 CPI précise simplement que :

« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à ...un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. » ;

Considérant que la publication au RNB n’est pas créatrice de droits, le cessionnaire tirant son droit de propriété sur le brevet délivré, de l’acte de cession lui-même et non pas de la publication de la cession, de même que l’action en contrefaçon est attachée à la propriété du brevet ; que la publication n’est qu’une formalité en permettant l’exercice ;

Qu’il en est d’autant plus ainsi que le brevet était déjà opposable à la société Alcatel par ses précédents titulaires ;

Considérant qu’il suit que si la société Alcatel a un intérêt à agir devant le juge du fond en contestation de l’existence du droit dont se prévalent tour à tour les société TTI Liquidating et SPP PTS pour fonder l’action en contrefaçon qu’elles dirigent à son encontre, elle est en revanche dénuée d’intérêt agir à l’encontre de la publication au RNB d’un acte auquel elle n’est pas partie ;

Qu’il convient donc de la déclarer irrecevable en son recours ; …

***

Cour d’appel de Paris, 8 avril 2011

Alcatel Vacuum Technology c. Directeur Général de l’INPI et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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La présente décision illustre le danger que court un breveté lorsqu’il néglige la publication d’une fusion-absorption.

La société Techniswab, titulaire (?) d’un brevet et d’un modèle, a fait assigner les sociétés Gifi le 27 novembre 2002.

NB : Malgré des recherches, nous n’avons pas été en mesure d’identifier le brevet en question ; il ne semble pas y avoir de brevet déposé au nom de la société Techniswab.

Par jugement du 6 avril 2006 le TGI de Lyon a dit que les sociétés Gifi avaient commis des actes de contrefaçon. Il a fixé une provision de 10 000 € et ordonné une expertise.

Le 26 avril 2007, la société Techniswab a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Lemoine Cosmetics. Celle-ci a également disparu par suite de fusion-absorption par la société Lemoine France.

Par un deuxième jugement du 14 mai 2009, le tribunal a condamné les sociétés Gifi à payer 3 000 € en réparation du préjudice.

La société Lemoine France a interjeté appel.

Les sociétés Gifi font valoir que, l’acte de fusion-absorption ne constituant pas l’écrit exigé par les articles L 613-8, L 613-9 et L 513-3 CPI, et l’inscription au RNB n’ayant pas été effectuée, elle est inopposable aux tiers.

***

… Si toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable – cette situation n’étant pas susceptible d’être régularisée – tel n’est pas le débat d’espèce, car la société Techniswab existait bien lors de l’introduction de l’instance par l’assignation délivrée à sa demande le 27 novembre 2002.

Dès lors, l’action en contrefaçon et réparation du dommage consécutif n’a pas été introduite par une partie dépourvue de droit d’agir.

Certes, le jugement attaqué a été rendu au vu de conclusions déposées le 23 mai 2008 au nom de la société Techniswab, qui n’existait plus, non plus d’ailleurs que la société Lemoine Cosmetics, qui lui avait succédé et avait elle-même disparu par suite de fusion-absorption par la société Lemoine France, intervenue par acte du 30 mars 2007.

Mais l’article 126 CPC n’opère nulle distinction entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.

En conséquence, la société Techniswab ayant régulièrement engagé son action et l’irrégularité objectée par les intimés ne résultant que d’un événement postérieur à l’acte saisissant valablement la juridiction, l’intervention de la société absorbante, qui a relevé appel, régularise la procédure.

La société Lemoine France a recueilli par l’opération de fusion-absorption l’intégralité du patrimoine de la société Techniswab et s’est ainsi substituée à cette société absorbée dans tous ses droits et obligations.

Les conclusions des sociétés Gifi indiquent que l’acte de fusion-absorption a été déposé au greffe le 26 avril 2007, ce dont on déduit, à défaut d’autre débat entre les parties, qu’il n’est pas contesté que les publications légales relatives à cette opération ont été régulièrement effectuées.

Mais les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription au RNB.

N’étant pas prétendu que la formalité spécifique et obligatoire ainsi exigée par l’article L 613-9 CPI ait jamais été effectuée, cette transmission des droits originaires de la société Techniswab est inopposable aux tiers, peu important que le principe de la contrefaçon ait été judiciairement reconnu avant la fusion-absorption.

De même, tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles.

Il n’est pas soutenu, là encore, que cette formalité obligatoire soit intervenue ; la situation est donc identique, au regard cette fois de l’article L 513-3 CPI, pour ce qui est du modèle enregistré ayant également donné lieu au jugement de condamnation du 6 avril 2006.

Les sociétés Gifi sont certes présentes à l’instance depuis l’origine mais, poursuivies en contrefaçon, elles n’ont aucun droit sur les titres fondant les demandes et particulièrement aucun droit qu’elles auraient acquis après la date de l’acte de transmission, dont elles auraient eu connaissance.

Dans ces conditions, l’action menée à leur encontre par la société Lemoine France est irrecevable.

Il y a lieu à restitution par cette dernière de la provision perçue par la société Techniswab, dont elle a recueilli le patrimoine. …

***

Cour d’appel de Lyon, 4 novembre 2010

Lemoine France c. Gifi

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Des preuves, s’il vous plaît

Le présent arrêt est la suite d’une saga judiciaire assez impressionnante, avec pas moins de trois arrêts de cassation à ce jour.

La société Nergeco est titulaire du brevet européen EP 0 398 791 (ci-après « EP ‘791 ») concernant une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales. La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant un cadre formé de deux montants latéraux verticaux (1,2) réunis à leurs parties supérieures par une traverse (3), lesdits montants latéraux constituant ou comportant chacun une glissière, chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales dont les extrémités coulissent dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’au moins une des barres (5) présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau.

La société Nergeco est également titulaire du brevet européen EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘788 ») issu d’une division de la demande délivrée sous le n° EP 0 398 791. La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant deux montants latéraux verticaux (1,2) comportant chacun une glissière (21), chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau ayant des bords verticaux (6a) qui coulissent dans lesdites glissières, lesdits bords étant adaptés à sortir des glissières en cas d’effort transversal anormal, la paroi de chaque glissière comportant une ouverture permettant à un bord du rideau de passer de l’extérieur vers l’intérieur de la glissière, caractérisée en ce qu’au moins une des parois extérieures des montants est munie d’un guide (33) faisant saillie sur ladite paroi au dessus de ladite ouverture, et orienté généralement vers le haut et vers l’ouverture de la glissière, ce guide s’étendant sur au moins une partie de la largeur de ladite paroi jusqu’au bord de l’ouverture de la glissière, de façon à ramener par ladite ouverture jusque dans la glissière un bord (6a) du rideau tiré vers le haut qui en serait sorti.

La société Nergeco a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.

Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.

Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.

La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.

La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. Renvoi devant la Cour de Paris.

La société Gewiss France, ayant cause universelle, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclare inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.

Le présent arrêt rejette la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 est de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il retient que le principe de la contrefaçon du brevet est définitivement jugée et que seul le montant du préjudice reste en cause.

L’arrêt retient également que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France sont irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.

La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne l’opposabilité du contrat de licence :

***

… Considérant que la société Nergeco France soutient que l’évaluation de son préjudice doit inclure celui qu’elle a subi avant la publication de sa licence, expliquant que, si la publication de la licence la rend opposable aux tiers en vertu de l’article L 613-9 CPI, le défaut d’inscription n’entraîne pas pour autant son inopposabilité s’il est démontré que le contrefacteur en avait connaissance ;

Qu’elle soutient, sur ce point, que le marché des portes à relevage automatique est très étroit, que les sociétés en cause sont des concurrentes de chaque jour et se connaissent parfaitement et qu’une plaquette commerciale datant de 1993 mentionnait qu’elle fabriquait des produits mettant en ‘uvre le brevet en cause, de sorte que la société Maviflex était bien consciente de sa qualité de licenciée ;

Mais considérant que l’article L 613-9, alinéa 1, CPI, dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits [...] au registre national des brevets » ; que, en toute hypothèse, la société Nergeco France, en se bornant des observations générales sur l’étroitesse du marché pertinent et la diffusion de ses propres brochures commerciales, échoue à rapporter la preuve, qu’elle présente elle-même comme nécessaire au succès de ses prétentions, de la connaissance par la société Maviflex de la licence qu’elle prétend lui opposer ;

Considérant qu’il en résulte que le préjudice de la société Nergeco France doit être évalué en ne prenant en compte que les actes de contrefaçon commis après le 3 juin 1998 ; …

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La Cour finit par fixer la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766 k€.

Cour d’appel de Paris, 2 juin 2010

Nergeco et Nergeco France c. Maviflex et Gewiss France (venant aux droits de Mavil)

Les deux arrêts de la Cour de Paris du 2 juin 2010 et du 31 juillet 2007 ainsi que les trois arrêts de cassation sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.