Proportionnalité

La présente décision a déjà eu une grande publicité. Nous la rapportons tout de même, histoire d’enrichir notre modeste « base de données ».

La société suédoise Astra Zeneca (ci-après « Astra ») est titulaire du brevet européen EP 1 020 461 (« EP ‘461 ») concernant un « sel de magnésium de l’énantiomère (-) d’omeprazole et son utilisation ».

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Utilisation d’un sel de magnésium de (-)-5-méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridinyl)-méthyl]suIfiny]-1-H-benzimidazole ((-)-oméprazole), ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) ≥ 99,8 %, pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique.

Le brevet a fait l’objet de treize (!) oppositions et a été révoqué par la division d’opposition. Un recours (T 1760/11) a été formé et est actuellement pendant.

La société Astra est également titulaire du brevet européen EP 0 773 940 (« EP ‘940 »)concernant un « procédé de synthèse de sulfoxydes substitués ».

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu dans une forme modifiée (après retrait des recours formés par le breveté et l’opposante).

La revendication 1 telle que maintenue par la division d’opposition est rédigée comme suit :

Procédé de synthèse énantiosélective d’un composé sulfoxyde de formule (I) ou d’un sel alcalin de celui-ci, soit en tant qu’énantiomère unique soit sous une forme énantiomériquement enrichie

 
dans laquelle

Het1 est

Het2 est

et X est

où

N à l’intérieur d’un noyau benzénique du fragment benzimidazole signifie que l’un des atomes de carbone substitué par R6-Rg peut être éventuellement remplacé par un atome d’azote sans aucun substituant ;

R1, R2 et R3 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alkylthio, un alcoxy éventuellement substitué par un fluor, un alcoxyalcoxy, un dialkylamino, un pipéridino, un morpholino, un halogène, un phénylalkyle et un phénylalcoxy ;

R4 et R5 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle et un aralkyle ;

R6’ est un hydrogène, un halogène, un trifluorométhyle, un alkyle et un alcoxy ;

R6-R9 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alcoxy, un halogène, un

halogénoalcoxy, un alkylcarbonyle, un alcoxycarbonyle, un oxazolyle, un trifluoroalkyle, ou des groupes adjacents R6-R9 forment des structures nucléaires qui peuvent être davantage substituées ;

R10 est un hydrogène ou forme une chaîne alkylène conjointement avec R3 ;

R11 et R12 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un halogène ou un alkyle,

et dans les définitions ci-dessus, les groupes alkyle, les groupes alcoxy et leurs fragments peuvent être des chaînes en Cl-Cg ramifiées ou linéaires ou comprennent des groupes alkyle cycliques, par exemple un cycloalkylalkyle,

caractérisé en ce qu’un sulfure pro-chiral de formule II

dans laquelle Het1 et Het2 sont tels que définis ci-dessus,

est oxydé dans un solvant organique avec un oxydant et en présence d’un complexe de titane chiral et d’une base, et le sulfoxyde obtenu est éventuellement transformé en un sel pharmaceutiquement acceptable par des procédés traditionnels.

Les 21 et 28 mars 2011, la société Astra a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans différents locaux de la société Etypharm ainsi qu’à I’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Le 29 avril 2011, elle a fait assigner la société Etypharm devant le juge des référés du TGI de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de procéder à l’examen des documents saisis dans les locaux de la société défenderesse sous le sceau de la confidentialité.

Elle a, le même jour, assigné cette même société aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 3 du brevet européen EP ‘940.

Le 18 mai 2011, elle a engagé une autre procédure en interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon du brevet EP ‘461.

Le 20 mai 2011, la société indienne Cipla, fabricant du principe actif utilisé par la société Etypharm, a fait assigner la société Astra en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge a rejeté la demande et celle tendant à la mise sous scellés des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

La société Cipla a interjeté appel.

Par arrêt en date du 6 décembre 2011, la Cour de Paris a confirmé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon :

***

… Considérant que la société Cipla, tiers à la saisie, estime être recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC ;

Considérant qu’elle considère que l’ordonnance qui a autorisé cette mesure méconnaît gravement les statuts et la mission de l’AFSSAPS, organisme de service public ainsi que la nature des documents qui pouvaient être appréhendés ;

Considérant qu’elle souligne que pour les besoins de l’obtention de l’autorisation administrative, l’entreprise est tenue de dévoiler ses secrets de fabrication, de composition et d’élaboration du médicament et que l’agence est tenue au secret professionnel ; qu’elle souligne que le saisissant dispose de toutes les informations confidentielles concernant les produits fabriqués par son concurrent sans que ce dernier ait été informé de la saisie ; qu’elle ajoute que les documents font partie du dossier administratif d’autorisation de mise sur le marché dont fait partie le DMF (drug master file ; partie confidentielle du dossier d’AMM) et qu’à ce titre, ils sont régis par le droit administratif ; qu’elle invoque l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; que les documents saisis entrent dans cette dernière catégorie et ne peuvent être communiqués qu’après occultation des données confidentielles ;

Considérant qu’elle estime qu’il existe une atteinte au secret des affaires tant en doit administratif qu’en droit civil et commercial ; que sur le plan administratif, elle cite l’article 6-III de la loi précitée et sur le plan civil et commercial se réfère au principe du secret des affaires consacré par le droit privé et le droit communautaire ;

Considérant qu’elle reproche à l’ordonnance d’avoir méconnu l’obligation de rechercher la conciliation des intérêts légitimes et protégés en présence ; qu’elle considère que cette conciliation imposait la mise au secret des documents saisis, que l’urgence ne pouvait motiver la violation de la confidentialité des documents appréhendés et que le juge devait prendre des précautions ; qu’elle ajoute qu’elle ne saurait avoir moins de droit que le saisi ; qu’elle souligne qu’il a pu être saisi des documents ne pouvant être utiles dans le cadre de la procédure en saisie-contrefaçon et qu’aucun tri n’a pu être fait, les agents de l’AFSSAPS n’ayant pas compétence pour ce faire ;

Considérant que la société Astra estime que la loi du 17 juillet 1978 est inapplicable ratione materiae et en toute hypothèse inadaptée à la question ; qu’elle ajoute avoir utilisé les outils que le Code de la propriété intellectuelle a adoptés pour lui permettre en urgence de démontrer la contrefaçon dont elle était victime ; qu’elle souligne que la saisie a été opérée exclusivement sur les éléments relatifs au procédé de fabrication et au produit se rapportant à la contrefaçon des deux brevets européens ; qu’elle relève que les opérations ont été faites en présence d’un pharmacien et d’un membre de l’AFSSAPS ; que cet organisme a remis les documents sans estimer nécessaire de les mettre sous scellés ; qu’elle ajoute que la société Cipla n’est pas fondée à se plaindre de ce que des documents confidentiels auraient été saisis à son préjudice dès lors qu’ils sont en relation avec la contrefaçon invoquée et que les documents sans rapport n’ont pas été saisis ; qu’elle considère qu’elle est tout aussi mal fondée à réclamer une modification de l’ordonnance, l’article R 615-4 CPC [sic] ne pouvant s’appliquer à l’espèce ;

Considérant qu’aux termes des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC, le juge qui a fait droit à la requête, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance et ce à la demande de tout intéressé ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance a été rendue à la demande de la société Astra en vue de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS ; que la société Cipla dont le DMF a été saisi à l’AFSSAPS a donc un intérêt à solliciter la rétractation ou la modification de l’ordonnance ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 a pour objet de régler les relations entre l’administration et le public ; que ce texte institue un droit au profit des administrés d’obtenir la communication de documents administratifs ;

Considérant que les dispositions de ce texte qui prévoient que lorsque les documents sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical ou secret en matière commerciale et industrielle, ils sont occultés, ne privent pas d’effet les dispositions de l’article L 615-5 CPI ; que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut obtenir la preuve de faits de contrefaçon en recourant à une mesure de saisie-contrefaçon y compris portant sur des documents couverts par le secret des affaires ;

Considérant qu’il convient de rappeler que le juge autorise une telle mesure et exerce un contrôle afin de garantir ce secret ; qu’il n’existe pas de réserve sur le pouvoir du juge en la matière qui peut parfaitement ordonner cette mesure y compris au siège d’une autorité administrative ;

Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n’affectent pas les droits que les intéressés peuvent tirer de dispositions particulières comme en l’espèce celles relatives à la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle ;

Considérant que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête a autorisé la société Astra à faire procéder par huissier à

« la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie en deux exemplaires du ou des dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole dont la société Etypharm est titulaire en particulier des modules 1, 2 et 3 notamment le DMF partie ouverte et fermée ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM et si cela s’avérait nécessaire à la saisie réelle des parties correspondantes des dossiers d’AMM ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole indiquant parmi les fabricants la société Ethypharm » ;

Considérant que la partie fermée du DMF contient des informations confidentielles relatives au savoir-faire du laboratoire et doivent à ce titre être protégées par le secret des affaires ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le saisissant doit avoir accès à tous les documents et informations susceptibles de lui permettre d’établir la contrefaçon qu’il allègue ;

Considérant qu’il n’est pas nié que le DMF qui porte sur le mode de fabrication de la substance active a un lien direct avec les faits de contrefaçon du procédé de fabrication, objet du brevet invoqué par la société Astra ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la requête que le produit argué de contrefaçon devait être de manière imminente mis sur le marché et que l’urgence était invoquée pour justifier la demande de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS qui pouvait détenir le dossier d’AMM susceptible de fournir des éléments de nature à démontrer l’existence de la contrefaçon alléguée ; que, par ailleurs, des saisies-contrefaçon avaient été opérées dans les locaux de la société Etypharm qui avait indiqué que le procédé de fabrication du principe actif propre au fabricant n’était pas divulgué ;

Considérant en conséquence, que la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS pouvait être ordonnée et qu’il n’y pas lieu à rétractation de ladite ordonnance ;

Considérant que la société Cipla peut demander que l’ordonnance soit néanmoins aménagée pour garantir la confidentialité des documents saisis ; que cette demande est fondée sur l’article 497 CPC et les dispositions de l’article R 615-4 CPI ne sont pas applicables dès lors que la société Cipla n’était pas la partie chez qui la saisie-contrefaçon était opérée ;

Considérant, toutefois, que si le saisissant doit avoir accès aux documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, il ne doit avoir accès qu’à ceux-là ; qu’il convient de prendre toute mesure à cette fin alors que les opérations ont lieu chez un tiers au litige, en dehors de la présence du principal intéressé ; qu’il y a lieu de se soucier du respect de la confidentialité des données saisies ;

Considérant qu’il convient de concilier les intérêts contradictoires des parties, la recherche d’éléments de preuve de la contrefaçon et la protection de données confidentielles ; qu’il faut veiller à la proportionnalité des mesures prises avec la nécessaire protection de la confidentialité ;

Considérant qu’aux termes de l’ordonnance, l’AFSSAPS ne pouvait que déférer à la demande qui lui était faite ; qu’elle ne disposait d’aucun motif pour s’y opposer pas plus qu’elle ne pouvait demander le placement sous scellés de documents relatifs à un dossier AMM déposé par Cipla ;

Considérant que les opérations de saisie ont été diligentées par l’huissier accompagné de Mme U., conseil en propriété industrielle et M. C., conseil en propriété industrielle ; que, même si ceux-ci présentent une garantie de compétence quant à la compréhension des documents relatifs aux brevets et ne sont pas les conseils habituels de la société Astra, ils ont néanmoins été désignés à sa demande ainsi que le révèle la requête et sont donc rémunérés par celle-ci ; que, sur place, les responsables juridiques et pharmaciens appelés à présenter les documents requis n’ont pas compétence pour faire un tri dans l’intérêt de l’intéressé ni à apprécier ce qui ressort de la confidentialité invocable par celui-ci ;

Il y a là de quoi faire bondir les CPI ...

Considérant que les personnes responsables de l’AFSSAPS ont seulement veillé à fournir les pièces visées à l’ordonnance, qu’elles n’étaient pas habilitées à faire un tri dans les documents remis à l’huissier au nom de la société Cipla ni à en solliciter la mise sous scellés ;

Considérant que ces documents à caractère confidentiel pouvaient donc être portés à la connaissance de tiers et la société Cipla, absente des opérations qui ne déroulaient pas dans ses locaux, n’en a pas eu connaissance immédiatement et n’a pas pu veiller à la confidentialité qui devait être attachée à ceux-ci ;

Considérant que l’urgence à démontrer la contrefaçon ne s’opposait pas à la mesure de mise sous scellés des documents dès lors que la société Astra a attendu deux mois pour assigner en interdiction la société Ethyfarm à la suite des saisies-contrefaçon et qu’elle a tardé à faire appel de l’ordonnance du 10 juin 2011 ne formalisant celui-ci que le 7 septembre 2011, qu’elle n’a en outre pas fait appel de la décision de référé du 5 juillet 2011 l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur le brevet EP 984957B1 ;

Considérant qu’au surplus, elle s’est vue dans l’obligation de solliciter une telle mesure pour les documents objets des saisies-contrefaçon opérées chez Ethypharm qui, elle, avait demandé leur placement sous scellés ;

Considérant dès lors que la proportionnalité qui doit exister entre la mesure prise et les nécessités d’obtenir une preuve de la contrefaçon conduisent à modifier l’ordonnance entreprise et à dire que les documents saisis dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés dans l’attente d’une demande de la société Astra aux fins d’expertise de ceux-ci ou d’examen contradictoire devant le juge en présence de la partie concernée à savoir la société Cipla ;

Considérant qu’il découle de cette modification que la société Astra ne saurait divulguer les informations recueillies dans le cadre de la saisie-contrefaçon sauf à engager sa responsabilité ; que la divulgation éventuelle des documents confidentiels pourra entraîner la mise en cause de sa responsabilité et la condamnation à des dommages-intérêts si un préjudice a été subi par la société Cipla ; que la demande d’interdiction de se dessaisir des documents appréhendés par la société Astra devient inutile du fait de la modification de l’ordonnance entreprise ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Cipla sur le fondement de l’article 700 CPC ; que la société Astra est condamnée à lui verser de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société Astra succombant doit supporter les dépens de l’instance. »

Par ces motifs, le Tribunal

• confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon,
• dit que les documents saisis lors des opérations réalisées dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés à charge pour la société Astra Zeneca de demander toute mesure utile à la démonstration des faits de contrefaçon allégués et
• condamne cette société à payer à la société Cipla la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2012

Cipla c. Astra Zeneca

Source : PIBD 957 III-150

A noter l’article très critique de Béatrice Orès dans la dernière livraison (mars 2012) de la Revue Orange, page 24.

Rire sans pince

La société américaine KCI Licensing (ci-après « KCI ») est titulaire des brevets européens EP 0 777 504 et EP 0 853 950 désignant la France.

Le brevet EP 0 777 504 (« EP ‘504 ») concerne un appareil de drainage de blessures. Sa revendication principale est rédigée comme suit :

Appareil thérapeutique destiné à stimuler la guérison d’une plaie chez des mammifères, qui comprend un tampon poreux (36) qui est perméable aux fluides et est destiné à être introduit dans la plaie, un pansement (43) destiné à recouvrir la plaie et à former un joint étanche à l’air autour de celle-ci, un tube de drainage (38) reliant le tampon à une pompe d’aspiration (84) contenue dans un boîtier (11,12) de façon qu’une pression négative puisse être appliquée à la plaie, pour aspirer des sécrétions hors de celle-ci, ledit tube étant relié à la pompe par l’intermédiaire d’un récipient jetable (19) destiné à collecter les sécrétions aspirées à partir de la plaie, ledit récipient comportant un orifice d’entrée (35) relié au tube de drainage ainsi qu’un orifice d’aspiration (52) relié à la pompe, ledit orifice d’aspiration incorporant un filtre (46) afin d’empêcher le passage de liquide à travers celui-ci, et ledit récipient et ledit boîtier comportant un guide destiné à aligner le récipient dans un évidement (18) du boîtier de façon que l’orifice d’aspiration soit relié à la pompe, un verrou (26) destiné à venir en prise avec le récipient et à le maintenir de façon amovible dans l’évidement (18), et un moyen destiné à détecter quand le récipient est pratiquement rempli de liquide et à engendrer un signal qui amène la pompe à être désactivée.

Le brevet EP 0 853 950 (« EP ‘950 ») quant à lui concerne un récipient de drainage pour blessures. Sa revendication principale est rédigée comme suit :

Boîte jetable destinée à être utilisée dans un appareil de traitement de plaie comprenant une garniture de pansement et une pompe aspirante permettant d’appliquer une dépression à la garniture de pansement, ladite boîte comprenant un conteneur moulé en matière plastique (19) ayant une entrée (35) reliée à un tuyau d’arrivée souple (38) et une sortie (44) pour une connexion à la pompe aspirante, ladite sortie incorporant un filtre bactérien et ledit tuyau d’arrivée ayant un dispositif de couplage à déconnexion rapide (40) pour une connexion à un tuyau de drainage souple (37) menant à la garniture de pansement et ledit tuyau d’arrivée (38) comprenant des moyens de serrage (42) pour empêcher que du liquide ne s’échappe du conteneur.

Aucun de ces brevets n’a fait l’objet d’une opposition.

En 2009, la société KCI a appris que le groupe Smith & Nephew (ci-après « Smith ») lançait sur le marché français, sous la marque « Renasys », des appareils de thérapie par pression négative et une gamme d’accessoires et consommables adaptés qu’elle considérait comme reproduisant les caractéristiques des inventions protégées par ses brevets.

Appareil thérapeutique « Renasys GO » destiné à stimuler la guérison d’une plaie

Le 12 juin 2009, elle a fait effectuer deux saisies-contrefaçon : l’une sur le stand de la société Smith au congrès annuel de la Société Française d’Etude et de Traitement des Brûlures (SFETB), qui se tenait au Palais des Congrès d’Arcachon, l’autre au siège social de la société Smith au Mans.

Le 3 juillet 2009, la société KCI a assigné la société Smith en référé afin d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2009, le Président du TGI de Paris a rejeté cette demande en raison des contestations de la société Smith, jugées sérieuses et nécessitant un débat contradictoire au fond.

Parallèlement, par acte du 6 juillet 2009, la société Smith a assigné la société KCI en nullité de plusieurs revendications de la partie française de son brevet européen EP ‘504.

Les deux instances ont ensuite été jointes.

Par jugement du 29 avril 2011, le TGI de Paris a débouté la société Smith de sa demande en nullité du brevet EP ‘504 mais a annulé plusieurs revendications du brevet EP ‘950. Le tribunal a également débouté la société de ses demandes en contrefaçon du brevet ‘504.

Dans ce qui suit, nous reproduisons deux passages de ce jugement, concernant une demande d’inscription de faux à l’encontre du PC de saisie et la question de la validité de la revendication de priorité :

***

Sur l’inscription de faux

Le 24 janvier 2011, les sociétés Smith SAS, Smith France SAS, Smith Médical Ltd et Smith Inc. ont formé une inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 juin 2009 par Maître Patrick P., huissier de justice, au motif que contrairement à ce qu’a dit avoir constaté l’huissier, le tuyau d’arrivée du récipient Renasys GO ne comporte pas de pince.

Le Ministère Public a conclu le 3 mars 2011 à un faux estimant que l’absence de pince rendait les constatations de l’huissier fausses.

Les sociétés KCI soutiennent que cette inscription de faux est infondée au motif qu’il ne se trouve aucun élément au dossier qui vienne prouver le faux allégué, que l’absence de pince de serrage sur le tuyau d’arrivée du récipient de l’appareil Renasys GO tel que saisi réellement n’est pas, en soi, et en l’absence d’autres éléments concordants, suffisante pour prouver le faux allégué et qu’au surplus, il existe plusieurs éléments au dossier, confirmant la constatation de l’huissier.

Elles font également valoir que l’allégation de faux est vaine est inutile puisqu’aux termes de l’article 307 CPC :

« Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. »

Il ressort de l’examen des clichés photographiques réalisés le 12 juin 2009 et du procès-verbal de constat réalisé le 21 décembre 2010 sur le tuyau d’arrivée de l’appareil Renasys GO saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon que celui-ci ne comporte en effet ni pince ni clamp.

Cependant, le tribunal relève que l’huissier a dit dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon :

« … la liaison avec le tampon positionné sur la jambe du mannequin se fait par des tubes exactement identiques à ceux constatés sur la première machine et avec les mêmes équipements. … »

Or, le terme équipements n’est pas identique à celui de pince ou clamp, il s’agit d’un terme vague et rien ne permet de penser avec certitude que l’huissier par ce terme visait expressément une pince ou un clamp.

De ce fait, si les propos de l’huissier ne sont pas suffisamment précis pour en tirer des conclusions juridiques certaines sur la présence ou non de pince et ne sont donc pas exploitables dans l’appréciation de la contrefaçon, ils n’en constituent pas pour autant un faux, dans la mesure où il n’est pas établi que l’huissier a énoncé un fait inexact, dénaturant la vérité.

En conséquence, la demande d’inscription de faux sera rejetée.

…

Sur la demande de nullité des deux brevets pour divulgation

Les défenderesses soutiennent que les brevets EP ‘504 et EP ‘950 ne peuvent revendiquer valablement leur priorité du 22 août 1994, leur validité devant être appréciée à leur date de dépôt soit le 21 août 1995.

Elles considèrent que ces brevets n’ont pas acquis le droit de priorité issu du brevet US 08/293 854 en l’absence de cession valable avant l’expiration du délai de priorité, le contrat de confidentialité conclu entre l’inventeur et la société KCI ne contenant aucune cession et la preuve de l’existence d’un contrat de cession ultérieur n’étant pas rapportée.

En réplique, les demanderesses font valoir qu’elles peuvent valablement revendiquer la date de priorité de la demande de brevet US 293854 dès lors que la société KCI est l’ayant cause de M. Lina depuis l’origine du fait de la signature d’un contrat de confidentialité signé le 22 janvier 1990 prévoyant la cession automatique de ses inventions futures.

Le tribunal constate qu’a été conclu le 22 janvier 1990 entre la société KCI et M. Lina son salarié titulaire des brevets EP ‘504 et EP ‘950 un contrat de confidentialité dont les termes suivants

… I hereby assign and agree to assign the Company …

qui se traduisent par

… Je cède et j’accepte de céder le tout à la société …

et doivent être interprétés au regard de la loi fédérale américaine qui permet une cession expresse des droits sur les inventions futures et non pas une promesse de cession.

Il en résulte que les brevets en cause, s’ils tombent dans le champ du contrat de travail du salarié, ont été automatiquement cédés à son employeur sans qu’aucun autre acte ne soit nécessaire.

Ainsi, que le droit de priorité du 22 août 1994 a été cédé à la société KCI sur les deux brevets EP 504 et EP 950.

Dès lors, les présentations ou commercialisations dont le dispositif couvert par ces brevets aurait éventuellement pu faire l’objet postérieurement au 22 août 1994 ne peuvent constituer des divulgations de nature à affecter la validité des brevets.

…

***

TGI Paris, 29 avril 2011

KCI Licensing et al c. Smith et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Saisir, ici et ailleurs

Le présent arrêt nous présente une situation vraiment européenne : un breveté suisse, après avoir fait effectuer des saisies en France et aux Pays-Bas, agit en France contre un manufacturier allemand.

La société suisse Bobst est titulaire du brevet européen EP 1 170 228 désignant la France et concernant un dispositif d’asservissement des organes délivrant les feuilles à une machine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif d’asservissement des organes délivrant des feuilles à partir d’une pile (4) à une machine les travaillant, comprenant au moins un mécanisme élévateur (1) de ladite pile, un organe d’introduction de feuilles muni de moyens de préhension (29) pour l’alimentation en feuilles de la machine, des moyens de détection du niveau supérieur de ladite pile comprenant un détecteur du niveau avant (32) de ladite pile (4) connecté à une entrée de calculateur (37) agissant sur au moins un moteur électrique (11) dudit mécanisme élévateur (1) de ladite pile et des moyens pour faire monter ladite pile en fonction dudit niveau supérieur, caractérisé en ce que ledit détecteur du niveau avant (32) de ladite pile (4) comporte des moyens de mesure de la grandeur des variations du niveau de ladite pile et en ce qu’une entrée dudit calculateur (37) est de plus connectée à une source d’information (17) relative à la cadence d’alimentation de la machine en temps réel et à l’ épaisseur nominale desdites feuilles et que la sortie dudit calculateur (37) est connectée à au moins un variateur de fréquence (42) pour la commande du ou desdits moteurs électriques (11), ledit calculateur (37) étant agencé pour que la grandeur du signal apparaissant à sa sortie soit caractéristique de la différence entre le niveau mesuré de ladite pile (4) et celui calculé sur la base de ladite épaisseur nominale de la dite cadence d’alimentation et engendre une variation de fréquence du ou desdits variateurs (42) tendant à modifier la vitesse d’avance dudit moteur (11) pour faire coïncider le niveau mesuré avec un niveau de consigne.

Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Fellmann Cartonnages à Soultz (Haut-Rhin), la société Bobst a fait assigner la société Heidelberg Postpress Deutschland (ci-après « Heidelberg ») en contrefaçon.

Par jugement du 27 mai 2009, le TGI de Paris lui a fait droit.

La société Heidelberg a interjeté appel.

Par arrêt du 29 juin 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Dans ce qui suit, nous donnons deux extraits de l’arrêt relatifs à des saisies effectuées par le titulaire du brevet.

Le premier extrait concerne la validité de la saisie effectuée dans les locaux de la société Fellmann Cartonnages :

***

Considérant que la société Heidelberg Postpress reprend telle que développée devant le tribunal son exception de nullité de la saisie contrefaçon en expliquant que celle-ci a été demandée par la société Bobst sur la base de deux brevets dont l’un, annulé par la suite, doit être regardé comme n’ayant jamais existé, ce qui serait de nature, selon elle, à retirer rétroactivement tout fondement valide à la saisie contrefaçon, la circonstance que le second brevet subsiste n’étant d’aucune conséquence dès lors que la saisie contrefaçon, initialement fondée sur les deux titres, doit être tenue pour indivisible ;

Mais considérant, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, que la saisie contrefaçon a été régulièrement pratiquée sur la base de deux titres alors valides et que l’annulation postérieure de l’un des deux brevets invoqués n’a pas pour effet d’affecter la saisie contrefaçon qui demeure valide, en toute hypothèse, en ce qu’elle est fondée sur le second brevet au titre duquel il n’est pas contesté que la société Bobst est recevable à agir en contrefaçon ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la saisie contrefaçon ; …

***

Le deuxième extrait concerne lui aussi une saisie : il s’agit d’une saisie conservatoire effectuée hors de France afin de compléter les preuves :

***

… Considérant que la présence, dans la machine Dymatrix 106 CSB, d’un système de mesure permanente de la grandeur de la variation du niveau de la pile caractéristique de la revendication 1 est ainsi établie ;

Que, surabondamment, la société Bobst a fait procéder, le 21 mai 2010 à une saisie conservatoire aux Pays Bas, où la machine avait été transportée à la suite de la saisie contrefaçon, qui a permis de montrer que celle-ci était munie d’un capteur de type KA958 fabriqué par la société Leuze Electronic identique à celui qui équipe ses propres machines, ce qui achève de ruiner la thèse de la société Heidelberg Postpress quant à une prétendue différence entre la nature et la fonction du capteur de sa machine et celles du capteur décrit dans la revendication 1 du brevet EP 1.170.228 ;

Considérant, à cet égard, que la société Heidelberg Postpress, qui ne demande pas expressément à la cour d’écarter des débats les documents saisis le 21 mai 2010 produits aux débats en exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2011 statuant sur un incident de communication de ces pièces, lui demande cependant de déclarer nulle cette saisie conservatoire que, selon elle, le juge néerlandais n’était pas compétent pour autoriser dès lors que cette opération, qui n’était que le prolongement de la saisie contrefaçon du 17 décembre 2007, ne pouvait être demandée que par le premier président de cette cour, saisie du litige, en application du règlement CE n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

Mais considérant, à supposer que la cour soit compétente pour annuler une décision d’une juridiction étrangère, que le règlement invoqué, qui a pour objet (article 1er champ d’application) de prévoir, à seule fin de faciliter l’obtention des preuves, la possibilité pour un juge d’un État membre de demander « a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction ou b) à procéder directement à un acte d’instruction dans un autre État membre », n’a pas pour effet d’interdire à la partie intéressée de faire procéder par elle-même à toute mesure d’instruction qu’elle estime utile à la conservation de ses droits dans un État étranger selon la loi de cet État ; …

***

Cour d’appel de Paris, 29 juin 2011

Heidelberg Postpress Deutschland c. Bobst

Source : Kluwer Patent Blog

Outre la grosse, on y trouve un billet fort intéressant (en langue anglaise) de Nicolas Bouche.

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Propagation d’erreurs

La société Vetrotech Saint-Gobain (ci-après « Vetrotech ») est titulaire du brevet européen EP 0 620 781 désignant la France. 

Ce brevet couvre un élément de protection technique transparent et un procédé pour la fabrication de tels éléments.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

1. Elément de protection thermique transparent comportant au moins un élément de support et une couche de protection en silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que la couche de protection est un polysilicate durci à cœur obtenu à partir de silicate alcalin et d’au moins un durcisseur et que dans le polysilicate, la proportion molaire de dioxyde de silicium et de l’oxyde de métal alcalin est supérieure à 4:1, et que la couche de protection durcie à cœur contient essentiellement encore la totalité de l’eau originellement présente dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids et simultanément la fraction de dioxyde de silicium dans la couche de protection étant de 30 à 55% en poids.

Le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Soupçonnant la société Interver Sécurité (ci-après « Interver ») de fabriquer et de commercialiser des vitrages obtenus par un procédé qui reproduirait les caractéristiques de certaines revendications de son brevet, la société Vetrotech a fait procéder, le 23 janvier 2006, à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Interver.

Par acte du 3 février 2006, elle l’a fait assigner en contrefaçon des revendications 11 et 12 de son brevet que voici :

11. [a] Procédé de fabrication d’un élément de protection thermique transparent au moyen d’un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que [b] le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, [c] le tout formant une masse apte à la coulée, [d] laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support ou appliquée sur un élément de support, puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate solide et que, [e] dans le polysilicate durci à cœur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4:1.

NB : La décomposition « à l’allemande » en caractéristiques [a] à [e] est le fait du tribunal.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la masse est, avant sa mise en œuvre, soumise à un processus de dégazage.

Par ordonnance rendue le 12 juillet 2006 (voir PIBD 840 III-726), le juge de la mise en état a prononcé la nullité du PV de saisie-contrefaçon :

« … Il est constant que si l’article [L 615-5 CPI] permet à l’huissier de poser des questions utiles pour l’accomplissement de sa mission de saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire un pouvoir d’enquête et ne lui permet pas de procéder à un véritable interrogatoire visant à obtenir du « saisi » des aveux quant à la contrefaçon. En l’espèce, il y a lieu de relever que les revendications 11 et 12 du brevet européen EP 0 620 781 B1 dont il est reproché à la société Interver la contrefaçon concernent un procédé de fabrication de l’élément de protection thermique, objet de la revendication 1 (un verre). En posant 24 questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, l’huissier a outrepassé les termes de sa mission, les réponses attendues visant à faire reconnaître par le « saisi » l’existence d’une contrefaçon. Il y a lieu de relever que la nature des revendications dont la contrefaçon est alléguée ne saurait autoriser un tel interrogatoire, l’article L 615-5-1 CPI prévoyant une procédure particulière pour faire la preuve d’une contrefaçon portant sur un procédé. Un acte de procédure ne pouvant faire l’objet d’une annulation partielle, il y a lieu d’annuler l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon réalisées et de dire que les pièces et documents saisis seront restitués à la société Interver. … »

La société Vetrotech a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans l’attente du verdict de la Cour d’appel, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer (ordonnance du 29 novembre 2006).

Par arrêt du 16 février 2007 (voir PIBD 850 III-265), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation de la saisie-contrefaçon mais en a limité l’étendue :

« … Considérant en effet que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle qui ne confère pas à l’huissier ou aux personnes qui l’accompagnent un pouvoir d’enquête ; que si le Président du TGI de Strasbourg, dans son ordonnance en date du 19 janvier 2006 autorise l’huissier à poser les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne donne pas à l’huissier instrumentaire le pouvoir de poser des questions relatives au procédé ;

Qu’en conséquence, l’huissier, en posant vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci, à l’étendue de la commercialisation du verre, a outrepassé les termes de sa mission ; que l’ordonnance sera confirmée sur ce point ; …

Mais considérant que les vingt-quatre questions posées par l’huissier instrumentaire ne vicient pas le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans son ensemble ; qu’en effet, la rédaction du procès-verbal permet de distinguer les déclarations obtenues en réponse aux vingt-quatre questions des constatations et descriptions établies indépendamment par l’huissier ;

Que la nullité du procès-verbal sera partielle ; qu’il convient de les restituer ;

Qu’il convient de retirer du procès-verbal de saisie-contrefaçon les déclarations provoquées par les vingt-quatre questions ; que les autres constatations et descriptions par l’huissier seront maintenues ainsi que les pièces et documents saisis ; que l’ordonnance sera infirmée sur ces points. … »

Par jugement du 25 mars 2009, le TGI de Paris a retenu que, faute de reproduction de toutes les caractéristiques de la revendication 11, la contrefaçon alléguée n’était pas établie et a débouté la société Vetrotech de sa demande principale fondée sur la contrefaçon ; il a constaté en outre que les vitrages saisis ne reproduisaient pas la revendication 1 du brevet opposé et rejeté en conséquence sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner à la société défenderesse de prouver que le procédé qu’elle utilise est différent du procédé breveté. Le tribunal a en outre accueilli la demande reconventionnelle de dommages-intérêts (à hauteur de 100 k€) de la société Interver pour procédure abusive en retenant qu’elle avait permis à la société Vetrotech d’obtenir une série de renseignements sur le procédé de fabrication de sa concurrente.

La société Vetrotech a interjeté appel. Elle a reproché au tribunal d’avoir jugé que la société Interver ne contrefait pas les caractéristiques c) et d) de la revendication ci-dessus reproduite au motif que le procédé utilisé par cette société ne mettait pas en œuvre une composition comprenant entre 44 et 60 % d’eau, alors que cette revendication 11 ne contenait pas de caractéristique mentionnant cette précision, laquelle ne se trouve que dans la revendication 1, non opposée, qui définissait, non pas le procédé de fabrication, mais le produit.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 juin 2011 :

***

Sur la contrefaçon

Considérant, en premier lieu, s’agissant de la composition chimique de l’élément de protection thermique transparent visé par le procédé de fabrication de la revendication 11, que celle-ci est caractérisée en ce qu’elle mêle le silicate alcalin à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium ;

Considérant que la société Interver fabrique des vitrages anti-incendie comportant un élément de protection thermique transparent qui consiste en un gel obtenu par le mélange de deux produits appelés le « nanosil » et le « nanodur » ;

Considérant que la nature de ces deux composants a été révélée au cours des opérations de saisie contrefaçon du 23 janvier 2006 par une note écrite remise à l’huissier instrumentaire par Monsieur S., directeur administratif et financier, en réponse à la question posée par Maître Th. lui demandant : « comment procédez-vous pour former le mélange qui constitue le gel ?» ;

Considérant que la société Interver soutient à juste titre, au contraire de ce qu’a jugé à tort le tribunal, que cette note doit être écartée des débats dans la mesure où elle constitue une déclaration en réponse à l’une des vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s’est réalisée celle-ci et à l’étendue de la commercialisation du verre posées par l’huissier instrumentaire en outrepassant les termes de sa mission, ainsi que l’a jugé cette cour dans son arrêt du 16 février 2007 qui a annulé partiellement le procès-verbal de saisie contrefaçon et ordonné le retrait du procès-verbal des déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l’huissier instrumentaire ;

Considérant qu’il en résulte que les commentaires du Professeur B. tirés des éléments contenus dans cette note, qui en est le support nécessaire, ne peuvent être retenus ;

Considérant que les informations produites en défense par la société de droit Helvétique ISG Interver Special Glass Ltd, distincte de la société intimée, dans le cadre d’une procédure menée contre elle par la société Vetrotech devant le Tribunal de Zurich sur le fondement du même brevet sont inopposables à la société intimée dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elles s’appliqueraient strictement aux mêmes composants que ceux qui sont en cause dans le présent litige ;

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la preuve, qui incombe à la société Vetrotech, que le gel mis en œuvre par la société Interver dans la fabrication de ses vitres anti-feu comprendrait un silicate alcalin mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium selon la caractéristique b) de la revendication 11 de son brevet n’est pas régulièrement rapportée ;

Considérant, en second lieu, s’agissant de l’aptitude à la coulée, que le tribunal a exactement et pertinemment rappelé le principe suivant lequel les caractéristiques d’une revendication s’interprètent à la lumière de la description ;

Considérant, la revendication 11 ne précisant pas comment la caractéristique d’aptitude à la coulée est obtenue, que force est de chercher dans la description les informations utiles pour parvenir à cette qualité particulièrement recherchée du matériau constitutif de l’élément de protection thermique transparent qu’il s’agit de fabriquer ;

Considérant que la description … mentionne que

« grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée, même dans l’interstice de verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible » ;

que la description établit ainsi un lien nécessaire entre l’aptitude à la coulée et la haute teneur en eau, sans toutefois apporter d’enseignement plus précis sur les limites admissibles exactes de la teneur en eau ;

Considérant que l’élément de protection dont le procédé de fabrication est revendiquée est produit au moyen d’un silicate alcalin hydraté mêlé à un durcisseur formant une masse coulée entre deux feuilles de verre puis durcie, sans perte de teneur en eau, en une couche de polysilicate solide dans lequel le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 ;

Que le même brevet porte sur un produit, objet de la revendication 1, qui consiste, selon la description ...

« en ce que la couche de protection est un polysilicate durci formé d’un silicate alcalin et d’au moins un durcisseur, que le polysilicate contient une fraction molaire de dioxyde de silicium et d’oxyde de métal alcalin supérieur à 4 : 1, et que la couche de protection une fois durcie contient encore sensiblement la quantité totale d’eau présente à l’origine dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d’eau étant de 44 à maximum 60% en poids [...] » ;

Considérant que le rapprochement de ces deux textes montre que le procédé de la revendication 11 porte sur un produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 ; que l’affirmation de l’indépendance des deux revendications par la société Vetrotech apparaît ainsi artificielle ;

Considérant, en réalité, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que l’homme du métier cherchant à fabriquer les vitrages transparents selon le procédé revendiqué cherchera nécessairement dans la description les indications nécessaires pour obtenir le mélange le plus adéquat pour obtenir le résultat escompté ; qu’il ne trouvera que dans la partie de la description relative au produit breveté l’information lui permettant de préciser la limite inférieure, soit 44 %, de la haute teneur en eau requise pour l’aptitude à la coulée visée dans la partie de la description se rapportant à la revendication 11 ;

Considérant en effet, selon la description :

« La couche de polysilicate durci contient de 44 à 60 % en poids d’eau. Ceci confère à l’élément de protection thermique transparent muni d’une couche de protection selon l’invention une très haute résistance au feu, car la quantité d’eau disponible pour le processus d’évaporation est relativement importante » ;

Que, dès lors, l’homme du métier mettant en œuvre la revendication 11, qui ne cherche pas à fabriquer un élément de protection faiblement résistant au feu, n’envisagera pas de vérifier si l’aptitude à la coulée peut être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 % ;

Considérant qu’il est constant que la teneur en eau du gel mis en œuvre par la société Interver n’atteint pas cette limite inférieure puisqu’elle s’établit à 39,8 % ;

Considérant que la société Vetrotech soutient subsidiairement que l’aptitude à la coulée du produit de la société Interver n’a été préservée, malgré sa teneur en eau inférieure à 44 %, que par le remplacement d’une partie de la quantité d’eau par du glycérol, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ;

Mais considérant qu’il ressort des écritures de l’appelante elle-même … que

« le procédé litigieux contient 39,8 % d’eau et 14,1 % de glycérol. Ainsi, il convient de déterminer si le glycérol présent dans le procédé remplit la fonction d’aptitude à la coulée de la même façon que le feraient 4,2 à 20,2 % d’eau » ; 

que force est de constater que la société Vetrotech n’apporte aucune réponse à la question qu’elle-même juge déterminante ;

Considérant qu’il résulte des explications non contredites de la société Interver que, si le glycérol présente une certaine viscosité pouvant contribuer à la fluidité du gel, ce produit n’a ni les mêmes caractéristiques ni la même fonction que l’eau et ne peut dès lors être reconnu comme un équivalent, ce qui a été retenu à juste titre par le tribunal pour écarter la thèse de la contrefaçon par équivalent ;

Considérant, selon ce qui précède, qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques b et c de la revendication 11 du brevet de la société Vetrotech sont reproduites dans le procédé argué de contrefaçon mis en œuvre par la société Interver, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vetrotech de ses demandes de ce chef ; …

***

L’interprétation des revendications par la Cour, conduisant à un transfert de caractéristiques de la revendication de produit à la revendication de procédé, nous laisse perplexe. Une fois de plus, le juge français se montre maladroit dans le maniement du concept de la revendication dépendante. Il serait temps de faire le deuil de la loi de 1844 et de prendre au sérieux la teneur exacte des revendications.

Mais on retiendra surtout le fait que la démarche trop zélée de l’huissier saisissant a conduit à l’échec du titulaire alors que la mise en œuvre du procédé semblait effectivement constitutive d’actes de contrefaçon. Probablement (mais on est toujours plus malin après coup) il aurait été préférable de refaire une saisie régulière et, à supposer qu’elle établisse la poursuite des actes de contrefaçon, d’assigner à nouveau le prétendu contrefacteur plutôt que de chercher à le faire condamner sur la seule base des éléments ayant survécu à l’annulation partielle de la saisie-contrefaçon.

Cour d’appel de Paris, 22 juin 2011

Vetrotech Saint Gobain c. Interver Sécurité

Source : Kluwer Patent Blog

On lira avec profit le commentaire (en langue anglaise) de Nicolas Bouche sur ce blog.

La guerre des poussettes

On sait, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1993 que rien ne s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet effectue une deuxième saisie contrefaçon après une assignation au fond sur la base d’une première saisie. En effet, la cour régulatrice a dit :

... Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Caruelle, titulaire d’une demande de brevet … ayant pour objet un appareil « déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels », et fabricant un broyeur distribué, de 1977 à 1982, par la société Galicier, a fait procéder à une saisie-contrefaçon les 21 octobre 1983, a, le 2 novembre 1983, assigné, en contrefaçon et concurrence déloyale, cette dernière société qui, à partir de 1983, a fabriqué et commercialisé un destructeur de déchets et qui a reconventionnellement demandé que le brevet soit déclaré nul ; que la société Caruelle a, le 23 mai 1990, fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon ; 

Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 23 mai 1990, l’arrêt énonce que la saisie-contrefaçon, mesure d’instruction destinée à servir au soutien de l’action en contrefaçon et strictement cantonnée au domaine ainsi fixé par le législateur, est sanctionnée d’une nullité absolue en l’absence d’une saisine de la juridiction dans le délai de 15 jours et constate que la saisie-contrefaçon litigieuse a été effectuée à une date postérieure à celle de l’assignation ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la saisie-contrefaçon a été autorisée après que l’instance devant les juges du fond était en cours, la cour d’appel a violé [l’article 56 de la loi du 2 janvier 1968 et l’article 563 NCPC] ; ...

On pouvait néanmoins se poser la question de savoir s’il fallait agir (réassigner ? présenter des conclusions additionnelles ?) dans le délai de quinzaine, sous peine de voir la deuxième saisie annulée. Et c’est cette question qui se pose dans la présente affaire.

La société Dorel France (ci-après « Dorel ») est titulaire du brevet français FR 2 838 700 concernant une voiture d’enfants.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Voiture d’enfant à châssis pliant comprenant au moins un brancard avant (11), portant au moins une roue avant, un brancard arrière (12), portant au moins une roue arrière, et un poussoir (13), coopérant avec une poignée de guidage (14), caractérisée en ce que ledit châssis met en œuvre au moins un assemblage de deux pièces coulissant l’une par rapport à l’autre sans espace entre elles, une première desdites pièces présentant au moins un rail (131) et la seconde desdites pièces présentant au moins un coulisseau (111) prévu pour coulisser dans ledit rail (131).

La société Dorel est également titulaire du modèle français 03 4542 protégeant des modèles de poussettes correspondant notamment à la poussette « Loola » commercialisée par cette société.

Le 12 juillet 2006, la société Dorel a fait effectuer une première saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Bébécar France.

Estimant que la commercialisation des poussettes « Vector », « Icon » et « Rversus » en France constituait des actes de contrefaçon de ses titres, la société Dorel a fait assigner, par acte en date des 27 juillet et 6 août 2006, la société Bébécar France et la société portugaise Bébécar Utilitades Para Crianca en contrefaçon de ses titres. Une deuxième saisie a été effectuée le 4 septembre 2006.

Une poussette Vector de Bébécar

Les sociétés Bébécar ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 30 septembre 2008 (voir PIBD 885, III-645), le TGI de Paris déclaré valide le procès-verbal de la saisie du 4 septembre 2006, débouté les sociétés Bébécar de leur demande en nullité du brevet et les a condamnés pour contrefaçon.

Les sociétés Bébécar ont relevé appel.

Par arrêt du 12 mai 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, mais a validé le procès-verbal de la deuxième saisie. La Cour a condamné les sociétés Bébécar au paiement de 117 k€ au titre des dépenses engagées pour faire valoir ses droits, 30 k€ au tire du préjudice commercial et 30 k€ au titre de l’atteinte à l’image.

Les sociétés Bébécar se sont pourvues en cassation.

Par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Parmi les six moyens, c’est le deuxième moyen, concernant la nullité du procès-verbal de la deuxième saisie qui a retenu notre attention.

Selon les sociétés Bébécar, ce procès-verbal devait être annulé du fait de l’absence de saisine du TGI dans les 15 jours de la saisie, comme l’éxigeait l’ancien article L 615-5 CPI, applicable en l’espèce :

« … A défaut pour le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de 15 jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. »

Or au moment de la deuxième saisie, le TGI était déjà saisi du litige.

Le TGI de Paris a dit à ce sujet :

« … Lorsqu’une saisie-contrefaçon est réalisée alors qu’une juridiction est déjà saisie du litige, il appartient à la partie saisissante de prendre des conclusions additionnelles dans le délai de 15 jours suivant la saisie.

Or la société Dorel n’a pas signifié de conclusions additionnelles dans le délai de 15 jours suivant la saisie, puisque les conclusions signifiées après la saisie du 4 septembre 2006 datent du 14 novembre 2007.

En conséquence, la saisie réelle des documents et pièces appréhendés au cours de cette saisie est nulle ; seule reste valable la saisie descriptive réalisée par l’huissier le 4 septembre 2006. … »

La Cour d’appel a réformé le jugement sur ce point :

« … Considérant que les sociétés Bébécar abandonnent en cause d’appel … le moyen tendant à la nullité de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 faute de saisine du tribunal (en l’espèce par conclusions additionnelles, l’instance étant d’ores et déjà introduite) dans les 15 jours suivant la saisie ;

Que la société intimée, en revanche, prie la cour de déclarer valables, en leur intégralité, les saisies-contrefaçon respectivement opérées le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 ;

Qu’il s’infère de ces observations que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a, concernant la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006, annulé la saisie réelle des documents pour ne déclarer valable que la saisie descriptive complétée par les 9 photographies annexées au procès-verbal ; … »

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés Bébécar :

***

« … Attendu que les sociétés Bébécar font grief à l’arrêt de valider le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006, alors, selon le moyen, que dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2010, elles faisaient valoir que la société Dorel ne s’était pas pourvue dans le délai de quinzaine, contrairement aux dispositions de l’article L 615-5 in fine, CPI, ayant attendu six mois pour invoquer devant le tribunal cette saisie du 4 septembre 2006 et que la saisie du 4 septembre 2006 était nulle, à tout le moins en ce qui concerne l’exemplaire des tarifs Bébécar et de la publicité Rversus réellement saisie ; qu’en énonçant que les sociétés Bébécar abandonnaient en cause d’appel le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon du 4 septembre 2006 faute de saisine du tribunal dans les quinze jours suivant la saisie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l’article 4 CPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Dorel demandait de déclarer valables, en leur intégralité, les saisies-contrefaçons respectivement réalisées le 12 juillet 2006 et le 4 septembre 2006 et que la dernière est postérieure aux assignations des sociétés Bébécar des 27 juillet et 6 août 2006, la cour d’appel a, à bon droit, validé le procès-verbal du 4 septembre 2006, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ; … »

***

On a déjà vu des décisions plus limpides. La Cour de Paris évoque un abandon du moyen tendant à la nullité de la saisie, alors que les sociétés Bébécar contestent la réalité d’un tel abandon. La Cour de cassation ne s’intéresse pas à cette question mais semble retenir qu’une saisie postérieure à l’assignation remplit automatiquement la condition de L 615-5 CPI quant au délai de l’assignation au fond. En tout cas, c’est notre lecture de l’attendu. Si vous arrivez à une autre conclusion, merci de bien vouloir laisser un commentaire.


NB : L’article L 615-5 CPI ayant été profondément modifié en 2007, le délai pour assigner au fond n’est plus le même (au lieu des quinze jours dont on parle dans le présent arrêt, il faut maintenant agir dans un délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils : R 615-3 CPI) et la sanction du non-respect de ce délai est aggravée (toute la saisie est annulée, y compris la description), mais la question des délais à respecter pour une saisie effectuée après l’assignation au fond se pose de la même façon.

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2011

Bébécar c. Dorel France

Disponible sur Legifrance.

Publication et saisie

Monsieur Gilles V. est titulaire d’une demande de brevet français FR 2 841 361 et d’un brevet européen EP 1 375 726 qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent un support pour piquage manuel, permettant d’enfiler et de faire coulisser un fil afin de réaliser des dessins sur le support.

La demande de brevet française a été déposée le 20 juin 2002 et publiée le 26 décembre 2003. A en croire la base « statut des brevets » de l’INPI, il s’agit d’une simple demande de brevet n’ayant pas donné lieu à une délivrance. Il semblerait que le déposant n’a jamais répondu au rapport de recherche faisant état de deux documents « Y ».

La demande européenne quant à elle a été déposée le 28 mai 2003 et publiée (sans rapport de recherche) le 2 janvier 2004. Le rapport de recherche a été publié le 3 mars 2004. La délivrance du titre est intervenue le 5 mars 2008. Aucune opposition n’a été formée.

La revendication 1 du brevet européen a une portée plus étroite que celle de la demande telle que déposée ; elle est rédigée comme suit :

Support de piquage caractérisé en ce qu’il est constitué de 3 plaques solidarisées par des moyens de fixation dont une plaque centrale (7) comportant des incisions (8) sans enlèvement de matière, une plaque de dessus (1) et une plaque de dessous (2) percées de trous (3) situés vis à vis des incisions (8), la plaque centrale (7) étant constituée d’un matériau souple et dense permettant l’ouverture et la fermeture des incisions (8) sans déformation du support les incisions (8) étant en forme de croix sans enlèvement de matière.

Par contrat de licence daté du 22 mars 2004, Monsieur V. a concédé les droits de fabrication et d’exploitation du brevet à la société Pikfil Edition (ci-après « Pikfil »).

Monsieur V. et la société Pikfil reprochent à la société Comptoir de l’enseignement (ci-après « Comptoir ») et à son fournisseur de diffuser un produit similaire, accompagné d’une notice Pikfil. Après une saisie-contrefaçon, effectuée le 5 octobre 2006, ils les ont donc fait assigner devant le TGI de Toulouse en contrefaçon de la marque « Pikfil » et du brevet européen. Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 12 juillet 2007, le TGI de Toulouse a débouté toutes les parties de leurs demandes.

Monsieur V. et la société Pikfil ont relevé appel de cette décision.

En appel, Monsieur V. se prévaut également de son « brevet » français.

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… Selon l’article L 615-5 CPI, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

Il résulte des pièces versées en procédure que le contrat de licence signé entre M. Gilles V. et la société Pikfil le 22 juin 2004 ne concerne que le brevet français alors que la requête présentée au président du TGI de Toulouse, conjointement par les deux parties au contrat, aux fins de saisie-contrefaçon, ne vise que le brevet européen, la demande de brevet étant jointe en annexe, et que l’acte introductif d’instance délivré le 18 juillet 2008 ne se fonde que sur le brevet européen.

Dès lors comme le soutient la société Comptoir, est irrecevable l’action en contrefaçon intentée par le licencié exclusif d’un brevet français sur la base d’un brevet européen concernant une même invention alors que le contrat de licence ne comprend aucune disposition concédant le brevet européen et qu’il n’y a pas d’inscription au registre européen des brevets (REB) d’une licence à son profit.

D’autre part, en ce qui concerne la date d’opposabilité du brevet européen, l’article L 614-9 CPI dispose que les droits notamment d’agir en contrefaçon ou en réparation de toute atteinte au brevet peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen a été publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la convention de Munich.

Selon l’article 93 de la Convention de Munich, toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l’expiration dudit délai.

Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l’abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

Si le rapport de recherche européenne et l’abrégé n’ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l’objet d’une publication séparée.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du REB que la publication de la demande sans rapport de recherche a eu lieu le 2 janvier 2004, que la publication du rapport de recherche a eu lieu le 3 mars 2004, que la publication du fascicule de brevet a eu lieu le 5 mars 2008, le délai d’opposition expirant neuf mois plus tard.

Or, le procès-verbal de saisie contrefaçon a été établi le 5 octobre 2006, soit antérieurement à la publication complète de la demande de brevet européen. Dans leurs écritures, les appelants soutiennent d’ailleurs que le brevet européen n’a pu devenir irrévocable que le 7 février 2008, date alléguée de sa délivrance. Seule l’action sur le brevet français aurait pu permettre de faire utilement constater des actes de contrefaçon, sous la réserve de la contestation de la validité dudit brevet.

Or, selon l’article L 614-15 CPI, si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur. Dès lors, en cause d’appel, le fondement de l’action ne peut être modifié.

En conséquence, la société Pikfil est irrecevable à agir et M. Gilles V, ne prouvant pas des actes de contrefaçon postérieurement à la publication du brevet européen, doit être débouté des ses demandes.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité du brevet français qui n’a pas servi de fondement à l’action intentée par les appelants et qui est demandée à titre subsidiaire par la société Comptoir ainsi que sur l’éventuelle nullité du brevet européen demandée à titre subsidiaire …

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En ce qui concerne la recevabilité de la société Pikfit, les appelantes font ici les frais d’une certaine légèreté concernant la rédaction du contrat de licence et de sa publication : vu que le brevet européen désignant la France a vocation à se substituer au brevet français, il aurait été judicieux de concéder des licences à la fois pour le brevet français et pour la partie française du brevet européen.

Sur un autre plan, on a l’impression que la Cour s’est emmêlé les pinceaux en parlant de la publication selon l’article 93 de la CBE. Cet article concerne la publication de la demande de brevet ; en l’espèce elle a eu lieu bien avant la date de la saisie-contrefaçon. Par cette publication, la demande de brevet assure provisoirement au demandeur la protection de son invention (article 67 de la CBE ; articles L 614-9 et L 615-4 CPI). Refuser au titulaire de faire valoir les résultats de la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci a eu lieu avant la délivrance du titre, c’est ajouter à la loi.

Cour d’appel de Toulouse, 16 février 2011

Gilles V. et Pikfil Edition c. Comptoir de l’enseignement et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.