vendredi 23 décembre 2011

Le pari de Paskal

La société israélienne Paskal Technologies Agriculture Cooperative Society Limited (ci-après « Paskal ») a été titulaire du brevet français FR 2 743 258 concernant un « dispositif de tuteurage mobile, pour plantes grimpantes, au moyen d’un tuteur souple ».

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit:
1. Dispositif de tuteurage mobile, pour plantes grimpantes, au moyen d’un tuteur souple (14) du genre comprenant un porte-bobine (1) dont la partie supérieure est munie d’un crochet (3) permettant de le suspendre à un câble porteur (4), et une bobine (2) montée tournante, autour d’un axe transversal, à la partie inférieure de ce porte-bobine (1), caractérisé en ce que l’un des rebords (8c) de ladite bobine (2) est muni d’un loquet (9) et en ce que ledit porte-bobine comprend un levier de verrouillage (10) comportant une partie (10a) orientée transversalement et disposée sur la trajectoire circulaire du loquet (9) et une deuxième partie (10b) s’élevant dans une direction parallèle ou approximativement parallèle à une portion intermédiaire (6a-6b) du porte-bobine et à distance réduite de l’un des côtés de ladite portion intermédiaire.

La 13e annuité est venue à échéance le 31 janvier 2009 mais pouvait encore être payée dans un délai de grâce expirant le 3 août 2009.

En l’absence de paiement, l’INPI a constaté la déchéance des droits attachés au brevet par une décision du 30 octobre 2009, notifiée le 10 novembre 2009.

Le 13 janvier 2010, la société Paskal a formé un recours en restauration de ses droits en invoquant, pour excuse légitime de l’absence de paiement, une panne de son système informatique de surveillance du paiement des annuités.

Par décision du 21 décembre 2010, le directeur général de l’INPI a déclaré ce recours irrecevable comme tardif, par application de l’article L 612-16 CPI, pour avoir été formé plus de deux mois après la cessation de l’empêchement.

La société Paskal a donc formé un recours contre cette décision.

Par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour d’appel de Paris vient de donner raison à l’INPI :

***

… Considérant que la société Paskal reproche au directeur général de l’INPI d’avoir ainsi statué, en violation des dispositions de l’article L 612-6 CPI qui lui imposaient, selon elle, de rechercher la date à laquelle avait cessé l’empêchement invoqué ;

Mais considérant, comme l’observe à juste titre le directeur général de l’INPI, que l’excuse légitime visée à l’article L 612-16 CPI tenait en l’espèce, non à la défaillance du système informatique de gestion des annuités invoquée par la requérante, mais à l’ignorance dans laquelle celle-ci a prétendu se trouver, du fait de cette panne, de son obligation de procéder au règlement de la 13ème annuité ; que cette ignorance a nécessairement cessé, quelle que soit l’état de son système informatique, lors de la réception de la décision de déchéance, le 10 novembre 2009, de sorte que c’est à cette date qu’a pris fin l’empêchement légitime puisque, en prenant connaissance de cette décision, la requérante se voyait nécessairement rappeler qu’elle avait omis de payer la 13ème annuité à son échéance, de sorte que la panne informatique invoquée, à supposer qu’elle persistât à cette date, ne pouvait plus, en tout état de cause, servir d’excuse légitime ;

Considérant qu’il en résulte que le recours n’est pas fondé et sera rejeté ; …

***

Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2011
Paskal Technologies c. INPI

jeudi 22 décembre 2011

Trois étoiles contre une pomme

La guerre mondiale que se livrent les marchands de téléphones soi-disant intelligents a fini par atteindre la France, et les média s’en sont largement fait l’écho, au point  qu’on a pu entendre sur France Info le nom du magistrat du TGI de Paris ayant rendu l’ordonnance de référé en date du 8 décembre, permettant à la société Apple de poursuivre sa commercialisation de l’iPhone 4S.


Grâce au EPLaw Patent Blog, nous disposons désormais de la grosse de cette ordonnance ; dans ce qui suit, nous en reproduirons quelques passages.

Mais plantons un peu le décor. La société coréenne Samsung Electronics Co Ltd. est titulaire des brevets européens EP 1 188 269 et EP 1 097 516.

Le brevet EP 1 188 269 concerne un « appareil de codage d’un indicateur de combinaison de format de transport pour un système de communication ». Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition ; sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Appareil de codage à Indicateur de Combinaison de Format de Transport, TFCl (Transport Format Combinaison Indicator) pour un système de communication, comprenant :
un générateur de séquences orthogonales (81 0) pour générer une multiplicité de séquences bi-orthogonales de base conformément à une première partie de bits d’information ;
un générateur de séquences de masques (820) pour générer une multiplicité de séquences de masques de base conformément à une seconde partie de bits d’information,
et un additionneur (860) pour faire la somme des séquences bi-orthogonales de base et des séquences de masques de base générées par le générateur de séquences et le générateur de séquences de masques.
Structure d’encodage TFCI dans un système IMT 2000 selon l’invention

Le brevet EP 1 097 516 quant à lui concerne un « dispositif et procédé de turbo entrelacement » ; il n’a pas non plus fait l’objet d’une opposition. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Turbocodeur comprenant
un premier codeur (111) agencé pour coder une trame de K bits d’information d’entrée pour générer des premiers symboles codés; un entrelaceur (112) agencé pour écrire séquentiellement les K bits d’information d’entrée dans une matrice rectangulaire de R x C, ligne par ligne, en partant de la première colonne de la première ligne, effectuer une permutation intra-ligne des positions des bits d’information dans la matrice rectangulaire de R x C, dans chaque ligne, conformément à une règle d’entrelacement donnée, cette permutation intra-ligne laissant inchangées les positions des bits dans la dernière colonne de ladite matrice, après la permutation, échanger la position du bit d’information dans la dernière colonne de la dernière ligne avec une position à l’intérieur de la dernière ligne qui précède la dernière colonne, effectuer des permutations inter-lignes de la matrice rectangulaire de R x C, et lire les bits d’information dans la matrice rectangulaire de R x C permutée, colonne par colonne, en partant de la première ligne de la première colonne ;
et un second codeur (113) agencé pour coder les bits d’information lus, pour générer des seconds symboles codés, dans lequel la matrice rectangulaire de R x C a R lignes et C colonnes, K = R x C et spécifie le nombre de bits d’information d’entrée dans la trame, et K > R > 1.
Ordinogramme d’un procédé d’entrelacement 
d’un entrelaceur PIL modifié selon l’invention

La société Samsung Electronics Co Ltd. et sa filiale et licenciée française Samsung Electronics France (ci-après « les sociétés Samsung ») ont fait assigner en référé d’heure les sociétés Apple France, Apple Retail France, Apple Inc. et Apple Sales International (ci-après « les sociétés Apple ») aux fins de voir interdire la commercialisation de l’iPhone 4S (sous astreinte de 100 k€ par appareil vendu !), ordonner le retrait des réseaux de tous les appareils vendus ou livrés et les condamner à payer aux sociétés Samsung 200 k€ en application de l’article 700 CPC.

Qu’en dit le tribunal ?

***

L’article L 615-3 CPI dispose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
Les sociétés Samsung forment une demande d’interdiction sur le fondement de l’article L 615-3 CPI au regard de deux brevets ‘516 et ‘269 dont la société Samsung Electronics Co Ltd. est titulaire et la société Samsung France licenciée, et qu’elle a déclarés comme essentiels à la norme UMTS autrement dit 3G, considérant que l’iPhone 4S contreferait nécessairement ces brevets intégrés dans la norme et soutenant que les sociétés Apple ne lui versent pour ce faire aucune redevance.

Les sociétés Apple ont répondu, sans être contredites, que la contrefaçon alléguée et non démontrée par les sociétés Samsung concernait les puces installées dans les iPhones 4S.

Elles ont ensuite soutenu que ces puces étaient acquises auprès de la société Qualcomm qui disposait d’un contrat de licence croisée découvert lors de la procédure américaine et tu par les sociétés Samsung ; que cet accord autorise Qualcomm a vendre a des tiers les puces mettant en œuvre les brevets des sociétés Samsung déclarés essentiels à la norme UMTS de sorte qu’aucune contrefaçon ne peut leur être reprochée.

Elles ont ajouté qu’il n’existait aucune atteinte imminente ni aucune atteinte vraisemblable aux droits des sociétés Samsung.

Les sociétés Samsung ont répliqué que les sociétés Apple ne démontraient pas suffisamment se fournir en puces auprès de Qualcomm ni que le contrat conclu entre la société Samsung Electronics Co Ltd. et la société Qualcomm versé au débat établissait un épuisement de leurs droits sur les brevets déclarés essentiels ; qu’aucun centime ne leur avait été versé en contrepartie de la mise en œuvre de leurs brevets essentiels par les sociétés Apple.

Les parties ont indiqué que leurs pourparlers avaient échoué sur le taux de licence proposé par les sociétés Samsung car il ne remplissait pas les conditions de licence FRAND.

Enfin, les sociétés Apple ont contesté la validité des deux brevets déclarés essentiels par les sociétés Samsung.

Sur ce,

Les sociétés Samsung prétendaient subir une atteinte imminente à leurs droits de titulaires de brevets essentiels ‘516 et ‘269 au motif que l’iPhone 4S devait être commercialisé à compter du 5 octobre 201 1 en France et soutiennent que cette atteinte est réalisée du fait de la commercialisation effective des iPhones 4S. Or si la vente des iPhone 4S en France est effective, encore faut-il examiner les contestations émises par les sociétés Apple et apprécier leur caractère sérieux ou non

Sur la fourniture des puces des iPhone 4S par la société Qualcomm

Les sociétés Samsung font valoir que les sociétés Apple qui indiquent clairement sur leur produit et dans les notices jointes que les iPhones 4S sont conformes à la norme 3G, reconnaissent de ce fait mettre en œuvre les deux brevets EP ‘269 et EP ‘516 qui ont été déclarés comme essentiels.

Les sociétés Apple répondent que les sociétés Samsung ne font pas la démonstration de la contrefaçon alléguée.

Le 28 octobre 2011, elles ont fait sommation aux sociétés Samsung de communiquer des téléphones iPhone 4S afin d’établir si les puces insérées dans ces téléphones étaient des puces Qualcomm.

Or, au vu de l’article 15.6 des Règles concernant les droits de propriété intellectuelle, le terme « essentiel », appliqué aux droits de propriété intellectuelle, signifie qu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques (mais non commerciales), au regard de la pratique normale en cours et la technologie de pointe disponible au moment de la normalisation, de fabriquer, vendre, louer, de disposer d’une quelconque façon, réparer, utiliser ou faire fonctionner l’équipement ou les méthodes qui utilisent une norme, sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, revendiquer mettre en œuvre la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, revient à revendiquer mettre en œuvre les brevets EP ‘269 et EP ‘516 dont les sociétés Samsung sont titulaires de sorte que la contrefaçon est présumée et qu’il appartient à celui qui revendique cette norme soit de démontrer qu’il paie les redevances, soit qu’il a acquis les produits à quelqu’un qui paie les redevances ou que les brevets déclarés essentiels sont nuls.

Cependant pour ta loyauté des débats, il aurait été nécessaire que les sociétés Samsung expliquassent que la technologie reproduite se trouvait mise en œuvre dans les puces équipant les iPhones 4S ; que ces puces étaient fournies par telle ou telle entreprise avec lesquelles elles n’avaient conclu aucun contrat de licence des brevets essentiels et de spécifier le nom du fournisseur de cette puce aux fins de démontrer les raisons pour lesquelles elles reprochaient aux sociétés Apple de contrefaire leurs brevets essentiels et alors qu’elles n’avaient formé aucun reproche de contrefaçon aux sociétés défenderesses de 2007 au mois de juillet 2011 pour ce qui est de la France pour les autres smartphones commercialisés par les sociétés Apple.

En l’espèce, et à défaut pour les sociétés Samsung d’avoir nindiqué (sic) le nom des fournsiseurs (re-sic) des puces litigieuses, il est soutenu par les sociétés Apple que la puce de bande de base dite « 3G » équipant l’iPhone 4S est fournie par la société Qualcomm qui dispose d’une licence auprès des sociétés Samsung.

Pour ce faire, les sociétés Apple produisent au débat des procès-verbaux de constat dressés les 26,28 et 31 octobre 2011 par Maitre P., huissier de justice à Paris et par Maitre R., huissier de justice a Marseille montrant d’abord l’achat de téléphones iPhone 4S , puis leur ouverture et ensuite l’extraction des puces de sorte qu’il est établi que chacun des iPhones 4S ainsi acquis étaient tous équipés de la puce Qualcomm MDM6610.

Elles produisent encore la nomenclature (Bill of Materials) de l’iPhone 4S qui mentionne la puce Qualcomm MDM6610 comme composant de l’iPhone 4S.

Ce document a été soumis à l’expert Monsieur B. qui a pu prendre connaissance d’une version non expurgée du « Bill of Materials » et qui atteste dans son rapport versé au débat du fait que la seule puce permettant à l’iPhone 4S de mettre en œuvre la norme UMTS est la puce Qualcomm portant la référence MDM6610.

Elles indiquent que ces informations sont de notoriété publique pour être disponibles sur le site internet « ifixit » a l’adresse suivante :


Enfin les sociétés Apple mettent au débat :
  • les deux attestations de Monsieur Eric K., directeur des ventes de la société Qualcomm, en date des 31 octobre 2011 et 6 novembre 2011, qui indiquent que sa société a bien conçu la puce MDM-6610 qui équipe les iPhones 4S71.
  • l’attestation du 1er novembre 201 1 de Monsieur S., Senior Manager of Wireless Procurement d’Apple qui confirme que les puces qui équipent les Phones 4S sont bien fournies exclusivement par Qualcomm.
Enfin elles versent au débat le mail de la société Samsung du 21 avril 201 1 adressé à la société Qualcomm ainsi qu’à la société Apple Inc. aux termes duquel il est indiqué qu’en raison des poursuites judiciaires intentées par les sociétés Apple a l’encontre des sociétés Samsung sur la base des brevets de la société Apple Inc., la société Samsung limitait l’étendue des accords conclus entre elle et la société Qualcomm.

En conséquence, et même si les sociétés Apple n’ont pas versé au débat le contrat de fourniture des puces Qualcomm MDM6610 permettant d’établir que ces puces équipent les iPhones 45, elles justifient suffisamment au stade du référé par l’ensemble de preuves examinées plus haut au sein desquelles les attestations ne sont pas les seuls éléments probants, de ce que les iPhones 4S commercialisés par les sociétés Apple en France sont équipés de puces Qualcomm MDM6610.

Sur le contrat conclu entre les sociétés Samsung et la société Qualcomm

Le contrat Qualcomm (dans lequel Samsung est indiqué comme le « licencié ») est composée (sic) de trois documents principaux, à savoir :
  • une licence en date du 31 août 1993 intitulée « Infrastructure and Subscriber Unique License and Technical Assistance Agreement »,
  • un avenant du 30 mars 2004 (l’Avenant 2004),
  • un avenant du 1er janvier 2009 signé le 4 novembre 2009 et daté du 1er janvier 2009 (l’Avenant 2009).
Les parties versent au débat chacun une consultation d’avocat américain et de professeur ayant analysé des contrats.

Il suffit de dire que la licence Qualcomm est soumise aux lois de l’état de Californie, qu’elle vise le monde entier dont la France, qu’elle porte sur les composants fabriques par Qualcomm tels qu’ils sont définis a l’article 1 ce qui inclut les puces.

L’article 5.1 de l’avenant de 2004 dispose que :
« Le LICENCIÉ [Samsung], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s’engage à ne pas Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et/ou de Droits de Propriété Intellectuelle de ses Affiliés (tel que ce terme serait défini si un tel Affilié était une Partie) à l’encontre (i) de QUALCOMM ou de ses Affiliés pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, loué, vendu ou autrement disposé de Composants (y compris notamment les logiciels associés) ou (ii) des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendu des Composants à, QUALCOMM ou ses Affiliés, à condition qu’aucune clause des présentes n’interdit au LICENCIÉ Je revendiquer ses droits de propriété intellectuelle à l’encontre des fournisseurs de QUALCOMM et de ses Affiliés pour avoir fabriqué des Composants pour, ou vendus des Composants à, tout tiers autre que QUALCOMM et/ou ses Affiliés. Le terme « Revendiquer ou Revendication » signifie présenter toute demande en contrefaçon de brevet ou entamer ou poursuivre (ou menacer d’entamer ou de poursuivre) un litige en matière de contrefaçon de brevet (ou une procédure similaire, y compris toute procédure auprès de la Commission du Commerce International). Il est précisé en tant que de besoin que les Droits de Propriété Intellectuelle du LICENCIÉ et ceux de ses Affiliés ne comprennent aucun droit de propriété intellectuelle acquis ou développé après le 31 décembre 2000 par le LICENCIÉ ou ses Affiliés. Sans limiter la portée des engagements accordés ci-dessus, rien dans cet article 5.1 ne doit être interprété comme une concession de licence à QUALCOMM, ses Affiliés ou leurs fournisseurs ou de tout droit à un quelconque Client QUALCOMM ou à ses Affiliés. »
L’avenant de 2004 dispose donc des droits de propriété intellectuelle détenus par les sociétés Samsung avant le 31 décembre 2000 et notamment les brevets EP ‘269 et EP ‘516 déposés respectivement le 6 juillet 2000 (sous priorité du 6 juillet 1999) et le 19 mai 2000 (sous priorité des 19 et 21 mai 1999).

En conséquence, les puces Qualcomm MDM6610 sont bien des composants visés par les contrats.

Au terme de cet article, la société Samsung s’engage à ne pas entamer de procédure de contrefaçon à l’encontre de clients qui auraient intégré des composants fournis par la société Qualcomm et qui mettraient en œuvre ses droits de propriété intellectuelle à condition que ceux-ci n’entament pas d’action en contrefaçon à son égard.

Si la dernière ligne de paragraphe du contrat précise qu’il ne peut s’agir d’une concession de licence, cet alinéa devra être interprété par le juge du fond au regard de l’ensemble du contrat.

En effet, il semble que malgré le contenu de cette dernière phrase, la société Samsung et la société Qualcomm ont entendu conclure une licence croisée permettant à la société Qualcomm de mettre en œuvre les brevets Samsung dont les brevets EP ‘263 et EP ‘516 ; que la société Qualcomm qui produit des composants qui sont nécessairement intégrés dans des produits plus élaborés a besoin de vendre des composants libres de droits au regard de la société Samsung afin de pouvoir les vendre à ses clients tels que définis au contrat. Enfin et même si le contrat fait la loi entre tes parties, il est impossible d’insérer une phrase excluant le fait que la société Samsung Electronics Co Ltd. n’entend pas qualifier son autorisation de reproduire les brevets de licence dans le contrat pour faire échapper ce contrat a sa nécessaire qualification juridique.

L’article 5.2 du contrat dispose quant à lui :
« Le LICENCIÉ [Samsung], pour son propre compte et pour le compte de ses Affiliés, s’engage à ne pas Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ à l’encontre (i) d’un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés (tel que ce terme s’appliquerait si un tel client était une Partie) pour avoir fabriqué, fait fabriquer, utilisé, importé, vendu, loué, ou autrement disposé des Produits objet de l’Engagement (Covenant Products) lorsque le prétendu fondement de la contrefaçon découle de l’utilisation ou de l’intégration desdits Composants QUALCOMM (y compris notamment les logiciels associés) dans ces Produits objet de l’Engagement et/ou (ii) de tout autre tiers contre lequel le LICENCIÉ n’aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ si les licences concédées à QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Tiers Couverts ») en ce qui concerne les Produits objet de l’Engagement d’un Client QUALCOMM ou de ses Affiliés dans la mesure où le LICENCIÉ n’aurait pas été en mesure de Revendiquer de Droits de Propriété Intellectuelle Limités du LICENCIÉ contre ce tiers si les licences concédées a QUALCOMM au titre des articles 6.1.1 et 6.1.2 du Contrat de Licence portant sur les Composants étaient restées en vigueur (les « Droits objet de l’Engagement ») (Covenant Rights). »
Le contrat de 2004 définit un « Client QUALCOMM » comme « (…) toute entité qui achète des Composants auprès de QUALCOMM et/ou des (sic) ses Sociétés Affiliées et qui intègre ces Composants dans ses Appareils d’Abonné ou Equipements d’infrastructure (tels que ces termes s’appliqueraient si cette entité était une partie ».

Ainsi, cet article 5.2 précise bien lui qu’il s’agit d’une licence convenue entre les parties.

L’avenant de 2009 n’a pas eu pour effet de changer la définition des clients ou des tiers au contrat tels qu’ils étaient définis par l’avenant de 2004.

Il convient de plus de constater que cet avenant est intervenu en avril 2004 soit après que la société Samsung a déclaré les deux brevets EP ‘269 et EP ‘516 comme brevets essentiels à l’ETSI et qu’elle ne peut donc révoquer la licence consentie à la société Qualcomm pour ce qui est de ta mise en œuvre de ces deux brevets.

La société Samsung ne pouvait davantage limiter l’étendue de la licence consentie à la société Qualcomm pour en exclure un client tel que la société Apple Inc. comme elle l’a fait dans sa lettre du 2 1 avril 2011, en tous les cas pour ce qui est des brevets déclarés comme essentiels dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, la licence donnée à la société Qualcomm pour ces brevets essentiels étant irrévocable conformément aux règles de l’ETSI.

Il importe peu que la société Samsung ne perçoive aucune somme du fait de cette mise en œuvre puisque du fait de la réciprocité des accords, elle a bénéficié de la technologie Qualcomm et a donc, perçu des revenus de ce fait.

Il est tout aussi indifférent que les sociétés Apple assemblent elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société Foxconn les iPhones 4S puisque l’épuisement des droits de la société Samsung porte sur la puce fournie par la société Qualcomm pour être intégrée dans un objet conformément aux dispositions de l’article 5.2 de l’avenant de 2004 ; en effet, il n’est pas soutenu que ces puces ont été achetées illicitement puisque ta société Qualcomm reconnait fournir la société Apple Inc.

En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par les sociétés Samsung n’est pas établie car les sociétés Apple apportent sur l’épuisement des droits de la société Samsung sur les brevets EP ‘269 et EP ‘516 déclarés essentiels des contestations suffisamment sérieuses et qu’il est noté que les sociétés demanderesses avaient omis les accords passés avec la société Qualcomm dans l’assignation alors qu’elles avaient pourtant pris soin de les révoquer par lettre du 21 avril 2011 dénoncée à la société Apple Inc., et que les motifs de cette dénonciation sont les poursuites entamées contre les sociétés Samsung ce qui démontre bien que les sociétés Samsung considéraient jusqu’à ce jour que les puces Qualcomm MDM6610 entraient dans le périmètre de la licence Qualcomm.

Les sociétés Samsung ne peuvent prétendre que les sociétés Apple avaient conscience de la nécessité de négocier une redevance FRAND pour mettre en œuvre les brevets EP ‘269 et EP ‘516 intégrés à la spécification TS 25.212 de la norme UMTS, puisqu’au contraire tous les courriers échangés Ion des négociations entamées entre les parties montrent que les sociétés Apple ont toujours contesté que les brevets EP ‘269 et EP ‘516 de la société Samsung lui ouvrent des droits au titre de cette norme et émis des réserves à ce titre.

Il n’appartient pas davantage à un juge des référés de dire si le taux de redevance proposé par les sociétés Samsung aux sociétés Apple est FRAND car il s’agit d’une contestation qui doit être portée devant les juges du fond et ce d’autant, que les éléments nécessaires à la vérification du caractère FRAND du taux de redevance proposé sont insuffisants d’une part car le nombre de brevets constituant cette norme n’est pas donné et que pour déterminer un taux FRAND, encore faut-il connaître l’ensemble des taux susceptibles d’être appliqués pour un seul produit.

Au vu de ce qui a été juge plus haut, il n’est nécessaire de statuer ni sur les contestations relatives a la validité des brevets EP ‘269 et EP ‘516 ni sur l’abus de position dominante de la société Samsung du fait de l’intégration de ces brevets EP ‘269 et EP ‘516 dans la spécification TS 25.212 de la norme UMTS.

Enfin le présent juge relève qu’il n’est pas contesté que les produits incriminés dans le cadre de l’action au fond à savoir les iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4 et, l’iPad 3G et l’iPad 2-3G mettent tous en œuvre la technologie UMTS qui reproduirait les enseignements de son brevet EP ‘269 déclaré essentiel dans la mesure où ils intègrent les puces de bande passante UMTS afin d’être compatibles avec l’UMTS fournies à Apple par Qualcomm ou Intel, alors que les premiers de ces produits Apple sont commercialisés depuis 2007 ; que les sociétés Samsung n’ont pas formé de demandes d’interdiction devant le juge de la mise en état dans l’affaire placée au fond et n’ont pas diligenté d’action judiciaire à l’encontre des fournisseurs de puces intégrant la technologie compatible avec l’UMTS telles les sociétés Intel, ou Qualcomm.

II convient de constater de surcroît le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction formée par les sociétés Samsung a l’encontre des sociétés Apple est patent.

Les sociétés Samsung seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Apple

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Apple sur l’article 32-1 CPC sont mal fondées car cet article permet aux juridictions de condamner une partie à une amende civile payable entre les mains du trésor Public et non pas au profit d’une des parties au procès.

Par ailleurs sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, si les sociétés Samsung ont engagé leur demande en référé avec légèreté en omettant de rappeler les relations qui les lie à fa société Qualcomm, il n’en demeure pas moins que les sociétés Apple ne démontre pas subir un préjudice autre que celui provenant des frais exposés pour leur défense réparé par une allocation au titre de l’article 700 CPC.

Les sociétés Apple seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer aux sociétés Apple la somme globale de 100.000 € au titre de l’article 700 CPC. …

***

Il nous semble qu’il faut approuver cette décision – le dossier de Samsung paraît trop fragile pour justifier une interdiction provisoire.

A notre avis, l’ordonnance est particulièrement intéressante du point de vue contractuel. Le juge finit par qualifier le contrat entre Samsung et Qualcomm de licence alors que le contrat s’en défend expressis verbis.

Il sera intéressant de suivre cette affaire au fond ; on a bien l’impression que la guerre ne s’arrêtera pas avec cette bataille perdue pour Samsung.

NB : Avez-vous repéré l’utilisation par le juge de l’imparfait du subjonctif ? Sinon, il aurait été nécessaire que vous fussiez plus attentifs.

TGI de Paris, ordonnance de référé, 8 décembre 2011
Samsung Electronics Co Ltd. et al c. Apple France et al

mercredi 21 décembre 2011

Coup de pompe - la fin est proche

Les décisions chiffrant le préjudice résultant d’actes de contrefaçon ne sont pas les plus attirantes, mais elles valent souvent la peine d’être lues attentivement. Le dernier arrêt de la Cour de Paris dans l’affaire Waters, déjà évoquée sur ce blog (ici), confirme cette règle.

La société Hewlett-Packard (ci-après « HP ») a déposé, le 26 septembre 1987, la demande de brevet européen EP 0 309 596 concernant un dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous haute pression. Le brevet a été délivré le 31 mars 1993. La partie française a été cédée à la société Agilent Technologies Deutschland (ci-après « Agilent-DE »).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous une pression élevée à laquelle la compressibilité du liquide devient apparente, et selon un débit d’écoulement pouvant être sélectionné, comprenant:
a) un premier piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une première chambre de pompage, la première chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie ;
b) un second piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une seconde chambre de pompage, la seconde chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie,
c) une liaison par conduit entre l’orifice de sortie de la première chambre de pompage et l’orifice d’entrée de la seconde chambre de pompage,
d) une vanne d’entrée reliée à l’orifice d’entrée de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la première chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
e) une vanne de sortie reliée à la sortie de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la seconde chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
f) des moyens d’entraînement destinés à déplacer selon un mouvement alternatif les premier et second pistons
g) dans lequel le liquide est comprimé dans la première chambre de pompage jusqu’à une précision élevée avant la décharge du liquide comprimé dans la seconde chambre de pompage,
caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement pour régler les longueurs de course des pistons entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites.

En octobre 1997, la société américaine Waters Corporation (ci-après « Waters-US ») a agi en nullité du brevet devant le TGI de Paris.

Le 12 septembre 2000, les sociétés HP et Agilent-DE ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon du brevet, et, le 28 septembre 2001, elles ont assigné la société française Waters SAS (ci-après « Waters-FR ») en intervention forcée.

Par jugement du 29 mai 2002, le TGI de Paris a débouté la société Waters-US, a constaté que la commercialisation des dispositifs 2690 (avec ses variantes 2690 D et 2690 XE) et 2695 en France par les sociétés Waters-US et Waters-FR contrefaisait le brevet et a condamné ces sociétés à payer aux défenderesses une provision de 150 k€ avant expertise sur la réparation du préjudice.

Les sociétés Waters ont interjeté appel. Dans son arrêt du 7 avril 2004 (voir PIBD 789 III-375), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et fixé la provision à 500 k€.

Les sociétés Waters ont cessé toute exploitation des dispositifs concernés à partir d’août 2002.

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2004.

Le 28 octobre 2004, les sociétés HP et Agilent-DE ont formé une demande en contrefaçon de leur brevet par les appareils modifiés 2790 et 2795 commercialisés par la société Waters.

Le 21 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission pour évaluer le préjudice correspondant.

Le 22 septembre 2006, la société Waters a agi en déclaration de non contrefaçon des appareils 2690, 2695, 2790 et 2795 modifiés.

Waters 2795

Par jugement du 18 décembre 2007, le TGI de Paris a déclaré que ces appareils modifiés ne contrefaisaient pas le brevet. Les sociétés HP et Argilent ont interjeté appel.

Le second expert a achevé son rapport le 30 juin 2008.

Par jugement du 14 janvier 2009 (voir PIBD 895 III-998), le TGI de Paris a condamné les sociétés Waters à payer environ 700 k€ à la société Agilent-DE en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, mais un jugement du 7 avril 2009 a effectué des corrections d’erreurs affectant certaines sommes et a condamné les sociétés Waters à payer une somme totale d’environ 3.9 M€.

Par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 décembre 2007 en disant que la commercialisation des appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen. Elle a également débouté la société Agilent-DE de sa demande en concurrence déloyale.

Les sociétés Agilent-DE et HP ont formé un pourvoi en cassation.

Le 24 mai 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (voir PIBD n° 945 III-519).

Le présent arrêt en date du 5 octobre 2011 confirme le jugement du 14 janvier 2009 :

***

Sur la période de réparation

Considérant que la société Agilent-DE, venant aux droits de la société HP pour la période antérieure à la cession du 29 octobre 1999, entend obtenir la réparation de son préjudice à compter du 12 septembre 1997 ;

Qu’elle fait à cet égard valoir que, la société Waters-US ayant cru devoir assigner la société HP en nullité du brevet n° 0 309 596, le 8 octobre 1997 devant le TGI de Paris, elle est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire du brevet et a formé, au côté de la société HP, une demande reconventionnelle en contrefaçon du brevet par des conclusions du 12 septembre 2000 de sorte que, compte tenu de la prescription, son préjudice de contrefaçon doit être évalué à compter du 12 septembre 1997 ;

Considérant que les sociétés Waters rappellent que les sociétés HP et Agilent ont assigné la société Waters-FR en intervention forcée suivant acte du 28 septembre 2001 aux fins de la voir condamnée solidairement avec la société Waters-US pour contrefaçon du brevet ; qu’elles soutiennent en conséquence que la société Agilent-DE n’est pas recevable, compte tenu de la prescription, à agir à l’encontre de la société Waters-FR pour des faits de contrefaçon antérieurs au 28 septembre 1998 ;

Qu’elles prétendent par ailleurs que la société Waters-US, seule en cause pour la période du 12 septembre 1997 au 28 septembre 1998, n’exploitait pas les dispositifs contrefaisants en France où ils étaient introduits du seul fait de la société Waters-FR et qu’en conséquence, la période à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice ne commence à courir à l’égard des sociétés Waters-US et Waters-FR que le 28 septembre 1998 ;

Or considérant qu’il n’est pas contesté que la société américaine Waters-US a fabriqué les dispositifs contrefaisants et que la société française Waters-FR les a commercialisés en France jusqu’au 29 juillet 2002 date à laquelle ils ont été retirés du marché ;

Qu’il résulte du jugement du 29 mai 2002 que les sociétés Waters-US et Waters-FR ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,10,11 et 12 du brevet en important, en offrant à la vente et en vendant en France des dispositifs 2690 et 2695 et leurs variantes 2690D et 2690XE et les a condamnées in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 150 k€ sur le préjudice subi en conséquence de ces actes de contrefaçon ;

Que, selon l’arrêt confirmatif du 7 avril 2004, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Paris, a retenu pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Waters-US, qui soutenait qu’elle ne participait pas à l’importation sur le territoire français des dispositifs argués de contrefaçon, qu’il importait peu que les appareils transitent par les Pays-Bas avant d’être livrés en France aux clients de la société Waters-FR, dès lors que la société Waters-US a, en fournissant sa filiale française, participé à l’acte d’importation en France et a conclu que ces faits caractérisaient l’offre en vente et l’importation sur le marché français par la société Waters-US des dispositifs litigieux ;

Qu’il s’ensuit que la société Waters-US n’est pas recevable, ainsi que le font observer à juste titre les sociétés intimées, à soutenir, en contrariété avec la chose jugée, qu’elle n’aurait pas importé en France les produits contrefaisants et partant n’aurait pas commis d’actes de contrefaçon au préjudice de la société Agilent-DE ;

Qu’elle est en conséquence tenue de réparer le préjudice subi par la société Agilent-DE à raison des actes de contrefaçon commis postérieurement au 12 septembre 1997 ;

Considérant que la demande en contrefaçon formée le 12 septembre 2000 à l’encontre de la société Waters-US n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription à l’égard de la société Waters-FR qui n’a été assignée que le 28 septembre 2001 ;

Que cette dernière sera tenue de réparer le préjudice subi par la société Agilent-DE à compter du 28 septembre 1998 ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Une image vaut mille mots …

Considérant que les sociétés Waters-US et Waters-FR, invoquant les dispositions de l’article L 613-9 CPI, soutiennent nouvellement en cause d’appel que la société Agilent-DE ne saurait prétendre à l’indemnisation de son préjudice pour la période du 29 octobre 1999 (date de la cession du brevet à partir de laquelle la société HP n’est plus titulaire du brevet) au 21 août 2000 (date de la transcription de la cession à partir de laquelle les droits de la société cessionnaire sont opposables aux tiers) ;

Qu’elles soutiennent en conséquence que seules deux périodes pourront être retenues pour l’évaluation du préjudice :
  • celle allant du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1999,
  • celle allant du 21 août 2000 au 29 juillet 2002 ;
Mais considérant qu’il a été précédemment retenu que la société Waters-US sera tenue de réparer le préjudice de contrefaçon à compter du 12 septembre 1997 et non à compter du 28 septembre 1998 ainsi qu’elle le demandait ;

Considérant, pour le surplus, que la règle de l’opposabilité prévue à l’article précité ne saurait avoir pour effet de permettre au contrefacteur de contrefaire le brevet en toute impunité tant que la transcription de la cession n’est pas effectuée ; qu’en toute hypothèse, les sociétés Waters ne sont pas fondées à se prévaloir de l’application de cette règle pour se soustraire à la réparation du préjudice pour la période du 29 octobre 1999 au 21 août 2000 alors même qu’elles ne contestent pas devoir réparation du préjudice pour la période antérieure, allant du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1999 ; qu’enfin, il est constant que la société cessionnaire Agilent-DE vient aux droits de la société cédante HP pour la période antérieure à la cession ;

Qu’il s’ensuit que la demande des sociétés Waters est dénuée de pertinence ;

Sur la masse contrefaisante

Considérant que selon les conclusions non contestées de l’expert G., la masse contrefaisante constituée par les appareils 2690, 2690D, 2690XE et 2695 est de :
  • 116 unités représentant un chiffre d’affaires de 2.539.740 € pour la période du 19 septembre 1997 au 27 septembre 1998,
  • 642 unités représentant un chiffre d’affaires de 14.826.453 € pour la période du 28 septembre 1998 au 29 juillet 2002, soit un total de 758 appareils pour un chiffre d’affaires global de 17.366.193 € ;
Que, selon l’expert G., qui n’est pas davantage critiqué sur ce point, la masse contrefaisante constituée par les appareils 2790 et 2795 est, pour les années 1998 à 2002, de 51 appareils, dont 1 vendu en 1998, représentant un chiffre d’affaires de 506.313 € ;

Qu’il suit de ces éléments d’information et des motifs ci-avant retenus, que la société Waters-US sera tenue d’indemniser seule le préjudice résultant de l’importation et de l’offre en vente en France entre le 12 septembre 1997 et le 28 septembre 1998 de 117 dispositifs contrefaisants et que les sociétés Waters-US et Waters-FR seront tenues in solidum à réparer le préjudice résultant de l’importation, de l’offre en vente et de la vente en France, entre le 28 septembre 1998 et le 29 juillet 2002, de 692 dispositifs contrefaisants ;

Sur le mode d’évaluation du préjudice

Considérant que les parties maintiennent à cet égard leurs positions respectives telles que développées dans le jugement entrepris auquel il est référé, la société Agilent-DE concluant essentiellement à l’évaluation du préjudice sur la base de ses gains manqués, les sociétés Waters soutenant au contraire que cette évaluation doit être effectuée sur la base d’une redevance indemnitaire dès lors que la société Agilent-DE n’exploite pas directement son brevet en France ;

Considérant ceci étant, que les parties s’accordent sur le principe en vertu duquel le préjudice de contrefaçon doit être apprécié en termes de profits perdus sur les ventes manquées lorsque le breveté exploite l’invention et se trouvait dès lors en mesure de réaliser les ventes du contrefacteur et qu’il doit être en revanche calculé en termes de redevances manquées quand le breveté n’exploite pas lui-même l’invention protégée ;

Qu’il n’en demeure pas moins ainsi que le rappellent les sociétés intimées, que l’indemnisation du préjudice doit tendre à rétablir le breveté dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de contrefaçon et qu’en l’espèce, le fait que le breveté fabrique à l’étranger les dispositifs mettant en œuvre l’invention ne doit pas faire obstacle à ce que son préjudice soit évalué sur la base des gains manqués dès lors qu’il démontre que les produits dont la vente a été perdue pour ses distributeurs en France auraient été achetés auprès de lui ;

Et considérant, que s’il est constant que la société Agilent-DE fabrique en Allemagne les appareils munis du dispositif breveté qui sont ensuite vendus en France par la société Agilent Technologies France (ci-après « Agilent-FR »), il est établi, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 avril 2004, au vu des factures produites aux débats, que la société Agilent, au moins depuis le début de l’année 2001, vendait directement les produits brevetés qu’elle fabriquait en Allemagne à sa filiale française la société Agilent-FR, circonstance dont la cour d’appel a déduit que la société Agilent était fondée à voir son préjudice réparé sur la base des gains manqués en France ;

Considérant que si des éléments de la procédure, mis en avant par les sociétés Waters, font apparaître la présence entre la société Agilent et la société Agilent-FR, d’une société Agilent Technologies Europe BV (ci-après « Agilent-EU »), située en Suisse, l’examen de ces éléments établit que cette dernière ne génère aucune clientèle et ne joue aucun rôle dans la commercialisation des produits qui sont directement livrés par la société allemande à la société française et qu’elle se borne à assurer la facturation des ventes réalisées entre ces deux sociétés ;

Qu’en conséquence, la société Agilent-EU ne saurait être regardée comme exploitant le brevet en France où les produits brevetés sont vendus par la société Agilent-FR après que celle-ci se soit fournie auprès de la société Agilent-DE qui les fabrique ;

Que cette dernière est dès lors fondée, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, à prétendre à la réparation de son préjudice sur la base des bénéfices manqués puisqu’elle subit directement les conséquences des ventes manquées en France par sa filiale française Agilent-FR ;

Sur la marge sur coûts directs de la société Agilent

Considérant que les sociétés Waters font à cet égard observer que les intimées ne versent aux débats aucun élément suffisamment précis, daté et incontestable pour justifier des marges sur coûts directs réalisées pour les années considérées ;

Mais considérant que l’expert G. a conclu, au terme d’une analyse circonstanciée des données comptables fournies par la société Agilent, tenant compte des critiques nombreuses et partiellement justifiées de l’expert financier des sociétés Waters, que les produits brevetés généraient, selon les années, une marge nette variant entre 5 796 € et 8 678 € et que, eu égard aux produits accessoires vendus, soit dans le même temps que l’appareil, soit pendant la durée de vie de l’appareil, de l’ordre de 7 ans, que les marges de 8 903 € pour l’année 2000, 12 347 € pour l’année 2001 et 9 904 € pour l’année 2002 pouvaient être raisonnablement retenues ;

Qu’il convient toutefois de prendre en considération les observations des sociétés Waters selon lesquelles les produits accessoires ne sont pas nécessairement achetés, pendant la durée de vie de l’appareil, auprès du fabricant, le marché des pièces détachées faisant l’objet d’un marché distinct à telle enseigne que la société Agilent-DE vend des kits de maintenance des appareils Waters et qu’en conséquence, l’acheteur d’un appareil contrefaisant auprès des sociétés Waters a pu se pourvoir ensuite en pièces de rechange auprès d’Agilent-DE ;

Que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a conclu, à l’aune de cet élément, que la perte de bénéfices pour les pièces détachées ne doit pas être appréciée au regard du nombre d’appareils que la société Agilent aurait pu commercialiser en l’absence de contrefaçon et doit faire l’objet d’un calcul distinct avec un taux de report distinct ;

Qu’en conséquence d’une telle conclusion c’est encore à bon droit que le tribunal a retenu au vu des informations recueillies par l’expert, que, s’agissant des années 1999, 2000 et 2001, la marge sur coûts directs unitaires est, respectivement, de 7 876 €, 12 202 € et 9 828 € pour les appareils de chromatographie et les accessoires vendus concomitamment, et que, pour les pièces de rechange vendus sur la durée de vie des appareils, les marges sont de 217 €, 145 €, 76 € ;

Considérant que les sociétés intimées admettent ne pas être en mesure, pour la période antérieure à octobre 1999, de communiquer les coûts de revient des produits brevetés, à l’époque supportés par la société HP titulaire du brevet, circonstance qui a conduit l’expert G. à écarter, pour la période concernée, le calcul du préjudice sur la base de la marge sur coûts directs et à retenir le système de la redevance indemnitaire ;

Que la cour, observant à l’instar du tribunal que l’application de la redevance indemnitaire est en l’espèce plus rigoureuse que la minoration de la marge sur coûts directs proposée par la société Agilent pour pallier l’incertitude engendrée par l’insuffisance des données, suivra l’expert G. en ce qu’il a calculé le préjudice subi antérieurement à la cession d’octobre 1999 sur la base de la redevance indemnitaire ;

Sur le taux de report

Considérant que les experts ont procédé à juste titre, pour déterminer le taux de report, à une analyse des spécificités du marché de la chromatographie haut de gamme et ont exactement constaté que les sociétés Agilent-DE et Waters se partageaient le marché à peu près à parts égales ;

Que le tribunal a toutefois pertinemment observé que même si les sociétés opposées se partagent le marché de la chromatographie haut de gamme, de nombreux éléments interviennent dans le choix d’un appareil relevant de cette catégorie et notamment la fidélité à un fabricant, de sorte que, le taux de report de 100 % proposé par les sociétés intimées ne saurait être retenu ;

Que le tribunal a, au vu de ces éléments, raisonnablement fixé à 50 %, ainsi que le proposait l’expert G., (l’expert G. ayant proposé quant à lui un taux de 33 %), le taux de report pour les appareils de chromatographie et les accessoires vendus concomitamment étant à cet égard observé que les rapports de MM. J. et D. produits par les sociétés Waters pour prétendre à une minoration de ce taux compte tenu de la portée limitée du brevet, s’ils étaient susceptibles d’être pertinents dans la phase antérieure du litige où il importait de rechercher si les faits de contrefaçon étaient avérés, ne le sont plus dès lors que la validité du brevet revendiqué a été définitivement admise et les actes de contrefaçon définitivement caractérisés ;

Considérant que c’est encore à juste titre que le tribunal, tenant compte des particularités précédemment évoquées du marché des pièces de rechange, a retenu, pour ce qui les concerne, un taux de report de 20 % ;

Sur la redevance indemnitaire

Considérant qu’il y a lieu de recourir à cette redevance ainsi qu’il résulte de ce qui est dit ci-avant, pour évaluer le préjudice subi au cours de la période du 12 septembre 1997 au 29 octobre 1999, ainsi que pour évaluer le préjudice résultant de la part des ventes des appareils contrefaisants qui ne se serait pas reportée sur la société Agilent ;

Considérant que, pour le calcul de cette redevance, la cour fait siennes les observations du tribunal au terme desquelles les sociétés Waters qui ont très largement mis en avant dans la publicité des appareils contrefaisants la conception très novatrice qu’ils mettaient en œuvre et les performances qu’ils assuraient en matière de mesure chromatographique, ne sauraient sérieusement prétendre aujourd’hui au caractère limité et accessoire de l’invention ;

Que c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu, par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, qu’il doit être tenu compte de l’avantage commercial important qui résultait de la mise en œuvre du dispositif breveté et du fait que les sociétés Waters auraient nécessairement perdu des parts de marché si la société Agilent-DE avait seule mis en œuvre le dispositif protégé et conclu au regard de ces éléments que le taux de redevance de 12 % proposé par l’expert G. correspond à une juste appréciation du préjudice subi ;

Considérant que la cour fait siens en conséquence de l’ensemble des éléments précédemment retenus, les calculs opérés par le tribunal qui aboutissent :
  • au titre de la redevance due pour l’ensemble des appareils contrefaisants vendus en 1997, 1998, 1999 et pour la moitié des appareils contrefaisants vendus en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 1 653 048 €,
  • au titre de la marge sur coûts nets unitaires pour la moitié des appareils contrefaisants vendus en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 2 250 700 €,
  • au titre de la marge sur coût net unitaire pour les produits accessoires sur la durée de vie des appareils en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 7 233 €,
Soit une somme totale globale de 3 910 981 € qui sera actualisée sur la base de l’indice de la production industrielle dans les termes du jugement ;

Sur l’effet tremplin

Considérant que « l’effet tremplin » a vocation à tenir compte dans la réparation du préjudice global subi des suites des actes de contrefaçon, la circonstance selon laquelle les sociétés Waters n’auraient pas vendu autant de produits modifiés, commercialisés à compter du 29 juillet 2002, si elle n’avait pas vendu auparavant les produits contrefaisants ;

Considérant que le tribunal relève à juste titre à cet égard que la société Agilent-DE aurait vu en toute hypothèse sa part de marché s’accroître, compte tenu de l’avancée technique mise en œuvre par ses appareils, si les sociétés Waters ne s’étaient pas livrées à des actes de contrefaçon, et qu’en conséquence, la stabilité des parts de marché constatée en 2002 et 2003, mise en avant par les sociétés Waters, n’est pas de nature à exclure « l’effet tremplin » ;

Que par ailleurs, la fidélité précédemment évoquée de la clientèle à son fournisseur en matière d’appareils chromatographiques est une circonstance qui vient accréditer l’existence de « l’effet tremplin » dont les sociétés Waters ont pu bénéficier postérieurement au 29 juillet 2002 lorsqu’elles ont remplacé les produits contrefaisants par des produits modifiés, commercialisés sous les mêmes références que ceux précédemment retirés du marché ;

Considérant que la cour suivra le tribunal en ce qu’il a, par une juste appréciation des éléments de la cause, fixé à 100 k€ le préjudice résultant de « l’effet tremplin » et estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’actualisation de cette somme ;

Sur le préjudice financier

Considérant que la cour observe que la société Agilent ne justifie pas davantage devant la cour que devant les premiers juges d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des sommes compensatrices telles que précédemment retenues ;

Que la demande au titre du préjudice financier prétendument subi sera en conséquence rejetée ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que le jugement entrepris est en définitive confirmé en toutes ses dispositions ; …

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Waters-US et Waters-FR aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC et à verser à la société Agilent une indemnité complémentaire de 150 k€ au titre des frais irrépétibles.

***

Cette décision est intéressante à plusieurs titres. Mentionnons seulement les points les plus saillants :
  • La lecture de L 613-9 CPI adoptée par la Cour paraît quelque peu surprenante : malgré le défaut d’inscription au RNB, la société cessionnaire Agilent est autorisée à opposer ses droits au contrefacteur même pour la période précédant l’inscription.
  • Malgré le fait que la filiale française d’Agilent ne faisait que distribuer les produits brevetés, on tient compte des pertes directes subies par Agilent-DE ; la Cour ne se contente pas de lui octroyer une redevance indemnitaire.
  • La Cour discute « l’effet tremplin » et en donne une évaluation.
  • La société Agilent se voit attribuer plus de 4 M€ en réparation de son préjudice.

Gageons que nous aurons droit à un pourvoi en cassation ...


Cour d’appel de Paris, 5 octobre 2011
Waters c. Hewlett-Packard et Agilent Technologies


Ceux qui, comme votre serviteur, ont un faible pour les grosses (plutôt que pour les documents épurés de l’INPI), peuvent télécharger la grosse sur le Kluwer Patent Blog (ici). On y trouve aussi un article fort intéressant de Nicolas Bouche du Cabinet Véron.

mardi 20 décembre 2011

Mieux vaut deux fois qu’une

La présente ordonnance devrait servir d’avertissement aux inventeurs ayant assigné leur (ancien) employeur en paiement d’une rémunération supplémentaire et dont l’employeur a saisi la CNIS. Si la proposition de la CNIS ne les satisfait pas, ils doivent à nouveau saisir le tribunal.

Monsieur Alain B., spécialiste en matière de câble autorégulant, a été salarié de la société Acome – en qualité d’ingénieur, puis de chef section Études matériaux, puis enfin de responsable Étude matériaux – du 5 juillet 1982 au mois de juin 2005, date à laquelle sa démission a pris effet.

Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2009, Monsieur B. a assigné son ancien employeur devant le TGI de Paris pour se voir reconnaître la qualité de co-inventeur de 6 brevets, avant dire droit voir nommer un expert et condamner la société Acome à lui verser une somme de 96 k€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération supplémentaire.

Exemple d’un câble électrique chauffant autorégulant
dont Monsieur B. est un co-inventeur (brevet FR 2 844 091)

La société Acome a saisi la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) par courrier du 9 avril 2010.

Par décision du 9 juillet 2010, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la saisine de la commission et dit que l’affaire serait rétablie à compter du 13 octobre 2010 à la demande de la partie la plus diligente.

La CNIS, en l’absence d’accord des parties, a formé une proposition de conciliation à hauteur de 15 k€ portant sur la rémunération supplémentaire de 6 inventions et sur l’invention relative à la composition isolante ignifugée sans halogène, non visée dans le cadre de la procédure devant le TGI. Cette proposition a été notifiée à Monsieur B. le 17 février 2011. L

e juge des requêtes, saisi à la demande de la société Acome, a constaté dans son ordonnance du 23 mai 2011 que la proposition de la CNIS était devenue définitive le 17 mars 2011 et lui a donné force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur B. le 23 juin 2011 à domicile.

Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2011, Monsieur B. a assigné la société Acome aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 23 mai 2011. Selon lui, le TGI était saisi du litige avant la saisine de la CNIS et, en application de l’article 379 CPC, le sursis n’avait pas dessaisi le TGI. En tout état de cause, l’exigence de saisine dans le délai d’un mois prévue par l’alinéa 2 de l’article L 615-21 CPI était satisfaite par la saisine préalable du TGI.

Qu’en dit le tribunal ?

***

En vertu de l’article L 615-21 CPI, la proposition de conciliation de la CNIS vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elle n’a pas saisi le TGI compétent statuant en chambre du conseil. L’accord peut être rendu exécutoire par ordonnance président du TGI saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

L’article R 615-29 CPI dispose que l’accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation est rendu exécutoire par décision du président du TGI dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.

Ainsi, dans un souci de favoriser la célérité du règlement des litiges portant sur les inventions de salariés, le législateur a entendu laisser un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leur absence d’accord à la proposition de la CNIS, et le code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure simplifiée pour l’apposition de la force exécutoire.

Au sens de l’article L 615-21 CPI, la saisine du TGI s’entend comme la saisine aux fins de contester la proposition de conciliation de la CNIS.

Monsieur B. avait engagé une action à l’encontre de son employeur avant la saisine de la CNIS.

Il est mal fondé à prétendre que l’instance en cours portait sur la proposition de la CNIS, dont le tribunal n’était pas saisi, et partant, sur sa contestation. Il appartenait à Monsieur B. de faire usage dans les délais de la procédure spécifique prévue aux articles L 615-21 et R 615-29 CPI pour faire valoir son absence d’acquiescement à la proposition dans le délai d’un mois suivant sa notification.

Il est constant que dans le mois suivant la notification de la décision de la CNIS, Monsieur B. n’a pas contesté cette proposition de conciliation, si bien que celle-ci, en vertu de l’article L 615-21 CPI, avait dès le 17 mars 2011 autorité de la chose jugée entre les parties.

Dans ces conditions, la CNIS, qui a fait état dans sa requête aux fins d’apposition de la force exécutoire de la procédure devant la 3e chambre du TGI de Paris, était bien fondé à saisir le juge des requêtes, qui était bien compétent en vertu de l’article L 615-21 CPI pour apposer la force exécutoire sur la proposition devenue définitive.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de rétraction de l’ordonnance rendue le 23 mai 2011.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire.

Partie perdante, Monsieur B. sera condamné aux dépens et à payer à la société Acome qui a dû engager des frais pour faire valoir sa défense, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC.

***

TGI de Paris, ordonnance de référé, 9 décembre 2011
Alain B. c. Acome

lundi 19 décembre 2011

Brevet, billets et banqueroute

Quand on se penche sur des brevets au pénal, ce n’est pas toujours pour évoquer des actes de contrefaçon. La présente décision nous rappelle qu’un brevet peut aussi servir dans un montage constituant un abus de biens sociaux.

La société Odyssée a été titulaire du brevet français FR 2 799 625 concernant un présentoir de type joue de tête de gondole. Ce brevet, qui cite comme inventeur Alain S. n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 de la demande telle que déposée était rédigée comme suit :
1. Présentoir amovible de type joue de tête de gondole comprenant une étagère (100, 10, 110) comportant deux montants (111ab, 11ab, 114ab), caractérisé en ce qu’il comporte au moins un dispositif de fixation (115, 16, 24, 36) fixe par ses extrémités aux montants (111ab, 11ab, 114ab) pour le suspendre latéralement à une tête de gondole.

Par acte de cession en date du 28 mars 2003, la société Odyssée, contrôlée par Alain S., a cédé une partie de son fonds de commerce et le brevet français susmentionné à la société ADV, représentée par Anne-Marie D. Cet acte valorisait le brevet à 800 k€ (!), payable en trois versements.

Dans ce contexte, par acte notarié en date du 10 juillet 2003, la banque italienne Intesa a consenti un prêt de 500 k€ à la société ADV. Il était garanti par la caution personnelle et solidaire des époux S. et par une caution hypothécaire de la société civile immobilière dans laquelle les époux S. étaient associés. L’opération de prêt avait été préconisée par la banque Intesa qui était aussi la banque de la société Odyssée dont le compte était, à cette époque, fortement déficitaire.

Les 500 k€ ont été directement versés entre les mains de Monsieur S.

De l’aveu de Monsieur S., la cession d’une partie du fonds de commerce était fictive et seul le brevet a été transféré. Néanmoins, aucun transfert a été enregistré à l’INPI.

Par la suite, la société ADV n’a plus été en mesure de régler les salaires et a procédé à un affacturage de l’intégralité des factures clients. Le 23 mars 2004, elle a déposé une déclaration de cessation des paiements. Cette déclaration cite un actif de 140 k€, ramené après vérification par le mandataire liquidateur à 53 k€.

Une plainte pour abus de biens sociaux a été déposée. Le mandataire liquidateur de la société ADV s’est constitué partie civile.

Dans son arrêt du 8 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris a jugé que ce délit était effectivement constitué :
« … par acte notarié passé devant Me T et D., notaires à Paris, le 10 juillet 2003, la banque Intésa a consenti à la société ADV représentée par Madame D., un prêt de 500 000 euros pour une durée de quatre ans destiné :
  • à l’acquisition d’une partie du fonds de commerce de la société Odyssée ;
  • à l’acquisition du brevet français No FR00 12500 du 2 octobre 2000 pour le présentoir « joue tête de gondole » auprès de la société Odyssée,
remboursable en 48 mensualités de 10 416,67 euros ; ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire des époux S. et par une caution hypothécaire de la SCI 44 Prévert dans laquelle les époux étaient associés ; il était précisé dans l’acte :
« la mise à disposition des fonds s’effectuera par virement au compte courant de la société Odyssée ouvert dans les livres de la Banque (Intésa) sous le numéro 21000 65794 » ;
au cours de l’enquête, Monsieur S. a expliqué que cette opération de prêt avait été préconisée par la banque Intésa, qui était également la banque de la société Odyssée, dont le compte était, à cette époque, fortement déficitaire, et que l’emprunt avait permis de renflouer le compte de la société Odyssée et de payer toutes ses créances ; il a reconnu le caractère fictif de la cession d’une partie du fonds de commerce de la société Odyssée, déclarant :
« il n ‘y a pas eu de transfert de fonds de commerce, seul le brevet a été à priori transféré» ;
s’agissant du brevet, il résulte de la procédure qu’un brevet pour un présentoir de type “joue tête de gondole”, dont Monsieur S était l’inventeur et la société Odyssée le demandeur, a été déposé à l’INPI le 14 octobre 2000 ; toutefois les recherches effectuées le 13 mars 2008 sur le site internet de l’INPI ont révélé qu’aucun transfert de propriété n’avait été enregistré ; que Monsieur B., commissaire aux comptes des sociétés de Monsieur S., a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de l’acquisition, par la société ADV, d’un brevet ni d’une partie du fonds de commerce de la société Odyssée ; si un acte de cession daté du 28 mars 2003 valorisant le brevet à 800 000 euros, - document non annexé à l’acte de prêt notarié -, a été produit devant le tribunal et la cour, par la défense du prévenu, la cour relève que, dans la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004 par les dirigeants sociaux, figure à l’actif un montant de 140 000 francs, et qu’après vérification par le mandataire liquidateur, l’actif réalisé s’établissait 53 003,62 euros, ce qui prive de crédibilité les affirmations de Monsieur S. quant à la réalité de la cession et quant à la valeur du brevet ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, la cour, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’information, constatant que la société ADV a supporté, sans aucune contrepartie avérée, la charge d’un emprunt qui a profité exclusivement à une autre société dirigée par Monsieur S., confirmera la décision du tribunal ayant retenu la culpabilité de Monsieur S. et de Madame D. du délit d’abus de biens sociaux ; l’existence d’un groupe de sociétés auquel aurait appartenu la société ADV et qui justifierait ce flux anormal, n’est aucunement démontré ;

… le commissaire aux comptes de la société ADV a précisé dans son rapport en date du 21 avril 2004 qu’un emprunt de 500 000 euros a été souscrit le 10 juillet 2003 auprès de la banque Intésa, lequel n’a pas été porté au crédit de son compte bancaire mais à celui de la société Odyssée, également contrôlée par Monsieur S. ; que le comptable n’avait pas eu connaissance de l’acte de prêt ; Monsieur S. fait valoir que le montage ayant permis la cession de brevet a été mis au point par les avocats, le banquier et le notaire ; il met en avant une estimation émanant des cabinets Le Guen & Maillet ; cependant, aucune transcription n’a été faite auprès de l’INPI ; en outre, selon la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004, l’actif, comprenant le brevet, était estimé à 140 000 francs, alors que la cession intervenue le 28 mars 2003 prévoyait un prix de 800 000 euros, payable en 3 versements ; qu’il convient d’ailleurs de relever que l’évaluation fournie par la défense apparaît aberrante dans la mesure où la fourchette retenue était de 1,5 à 2,25 millions d’euros ; ceci démontre le caractère fortement surévalué de la cession dont a bénéficié la société Odyssée, contrôlée par Monsieur S., dont les 500 000 euros ont été directement versés entre ses mains ; qu’enfin, cette opération s’inscrit dans un contexte de détérioration financière puisque la société ADV, dont le chiffre d’affaire, selon la déclaration de cessation des paiements, atteignait seulement 330 000 euros, n’a plus été en mesure de régler les salaires et a procédé à un affacturage de l’intégralité des factures clients ; que l’abus de bien social est donc constitué ; … »
La Cour a donc condamné Monsieur S. à huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour abus de biens sociaux et banqueroute, et Madame D. à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour abus de biens sociaux.

Monsieur S. et Madame D. se sont pourvus en cassation. Ils ont, entre autres, critiqué l’arrêt pour s’être fondé, pour affirmer que le brevet acquis par la société ADV auprès de la société Odyssée était dépourvu de valeur, sur la circonstance qu’il n’avait pas été enregistré, alors que l’inscription d’un acte transmettant les droits attachés à un brevet au RNB n’est pas une condition de validité mais uniquement d’opposabilité et que le défaut d’inscription n’empêchait pas l’exploitation du brevet. De même, ils ont argué qu’en se fondant, pour dénier toute valeur au brevet acquis par la société ADV, sur la seule estimation qu’en avait faite le mandataire liquidateur, partie civile, sans rechercher la véritable valeur de ce brevet, au besoin en ordonnant un supplément d’information, alors que la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu empêche le juge répressif de se fonder sur les seules accusations de la partie civile, la cour d’appel avait violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L 241-3 4 et L 241- 9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. 

Mais la chambre criminelle a rejeté le pourvoi, en invoquant la souveraineté de la Cour d’appel dans l’appréciation des faits et circonstances :

***

… Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; …

***

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 octobre 2011
Alain S. et Anne-Marie D. c. Cour d’appel de Paris

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 8 novembre 2010

vendredi 16 décembre 2011

Pas de chance ... perdue

Ceux qui suivent ce blog depuis un certain temps se souviennent peut-être d’un billet (ici) dans lequel nous avions rapporté un arrêt de la Cour de Paris condamnant un cabinet à payer pas moins de 400 k€ au demandeur pour avoir loupé un délai de priorité.

Nous avions exprimé l’avis que l’ex-futur breveté avait fait une bonne affaire, mais visiblement, il n’était pas du même avis, car il s’est pourvu en cassation.

Rappelons les faits de l’espèce :

Mickael S. a conçu un système d’accès gratuit à Internet par un réseau sans fil depuis une station mobile moyennant le visionnage obligatoire de pages de publicité préalablement associées à ladite station.


A sa demande, le cabinet Bredema a déposé, le 1er décembre 2004, une demande de brevet française. Un brevet a été délivré le 13 avril 2007. L’inventeur a également demandé au cabinet Bredema de déposer une demande internationale revendiquant la priorité de la demande française et tenant compte des modifications nécessaires pour surmonter les objections exprimées dans le rapport de recherche préliminaire.

L’inventeur a commencé l’exploitation publique dès 2005, par l’intermédiaire de la société Adaël, titulaire d’une licence exclusive gratuite.

Le dépôt international ne s’est fait que le 2 décembre 2005, c’est-à-dire hors délai de priorité, et sans les modifications demandées. La demande n’est jamais entrée en phase européenne. Une demande américaine a été déposée le 29 décembre 2005 (en continuation de la demande internationale) et a donné lieu au brevet US 7,734,283.

Mickael S et la société Adaël ont fait assigner la société Bredema et son assureur Covea aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 5 janvier 2009, les a condamné in solidum à payer 10 k€ à Mickael S. et 400 k€ à la société Adaël.

La société Bredema et son assureur ont interjeté appel.

Par arrêt du 20 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

La société Adaël s’est pourvue en cassation :

***

Sur le premier moyen

Attendu que la société Adaël fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 400 000 euros, alors, selon le moyen, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable; qu’après avoir constaté que MM. Y. et Z. avaient eu l’intention déclarée d’investir un million d’euros dans la société Adaël sous la condition d’obtention par cette dernière d’un brevet PCT, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de réparation d’une perte de chance d’obtenir cet investissement au motif inopérant que, faute de certitude quant à la réalité de l’engagement des investisseurs, la preuve d’une perte effective dudit investissement n’était pas suffisamment rapportée sans violer l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel a retenu l’absence de caractère sérieux de la chance alléguée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen

Attendu que Monsieur S. fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 10 000 € alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que les intimées avaient effectivement perdu le bénéfice du délai de priorité qui leur aurait permis d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, ce qui correspondait à un préjudice certain, la cour d’appel ne pouvait par la suite allouer à Monsieur S. une réparation correspondant à la seule perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu que la délivrance, dans le délai de priorité, d’un brevet PCT ne présentant aucun caractère automatique, la cour d’appel en a exactement déduit que Monsieur S. ne pouvait prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la seule perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Dans sa réponse au second moyen, la Cour régulatrice semble s’être pris les pieds dans le tapis. Que veut dire « … la délivrance, dans le délai de priorité, d’un brevet PCT ne présentant aucun caractère automatique … » ? Faut-il lire « le dépôt, dans le délai de priorité, d’une demande de brevet PCT … » ? Le langage utilisé par la Cour fait craindre qu’elle ne soit pas très au fait des procédures dans le monde des brevets.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011
Adaël et al c. Cabinet Bredema et al

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2010

Disponible sur Legifrance.