A la sueur de ton casque ...

S’il y a un aspect du droit des brevets où les tribunaux français patinent plus qu’ailleurs, c’est l’évaluation de l’activité inventive. A leur décharge, il faut dire que cette condition de brevetabilité est un implant relativement récent et ne fait pas partie du génome d’origine du droit français des brevets. Il est d’autant plus intéressant de voir comment nos juges se débrouillent.

Jean-Jacques S. (que nous connaissons d’une autre affaire ; voir ici) est titulaire du brevet européen EP 0 912 119 concernant un « dispositif de protection hygiénique du fond d’un couvre-chef ».

Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

1. Dispositif de protection pour couvre-chef, notamment pour casque, destine à recouvrir au moins la surface du fond de celui-ci, du type comprenant au moins une feuille (2) constituée d’un matériau absorbant caractérise en ce que le verso de la feuille absorbante (2) est solidaire d’au moins un élément de maintien (13) déformable semi-rigide et élastique destine à venir en contact avec la surface du fond du couvre-chef (5), et dont la déformation assure la mise en forme et le maintien sur celui-ci de la feuille absorbante.

Ayant appris que des dispositifs de protection hygiénique du fond d’un couvre-chef et plus précisément d’un casque de moto se trouvaient dans les locaux de la société Motocab, Monsieur S. y a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 15 octobre 2009. L’huissier y a appris que les dispositifs de protection litigieux étaient fabriqués par la société Sauvagine.

Par actes d’huissier en date du 13 novembre 2009, Monsieur S. a fait assigner la société Motocab et la société Sauvagine devant le TGI de Paris en contrefaçon des revendications n° 1, 3 et 4 de son brevet.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

***

Sur la demande de nullité du brevet pour défaut d’activité inventive

Les sociétés défenderesses concluent à la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet pour défaut d’activité inventive.

L’article 56 de la convention de Munich dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.

L’homme du métier, qui en l’espèce est un technicien dans la fabrication des protections hygiéniques, doit chercher à intégrer une protection directement dans un couvre-chef et notamment dans un casque en en assurant la mise en forme et le maintien.

Revendication 1

Le brevet « Parenty » FR n° 91 12814

II ressort du brevet Parenty déposé le 17.10.1991 … que le moyen utilisé pour protéger la tête du fond du couvre-chef se présente sous la forme d’une mince feuille à base de cellulose ou autre, ronde, rectangulaire ou carrée s’agissant d’un matériau déformable, résistant et absorbant qui s’adapte facilement à tous les fonds de couvre-chefs ou casques.

Ce dispositif de protection a la même fonction que le dispositif litigieux.

Il est décrit dans le brevet le moyen … en permettant la fixation d’une protection sachant que sur la face isolante supérieure sont adaptées des bandes adhésives, protégées avant usage par un film amovible, destinées à fixer la protection dans tout type de coiffure.

Il convient de constater que le brevet Parenty ne divulgue pas l’élément de maintien qui caractérise le dispositif, objet de la revendication 1 du brevet S, en ce qu’il est déformable, semi-rigide et élastique, solidaire de la feuille absorbante sur laquelle il agit, puisque c’est la déformation de l’élément de maintien qui assure la mise en forme et le maintien sur le fond du couvre-chef de la feuille absorbante.

Le brevet Parenty ne permet pas à l’homme du métier de parvenir à la solution du brevet S., il n’est d’ailleurs pas invoqué au titre du défaut de nouveauté.

Le brevet Shifrin US-RE 35.193

Le brevet Shifrin, brevet rendu public le 2.4.1996 …, décrit un casque de protection composé d’une coque de tête sphérique en tissu creuse incluant un corps extérieur en tissu et une doublure intérieure intégrée formant une pluralité de poches adjacentes sur la circonférence autour de la coque de tête en tissu hémisphérique creuse. Des lignes de pliage généralement radiales espacées sur la circonférence émanent du centre de la coque de la tête, relient le corps en tissu extérieur à la garniture intérieure et forment des poches séparées adjacentes. Les lignes de pliage incluent des lignes de pliage alignées courant sur les deux côtés et facilitant le pliage du casque sur les lignes de pliage transversales alignées ….

La société Sauvagine soutient qu’il suffit à l’homme du métier de transposer la forme de la casquette à la doublure pour arriver au dispositif S. ce qui constitue une opération élémentaire consistant à retourner le dispositif en vue de l’insérer dans le couvre-chef en positionnant la doublure dans le bon sens. Mais Monsieur S. relève pour sa part qu’il ne suffit pas de retourner la casquette anti-choc pour obtenir le résultat escompté puisque du fait du retournement de la casquette anti choc et de son placement à l’intérieur d’un casque pour protéger le fond de ce dernier de la transpiration, la tête viendrait en contact avec un matériau qui n’est pas prévu pour absorber la transpiration.

Il ressort de ces éléments que le brevet Shifrin, qui divulgue une casquette autoportante, diffère de l’objet de l’invention critiquée et ne peut être transposé par l’homme du métier pour obtenir le dispositif S. car il ne comporte pas d’élément de maintien au sens de la revendication 1 du brevet européen S, soit un élément de maintien semi-rigide et élastique opérant par un phénomène de frottement contre le fond d’un couvre-chef.

L’opération consistant à « retourner » la casquette anti-choc du brevet Shifrin nécessitant en toute hypothèse un effort inventif et ne donnant aucune solution pour absorber la transpiration de la tête.

Les sociétés défenderesses ne peuvent par ailleurs pour étayer leur argumentation venir soutenir que Monsieur S. aurait, devant l’office américain des brevets, reconnu la pertinence de l’antériorité Shifrin sachant que dans tous les cas une procédure d’examen d’une demande de brevet, de nature administrative ne peut s’imposer comme précédent au juge français. De plus à supposer que Monsieur S. ait reconnu la pertinence de cette antériorité, il n’est pas expliqué comment elle parviendrait à détruire l’activité inventive de l’invention divulguée par le brevet de Monsieur S.

Le brevet Tivis

Le brevet Tivis, s’agissant d’un brevet américain n° 5 058 210 rendu public le 22.10.1991 … porte, contrairement à l’antériorité Shifrin, sur une doublure absorbante jetable pour casque de sécurité mais qui est destinée à absorber et retenir la transpiration sur le front du porteur. La protection, constituée de bandes diamétrales se croisant au sommet de la feuille conformée en demi-sphère, est fixée sur la bande têtière du casque rigide par trois languettes adhésives à pression.

Il ne s’agit donc pas d’une protection qui couvre la surface du fond du casque mais uniquement sa partie avant, le dispositif de fixation comportant trois languettes pourvues chacune d’un adhésif servant à fixer la doublure en sa partie inférieure sur un cuir intérieur appartenant au casque.

La feuille absorbante du dispositif Tivis qui pour tenir en place dans un casque, met à contribution un élément préexistant dans ce casque qu’est le cuir intérieur sous lequel sont glissées des languettes adhésives appartenant à la doublure et repliées pour venir coller la partie adhésive sur elle n’est pas utilisable dans tout type de casque et ne tient pas en place d’elle-même par détente élastique et frottement d’un élément semi-rigide solidarisé à la feuille absorbante.

Le document Yamaha

L’antériorité Yamaha … invoquée par les sociétés défenderesses, s’agissant de la traduction en français d’un brevet japonais n°02289102, est contestée par Monsieur S. au motif qu’il s’agit d’un extrait de base de données INPADOC avec une traduction en français de l’abrégé du brevet, insuffisante et devant être écarté des débats. Le document critiqué s’agissant d’un brevet japonais référencé n’a pas à être rejeté mais l’abrégé produit ne permet pas une analyse détaillée du dispositif proposé. Seuls les dessins produits peuvent être pris en compte.

Il porte néanmoins sur une natte maintenue de manière compacte et stable dans un casque par l’inclusion d’un matériau poudreux ayant des propriétés déshumidificatrices et désodorisantes dans des sacs internes perméables à l’air, les sacs internes étant situés dans des sacs externes. Les sacs externes adhèrent à des bandes adhésives double face et sont fixés sur la face interne d’un casque permettant ainsi de porter le casque sans contact déplaisant.

Il ressort de l’abrégé du brevet qu’il décrit une protection comportant une pluralité de secteurs solidarisés entre eux par une partie centrale mais qu’il ne divulgue pas la présence d’un élément de maintien déformable qui serait solidaire du verso des parois, destiné à venir en contact avec la face interne du casque et dont la déformation assurerait la mise en forme et le maintien sur cette face interne du dispositif.

L’homme du métier ne peut trouver dans le brevet Yamaha comment remplacer ou ajouter aux moyens de fixation divulgués un moyen pour permettre le maintien du dispositif de protection de fond du couvre-chef déformable, semi-rigide et élastique.

Aux termes de ses conclusions, la société Sauvagine soutient que le brevet S. ne constitue qu’une juxtaposition des moyens connus exposés précités soit : Un matériau absorbant de cellulose (brevets Shifrin et Parenty) déformable et jetable, pliable (brevet Parenty), selon une forme décrite dans les brevets Shifrin et Yamaha, la revendication 1 étant dépourvue en conséquence d’activité inventive.

Il ressort des antériorités décrites que l’homme du métier ne peut y trouver de façon évidente comment remplacer, voir ajouter aux moyens de fixation adhésifs divulgués un élément de maintien déformable semi-rigide et élastique, objet de la revendication 1 aux fins qu’il tienne seul au fond du couvre-chef et la juxtaposition des moyens décrits contenus dans au moins quatre brevets n’amène pas nécessairement à la solution proposée par la brevet S.

En effet, les parties n’ont pas envisagé la combinaison deux par deux des différents brevets exposés pour aboutir à la solution proposée par le brevet S. Mais il convient de relever que même en procédant à la combinaison des brevets deux par deux, sachant que chaque brevet porte une solution en soi, l’invention du brevet S. nécessite un effort de création. Chaque brevet propose un moyen particulier et un seul qu’il n’est pas évident de mettre en relation avec un autre par l’homme du métier qui ne peut parvenir à la solution du brevet S.

Le tribunal procède selon un schéma désormais bien établi : on passe en revue, assez longuement, les documents de l’art antérieur, puis survient la conclusion, par simple affirmation. En ruminant les antériorités, le juge parvient à une conviction, mais il se garde bien de nous en dévoiler les fondements. Du coup, le lecteur se trouve dans la situation du fidèle venu consulter la Pythie à Delphes : il s’en va avec une réponse, mais il ne sait pas très bien sur quoi elle repose.

Il convient de rejeter en conséquence la demande de nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 formée par les sociétés défenderesses.

Sur la demande de nullité des revendications n°3 et 4

II est constant que dans l’hypothèse où la revendication 1 est déclarée valable, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance.

Dans ces conditions, les demandes de nullité concernant les revendications 3 et 4 qui sont dans la dépendance de la revendication 1 qui a été reconnue valable, sont sans objet et il convient de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.

Sur les actes de contrefaçon

La société Sauvagine soutient qu’il ne peut y avoir de contrefaçon au motif que l’élasticité de l’élément de maintien décrite dans la revendication 1 ne se retrouve pas dans le dispositif argué de contrefaçon puisqu’il est fabriqué en carton, la société Sauvagine ne faisant pas état d’autres caractéristiques qui seraient différentes dans le dispositif litigieux.

Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 15.10.2009 que le dispositif lorsqu’il est placé au fond du casque en épouse la forme. La pièce de carton mince et déformable solidarisée à la feuille absorbante du produit argué de contrefaçon est également élastique puisqu’elle permet le maintien du dispositif au fond du casque et qu’il reste au fond du casque même quand il est retourné.

Il ne peut donc être soutenu que le produit argué de contrefaçon n’est pas élastique alors qu’il se maintient au fond du casque et contrefait en conséquence la revendication 1 du brevet S.

En conséquence, Monsieur S. est bien fondé à prétendre que le dispositif est la contrefaçon de la revendication n° l du brevet.

La société Sauvagine en fabriquant les produits et en les offrant à la vente ou en les vendant et la société Motocab en les détenant et les utilisant se sont donc rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du Brevet S. EP 0 912 119.

Sur les mesures réparatrices

La demande d’expertise sollicitée par Monsieur S. sera rejetée, le Tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer sur le montant du préjudice subi.

II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 15.10.2009 et de la commande du 18.08.2008 passée par la société Motocab à la société Sauvagine que 200 000 pièces, paire de gants plus protection casque, ont été commandées pour un montant de 140.000 €. La société Sauvagine expose qu’à la suite de la commande par la société Motocab, seules 90 000 protections hygiéniques jetables arguées de contrefaçon ont été importées de Chine dont 39 000 ont été livrées à la société Motocab … et 50 000 retenues en douane, 1000 pièces étant toujours en stock dans les locaux de la société Sauvagine.

Le préjudice subi par Monsieur S. est constitué par le manque à gagner subi et les bénéfices réalisés par le contrefacteur s’agissant de la marge perdue soit le produit de la valeur de chaque pièce d’un montant de 0,66 euros par le nombre de pièces de 90 000 soit 59 400 € de marge indiqué par la société Sauvagine de 40% soit la somme de 23 760 € par le taux.

Les sociétés Sauvagine et Motocab seront en conséquence condamnées in solidum à verser à Monsieur S. la somme de 23 760 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

La demande de publication n’est pas nécessaire, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

Il convient d’interdire aux sociétés Sauvagine et Motocab de continuer à commettre des actes de contrefaçon et ce sous astreinte provisoire de 2 € par produit contrefaisant, chaque infraction étant constituée par l’importation en France et la vente d’une protection hygiénique de couvre-chef contrefaite, l’astreinte prenant effet passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois.

II sera également fait droit aux demandes de mesures d’interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de destruction dans les conditions définies au présent dispositif.

Il convient de donner acte à la société Sauvagine et à la société Motocab de ce qu’elles ne s’opposent pas à la destruction des produits argués de contrefaçon détenus par le transitaire en douane et par la société Sauvagine soient détruits.

Sur les autres demandes

II convient d’allouer à Monsieur S. la somme de 10 000 € en application de l’article 700 CPC, les sociétés Sauvagine et Motocab étant condamnées à payer in solidum la dite somme outre les frais de la saisie-contrefaçon dont Monsieur S. sollicite le remboursement.

Les conditions sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les mesures de destruction. …

***

TGI de Paris, 24 mai 2011

Jean-Jacques S. c. Motocab et Sauvagine

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Festo en France ?

Dans un récent billet consacré aux estoppel, nous avons fait référence à un arrêt de la Cour de Paris du 4 mars 2009 dans une affaire opposant l’Institut Pasteur à la société Chiron Healthcare.

Rappelons brièvement les faits.

L’Institut Pasteur est titulaire du brevet européen EP 0 178 978 concernant des « séquences d’ADN clonées, hybridisables avec l’ARN génomique du lymphadenopathy-associated virus (LAV) ».

Cette invention a pour application industrielle des tests de dépistage permettant d’établir une contamination par le virus LAV. Sur la base de séquences d’ADN de ce virus, on crée des sondes capables de s’hybrider avec de l’ARN viral. La détection de l’hybridation permet de révéler la présence du virus dans le prélèvement.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.3.4 de l’OEB (décision T 824/94). Les revendications 1, 7, 8 et 11 telles que maintenues sont rédigées comme suit :

1. ADN cloné contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338), cet ADN cloné comportant les éléments U3, R et U5 de ce génome rétroviral.

7. Sonde pour la détection in vitro du LAV consistant en un ADN selon l’une quelconque des revendications 1 à 6.

8. Procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due aux virus LAV, comprenant la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le LAV est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée.

11. ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338).

Soupçonnant les sociétés Chiron d’offrir à la vente des coffrets de dépistage du VIH sous la dénomination Procleix reproduisant les revendications de son brevet, l’Institut Pasteur a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner les sociétés Chiron Blood Testing et Chiron Healthcare Ireland en contrefaçon des revendications 8 et 11 du brevet.

Par une décision du 7 février 2007, le TGI Paris a débouté l’Institut Pasteur de ses demandes.

Le point décisif du jugement concerne la portée exacte des revendications 8 et 11. Pour la revendication 8, le tribunal arrive à la conclusion suivante :

« ... A ce stade du raisonnement, il convient de rappeler les dispositions de l’article 69 de la Convention de Munich qui dispose que

l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Au vu de la teneur de la revendication 8 du brevet de l’Institut Pasteur et de l’état de l’art antérieur rappelé ci-avant qui a été discuté lors des différentes procédures devant l’OEB (examen, opposition et recours) et qui a conduit l’Institut Pasteur à modifier la teneur de presque toutes ses revendications , le tribunal considère que la revendication 8 ne peut être interprétée qu’en ce que le procédé protégé utilise la sonde de la revendication 7, c’est-à-dire une sonde formée d’un des fragments d’ADN clone tels que revendiqués aux revendications 1 à 6, c’est-à-dire, l’un des fragments définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV (VIH) contenu dans le clone λJ 19 déposé.

La revendication 8 ne saurait protéger un moyen général permettant la détection de la charge virale du Sida caractérisé par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral.

Cette interprétation se heurte d’une part à la description même de l’invention qui ne revendique pas le moyen général de sondes de l’ADN à l’ARN viral du LAV mais sur des sondes particulières que l’Institut Pasteur définit dans la description de son brevet comme des sondes stables comprenant une séquence d’ADN qui peut être utilisée pour la détection du virus LAV ou des virus apparentés ou des provirus à ADN dans n’importe quel milieu, en particulier dans des échantillons biologiques contenant l’un quelconque d’entre eux .

D’autre part ainsi qu’il a été rappelé dans l’état de l’art antérieur on connaissait :

- la méthode d’hybridation (ADN/ARN ) pour détecter les virus … ;

- l’application de cette méthode à la détection du virus du sida par l’article Arya, Gallo … par l’utilisation de sondes constitués de fragments d’ADN clones marqués.

De plus ainsi que le relèvent justement les sociétés Chiron, l’Institut Pasteur ne saurait revendiquer l’utilisation de sonde comportant n’importe quel fragment d’ADN clone du VIH puisqu’aux termes de la procédure devant l’OEB, le brevet ne couvre plus que les fragments d’ADN clone contenu dans le λJ19 déposé et qu’ainsi la sonde de la revendication 7 est consécutivement devenue limitée à ceux-ci. En décider autrement reviendrait à nier l’existence de l’antériorité NIH .

Dès lors que la méthode d’hybridation ADN/ARN pour détecter le VIH était connue et qu’une partie du génome du VIH l’était aussi, l’Institut Pasteur ne peut prétendre qu’à la protection du procédé de détection par l’emploi des sondes qu’il a précisément définies aux revendications 1 et 6 de son brevet. ... »

Notons que le tribunal n’évoque pas la doctrine du « file wrapper estoppel ». Il constate simplement que l’Institut Pasteur a été amené à limiter ses revendications pendant la procédure d’examen devant l’OEB et qu’il n’est pas question de faire abstraction de ces limitations.

L’Institut Pasteur a interjeté appel.

La Cour de Paris, dans un arrêt du 4 mars 2009, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions :

« … Considérant que l’Institut Pasteur soutient que la revendication 8 du brevet porte sur un procédé pour détecter in vitro une infection virale due au virus LAV qui suppose la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’un patient suspecté d’être infecté par le LAV (HIV-I), ledit échantillon contenant de l’ARN sous une forme permettant l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes et permettant la détection de la sonde hybridée ;

Qu’il prétend que le procédé couvert par cette revendication protège un moyen général nouveau permettant la détection de la charge virale du sida caractérisé par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral et qu’il ne peut se voir limiter par le choix de la sonde selon la revendication 7 ;

Considérant que, rappelant l’énoncé de la revendication 8 ainsi libellée : procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due aux virus LAV, comprenant la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le LA V est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée, il convient de relever que le procédé comporte deux étapes : d’une part, la mise en contact, dans des conditions hybridantes d’un échantillon biologique provenant d’une personne infectée par le LAV et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation, avec la sonde de la revendication 7 et d’autre part, la détection de la sonde hybridée ;

Que force est de constater que les modifications, qui ont été apportées par l’Institut Pasteur lors de la procédure d’examen, ont eu pour conséquence de limiter la portée de la revendication 8 en ce qu’elle requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clones définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétro viral contenu dans le clone λJ19 ;

Que cette interprétation est confirmée par la description qui renvoie … à des fragments d’ADN conformes à l’invention et ne décrit pas le moyen général de sondes ;

Qu’il appartenait à l’Institut Pasteur, lors de la procédure d’examen et d’opposition de modifier la revendication de procédé ou les revendications de sonde pour les dissocier des revendications de fragments ;

Que l’Institut Pasteur ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l’utilisation du terme « correspondant », continuerait à couvrir n’importe quel fragment d’ADN ;

Qu’en effet, la Chambre des recours de l’OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable « correspondant » semble être employé dans le sens restreint d’une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d’hybridation avec les génomes rétroviraux de LAV, comme l’homme du métier le comprendrait ;

Que de sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait être prétendu que la protection des variations admissibles s’étendrait également à la protection de tous les fragments d’ADN équivalents ;

Qu’il s’ensuit, étant, au besoin, rappelé que l’article publié par les chercheurs du NIH : Arya, Gallo, antérieurement à la date de priorité du brevet, enseignait déjà la détection d’une infection due au VIH par l’utilisation de sondes marquées, que la revendication 1 couvrant l’ADN clone contenu dans le λJ19 et tout ADN clone identique, ne protège nullement tout fragment de l’ADN, de sorte, que la revendication 8 ne saurait porter sur toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisé ;

Considérant par voie de conséquence, que la portée de la revendication 8 est limitée à un procédé de détection impliquant l’utilisation de sondes composées des fragments clones et comportant un fragment d’ADN correspondant au génome rétro viral contenu dans le λJ19 ; … »

Le raisonnement est proche de celui du tribunal, avec cependant un ajout intéressant : la référence à l’interprétation du terme « correspondant » par la Chambre de recours, qui va à l’encontre de l’interprétation que l’Institut Pasteur fait valoir devant la Cour.

L’Institut Pasteur a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi. L’Institut avait présenté cinq moyens de cassation dont nous étudierons les trois premiers.

Premier moyen : L’Institut Pasteur reproche à l’arrêt d’avoir eu une lecture trop littérale des revendications, contraire au Protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE. Selon l’Institut Pasteur, « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même ». La Cour de cassation n’est pas convaincue :

***

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel ne s’est pas limitée à une lecture littérale des revendications mais a spécifiquement motivé son appréciation de la portée des revendications 8 et 11 du brevet n° 178978 au regard des textes applicables en retenant par motifs propres et adoptés d’un côté, que la revendication 8 ne couvrait pas toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, mais qu’elle était limitée à un procédé de détection impliquant l’utilisation de sondes telles que définies aux revendications 1 à 6 du brevet, c’est à dire une sonde formée d’un des fragments d’ADN cloné tel que défini par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV contenu dans le clone λJ19, de l’autre côté que la revendication 11 ne protégeait que le caractère spécifique du brin d’ARN purifié revendiqué, à savoir sa taille d’approximativement 9.1 à 9.2 kb et sa capacité à s’hybrider avec l’ADNc contenu dans le clone λJ19 et non toute séquence d’ARN purifié du virus LAV (ou HIV-1), quelle que soit sa taille ; que le moyen s’attaque en ses première et deuxième branches à des motifs surabondants ;

Attendu, en second lieu, que si, aux termes des articles 69 de la Convention de Munich dans sa rédaction applicable à la cause et de L 613-2 CPI, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications telles que modifiées après la procédure d’opposition et que les dessins et la description servent à interpréter les revendications, l’arrêt, en relevant que la demande de brevet avait été déposée initialement avec 24 revendications mais que suite à la procédure d’opposition il avait été délivré avec 11 revendications d’une portée réduite, n’a fait qu’apprécier la portée des revendications dans leur rédaction définitive ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise visée par la quatrième branche (NB : à savoir dans quelle mesure chacune des revendications opposées par l’Institut Pasteur aux sociétés Chiron avait été modifiée lors de la procédure d’opposition, ni quel avait été le sens précis des modifications éventuellement apportées et quelles en avaient été les conséquences au regard des documents de l’art antérieur), a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

***

En analysant le présent arrêt sur le Kluwer Patent Blog, dans un billet intitulé « French patent law not hybridizable with the US “file wrapper estoppel” theory », Nicolas Bouche écrit :

« … This response of the French Cour de Cassation is significant as it confirms that the US “file wrapper estoppel” theory is too general to be accepted as such in French patent law; if that theory consists in taking into account the statements made by the applicant during the granting or opposition procedure, Article 69 EPC authorise only claims, description and drawing to be taken into account. … »

Ce résumé nous semble aller au-delà de ce que la Cour de cassation a dit. La Cour régulatrice cite en effet l’article 69, qui est primordial dans ce contexte et qui autorise à interpréter les revendications en tenant compte non seulement de la rédaction des revendications, mais également de la description et des dessins. 

L’Institut Pasteur fait valoir que « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même ». Est-ce une référence à un éventuel estoppel ? Tout dépend de ce qu’on entend par là.

Peut-être convient-il de distinguer deux significations du mot estoppel. 

Un estoppel au sens étroit fait référence à la doctrine Festo américaine, selon lequel une modification de la revendication a une répercussion immédiate sur la possibilité d’invoquer la doctrine des équivalents. 

Un estoppel au sens large, par contre, consiste en l’interdiction faite au breveté de se contredire : s’il a fait certaines déclarations (ou modifications) pour obtenir la délivrance ou le maintien de son titre pendant les procédures d’examen et/ou d’opposition, il ne saurait être libre de se contredire (ou de faire comme si les modifications étaient sans effet) devant un tribunal, quand il s’agit de déterminer la portée du brevet. 

L’estoppel au sens étroit est une création jurisprudentielle américaine, qui, isolé de son contexte légal et culturel, n’est sans doute pas transposable sans difficulté en droit français (même la notion d’équivalence ne recouvre pas la même réalité des deux côtés de l’Atlantique) ; l’estoppel au sens large exprime le principe juridique bien admis selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam.)

Quand l’Institut Pasteur affirme que « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même », il semble se poser en pourfendeur de la doctrine Festo. Mais la Cour de cassation ne se laisse pas entraîner sur cette voie, car la Cour d’appel n’avait nullement mis Festo à la sauce française. Elle avait simplement pris le breveté au mot, et la rédaction définitive des revendications au sérieux. Il nous semble qu’il faut applaudir des deux mains.

Alors, l’auteur du billet cité plus haut a-t-il raison d’y voir un rejet de l’estoppel - visiblement compris au sens large : « ... if that theory consists in taking into account the statements made by the applicant during the granting or opposition procedure ... » - par la Cour de cassation ? Il nous semble que cela ne suit pas de l’attendu que nous venons de voir. Rien dans l’attendu répondant au deuxième moyen ne semble interdire à une Cour d’appel de tenir compte des déclarations que le breveté a pu faire pendant la procédure de délivrance et/ou d’opposition. A moins qu’un point important nous ait échappé, ce sujet n’est tout simplement pas abordé. Si la Cour de cassation avait néanmoins cherché à se prononcer sur l’estoppel, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle le dise clairement, ou du moins qu’elle précise que seuls les revendications, la description et les dessins peuvent servir à déterminer la portée du brevet. Or il n’en est rien, et heureusement, car à la lecture de l’article 2 du Protocole d’interprétation de l’article 69, on se rend compte qu’il serait inexact de dire que l’interprétation doit se faire seulement sur la base des revendications, de la description et des dessins : cet article 2 précise en effet qu’il faut dûment tenir compte « de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». (Les plus anciens se souviendront peut-être que, lors des travaux en vue de la CBE 2000, il a été question d’introduire une référence explicite aux estoppel dans le Protocole, mais que cette proposition a rencontré de l’opposition et a été abandonnée.)

Le deuxième moyen est complexe et le lien entre ses différentes branches ne tombe pas sous le sens. L’Institut Pasteur reproche d’abord à la Cour de ne pas s’être attardée sur la nature exacte des limitations apportées au brevet et leur nature effectivement limitative. Les branches 3 à 5 du moyen critiquent la manière dont la Cour a pris en compte l’art antérieur. Là encore, la Cour de cassation n’est pas persuadée du bien fondé des griefs :

***

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les modifications intervenues lors de la procédure de délivrance pour déterminer la portée de la revendication n° 11 ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas des écritures de l’Institut Pasteur devant la cour d’appel qu’il ait fait référence à la description ou aux dessins du brevet n° 178978 pour définir la portée qu’il convenait de donner à la revendication n° 11 ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel ayant retenu par motifs adoptés que l’article Arya Gallo publié le 31 août 2004 divulguait la méthode générale de purification de l’ARN du VIH provenant du sang d’un malade atteint du sida et enseignait que, selon cette méthode, les séquences d’ARN isolées ont une taille comprise d’environ 9kb et que cet ARN purifié comporte l’intégralité de la région R à chaque extrémité ainsi que la queue Poly A, sa décision quant à la portée de la revendication n° 11 se trouve justifiée par ce seul motif ;

D’où il suit qu’irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

***

Il est certain que la détermination de la portée d’une revendication ne nécessite pas, en général, une étude approfondie des modifications intervenues en cours de procédure de délivrance et/ou d’opposition. La Cour de cassation a donc parfaitement raison de dire que la Cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les modifications. Est-ce que cela nous enseigne davantage sur l’estoppel en droit français ? 

Si l’on considère l’estoppel au sens étroit, il est vrai qu’il devrait obliger la Cour à s’expliquer sur les modifications. Ceci étant dit, la Cour régulatrice dira plus bas que « l’appréciation de la portée d’une revendication constituant un examen distinct de celui relevant de l’appréciation de la contrefaçon d’une revendication ». Et l’estoppel à la Festo concerne davantage la contrefaçon d’une revendication ... 

Si l’on s’intéresse plutôt à l’estoppel au sens large, force est de constater que la réponse de la Cour de cassation au deuxième moyen reste de nouveau silencieuse à cet égard, car cet estoppel concerne les déclarations plutôt que les modifications en tant que telles. Et même si on interprète les modifications comme déclarations du breveté, l’affirmation que la Cour n’était pas tenue de s’expliquer sur elles ne signifie pas qu’elle n’en avait pas le droit.

Passons au troisième moyen. L’Institut Pasteur y reproche à la Cour d’appel de s’être fondée sur la procédure de délivrance du brevet pour justifier la portée limitée attribuée à la revendication (première branche), notamment sans expliquer dans quelle mesure cette revendication avait été modifiée, quel avait été le sens précis des modifications ainsi apportées et quelles en avaient été les conséquences sur la portée exacte de la revendication (deuxième branche). Il fait valoir que la Cour s’est contredite en disant qu’il appartenait à l’Institut Pasteur de proposer une revendication plus large tout en affirmant que l’art antérieur ne le permettait pas (troisième branche). Enfin, l’Institut reproche à la Cour de ne pas avoir envisagé que les kits de dépistage Chiron soient des variantes équivalentes (quatrième branche).

***

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt, qui ne s’est pas fondé sur la procédure de délivrance pour apprécier la portée de la revendication 8 mais s’est contenté de relever que des modifications y avaient été apportées lors de cette procédure et l’a appréciée dans sa rédaction définitive, n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, visée par la deuxième branche, pour déterminer cette portée ;

Attendu, en deuxième lieu, que pour écarter la thèse de l’Institut Pasteur selon laquelle le procédé couvert par la revendication n° 8 couvrirait toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisée, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’un côté, que cette revendication telle que modifiée requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clonés tels que définis par ces revendications et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 et non n’importe quel fragment d’ADN cloné du VIH, de l’autre que l’article Arya Gallo publié antérieurement à la date de priorité du brevet enseignait déjà la détection d’une infection due au VIH par l’utilisation de sondes marquées ; qu’ainsi la cour d’appel ne s’est pas contredite ;

Attendu, enfin, que l’appréciation de la portée d’une revendication constituant un examen distinct de celui relevant de l’appréciation de la contrefaçon d’une revendication, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’analyser les sondes utilisées pour les kits des sociétés Chiron a, en retenant que la revendication n° 8 ne saurait couvrir toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

***

La Cour de cassation constate que « l’arrêt ... ne s’est pas fondé sur la procédure de délivrance pour apprécier la portée de la revendication ... » Là encore, silence sur la légitimité d’une telle démarche, qui n’a pas eu lieu. Il semble difficile d’en extraire une condamnation de l’estoppel au sens large.

Les quatrième et cinquième moyens, également rejetés par la Cour de cassation, concernent d’autres aspects de l’arrêt critiqué (contrefaçon par fourniture de moyens et par équivalence).

Pour résumer, il nous semble que cet arrêt ne nous renseigne pas tellement sur la possibilité d’invoquer un estoppel au sens large en droit français. La Cour régulatrice approuve la démarche – classique – consistant à retenir la version modifiée des revendications et à l’interpréter selon l’article 69 de la CBE. Lors de la détermination de la portée d’une revendication, le juge n’est pas tenu de se pencher sur la nature précise des modifications (comme l’exigerait la doctrine Festo), mais il n’est pas dit pour autant qu’il doive faire abstraction des déclarations du breveté pendant les procédures devant l’Office des brevets (ce que nous avons appelé un estoppel au sens large). Et cela nous semble sain, car au fond, cette forme d’estoppel ne traduit que le principe juridique selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Cour de cassation, 23 novembre 2010

Institut Pasteur c. Chiron Healthcare

Disponible sur Legifrance, l’arrêt a également été publié dans le PIBD n°932 III-45.

Comme cela a été dit plus haut, l’arrêt a également été commenté par Nicolas Bouche sur le Kluwer Patent Blog.

Estoppel ou pas, voilà une bonne question

Le présent jugement nous plonge dans la bataille que se livrent certains laboratoires pharmaceutiques dans le sillage de la découverte du virus responsable du Sida et de moyens pour le détecter.

L’Institut Pasteur, l’un des organismes impliqués dans cette découverte, est titulaire du brevet européen EP 0 178 978 concernant des séquences d’ADN clonées, hybridisables avec l’ARN génomique du « lymphadenopathy-associated virus » (LAV).

Estimant que les kits de diagnostic commercialisées par Bayer Diagnostics (devenue Siemens Healthcare Diagnostics ; ci-après « Siemens ») reproduisent les caractéristiques revendiquées dans son brevet, L’Institut Pasteur a l’a fait assigner en contrefaçon.

Dans le passage que nous avons retenu, le tribunal se penche sur la portée des revendications que l’Institut Pasteur oppose à Siemens :

***

Attendu que l’Institut Pasteur soutient que le brevet a permis, pour la première fois, la détection de très petites quantités de virus, agent causal du Sida, dans des délais très courts, ce qui a été décisif pour stopper les risques de contamination et favoriser la mise en place d’un traitement antirétroviral et le suivi de son efficacité, et que le Tribunal doit donc dans son appréciation des faits de la cause prendre en compte le caractère pionnier de cette invention ;

Qu’il fait plus précisément valoir que la revendication 8 protège un moyen général nouveau permettant la détection et la quantification du virus du Sida par l’hybridation de sondes ADN marquées avec l’ARN viral, lesdites sondes étant définies par la revendication 7, laquelle renvoie aux revendications 1 à 6 ... et notamment aux revendications 5 et 6 qui identifient la région du gène pol spécifique dudit virus ;

Qu’il estime en conséquence que le brevet couvre toutes les sondes d’ADN, quand bien même elles ne seraient pas expressément divulguées et nonobstant toutes formes de variations ou de perfectionnement, à la seule condition qu’elles soient capables de s’hybrider avec l’ARN du virus du Sida pour en assurer la détection;

Que poursuivant son raisonnement, l’Institut Pasteur considère également que la revendication 11 du brevet opposé protège l’ARN purifié du virus responsable du Sida dans son intégralité, celui-ci correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le clone λJ19, et non un fragment particulier isolé au hasard ;

Attendu que la société Siemens oppose en substance que le demandeur tente de donner aux revendications 5, 6, 7, 8 et 11 de son brevet la portée de précédentes revendications auxquelles il a été contraint de renoncer lors des procédures de délivrance et d’opposition devant l’OEB ;

Que selon elle, ce brevet ne saurait porter que sur les fragments d’ADN objets des revendications 1 à 6, à savoir des fragments précisément identifiés par les sites de restriction se trouvant à leurs extrémités et leur positionnement sur le génome, et ayant la même taille, le même début et la même fin que le génome contenu dans le λJ19, et non couvrir tout fragment capable de s’hybrider aux fragments revendiqués ;

Qu’elle soutient en outre que les revendications 1 à 6 sont limitées à des ADN clones, par opposition à des séquences d’ADN synthétique, faisant à cet égard valoir que cette limitation s’explique par le fait que l’Institut Pasteur n’avait pas séquence le génome du VIH à la date de priorité du brevet n° 0 178 978, soit au 19 septembre 1984 ;

Qu’elle en déduit que le brevet enseigne seulement comment obtenir des fragments d’ADN à partir de I’ADN contenu dans le clone λJ19 et que la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 et donc soumise aux mêmes limitations, couvre nécessairement des sondes comportant l’ADN clone et correspondant au génome rétro viral contenu dans λJ19 ;

Que de la même manière, la société Siemens estime que la revendication 8 – qui porte sur un procédé comprenant une première étape de mise en contact, dans des conditions hybridantes, d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le VIH est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde revendiquée, et une seconde étape de détection de la sonde hybridée – ne couvre qu’un procédé impliquant l’utilisation d’une sonde objet de la revendication 7, telle que ci-dessus caractérisée, et la détection de ladite sonde hybridée ;

Qu’enfin elle considère que la revendication 11, dans sa rédaction telle que modifiée à la suite des procédures de délivrance et d’opposition, porte non pas sur tout ARN purifié du virus, mais uniquement sur I’ARN complémentaire contenu dans λJ19 ;

Attendu, ceci étant exposé, qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 69 (1) CBE,

« l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. » ;

Que le Protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE dispose quant à lui, en ses articles 1er et 2, que

« l’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. »

et que

« pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. »

Que l’Institut Pasteur fait à bon droit valoir que seules ces dispositions gouvernent l’interprétation de la teneur des revendications et que la théorie du « file wrapper estoppel », qui consiste à tenir également compte, pour interpréter un brevet, des déclarations faites par le déposant lors des procédures de délivrance ou d’opposition, ne saurait recevoir application ;

Que toutefois, elles n’excluent nullement la possibilité pour la juridiction amenée à se prononcer sur l’étendue de la protection conférée par le brevet de se référer à la teneur des revendications telles qu’initialement déposées et à en apprécier la portée notamment au regard des modifications apportées dans le cadre de la procédure de délivrance ou d’opposition devant l’OEB ;

Or attendu que la revendication 1 de la demande telle que déposée – initialement composée de 24 revendications – était ainsi rédigée :

« ADN clone contenant un ADN hybridable avec l’ARN génomique des virus LAV ou un fragment dudit ADN hybridable » ;

Que les revendications 13 et 14 – devenues 5 et 6 dans le brevet délivré – étaient quant à elles rédigées de la manière suivante :

« 13. Un fragment d’ADN selon la revendication 1 qui comprend une séquence qui s’étend approximativement du site Kpn I (3500) au site Bgl II (6500) approximativement de la séquence définie à la revendication 11.

14. Un fragment d’ADN selon la revendication 1 qui comprend une séquence qui s’étend approximativement du site Pst (800) jusqu’au site Kpn I (3500) approximativement de la séquence définie à la revendication 11. » ;

Que dans le cadre de la procédure d’examen a été cité à titre d’antériorité destructrice de nouveauté le document EP-A-0 173 529 … document dont il n’appartient pas au Tribunal, statuant sur l’étendue de la protection conférée par le titre, et non sur sa validité, d’apprécier la pertinence, étant relevé qu’il incombait le cas échéant à l’Institut Pasteur de remettre celle-ci en cause devant l’OEB ;

Que sur ce fondement, et dans un courrier en date du 6 septembre 1989, il a notamment été demandé au déposant de « revoir les présentes revendications et de les limiter à nouveau afin de distinguer leur objet de la demande de brevet EP-A-0173529 », l’examinateur précisant qu’ « à cet égard, la seule possibilité semble être la limitation des présentes revendications aux clones spécifiques déposés »;

 Que se conformant aux suggestions de l’examinateur, l’Institut Pasteur a modifié la teneur de ses revendications, la revendication 1 telle que délivrée s’énonçant alors ainsi comme suit :

ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) ;

Qu’à la suite de l’opposition formée par la société Chiron, la Chambre de Recours a dans une décision rendue le 18 novembre 1999 annulé la décision de la division d’opposition rendue oralement le 22 juillet 1994 de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 21 déposées lors de la procédure orale et a renvoyé l’affaire devant la première instance avec l’instruction de maintenir le brevet sur la base de la requête subsidiaire telle qu’elle a été déposée lors de la procédure orale du 12 mai 1999 ;

Que la revendication 1 s’énonce désormais comme suit :

ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338), cet ADN clone comportant les éléments U3, R et U5 de ce génome rétroviral ;

Que les revendications 5 et 6 sont quant à elles, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, rédigées de la manière suivante :

5. Un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de λJ19 qui s’étend approximativement du site Kpn I (3500) jusqu ‘au site Bgl II (6500) approximativement.

6. Un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de λJ19 qui s’étend approximativement du site Pst I (800) jusqu ‘au site Kpn I (3500) approximativement. » ;

Qu’il s’ensuit que les modifications qui ont été apportées par l’Institut Pasteur aux revendications lors de la procédure d’examen et de la procédure d’opposition – et dont il doit être tenu compte sauf à porter atteinte à la sécurité juridique des tiers – ont eu pour conséquence de limiter la portée de l’invention, laquelle a volontairement été restreinte afin d’obtenir la délivrance puis le maintien du brevet en cause ;

Que plus particulièrement, il résulte de ce qui précède que les revendications 5 et 6 doivent être interprétées en ce sens qu’elles portent sur des fragments d’ADN clone caractérisés par leurs extrémités, leur taille et leur position sur le génome viral tel que contenu dans le clone λJ19 ;

Que la revendication dépendante 7 sera pareillement interprétée comme couvrant une sonde constituée d’un des fragments enseignés par les revendications 1 à 6, tandis que la revendication 8 se limite à un procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due au VIH impliquant l’utilisation de ladite sonde d’ADN clone et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 ;

Qu’enfin, il doit être considéré que la revendication 11 – qui dans la demande telle que déposée portait le numéro 24 et était rédigée comme suit :

Les ARN purifiés des virus LAV qui ont une taille de 9,1 à 9,2 kb,

puis a été modifiée de la manière suivante :

ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) –

porte non pas sur l’intégralité du génome du virus responsable du Sida, mais sur un brin d’ARN précisément défini, d’une part par sa taille, et d’autre part par sa capacité à s’hybrider avec l’ADN complémentaire contenu dans λJ19 ;

Attendu que la portée des revendications 5, 6, 7, 8 et 11 du brevet européen n° 0 178 978 étant ainsi définie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en nullité de ces revendications formée à titre subsidiaire par la société Siemens. …

***

La doctrine du « prosecution history estoppel » ou « file wrapper estoppel » nous est venue des Etats-Unis. Le terme désigne une exception d’irrecevabilité qui empêche le breveté, dans une action en contrefaçon, de donner une portée large à une revendication alors qu’il s’est dit d’accord, dans la procédure de délivrance du brevet, d’en limiter la portée. Par exemple, le breveté ne saurait arguer que la portée de la revendication telle que limitée devant l’office des brevets est identique à celle de la revendication telle que déposée. Il ne saurait donner une interprétation moins limitante à une caractéristique de sa revendication que celle qui lui a permis d’obtenir la délivrance du brevet. Il ne serait sans doute pas faux de dire que cette doctrine traduit le principe interdisant à une partie de se contredire au détriment d’autrui.

Dans le jugement qui nous intéresse, le tribunal dit très clairement que cette doctrine « ne saurait recevoir application » dans l’interprétation d’une revendication d’un brevet européen désignant la France, rejoignant en cela la position de la jurisprudence plus ancienne. Il n’empêche que le juge est bien obligé de se baser sur les revendications telles que modifiées devant la Chambre de recours de l’OEB, et c’est ce qu’il fait en l’espèce, ruinant ainsi l’espoir de l’Institut Pasteur de voir son brevet pionnier bénéficier d’une portée très large.

Ceci étant dit, l’affirmation selon laquelle la doctrine du « file wrapper estoppel » ne saurait recevoir application semble quelque peu décalée par rapport à la jurisprudence récente. Il nous semble qu’il y a une tendance à interpréter, non seulement la description et les dessins, mais aussi ce qui s’est dit dans les procédures de délivrance et/ou d’opposition.

Trois exemples suffiront :

Dans l’affaire parallèle opposant l’Institut Pasteur à la société Chiron Healthcare, la Cour de Paris a dit (arrêt du 4 mars 2009) :

« … Que force est de constater que les modifications, qui ont été apportées par l’Institut Pasteur lors de la procédure d’examen, ont eu pour conséquence de limiter la portée de la revendication 8 en ce qu’elle requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clones définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétro viral contenu dans le clone À-J19 ;

Que cette interprétation est confirmée par la description qui renvoie … à des fragments d’ADN conformes à l’invention et ne décrit pas le moyen général de sondes ;

Qu’il appartenait à l’Institut Pasteur, lors de la procédure d’examen et d’opposition de modifier la revendication de procédé ou les revendications de sonde pour les dissocier des revendications de fragments ;

Que l’Institut Pasteur ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l’utilisation du terme « correspondant », continuerait à couvrir n’importe quel fragment d’ADN ;

Qu’en effet, la Chambre des recours de l’OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable « correspondant » semble être employé dans le sens restreint d’une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d’hybridation avec les génomes rétroviraux de LAV, comme l’homme du métier le comprendrait ;

Que de sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait être prétendu que la protection des variations admissibles s’étendrait également à la protection de tous les fragments d’ADN équivalents … »

Dans un arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2008, on lit :

« … Que l’instruction à laquelle a donné lieu la demande de brevet éclaire, sur ce point, la portée de l’invention ; que la société Matfer a, en effet, indiqué que le surmoulage permet d’améliorer la tenue mécanique du fouet, car la matière pénètre entre les fils soudés sur la bague métallique et empêche la propagation des déformations jusqu’aux extrémités desdits fils, qu’il améliore le blocage en rotation dans le manche mais ne l’assure pas de manière parfaite, ajoutant, « c’est pourquoi, l’objet de l’invention est un fouet dont la forme du sous ensemble mis en oeuvre est spécialement étudiée pour assurer que le manche soit après le surmoulage positionné et bloqué » ; qu’il a été ainsi précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Matfer, la coopération entre la matière et le moyen d’ancrage figurant sous la référence 23 n’est pas suffisante pour empêcher un mouvement en rotation ; … »

Le professeur Vigand a commenté cette décision dans la Revue Orange de juillet-août 2008, p. 35 :

« ... Il faut approuver sans réserve la démarche de la Cour qui prend en compte les déclarations du breveté pendant l’instruction de sa demande pour contribuer à définir la portée de la revendication. Certes cette utilisation systématique du contenu du dossier d’examen pour définir la portée des revendications n’a pas été retenue en droit européen lors de l’élaboration de la CBE 2000 (protocole interprétatif de A 69, art. E, non retenu), mais néanmoins il faut souhaiter qu’on puisse y avoir recours spécialement dans le cas où des caractéristiques particulières ont été ajoutées à la revendication en cours d’examen. Cela nous semble d’autant plus important en droit français, où le déposant ne peut modifier la description de la demande et en particulier l’introduction pour mettre en relief le nouveau problème technique que l’invention objet de la nouvelle revendication est censé résoudre. »

Enfin, dans un arrêt du 5 avril 2006, la même Cour constate :

« … Que, contrairement à ce qui est soutenu par M. G, expert mandaté par la société Silec, l’assemblage compact revendiqué dans le brevet exclut la présence d’une structure porteuse à l’intérieur de l’enveloppe ou dans l’épaisseur de l’enveloppe ; que le seul élément prévu dans l’assemblage est le produit d’étanchéité, disposé dans l’enveloppe à l’extérieur des gaines de maintien, tel que décrit à la revendication 6 ; que la revendication 1, qui porte sur un câble de télécommunication, et non sur l’enveloppe d’un tel câble ne prévoit pas davantage la juxtaposition à l’enveloppe, d’un organe de renforcement ou structure porteuse ; que cette adjonction va, en outre, à l’encontre de l’objectif recherché par le breveté, d’assurer une compacité et une densification du câble ;

Considérant par ailleurs, que cette affirmation est contredite par le breveté lui-même qui, dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet devant l’OEB, a, par l’intermédiaire de son mandataire européen, de manière univoque, soutenu que le câble, objet de l’invention, était dépourvu de structure porteuse ;

Qu’ainsi, dans une lettre datée du 24 février 1992, après avoir exposé brièvement le contenu de l’art antérieur, en réponse à la notification du rapport de recherche, il déclarait : « L’invention relève d’une démarche totalement opposée dont le point de départ est la suppression de tout organe porteur et la réalisation d’un couplage mécanique entre les fibres optiques pour répartir les contraintes entre les fibres » ;

Qu’il ajoutait qu’il n’apparaissait en aucune façon possible de combiner l’enseignement des deux documents cités pour aboutir à l’invention, leur combinaison renforçant l’homme du métier dans l’idée qu’il est nécessaire de prévoir des organes porteurs en plus des fibres ;

Qu’il écrivait, le 20 janvier 1994, en réponse à la notification de la division d’examen de l’OEB : « Ainsi qu’il ressort de la description, le problème posé avant la réalisation de l’invention est la réalisation d’un câble à fibres optiques très compact, contrairement aux câbles de l’art antérieur où la présence d’une structure porteuse et le découplage mécanique des fibres optiques par rapport à cette structure porteuse impliquent une perte importante d’espace... Selon l’invention, le câble ne comporte aucune structure porteuse (ou élément de renforcement au sens du document D1) et les moyens mis en place sont expressément destinés à réaliser un couplage mécanique entre les fibres afin que l’effort auquel le câble est soumis soit transmis aux fibres optiques mais en se répartissant entre elles » ;

Qu’ensuite de cette réponse, l’examinateur de l’OEB l’invitait, dans une notification du 10 mars 1994, à modifier le texte de la description et des revendications en substituant le terme « consistant » au terme « comprenant », modification qui figure dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le brevet porte sur un câble démuni de structure porteuse ; …

Considérant que la société SILEC n’a pu de bonne foi se méprendre sur la portée du brevet qui a fait l’objet d’un examen approfondi devant l’OEB ; ... »

TGI de Paris, 28 mai 2010

Institut Pasteur c. Siemens Healthcare Diagnostics

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Egalement publié dans le PIBD n° 925 III-612.