Un contrat qui tourne au vinaigre

Voici un arrêt intéressant qui nous vient de loin, à savoir de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Hubert R. est l’inventeur d’un procédé permettant de réduire la quantité de sel dans le pain et les pâtes alimentaires.

Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 octobre 2006 intitulé contrat de communication d’invention, Monsieur R. a cédé les droits d’exploitation de cette invention à la société R Santé alors en formation.

La société R Santé a procédé au dépôt de la demande de brevet français FR 2 908 602. Une demande internationale WO 2008/068419 revendiquant la priorité de la demande française a été déposée et semble être entrée en phase nationale en Europe (EP 2 094 113), aux Etats-Unis, au Japon, au Canada et en Australie.

La revendication 1 de la demande internationale paraît quelque peu large :

Utilisation de vinaigre ou d’un équivalent de celui-ci en tant que substitut de tout ou partie du sel d’une composition.

Le 17 novembre 2009, soutenant que la cause de son engagement était manifestement inexistante, Monsieur R. a fait assigner la société R Santé aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat.

Par jugement contradictoire du 23 février 2011 le TGI de Saint-Denis a fait droit à sa demande, a prononcé la nullité du contrat liant les parties, a ordonné en conséquence la remise en état des choses telles qu’elles existaient avant sa signature, Monsieur R. devant dès lors restituer la somme de 200 € perçue par lui et retrouvant la pleine disposition des droits tirés de son invention et de tout acte ou contrat en découlant et la société R Santé devant restituer à Monsieur R. l’ensemble des originaux des documents reçus au titre de cette invention et étant privée du droit d’exploiter directement ou indirectement tout acte ou contrat en découlant.

La société R Santé a été condamnée à verser à Monsieur R. la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société R Santé a interjeté appel de ce jugement.

Voici l’essentiel de l’arrêt de la Cour de Saint-Denis en date du 28 octobre 2011 :

***

Aux termes du contrat conclu entre les parties Monsieur R. s’est obligé principalement envers la société R Santé à :

• lui communiquer de manière irrévocable son invention par la remise de toute la documentation concernant celle-ci et lui transmettre sans délai pendant toute la durée du contrat tout renseignement et détail en sa possession sur les perfectionnements,
• ne divulguer aucune information sur l’invention et ses perfectionnements jusqu’à ce que celle-ci tombe dans le domaine public et prendre toute précaution pour que celle-ci ne soit pas accessible aux tiers,
• renoncer à tout droit d’utilisation directe ou indirecte de l’une quelconque de ces informations ou éléments de l’invention ou des perfectionnements transmis à la défenderesse à quelque fin que ce soit,
• ne déposer dans aucun autre pays une demande de droit de propriété industrielle portant sur l’invention, sa documentation et ses perfectionnements et prêter son concours, effectuer toutes démarches raisonnables, donner au bénéficiaire ou à tout tiers désigné par lui toute signature et document nécessaire pour le dépôt, le maintien en vigueur, les extensions internationales et la défense de tout titre de propriété industrielle portant sur l’invention ou les perfectionnements.

En contrepartie la société R Santé s’est engagée:

• à lui verser la somme de 200 € lors de la remise des enveloppes Soleau,
• dans l’hypothèse de la délivrance d’un brevet européen et après cette délivrance, à lui verser la somme de 18 600 € soit au moyen de la cession de parts sociales de la société R Santé soit au moyen d’un paiement en numéraire à intervenir dans les 60 jours de la délivrance de ce brevet.

Ensuite de la signature de ce contrat le 13 octobre 2006 Monsieur R. a perçu la somme prévue de 200 €.

La société R Santé a déposé la demande de brevet en France le 17 novembre 2006, brevet qui a été obtenu, puis a déposé une demande de brevet européen et international le 15 novembre 2007.

Monsieur R. se plaignant auprès de la société R Santé du temps pris pour la constitution de la société dans laquelle il était selon lui prévu qu’il soit associé majoritaire lui a fait connaître le 27 mars 2009 qu’il entendait rompre le contrat.

Les statuts de la société R Santé ont été enregistrés le 27 avril 2009 avec un capital prévu de 100 000 € dont la moitié a été libérée.

C’est dans ces conditions que le 17 novembre 2009 Monsieur R. a fait assigner la société R Santé aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat.

Pour contester le jugement entrepris la société R Santé, qui s’était contentée en première instance de soulever un moyen d’irrecevabilité justement écarté, fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu’a considéré ce premier juge, le contrat conclu entre elle et Monsieur R. est valable en ce qu’il n’est pas dépourvu de cause alors que par ailleurs il a été souscrit librement et ne peut être attaqué pour lésion.

Il est constant que l’invention d’un procédé n’a en soi aucune valeur marchande et que ce qui lui donne de la valeur c’est d’abord sa reconnaissance par l’obtention d’un brevet puis ensuite son exploitation par des industriels partenaires.

C’est méconnaître la valeur potentielle d’un secret de fabrication.

Qu’ainsi d’ailleurs que l’écrit Monsieur R. dans son assignation, la contrepartie de la dépossession d’une invention est un enrichissement qui en matière de brevet est toujours tributaire de l’exploitation commerciale qui en sera faite , à moins qu’un versement forfaitaire ne soit convenu ce qui est rare quoique possible ; qu’en effet l’aléa gouvernant la matière , le forfait est rarement économiquement acceptable et aucune loi ne régit la rémunération de l’inventeur dans le commerce des brevets ou inventions.

Il est ainsi patent que lorsque la société R Santé en formation a versé à Monsieur R. la somme de 200 € en contrepartie de la remise du procédé technique inventé, celle-ci a acheté une chance, une possibilité, une éventualité de reconnaissance et d’exploitation qui demeurait et demeure toujours aléatoire et que cette somme ne peut dès lors être considérée comme disproportionnée au point de pouvoir considérer que cette cession est sans cause.

La contrepartie de la cession par Monsieur R. de tous ses droits sur l’invention est en réalité, au-delà du versement de celle de 200 € , le versement de la somme de 18 600 € soit par la cession d’action de la société R Santé lui permettant de tirer des bénéfices de son invention soit par le versement de la somme en numéraire et c’est ce que Monsieur R. met en cause en considérant que cette contrepartie est inexistante et ne peut dès lors constituer la cause de son engagement.

Il écrit là encore dans son assignation que, cette cession d’invention faite, le risque financier était supporté par la société et que la contrepartie pour lui de cette cession était de se voir, en cas de succès commercial, justement rémunéré de son travail et de sa création.

Or cette rémunération était belle et bien prévue et il ne peut soutenir dès lors que son engagement était sans cause à la date à laquelle il l’a souscrit.

En effet d’une part s’agissant de son montant, rien ne permet d’affirmer que cette somme de 18 600 € puisse être considérée comme dérisoire alors que, même protégée, il demeure un aléa sur la possibilité de trouver des industriels pour exploiter l’invention cédée, que tous les risques financiers sont pris par la société R Santé et qu’au surplus ces sommes ont été fixées dans le cadre d’une convention librement consentie et insusceptible d’être remise en cause pour lésion.

D’autre part le fait qu’elle ait été stipulée payable après l’obtention du brevet européen ne caractérise nullement, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, une condition purement potestative dès lors que la décision d’obtention ne dépend pas à l’évidence de la société R Santé qui au demeurant, dans son intérêt et celui de Monsieur R., a déposé les demandes de brevet français et européen et international dans des délais normaux qui ne sont d’ailleurs pas remis en cause par ce dernier.

Enfin le fait que cette somme ait été stipulée payable soit en numéraire soit par la cession d’action de la société R Santé, là encore dans une convention librement consentie et dont les termes, et notamment l’alternative entre les deux modes de paiement, étaient clairs, ne caractérise pas d’avantage en soi une condition potestative.

Au surplus le paiement de cette somme par cession d’action a été clairement envisagé comme une possibilité dont il est établi, par les statuts régulièrement enregistrés antérieurement à l’assignation, qu’elle est réalisable, étant constant par ailleurs que rien ne permet d’affirmer qu’il ait été prévu que Monsieur R. soit associé majoritaire.

Que comme l’indique à juste titre la société R Santé la valeur d’une société ne dépend pas uniquement du montant de son capital social et l’invention de Monsieur R. ne peut être considérée comme seule à l’origine de l’accroissement, d’ailleurs seulement éventuel, de cette valeur qui tient également au travail de valorisation de cette invention par les autres associés, valorisation qui a coûté à ce jour près de 45 000 €.

Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur R. débouté de sa demande en nullité du contrat conclu le 13 octobre 2006.

La société R Santé sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur R. à lui verser la somme de 25 000 € en réparation des conséquences dommageables de ses carences dans son obligation de communication de documents permettant le dépôt d’un brevet aux USA.

Il n’est pas discuté par Monsieur R. qu’il a cessé toute collaboration avec la société R Santé depuis à tout le moins le mois de mars 2009.

Or dans la mesure où la validité du contrat n’a été remise en cause par lui que postérieurement et qu’en toute hypothèse ledit contrat vient d’être validé par la Cour, Monsieur R. est tenu d’en respecter les termes et notamment l’obligation qui lui est faite, d’ailleurs dans son intérêt comme dans celui de la société, de collaborer à la procédure d’obtention de tous brevets.

Si la société R Santé justifie de la carence fautive de Monsieur R. pour autant, considérant que le juge est libre de fixer les modalités de réparation et que l’allocation d’une indemnité, qui ne saurait se compenser comme sollicité, serait sans effet, il y a lieu d’enjoindre à Monsieur R. de répondre aux demandes de documents et signatures en vue de l’obtention de brevet dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois aux termes desquels il sera à nouveau fait droit.

L’équité commande le rejet des demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 CPC tant en première instance qu’en appel.

Monsieur R. intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel …

***

Cour d’appel de Saint-Denis, 28 octobre 2011

R Santé c. Hubert R.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une mauvaise résolution

Monsieur Emile L. est titulaire d’un certain nombre de brevets d’invention qu’il exploite notamment à travers la société Fenixfalt, spécialisée dans les additifs permettant de régénérer les bitumes vieillis contenus dans les revêtements routiers usés et de modifier et d’améliorer les propriétés de bitumes et des liants bitumineux neufs ou vieillis.

Suivant une convention du 4 février 2004, Monsieur L. a conclu avec M. Garcia Y. un « accord de cession pour l’achat /vente d’une participation d’un montant de 10 % dans un patrimoine constitué par un portefeuille de brevets ». Il était stipulé que cette acquisition se ferait moyennant le paiement d’une somme de 100 000 € payable en plusieurs fois.

M. Garcia Y. a effectué trois versements d’un montant respectif de 50 000 €, 10 000 € et 7 500 €, les 17 février 2004, 1er mai et 2 novembre 2005, soit un montant total de 67 500 €.

Il estime qu’il n’a reçu aucune contrepartie réelle au versement de ces sommes, et que Monsieur L. n’a pas respecté son obligation d’information édictée par l’article 6 de l’accord de cession, portant sur toutes les décisions à prendre engageant l’évolution de situation du patrimoine de brevets, et il a soutenu par ailleurs que les objectifs initialement prévus dans cet accord de cession portant sur la valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale des droits ainsi que la réalisation de la meilleure forme de cession dans une ou plusieurs sociétés n’ont pas été remplies. Estimant que son cocontractant n’a pas respecté ses obligations, il l’a donc mis en demeure de lui restituer la somme de 67 500 € par lettre recommandée du 28 juin 2006, puis engagé une procédure à cette fin devant le TGI de Pau par acte d’huissier du 23 décembre 2008.

Par jugement du 21 octobre 2009, cette juridiction a prononcé la résolution de la convention du 4 février 2004, et condamné Monsieur L. à régler à M. Garcia Y. la somme de 67 500 €, ainsi que 2 000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur L. a relevé appel de ce jugement. Il a fait valoir que la convention était parfaitement valable, que son objet ainsi que sa cause étaient parfaitement déterminés et identifiables, et qu’aucune manœuvre n’avait précédé la signature de ce document. Il a rappellé qu’il était titulaire de plusieurs brevets constituant un patrimoine reconnu et parfaitement identifiable. Il s’est appuyé sur les stipulations de l’article 4 du contrat pour soutenir que l’acheteur ne deviendrait définitivement propriétaire des droits conférés, que lorsque la totalité de la somme de 100 000 € aura été réglée, et qu’ainsi l’intimé qui n’a effectué que des règlements partiels n’avait pas respecté son obligation.

Monsieur Y. a soutenu que l’accord de cession de 4 février 2004 était dépourvu d’objet et de cause, et que son consentement avait été vicié par le comportement dolosif de Monsieur L., entachant ainsi cet accord de nullité. Il déclare qu’il n’était pas possible de déterminer avec exactitude l’objet du contrat pas plus que l’étendue précise des brevets concernés, et que, par ailleurs, il n’avait reçu aucune contrepartie réelle au versement de la somme de 67 500 €. Il a fait observer que la convention avait été rédigée de manière unilatérale par Monsieur L., dans des termes imprécis, non juridiques et confus. À titre subsidiaire, il a conclu à la résolution de cette convention en raison de l’inexécution par Monsieur L. de ses engagements contractuels.

La Cour d’appel de Pau vient de réformer le jugement :

***

Sur la nullité de l’accord de cession du 4 février 2004

M. Garcia Y. soutient trois moyens à l’appui de cette demande :

(1) Absence d’objet

Il résulte de l’article 1108 du code civil que la validité d’une convention est soumise notamment à une condition tenant à l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement.

Il ressort de l’examen des termes de l’accord conclu entre les parties qu’il a pour objet la vente à l’intimé d’une participation avec les droits associés portant sur des brevets appartenant Monsieur L., et que ce patrimoine a fait l’objet d’une définition et d’une évaluation par le cabinet de propriété industrielle Aquinov/Valuatis.

En effet, Monsieur L. a versé aux débats des documents qui démontrent qu’il est titulaire d’un certain nombre de brevets constituant un patrimoine reconnu par le code de la propriété intellectuelle, et qu’il a fait l’objet d’une description et d’une évaluation par le cabinet Valuatis.

Il en ressort que Monsieur L. est titulaire des titres de propriété industrielle suivants :

• brevet espagnol numéro 2 122 908 déposé le 22 août 1996 ;
• brevet européen numéro 98 925 705 déposé le 4 mai 1998, ayant pour titre «procédé de fabrication en continu de bitumes modifiés » ;
• brevet américain numéro 09 424 662 déposé le 14 mai 1998, délivré le 30 avril 2002 ;
• brevet brésilien numéro 9 809 513 déposé le 14 mai 1998, et
• brevet canadien numéro 2190 678 déposé le 14 mai 1998, actuellement en cours d’examen.

Le document dénommé « évaluation des brevets et du savoir-faire de Monsieur L. » décrit également les conditions dans lesquelles ces brevets ont été déposés et pour certains obtenus, ainsi qu’une évaluation des perspectives industrielles ouvertes par l’exploitation de ces brevets.

Par ailleurs, Monsieur L. a versé aux débats un extrait K. bis du registre du commerce et des sociétés de la société Aquinov qui exerce l’activité de conseil en propriété industrielle, celui de la SARL Valuatis, ainsi que l’évaluation des brevets et du savoir-faire de Monsieur L. effectuée par le gérant de la société Aquinov.

L’intimé n’a versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et le contenu de ces documents.

L’objet de la convention est donc précis, puisqu’il s’agit de la cession partielle d’un portefeuille de brevets, et le montant des droits cédés a également été déterminé, à savoir une somme de 100 000 € représentant 10 % de la valeur de ce portefeuille de brevets dénommé patrimoine dans l’accord de cession.

L’intimé a fait observer que la valeur globale de ce portefeuille de brevets n’était pas déterminée avec précision, puisque l’accord de cession mentionne qu’elle était estimée « entre 13 et 21 millions d’euros ».

Or, la valeur d’un brevet lors de son acquisition dépend des profits que l’acquéreur peut escompter de son exploitation, et elle ne peut donc être déterminée d’emblée avec précision.

Cependant, une évaluation de ces brevets et des perspectives industrielles ouvertes par leur exploitation a été effectuée par le cabinet Valuatis, et annexée à l’accord de cession du 4 février 2004.

Il est d’autre part précisé dans le préambule de cet accord que le patrimoine, c’est-à-dire la part de portefeuilles de brevets cédée à M. Garcia Y, doit servir à

« sa valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale à des tiers, ou de participation dans le capital d’apport pour la création de sociétés en charge du développement industriel du domaine de protection de ces brevets ».

En conséquence, ce premier moyen de nullité sera rejeté.

(2) Absence de cause

M. Garcia Y. s’appuie sur les dispositions de l’article 1131 du code civil dont il résulte que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.

Dans le contrat synallagmatique, l’obligation de chacun des contractants trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre contractant.

Il s’ensuit que cette cause fait défaut lorsque la promesse de l’une des parties n’est pas exécutée.

L’intimé soutient qu’il n’a reçu aucune contrepartie à la somme de 67 500 € versée entre le 17 février et 2004 et le 2 novembre 2005, et que Monsieur L. n’a pas respecté les dispositions de l’accord de cession à savoir :

• l’article 6 qui stipule que « l’acheteur sera systématiquement informé et consulté par le vendeur sur toutes les décisions à prendre engageant l’évolution de situation du patrimoine, et que son accord sera toujours recherché et souhaité » ;
• l’article 10 ainsi libellé :

« la vente par le vendeur de 10 % de son patrimoine confère à l’acheteur des pouvoirs traduits par des droits de vote dans la représentation future dans les instances de gestion et de management ».

Il prétend donc que Monsieur L. a manqué à son obligation d’information, et qu’aucun des objectifs fixés par la convention n’a été atteint, à savoir la valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale à des tiers, et la réalisation de la meilleure forme de cession du patrimoine de brevets dans une société devant conduire à procurer une activité salariée au vendeur et à l’acheteur.

De son côté, Monsieur L. soutient que l’inexécution de la convention est exclusivement imputable à M. Garcia Y, au motif qu’il n’a pas réglé le solde du prix de cession de ce portefeuille de brevets.

L’article 3 de l’accord de cession stipule que le paiement de la somme de 100 000 € « pourra faire l’objet d’un fractionnement en deux parties égales et d’un délai accordé entre les deux parties pour le règlement. Mais le premier montant devra être réglé à la signature de cet accord et le solde au plus tard le 31 janvier 2005 ».

Il est constant que l’intimé a versé la somme totale de 67 500 € en trois versements des 17 février 2004, 1er mai et 2 novembre 2005 d’un montant respectif de 50 000 €, 10 000 €, et 7 500 €.

Il en résulte de manière indiscutable que M. Garcia Y. n’a pas respecté son engagement de paiement dans le délai contractuel imparti, et dès lors il ne peut se prévaloir d’une absence de cause à la convention.

Ce moyen sera donc également rejeté.

(3) Dol

Il résulte de l’article 1116 du code civil que le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. Garcia Y. a déclaré que les promesses de Monsieur L. étaient fausses, et qu’elles avaient pour seul but d’obtenir frauduleusement le versement sans contrepartie réelle d’une somme de 100 000 €.

Force est de constater que l’intimé n’a pas produit le moindre commencement de preuve des mensonges ainsi que des manœuvres frauduleuses qui auraient été accomplies par Monsieur L. pour le contraindre à souscrire cette convention.

En définitive, M. Garcia Y. sera débouté des fins de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’accord de cession du 4 février 2004.

Sur la résolution de l’accord de cession du 4 février 2004

L’intimé a développé ce moyen à titre subsidiaire, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, et en reprenant les moyens développés à l’appui de sa demande en nullité de la convention pour absence de cause, à savoir :

• l’absence de toute contrepartie ;
• le manquement de Monsieur L. à son obligation d’information et de consultation édictée par l’article 6 de l’accord ;
• la non réalisation des deux objectifs contractuellement fixés ainsi que l’absence de mise en œuvre de tout moyen aux fins d’y parvenir (paragraphe 4 du préambule et article 9 alinéa 1 de l’accord).

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique, mais celui qui l’invoque doit cependant établir que son cocontractant n’a pas satisfait à ses obligations.

Or, les obligations mises à la charge de Monsieur L. par l’accord de cession du 4 février 2004 n’avaient vocation à s’appliquer qu’à compter du complet paiement par M. Garcia Y. de la part de portefeuille de brevets cédés, d’autant que l’article 4 dudit accord stipule que l’acheteur ne deviendra propriétaire définitif de ces pouvoirs, c’est-à-dire du portefeuille de brevets, que lorsque la totalité de la somme aura été réglée au vendeur.

En conséquence, en l’absence de paiement complet de la somme de 100 000 € dans le délai contractuel, l’intimé ne peut solliciter la résolution de la convention.

Le jugement du 21 octobre 2009 sera donc réformé en toutes ses dispositions.

Monsieur L. est en droit de solliciter l’exécution forcée de la convention, en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, et M. Garcia Y. sera condamné à lui payer la somme de 32 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par le conseil de Monsieur L.

Par contre sa demande en dommages-intérêts n’est pas justifiée, faute par lui de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les intérêts des emprunts qu’il a contractés pour assurer le règlement des frais de maintien de ces brevets, et la carence de M. Garcia Y.

Il sera donc débouté de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de cette procédure ; M. Garcia Y. sera condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 3 000 €. …

***

Cour d’appel de Pau, 28 décembre 2011

Emile L. c. Luis Pedro Garcia Y.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une clause pénale étroite

Par définition, le monde de l’arbitrage est un monde assez fermé, mais de temps en temps, un recours en annulation nous permet d’y jeter un coup d’œil.

Le 22 octobre 2004, la société belge Victocor Technologies (ci-après « Victocor »), spécialisée dans le domaine du revêtement anticorrosion de pièces métalliques et la société allemande Benteler Automobiltechnik (ci-après « Benteler ») qui produit des pièces de carrosserie et de moteurs pour l’industrie automobile ont signé un « Accord de confidentialité » (ci-après « l’Accord »). Aux termes de ce contrat, les parties s’engageaient à ne pas divulguer les informations échangées et à reconnaître mutuellement leurs droits de propriété intellectuelle.

A la suite du dépôt par Benteler d’une demande de brevets en Allemagne, en France et aux États-Unis (famille de brevets D1), Victocor a mis en œuvre la clause compromissoire et obtenu le 8 juillet 2008 une sentence condamnant Benteler à 900.000 € d’indemnité.

En 2005, Benteler avait déposé deux nouvelles séries de demandes de brevets (famille de brevets D2 et D4) en Allemagne, aux États-Unis et en France.

Estimant que ces brevets avaient aussi été déposés en violation de l’Accord, Victocor a eu de nouveau recours à l’arbitrage sous les auspices de la Chambre de commerce internationale.

Par une sentence rendue à Paris le 3 septembre 2010, le tribunal a dit que Benteler avait commis des violations de l’article 2 de l’Accord, mais qu’à défaut de démonstration d’un préjudice, Victocor était mal fondée en ses demandes de compensations financières ; le tribunal arbitral a également rejeté la demande reconventionnelle de Benteler, rejeté les allégations de Victocor relatives au caractère téméraire de la demande reconventionnelle et mis la majeure partie des frais d’arbitrage à la charge de Benteler.

La société Victocor a formé un recours en annulation de cette sentence le 6 octobre 2010. Elle soutient que les arbitres ont outrepassé les limites de leur mission (article 1520 3° CPC), méconnu le principe de la contradiction (article 1520 4° CPC) et violé l’ordre public international (article 1520 5° CPC).

***

Sur le moyen pris de ce qu’en ne retenant pas l’interprétation convergente que les parties donnaient de l’Accord, et qui avait été adoptée par la sentence du 8 juillet 2008, les arbitres ont outrepassé les termes de leur mission et méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la première sentence et, par conséquent, violé l’ordre public international (article … 1520 3° et 5°CPC)

Victocor expose que le tribunal arbitral a estimé que la pénalité prévue à l’article 3.6 de l’Accord s’appliquait exclusivement aux violations de l’obligation de confidentialité stipulée à l’article 3 et non pas aux engagements de respect de la propriété intellectuelle prévus à l’article 2, alors que tant les mémoires des parties que la sentence du 8 juillet 2008 retenaient l’interprétation contraire.

Considérant que le 22 octobre 2004, les sociétés Victocor et Benteler ont signé un accord de confidentialité avec effet rétroactif ;

Considérant que l’article 2 de cet accord est consacré aux droits de propriété intellectuelle ; qu’en ses points 2.1 et 2.4, il définit les droits détenus par chacune des parties sur leurs brevets, marques, modèles et savoir-faire ; que les points 2.2 et 2.3 fixent le sort des développements de la technologie de Victocor ;

Considérant que l’article 3, intitulé « Confidentialité » définit la nature des informations confidentielles, détermine les engagements de non-divulgation souscrits par les parties et prévoit, au point 3.6, une pénalité de 150.000 € en cas de violation d’une obligation de confidentialité, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires en cas de négligence grave ou de dol ;

Considérant que le tribunal arbitral a jugé que la clause pénale stipulée à l’article 3.6 ne sanctionnait que les manquements aux obligations de confidentialité prévues par l’article 3 et non les violations des droits de propriété intellectuelle définis à l’article 2 ;

Considérant, en premier lieu, que l’allégation par Victocor d’une interprétation commune des parties sur l’applicabilité de l’article 3.6 aux engagements souscrits au titre de l’article 2 est tirée de la circonstance que Benteler a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Victocor sur le fondement de l’article 3.6 au paiement de pénalités pour des violations de ses droits de propriété intellectuelle ;

Mais considérant qu’il résulte des écritures prises devant le tribunal arbitral, ainsi que du compte rendu des débats, qu’à titre principal, Benteler alléguait que l’article 3.6 ne s’appliquait qu’aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle et que ce n’était que dans l’hypothèse où l’interprétation de Victocor l’emporterait qu’elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle ;

Qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le tribunal ; que la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut qu’être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la sentence rendue entre les mêmes parties le 8 juillet 2008 a condamné Benteler à payer à Victocor une indemnité de 900.000 € pour des violations de l’Accord résultant du dépôt des demandes de brevets de la famille D1 ; que, quels que soient les motifs sur lesquels se fonde cette sentence, il n’est pas démontré que son exécution en France serait inconciliable avec celle de la sentence déférée, rendue à l’occasion du dépôt des brevets des familles D2 et D4 ; que, dès lors, la différence d’interprétation de l’Accord par les deux sentences, à la supposer établie, n’emporte aucune violation effective et concrète de l’ordre public international ;

Considérant que le moyen doit être écarté en ses deux branches ;

Sur le moyen pris de ce que le tribunal arbitral a dépassé les termes de sa mission et violé le principe de la contradiction en relevant d’office le moyen tiré de l’absence de démonstration d’un préjudice (article 1520 3° et 4°, CPC)

Victocor fait valoir que sa demande tendait exclusivement à la condamnation de Benteler au paiement des pénalités prévues par l’article 3.6 de l’Accord et que le tribunal arbitral, en se prononçant sur une demande de dommages-intérêts qui n’était pas formulée et en la rejetant, au motif qu’aucun préjudice résultant de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’était établi, alors que ce moyen relevé d’office n’avait pas été soumis au débat, a statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction.

Considérant que Victocor, dans sa requête d’arbitrage, dans ses conclusions suivantes et au cours de l’audience a demandé au tribunal arbitral de reconnaître que Benteler avait violé l’Accord en déposant, publiant et retirant ses demandes de brevets et en divulguant des informations confidentielles à des tiers ; qu’elle a réclamé initialement des dommages-intérêts évalués à 2.700.001 €, portés en cours d’instance à 5.250.001 €, correspondant à 35 violations alléguées de l’Accord d’un montant de 150.000 € chacune, outre 1 € de provision au titre des dommages-intérêts provisionnels pour faute lourde ou dol ;

Considérant que les arbitres qui ont retenu, d’une part, que les informations divulguées n’étaient pas confidentielles, d’autre part, que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ont, sans outrepasser leur mission, ni méconnu le principe de la contradiction, constaté qu’il n’y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen pris de ce qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D 2 et D4, le tribunal arbitral n’a pas respecté les termes de sa mission, a violé le principe de la contradiction et méconnu l’ordre public (article 1520 3°, 4° et 5 °, CPC)

Victocor soutient qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D2 et D4, alors que les parties n’avaient pas présenté de demande en ce sens, ni développé d’argumentation sur ce point, les arbitres ont statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction, qu’ils ont, en outre, violé l’ordre public, la question de validité des brevets ressortissant à la compétence exclusive des offices nationaux qui les octroient, ou des juridictions étatiques.

Considérant, d’une part, que pour décider que les demandes de brevets des familles D2 et D4 n’emportaient pas divulgation d’information confidentielles, les arbitres ont retenu que le savoir-faire incorporé dans ces demandes figurait déjà dans l’état de la technique tel qu’il résultait d’un brevet russe précédemment publié, de sorte que ces informations ne pouvaient être qualifiées d’informations confidentielles au sens de l’article 3 de l’Accord, d’autre part, que si Benteler avait commis 17 violations de l’article 2, aucune indemnisation ne pouvait être allouée de ces chefs dès lors que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes à la propriété intellectuelle, que Victocor n’établissait pas de préjudice et enfin que l’Office allemand des brevets n’avait pas eu connaissance de l’antériorité russe « qui impact(ait) de façon substantielle la valeur des brevets » des familles D2 et D4 (sentence § 92) ;

Considérant qu’en se déterminant ainsi, après que les parties ont été mises en mesure de discuter du contenu du brevet russe, le tribunal arbitral, qui n’a pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets de Benteler, n’a méconnu ni l’étendue de sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l’ordre public international ;

Que le moyen ne peut qu’être écarté en ses trois branches ;

Sur le moyen pris de ce que les arbitres ont statué ultra petita, et, dès lors, outrepassé leur mission, en décidant que Benteler avait commis une infraction à l’Accord en retirant la demande de brevet américain de la famille D4 alors qu’aucune prétention n’avait été présentée de ce chef (article 1520 3° CPC)

Victocor fait valoir que les arbitres ont considéré comme une faute de Benteler le fait d’avoir retiré la demande de brevet américain de la famille D4, alors qu’aucune demande tendant à voir constater un tel manquement contractuel n’avait été formée, pour la bonne raison qu’aucun retrait n’avait eu lieu.

Considérant que la sentence retient (§ 82) que

« le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constitue une violation supplémentaire de l’Accord » ;

qu’elle décide que ce manquement contractuel, comme les autres, n’est pas indemnisable ;

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure arbitrale que Victocor n’a présenté aucune demande de ce chef ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Benteler, le fait pour la sentence de prononcer sur une prétention dont les arbitres n’étaient pas saisis n’est pas une erreur matérielle dont Victocor serait irrecevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation faute d’avoir exercé l’action en rectification dans le délai imparti par le règlement d’arbitrage ;

Considérant qu’il convient d’annuler la sentence en ce qu’elle a statué sur ce point ultra petita ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la sentence doit être annulée seulement en ce qu’elle a retenu que le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constituait un manquement contractuel de Benteler ; que le recours est rejeté pour le surplus ; `

Considérant qu’il n’est pas démontré que l’exercice du recours ait dégénéré en abus ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef par Benteler sera rejetée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier Victocor des dispositions de l’article 700 CPC ; qu’il sera alloué sur ce fondement la somme de 30.000 € à Benteler ;

P AR CES MOTIFS :

• Annule la sentence rendue le 3 septembre 2010 entre les parties en ce qu’elle a dit que le retrait de la demande déposée aux États-Unis de la famille de brevets D4 constitue un manquement contractuel de Benteler.
• Rejette le recours pour le surplus.
• Déboute Benteler de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif.
• Déboute Victocor de sa demande fondée sur l’article 700 CPC.
• Condamne Victocor à payer à Benteler la somme de 30.000 € en application de l’article 700 CPC.
• Condamne Victocor aux dépens …

***

Morale de l’histoire : lorsque vous rédigez des clauses pénales, vérifiez bien qu’elles couvrent toutes les violations du contrat que vous souhaitez voir sanctionnées.

Cour d’appel de Paris, 1 décembre 2011

Victocor Technologies c. Benteler Automobiltechnik

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

A la recherche de la commune intention des parties

La présente décision s’inscrit dans la suite du litige entre l’Institut Pasteur et le National Institute of Health (ci-après « NIH ») américain, autour de la découverte du rétrovirus responsable du SIDA et des moyens pour le diagnostiquer.
 

Pour rendre la décision plus lisible, nous utilisons les codes suivants pour les brevets et demandes de brevet cités :

• CENT-US : demande US 06/693,866 (Centocor)
• GALL-US : brevet US 4,520,113 (Prof. Gallo)
• PAST-EP-1 : brevet EP 0 201 540 (Institut Pasteur)
• PAST-EP-2 : brevet EP 0 211 022 (Institut Pasteur)
• PAST-EP-3 : brevet EP 0 387 914 (Institut Pasteur)
• PAST-FR : demande FR 1984/0016013 (Institut Pasteur), publiée et délivrée sous le n° FR 2 571 968
• PAST-GB-1 : demande GB 1984/0023659 (Institut Pasteur), dont la priorité est revendiquée par les brevets US 7,585,619 et EP 0 178 978, entre autres
• PAST-GB-2 : demande GB 1984/0029099, dont la priorité est revendiquée par le brevet PAST-US-3, entre autres
• PAST-US-1 : demande US 06/771,248 (Institut Pasteur), abandonnée
• PAST-US-2 : demande US 06/771,247 (Institut Pasteur)
• PAST-US-3 : demande US 07/158,652 (Institut Pasteur), issue de la demande PAST-US-1, délivrée comme US 7,217,508.
• PAST-US-4 : demande US 06/558,109 (Institut Pasteur), abandonnée
• PAST-US-5 : demande US 06/785,638 (Institut Pasteur), division de la demande PAST-US-4, délivré comme US 4,708,818
  
  NB : La Cour mélange allégrement demandes de brevet et brevets délivrées.

A la suite de divers contentieux qui ont opposé l’Institut Pasteur au Department of Health and Human Services américain (ci-après « DHHS »), et le NIH, un premier accord transactionnel a été conclu le 30 mars 1987, au terme duquel l’Institut et le DHHS ont convenu notamment de mettre en place un accès à « la technologie existante » pour les licenciés recensés à la date de signature de l’accord, ainsi qu’un accès à la technologie d’amélioration aux mêmes licenciés, sous réserve d’une licence concédée par le titulaire du brevet. A l’annexe C de la transaction étaient listés les demandes et brevets visés et parmi eux les demandes PAST-US-1 et PAST-US-2 appartenant à l’Institut Pasteur. La demande PAST-US-2 décrit la protéine gp 110.

Le 22 février 1988, l’Institut Pasteur a déposé une demande de brevet PAST-US-3, division de la demande PAST-US-1, revendiquant les priorités britanniques PAST-GB-2 et PAST-FR avec comme premier inventeur désigné le docteur Alizon. La société Centocor ayant déjà déposé, le 23 janvier 1985, une demande de brevet américain CENT-US, désignant comme inventeur le docteur Chang et ayant, pour partie, le même objet que la demande de brevet PAST-US-3 de l’Institut Pasteur, l’USPTO a ouvert une procédure dite « d’interférence » destinée à déterminer qui pouvait prétendre au titre. Le 1er décembre 1994, l’Institut Pasteur, la société Centocor, le DHHS/NIH sont parvenus à conclure un accord transactionnel destiné à mettre fin à la procédure d’interférence ; cet accord définit les modalités d’octroi de licences croisées pour la mise en œuvre de la technologie présentée dans les demandes PAST-US-3 et CENT-US.

Ayant constaté que la société Abbott commercialisait des kits de détection qui reproduisait, selon lui, trois de ses brevets (PAST-EP-1, PAST-EP-2, PAST-EP-3) non visés par l’accord transactionnel de 1994, l’Institut Pasteur a assigné la société Abbott France en contrefaçon devant le TGI de Paris. Par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal a débouté l’Institut Pasteur de ses demandes en contrefaçon. L’Institut Pasteur a relevé appel.

***

 … Considérant que comme en première instance, l’intimée oppose à titre principal l’existence de licences croisées sur les deux brevets argués de contrefaçon, consenties en application de l’accord transactionnel du 1er décembre 1994 ; qu’elle oppose dans un deuxième temps l’absence de validité des deux brevets pour en solliciter l’annulation ;

Qu’il convient dès lors, comme l’ont fait les premiers juges, de dire si le champ de l’accord transactionnel couvre la protéine gp110 et, dans la négative et uniquement dans cette occurrence, d’apprécier la validité des titres opposés ;

La portée de l’accord transactionnel de 1994

Le droit applicable

… Considérant que la loi applicable à la convention de transaction est, selon son article 12.3, la loi de l’Etat du Maryland

« pour les questions relevant de la législation d’Etat et la législation des Etats -Unis pour les questions ressortant de la législation fédérale ».

Considérant qu’il est acquis aux débats, selon les affidavits concordants produits par chacune des parties, que pour apprécier la portée et le sens d’une convention, le droit de l’Etat du Maryland invite la juridiction à

« déterminer à partir du langage de la convention elle-même ce qu’une personne raisonnable dans la position des parties, aurait voulu dire au moment où cette convention a été passée ... ; lorsqu’un terme du contrat est ambigu , la juridiction doit considérer les circonstances et les conditions affectant les parties à ce moment ainsi que leur conduite et leur interprétation ultérieures ... si deux dispositions sont en conflit , elles doivent être, si possible, interprétées de façon à donner effet à l’intention des parties telle qu’elle ressort de l’ensemble de l’acte, de l’objet de la convention, des circonstances entourant sa souscription, de son but et de son dessein ... que pour déterminer la véritable signification d’un contrat, (celui-ci) doit être appréhendé dans son ensemble (tout en donnant un sens à chaque clause) « étant observé que l’interprétation de la juridiction ne doit pas permettre un résultat absurde ou déraisonnable » » … ;

Que la juridiction doit encore

« déterminer l’intention commune des parties au contrat et y donner effet ; pour y parvenir, le droit du Maryland (définit) une « théorie objective d’interprétation » (en vertu de laquelle il convient) de déterminer l’intention des parties à partir du texte du contrat écrit lui même en prenant principalement en compte la signification habituelle des termes utilisés.. » … ;

Considérant qu’en application de ces principes d’interprétation, il convient de replacer la convention de 1994 dans son contexte, de préciser le dessein que les parties entendaient poursuivre et d’interpréter les termes litigieux dans un sens conforme à leur commune intention pour que soit donné un plein effet à leur engagement respectif ;

Le contexte

Considérant qu’il sera rappelé qu’à la suite du conflit relatif à la détermination de l’équipe de recherche qui avait été la première à découvrir et à concevoir notamment le dosage des anticorps développés contre le virus HIV-1, l’autorité de santé américaine le DHHS/NIH et l’Institut Pasteur, constatant que les contentieux qui les opposaient nuisaient à leur intérêt commun, parvinrent le 30 mars 1987, à un accord aux termes duquel, elles décidèrent de :

- mettre fin aux procédures existantes,

- mettre en place une procédure de partage des revenus provenant de l’exploitation des deux demandes de brevet déposées l’une par l’Institut Pasteur aux Etats-Unis (demande PAST-US-5) et l’autre par le Professeur Gallo (demande GALL-US),

- créer une fondation ayant vocation à financer des recherches en faveur des pays émergents et des malades du SIDA,

- mettre en place un accès de principe à « la technologie existante » pour les licenciées de chacune des parties à la date de la signature de la convention,

- permettre aux mêmes licenciés l’accès à « la technologie d’amélioration », « à des conditions pas moins favorables que celles offertes par celui-ci à ses propres licenciés » ;

Considérant que l’annexe C de cette convention liste les brevets ou demandes de brevets concernés par cette « technologie d’amélioration » détenus par chacune des parties ;

Que sur cette liste figure expressément les brevets ici en cause (demandes PAST-US-1 et PAST-US-2) portant notamment pour ce dernier brevet sur la protéine d’enveloppe gp 110 ;

L’accord de 1994

Considérant que l’accord de 1994 s’inscrit dans le prolongement de celui de 1987 ;

Qu’il intervint … lorsque Pasteur ayant déposé le 22 février 1988 aux Etats Unis une demande de brevet PAST-US-3 (division de la demande PAST-US-1) alors que la société Centocor avait déposé le 23 janvier 1985 une demande de brevet CENT-US recoupant pour partie la demande PAST-US-3 de Pasteur, l’USPTO ouvrit un procédure d’interférence pour déterminer lequel des deux déposants aurait droit au titre ; Que l’objet de l’interférence était ainsi décrit :

 « ADN env ou env-lor isolé de l’HTLV-III ayant la séquence de la figure 3 (de la demande de brevet [CENT-US] de Centocor) ou une séquence de nucléotides codant un polypeptide env ou env-lor ayant la séquence d’acides aminés comme illustré dans la figure 3 ... » ;

Considérant qu’il est acquis aux débats que, comme cette procédure le leur permettait, les parties ont élargi l’objet de l’interférence pour y inclure « tout objet restant commun aux demandes Alizon et Chang » (demandes PAST-US-3 et CENT-US) et notamment :

- un polypeptide HIV-1 immunoréactif exprimé par les cellules transformées par un vecteur recombinant contenant l’ADN du HIV-1,

- des moyens de diagnostic contenant soit de l’ADN env ou env-lor isolé du HIV codant un polypeptide immunoréactif .. soit des anticorps spécifiques de ceux-ci ;

Considérant que le dessein du protocole de 1994 était ainsi de mettre un terme à cette procédure d’interférence mais plus encore, de prévenir toute discussion à venir sur ce qui pouvait apparaître commun aux deux demandes de brevets en cause, et de permettre l’obtention de licences croisées tant aux parties qu’à leurs licenciés respectifs ;

Considérant que l’objet donné en licence dénommé « produit licencié » est défini à l’article 1.8 sur la portée duquel les parties s’opposent ;

Que cet article est ainsi traduit :

« Produit licencié » désigne tout produit constitué par, utilisant ou incorporant l’un quelconque des objets suivants communs à la demande de brevet américain [PAST-US-3] de Pasteur et à la demande de brevet américain [CENT-US] de Centocor :

(a) ADN isolé comprenant les cadres de lecture ouverts env, gag, pol ou sor entiers du génome VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lecture ouverts,

(b) sondes d’ADN comprenant les cadres de lecture ouverts env, gag, pol, ou sor entiers du génome du VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lectures ouverts,

(c) polypeptides codés par les cadres de lecture ouverts env, gag, pol ou sor entiers du génome du VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lecture ouverts, ces polypeptides étant produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou techniques de synthèse chimique,

d) kits de diagnostic incorporant les polypeptides ou les sondes ADN du VIH-1 ci-dessus produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou techniques de synthèse chimique,

(e) anticorps monoclonaux et polyclonaux dirigés contre un polypeptide codé par les cadres de lecture env, gag, pol ou sor ou d’un fragment ADN de ceux-ci, ce polypeptide étant produit par n’importe quelles techniques recombinantes ou de synthèse chimique,

(f) vaccins contre le VIH-1, comprenant les polypeptides ci-dessus produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou de synthèse chimique et

(g) agents thérapeutiques contre l’infection par le VIH -1, comprenant l’ADN, les polypeptides ou les anticorps ci-dessus, dès lors que tout produit de ce type est revendiqué dans les Droits de Brevets Alizon ou les Droits de Brevets Chang déposés ou délivrés dans le pays où ce produit est fabriqué, utilisé ou commercialisé. Tout objet à l’exclusion de celui énuméré en (a) à (g) ci-dessus qui n’est pas commun à celui divulgué dans la demande de brevet américain [PAST-US-3] de Pasteur et dans la demande de brevet américain [CENT-US] de DHHS/Centocor sort du cadre du Produit Licencié pour la présente convention de transaction , même si cet objet peut-être divulgué ou revendiqué dans un ou plusieurs des brevets ou demandes de brevets identifiés dans les droits de brevets Chang ou les droits de brevets Alizon (par exemple la demande brevet britannique [PAST-GB-1] de Pasteur ou la demande brevet français [PAST-FR] de Pasteur.. .etc.) ».

Sur la portée de l’accord de 1994

Considérant qu’au soutien de sa demande d’infirmation de la décision déférée, l’appelant expose que le brevet PAST-US-1 n’a pas été donné en licence et n’est nullement visé par cet accord dans la mesure où « les produits licenciés » sont uniquement ceux qui sont communs aux deux demandes interférentes lesquelles ne revendiquent ni ne divulguent la protéine gp 110 qui est en revanche revendiquée par la demande PAST-US-2 et par ses équivalents étrangers ; que d’ailleurs, l’article 1.8 donne comme exemple d’objet exclu du champ de la licence, les demandes de brevets PAST-GB-1 et PAST-FR, c’est-à-dire les deux priorités de la demande de brevet PAST-US-2 ;

Considérant ceci rappelé, qu’il est vrai que le brevet PAST-US-2 qui porte sur la protéine gp 110, n’est pas mentionné expressément dans l’accord de 1994 lequel liste cependant en son annexe C les droits de brevets Alizon (PAST-EP-2, PAST-EP-1 et PAST-EP-3) sur le fondement desquels l’action en contrefaçon est engagée ;

Considérant que pour apprécier la portée des dispositions contractuelles litigieuses, le droit du Maryland incite la juridiction à prendre en compte, comme exposé ci-avant, non seulement le sens commun des termes utilisés, mais encore l’intention commune des parties et les circonstances dans lesquelles elles ont été conduites à transiger ;

Considérant à cet égard, que la convention de 1987 et la position adoptée par les parties en 1992 dans le cadre de la procédure d’interférence devant l’USPTO permettent d’approcher le champ contractuel des licences croisées ;

Considérant en effet, que l’accord de 1987 a été conclu dans le but de « favoriser la coopération entre Pasteur et le NHS dans leurs efforts respectifs en vue de développer des techniques innovantes pour diagnostiquer le SIDA, de promouvoir les efforts de recherche des autres institutions sur le SIDA ... » et de restaurer « l’atmosphère collégiale de confiance qui est essentielle au libre échange des informations scientifiques, si vital pour une recherche efficace ... » ... ;

Considérant qu’en son annexe C, l’accord cite précisément le brevet PAST-US-2 parmi les « technologies d’amélioration » que les parties s’engageaient à mettre à la disposition des licenciés de l’autre partie - section VI B.2 ;

Considérant qu’il suit que le brevet PAST-US-2 est bien de ceux que les parties étaient convenues de se donner en licence dans le cadre des techniques d’améliorations ;

Considérant que l’accord de 1994, non seulement ne se substitue pas à l’accord de 1987, mais encore en revendique la filiation pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces licences doivent être consenties puisqu’il énonce en son article 3.3 que

« chaque licence des droits de brevets Alizon en vue de fabriquer, utiliser ou commercialiser le Produit Licencié ... sera réputée concédée conformément aux exigences de la section VI B.2 de la convention de 1987... »,

dispositions qui traitent des licences croisées relatives aux améliorations de la technologie existante ;

Considérant que l’appelant fait valoir que si l’accord de 1994 avait pour dessein de donner une licence pour tout produit, dès lors qu’il est couvert par une demande de brevet ou un brevet listé à l’annexe C, il aurait été aisé de l’écrire en termes simples, mais que ce n’est pas ce que prévoit l’article 1.8 qui définit autrement un « produit licencié » ;

Considérant en effet, que l’article 2 .1 dudit accord, rédigé en termes généraux énonce certes que « … Pasteur accorde à DHHS, Centocor ... une licence ... exempte de redevances des DROITS DE BREVETS ALIZON ” (tels que listés à l’annexe C), mais ajoute que ces licences ne sont données qu’afin “de fabriquer, faire fabriquer à leur propre usage exclusif, utiliser et commercialiser sous leurs propres labels le Produit Licencié ... » ;

Considérant qu’il importe dès lors de déterminer si la définition du « Produit Licencié » donnée à l’article 1.8 couvre la protéine gp 110 utilisée dans des kits de diagnostic ;

Considérant que la protéine gp 110 est le fragment le plus important du gène « env » ;

Considérant que les produits ou objets énumérés de (a) à (g) par l’article 1.8 se rapportent aux quatre gènes principaux du VIH dont « env » codant les protéines d’enveloppe gp 110 et « gag » codant les protéines du noyau, les fragments ou sondes du génome du VIH et des quatre gènes principaux, les polypeptides issus des quatre gènes principaux du VIH ainsi que les fragments de ces gènes, les kits de diagnostic qui utilisent soit les polypeptides du VIH soit des sondes ADN pour révéler la présence ou l’exposition au VIH ;

Considérant que selon l’appelant, les produits énumérés de (a) à (g) ne sont donnés en licence qu’à la condition d’être communs aux deux demandes de brevet objet de la procédure d’interférence, en sorte que les points (a) à (g) constitueraient le cadre général dans lequel on devrait déterminer les objets qui, étant communs, pourraient être donnés en licence ;

Considérant cependant que cette interprétation est purement littérale et ne résulte que de la seule présence de l’adjectif « commun » ; qu’il n’est nul[le] part mentionné que pour qu’un produit puisse être licencié, il faudrait démontrer son caractère commun aux deux demandes interférentes ;

Qu’au contraire ce même article, après avoir listé de (a) à (g) les produits en cause, dispose que « tout objet à l’exclusion de celui énuméré en (a) à (g) ci-dessus qui n’est pas commun à celui (des demandes interférentes) ... sort du cadre du « Produit Licencié » ... » ; que la mention « à l’exclusion de celui énumérée en (a) à (g) » - dans la version anglaise « Subject matter exclusive of that listed in(a) through(g) » -, signifie suffisamment que le caractère commun n’est pas une condition générale qui s’imposerait à chacun des produits ou objets énumérés de (a) à (g) ; qu’en d’autres termes, l’exclusion ne concerne pas la liste (a) à (g) ;

Que d’ailleurs, si telle n’avait pas été l’intention des parties, celles-ci auraient pris le soin de déterminer ce qui pour chacun de ces objets, pouvait être considéré comme commun puisqu’elles entendaient prévenir les difficultés à venir nées de ladite interférence ;

Considérant enfin qu’il est utile de relever que dans le cadre de la procédure d’interférence, les parties ont élargi le périmètre d’interférence pour y ajouter d’autres objets, notamment un polypeptide HIV-1 immunoréactif exprimé par les cellules transformées par un vecteur recombinant contenant l’ADN du HIV-1 et surtout des moyens de diagnostic contenant soit l’ADN env ou env-lor isolé du HIV codant un polypeptide immunoréactifs soit des anticorps spécifiques de ceux-ci ;

Qu’elles considéraient ainsi comme « communs » puisque concernés par l’interférence, les objets précités et, partant, les fragments immunoréactifs des gènes désignés (env) ;

Considérant que l’Institut Pasteur oppose alors le fait que l’article 1.8 fait figurer à titre d’illustration des exclusions du champ des licences, deux demandes de brevets français de Pasteur PAST-GB-1 et PAST-FR, qui correspondent aux deux priorités de la demande de brevet américain PAST-US-2, ce qui constituerait, selon lui, la preuve que cette dernière demande était bien exclue du champ de la transaction ;

Considérant toutefois qu’il était loisible à l’appelant qui a été partie prenante aux négociations ayant abouti à la rédaction de cette clause, de fournir à la cour les projets et pièces pré-contractuelles qui conforteraient son interprétation qui aboutit à exclure, par une simple mention entre parenthèse, le gp 110, protéine pourtant expressément incluse dans la liste des produits (a) à (g) et mentionnée par les parties à l’accord transactionnel dans leur requête en interférence ;

Considérant cependant qu’aucune pièces n’est produite pour asseoir l’interprétation singulière que fait l’appelant de l’exemple donné in fine par l’article 1.8 ;

Considérant que, comme le relève l’intimée et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la mention faite entre parenthèses aux demandes PAST-FR et PAST-GB-1, n’est qu’exemplative des brevets Alizon, qui ont une portée plus large que le seul gp 110 ;

Considérant en conséquence, qu’il résulte à suffisance du contexte qui a présidé à l’élaboration de l’accord de 1994 lequel doit se lire en référence à l’accord de 1987, du dessein que les parties ont déclaré vouloir poursuivre et de la définition du « Produit Licencié », que le gp 110 est compris dans le champ des produits licenciés ;

Que l’intimée est dès lors bien fondée à opposer à l’action en contrefaçon des brevets européens PAST-EP-1 et PAST-EP-3, une exception tirée de la sous-licence que lui a consentie le DHHS /NIH ; 

Sur la demande pour procédure abusive

Considérant que pour être qualifiée d’abusive, l’action doit avoir été engagée de mauvaise foi dans le but de nuire à la partie assignée ou encore avec une légèreté manifeste que traduiraient des erreurs grossières ;

Que le simple caractère téméraire d’une action ne suffit pas à la rendre abusive ;

Qu’en l’espèce, la cour relève que l’intimée ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette procédure, distinct des frais irrépétibles exposés ;

Que sa demande sera en conséquence rejetée ; ...

***

En cherchant à comprendre la volonté qui animait les parties au moment de la transaction, la Cour parvient à une lecture qui s’éloigne d’une lecture purement littérale, et ce bien que l’Institut avait quelques arguments non négligeables (notamment l’exclusion expresse des demandes prioritaires PAST-GB1 et PAST-FR). D’où l’intérêt de bien soigner les préambules de ses contrats (des déclarations trop générales peuvent s’avérer dangereuses), et d’être aussi exhaustif que possible dans la description des exceptions ...

Cour d’appel de Paris, 8 octobre 2010

Institut Pasteur c. Abbott France

Source : EPLaw Patent Blog 

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également été publié au PIBD n° 896 III-1044

Pas purement potestatif

Le Code civil, dans son article 1174, dit que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». Lorsqu’un contrat contient une condition suspensive dite « purement potestative », c’est-à-dire qui suspend la réalisation du contrat à la survenance d’une condition qui dépend uniquement de l’arbitraire du débiteur, cette condition rend nul le contrat tout entier. Ou, comme un éminent spécialiste du droit des contrats aimait à dire, ce n’est pas s’engager que de s’engager « si je veux ».

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation se penche sur un accord de co-propriété et de licence portant sur le brevet FR 2 839 441 concernant une nouvelle prothèse totale de hanche.

Cet accord a été conclu entre M. Raphaël M. et la société Biomet Merck France. Les relations entre les parties s’étant tendues, M. M. a fait assigner Biomet Merck France en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de cette société. Peu de temps après, la société Biomet lui a notifié la résolution du contrat sur le fondement de son article VII avec un préavis de six mois.

Par un arrêt du 18 mai 2009, la Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande de M.M. aux motifs que

« l’article VII du contrat de licence de brevet n° 02 05726 signé le 14 mai 2002 stipule que : si Biomet Merck était contraint de constater que le produit se heurte au refus d’agrément administratif définitif, non susceptible de recours, de commercialisation dans un pays donné, à sa seule convenance, décide que la commercialisation des produits n’est pas ou n’est plus économiquement faisable … Biomet Merck sera en droit de résilier cet accord de licence par notification d’un préavis de six mois au chirurgien pour le pays du territoire concerné en informant le chirurgien de sa décision et des motifs qui la fondent, par lettre recommandée avec accusé de réception » ; que cette faculté de résiliation unilatérale ne constituant pas une prérogative discrétionnaire, il n’y a pas lieu de retenir que la clause susvisée constitue une clause potestative ».

La Cour de Grenoble a également constaté la résiliation du contrat à l’initiative de la société Biomet France.

M. M. s’est pourvu en cassation, en faisant valoir notamment que la clause du contrat était potestative. Voici un extrait de l’arrêt de la Cour :

***

… Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que la technique de pose de la prothèse par voie endo articulaire, qui était la technique de pose « préférée » de M. M, n’a pas pu être validée en dépit d’une déclaration CE de conformité du dispositif médical MINTH permettant le marquage CE, de tests sur la prothèse effectués par le CRITT, de démarches effectuées auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l’organisation d’une réunion de présentation de la prothèse à des spécialistes européens de l’orthopédie afin de constituer une étude clinique pour le dossier à remettre à la Commission d’évaluation des produits et prestations, que cette Commission a émis un avis défavorable au remboursement de la prothèse ; que la cour d’appel en a justement déduit que la clause du contrat, selon laquelle la société Biomet France était en droit de résilier la licence si elle décidait que la commercialisation des produits n’était pas ou n’était plus économiquement faisable, ne relevait pas d’une prérogative discrétionnaire de la société Biomet France et ne présentait pas de caractère purement potestatif ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que le brevet 02 05 726 rappelait que l’arthroplastie traditionnelle de la hanche était une intervention invasive lourde et traumatisante impliquant de luxer l’articulation naturelle pour pouvoir procéder aux résections et ablations et que l’invention se proposait d’éviter ces inconvénients en adoptant une nouvelle prothèse totale de hanche qui, grâce à ses caractéristiques, pouvait être implantée par voie endo articulaire laissant subsister l’intégrité de la capsule articulaire et favorisant le maintien d’une bonne vascularisation ; qu’il retient, sans le dénaturer que le brevet précise que pour bénéficier au maximum du caractère mini-invasif qu’offrait une telle prothèse, la méthode d’implantation préférée consistait à choisir la pose par voie endo-articulaire et renvoyait pour cette technique de pose à celle décrite dans le brevet n° 96 07452, antérieurement déposé par M. M, tout en indiquant que le but de l’invention était de proposer une prothèse favorisant la mise en place par cette méthode d’implantation ;

Attendu, en troisième lieu, que l’arrêt relève que la société Biomet France a porté un intérêt au projet promu par M. M en raison du fait que la pose de la prothèse articulaire se faisait sans disloquer l’articulation, que celui-ci lui avait écrit, avant la signature de l’accord du 14 mai 2002 qu’il avait la conviction qu’il s’agissait de la seule prothèse totale de hanche pouvant être posée sans luxer la hanche et réaffirmé au moment de la rédaction du brevet n° 02 05726, déposé en copropriété avec la société Biomet France, que la supériorité par rapport à trois autres prothèses résidait dans sa pose par voie endo-articulaire ; qu’il relève encore, par motifs propres et adoptés, que c’est, après les critiques sévères émises par des praticiens à l’égard de la technique opératoire par voie endo-articulaire présentée par M. M et la reconnaissance par ce dernier qu’il n’avait jamais procédé à des implantations par cette technique opératoire, que la société Biomet France a donné son accord en février 2003 pour la mise en place de la prothèse par la voie classique à « ciel ouvert » ; que de ces constatations, la cour d’appel a souverainement déduit que, dans la commune intention des parties, l’obligation contractuelle de la société Biomet France se limitait au développement de la prothèse, objet du brevet n° 02 05726, en vue d’une implantation selon la méthode dite endo-articulaire ;

Attendu, enfin, que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a retenu que la société Biomet France n’avait pu parvenir à développer au plan industriel l’invention, objet du brevet n° 02 95726, en raison de difficultés insurmontable s liées essentiellement à l’impossibilité technique d’utiliser la prothèse MINTH dans le cadre de la méthode chirurgicale endo-articulaire mini invasive ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; …

Cour de cassation, 29 juin 2010

Raphael M. c. Biomet Merck France et al

Cet arrêt est disponible sur Legifrance et sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Grenoble, 18 mai 2009