Il m’est arrivé une tuile …

La société Imerys est propriétaire d’un modèle de tuile déposé à l’INPI le 20 mai 1988 sous le numéro 88 3309. Elle fabrique et commercialise ce modèle sous le nom d’« Oméga ».

Ayant constaté que la société Monier, passant outre deux précédentes mises en garde, commercialisait un modèle de tuile dite « Galléane » aux caractéristiques semblables à celles de son modèle protégé, Imerys l’a assignée en contrefaçon.

La société Monier s’est défendue en contestant la validité du modèle revendiqué. Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement prononcé le 6 décembre 2007, a débouté la société Imerys de l’ensemble de ses demandes.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mai 2009, a confirmé ce jugement. La Cour a notamment dit :

« … Considérant que le modèle dont se réclame la société Imerys consiste en une tuile simple à emboîtement, associant, suivant son axe longitudinal, une partie plate, le plateau, associée à une partie galbée, le cornet, l’une s’élargissant comme l’autre se rétrécit et délimitées par une arête prononcée, présentant en outre, au bord inférieur, une partie en débord, la casquette, constituée par un dépassement de la longueur du cornet par rapport au plateau ;

Considérant que la société Monier conteste la nouveauté de ce modèle en invoquant, à titre d’antériorité, son propre modèle n° 202 672, déposé le 4 août 1982, commercialisé sous le nom d’ « Abeille », qui associe lui aussi un plateau et un cornet de largeurs variables et présente un décroché partiel de l’extrémité inférieure du plateau,

ainsi que le brevet américain n° 4 040 211, du 9 Août 1977, qui expose dans son abrégé que la tuile sur laquelle porte l’invention est composée de deux parties, l’une convexe, l’autre concave, et que la longueur de l’une des parties, celle convexe, est plus longue que l’autre

et un brevet français n° 2 604 467, déposé le 26 Septembre 1986, qui porte sur une tuile dite « Trillaud », du nom de son inventeur, qui présente une « casquette » en débord du cornet de la tuile avec un décroché total, mais associe deux éléments concaves et deux éléments convexes sans partie plane ou plateau ;

Mais considérant que la comparaison entre les modèles mentionnés - spécialement le modèle Abeille - et le modèle Oméga révèle que ce dernier est le seul, parmi ceux composés d’un plateau et d’un cornet, à présenter une casquette formée par le débordement du cornet, plus long que le plateau ; que le tribunal a ainsi retenu exactement que cette caractéristique conférait un élément de nouveauté au modèle Oméga ;

Considérant, en revanche, que la société Monier fait pertinemment valoir que cet élément de nouveauté peut être considéré comme une invention brevetable, en tout cas comme un moyen technique fonctionnel mis en évidence par des brevets antérieurs ;

que l’intimée fait en effet état, d’une part, d’un brevet américain n° 3 349 534, du 31 octobre 1967, présentant « deux parties de tuiles, de couvert et de courant, juxtaposées et réalisées en une seule pièce avec décalage axial et ainsi avec formation d’une casquette au bord avant »,

d’autre paît, un brevet français n° 2 604 467, déposé le 26 Septembre 1986, portant sur une tuile dite « Trillaud », qui mentionne, en sa revendication 1 : « Tuile mécanique constituée par un carreau de terre cuite obtenu par une opération de moulage unique et imitant une fois posée, l’aspect de tuiles canal traditionnelles en forme de tronc de cône » et, en sa revendication 2 : « Tuile mécanique selon la revendication 1, caractérisée en ce que sur sa face avant, les deux zones convexes (A, A ‘) font saillie sur les deux zones concaves (B. B’) opposé par la partie de recouvrement» ;

Considérant que ces deux brevets portent sur le procédé technique consistant dans la différence de longueur de deux parties d’une même tuile pour obtenir un certain résultat visuel, lequel se révèle en observant, non pas la tuile elle-même, mais requiert, pour être aperçu, l’assemblage de plusieurs pour former un toit, objet distinct des tuiles qui le composent ;

Considérant qu’il apparaît en réalité que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle Oméga résulte, non d’un choix arbitraire de création esthétique s’appliquant à la forme pour elle-même du modèle de tuile, mais s’impose comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, et caractérisant un objet autre ; que la circonstance que cette finalité étrangère au modèle soit, en l’espèce, de nature esthétique, est indifférente ;

Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a ainsi jugé que le modèle n° 88 3309 déposé le 20 mai 1988 n’était pas valide et que le grief de contrefaçon allégué n’était pas établi ; … »

La société Imerys s’est pourvue en cassation, en faisant valoir qu’en ne caractérisant pas la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée, la Cour d’appel avait violé l’article 511-3 CPI. La Cour de cassation ne se montre pas persuadée :

***

Mais attendu qu’aux termes de l’article L 511-3, alinéa 2, CPI, en sa rédaction applicable en la cause, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI de ce code ; qu’il en résulte qu’une forme inséparable de la fonction, fut-elle esthétique, qu’elle produit lors de sa mise en oeuvre, ne relève pas de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle ; que l’arrêt constate que le litige porte sur un modèle de tuile pris en lui-même et non sur son assemblage ou sur l’apparence globale de ce dernier ; qu’il relève qu’au regard des antériorités opposées en défense, ce modèle est le seul, parmi ceux composés d’un plateau et d’un cornet, à présenter une « casquette » formée par le débordement du cornet plus long que le plateau et que cette caractéristique lui confère une nouveauté ; qu’il retient, pour autant, que cet élément constitue un moyen fonctionnel mis en évidence par des brevets antérieurs portant sur le procédé technique consistant dans la différence de longueur de deux parties d’une même tuile pour obtenir un certain résultat visuel qui se révèle en observant, non la tuile elle-même, mais l’assemblage de plusieurs tuiles pour former un toit, lequel est un objet distinct des tuiles qui le composent ; qu’il relève encore que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle ne résulte pas d’un choix arbitraire s’appliquant à la forme du modèle pour elle-même, mais s’impose comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, et caractérisant un objet autre, peu important que cette finalité soit, en l’espèce, de nature esthétique ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a caractérisé la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

***

Cour de cassation, 29 juin 2010

SAS Imerys TC c. SAS Lafarge Couverture

Cet arrêt est disponible sur Legifrance.

Une publication au PIBD est prévue.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 20 mai 2009

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Egalement publié au PIBD 903 III-1370

Au sujet de cet arrêt de la Cour de Paris, on lira avec profit une note de François Greffe parue dans la revue Propriété Industrielle, novembre 2009, p. 42.

N’oubliez pas …

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S’il y a un événement annuel que l’amateur de la jurisprudence des brevets en France ne doit pas rater, c’est bien celui-là.

Le juge français face au « péril jaune »

Cette décision concerne un cas très intéressant où un breveté français avait obtenu une interdiction provisoire, rendue non contradictoirement. Le juge des référés saisi par le prétendu contrefacteur va arriver à la conclusion que les arguments du breveté en faveur d’une procédure en référé sont trop légers : la seule peur du chinois ne justifie pas une mesure aussi extrême.

La société Roquette, spécialisée dans la production de l’amidon et de ses dérivés est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 769 025, délivré le 3 décembre 1999 et intitulé « cristaux de maltitol de formes particulières, compositions cristallines les contenant et procédés pour leur préparation ».

Le brevet comprend 19 revendications concernant des cristaux de maltiol modifiés (revendications 1 et 7), des compositions cristallines de maltiol (revendications 2 à 5, 8 à 11 et 13 à 16), des procédés de fabrication de ces compositions (revendications 6, 12, 17 et 18) ainsi que l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou orienter la forme des cristaux de maltitol (revendication 19).

Le brevet a été étendu dans un grand nombre de pays. Un brevet européen, publié sous le n° EP 0 905 138 a été délivré le 13 novembre 2002. Il comporte un jeu réduit de revendications concernant des cristaux de maltiol modifiés (revendications 1 et 4), des compositions cristallines de maltiol (revendications 2, 5 et 7), des procédés de fabrication de ces compositions (revendications 3, 6 et 8), un procédé pour orienter la forme des cristaux de maltiol, ainsi que l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou contrôler la forme des cristaux de maltitol (revendication 10).

Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu sous forme modifiée par la Division d’opposition. La société Roquette a formé un recours, puis l’a retiré. Le brevet européen a donc été délivré sous forme modifiée, le 23 juin 2008. Il ne comporte qu’une seule revendication concernant l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou contrôler la forme des cristaux de maltiol.

La veille du dépôt des traductions de cette revendication unique, le 3 juin 2008, le propriétaire semble avoir renoncé partiellement aux revendications du brevet français : le titre ne couvre plus que les revendications 4,7,8,9,10,11,12 et 15 telles que déposées.

Le 4 novembre 2008, la société Roquette a fait dresser un PV de constat sur un stand de la société Yucheng Lujian Biological Technology Co., Ltd (ci-après « Yucheng ») à l’occasion du salon Health Ingredients Europe (ci-après « HIE ») ; le lendemain, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon. Elle a obtenu devant le TGI de Paris une ordonnance en date du 17 décembre 2008 aux termes de laquelle, il était interdit sous astreinte à la société Yucheng de poursuivre les actes argués de contrefaçon.

La société Yucheng a assigné la société Roquette devant le juge des référés, en faisant valoir que la société Roquette avait fait preuve de déloyauté en dissimulant dans sa requête l’existence de la procédure d’opposition concernant le brevet européen, et qu’elle n’avait pas démontré l’existence de circonstances justifiant que les mesures provisoires soient prises de manière non contradictoire sur simple requête. Par conséquent, la société Yucheng a demandé que l’ordonnance du 17 décembre 2008 soit rétractée.

Le juge fait droit à sa demande :

***

La société Yucheng rappelle que la procédure sur requête de l’article L 615-3 CPI instituée par la loi du 29 octobre 2007 est une procédure exceptionnelle, dérogatoire du droit commun ; que la société Roquette ne démontre pas les circonstances qui exigeaient que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement.

L’article L 615-3 CPI autorise toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon à saisir sur requête la juridiction pour obtenir des mesures urgentes « lorsque les circonstances que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ».

Il convient de rappeler que l’article 493 CPC dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler la partie adverse ».

Indépendamment de la vraisemblance des actes de contrefaçon, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que le recours à cette procédure non contradictoire est nécessité par l’urgence, tout retard engendré par un recours à la procédure contradictoire devant être de nature à causer un préjudice irréparable.

Pour apprécier si le recours à cette mesure non contradictoire était fondée il convient de se placer à la date de présentation de la requête.

En l’espèce, la société Roquette s’est bornée à indiquer dans sa requête que les circonstances (société chinoise avec impossibilité de recouvrir les dommages-intérêts faisant suite à la décision sur le fond à intervenir, refus manifeste de coopérer lors des opérations de saisie-contrefaçon, démarchage de clients lors du salon HIE qui seront perdus pour la société Roquette quand les contrats d’approvisionnement seront validés …) exigent que les mesures d’interdiction, de communication et de provision, ne soient pas prises contradictoirement.

En l’espèce, il y a lieu de relever que le salon HIE, où la société Yucheng avait un stand était fini depuis le 6 Novembre 2008, soit depuis plus d’un mois lorsque, le 17 décembre 2008, la société Roquette a présenté sa requête.

Dès lors la société Yucheng n’étant plus sur le sol français à l’époque du dépôt de la requête, le caractère non contradictoire nécessité par l’urgence, par exemple pour obtenir le recouvrement d’une créance sur le sol français, n’existait plus.

Par ailleurs, la crainte de voir cette société se faire connaître sur le marché français était donc devenue sans objet, sa présence ayant déjà été publique.

Le fait que la société Yucheng soit chinoise ne suffit pas en soi à justifier le recours à une telle mesure, sauf à établir une discrimination entre les différents acteurs économiques.

La société Roquette ne justifie pas du fait du démarchage de clients lors du salon HIE seront perdus pour elle quand les contrats d’approvisionnement seront validés. Le but normal d’une participation à un salon international traduit certes une volonté de pénétrer un marché en faisant connaître sa fabrication mais il s’agit d’une pratique habituelle dans le commerce international ; quant au refus manifeste de coopérer lors des opérations de saisie-contrefaçon, qui se sont traduit par le fait qu’un individu s’est enfui avec les échantillons, ils ne sauraient justifier à eux seuls le recours à une procédure non contradictoire.

La discussion sur la validité du titre était en outre, en l’espèce, d’autant plus nécessaire, que la société Roquette qui n’invoquait que les revendications de son brevet français avait omis de mentionner qu’elle avait renoncé dans le cadre d’une procédure d’opposition à son brevet européen à ces mêmes revendications. La société Yucheng pouvait donc être fondée à lui opposer, dans le cadre d’une procédure de référé, le défaut de validité des revendications opposées du brevet français.

Il y a lieu dans ces conditions de rétracter l’ordonnance et de débouter la société Roquette de ses demandes. …

TGI Paris, 17 mars 2010

Yucheng Lujian Biological Technology c. Roquette Frères

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

La méthode du professeur Mortimer ferait-elle des envieux ?

Qui peut le moins, peut le plus

Un blog consacré à la jurisprudence des brevets doit-il parler de CCP ? On peut se poser la question, et ce d’autant plus qu’il existe un blog qui ne parle que de ça. Notre réponse est finalement « oui », dans la mesure où un amateur de brevets ne saurait être totalement indifférent à ces titres qui offrent une seconde vie à certains brevets.

La présente ordonnance de référé du TGI Paris est intéressante à plusieurs titres. Elle répond à la question de savoir si un CCP en vigueur pour un produit donné permet à son titulaire d’interdire toute exploitation d’un médicament comportant, non seulement ce produit mais aussi d’autres principes actifs. Elle se penche également sur les conditions de validité de « l’extension pédiatrique » d’un CCP, prévue dans l’article 36 du Règlement CE n° 1901/2006.

La société Du Pont de Nemours & Co (ci-après « Du Pont ») est titulaire du brevet EP 0 253 310 (ci-après « EP ‘310 ») concernant un groupe de composés hypertenseurs, dont le losartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés. Le brevet a expiré le 9 juillet 2007.

Le 16 juin 1995, la société Du Pont a déposé une demande de CCP n° 95 C 0018 (ci-après « CCP-1 »). Le titre a été délivré le 17 octobre 1996 ; il couvre le losartan. Le CCP-1 devait expirer le 2 septembre 2009.

Le 27 février 2009, la société Du Pont a déposé une demande dite « d’extension pédiatrique » conformément à l’article 36 du Règlement CE n° 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique. Le Directeur de l’INPI a fait droit à la demande : la validité du CCP-1 a ainsi été prorogée au 2 mars 2010.

La société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (ci-après « Merck ») est titulaire d’une licence exclusive de la partie française du brevet EP ‘310 et du CCP-1.

La société Du Pont était également titulaire du brevet européen EP 0 733 366 (ci-après « EP ‘366 ») concernant des « compositions pharmaceutiques comprenant des imizadoles comme antagonistes d’angiotensine II et des diurétiques ». Ce brevet a expiré le 5 janvier 2009.

Le 14 août 1998, la société Du Pont a déposé une demande de CCP n° 98 C 0025 (ci-après CCP-2). Le titre, qui couvre le losartan en combinaison avec l’hydrochlorthiazide, a été délivré le 6 avril 2001. Il devait expirer le 15 février 2010.

La société Merck commercialise des spécialités pharmaceutiques comprenant du losartan en France, le losartan sous la marque Cozaar et le losartan plus un diurétique sous les dénominations Hyzaar et Fortzaar.

La société Mylan a obtenu l’inscription de ses spécialités génériques losartan HTCZ Mylan 50mg et 100 mg ; ces spécialités comportent les deux principes actifs du losartan et du HTCZ.

Le 21 juillet 2009, la société Merck a mis en garde la société Mylan et la société Qualimed contre la mise sur le marché de leurs spécialités à base de losartan avant le terme de l’extension du CCP-1 soit le 2 mars 2010.

Le 26 janvier 2010, la société Mylan a adressé un courrier au conseil en propriété industrielle des sociétés demanderesses. Elle y soutenait que les spécialités pharmaceutiques comprenant du losartan seul d’une part et du losartan combiné avec de l’hydrochlorthiazide d’autre part constituaient des produits différents et que seul le CCP-1 avait reçu une extension pédiatrique de sorte que le CCP-2 n’était pas couvert par cette extension pédiatrique. Elle indiquait qu’elle entendait donc commercialiser à partir du 15 février 2010 un générique de Hyzaar et de Fortzaar.

Le 27 janvier 2010, la société Merck a rappelé sa mise en garde, puis, par acte du 2 février 2010, Du Pont et Merck ont fait assigner en référé d’heure à heure les sociétés Mylan et Qualimed. Elles ont notamment soutenu que le brevet couvrant le losartan pouvait être opposé à tout produit contenant du losartan y compris un produit contenant du losartan et un autre produit comme un diurétique.

Les sociétés Mylan et Qualimed ont soutenu que la prorogation de la durée du CCP obtenue par la société Du Pont n’était pas valable et qu’elle a eu pour effet de barrer indûment l’accès au marché ce qui leur a causé un dommage. Elles ont indiqué que seul le Règlement 469/2009 était applicable aux faits d’espèce et que l’article 5 du Règlement devait se lire en combinaison avec son article 4. Selon elles, seul le médicament losartan peut recevoir une protection par le biais de l’extension pédiatrique de sorte que l’association losartan/HCTZ n’est couverte par aucune extension pédiatrique. Elles ont ajouté qu’elles contestaient l’extension pédiatrique délivrée au motif que le point 3 de l’article 15 bis du Règlement 469/2009 n’avait pas été respecté : il n'était pas démontré que les toutes les AMM avaient été délivrées dans chacun des 27 états membres de l’Union Européenne au moment de cette demande.

***

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »

Le juge des référés est donc saisi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 809 CPC qui permet au juge des référés de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il n’est pas contesté par les défenderesses la compétence du juge des référés du fait que l’arrivée de leurs spécialités Losartan HTCZ Mylan 50mg et 100 mg avant le 2 mars 2010 sur le marché peut constituer « une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ».

Cependant, le juge des référés doit alors statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’empêcher l’utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence, sur la base d’un titre trop fragile.

Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée.

Les sociétés défenderesses soutiennent de première part que la portée du CCP telle qu’invoquée par les sociétés demanderesses n’est pas correcte.

S’il est vrai que le Règlement applicable au litige est le Règlement 469/2009 du 6 mai 2009, il convient de rappeler que les articles invoqués dans ce litige sont les mêmes y compris dans leur numérotation que ceux du règlement 1768192 de sorte que le débat porte bien sur les articles 4 et 5 du Règlement 469/2009.

L’article 5 du Règlement 469/2009 dispose que sous réserve de l’article 4, le certificat opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et qu’il est soumis aux mêmes limitations et obligations.

L’article 4 précise que dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.

Aucune des parties ne conteste que ces deux articles doivent se lire de façon combinée et qu’il convient de dire que le [CCP-1] protège le seul losartan et aucun autre médicament. Il n’est pas davantage contesté que l’extension pédiatrique n’a été accordée que pour le losartan et non pour le losartan associé à un diurétique de sorte que seul [CCP-1] a vu sa validité prorogée de 6 mois soit jusqu’au 2 mars 2010.

Et d’ailleurs, la société Du Pont a obtenu le 6 avril 2001, [le CCP-2] pour ses compositions pharmaceutiques Hyzaar et Fortzaar, sur la base de l’autorisation de l’AMM NL 20037 qui a été donnée pour le losartan associé à un diurétique. Ce CCP doit expirer le 15 février 2010 et empêche en tant que tel toute commercialisation des spécialités revendiquées par les sociétés défenderesses.

Les sociétés demanderesses soutiennent seulement que, du fait de la protection prorogée du brevet pour le seul médicament losartan jusqu’au 2 mars 2010, tout produit mis sur le marché reproduisant notamment les revendications du brevet EP ‘310 divulguant le losartan constitue une contrefaçon et ce même si le produit nouveau a des caractéristiques supplémentaires.

En effet, du fait de la protection prorogée des revendications 1, 2, 4, et 5 du brevet EP ‘310 et du [CCP-1], pour le seul produit losartan, toute exploitation d’un médicament contentant du losartan à titre de principe actif constitue à l’évidence une contrefaçon de ces revendications.

Le caractère manifeste de la contrefaçon pouvant survenir du fait le l’arrivée des spécialités de la société Mylan avant le 2 mars 2010 est donc avéré.

Les sociétés défenderesses soulèvent de seconde part une contestation portant sur la validité de l’extension pédiatrique délivrée en France le 6 juin 2009 par l’INPI au motif que le point 3 de l’article 15 bis du règlement 469/2009 remplaçant le Règlement no 1768/92 n’a pas été respecté en l’espèce car il n’était pas démontré que toutes les AMM avaient été délivrées dans chacun des 27 états membres de l’Union Européenne au moment de cette demande d’extension pédiatrique.

Les sociétés demanderesses versent au débat le document de délivrance de la prorogation pour extension pédiatrique telle que délivrée par l’INPI aux termes desquelles il apparaît que la copie des autorisations d’AMM nationales de tous les autres Etats membres avaient été jointes au dossier.

Elles produisent également la décision rendue par l’Office des brevets irlandais qui a constaté que toutes les AMM ont bien été versées au dossier et a délivré l’extension avec effet jusqu’au 2 mars 2010 ; l’arrêt de la Court of Appeal du 17 septembre 2009 rendu entre la société Du Pont et l’Office des Brevets du Royaume Uni qui indique que toutes les AMM avaient bien été délivrées pendant le temps d’instruction du dossier devant l’office.

Ainsi, il convient de dire que la société Du Pont rapporte suffisamment la preuve de ce qu’elle a obtenu dans les 27 états membres de l’Union Européenne une AMM pédiatrique et que le texte invoqué par les sociétés défenderesses ne précise pas que les AMM doivent être obtenues au jour du dépôt de la demande sous peine de rejet de la demande.

Les AMM pédiatriques doivent avoir été demandées au jour du dépôt de la demande mais peuvent être versées au dossier pendant le temps d’instruction du dossier.

Cette condition a été remplie sous cette forme par la société Du Pont.

Enfin, la société Mylan et la société Qualimed n’ont formé aucun recours contre la décision de l’INPI devant la cour d’appel de Paris pour contester cette décision d’extension de la protection du CCP 95C0018, décision dont ils avaient connaissance du fait de la lettre de mise en garde à elles adressée le 21 juillet 2009.

En conséquence les conditions de l’article L 615-3 CPI sont réunies et il sera fait droit aux demandes de la société Du Pont et de la société Merck dans les termes du dispositif, en précisant que seule la commercialisation des spécialités losartan HTCZ Mylan 50mg et 100mg sera interdite jusqu’au 2 mars 2010 puisque la fabrication, la détention et l’importation des médicaments génériques avant la fin du délai de protection du brevet ne constitue pas un acte de contrefaçon.

TGI Paris (ordonnance de référé), 12 février 2010
Du Pont de Nemours & Co c. Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret

Source : EP Law Patent Blog

Curieusement, cette décision n’est pas disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Sans contrat de travail, pas d’invention de mission

Le présent arrêt est l’aboutissement d’une longue saga judiciaire opposant la société Opteway à son ancien directeur scientifique, mais aussi actionnaire et administrateur, M. P.

M. P avait fait des inventions et en avait fait apport en nature à la société Geofermat. Celle-ci a déposé des demandes de brevet FR 2 782 183 (date de dépôt : 5 août 1998), concernant un procédé et système de traitement d’informations à référence spatiale, et, sous le nom Opteway, la demande FR 2 822 275 (date de dépôt : 13 mars 2001), concernant un procédé pour chercher un objet au sein d’un espace. Les deux demandes ont été étendues à l’étranger.

M. P a été licencié le 19 septembre 2001. La lettre de licenciement lui imputait l’expression violente à l’égard d’actionnaires, d’investisseurs et des salariés, notamment par l’envoi de messages électroniques, et une opposition systématique aux choix et décisions de l’entreprise.

M. P a saisi la juridiction prud’homale. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mai 2004, (1) a constaté que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, (2) a rejeté sa demande tendant à l’inscription au passif de la société d’une créance à son profit pour licenciement abusif et (3) a débouté M. P de sa demande en paiement d’une rémunération supplémentaire.

Dans un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Aix, mais uniquement en ce qu’il a débouté M. P de sa demande en paiement d’une rémunération supplémentaire :

« … Vu l’article 1134 du Code civil,

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une rémunération contractuellement prévue en cas de demande de brevet et d’exploitation de brevets, la cour d’appel retient qu’en raison de difficultés tenant à la signature des documents nécessaires aux dépôts et exploitations des brevets, il ne peut être fait droit aux demandes de rémunération fondées sur l’article 12.1, alinéa 2, du contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, sans vérifier si les conditions auxquelles l’article 12.1 du contrat de travail subordonne le versement d’une rémunération supplémentaire étaient ou non remplies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; … »

Elle a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon. Celle-ci a, dans un arrêt du 13 septembre 2007, débouté M. P de sa demande.

M. P s’est encore une fois pourvu en cassation. Il a notamment fait valoir qu’en écartant le droit à rémunération résultant des dépôts effectués durant le contrat de travail par l’employeur, sans même chercher à se prononcer sur la valeur des inventions, la cour d’appel avait violé ensemble les articles 1134 du code civil et L 611-7 CPI.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

***

Mais attendu qu’il résulte de l’article L 611-7 CPI que le salarié, auteur d’une invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise ou le contrat de travail, pour les inventions qu’il a faites dans l’exécution, soit de son contrat de travail, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

Et attendu que la cour d’appel après avoir relevé que les inventions ayant fait l’objet des dépôts étaient antérieures à la conclusion du contrat de travail et correspondaient à l’apport en nature de M. P, gérant salarié au sein de la société Opteway, laquelle en sa qualité de propriétaire des inventions avait régularisé le dépôt des brevets, en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen que M. P ne justifiait pas d’inventions de mission au sens de l’article L 611-7 CPI lui ouvrant droit à une rémunération supplémentaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; …

***

Nous en retenons qu’en principe, une invention faite avant la conclusion d’un contrat de travail ne saurait être qualifiée d’invention de mission. Elle est donc étrangère au régime institué par l’article L 611-7 CPI. Bien entendu, une telle invention peut faire l’objet d’une cession ou, comme ici, d’un apport en nature, mais cela ne saurait fonder un droit à une rémunération supplémentaire ou un juste prix au sens de L 611-7 CPI. Le fait que cette invention fasse l’objet d’un dépôt de demande de brevet ultérieur ne change en rien ce constat, car ce qui compte, c’est la situation au moment de l’invention et non pas à la date de dépôt d’une demande de brevet couvrant l’invention.

La solution serait-elle différente si la signature du contrat de travail était intervenue pour régulariser une situation de subordination de fait (ce qui n’est pas le cas ici !) ? Il nous semble que oui. Mais dans ce cas de figure, on peut se demander si l’inventeur aurait valablement pu faire apport en nature d’une invention de mission qui de facto ne lui appartenait pas.

Signalons enfin que cet arrêt a été commenté par Maryline Boizard, dans la revue Propriété Industrielle du mois de septembre 2010, p. 21s.

Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2010

Lascar P. c. Opteway

Les arrêts du 13 juin 2006 et du 2 juin 2010 sont disponibles sur Legifrance.

Il n’est pas bon pour l’homme d’être seul

Il y a quelque temps, nous avons rapporté une décision du TGI de Paris où celui-ci s’est penché sur le problème de savoir si un nouveau degré de pureté est à même de conférer la nouveauté à un produit pharmaceutique. Nous avons vu que le tribunal s’est aligné sur la position des chambres de recours de l’OEB. La même décision contient une discussion de l’activité inventive de la revendication principale. Cette discussion est elle aussi influencée par la jurisprudence européenne, car elle met en œuvre l’approche dite « problème-solution », développée à Munich. Mais ce qui a retenu avant tout notre attention, c’est le choix de la personne du métier :

***

... Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.

L’homme du métier, qui est en l’espèce un organicien spécialisé dans la synthèse de molécules organiques à visées thérapeutiques, informé de la structure et de l’activité des substances actives pharmaceutiques encore en développement ainsi que déjà utilisées, et de la préparation d’agents contenant de telles substances actives, et qui est intégré dans une équipe de spécialistes, qui est impliquée et informée de la découverte de nouvelles substances actives et de leur développement, cette équipe comprenant également compte tenu de l’objet, des pharmacologues et des médecins et vétérinaires impliqués en recherches cliniques ainsi que des chimistes et analystes, cherchait à résoudre le problème posé à savoir : préparer un antidiabétique approprié pour un traitement à long terme en utilisant une substance active appropriée, lequel agent antidiabétique possède des propriétés pharmacologiques avantageuses par rapport à l’état de la technique. ...

***

L’homme du métier est, nous dit-on, « intégré dans une équipe de spécialistes ». Est-on en train d’invoquer, par ce biais, un homme du métier pluridisciplinaire ? Ce n’est certainement pas exclu, car à quoi bon préciser que l’homme du métier est intégré dans une équipe si cette intégration ne lui ouvre pas de nouveaux horizons et lui donne accès à de nouveaux domaines de l’art antérieur ?

C’est quelque chose qu’on a pu voir dans les décisions des chambres de recours de l’OEB. Les Directives relatives à l’examen pratiqué devant l’OEB précisent, dans leur paragraphe C IV 11.3 :

« … les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (cf. T 32/81). Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu’une équipe de recherche ou de production, plutôt qu’à une seule personne (T 164/92 et T 986/96). … »

Autrefois, les Directives élaboraient davantage (voir, par exemple, le paragraphe C IV 9.3 de leur version de juin 2005) :

« Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu’une équipe de recherche ou de production, plutôt qu’à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, pour certaines technologies avancées, telles que les ordinateurs ou les systèmes de téléphone, ou en ce qui concerne des procédés hautement spécialisés, tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes. »

Les Chambres de recours de l’OEB ont admis un homme de métier pluripersonnel, entre autres, dans le domaines de la tribologie (T 460/87), des lasers (T 926/93), des diagnostiques médicaux (T 1038/00), de la programmation (T 172/03) et, bien sûr, de la biotechnologie (T 223/92)

Plus récemment encore, les Chambres de recours ont admis un homme de métier sous forme d’équipe lorsqu’il s’agit de concevoir des rasoirs (T 1160/07) ou des installations de production de béton (T 1521/08)

Parfois, les Chambres sont allées un peu loin. Ainsi, elles ont pu décider qu’ « en vue de l’objet du brevet (des huiles ou graisses comestibles), l’homme du métier doit être considéré comme étant une équipe comportant un jury composé de dégustateurs entraînés » (T 295/88). Ailleurs, elles ont constaté que « dans ce cas, l’homme du métier devrait être considéré comme étant une équipe de trois, comportant un chercheur ayant un doctorat et plusieurs années d’expérience dans la technologie génique ou dans la biotechnologie, assisté par deux techniciens de laboratoire connaissant parfaitement les techniques pertinentes » (T 412/92).

Faut-il approuver l’adoption d’un homme du métier formé d’une équipe ? A notre avis, il s’agit d’une tentative – risquée – d’adaptation de l’approche « problème-solution » aux réalités du terrain. Dans certaines domaines particulièrement complexes, la recherche ne peut se faire qu’en équipe et l’adoption d’un homme du métier unique, cantonné dans son domaine de compétence, conduirait à abaisser le seuil de la brevetabilité, car une personne unique, avec les connaissances qui sont les siennes, ne saurait parvenir à l’objet revendiqué.

Ayant dit cela, il ne faut certainement pas approuver la généralisation de l’homme du métier sous forme d’équipe à tous les domaines, car cette approche mettrait la barre très haute pour la brevetabilité. Rares sont les inventions qui ne correspondent pas à des combinaisons d’éléments existants dans des domaines distincts ; si l’homme du métier a accès, de par les connaissances des personnes le composant, à des domaines très variés, le domaine du brevetable se rétrécit comme une peau de chagrin.

C’est donc une affaire d’équilibre et de bon sens, et nous pensons qu’il serait sage d’invoquer cet homme du métier avec la plus grande parcimonie.

Signalons enfin qu’il ne s’agit pas de la première apparition de cet homme du métier devant les juridictions françaises. En 2009 déjà, on pouvait lire, dans un jugement du TGI de Paris (Abbott c. Evysio Medical Devices, 14 janvier 2009)

… Toutefois, les sociétés Abbott s’abstiennent de dire quel raisonnement suivra l’homme du métier, qui doit être défini comme une équipe composée d’un cardiologue interventionnel et un ingénieur concepteur, à partir de l’art antérieur soit le brevet Brun pour parvenir à l’invention protégée par le brevet ...

TGI Paris (3e ch.), 7 mai 2010

Hexal et Sandoz c. Boehringer Ingelheim Pharma

Source : PIBD 924 III-563

Disponible également sur la Base Jurisprudence de l’INPI

La contestation d’une résiliation de licence n’empêche pas une saisie-contrefaçon

La société Bioagency est titulaire de deux brevets européens EP 1 381 686, concernant l’inactivation de gènes de la voie MEP, et EP 1 408 984, concernant des composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta. Elle en a concédé une licence exclusive à Innate Pharma (ci-après « Innate »), par contrat en date du 31 décembre 2003.

Invoquant des manquements de son co-contractant dans l’exécution de ses obligations, elle a résilié la convention par courrier en date du 5 août 2009. Innate a contesté le bien fondé de cette rupture des relations contractuelles par une lettre datée du 14 août 2009 et a indiqué qu’elle entendait poursuivre l’utilisation des produits licenciés. Estimant avoir intérêt à faire constater des actes « de contrefaçon » commis par Innate, Bioagency a présenté une requête au Président du TGI de Marseille le 20 octobre 2009, afin d’être autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société Innate. Le Président de cette juridiction a fait droit à sa requête par ordonnance rendue le 20 octobre 2009. L’huissier désigné, accompagné de trois experts, a exécuté sa mission le 29 octobre 2009 et des mesures ont été prises afin d’assurer la confidentialité d’un certain nombre de données, à la demande du conseil de la société Innate.

Le 4 novembre 2009, Innate a fait assigner la Société Bioagency devant le Président du TGI de Marseille afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2009, aux motifs que la requérante avait dissimulé le fait que la résiliation du contrat de licence exclusive portant sur les deux brevets était contestée. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2009, le président de cette juridiction a rejeté la demande de rétractation. Par déclaration en date du 15 janvier 2010, Innate a interjeté appel de cette décision.

L’appelante fait notamment valoir que la société Bioagency a sciemment omis de faire figurer dans sa requête qu’il existait une contestation sérieuse sur la résiliation du contrat de licence, que les essais et études pratiqués par Innate bénéficiaient de l’exception du droit du brevet de l’article L 613-5 CPI et que le respect du principe de proportionnalité des mesures de saisie-contrefaçon a été violé.

Bioagency répond que la résiliation du contrat de licence n’est pas un préalable indispensable, car les actes de contrefaçon suspectés peuvent résulter de faits commis en dehors des termes et des limites du contrat de licence.

***

… L’article L 615-5 CPI, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, relatif à l a saisie-contrefaçon, n’a pas intégralement repris les termes de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, qui impose au requérant de présenter « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ». Il dispose uniquement que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que tout document s’y rapportant.

Ces dispositions confirment donc que la saisie-contrefaçon est exclusivement une mesure probatoire susceptible d’être requise par toute personne qui a qualité à agir en contrefaçon. Ainsi, le requérant doit justifier du titre sur lequel il se fonde et le juge doit vérifier non seulement que ce titre est toujours en vigueur, mais aussi que le requérant est bien titulaire des droits qu’il invoque.

Par ailleurs, il n’appartient pas au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve de la contrefaçon qu’il allègue. La simple vraisemblance de l’atteinte invoquée par le breveté suffit.

En l’espèce, il est reconnu que la Société Bioagency est titulaire de deux brevets européens, versés aux débats, qui sont toujours en vigueur, et qui ont été donnés en licence à Innate. Par courrier en date du 5 août 2009, ce breveté a résilié le contrat de licence, invoquant un certain nombre de manquements dans l’exécution par le licencié à ses obligations contractuelles. Cette résiliation n’est subordonnée à aucune condition. Elle est effective, même si elle est susceptible d’être discutée devant l’autorité compétente. En tout état de cause, l’éventualité de cette procédure est insuffisante à caractériser une contestation sérieuse du droit d’exploitation du breveté s’opposant à l’autorisation de la mesure probatoire sollicitée.

Innate, qui a contesté par lettre du 14 août 2009, cette résiliation, en opposant la clause d’arbitrage figurant au contrat de licence, n’a pas engagé de procédure en ce sens. Mais, elle n’a laissé aucun doute sur ses intentions de poursuivre les essais et études en cours en exécution de sa licence.

Ainsi, les actes du licencié postérieurs au 5 août 2009 sont de nature à constituer des actes de contrefaçon que la société Bioagency est en droit de faire constater. De plus, en considération des manquements invoqués par le breveté, celui-ci a également intérêt à faire constater que les actes commis par le licencié, antérieurement à la résiliation, ne correspondent pas aux termes et limites du contrat de licence et qu’ils constituent également une atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet.

Innate oppose à la demande de saisie contrefaçon des moyens qui auraient pu conduire à la modification des modalités de saisie prévues par l’ordonnance, changements qu’elle ne soutient plus en cause d’appel.

Ainsi, elle développe que des informations pour lesquelles la confidentialité avait été réclamée, étant susceptibles de constituer pour elle des inventions brevetables, ont été saisies et que celles-ci n’ont pas été mises sous scellés, comme elle l’avait sollicité, la société Bioagency en ayant eu connaissance, en violation du principe de confidentialité.

Cette argumentation relative au déroulement de la saisie elle-même aurait dû être portée à la connaissance du juge, sans délai, ainsi que le prévoit l’article R 615-4 CPI. Innate n’a pas saisi en urgence le juge, auteur de l’ordonnance de saisie-contrefaçon sur ce fondement. Il apparaît, en revanche, qu’elle y a renoncé à la lecture du procès verbal de saisie, un accord étant intervenu entre les parties sur les tris à opérer relativement aux documents à saisir, à photocopier ou à joindre en annexe au procès verbal, avec l’aide des trois expert et conseils en propriété industrielle requis. Ainsi, ces moyens de défense ne sauraient conduire à la rétractation demandée de l’ordonnance de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, elle soutient que les essais et études qu’elle avait entrepris étaient exclus du monopole du brevet, en application de l’article L 613-5 CPI. En effet, les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux essais et études requis en vue de l’obtention d’une AMM pour un médicament, ni aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation. Toutefois, la saisie de documents comptables restait possible et justifie la mesure ordonnée. En revanche, cette discussion ne pouvait conduire qu’à la limitation de la mission confiée à l’huissier instrumentaire.

Enfin, elle argue d’une disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et les diligences ordonnées, qui ne contenaient pas les mesures propres à assurer la confidentialité des informations saisies. Ce moyen n’a pas lieu d’être examiné dès lors qu’il aurait pu justifier un aménagement des mesures ordonnées, qui n’est plus sollicité en cause d’appel, mais non à la rétractation de l’autorisation de la saisie contrefaçon.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge et de rejeter, en conséquence, la demande de rétractation présentée. Dans la mesure où la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la rétractation, il ne lui appartient pas de constater, ainsi que le demande l’appelante, que tous les documents saisis n’ont pas été mis sous scellés à la suite de la saisie contrefaçon, celui-ci n’étant pas compétent pour juger des critiques formulées sur le déroulement de saisie. …

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 juillet 2010

SA Innate Pharma c. Bioagency AG

Source : Base Jurisprudence de l’INPI

Cession cavalière

La société Paul Boye Technologies (ci-après « Boye »), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) et la société Messier Bugatti (ci-après « Bugatti »), spécialisée en équipement aéronautique, et en particulier, dans le développement, la fabrication et la commercialisation de textures de carbone activé (TCA) destinées à des applications industrielles, ont signé, le 26 novembre 1999, un accord de confidentialité concernant leurs discussions sur une collaboration pour travailler à la mise au point de nouveaux textiles de protection NBC comprenant des TCA. Les 22 et 28 juin 2001, ils ont signé un contrat de collaboration de développement avec effet rétroactif au 19 avril 2000 et ce, pour une durée de cinq années.

Or le 26 juin 2002, la société Bugatti a informé la société Boye qu’elle cessait son activité de textile de carbone et a résilié le contrat de coopération de développement. Au mois de juillet 2002, M. Ludovic O., salarié de la société Bugatti, a quitté cette société et a créé la société Ouvry ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements.

Ayant appris que la technologie relative au textile TCA avait été cédée à la société Blücher, société allemande, qui est sa principale concurrente et que cette société est associée de la société Ouvry, la société Boye a assigné la société Bugatti, M. O. et la société Ouvry en dommages-intérêts.

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 avril 2009, a dit que la société Bugatti avait manqué à son engagement de préserver les droits d’exploitation de la société Boye en cas de cession à un tiers à l’occasion de la cession à la société Blücher et qu’elle devait réparer le préjudice causé.

La société Bugatti s’est pourvue en cassation.

***

… attendu qu’après avoir relevé que les travaux menés en commun par les sociétés Bugatti et Boye en vertu du contrat de collaboration qu’elles avaient signé les 22 et 28 juin 2001, avaient conduit à des résultats liés à l’utilisation du « cellox 400° », dont le brevet appartenait à la société Bugatti et que, procédant du développement de ce brevet, ils avaient abouti à un tissu S4CP (produit Carbotox) et après avoir constaté que la société Bugatti n’avait cédé à la société Blücher que le matériel et les brevets qui lui appartenaient et précisé qu’il n’était pas établi que la société Bugatti ait communiqué à la société Blücher les résultats des travaux menés en commun avec la société Boye, l’arrêt rappelle qu’en vertu du contrat des 22 et 28 juin 2001, la société Bugatti s’était engagée à préserver les droits de la société Boye tels que définis par le contrat et notamment le droit pour cette dernière d’exploiter les résultats communs dans le domaine de la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l’homme et de son environnement proche ;

qu’il retient qu’en cédant le brevet, qui avait connu un développement commun avec la société Boye, au profit de la société Blücher qui intervenait également dans le domaine du textile pour la protection de l’homme, sans en informer préalablement la société Boye, bénéficiaire d’un droit de préemption, la société Bugatti a méconnu ses obligations contractuelles ;

qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des termes du contrat conclu entre les sociétés Bugatti et Boye, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; … 

***

Cour de cassation, 29 juin 2010

Messier Bugatti c. Paul Boye Technologies et al

Disponible sur Legifrance et sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Petits paiements entre anciens amis

Cette décision contient également un passage intéressant concernant l’indemnisation équitable d’un co-propriétaire de brevet (en l’occurrence, la société B2M) par l’autre co-propriétaire (ici, la société Acome) :

***

… Considérant que la société B2M demande la condamnation de la société Acome à l’indemniser de trois chefs de préjudice distincts :

1°) sur le fondement de l’article L 113-3 CPI, subsidiairement de l’article 815-9 du Code civil, au titre de la redevance du modèle,

2°) sur le fondement de l’article L 613-19 CPI, au titre de l’indemnité équitable due aux autres copropriétaires par le copropriétaire qui exploite l’invention à son profit,

3°) sans précision de fondement juridique, au titre de la perte de valeur des titres de ses filiales les sociétés Styrpac et Styrpac Loraine,

Considérant toutefois que le préjudice invoqué par la société B2M résulte d’un fait générateur unique, à savoir l’exploitation sans son autorisation de la configuration spécifique des plots qu’elle a contribué à mettre au point ; que, de même, ce préjudice consiste seulement dans la privation des fruits de son activité créatrice et inventive et des profits dont elle a été privée pour ne pas avoir été associée comme elle aurait dû l’être à cette exploitation ; qu’il en résulte que la distinction qu’elle opère entre l’indemnité équitable au titre du brevet et la redevance au titre du modèle est artificielle ; que tel était d’ailleurs l’avis de M. Frédéric W, l’expert désigné par le tribunal, suivant lequel :

« le Modèle montre des caractéristiques et un mode de réalisation précis, qui peuvent a priori être considérés comme inclus dans la portée de la revendication 1 du Brevet. Ceci conduit à considérer comme inopportune l’application d’un taux de redevance sur la base du Modèle seul, distinct du taux relatif au Brevet. Autrement dit, on n’appliquera qu’un seul taux de licence pour le Brevet et le Modèle. » ;

Considérant que la société Acome fait en conséquence valoir à juste titre que la société B2M n’est pas fondée à demander deux indemnisations distinctes, l’une au titre de l’exploitation du brevet et l’autre au titre de l’exploitation du modèle, étant observé que la société B2M n’avance aucun argument pour contredire cet avis de l’expert repris par l’appelante ;

Considérant que seront en conséquence examinées, d’une part l’indemnité due à raison de l’exploitation commerciale des dalles sur le fondement des droits de propriété intellectuelle de la société B2M, d’autre part, l’indemnité réclamée au titre de la perte de valeur des parts sociales de ses filiales ;

3.1. Sur l’indemnité fondée sur les droits de propriété intellectuelle :

Considérant que la société B2M reprend l’avis de M. W s’agissant de la définition de l’assiette retenue par l’expert pour le calcul de l’indemnité équitable, selon lequel celle-ci se détermine en prenant en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par la société Acome par la vente des dalles plus 20% de son chiffre d’affaires tout commercial ; qu’elle soutient que l’indemnité équitable s’analyse en une charge fixe que doit supporter le copropriétaire exploitant, équivalente à une redevance de licence d’exploitation, donc assise sur le chiffre d’affaires ;

Mais considérant que le raisonnement de la société B2M pèche en ce que, si les deux parties s’étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d’affaires, mais bien celles du profit attendu de l’entreprise, et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus ;

Considérant que la société Acome, s’appuyant notamment sur les travaux parlementaires, fait au contraire valoir à juste titre que l’indemnité équitable au sens de l’article L 613-29 CPI doit être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n’a pris aucune initiative ni exposé aucun frais alors que rien ne l’empêchait, comme en l’espèce la société B2M, d’exploiter elle-même l’invention fût-ce par le biais de licences ; que l’appelante est donc bien fondée à soutenir que l’assiette de l’indemnité doit être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles ;

Considérant qu’il en résulte que l’équité commande de définir l’indemnité de l’article L 613-29 CPI de telle sorte que le copropriétaire non exploitant reçoive une juste part des profits réalisés par le copropriétaire qui a pris l’initiative et assumé les risques de l’exploitation : qu’en l’espèce, selon la société Acome, le résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles est, en l’espèce, déficitaire.

Considérant qu’il y a lieu, sur ce point, de se référer au rapport établi par M. N, désigné par le juge des référés du TGI de Paris qui, saisi d’une demande de la société B2M tendant à la condamnation de la société Acome à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité équitable réclamée, a donné à cet expert mission de dire si le caractère déficitaire allégué par la société Acome de son activité « bâtiment-tubes-planchers chauffants » était avéré ;

Considérant que l’expert ainsi désigné a conclu au caractère en effet déficitaire de cette activité sur les exercices 2005 et 2006, précisant que « le résultat opérationnel de l’activité couverte par le brevet est négatif», ce déficit pouvant s’expliquer par les résultats négatifs de l’activité fabrication, le résultat très faiblement positif ou négatif du négoce des autres composants entrant dans l’objet du brevet et l’insuffisance de marge sur la partie négoce des dalles, celle-ci s’expliquant « par une concurrence forte sur le secteur qui oblige la société Acome à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés » ;

Considérant que la société B2M est mal venue à prétendre ne retenir que la conclusion partielle du rapport sur la rentabilité de la seule activité de négoce des dalles alors qu’elle a elle-même suggéré à l’expert, qui l’a retenue …, la méthode appliquée pour l’analyse de la rentabilité de l’activité qui fait l’objet du brevet au sein de la branche « bâtiment plancher » ;

Considérant que cette méthode a permis à l’expert de démontrer que le résultat opérationnel de l’activité couverte par le brevet avait été négatif en 2005 ( –5 K€) et en 2006 (–23 K€) ;

Considérant que la société Acome expose avoir appliqué la même méthode pour les exercices 2000 (+1 K€), 2001 (–21 K€), 2002 (–130 K€), 2003 (+244 K€), 2004 (+383 K€), 2007 (+66 K€) et 2008 (–54 K€) pour parvenir à un résultat positif de 721 K€ pour la totalité de la période ;

Considérant que ces calculs ne sont en eux-mêmes l’objet d’aucune critique de la part de la société B2M, laquelle, au demeurant, ne démontre pas que ces résultats eussent été meilleurs si elle avait exploité elle-même l’invention ;

Considérant que la société Acome demande, à titre subsidiaire, que l’indemnisation due à la société B2M pour l’exploitation des dalles litigieuses sur les années 2000 à 2008 ne soit pas supérieure à 10% du résultat de cette exploitation, soit la somme de 72 100 euros ;

Mais considérant, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, qu’un tel pourcentage ne satisfait pas, en l’espèce, à l’équité ; que l’indemnité équitable sera en conséquence fixée à 30% du résultat d’exploitation calculé suivant la méthode appliquée par M. N pour les exercices 2005 et 2006 et étendue aux autres exercices de la période 2000-2008 comme indique précédemment, soit 216.300 euros ; Considérant que les mêmes principes doivent, s’il y a lieu, régir les relations entre les parties pour les exercices postérieurs à 2008 ;

3.2. Sur l’indemnisation pour perte de valeur des titres des filiales :

Considérant, sur la dépréciation des titres de ses filiales, que la société B2M explique que la société Acome, en ne confiant pas la fabrication des dalles aux sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, a amputé leur marge brute d’autofinancement, ce qui a précipité leur déconfiture et dévalorisé ses propres actifs constitués des parts sociales de ses filiales : que son propre patrimoine s’en est trouvé non seulement dévalorisé, mais aussi privé de l’accroissement de valeur prévu, ce qui est un préjudice qui lui est personnel ;

Mais considérant que le préjudice résultant de la perte de valeur de titres est un préjudice personnel à la société dont le patrimoine social est déprécié et non à l’actionnaire de cette société ; que la société B2M est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice qu’elle invoque à raison de la dépréciation des parts sociales des sociétés Styrpac et Styrpac Lorraine, ce préjudice ne lui étant pas personnel ; ...

***

L’indemnisation de la société B2M se trouve donc considérablement réduite : 216 k€ au lieu des 610 k€ alloués par l’arrêt cassé du 2 juin 2006.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1e chambre, 24 mars 2010

Styrpac et B2M Industries c. Acome

Source : PIBD 920 III-181

Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Les aficionados y trouveront également un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 août 2010 concernant les opérations d’exécution entreprises par la société Acome afin de récupérer les sommes versées par elle en exécution de l’arrêt cassé.

On n’y comprend que dalle

Le présent arrêt a été rendu par la Cour de Paris suite à la cassation de son arrêt du 2 juin 2006.

Au début de cette affaire, il y a une collaboration entre la société Styrpac, membre du groupe B2M Industrie et fabricant de dalles utilisées dans la construction de bâtiments, et la société Acome. Cette collaboration a donné lieu à un contrat de fournitures signé en juin 2000. Quelques mois avant cette date, en janvier 2000, Acome avait déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 804 144. Un brevet français correspondant a été délivré en 2002. (Un brevet européen équivalent et comportant la même revendication principale a été délivré en novembre 2003.) En décembre 2002, la société Acome a adressé à la société Styrpac une lettre l’informant de son souhait de résilier le contrat. En retour, B2M et Styrpac ont assigné Acome en revendication du brevet et en contrefaçon de droits d’auteur.

NB : Dans ce qui suit, nous exposons les faits tels que nous les avons compris en lisant le brevet en question et les différentes décisions le concernant. La validité de nos observations dépend donc de la justesse de notre analyse, qui n’est évidemment pas certaine à 100%.

Le brevet français concerne des dalles à plots employées dans la construction de bâtiments. Elles ont plusieurs fonctions : isolation thermique et phonique, support de tubes de circulation de fluide (chauffage) et aide à la pose de ces tubes. Les dalles reposent sur un support, comme par exemple une dalle en béton, et sont destinées à être recouvertes d’un dalle en béton ou d’une chape en ciment.

La particularité des dalles brevetées est de permettre une grande liberté de pose des tubes. Il est notamment possible de poser des tubes parallèlement aux côtés des dalles (tubes rouge et vert dans la figure ci-dessous), mais aussi en diagonale (tube orange dans la figure ci-dessous).

Le préambule de la revendication 1 est rédigé comme suit :

Dalle à plots (1) constituée en un matériau thermiquement isolant, les plots (2) ayant un contour général sensiblement carré et étant disposés en rangées adjacentes mutuellement décalées et en colonnes adjacentes mutuellement décalées de sorte qu’ils sont alignés diagonalement sur des diagonales perpendiculaires, ces plots étant propres à retenir des tubes (6) de circulation de fluide encliquetés entre des paires de plots diagonalement contigus.

La partie caractérisante de la revendication 1 comporte quatre parties :

Partie I : … à chacun des ses angles, chaque plot (2) possède, dans sa zone supérieure, un nez saillant (3) d’étendue diagonale, …

Partie II : … les portions de paroi, sous-jacentes au nez, des deux côtés du plot qui sont contigus au nez, sont concaves sensiblement parallèles à la diagonale, …

NB : la Figure 3 représente une vue selon la ligne III-III de la figure 1, montrant partie en coupe, partie en vue de côté une portion de dalle et de plot.

Partie III : … en ce que deux nez (3) en vis-à-vis appartenant respectivement à deux plots (2) diagonalement contigus sont séparés d’un intervalle (5) inférieur au diamètre d’un tube (6) et définissant, pour un tube, un passage avec retenue (4), …

Partie IV : … ce grâce à quoi chaque passage avec retenue (4) ainsi défini peut être traversé soit par un tube s’étendant (8, 9) le long des côtés adjacents du plot (2), soit par un tube s’étendant diagonalement (7) perpendiculairement à l’étendue du nez (3).

Les juges successifs vont constater que les parties I, III et IV sont connues et que la dalle brevetée ne se distingue de l’art antérieur que par sa partie II. Nous allons donc nous concentrer sur cette partie. Malheureusement, c’est la partie dont la rédaction est la plus obscure.

Dans son jugement du 8 juin 2004, le TGI Paris a débouté B2M et Styrpac de leurs demandes en contrefaçon mais a déclaré B2M copropriétaire avec Acome du brevet français et de ses extensions. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 juin 2006, a confirmé pour l’essentiel ce jugement et a dit que les dalles commercialisées par Acome reproduisaient les revendications du brevet:

Les dalles commercialisées sous les références TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 permettent d’obtenir le résultat recherché par l’invention, à savoir un positionnement optimal du tube de circulation de fluide. Ces trois modèles de dalles reproduisent à l’identique les caractéristiques essentielles I, III et IV de la revendication 1 et sa caractéristique II par équivalence de moyens. Même si lesdites dalles comportent des parois d’angle qui s’étendent suivant un angle de 45° par rapport à la diagonale du plot, et qui sont sensiblement perpendiculaires l’une par rapport l’autre, il n’en demeure pas moins que cette configuration se pose en équivalent d’une disposition des portions de parois d’angle sensiblement parallèles à la diagonale du plot. En effet, la fonction du parallélisme des portions de parois d’angle n’est pas déterminante dans l’obtention du résultat revendiqué par l’invention. Dès lors, il convient de juger que les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650, commercialisées par la société Acome, reproduisent le dispositif breveté.

Acome a été condamné à payer 610 k€ en réparation du préjudice subi par B2M du fait de l’exploitation du brevet. Cet arrêt a cependant été cassé par la Cour de cassation pour ne pas avoir caractérisé l’équivalence des moyens, en omettant de constater que la fonction des moyens était nouvelle (arrêt du 20 novembre 2007).

Nous voilà de retour devant la Cour de Paris, autrement composée. Contrairement à nos habitudes, nous mélangerons dans ce qui suit le texte de l’arrêt (police de couleur noire, non italique) et nos observations (texte bleu, en italique).

***

… Considérant que la revendication 1 du brevet se lit comme suit :

« Dalle à plots (1) constituée en un matériau thermiquement isolant, les plots (2) ayant un contour général sensiblement carré et étant disposés en rangées adjacentes mutuellement décalées et en colonnes adjacentes mutuellement décalées de sorte qu’ils sont alignés diagonalement sur des diagonales perpendiculaires, ces plots étant propres à retenir des tubes (6) de circulation de fluide encliquetés entre des paires de plots diagonalement contigus, caractérisée en ce que :

- à chacun des ses angles, chaque plot (2) possède, dans sa zone supérieure, un nez saillant (3) d’étendue diagonale [caractéristique I],

- les portions de paroi, sous-jacentes au nez, des deux côtés du plot qui sont contigus au nez, sont concaves sensiblement parallèles à la diagonale [caractéristique II],

- en ce que deux nez (3) en vis-à-vis appartenant respectivement à deux plots (2) diagonalement contigus sont séparés d’un intervalle (5) inférieur au diamètre d’un tube (6) et définissant, pour un tube, un passage avec retenue (4) [caractéristique III],

- ce grâce à quoi chaque passage avec retenue (4) ainsi défini peut être traversé soit par un tube s’étendant (8, 9) le long des côtés adjacents du plot (2), soit par un tube s’étendant diagonalement (7) perpendiculairement à l’étendue du nez (3) [caractéristique IV]

Considérant qu’il ressort des motifs du précédent arrêt du 2 juin 2006, qui ne sont pas remis en cause dans la présente discussion et peuvent être tenus pour acquis au débat, que les caractéristiques I et III de la revendication 1 du brevet litigieux faisaient partie de l’art antérieur et que la caractéristique IV était également connue de l’art antérieur, de sorte que l’objet innovant de l’invention réside dans la combinaison de la caractéristique II, laquelle offre une définition précise de la configuration du « nez », avec les trois caractéristiques préexistantes (I, III et IV) précitées ;

Que l’arrêt a cependant été cassé pour avoir retenu que les dalles TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 commercialisées par la société Acome reproduisaient la caractéristique II par équivalence de moyens en l’absence de démonstration que le moyen breveté n’exerce pas une fonction connue ;

Considérant que l’essentiel de la thèse de la société Acome réside en ce qu’elle souligne que les parois du nez telles que décrites dans la caractéristique II en cause sont « sensiblement parallèles à la diagonale » tandis que les parois correspondantes, dans les dalles qu’elle commercialise, sont : « sensiblement perpendiculaires l’une à l’autre. Elles ne sont donc pas parallèles. » … ;

Nous touchons ici à un point important : de quelle diagonale s’agit-il ? La construction même de la revendication 1 suggère qu’il s’agisse d’une des diagonales D sur lesquelles les dalles sont alignées.

Mais considérant qu’il n’est pas contesté que le dispositif breveté se donne pour objet de permettre la mise en place de tubes de telle manière qu’ils puissent être orientés parallèlement aux côtés de la dalle, ou en formant un angle de 45° avec ceux-ci, tout en étant retenus, quelle que soit leur orientation, par la concavité des faces des plots qui les maintiennent ;

Considérant que les dalles commercialisées par Acome remplissent cette fonction ;

Considérant que la société B2M indique, sans être contredite, que les avis techniques délivrés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment autorisant la commercialisation des dalles litigieuses par la société Acome … reprennent des vues figurant dans le brevet (fig. 3 et 7) issues de ses propres plans ; qu’elle ajoute, sans être davantage démentie, que la société Acome communique à ses sous-traitants chargés de la fabrication des dalles litigieuses des plans et cahiers des charges reproduisant les vues des agencements de plots tirés de ses mêmes plans qui ont servi d’illustration au brevet et de base aux avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ; qu’il se déduit de ce qui précède que les dalles commercialisées par la société Acome sont fabriquées selon des spécifications qui sont tirées des éléments mêmes du brevet ; 

Il est certain que cette manière de procéder ne joue pas en faveur de la société Acome car les figures 3 et 7 sont les seules figures qui illustrent tant soit peu le concept de concavité revendiqué.

Considérant, par ailleurs, que si l’orientation des parois concaves sous-jacentes aux nez des plots, suivant la caractéristique II de la revendication I du brevet, est présentée comme « sensiblement parallèle à la diagonale » force est de constater qu’il n’est pas précisé de quelle diagonale il s’agit, étant observé que les deux parois concaves sous-jacentes ne peuvent être parallèles à la même diagonale, sauf à se trouver alors parallèles entre elles, donc dans l’incapacité de se rencontrer jamais pour former l’arête du nez, ce qui aboutirait à une aporie ; que l’emploi de l’adverbe « sensiblement », qui atténue le sens de « parallèle » montre que les parois sous-jacentes ne sont pas en réalité exactement parallèles à une même diagonale, mais forment un angle avec elle dont le degré n’est pas précisé ; 

Le rédacteur du brevet, que voulait-il dire par « parallèle à la diagonale » ? Il nous semble que le juge, en signalant qu’il n’est pas précisé de quelle diagonale il s’agit, nous mène sur une fausse piste. Aussi, si les mots ont un sens, l’expression « sensiblement parallèle » ne saurait désigner n’importe quel angle. Selon toute vraisemblance, le rédacteur, confronté à une topologie complexe, a cherché à exprimer que des portions substantielles des parois étaient plus ou moins parallèles à la diagonale D (voir les flèches rouges dans la figure suivante).

Considérant encore que la société Acome indique, au sujet des dalles qu’elle commercialise, que les parois concaves sous-jacentes sont perpendiculaires l’une à l’autre, leur orientation étant ainsi décrite sans référence à une diagonale quelconque, mais l’une par rapport à l’autre, ce qui ne comporte pas, en soi, de contradiction avec l’orientation décrite dans la caractéristique II ;

Considérant toutefois qu’une telle orientation contient une impossibilité tout aussi radicale qu’une orientation parallèle puisque, si les parois sous-jacentes sont perpendiculaires et forment entre elles un angle droit, elles se confondent alors avec les côtes du plot lui-même, de forme carrée ;

Malheureusement, les dalles arguées de contrefaçon ne sont pas à notre disposition, mais on peut facilement imaginer des parois concaves formant entre elles un angle droit, s’étendant comme les flèches vertes dans le dessin suivant :

Dans l’absolu, le juge semble avoir tort de dénoncer une impossibilité. Quoi qu’il en soit, il est vraisemblable que l’arrangement des dalles d’Acome ne reproduit pas littéralement la caractéristique II. Se pose alors la question de savoir s’il s’agit d’une reproduction par équivalence. Pour répondre à l’exigence de la Cour de cassation, il faudra alors examiner la fonction du moyen et sa nouveauté.

Considérant, en réalité, que les parois sous-jacentes du nez, ainsi que cela résulte des explications des parties et des illustrations produites au débat, sont orientées en formant un certain angle, non précisé, avec la diagonale et les côtés du plot, de telle sorte qu’elle permettent la retenue d’un tube posé en diagonale, ce qui est précisément la fonction de l’innovation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dalles commercialisées par la société Acome reproduisent la caractéristique II de la revendication 1 du brevet ;

Selon nous, le juge va un peu vite en besogne. Ce n’est pas parce que le moyen remplit la même fonction qu’il reproduit le moyen revendiqué. C’est le propre de l’équivalence de ne pas reproduire à l’identique la caractéristique revendiquée. On a comme l’impression que le juge cherche à éviter le mot « équivalence », peut-être pour ne pas prêter le flanc aux reproches de la Cour de cassation. Mais que faire si la fonction du moyen n’est pas nouvelle ? C’est justement la défense qu’a choisie Acome :

Considérant, surabondamment, que c’est en vain que la société Acome s’efforce de démontrer que la fonction du moyen décrit dans la caractéristique II consiste à permettre le passage avec retenue du tube le long des côtés adjacents des plots, à l’exclusion d’un passage en diagonale, et donc à exercer une fonction connue ;

Considérant en effet que la caractéristique II, qui ne mentionne aucune direction de passage du tube, ne peut être regardée comme excluant le passage en diagonale ; que, s’il existe des modèles de dalles antérieurs qui permettent le passage d’un tube dans toutes les directions, aucune ne permet de le faire, comme la dalle du brevet, avec une configuration permettant la retenue du tube quelle que soit son orientation ;

Encore une fois, le juge semble aller un peu vite. La question est de savoir si la fonction exercée par les portions de paroi concaves est nouvelle ou pas. C’est une question très délicate et il est très facile de se tromper, notamment en généralisant trop. C’est cette difficulté qui donne souvent l’impression d’arbitraire en matière de contrefaçon par équivalence. Il faudrait connaître l’art antérieur cité pour être affirmatif, mais il semblerait bien que le guidage de tubes par des portions concaves fasse partie de l’art antérieur. Quoi qu’il en soit, le raisonnement de la Cour nous semble discutable car elle considère la fonction, non pas de la caractéristique II mais de la dalle dans son ensemble.

Considérant, en synthèse, que la société B2M est fondée à soutenir que la société Acome, qui exploite l’invention à son profit, doit l’indemniser équitablement par application de l’article L 613-29, alinéa 1, a), CPI ; …

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1e chambre, 24 mars 2010
Styrpac et B2M Industries c. Acome

Source : PIBD 920 III-181
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