Ouste ! Au fond !

La société Octo Communication – qui a ultérieurement changé de nom pour devenir Solution-Impression et qui sera désignée dans ce qui suit par « Octo ») est titulaire du brevet français FR 2 795 192 et du brevet européen EP 1 061 425 (désignant la France et revendiquant la priorité de la demande de brevet française) ; les deux titres concernent un procédé de formation d’images prédécoupées par ordinateur.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :

Procédé de formation d’image sur un support d’image (14) consistant à découper au moyen d’un outil de découpe un revêtement en matière plastique (22) recouvrant la base (20) dudit support en suivant le contour de l’image à former de façon à rendre la partie de revêtement appartenant à l’image indépendante de la partie de revêtement n’appartenant pas à l’image, et à retirer ensuite le revêtement de matière plastique de toute la partie n’appartenant pas à l’image ; ledit procédé étant caractérisé en ce que l’image est constituée d’un ou de plusieurs motifs, chacun des motifs ne comportant aucune surface intérieure fermée de sorte que l’outil de découpe (16) puisse découper entièrement le contour dudit motif tout en restant continuellement en position de découpe, ladite partie n’appartenant pas à l’image formant ainsi une surface topologiquement continue telle que le retrait de ladite partie de revêtement n’appartenant pas à l’image se fait en une seule fois par décollement dudit revêtement.

M. Gilbert L., président du conseil d’administration de la société SEVU (Spécialités Européennes de Vulcanisation) s’est rendu, fin avril 2008, dans les locaux de la société Octo, afin d’envisager l’acquisition éventuelle de la branche d’activité de l’entreprise exploitant les brevets. La société SEVU n’a pas donné suite à ce projet.

A la suite de cette visite, la société Octo s’est plainte de contrefaçon, par la société SEVU, au préjudice de ses droits sur le procédé de conception d’images prédécoupées par ordinateur utilisant des caractères ouverts, étant précisé que, dans une police de caractère basique, il y a deux types de lettres, les lettres ouvertes (C E I M N S T Z...) et les lettres fermées (A B D O P Q R...).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009, la société Octo a mis en demeure la société SEVU de cesser immédiatement ses actes de contrefaçons, puis elle l’a assignée devant le juge des référés, aux fins de lui voir interdire d’utiliser le procédé breveté, notamment l’élaboration de signes ouverts formés d’images prédécoupées par l’ordinateur, en vue d’établir des signatures et autres inscriptions publicitaires autocollantes ou adhésives.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2011, le juge des référés du TGI de Paris, aux motifs, notamment, que si au jour de la délivrance de l’assignation, la société Octo avait été absorbée par la société Solution-Impression, l’acte introductif d’instance contenait une irrégularité de fond, qui ne nécessitait aucune démonstration de grief, a, entre autres, déclaré nulle l’assignation délivrée par la société Octo le 29 juin 2010, et a dit que Gilbert L. était irrecevable en son action en diffamation à l’encontre de la société Solution-Impression.

La société Octo a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2012.

***

Sur la recevabilité

Considérant que si l’assignation introductive d’instance a été délivrée, le 29 juin 2010, au nom de la société Octo, cette dernière établit, par procès-verbal de décision des associés du 26 janvier 2010, avoir modifié sa dénomination sociale, devenue, à compter du même jour, « Solution-Impression » ; qu’il n’est pas contesté que ce changement de nom a été publié au BODACC le 16 avril 2010 ;

Que l’appelante produit un « extrait Kbis » du 30 juin 2010 qui montre que la société Solution-Impression comporte le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Antibes (400 819 546) que celui mentionné sur l’assignation ;

Que le changement de dénomination sociale n’emporte pas perte de la personnalité morale ; que la demanderesse n’était pas inexistante au jour de l’assignation ; qu’il n’est justifié d’aucun grief résultant de la nullité de forme constituée par l’usage d’une dénomination sociale abandonnée, alors, en outre, que celle-ci a été régularisée ; …

Sur le « fond »

Considérant que selon l’article L 615-3 du CPI :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » ;

Considérant que la question n’est pas celle de la compétence du juge des référés mais de ses pouvoirs ;

Considérant que la société Octo verse aux débats des « signatures » que la société SEVU établit pour ses clients, selon elle, à partir du procédé de formation d’images utilisant des signes ouverts prédécoupés par ordinateur, protégé par le brevet français FR 99 07633 et européen EP 1 061 425 dont elle est titulaire ;

Que la société Octo expose que le procédé breveté consiste à détacher en une seule fois la totalité de la partie adhésive d’une « signature », sans laisser de parties pleines à enlever individuellement, par un système de lettres ouvertes ;

Que pour seule preuve de la vraisemblance de l’atteinte à ses droits, la société Octo produit, outre une attestation de son ancien président directeur général, insuffisante à établir la vraisemblance d’une contrefaçon, une publicité de la société SEVU et deux factures émises par SEVU, l’une n° FA3 96544 du 24/11/2009 pour une livraison du 1/12/2009 et l’autre n°FA398630 du 12/02/10 pour une livraison du 17/02/2010, chacune comportant la « référence 7520 : signature 50 », la seconde accompagnée de « tirage » (étiquettes) ;

Que de ces seuls éléments, de nature, tout au plus, à attester d’un résultat similaire, la société Octo ne saurait conclure que la société SEVU n’a pu réaliser ce type de signature qu’en recourant à la technique brevetée par elle, alors que l’intimée réplique, pièces à l’appui (notamment factures d’achat et de mise à jour de logiciels CorelDraw, multimix, Cadlink, Adobe Illustrator), que la création de signatures par elle, au moyen de caractères ouverts, se fait, non au stade de la découpe elle-même, comme décrit par Octo, mais en amont, c’est-à-dire au stade de l’assemblage des lettres et des chiffres devant former la silhouette, en utilisant des polices existantes ou en les créant grâce à des outils graphiques de logiciels qui existaient bien avant le dépôt des brevets en question ;

Que ce débat ne relève pas du juge de l’évidence mais du juge du fond ;

Qu’il en est de même de l’éventuelle nullité du brevet n° FR 99 07 633 ainsi que de la prescription invoquées par l’intimée ;

Qu’en conséquence, il n’y a lieu à référé ; qu’il n’y a lieu non plus à d’autres constatations ;

Que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions, non contraires à la décision de la Cour ;

Considérant que la société SEVU ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait occasionné l’abus de procédure qu’elle dénonce ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que la société Octo, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; …

***

A 700 CPC : 3000 €

Cour d’appel de Paris, 22 février 2012

Solution Impression c. SEVU

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Tribulations d’un Touareg à Paris

Comme nous l’avons vu dans un billet précédent, la société Novartis fut titulaire du brevet européen n° EP 0 443 983, aujourd’hui expiré. Ce brevet couvrait des composés antihypertenseurs de la formule

dont le valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.

Le 24 juillet 1997, la société Novartis a déposé une demande de CCP n°97 C 0050 sur la base d’AMM obtenues en 1996 et 1997 en France et en Allemagne. Le CCP couvre le valsartan ; il devait expirer le 13 mai 2011. 

valsartan

Des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan sont commercialisées en France sous les marques « Tareg » et « Cotareg ». Le Tareg est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du postinfarctus du myocarde. Le Cotareg associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, le hydrochlorothiazide (HCTZ) ; il est indiqué pour le traitement de l’hypertension.

La société Novartis a également déposé une demande dite « d’extension pédiatrique ». Le Directeur de l’INPI a fait droit à cette demande : la validité du CCP n°97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.

La société Actavis Groupe PTC EHF(ci-après « Actavis ») a demandé la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » ; ces AMM ont été délivrées le 30 novembre 2009.

Le 28 mars 2010, le conseil des sociétés Novartis a mis en connaissance la société Actavis de l’existence du CCP n°97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011. Le 29 octobre 2010, le conseil des sociétés Novartis informait les sociétés Actavis de la demande d’extension pédiatrique et de la nouvelle date d’effet du CCP au 13 novembre 2011.

Le 11 janvier 2011, la société Novartis a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Actavis, aux fins notamment d’interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n°97 C 0050.

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2011, le juge des référés du TGI de Paris a interdit aux sociétés Actavis de commercialiser les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide A 80 mg / 12 mg » et « valsartan hydrochlorothiazide A 160 mg / 25 mg », sous astreinte de 100 € par comprimé, et ce jusqu’au 13 novembre 2011.

Les sociétés Actavis ont interjeté appel.

***

 

Considérant que l’article L 615-3 CPI dispose que

« toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin, sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il soit porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte soit imminente » ;

Qu’ il appartient à Novartis de démontrer qu’au vu des éléments de preuve qu’il détient et des titres dont il dispose, une atteinte à ses droits, par la fabrication et la mise en vente des deux médicaments génériques par Actavis, est vraisemblable ou imminente et au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux ou non d’une contestation ;

Considérant qu’en l’espèce, le litige porte pour l’essentiel sur l’interprétation du « règlement CE n° 469/2009 du Parlement Européen et Conseil du 6 mai 2009 concernant le CCP pour les médicaments », notamment en ses articles 4 et 5 au regard des définitions données à l’article 1er qui seront rappelées ci-dessous ;

Considérant que le médicament s’entend comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;

Que le « produit » est le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament ;

Considérant que l’article 4 du règlement concerne l’objet du certificat et énonce que

« dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’AMM du médicament correspondant pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat »;

Que l’article 5 qui concerne quant à lui les effets du certificat dispose que

« sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations » ;

Considérant que le brevet de base détenu par Novartis AG couvre des composés parmi lesquels figure dans la revendication 26 le valsartan ;

Que Novartis AG a déposé une demande de CCP n° 97 C 0050 le 24 juillet 2007 sur la base de l’AMM NL 22077 obtenue en France le 21 mars 1997 et le CCP ainsi obtenu publié au BOPI n° 99/ 39 couvre le valsartan ;

Considérant que le premier juge, suivant en cela l’argumentation et les moyens développés par Novartis, a considéré que l’article 4 peut se lire de la manière suivante :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, (le brevet EP 0 443 983) la protection conférée par un CCP (CCP n° 97 C 0050) s’étend au seul principe actif c’est à dire le valsartan couvert par l’AMM correspondant pour toute utilisation du produit, en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat » ; qu’il s’ensuit que le CCP opérant les mêmes droits que ceux conférés au brevet de base, Novartis peut dès lors s’opposer à toute utilisation du principe actif, ‘valsartan’, dans le but du traitement de l’hypertension seul ou en combinaison avec un autre principe actif, toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constituant une contrefaçon ;

Que Novartis venant au soutien de la motivation du premier juge ajoute qu’un autre raisonnement conduirait à détourner la réglementation communautaire de sa finalité et qu’ainsi l’obtention d’un CCP ne permettrait pas de s’opposer à la commercialisation d’un produit générique se bornant à contenir des ingrédients additionnels par rapport à la spécialité de référence qui a servi de base à la délivrance du CCP, comme par exemple des vitamines ;

Qu’Actavis, quant à elle, estime que le premier juge a confondu la notion de ‘produit’ avec celle de ‘principe actif’ et a fait une lecture erronée du règlement ;

Considérant que le produit tel que défini par le règlement ne se limite pas à un principe actif et que le CCP au sens de l’article 4 protège non pas le principe actif mais le produit de sorte que le CCP protège le seul produit valsartan ;

Qu’il s’ensuit que dès lors que le médicament valsartan + HCTZ comporte bien le principe actif valsartan, il ne constitue pas pour autant un produit valsartan au sens du règlement mais un autre produit constitué d’une combinaison de principes actifs ;

Qu’une autre interprétation pourrait s’avérer contraire à la règle de l’interdiction du cumul des protections énoncée à l’article 3 du règlement selon laquelle le CCP ne saurait protéger un autre produit et qu’ il n’existe qu’un seul CCP par produit et par breveté, étant observé aussi que le principe actif HCTZ ne saurait être considéré comme un simple ingrédient additionnel comme une vitamine ;

Qu’ainsi, il n’apparaît pas vraisemblable, que toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par Novartis sur ce principe actif jusqu’au 13 novembre 2011 ;

Que l’interprétation proposée par Actavis du règlement et la contestation élevée par elle pour s’opposer aux mesures demandées par Novartis présentent un caractère sérieux et, contrairement à ce qui a été jugé, privent la contrefaçon alléguée de tout caractère évident ;

Qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter les demandes d’interdiction provisoire formées par Novartis ;

Considérant que Noavartis, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à A la somme de 20 k€ ainsi qu’aux entiers dépens ; …

***

Cour d’appel de Paris, 16 septembre 2011

Actavis c. Novartis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

L’info, c’est pour plus tard

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de mars, la société Institut für Rundfunktechnik GmbH (ci-après « IFR ») est titulaire du brevet EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3.

La société Audio MPEG Inc est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet EP 532 et elle a sous-licencié la société Sisvel qui délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme.

Ayant fait effectuer plusieurs saisies-contrefaçon, les sociétés France Télécom, Philips, IFR, Audio MPEG et d’autres encore ont assigné en référé la société Carrefour aux fins de lui interdire de fabriquer, importer, offrir en vente des dispositifs capables de fonctionner conformément à la norme. Certains de ces produits ont été achetés auprès de la société Gowell Digital Ltd. ayant son siège à Hong Kong.

Un Media Player commercialisé par la société Gowell

La société Carrefour a demandé au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais sans succès. Par ordonnance en date du 1 février 2011, le tribunal a déclaré l’IFR recevable à agir sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, dit que le juge des référés n’était pas compétent pour statuer sur demande de rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon. Le tribunal a considéré que la contrefaçon était vraisemblable et a interdit à la société Carrefour de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir les dispositifs prétendument contrefaisants. Il a également ordonné la communication de tous documents ou informations détenus par Carrefour afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution de ces dispositifs et de communiquer aux demanderesses les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon. Enfin, le tribunal a autorisé la société IFR à faire procéder par huissier à la saisie réelle des produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier, dans l’attente d’une décision au fond ou d’un accord définitif entre les parties.

La société Carrefour a interjeté appel.

Dans son arrêt du 27 avril 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé, pour l’essentiel, ces mesures. L’arrêt contient quelques paragraphes intéressants concernant les articles L 615-3 (interdiction provisoire) et L 615-5-2 (« droit à l’information ») :

***

…

§ 13 – Par ordonnance contradictoire entreprise du 1 février 2011, le juge des référés du TGI de Paris : …

5°) ordonnait la communication de tous documents ou informations détenus par les sociétés Carrefour afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs DVB ou TNT non licenciés capables de décoder des signaux codés selon la couche II de la norme, et notamment :

a°) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits ;

b°) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour ces produits ;

6°) ordonnait, aux sociétés Carrefour de communiquer aux demanderesses par écrit et sous forme appropriée (divisée en trimestres de l’année calendaire) :

a - les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par les sociétés Carrefour depuis le 13 décembre 2007 en indiquant précisément : les livraisons individuelles (avec présentation des factures et bons de livraison) indiquant : les quantités livrées, les dates de livraison et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les noms et adresse des clients de la défenderesse ;

b - les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant : les quantités offertes, les dates et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les noms et adresses des clients de la défenderesse ;

c - les coûts par produit, conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés ;

d - les noms et adresses des fabricants, fournisseurs, et autres détenteurs antérieurs accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues ou commandées,

e - et ce, sous astreinte de 1 000 € …

§ 17 – Par assignation du 23 février 2011, les sociétés Carrefour demandent : …

§ 28 – que la condamnation à la communication de pièces (droit à l’information de l’article L 615-5-2 CPI) ne pouvait être prise en référé puisqu’elle suppose que le débat sur la contrefaçon ait été tranché ; …

§ 51 - Sur les demandes formées devant le juge des référés par les sociétés requérantes

Considérant que selon l’article L 615-3 CPI

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé …, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. » ;

Que ce cas de référé est, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, indépendant de ceux prévus aux articles 808 et 809 CPC ;

que le juge des référés, qui ne tient ses pouvoirs que de ce seul article, n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence, ou à déterminer s’il existe un trouble manifestement illicite ;

§ 52 - Considérant que les sociétés Carrefour reconnaissent que le brevet EP 532 est utilisé dans les « codeurs » … ; que les intimées prouvent, ce que ne conteste pas formellement les sociétés Carrefour, que ces dernières vendent des produits « codeurs » ; que l’atteinte aux droits est donc vraisemblable au sens de l’article L 615-3 susvisé ; …

§ 54 - Sur la condamnation rappelée au § 13-5, qualifiée de « droit à l’information » par les sociétés Carrefour

Considérant que le président du TGI saisi en référé sur le fondement de l’article L 615-3 CPI, c’est-à-dire par voie contradictoire, dispose a fortiori des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L 615-5 du même code lorsqu’il est saisi par requête, à savoir le pouvoir d’ordonner aussi la saisie de documents étrangers à la seule matérialité de la contrefaçon, autrement dit ceux concernant la masse contrefaisante ;

Considérant en revanche que le « droit à l’information » prévu à l’a L 615-5-2 du même code qui a pour finalité première de remonter les maillons occultes de la chaîne contrefaisante est réservé, comme l’expression « la juridiction saisie » l’indique, au juge saisi au fond ;

Considérant que dans le cas d’espèce, seuls les points mentionnés aux §13-5°/ a/ et 13-6°/ d/ relèvent du droit à l’information, les autres ne concernant que la recherche de la masse contrefaisante ;

***

Hélas, on semble encore loin d’un consensus quant à la possibilité pour le juge de la mise en état de mettre en œuvre le droit à l’information …

Cour d’appel de Paris, 27 avril 2011

Carrefour c. Institut für Rundfunktechnik et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Permis de fabriquer

Comme nous l’avons vu dans un billet précédent, la société Du Pont de Nemours & Co (ci-après « Du Pont ») est titulaire du brevet EP 0 253 310 (ci-après « EP ‘310 ») concernant un groupe de composés hypertenseurs, dont le losartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés. Le brevet a expiré le 9 juillet 2007.

Le 16 juin 1995, la société Du Pont a déposé une demande de CCP n° 95 C 0018 (ci-après « CCP-1 »). Le titre a été délivré le 17 octobre 1996 ; il couvre le losartan. Le CCP-1 devait expirer le 2 septembre 2009.

Le 27 février 2009, la société Du Pont a déposé une demande dite « d’extension pédiatrique » conformément à l’article 36 du Règlement CE n° 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique. Le Directeur de l’INPI a fait droit à la demande : la validité du CCP-1 a ainsi été prorogée au 2 mars 2010.

La société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (ci-après « Merck ») est titulaire d’une licence exclusive de la partie française du brevet EP ‘310 et du CCP-1.

La société Du Pont était également titulaire du brevet européen EP 0 733 366 (ci-après « EP ‘366 ») concernant des « compositions pharmaceutiques comprenant des imizadoles comme antagonistes d’angiotensine II et des diurétiques ». Ce brevet a expiré le 5 janvier 2009.

Le 14 août 1998, la société Du Pont a déposé une demande de CCP n° 98 C 0025 (ci-après CCP-2). Le titre, qui couvre le losartan en combinaison avec l’hydrochlorthiazide, a été délivré le 6 avril 2001. Il devait expirer le 15 février 2010.

La société Merck commercialise des spécialités pharmaceutiques comprenant du losartan en France, le losartan sous la marque Cozaar et le losartan plus un diurétique sous les dénominations Hyzaar et Fortzaar.

La société Mylan a obtenu l’inscription de ses spécialités génériques losartan HTCZ Mylan 50mg et 100 mg ; ces spécialités comportent les deux principes actifs du losartan et du HTCZ.

Le 21 juillet 2009, la société Merck a mis en garde la société Mylan et la société Qualimed contre la mise sur le marché de leurs spécialités à base de losartan avant le terme de l’extension du CCP-1 soit le 2 mars 2010.

Le 26 janvier 2010, la société Mylan a adressé un courrier au conseil en propriété industrielle des sociétés demanderesses. Elle y soutenait que les spécialités pharmaceutiques comprenant du losartan seul d’une part et du losartan combiné avec de l’hydrochlorthiazide d’autre part constituaient des produits différents et que seul le CCP-1 avait reçu une extension pédiatrique de sorte que le CCP-2 n’était pas couvert par cette extension pédiatrique. Elle indiquait qu’elle entendait donc commercialiser à partir du 15 février 2010 un générique de Hyzaar et de Fortzaar.

Le 27 janvier 2010, la société Merck a rappelé sa mise en garde, puis, par acte du 2 février 2010, Du Pont et Merck ont fait assigner en référé d’heure à heure les sociétés Mylan et Qualimed. Elles ont notamment soutenu que le brevet couvrant le losartan pouvait être opposé à tout produit contenant du losartan y compris un produit contenant du losartan et un autre produit comme un diurétique.

Les sociétés Mylan et Qualimed ont soutenu que la prorogation de la durée du CCP obtenue par la société Du Pont n’était pas valable et qu’elle a eu pour effet de barrer indûment l’accès au marché ce qui leur a causé un dommage. Elles ont indiqué que seul le Règlement 469/2009 était applicable aux faits d’espèce et que l’article 5 du Règlement devait se lire en combinaison avec son article 4. Selon elles, seul le médicament losartan peut recevoir une protection par le biais de l’extension pédiatrique de sorte que l’association losartan/HCTZ n’est couverte par aucune extension pédiatrique. Elles ont ajouté qu’elles contestaient l’extension pédiatrique délivrée au motif que le point 3 de l’article 15 bis du Règlement 469/2009 n’avait pas été respecté : il n'était pas démontré que les toutes les AMM avaient été délivrées dans chacun des 27 états membres de l’Union Européenne au moment de cette demande.

Par ordonnance du 12 février 2010, le TGI de Paris a interdit aux sociétés Mylan et Qualimed d’offrir à la vente et de vendre certaines compositions pharmaceutiques, sous astreinte de 100 € par comprimé.

Les sociétés Mylan et Qualimed ont relevé appel.

***

… Considérant que les appelantes contestent le fait que le CCP-1 prorogé par décision du 6 juillet 2009 jusqu’au 2 mars 2010 puisse leur être opposé pour interdire la fabrication et la mise en vente de leurs produits génériques avant cette date ;

Considérant qu’elles remettent en cause la validité de l’extension délivrée en France le 6 juillet 2009 par l’INPI par référence à l’article 13 point 3 du règlement 469/2009 et 36 du règlement 1901/2006 ; qu’elles reprochent à la société Du Pont de ne pas démonter que toutes les AMM pédiatriques avaient été délivrées dans les 27 Etats de l’union européenne au moment du dépôt de la demande d’extension pédiatrique ;

Considérant qu’en effet, le CCP-1 a été délivré le 17 octobre 1996 pour expirer le 2 septembre 2009 et qu’une extension pédiatrique en application de l’article 36 du règlement 1901/2006 a été accordée permettant une protection du losartan jusqu’au 2 mars 2010 ;

Considérant que la prorogation de protection accordée dans ce cadre est une récompense des études faites en matière pédiatrique mais ne signifie pas que le produit est nécessairement efficace auprès de la population pédiatrique et la prorogation peut être accordée alors même que l’indication pédiatrique n’est pas autorisée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 36 précité, la demande de prorogation comprend le résultat des études réalisées selon un plan d’investigation pédiatrique approuvé et la prorogation de six mois n’est accordée que si le produit est autorisé dans tous les Etats membres ;

Considérant que le texte qui n’évoque que le fait que le produit soit autorisé, ne précise pas que lors du dépôt de la demande, toutes les AMM pédiatriques doivent avoir été obtenues ; qu’en effet, demander la production des 27 AMM pédiatriques au jour du dépôt de la demande n’est pas en pratique réalisable en l’absence de procédure centralisée d’enregistrement et du fait de la diligence variable des différentes agences appelées à donner ces autorisations ; que le texte ne peut que viser l’exigence de fournir les AMM initiales, les AMM pédiatriques pouvant être transmises au cours de la procédure délivrance de la prorogation ; qu’il convient d’ailleurs de constater que cette position a été finalement adoptée par l’INPI ainsi que le confirme la circulaire du syndicat de l’industrie pharmaceutique du 7 janvier 2011 ;

Considérant que la société Du Pont a déposé sa demande de prorogation le 27 février 2009 et que figuraient dans les pièces jointes la copie des AMM de tous les autres Etats membres ; qu’il s’ensuit que la procédure est régulière et la prorogation délivrée à la suite de cette demande n’a pas lieu d’être annulée ;

Considérant que le CCP-1 était valide jusqu’au 2 mars 2010 ;

Considérant qu’il s’ensuit que jusqu’à cette date, toute fabrication ou commercialisation de spécialités revendiquées et protégées par ce titre est prohibée ;

Considérant que le règlement applicable au litige est le règlement 469/2009 du 16 mai 2009 et qu’en tout état de cause, le débat porte sur les articles 4 et 5 de ce règlement qui sont identiques à ceux du règlement 1768/92 cités dans l’instance ;

Considérant qu’il convient de rappeler les définitions des termes visés dans ce règlement ;

Considérant que le médicament s’entend de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;

Considérant que le produit est le principe actif ou la composition de principes actifs ;

Considérant que l’article 4 du règlement concerne l’objet de la protection du certificat et énonce que « dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’AMM du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat » ; que l’article 5 complète celui-ci indiquant les effets du certificat en disposant que « sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations » ;

Considérant que les parties admettent que ces articles doivent être lus en combinaison ;

Considérant que le brevet de base est le brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat ; Considérant que le brevet de base a pour titre « Imizadoles qui bloquent les récepteurs de l’angiotensine II » et se rapporte à des antagonistes de récepteurs de l’angiotensine, groupe d’agents hypertenseurs ; que les revendications 1à 5 du brevet couvrent le losartan ;

Considérant que le CCP qui a fait l’objet de la prorogation jusqu’au 2 mars 2010 vise le losartan potassium qui est donc le produit visé dans l’AMM ;

Considérant qu’il n’est pas contesté par les appelantes que les deux produits Losartan HCTZ 50 mg et 100 mg sont des médicaments génériques au sens de l’article L 5121-1 5° du code de la santé publique c’est-à-dire une spécialité pharmaceutique qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs que la spécialité de référence, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées ;

Considérant que les sociétés Mylan et Qualimed contestent toute contrefaçon par leurs produits des titres qui leur sont opposés dès lors que les produit génériques qu’elles destinent à la vente, contiennent du losartan et un autre principe actif le HCTZ ; qu’elles considèrent que le seul produit protégé par le CCP invoqué par leurs adversaires est le losartan et que la preuve est rapportée de ce qu’il n’y a pas contrefaçon dès lors que les sociétés intimées ont obtenu un autre CCP visant le losartan associé à un diurétique ce qui signifie que les produits sont distincts ;

Considérant qu’il convient de rappeler que la contrefaçon s’apprécie en droit français selon les ressemblances et non seulement par rapport aux différences de sorte que l’adjonction de caractéristiques supplémentaires à celles revendiquées par un brevet ne fait pas disparaître la contrefaçon ;

Considérant que le CCP qui vise à soutenir l’innovation dans le domaine de la santé, accorde une protection à un produit en tant que médicament sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base ;

Considérant ainsi qu’en l’espèce, le certificat qui bénéficie de la prorogation confère les mêmes droits que ceux du brevet de base visant le losartan et la protection conférée par ce certificat vise le produit couvert par l’AMM et ce pour toute utilisation du produit en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat ; qu’il s’ensuit que la protection concerne tout usage du losartan en tant que médicament ;

Considérant que l’existence d’un autre CCP dont la protection est expirée est indifférent en l’espèce, que ce CCP-2 correspondait à une autre AMM portant sur le losartan potassium et l’hydrochlorothiazide et donc à la protection d’un médicament différent même si le losartan était contenu dans celui-ci ; qu’à deux AMM peuvent correspondre deux CCP et deux brevets de base distincts ; qu’en tout état de cause, les produits concernés étaient différents et ces produits différents avaient fait l’objet de deux protections distinctes ;

Considérant que la société Mylan a obtenu le 5 juin 2009 des AMM relativement à des spécialités pharmaceutiques Losartan HCTZ 50 et 100 mg ; qu’il s’agit de produits génériques qui sont des spécialités pharmaceutiques ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs que la spécialité de référence et la même forme pharmaceutique ; qu’en l’espèce, ces spécialités contiennent du losartan en tant que médicament ;

Considérant, en effet, que l’AFFSAPS dans son répertoire des spécialités pharmaceutiques mis à jour le 29 janvier 2010 mentionne pour les deux produits des appelants que leur composition pour un comprimé contient du losartan potassique et de l’HCTZ et que le médicament est indiqué dans les cas d’hypertension artérielle ;

Considérant qu’il s’ensuit que les produits génériques que les sociétés Mylan et Qualimed envisageaient de mettre sur le marché pouvaient constituer si cette mise sur le marché intervenait avant le 2 mars 2010, une contrefaçon du produit protégé par le CCP-1 dès lors qu’ils contenaient du losartan ;

Considérant que les sociétés Du Pont et Merck indiquent que les sociétés Mylan et Qualimed ont obtenu l’inscription de leurs produits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux le 30 octobre 2009, le 10 novembre 2009, un avis relatif aux prix de vente de ceux-ci, le 17 septembre 2009 leur mise au répertoire des génériques ;

Considérant que la société Merck a adressé le 22 juillet 2009 un courrier de mise en garde aux deux sociétés adverses rappelant leurs droits et leur impossibilité de fabriquer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser, importer ou détenir les produits ainsi protégés jusqu’aux dates d’expiration des titres ;

Considérant que la société Mylan a répondu le 26 janvier 2010 qu’elle ne souscrivait pas au raisonnement de la société Du Pont et qu’elle contestait la protection revendiquée estimant que l’échéance du CCP du losartan associé au HCTZ expirait le 15 février 2009 ; qu’elle a ajouté se réserver le droit de faire toute action tendant au respect de ses droits et en particulier à l’absence d’entrave à la pénétration des génériques ;

Considérant que les intimées considèrent qu’il résulte de ces éléments qu’une atteinte imminente à leurs droits était ainsi démontrée justifiant les mesures sollicitées ;

Considérant que l’atteinte imminente est celle qui n’est pas encore réalisée mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;

Considérant que le législateur a autorisé les génériqueurs à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise sur le marché de leurs produits avant l’extinction des droits de propriété industrielle sur le produit princeps ainsi que cela est prévu à l’article 5121-10 du code de la santé publique ; que de même ils peuvent faire inscrire leur produit sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques ; que ces formalités se font sous réserve de l’information du titulaire des droits ;

Considérant dès lors que le seul fait que ces diligences dans le respect des dispositions légales aient été accomplies par les sociétés Mylan et Qualimed avant l’expiration des droits des sociétés Du Pont et Merck ne suffit pas à démontrer l’atteinte imminente portée aux droits de celles-ci ;

Considérant que la simple lettre de mise en garde adressée par les titulaires des droits aux sociétés adverses n’est pas davantage probante ;

Considérant,que, de même, la réponse de la société Mylan contestant l’analyse des titres faite par les sociétés Du Pont et Merck et notamment relativement au CCP-2 ne suffit pas à caractériser l’atteinte imminente aux droits de ces dernières et la commission d’actes potentiels de contrefaçon antérieurement au 2 mars 2010 ;

Considérant qu’en effet, il n’est pas en l’état rapporté la preuve par les intimées, pour la période postérieure allant du 15 février au 2 mars 2010, de préparatif de mise en fabrication ou de commercialisation pendant cette période, de diffusion de brochures ou de publicités annonçant la sortie des produits, de la visite des médecins en vue de la prescription de ces génériques ; qu’en l’absence de tels éléments relatifs à la mise en place d’une fabrication, d’un démarchage ou d’une publicité et alors que l’assignation a été délivrée le 2 février 2010 et que le CCP devait expirer le 2 mars 2010, la probabilité de voir cette fabrication et cette offre à la vente mises en place dans un délai aussi court, apparaît peu vraisemblable ;

Mais considérant qu’aux termes de leurs propres écritures, la société Mylan et de (sic) la société Qualimed devant la cour d’appel déclarent ne pas avoir commercialisé leurs spécialités et effectué de préparatif d’une quelconque commercialisation avant le 15 février 2010 et ne pas avoir commis d’actes de contrefaçon en mettant sur le marché leurs spécialités au 15 février 2010 ; qu’il ressort de cette énonciation qu’elles admettent implicitement avoir postérieurement à cette date du 15 février 2010 mis sur le marché les génériques incriminés par leurs adversaires ; que, par cet aveu, l’atteinte imminente est démontrée ;

Que dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’interdiction de la commercialisation des spécialités Losartan HCTZ 50 mg et Losartan HCTZ 100 mg jusqu’au 2 mars 2010 ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimées tendant à interdire la fabrication, la détention, l’utilisation ou l’importation de ces spécialités avant cette date dès lors qu’il s’agit de spécialités génériques qui ont obtenu les autorisations nécessaires des autorités publiques et qui doivent pouvoir être commercialisées dès la fin de la protection accordée par le brevet et le CCP détenus par les sociétés intimées ; que seule la commercialisation avant l’expiration de la protection peut être incriminée ;

Considérant néanmoins qu’en raison des constatations rappelées ci-dessus de la cour, le prononcé d’une mesure d’astreinte ne se révèle ni nécessaire ni opportune et l’ordonnance sera infirmée de ce chef ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant les arguments de fait et de droit soulevés par les parties et notamment celui tiré de l’opportunité de poser une question préjudicielle à la CJUE ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 CPC ;

Considérant que les circonstances de fait justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens engagés dans la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le prononcé de l’astreinte.

***

Outre des précisions utiles concernant l’extension dite pédiatrique, cet arrêt apporte quelques éléments surprenants quant aux actes de contrefaçon. On retiendra surtout l’affirmation de la Cour selon laquelle « qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimées tendant à interdire la fabrication, la détention, l’utilisation ou l’importation de ces spécialités avant cette date dès lors qu’il s’agit de spécialités génériques qui ont obtenu les autorisations nécessaires des autorités publiques et qui doivent pouvoir être commercialisées dès la fin de la protection accordée par le brevet et le CCP ».

Cette affirmation bouscule les certitudes que l’on pensait avoir quant aux actes permis aux génériqueurs avant l’expiration des droits liés au brevet, à son CCP et son éventuelle extension pédiatrique. Dans l’article L 613-5 CPI, le législateur avait explicitement admis les « études et essais requis en vue d’une obtention d’une AMM, ainsi que [les] actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation ». La jurisprudence avait également admis les démarches en vue d’une inscription du générique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la fixation de son prix. Mais ici, on va plus loin : seul la mise dans le commerce est interdite au génériqueur, qui peut donc importer, fabriquer ou détenir le médicament générique en vue de sa commercialisation sans se rendre coupable d’actes de contrefaçon.

Cette interprétation des textes applicables nous semble contestable, notamment en vue de la rédaction de L 613-5 CPI.

On lira avec profit l’analyse (en langue anglaise) proposée par Nicolas Bouche (sur le Kluwer Patent Blog) qui estime que cette limitation des actes de contrefaçon à la seule commercialisation est douteuse.

Signalons également l’analyse proposée par Maître Fowdar sur son blog ; partant d’une analyse des articles 4 et 5 du règlement 469/2009, il arrive à une explication de la conclusion de la Cour, tout en admettant « que la question est complexe et n’est pas encore tranchée ».

Cour d’appel de Paris, 15 mars 2011

Mylan et Qualimed c. Du Pont de Nemours et Merck-Sharp & Dohme Chibret

Source : Kluwer Patent Blog

Seul ou en combinaison

La société Novartis fut titulaire du brevet européen n° EP 0 443 983, aujourd’hui expiré. Ce brevet couvrait des composés antihypertenseurs de la formule

dont le valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.

Le 24 juillet 1997, la société Novartis a déposé une demande de CCP n°97 C 0050 sur la base d’AMM obtenues en 1996 et 1997 en France et en Allemagne. Le CCP couvre le valsartan ; il devait expirer le 13 mai 2011. 

valsartan

Des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan sont commercialisées en France sous les marques « Tareg » et « Cotareg ». Le Tareg est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du postinfarctus du myocarde. Le Cotareg associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, le hydrochlorothiazide (HCTZ) ; il est indiqué pour le traitement de l’hypertension.

La société Novartis a également déposé une demande dite « d’extension pédiatrique ». Le Directeur de l’INPI a fait droit à cette demande : la validité du CCP n°97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.

La société Actavis Groupe PTC EHF(ci-après « Actavis ») a demandé la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » ; ces AMM ont été délivrées le 30 novembre 2009.

Le 28 mars 2010, le conseil des sociétés Novartis a mis en connaissance la société Actavis de l’existence du CCP n°97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011. Le 29 octobre 2010, le conseil des sociétés Novartis informait les sociétés Actavis de la demande d’extension pédiatrique et de la nouvelle date d’effet du CCP au 13 novembre 2011.

Le 11 janvier 2011, la société Novartis a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Actavis, aux fins notamment d’interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n°97 C 0050.

***

Sur les demandes formées devant le juge des référés

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu ‘il est porté atteinte à ses droits ou qu ‘une telle atteinte est imminente ».

Le juge des référés est donc saisi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 809 CPC qui permet de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il n’est pas contesté par les défenderesses que l’arrivée sur le marché de leurs spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut constituer « une atteinte imminente aux droits conférés par le titre » et ce notamment car d’une part, elles ont obtenu les AMM nécessaires et formé une demande tendant à voir fixer le taux de remboursement de ces spécialités auprès du CEPS, préalable nécessaire à toute commercialisation sur le marché français et d’autre part elles contestent les droits des sociétés Novartis sur le valsartan associé à l’hydrochlorothiazide.

En revanche, les sociétés Actavis conteste le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits des sociétés Novartis au motif que ces dernières ne disposeraient pas de droits sur le valsartan combiné au diurétique HCTZ.

Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’empêcher l’utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence, sur la base d’un titre trop fragile.

Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée.

Il n’est pas contesté que le Règlement applicable au litige est le Règlement 469/2009 du 6 mai 2009, et plus précisément ses articles 4 et 5.

L’article 5 du Règlement 469/2009 dispose que

« sous réserve de l’article 4, le certificat opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et qu’il est soumis aux mêmes limitations et obligations ».

L’article 4 précise que :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM correspondante, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

L’article 1er de ce Règlement définit notamment les termes médicaments, produit et brevet de base. Le produit est

« le principe actif ou la composition de principe actif d’un médicament ».

En l’espèce, le principe actif est le valsartan.

Ainsi, l’article 4 peut se lire comme :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base (le brevet EP 0 443 983), la protection conférée par un CCP (CCP n°97 C 0050) s’étend au seul principe actif c’est-à-dire le valsartan couvert par l’AMM correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

Aucune des parties ne conteste que ces deux articles doivent se lire de façon combinée et qu’il convient de dire que le CCP n°97 C 0050 protège le seul valsartan et aucun autre principe actif divulgué dans le brevet EP 0 443 983. En effet, seul parmi tous les composés acyles divulgués dans le brevet EP 0 443 983, le valsartan est protégé comme principe actif car il a fait l’objet d’une AMM pour soigner l’hypertension, ainsi que l’insuffisance cardiaque et le post-infarctus du myocarde.

Il n’est pas davantage contesté que l’extension pédiatrique n’a été accordée que pour le CCP n°97 C 0050 qui couvre le valsartan et qui a vu sa validité prorogée de 6 mois soit jusqu’au 13 novembre 2011.

Les sociétés demanderesses soutiennent que de ce fait, toute utilisation du valsartan au sein des spécialités que les sociétés défenderesses ont l’intention de commercialiser constitue une contrefaçon de leurs droits de propriété.

Les sociétés défenderesses répondent que seul le valsartan est protégé comme principe actif et qu’en conséquence aucun médicament générique de ce seul principe actif ne peut être commercialisé sauf à commettre une atteinte aux droits de propriété des sociétés demanderesses ; mais que le valsartan associé à un autre principe actif n’est protégé par aucun titre de propriété de sorte que la commercialisation des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut avoir lieu sans risquer la moindre contrefaçon.

Or, si l’article 4 du Règlement pose des limites aux effets du CCP, une fois celles-ci définies, le CCP opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base. Ainsi, le CCP n°97 C 0050 est valable pour le seul principe actif valsartan et pour les indications retenues dans l’AMM c’est-à-dire dans le traitement de l’hypertension, de l’insuffisance cardiaque et du post-infarctus du myocarde et non pour les autres composés du brevet EP 0 443 983 ou pour d’autres indications que celles de l’AMM.

Mais une fois ce CCP n°97 C 0050 défini, les droits dont les sociétés Novartis disposent sont les mêmes que ceux conférés par le brevet de base de sorte qu’elles peuvent s’opposer à toute utilisation de ce principe actif dans le but du traitement de l’hypertension seul ou en combinaison avec un autre principe actif.

Toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue donc à l’évidence une contrefaçon car elle porte atteinte aux droits que les demanderesses détiennent sur ce principe actif jusqu’au 13 novembre 2011.

Le caractère manifeste de la contrefaçon pouvant survenir du fait le l’arrivée des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » avant le 13 novembre 2011 est donc avéré.

En conséquence les conditions de l’article L 615-3 CPI sont réunies et il sera fait droit aux demandes de la société Novartis AG et de la société Novartis PHARMA dans les termes du dispositif, en précisant que seule la commercialisation spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » sera interdite jusqu’au 13 novembre 2011 puisque la fabrication, la détention et l’importation des médicaments génériques avant la fin du délai de protection du brevet ne constituent pas un acte de contrefaçon.

Il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire sur le site Internet des sociétés Actavis, le caractère irréparable d’une telle mesure interdisant de la prononcer en référé.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Actavis

Les sociétés défenderesses soutiennent qu’il appartient aux juges du fond de statuer sur la validité des titres des sociétés demanderesses et que la mesure d’interdiction, avant que les juges du fond aient statué, leur cause nécessairement un préjudice puisqu’elles ne peuvent pas commercialiser leurs spécialités pharmaceutiques à la date prévue soit mai 2011.

Cependant, si une décision au fond invalidait les titres des sociétés Novartis ou si elle interprétait différemment le Règlement 469/2009, les dommages et intérêts qui viendraient à être prononcés du fait du manque à gagner subi par les sociétés Actavis du fait de l’absence de commercialisation de ses spécialités pharmaceutique, il n’est pas démontré que le recouvrement de ces dommages et intérêts se heurterait à une difficulté quelconque d’une part car une des sociétés demanderesses est une société française ce qui simplifie le recouvrement des créances y compris en cas d’exécution forcée et d’autre part car il n’est pas allégué que les sociétés Novartis seraient dans l’impossibilité de payer les sommes demandées au regard des chiffres d’affaires réalisés par ces dernières.

La société Actavis [sera] déboutée de [sa] demande de provision.

***

TGI Paris (ordonnance de référé), 28 janvier 2011

Novartis c. Actavis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Les rhubarbes de la colère

Rheum palmatum L. (rhubarbe de Chine),
une des plantes contenant de la diacéréine

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse Medidom est cessionnaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant la France. Ce brevet concerne un procédé d’obtention de diacétylrhéine (aussi appelée « diacéréine »).

La société Medidom a concédé une licence d’exploitation à la société Negma. Celle-ci a engagé à l’encontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du même brevet européen et elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran. Cette ordonnance a ultérieurement été annulée par la Cour d’appel de Colmar.

La société italienne Synteco a agi en nullité du brevet. La société Mylan, qui se trouve en concurrence directe avec la société Laboratoires Negma, est intervenue volontairement. Elle expose qu’elle a obtenu une AMM en septembre 2008 pour commercialiser une spécialité générique correspondant au brevet en cause et qu’elle a intérêt à solliciter la nullité de ce brevet qui est de nature à lui interdire la mise sur le marché de sa spécialité.

Nous avons vu que le TGI de Paris a annulé les revendications 1 à 13 du brevet. La revendication 14 avait déjà été annulée par la Cour de Paris dans une autre affaire.

Le jugement contient également un passage intéressant concernant les dommages et intérêts.

***

Sur la recevabilité de la demande additionnelle en dommages et intérêts de la société Synteco

Aux termes de l’article 70 CPC,

« les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

La société Synteco soutient que l’interdiction provisoire prononcée par le Président du TGI de Strasbourg par ordonnance du 10 mars 2009 lui a causé un préjudice indemnisable en raison de sa qualité de fournisseur des sociétés Biogaran et Mylan en diacéréine.

La société Negma fait valoir que cette demande additionnelle trouve sa source dans une procédure qui relève d’un litige distinct de celui qui est soumis au tribunal de céans et qu’elle est donc irrecevable, par application de l’article 70 précité.

Il convient de rappeler que la société Negma a engagé à rencontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du brevet européen EP 0 520 414 et qu’elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran.

Durant la période comprise entre la décision d’interdiction provisoire du 10 mars 2009 et l’arrêt rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Colmar qui infirme l’ordonnance précitée, la société Synteco expose qu’elle a été dans l’impossibilité de vendre de la diacéréine à ses deux clients français, les sociétés Biogaran et Mylan, puisque la société Negma a fait exécuter l’ordonnance de référé. Elle précise qu’elle est devenue partie à la procédure diligentée par la société Negma à l’encontre de la société Biogaran à la suite de son intervention volontaire devant la Cour d’appel de Colmar, qui l’a jugée recevable.

Dans ce contexte, dès lors que le présent litige oppose à nouveau les sociétés Synteco et Negma et qu’il concerne le même brevet, il y a lieu de considérer que la demande indemnitaire de la société Synteco se rattache à sa demande originaire en nullité du brevet par un lien suffisant et de la déclarer recevable. 

Sur le préjudice de la société Synteco

La société Synteco soutient qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009, les sociétés Biogaran et Mylan ont cessé de s’approvisionner en diacéréine auprès d’elle pendant une période de près de 16 mois, jusqu’à l’infirmation de l’ordonnance par la Cour d’appel de Colmar le 22 juin 2010.

Elle ajoute qu’elle a été directement affectée par l’exécution par la société Negma de l’ordonnance du 10 mars 2009, et ce d’autant plus que le Conseil de cette dernière lui avait adressé une lettre la menaçant de toute action

« afin d’empêcher l’importation et la commercialisation de tout produit destiné à la fabrication de génériques de sa spécialité pharmaceutique ».

Cependant, il est acquis, d’une part, que la société Synteco n’était pas partie au litige qui a conduit à l’intervention de l’ordonnance de référé du 10 mars 2010 interdisant à la société Biogaran de commercialiser des produits pharmaceutiques génériques de l’ART 50 et que seule cette dernière est donc fondée, le cas échéant, à demander réparation du dommage qui a pu lui être causé par l’exécution de décision susvisée, le préjudice invoqué par la société Synteco du fait de cette exécution étant trop indirect pour être indemnisable.

D’autre part, force est de constater que la société Negma disposait d’un titre en sa qualité de licencié exclusif pour la France du brevet européen n° 0 520 414 et qu’elle n’a commis aucun abus en défendant le brevet litigieux contre les fabricants de génériques de son produit courant l’année 2009, la revendication 14 de ce brevet n’ayant été annulée que postérieurement par jugement du 31 mars 2010.

Dans ces conditions, il convient de débouter la société Synteco de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Negma.

Sur le préjudice de la société Mylan

La société Mylan reproche aux défenderesses de lui avoir opposé un brevet « qu’elles savaient nul » pour l’empêcher de commercialiser sa spécialité générique Diacéréine Mylan 50mg pour laquelle elle a obtenu une AMM le 4 septembre 2008.

Elle fait notamment grief à la société Negma de lui avoir adressé des courriers de menace, d’avoir écrit à l’AFSSAPS et au CEPS et d’avoir saisi le Conseil d’Etat en référé, puis au fond, afin de voir annuler la décision prise par l’AFSSAPS d’autoriser la mise sur le marché du produit générique Mylan. Ces agissements auraient conduit la société Mylan à renoncer à commercialiser sa propre spécialité générique jusqu’à l’obtention d’une décision d’annulation du brevet.

Cependant, la société Mylan ne démontre pas la faute qu’auraient commise les sociétés Medidom et Negma en défendant le brevet EP 520 414, dont la première était titulaire et la seconde le licencié exclusif pour la France, avant l’annulation de la revendication 14 du brevet litigieux par jugement de ce tribunal du 31 mars 2010.

Par conséquent, la société Mylan sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice.

L’équité commande l’allocation à la société Synteco de la somme de 30 k€ et à la société Mylan celle de 15 k€ en application de l’article 700 CPC.

Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaires l’exécution provisoire du jugement.

***

TGI Paris, 12 novembre 2010

Synteco et Mylan c. Medidom et Laboratoires Negma

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le juge français face au « péril jaune »

Cette décision concerne un cas très intéressant où un breveté français avait obtenu une interdiction provisoire, rendue non contradictoirement. Le juge des référés saisi par le prétendu contrefacteur va arriver à la conclusion que les arguments du breveté en faveur d’une procédure en référé sont trop légers : la seule peur du chinois ne justifie pas une mesure aussi extrême.

La société Roquette, spécialisée dans la production de l’amidon et de ses dérivés est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 769 025, délivré le 3 décembre 1999 et intitulé « cristaux de maltitol de formes particulières, compositions cristallines les contenant et procédés pour leur préparation ».

Le brevet comprend 19 revendications concernant des cristaux de maltiol modifiés (revendications 1 et 7), des compositions cristallines de maltiol (revendications 2 à 5, 8 à 11 et 13 à 16), des procédés de fabrication de ces compositions (revendications 6, 12, 17 et 18) ainsi que l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou orienter la forme des cristaux de maltitol (revendication 19).

Le brevet a été étendu dans un grand nombre de pays. Un brevet européen, publié sous le n° EP 0 905 138 a été délivré le 13 novembre 2002. Il comporte un jeu réduit de revendications concernant des cristaux de maltiol modifiés (revendications 1 et 4), des compositions cristallines de maltiol (revendications 2, 5 et 7), des procédés de fabrication de ces compositions (revendications 3, 6 et 8), un procédé pour orienter la forme des cristaux de maltiol, ainsi que l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou contrôler la forme des cristaux de maltitol (revendication 10).

Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu sous forme modifiée par la Division d’opposition. La société Roquette a formé un recours, puis l’a retiré. Le brevet européen a donc été délivré sous forme modifiée, le 23 juin 2008. Il ne comporte qu’une seule revendication concernant l’utilisation de maltotriitol pour modifier ou contrôler la forme des cristaux de maltiol.

La veille du dépôt des traductions de cette revendication unique, le 3 juin 2008, le propriétaire semble avoir renoncé partiellement aux revendications du brevet français : le titre ne couvre plus que les revendications 4,7,8,9,10,11,12 et 15 telles que déposées.

Le 4 novembre 2008, la société Roquette a fait dresser un PV de constat sur un stand de la société Yucheng Lujian Biological Technology Co., Ltd (ci-après « Yucheng ») à l’occasion du salon Health Ingredients Europe (ci-après « HIE ») ; le lendemain, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon. Elle a obtenu devant le TGI de Paris une ordonnance en date du 17 décembre 2008 aux termes de laquelle, il était interdit sous astreinte à la société Yucheng de poursuivre les actes argués de contrefaçon.

La société Yucheng a assigné la société Roquette devant le juge des référés, en faisant valoir que la société Roquette avait fait preuve de déloyauté en dissimulant dans sa requête l’existence de la procédure d’opposition concernant le brevet européen, et qu’elle n’avait pas démontré l’existence de circonstances justifiant que les mesures provisoires soient prises de manière non contradictoire sur simple requête. Par conséquent, la société Yucheng a demandé que l’ordonnance du 17 décembre 2008 soit rétractée.

Le juge fait droit à sa demande :

***

La société Yucheng rappelle que la procédure sur requête de l’article L 615-3 CPI instituée par la loi du 29 octobre 2007 est une procédure exceptionnelle, dérogatoire du droit commun ; que la société Roquette ne démontre pas les circonstances qui exigeaient que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement.

L’article L 615-3 CPI autorise toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon à saisir sur requête la juridiction pour obtenir des mesures urgentes « lorsque les circonstances que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ».

Il convient de rappeler que l’article 493 CPC dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler la partie adverse ».

Indépendamment de la vraisemblance des actes de contrefaçon, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que le recours à cette procédure non contradictoire est nécessité par l’urgence, tout retard engendré par un recours à la procédure contradictoire devant être de nature à causer un préjudice irréparable.

Pour apprécier si le recours à cette mesure non contradictoire était fondée il convient de se placer à la date de présentation de la requête.

En l’espèce, la société Roquette s’est bornée à indiquer dans sa requête que les circonstances (société chinoise avec impossibilité de recouvrir les dommages-intérêts faisant suite à la décision sur le fond à intervenir, refus manifeste de coopérer lors des opérations de saisie-contrefaçon, démarchage de clients lors du salon HIE qui seront perdus pour la société Roquette quand les contrats d’approvisionnement seront validés …) exigent que les mesures d’interdiction, de communication et de provision, ne soient pas prises contradictoirement.

En l’espèce, il y a lieu de relever que le salon HIE, où la société Yucheng avait un stand était fini depuis le 6 Novembre 2008, soit depuis plus d’un mois lorsque, le 17 décembre 2008, la société Roquette a présenté sa requête.

Dès lors la société Yucheng n’étant plus sur le sol français à l’époque du dépôt de la requête, le caractère non contradictoire nécessité par l’urgence, par exemple pour obtenir le recouvrement d’une créance sur le sol français, n’existait plus.

Par ailleurs, la crainte de voir cette société se faire connaître sur le marché français était donc devenue sans objet, sa présence ayant déjà été publique.

Le fait que la société Yucheng soit chinoise ne suffit pas en soi à justifier le recours à une telle mesure, sauf à établir une discrimination entre les différents acteurs économiques.

La société Roquette ne justifie pas du fait du démarchage de clients lors du salon HIE seront perdus pour elle quand les contrats d’approvisionnement seront validés. Le but normal d’une participation à un salon international traduit certes une volonté de pénétrer un marché en faisant connaître sa fabrication mais il s’agit d’une pratique habituelle dans le commerce international ; quant au refus manifeste de coopérer lors des opérations de saisie-contrefaçon, qui se sont traduit par le fait qu’un individu s’est enfui avec les échantillons, ils ne sauraient justifier à eux seuls le recours à une procédure non contradictoire.

La discussion sur la validité du titre était en outre, en l’espèce, d’autant plus nécessaire, que la société Roquette qui n’invoquait que les revendications de son brevet français avait omis de mentionner qu’elle avait renoncé dans le cadre d’une procédure d’opposition à son brevet européen à ces mêmes revendications. La société Yucheng pouvait donc être fondée à lui opposer, dans le cadre d’une procédure de référé, le défaut de validité des revendications opposées du brevet français.

Il y a lieu dans ces conditions de rétracter l’ordonnance et de débouter la société Roquette de ses demandes. …

TGI Paris, 17 mars 2010

Yucheng Lujian Biological Technology c. Roquette Frères

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

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