Où l’on parle à nouveau de pureté

Dans un récent billet, nous avons vu un jugement du TGI de Paris disant qu’un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l’article 54 CBE, dans tous les degrés de pureté. L’arrêt présent confirme cette approche, empruntée à la jurisprudence européenne. Cet arrêt est intéressant parce qu’il élabore davantage et aussi parce que des essais comparatifs se trouvent au cœur du débat.

La société Biogaran, titulaire d’AMM pour les médicaments Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine REF 50 mg gélules, a reçu de la société Laboratoires Negma une lettre d’avertissement selon laquelle ces deux produits étaient des génériques d’un produit couvert par le brevet EP 520 414 concernant un procédé d’obtention de diacétylrhéine, brevet dont elle est licenciée exclusive et qu’elle exploite sur le marché français.

Biogaran a assigné cette société, ainsi que la société Laboratoires Medidom, titulaire du brevet invoqué, en nullité de la revendication 14 concernant le produit pharmaceutique en cause. Le TGI de Paris, dans un jugement du 31 mars 2010, assorti de l’exécution provisoire, a annulé, pour défaut de nouveauté, la revendication 14. Negma a relevé appel.

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… Considérant que le brevet en cause, intitulé « procédé d’obtention de diacétylrhéine », concerne « un procédé de préparation de diacétylrhéine ayant une pureté utilisable en pharmacie et une teneur résiduelle totale en dérivés d’aloémodine indésirables inférieure à 20 ppm, ainsi que la diacétylrhéine pouvant être obtenue par ce procédé et une composition pharmaceutique contenant ce composé » ;

Que les revendications 1 à 13 du brevet, qui se rapportent au procédé de fabrication du produit, ne sont pas en discussion, seule étant contestée la revendication 14, rédigée comme suit : « produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques » ;

Considérant que la société Biogaran maintient que la revendication 14 est nulle, à titre principal, pour défaut de nouveauté, à titre subsidiaire, pour défaut d’activité inventive ;

Considérant que l’article L 614-12 CPI dispose que

« La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe l, de la Convention de Munich. » ;

Que l’article 138, paragraphe 1, CBE, prévoit :

« [...] le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État que : a) si l’objet du Brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57. » ;

Qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1, CBE :

« Les brevets européens sont délivrés pour toute invention [...] à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle » ;

Que, sur la condition de nouveauté, l’article 54 précise :

« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » ;

Considérant que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement, et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique ;

Considérant qu’il résulte de la description du brevet litigieux … que la diacétylrhéine est connue comme « substance active de médicament ayant une activité antiarthritique, anti-inflammatoire, antipyrétique et analgésique et était donc utilisée dans le traitement des maladies arthritiques » ;

Considérant que le même document explique que la diacétylrhéine peut être obtenue de diverses façons et mentionne, par exemple, « l’acétylation de la barbaloïne et oxydation péracétylée obtenue avec du trioxyde de chrome » avant d’évoquer, « en outre » le procédé qui est précisément celui qui présente les inconvénients auxquels le brevet a pour objet de remédier et qui consiste à « préparer la diacétylrhéine par acétylation de la rhéine que l’on peut obtenir par exemple à partir de la drogue de séné » ;

Considérant, en effet, toujours selon la description du brevet, que « la diacétylrhéine obtenue par ce procédé contient comme impuretés indésirables des dérivés d’aloémodine [...] en des quantités relativement faibles et ne peuvent donc être séparées que très difficilement par des opérations de purification classiques » ;

Considérant qu’il résulte des citations qui précèdent (les soulignements sont ajoutés par la cour) que la description du brevet n’exclut pas la possibilité de produire la diacétylrhéine par d’autres procédés que celui qui présente la difficulté signalée quant à l’élimination des dérivés d’aloémodine indésirables, même si le premier procédé mentionné comporte d’autres inconvénients signalés comme la nécessité de traiter de façon appropriée des résidus de chrome ;

Considérant qu’il est constant que la diacétylrhéine et ses propriétés étaient connues dans l’état de la technique antérieur au brevet litigieux et se trouvaient notamment exposées dans l’invention de Charles Friedmann qui a donné lieu au brevet US 4 244 968 déposé le 1er mars 1977 par la société Proter, délivré le 13 janvier 1981 et concernant, en abrégé, « des 1,8-dihydroxy- et 1,8 diacétoxy-athraquinones (i.e. diacétylrhéine) et des dérivés de celles-ci sont utilisés pour traiter les symptômes de l’arthrite » et à la demande de brevet n° 81 13115 déposée à l’INPI par la même société concernant « des dérivés athraquinoniques pour le traitement des arthrites » ;

Considérant, comme l’a exactement relevé le tribunal, que la structure d’un produit se définit par la nature et l’agencement des atomes les uns par rapport aux autres ; que des paramètres qui ne sont pas inhérents au composé chimique lui-même, mais qui lui sont extrinsèques, ne peuvent être pris en compte pour déterminer la nouveauté d’un produit, lequel n’acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu’il est préparé sous une forme plus pure ; qu’il en résulte qu’en général, un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l’article 54 de la CBE dans tous les degrés de pureté ;

Considérant que les appelantes ne prétendent pas que la substance active diacétylrhéine telle que présentée dans la revendication n° 14 du brevet EP 520 414, comparée à celle dont il est fait mention dans le brevet US 4 244 968, serait modifiée dans sa structure ; qu’il est constant qu’elle a la même composition et les mêmes vertus thérapeutiques déjà connues ;

Considérant que le seul élément de nouveauté revendiqué réside dans une moindre teneur en aloémodine autorisant un usage, non plus seulement ponctuel en phase aiguë de maladie, mais à long terme sans risque de toxicité, ce qui suffirait à justifier, selon les appelantes, que soit écartée la règle ci-dessus rappelée ;

Considérant, en toute hypothèse, que la société Biogaran conteste à juste titre l’élément de nouveauté ainsi revendiqué ;

Considérant en effet que le brevet Friedmann Proter, qui donne treize exemples de procédés de fabrication de dérivés d’athraquinone, ne comporte aucune mention de la présence de constituants de type aloémodine indésirable ; que la société Biogaran en déduit que la teneur en aloémodine de la diacétylrhéine produite selon ce brevet est « forcément inférieure à 20 ppm » …, tandis que la société Negma explique ce silence par le fait que « la prés[ence] d’aloémodine n’était pas connue en 1981 et en tout état de cause nullement considérée comme une nuisance » …;

Considérant que, pour détruire cette contradiction, la société Biogaran produit au débat le compte-rendu d’expériences menées par Mme Dumas pour effectuer, à la demande du fabricant de ce produit, la synthèse de la diacétylrhéine selon les indications de l’exemple 1 et de l’exemple 13 du brevet américain Friedmann Proter et en utilisant les connaissances générales qui étaient celles de l’homme du métier dans le domaine technique considéré, déterminer la teneur en aloémodine et dérivés d’aloémodine de la diacétylrhéine synthétisée selon cette méthode et la comparer avec celle mentionnée dans la revendication 14 du brevet EP 0520414 ;

Considérant que ce rapport, établi le 14 octobre 2008, conclut que la diacétylrhéine synthétisée à partir d’un mélange de sennosides A et B en suivant scrupuleusement les indications de l’exemple 1 et l’exemple 13 du brevet US 4.244.968 et en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier du domaine considéré [à la] date du brevet EP 0 520 414 montre une teneur en aloémodine et acétate d’aloémodine de 0.73 ppm et 1.44 [ppm] selon l’échantillon considéré, donc inférieure à celle de 20 ppm caractérisée dans la revendication 14 du brevet contesté ;

Considérant que les travaux de Mme Dumas ont été soumis à la critique de M. Rosset, lequel, sans contester les résultats mentionnés, les déclare néanmoins dép[ourvu]s de signification parce que, selon lui, Mme Dumas ne précise pas l’origine des sennosides A et B utilisés comme matière première alors que, si elle avait exactement suivi les instructions du brevet Friedmann [Proter], elle aurait utilisé des sennosides bruts ne permettant pas de produire de la diacétylrhéine sans présence d’aloémodine en proportion prohibitive, en tout cas supérieure à 20 ppm, et qu’elle n’a pu obtenir un résultat meilleur qu’en ayant recours à des sennosides très purs, d’un coût très élevé, de sorte que les travaux de Mme Dumas sont, selon M. Rosset, « recevables du point de vue scientifique » mais « sans signification au point de vue économique car ils ne mettent pas en oeuvre, comme matière première et comme l’enseigne le brevet Friedmann, les sennosides A et B bruts extraits des feuilles et fru[its de] séné » ;

Considérant qu’il convient de rappeler, en premier lieu, que l’appréciation de la nouveauté comme condition de brevetabilité d’une invention au sens de l’article 52 de la CBE exige, non pas un examen de sa [vi]abilité économique, mais seulement de rechercher si elle est comprise ou non dans l’état de [la tec]hnique antérieure ; qu’à cet [égard la] critique de M. Rosset est dépourvue de pertinence en ce qu’elle repose sur le rapprochement du coût des sennosides très purs supposés utilisés par Mme Dumas du prix de vente de la spécialité pharmaceutique finale ;

Considérant, en second lieu, que Mme Dumas, dans une analyse technique du 24 septembre 2009 répondant aux critiques de M. Rosset, fait ressortir que le brevet Friedmann indique à l’homme de métier du domaine considéré d’utiliser comme matière première des sennosides A et B, obtenus par exemple à partir d’extraits de séné feuilles ou fruits, donc sans exclure un autre moyen de les obtenir, sans dire que ces éléments doivent être bruts, c’est-à-dire impurs, et en se référant seulement à des molécules individuellement identifié[s comme] étant les sennosides A et B ; qu’il est démontré dans cette analyse … que l’homme du métier pouvait obtenir et caractériser ces sennosides A et B, ou les purifier si nécessaire, en utilisant les connaissances générales dans le domaine considéré à l’époque ;

Qu’elle réaffirme ses conclusions précédentes en précisant cependant que la synthèse de la diacétylrhéine selon les exemples 1 et 13 du brevet américain Friedmann n° 4.244.968, mais en omettant notamment, comme le fait le Pr Rosset, la cristallisation de la rhéine telle que prônée dans les enseignements de l’exemple 1 de ce brevet conduit à une diacétylrhéine contenant plus de 20 ppm d’aloémodine et d’acétates d’aloémodine », mais que la synthèse d[e la diac]étylrhéine en suivant strictement les enseignements notamment des exemples 1 et 13 de ce brevet et en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier considéré à la date du brevet EP 0520414, conduit à une diacétylrhéine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine et d’acétates d’aloémodine ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est par des motifs exacts, suffisants et pertinents que le tribunal a retenu que le brevet Friedmann Proter, qui divulgue le composé appelé diacétylrhéine, rend disponible ce produit, au sens de l’article 54 de la CBE, dans tous les degrés de pureté ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; …

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1e chambre, 30 juin 2010

Negma c. Medidom

Source : Base Jurisprudence de l’INPI