Ça casse et ça passe

Encore une belle saga judiciaire, avec pas moins de trois arrêts de la Cour de cassation.

La société Kaufler est proprietaire du brevet FR 2 729 544 concernant une unité de moulage de produits alimentaires, notamment pour la cuisson de jambons.

Ayant appris que la société Armor Inox fabriquait et commercialisait un dispositif multi-moules reproduisant, selon elle, les revendications 1, 2 et 4 de son brevet, elle l’a assignée en contrefaçon.

Les revendications concernées sont rédigées comme suit :

1. Unité de moulage de produits alimentaires, notamment pour la cuisson de jambons, qui comprend un ensemble de moules en forme de goulottes (3) disposées horizontalement, côte-à-côte et parallèlement les unes aux autres, leur fond (30) étant dirigé vers le bas et leur ouverture vers le haut, à chaque goulotte (3) étant associé un élément de couvercle (4) qui s’étend en-dessous de son fond, cet ensemble de moules étant fixé à des moyens de support (2) qui autorisent l’empilage des unités (l), les éléments de couvercle (4) venant alors s’engager dans les ouvertures de goulotte des unités (1’) sous-jacentes, caractérisée par le fait que chacun desdits éléments de couvercle (4) est mobile individuellement en direction verticale, sur une course limitée, par rapport à la goulotte (3) à laquelle il est associé, un système élastique (7) tel qu’un jeu de ressorts (70), tendant constamment à l’écarter du fond de la goulotte (30) pour le repousser vers le bas.

2 . Unité de moulage selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le système élastique (7) comporte des moyens (710 - 51) formant butée, aptes à limiter la course élastique de l’élément de couvercle (4) dans le sens de son rapprochement du fond de goulotte (30).

4. Unité de moulage selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que le système élastique (7) consiste en un jeu de ressorts de compression (70) intercalés entre deux pièces d’appui (5,6) solidaires, l’une (5) de la goulotte, et l’autre (6) de 1’ élément de couvercle (4).

Le 28 janvier 2002, le TGI de Rennes a annulé le brevet pour extension indue (article L 613-25 c) CPI). Cette annulation a été confirmée par la Cour de Rennes (arrêt du 21 janvier 2003), au motif que l’objet du brevet n’impliquait pas d’activité inventive. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2005.

« … Vu les articles L 611-10 et L 611-14 CPI ;

Attendu que pour annuler les revendications 1, 2 et 4 du brevet Kaufler, l’arrêt, après avoir relevé que les moyens brevetés aboutissaient à une combinaison nouvelle autorisant une manutention plus aisée, retient que les systèmes réunis dans l’ensemble constitué , soit le principe d’unité de moulage connu en soi et le principe de la soumission individuelle à une pression contrôlée des produits contenus dans les moules par un jeu de ressorts, « étaient déjà séparément compris dans l’état antérieur de la technique », et retient que dès lors, « la combinaison de moyens connus applicables au même domaine technique d’unités de moulage de produits alimentaires, n’excédait pas la compétence de l’homme du métier et ne révélait pas une activité inventive » ;

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser l’absence d’activité inventive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; … »

Par arrêt du 20 septembre 2006, la Cour de Paris a condamné la société Armor Inox pour contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet et a ordonné une mesure d’expertise. Un pourvoi contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 23 octobre 2007.

Après le dépôt du rapport d’expertise, le Cour de Paris, par arrêt rendu le 14 mai 2008, a condamné la société Armor Inox à payer 1.1 M€ à la société Kaufler. La société Armor Inox a formé un nouveau pourvoi, cette fois-ci avec succès. Dans un arrêt du 26 mai 2009, la Cour régulatrice a cassé et annulé l’arrêt du 14 mai 2008.

« Vu l’article 455 CPC ;

Attendu que pour condamner la société Armor en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, l’arrêt retient qu’il n’est pas fait état ou non d’un socle dans les revendications que la cour d’appel a jugé contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte, que l’expert a justement pris en compte pour l’appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 multimoules ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisaient valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu’ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu’elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d’antériorité, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; … »

Comme nous l’avons rapporté dans un billet précédent, la Cour de cassation semble reconnaître ici la recevabilité d’une « défense Gillette » (voir l’article de P. Vigand dans la Revue Orange du mois de mars 2010, p.31s.).

Le présent arrêt est l’arrêt de renvoi.

Nous nous intéressons surtout au passage concernant l’évaluation du préjudice. Nous avons inséré quelques observations – pour mieux les distinguer du texte même de l’arrêt, elles sont en couleur bleue et en italiques.

***

Considérant que selon les conclusions du rapport d’expertise :

- la période en cause s’étend du 6 décembre 1996 au 4 novembre 2006,

- le territoire en cause est la France,

- la fabrication par la société Armor Inox de « Multimoules avec ressorts » contrefaisant les revendications 1, 2 et 4 du brevet, dans le territoire et pendant la période considérée, porte sur 1 408 unités,

- la masse contrefaisante réalisée par ladite société, dans le territoire et pendant la période considérée, est de 1 634 717 €,

- le préjudice total subi par la société Kaufler semble devoir être apprécié, évalué au 30 juin 2007 toutes causes confondues, à la somme de 1 100 000 €.

Considérant que la société Kaufler estime son préjudice à la somme de 1 583 885 € dont elle réclame à titre principal l’indemnisation, demandant notamment la prise en compte, comme prix de vente d’un article, de son dernier prix connu afin de compenser l’érosion monétaire et d’indemniser le retard l’ayant placée dans l’impossibilité de faire fructifier ses bénéfices en les investissant ou en les plaçant ;

Que, de son côté, la société Armor Inox critique la détermination de la masse contrefaisante proposée par l’expert, laquelle doit, selon elle, être estimée à 271 unités eu égard à l’interprétation du brevet résultant des arrêts de 2006, 2007 et 2009 et au caractère contrefaisant du perfectionnement Kaufler résultant du brevet justifiant qu’il soit tenu compte de ces emprunts.

Considérant que la société Armor Inox, qui est spécialisée dans la fabrication d’équipements industriels pour la cuisson de produits alimentaires, fabrique notamment des équipements dits « Multimoules » pour la cuisson des jambons, composés d’une structure de base à laquelle elle apporte des variations sur mesure à la demande de ses clients ; qu’en l’espèce, aux termes de son arrêt rendu le 20 septembre 2006, la cour a définitivement jugé que le modèle de multi-moules fabriqué pour la société SBS, ayant fait l’objet des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 24 novembre 1999, constitue la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet n° 95 00 921 invoqué par la société Kaufler ; qu’il est constant qu’au cours de la période considérée allant du 6 décembre 1996 au 4 novembre 2006, l’intimée a fabriqué et vendu, à partir de l’année 1998, 271 unités de ce modèle, lesquelles sont dépourvues de socle, et qu’elle a, au cours de la même période, fabriqué et vendu 1 137 autres unités de moulage munis d’un socle.

Nous sommes arrivés au cœur du problème. La société Armor Inox fait valoir que seules les moules sans socle tombent dans le domaine couvert par les revendications. Les moules avec socle correspondent, selon elle, aux moules de l’antériorité Onno (qui correspond à un usage antérieur) et ne sauraient donc être contrefaisantes.

Considérant que la société Armor Inox prétend que seuls sont à prendre en compte les ensembles de moules qui ont été modifiés en ce sens que les couvercles présentent en coupe une forme de « M » inversé et non plus une forme de « C » afin d’éviter l’utilisation d’un socle pour la manutention d’une pile d’unités de moulage, soit les 271 ensembles de moules ainsi agencés à la demande expresse de sa cliente, la société SBS ; qu’elle soutient que l’invention brevetée par la société Kaufler en 1995 constitue un perfectionnement de plusieurs inventions précédemment brevetées par elle-même et dont la reproduction ne peut donc lui être reprochée, que la masse contrefaisante doit être réduite à l’appréciation des seuls apports considérés comme nouveaux et inventifs et que, pour être en accord avec l’interprétation désormais fixée par les arrêts de la Cour de cassation concernant l’activité inventive, qui condamnent une interprétation littérale des revendications du brevet et la restreignent,

C’est la défense Gillette, sans aucun doute.

il est nécessaire d’écarter de la masse contrefaisante les unités de moulage dont la manutention au sol, lorsqu’elles sont empilées, nécessitent un socle ; qu’elle fait valoir enfin, d’une part, que l’argument de l’appelante selon lequel les multimoules munis de ressorts, livrés aux autres clients que la société SBS, sont également contrefaisants car ils ne sont pas semblables à l’antériorité Onno repose sur une confusion et, d’autre part, qu’en soutenant que la présence ou non d’un socle est indifférente à la qualification de la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet, cette pièce étant un simple ajout, la société Kaufler « commet un véritable estoppel ».

Il semblerait que la société Kaufler ne met pas en doute la défense Gillette en tant que telle, mais son applicabilité : selon elle, les moules en question ne sont pas analogues aux moules de l’art antérieur.

On peut se demander si la référence à un « estoppel » est très judicieuse, vu que ce terme issu du droit anglo-saxon provoque parfois des réactions épidermiques en France. Mais au-delà du terme, ce que la société Armor Inox semble plaider, c’est que l’argument de la société Kaufler – que l’ajout d’un socle ne fait pas sortir les moules d’Armor Inox du domaine couvert par le brevet Kaufler - contredit ce qu’elle a pu affirmer pour obtenir la délivrance du titre, à savoir que son brevet est à la fois nouveau et inventif par rapport à l’antériorité Onno (qui elle, comporte un socle). Cet argument serait pertinent si la société Kaufler avait limité ses revendications en précisant que le moule revendiqué ne comporte pas de socle. Or ce n’est pas le cas :

Considérant que, pour casser l’arrêt rendu le 14 mai 2008, la Cour de cassation relève qu’en retenant qu’il n’est pas fait état ou non d’un socle dans les revendications qu’elle a jugées contrefaites et qui définissent la portée du brevet, de sorte que l’expert avait justement pris en compte pour l’appréciation de la masse contrefaisante le nombre de 1 408 multimoules, sans répondre aux conclusions de la société Armor qui faisait valoir que ses multimoules nécessitant un socle spécial ne pouvaient être inclus dans la masse contrefaisante parce qu’ils étaient analogues, puisque nécessitant un socle spécial, aux multimoules qu’elle avait fabriqués dès 1991 pour la société Onno et qui avaient été écartés à titre d’antériorité, la quatrième chambre, section B, de cette cour a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Considérant, ceci exposé, que, pour la clarté de la discussion, doivent être rappelées les revendications 1, 2 et 4 du brevet n° 95 00 921 , objets du litige : [nous les avons déjà citées plus haut]

Considérant qu’aux termes de l’arrêt rendu le 20 septembre 2006, la cour, après avoir écarté le moyen de nullité du brevet tiré du défaut de nouveauté opposé sur la base du prototype de multimoules conçu et fabriqué pour la société Onno, retient, s’agissant du moyen tiré du défaut d’activité inventive, qu’il ne suffit pas de juxtaposer les moyens enseignés par les brevets antérieurs de la société Armor Inox, n° 0 292 417, publié le 23 novembre 1998,

et n° 90 14019, publié le 15 mai 1992, pour parvenir au dispositif revendiqué par la société Kaufler ; qu’ayant décrit l’invention brevetée par cette dernière, la cour relève que « la connaissance de l’antériorité Onno ne pouvait inciter l’homme du métier à adapter les couvercles montés élastiquement sur un cadre, tels que réalisés, pour équiper des unités de moulage jusqu’à lors pourvues de couvercles fixes, divulguées par les deux brevets précités, une modification de la structure par la suppression du socle supportant la couche de moules étant nécessaire », ajoutant que « le fait de combiner à une unité de moulage des éléments de couvercle élastiques permettant après l’empilage des unités, leur saisie et leur manipulation, ne relève pas de simples opérations d’exécution à la portée de l’homme du métier » ;

La Cour réaffirme donc que le brevet Kaufler est valable, compte tenu des antériorités constituées par les brevets EP et FR d’Armor Inox ainsi que par l’antériorité Onno dont nous ne connaissons malheureusement pas la nature exacte.

Que, par arrêt du 23 octobre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision précitée en retenant que la cour d’appel « n’a pas conféré à la protection une portée excédant la définition résultant de la partie caractérisante de la revendication litigieuse, mais seulement estimé, d’un côté, que l’art antérieur n’enseignait pas l’emploi de couvercles élastiques dans le cas d’unités de moulage pourvues d’un socle, qu’il aurait en ce cas fallu supprimer, et, d’un autre côté, que l’usage de tels couvercles pour des unités pouvant être empilées et commodément manipulées, qui étaient celles que visait la revendication, produisait une combinaison propre à obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson tout en facilitant une manipulation mécanique aisée, ce dont elle a souverainement déduit l’existence d’une activité inventive ».

Considérant que la société Armor Inox n’est pas recevable à revenir sur ce qui a été définitivement jugé concernant la validité du brevet et sur le fait que l’exception de possession personnelle sur l’invention qu’elle avait opposée a été rejetée par l’arrêt susvisé du 20 septembre 2006 ;

Autrement dit, la validité du brevet Armor Inox a force de chose jugée : Armor Inox ne saurait revenir sur ce verdict.

Que, contrairement à ce qu’elle prétend, il ne peut être déduit de ces décisions que le brevet invoqué par la société Kaufler constitue un perfectionnement de ses propres brevets et comme tel que ce perfectionnement serait contrefaisant, observation faite qu’en dépit de la maladresse d’expression figurant dans le dispositif de ses écritures, en demandant à la cour de juger que « les matériels fabriqués conformément au Brevet contrefont les brevets d’Armor Inox dont il constitue un perfectionnement », l’intimée ne formule aucune prétention au titre de la contrefaçon de ses brevets mais oppose seulement un moyen tiré des limites de la portée de l’invention qui est revendiquée par son adversaire - sollicitant l’exclusion des emprunts faits à ses brevets de l’appréciation du préjudice -, qu’elle est donc recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel ;

Armor Inox semble avoir choisi de se défendre par une attaque, en faisant valoir que le brevet Kaufler dépend de ses propres brevets. Mais c’est une défense désespérée, car même s’il en était ainsi, le brevet Kaufler confère à la société Kaufler le droit d’interdire la reproduction de l’objet valablement revendiqué. On ne voit pas très bien comment une éventuelle dépendance permettrait « l’exclusion des emprunts faits » aux brevets Armor Inox de l’appréciation du préjudice. Ou bien les revendications du brevet Kaufler sont valables, et donc opposables à Armor Inox, ou elles sont nulles. Mis à part une interprétation étroite de certains termes des revendications du brevet Kaufler - imposée par la doctrine Gilette, si elle pouvait trouver application - il ne semble pas y avoir d’autre voie permettant de limiter tant soit peu la portée du brevet.

Qu’il ne peut pas davantage être déduit de la nécessaire suppression du socle équipant la structure de base du modèle Onno pour parvenir à l’invention revendiquée que la présence d’un socle est incompatible avec la mise en place du dispositif breveté, rien dans cette invention, y compris au regard de l’objectif visé, tendant à faciliter la manutention des unités de moulage, ne conduisant à exclure un tel élément dont la fonction sera, sinon de tenter de pallier les défectuosités des couvercles mis en place par la société Armor Inox qui étaient en tôle trop fine comme le prétend l’appelante, en tout cas autre que celle de permettre la manipulation de l’unité de moulage comme dans l’ensemble conçu pour la société Onno ;

L’argument d’Armor Inox semble un peu court. Ce n’est pas parce que l’antériorité Onno comporte un socle, et que l’invention brevetée semble ne pas en avoir besoin, qu’on échappe nécessairement à la contrefaçon en prévoyant un socle.

Imaginons la situation suivante :

Le brevet EP Armor Inox divulgue un objet A+B+C+D et son brevet FR divulgue un objet A+B+E+F.

L’antériorité Onno correspondrait à un objet A+B+C+D+E+F+G+H+..., la caractéristique G désignant la présence d’un socle.

Le brevet Kaufler quant à lui revendiquerait l’objet A+B+C+E+J+K. Supposons que ce sont les caractéristiques J+K qui lui confèrent la brevetabilité par rapport aux antériorités opposables.

A priori Kaufler peut mettre en œuvre son invention, sans contrefaire les brevets Armor Inox, car elle ne comporte pas les caractéristiques D et F.

Si Armor Inox se contente de reproduire l’antériorité Onno, ou quelque chose qui en découle sans activité inventive, la défense Gillette opère ; elle ne risque pas de contrefaire le brevet Kaufler. En revanche, si elle y ajoute les caractéristiques J et K, qui, elles, ne découlent pas de manière évidente de l’état de la technique, elle contrefait le brevet Kaufler, peu important si elle prévoit un socle (caractéristique G), car le brevet Kaufler n’exclut pas la présence d’un tel socle. Et en l’espèce, il n’est plus possible d’affirmer que J et K découlent de manière évidente de l’état de la technique, car cela contredirait le verdict de validité du brevet Kaufler, qui a force de chose jugée.

Qu’il s’ensuit qu’en affirmant que le fait d’ajouter un socle au dessous du premier multi-moules de la pile ne fait pas disparaître la contrefaçon, c’est-à-dire la reproduction des revendications 1, 2 et 4 de son brevet car perfectionner ou ajouter c’est contrefaire, après avoir soutenu que l’antériorité tirée du modèle Onno ne pouvait conduire à l’annulation des revendications de son brevet, la société Kaufler ne s’est pas contredite au détriment de l’intimée et n’a pas adopté un comportement procédural déloyal à l’égard de celle-ci qui invoque, dès lors, à tort le principe de l’« estoppel ».

Considérant enfin que, comme le relève l’appelante, il ressort des plans de la société Armor Inox versés au dossier que les 1 137 unités de moulage dit « multimoules avec ressorts » qu’elle a fabriquées et vendues durant la période retenue ne présentent pas une structure analogue au modèle Onno mais reproduisent les revendications 1, 2 et 4 du brevet invoqué ; que, d’ailleurs, l’expert n’a écarté aucun des modèles au motif qu’il ne reproduirait pas les revendications opposées ;

Que la forme en « C » ou en « M » inversé des couvercles est indifférente au regard de l’appréciation de la contrefaçon, les revendications du brevet ne donnant pas de précision sur ce point ; qu’en outre, rien n’établit que les couvercles en forme de « C » sont sujets à la déformation ce qui rendrait l’ajout d’un socle spécial nécessaire pour les opérations de manutention, étant rappelé que la présence d’un socle n’est pas de nature à faire échapper lesdites unités à toute contrefaçon ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que les multi-moules à ressorts dont s’agit peuvent être manipulés au sol, par transpalette et sans l’usage d’un socle, contrairement au modèle Onno dont il est constant que, du fait même de sa conception, la présence d’un socle est indispensable pour en permettre la manutention.

Nous voilà de retour à la case départ : la cassation de l’arrêt n’a pas eu de répercussions sur l’évaluation du préjudice - les conclusions de l’expert sont approuvées sans réserve.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que c’est à juste titre que l’expert a pris en compte le nombre de 1 408 multi-moules pour apprécier la masse contrefaisante.

Considérant que l’expert, après avoir rappelé que les éléments du préjudice patrimonial sont le gain manqué et la perte subie, a exactement, pour déterminer la marge brute sur coût direct réalisée par la vente des produits, retranché, du prix de vente unitaire facturé, le coût d’achat des matières premières, le coût de la sous-traitance, le coût de production, faisant ressortir pour la période considérée une marge brute ventilée par année, comprise entre 50,44 % et 64,14 %, soit une masse contrefaisante de 1 634 717 € et un gain manqué de 952 214 €, réévalué au 30 juin 2007, selon indice INSEE, à la somme de 1 037 000 € ;

Que c’est en outre à juste titre qu’il a exclu de la masse contrefaisante, au titre du préjudice induit, les ventes des multi-moules ordinaires et des équipements accessoires qui sont libres de droit et ne sont pas spécifiques ;

Qu’enfin, après avoir relevé que l’examen du tableau de la marge sur coûts directs montrait que la marque n’était pas très affectée par cette concurrence illicite, ni le produit particulièrement banalisé, l’expert a, par des conclusions qui n’appellent pas d’observation, estimé la perte subie liée à la baisse des prix à 13 000 € et proposé de fixer à 50 000 € l’indemnité réparant le préjudice moral de la société Kaufler causé par l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son brevet ;

Que, par ailleurs, les frais irrépétibles engagés par l’appelante lors des opérations d’expertise seront pris en compte dans le montant de l’indemnité de procédure ; qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires à ce titre.

Considérant qu’il convient, par conséquent, de condamner la société Armor Inox à payer à la société Kaufler la somme globale de 1 100 000 €, sauf à déduire la somme de 100 000 € versée à titre de provision ; que les intérêts qui ne peuvent courir à compter d’un arrêt cassé, seront dus au taux légal à compter du présent arrêt fixant le montant de l’indemnité.

***

En définitive, le détour par la Cour de cassation n’a fait que retarder la fixation définitive du préjudice. On n’en est pas mécontent pour autant, car l’arrêt de cassation a permis d’affirmer la validité de la défense Gillette en droit français.

Cour de Paris, 10 septembre 2010

Kaufler et al c. Armor Inox

Tous les jugements et arrêts cités sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

L'arrêt présent a également été publié au PIBD n° 930 III-811.

Un petit retour sur les sondages

A l’occasion du 50e billet de ce blog, nous avons demandé à nos lecteurs de bien vouloir répondre à deux petits sondages concernant leur profil et leur jugement sur ce blog.

Un grand merci aux 72 personnes qui ont répondu à cette invitation.

A supposer que ce sondage soit représentatif, on arrive aux résultats suivants :

Près de la moitié de nos lecteurs travaillent en cabinet de CPI (30% de CPI, 15 % en formation), à quoi s’ajoute un nombre considérable d’avocats (environ 10%).

L’industrie est loin derrière, avec une part d’environ 15% (13% confirmés, 4% en formation).

Le grand nombre de mandataires européens (près de 40% des lecteurs) nous réjouit particulièrement, car l’articulation entre le droit européen et le droit français fait partie de nos sujets de prédilection.

A signaler aussi la présence d’agents de l’INPI et de l’OEB ainsi que, last but not least, d’un magistrat.

Si la présence d’étudiants ne saurait nous étonner, il en est autrement pour les inventeurs, attirés sans doute par les quelques décisions sur les inventions de salariés. Le fait que Jean-Paul Martin a eu la gentillesse de mentionner notre blog sur le sien n’y est sans doute pas étranger.

En ce qui concerne le deuxième sondage, consacré au jugement que portent nos lecteurs sur ce blog, 50 personnes ont exprimé un avis. Le résultat est largement plus positif que prévu. Un seul lecteur pense que le blog n’apporte pas grand-chose, le reste estime qu’il enrichit l’offre existante (54%) et près de 45% le comptent même parmi leurs préférés. Aucun n’a exprimé le souhait de voir le blog disparaître. C’est un encouragement certain à poursuivre ce travail.

Un brevet « intéressant »

Dans un billet récent, nous avons vu que l’action en nullité d’une société israélienne a été jugée irrecevable parce que cette société n’avait pas apporté la preuve d’avoir fabriqué ou commercialisé en France des produits susceptibles de tomber sous le coup des revendications du brevet contesté. La présente décision apporte un complément intéressant : la possession d’un brevet similaire peut justifier l’intérêt à agir d’une société, même si celle-ci n’a pas d’activités en France.

La société belge Lhoist Recherche et Développement (ci-après « Lhoist R&D ») est titulaire du brevet européen EP 1 154 958 concernant un procédé de conditionnement des boues. Ce brevet revendique une priorité de 1999. Il a été délivré en 2004 ; aucune opposition n’a été formée.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

1. Procédé de conditionnement de boues comprenant

- une addition aux boues de chaux, avec augmentation de pH,

- une addition aux boues d’au moins un composant organique floculant, et

- une floculation des boues,

caractérisé en ce que les boues à conditionner présentent un pH inférieur à 8 et ladite augmentation de pH comprend une première augmentation à une valeur inférieure à un pH à partir duquel a lieu une dégradation dudit au moins un composant organique floculant, et une poursuite d’augmentation de pH au-delà dudit pH à partir duquel a lieu ladite dégradation,

et en ce que la chaux ajoutée est une chaux choisie parmi le groupe constitué de chaux sous forme vive, sous forme éteinte pulvérulente, ou sous forme éteinte en suspension dans une phase aqueuse, présentant des particules ayant un d50 d’au moins 50 μm, de chaux vive surcuite, de chaux vive contenant un additif fluide présentant un pouvoir d’agglomération des particules fines, de chaux vive contenant un agent retardateur d’hydratation, de chaux éteinte présentant des particules élémentaires agglomérées, de chaux éteinte additionnée d’un agent ralentisseur d’activité, de chaux éteinte présentant une teneur en matière sèche supérieure à 20 % en poids et de chaux défillérisée, cette chaux présentant une réactivité donnant lieu à ladite première augmentation de pH, pendant la floculation, et à ladite poursuite d’augmentation de pH, après la fin de la floculation.

La distribution de la taille des particules de chaux éteinte à faible réactivité préparée à partir de chaux vive (carrés noirs) et des particules de chaux éteinte à haute réactivité préparée à partir de chaux éteinte (carrés blancs).

La société Sicab Carmeuse et Marc G. sont co-titulaires du brevet FR 2 875 228 et d’une demande internationale WO 2006/030102 concernant l’utilisation de chaux. La demande internationale est entrée en phase européenne (demande EP 1 791 792). Elle est actuellement en phase d’examen. La société Lhoist a d’ailleurs présenté des observations de tiers en application de l’article 115 CBE. A ce jour (notification du 28 septembre 2010), la division d’examen considère que l’objet des revendications manque de nouveauté par rapport au brevet de la société Lhoist.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

1. Utilisation de chaux vive dans la séparation, concentration, et dessiccation de matières solides en émulsion dans un liquide, ladite utilisation étant caractérisée en ce que l’on fait appel à une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR), qui est constitué par des particules de chaux vive Ca0 revêtues d’une couche protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2, la chaux éteinte de la CVRR servant à la floculation ou concentration des matières solides avant séparation, et la chaux vive de ladite CVRR servant à la dessiccation desdites matières solides pendant ou (mieux) après séparation.

Les sociétés Lhoist ont assigné la société Sicab Carmeuse et Marc G. en nullité du brevet français et en contrefaçon.

Les défenderesses ont requis un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure de délivrance à l’OEB, mais cette requête a été rejetée.

La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la recevabilité des demandes des sociétés Lhoist.

***

La société Sicab Carmeuse et Monsieur G. prétendent que la société Lhoist R&D et la société Lhoist France ne seraient pas recevables à agir la première car cette société de droit belge n’a aucune activité en France et que la société Lhoist France ne justifie pas d’activité dans le traitement des boues au jour de l’assignation et qu’elle n’a envoyé à la société Sicab Carmeuse une mise en demeure pour reprocher des actes de concurrence déloyale qu’un an après le début de la présente procédure.

Il ressort des pièces versées au débat que la société Lhoist R&D est titulaire d’un brevet européen antérieur n° 1 154.958 demandé le 3 février 2000 et délivré le 31 mars 2004 qui a pour objet un procédé de traitement de boues par une chaux à réactivité particulière ; que ce brevet désigne la France de sorte qu’elle a intérêt à demander la nullité du brevet français dont les défendeurs sont titulaires.

La fin de non recevoir opposée à la société Lhoist R&D sera en conséquence rejetée comme mal fondée.

La société Lhoist France quant à elle fournit en France des équipements et des produits destinés au traitement des boues et forme une demande en concurrence déloyale à rencontre des défendeurs.

Ces derniers soutiennent qu’au jour de l’assignation la société Lhoist France ne démontre pas avoir eu intérêt à agir en nullité à l’encontre du brevet français n° 04 09767.

Or, la société Lhoist France a pour activité la vente d’équipements et produits destinés au traitement des boues et les documents mis au débat même s’il s’agit de publications justifient de son intérêt à agir.

La fin de non recevoir opposée à la société Lhoist France sera en conséquence rejetée comme mal fondée.

***

La société Lhost a néanmoins été déboutée de sa demande en nullité car le juge est arrivé à la conclusion que l’objet des revendications du brevet français était à la fois nouveau et inventif, et ce alors que la demande européenne est en difficulté devant l’OEB.

Ce qui démontre l’intérêt de maintenir en vie un brevet français tant que le brevet européen ne s’est pas substitué à lui. S’il arrive malheur au brevet européen, le brevet français peut néanmoins être jugé valable à Paris.

TGI de Paris, 22 juin 2010

Lhoist Recherche et Developpement et al c. Sicab Carmeuse et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un sursis jugé inapproprié

Nous avons vu, dans un billet récent, que le juge français n’est pas toujours enclin à accorder un sursis à statuer lorsqu’une action en contrefaçon est basée sur un titre européen désignant la France contre lequel une opposition a été formée. La présente décision montre un autre exemple où un tel sursis - sollicité ici par le breveté - a été refusé.

La société américaine Alza est titulaire du brevet européen EP 1 381 352 concernant l’administration transdermique de fentanyle, un analgésique très puissant.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Timbre transdermique monolithique pour l’administration de fentanyle, d’alfentanil, de carfentanil, de lofentanil, de remifentanil, de sufentanil ou de trefentanil à travers la peau, comprenant :

(a) une couche de support ;

(b) un réservoir disposé sur la couche de support, au moins la surface dudit réservoir en contact avec la peau étant adhésive ; ledit réservoir comprenant une composition polymère à une seule phase, exempte de composants non dissous, contenant une quantité de fentanyle, d’alfentanil, de carfentanil, de lofentanil, de remifentanil, de sufentanil ou de trefentanil suffisante pour induire et maintenir une analgésie dans un être humain pendant au moins trois jours ;

caractérisé par le fait que le réservoir est formé à partir d’un adhésif polyacylate et a une épaisseur de 0,0125 mm (0,5 mil) à 0,1 mm (4 mil).

La société Janssen est titulaire d’une licence exclusive de ce brevet. Elle commercialise en France des timbres pour l’administration transdermique de fentanyle sous la dénomination Durogesic.

La société allemande Ratiopharm a été la première à former une opposition contre le brevet européen (le 14 juin 2007). Plusieurs autres sociétés ont fait de même.

Le 18 juillet 2008, la société française Laboratoire Ratiopharm a assigné la société Alza en nullité de son brevet.

La division d’opposition a révoqué le brevet européen par décision datée du 4 mars 2010, pour défaut de nouveauté. La société Alza a formé un recours contre cette décision. Une des opposantes a formé une requête en accélération motivée par l’existence de plusieurs actions nationales ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.

La société Alza a sollicité un sursis à statuer.

***

Aux termes de l’article 378 CPC, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer sur l’action en nullité et en contrefaçon d’un brevet européen dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition devant l’OEB n’est pas de droit mais facultatif. S’il n’appartient pas au juge français de se prononcer sur le bien-fondé de l’opposition qui relève de la compétence de l’OEB, il lui incombe d’apprécier le sérieux de ce recours et ses chances de succès, ainsi que de l’intérêt, au vu de l’instance en contrefaçon dont il est saisi, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive devant l’OEB.

En l’espèce, les sociétés Ratiopharm ont fait assigner le 18 juillet 2008 la société Alza Corporation en nullité du brevet EP 1.381.352 avant de débuter la commercialisation en décembre 2008 de leur spécialité générique qui est arguée de contrefaçon dans le cadre de la présente instance.

Si les sociétés Ratiopharm ont nécessairement pris un risque en débutant la commercialisation de leur spécialité générique alors que le brevet de la société Alza Corporation est en vigueur, il demeure que ce brevet a été révoqué par la division d’opposition le 17 décembre 2009 notamment sur la demande des sociétés Ratiopharm qui dans une démarche cohérente ont formé dans le même temps une demande de nullité du brevet devant la juridiction française, que la société Alza Corporation ne précise pas ses propositions de modification dans le cadre du recours qu’elle a formé devant la Chambre des Recours le 30 avril 2010, et que le brevet EP 1.381.352 tel que délivré demeure en vigueur compte tenu de l’effet suspensif du recours devant la Chambre de recours de l’OEB.

L’allongement de la présente procédure aura nécessairement des conséquences économiques importantes pour les sociétés Ratiopharm qui commercialisent depuis plus d’un an et demi des produits argués de contrefaçon et à rencontre desquelles les sociétés défenderesses sollicitent notamment l’indemnisation de leur préjudice.

Les sociétés Ratiopharm ont dès lors un intérêt légitime à ce qu’il soit statué rapidement sur la validité des revendications 1, 2, 5 à 18 et 21 de la partie française du brevet EP 1 381 352 et sur l’existence d’une contrefaçon.

Il convient également de relever que pendant près de deux ans de procédure devant la présente juridiction, les sociétés Alza Corporation, Janssen Pharmaceutica N.V. et Janssen Cilag S.A.S n’ont pas formé de demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la division d’opposition alors que dès l’introduction de la demande le 18 juillet 2008, une procédure d’opposition était pendante devant l’OEB depuis le 14 juin 2007.

Les sociétés défenderesses étaient ainsi prêtes à courir le risque que la présente juridiction statue sur la validité d’un brevet pouvant faire l’objet d’une modification voire d’une révocation. Ce risque, qui avait été accepté par les sociétés défenderesses depuis le début de la présente procédure, est certes toujours présent du fait du recours formé devant la Chambre des Recours mais, pour les motifs déjà exposés, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de suspendre le cours de la présente instance à une décision définitive sur l’opposition en cours devant l’OEB qui a déjà révoqué le brevet le 17 décembre 2009 et sans qu’il soit établi le caractère sérieux et non dilatoire du recours formé par la société Alza Corporation à l’encontre de cette décision.

Le fait que devant d’autres juridictions étrangères les sociétés Ratiopharm aient accepté voire demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’opposition devant l’OEB ne saurait suffire à établir, en l’absence d’autres éléments propres à la présente procédure, l’intérêt du sursis à statuer.

Le sursis à statuer apparaît dès lors inapproprié et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Les sociétés Alza Corporation, Janssen Pharmaceutica N.V. et Janssen Cilag S.A.S seront donc déboutées de leur demande de sursis à statuer.

***

TGI de Paris, 6 juillet 2010

Ratiopharm et al c. Alza et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

De l’équivalence en pharmacie

Le concept de la contrefaçon par équivalence, qui nécessite l’identification de la fonction d’un moyen, semble plus facile à mettre en œuvre en mécanique qu’en chimie ou dans le domaine pharmaceutique: la plupart des décisions dont nous avons connaissance concernent, soit des dispositifs, soit des procédés, mais rarement des compositions en tant que telles.

La présente décision du TGI de Paris montre une application de la doctrine de l’équivalence dans le domaine pharmaceutique, mais, comme on le verra, pour une substance dont le rôle est plus mécanique (retarder la libération du principe actif) que proprement pharmaceutique.

La société suisse Mundipharma est titulaire du brevet européen EP 1 468 679 concernant une composition de tramadol à libération contrôlée.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société autrichienne Lannacher Heilmittel GmbH, mais l’opposition a été close après le retrait de l’opposition.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Utilisation de tramadol et d’éther de cellulose dans la fabrication d’une préparation analgésique à libération contrôlée pour une administration orale deux fois par jour, la préparation contenant entre 1 et 80% en poids d’au moins un éther de cellulose et une quantité efficace du point de vue analgésique de tramadol HCI dans une matrice à libération contrôlée et présentant le taux de dissolution suivant in vitro mesuré à l’aide du procédé Ph.Eur.Paddle à 100 tr/min dans 900 ml, 0.1 N d’acide chlorhydrique à 37°C avec une détection UV à 270 nm ;

• entre 5 et 50% (en poids) de tramadol libéré après 1 heure ;
• entre 10 et 75% (en poids) de tramadol libéré après 2 heures ;
• entre 20 et 95% (en poids) de tramadol libéré après 4 heures ;
• entre 40 et 100% (en poids) de tramadol libéré après 8 heures ;
• plus de 50% (en poids) de tramadol libéré après 12 heures ;
• plus de 70% (en poids) de tramadol libéré après 18 heures ;
• plus de 80% (en poids) de tramadol libéré après 24 heures.

La société Mundipharma a concédé une licence à la société Grunenthal GmbH. Cette société a concédé des sous-licences à sa filiale française et à la société Sanofi-Aventis. Les compositions pharmaceutiques correspondantes sont vendues en France sous les dénominations Contramal et Topalgic.

La société Sandoz a également mis au point une composition de Tramadol à libération prolongée. La fabrication a été sous-traitée à la société Famar. Le produit a été commercialisé sous le nom de « Tramadol Sandoz LP ». Il se présente sous la forme de comprimés pellicules comprenant:

- du chlorhydrate de tramadol à titre de principe actif, et une matrice comprenant :

-du Kollidon SR (composé 99% d’acétate de polyvinyle et de povidone ainsi que de laurysulfae de sodium et silice pour 1 %)

-de la gomme xanthane,

-du silice colloïdale anhydre,

-du stéarate de magnésium.

Estimant que cette composition était une contrefaçon de son brevet, la société Mundipharma a fait procéder à deux saisies-contrefaçon, puis a fait assigner les sociétés Sandoz et Famar en contrefaçon.

La question cruciale qui va se poser au tribunal est la question de savoir si la gomme xanthane est un éther de cellulose au sens de la revendication 1 du brevet. Le juge arrive à la conviction que cela n’est pas le cas. Reste alors la question si le brevet n’est pas contrefait par équivalence :

***

Les sociétés demanderesses soutiennent qu’à supposer que la gomme xanthane ne soit pas un éther de cellulose, il s’agit là d’un moyen équivalent mis en œuvre par la société Sandoz pour contrefaire le brevet. En effet, la gomme xanthane remplirait la même fonction que l’éther de cellulose : le retardement de la libération du principe actif selon un profil de dissolution, en vue du même résultat : le soulagement de la douleur sur une période de douze heures. Ce que conteste la société Sandoz, les conditions de la contrefaçon par équivalent n’étant pas réunies selon elle.

Il convient de rappeler que sont équivalents des moyens qui, bien qu’étant de formes différentes, exercent la même fonction en vue d’un résultat semblable. Ainsi dès lors, que la fonction d’un moyen n’était pas connue dans l’art antérieur, et qu’un moyen, de forme différente assure la même fonction, en vu du même résultat, l’équivalence est caractérisée et la contrefaçon reconnue.

En l’espèce, pour retenir la théorie des équivalents il faudrait que la fonction de l’éther de cellulose dans la revendication 1 soit nouvelle, or cette fonction, reconnue comme étant celle de retarder la libération du principe actif était déjà connue dans l’art antérieur.

C’est ainsi que le brevet UK 2 196 848 (sic) déposé le 22 octobre 1987 avec une date de priorité du 31 octobre 1986, relatif à une composition d’hydromorphone à libération contrôlée, garantit une action analgésique d’au moins douze heures, avec un profil de dissolution entrant dans les valeurs des taux revendiqués dans le brevet litigieux et précise que les substances entrant dans la matrice à libération contrôlée sont des polymères hydrophiles ou hydrophobes, comme gomme, éther de cellulose ...

Dans ces conditions, la contrefaçon par équivalence ne peut être retenue à l’encontre des défenderesses.

***

Comme souvent, le juge s’est montré généreux dans l’application de l’article 700 CPC, en allouant aux défenderesses 100 k€ et 15 k€ .

TGI de Paris, 2 juillet 2010

Mundipharma et Grunenthal c. Sandoz et Famar Aigle

Disponible dans la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une preuve faite à soi-même

On se souvient qu’en 2003, la Cour de Toulouse avait suscité l’émoi en annulant une saisie-contrefaçon au motif que le Conseil en propriété industrielle (CPI) habituel du saisissant avait assisté l’huissier :

« Un expert doit être impartial et indépendant à l’égard des parties, ce qui ne saurait être le cas s’il a par ailleurs conseillé ou assisté l’une d’entre elles. Etant donné la présence des CPI et de leur comportement, la nullité du procès-verbal est encourue. La nullité de ces actes, comme instrumentum, prive à l’évidence les énonciations et les objets ou documents annexés et saisis de toute valeur probante. »

La Cour de Paris, elle aussi, avait trouvé cette idée séduisante, comme le montre un arrêt du 10 décembre 2004 :

« … il apparaît que l’expert, M. H, qui a accompagné l’huissier dans ses opérations de saisie, est le conseil habituel en propriété industrielle de la société Marketing Displays; que dans ces conditions, cet expert ne peut être dit indépendant de la partie saisissante ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indépendance de l’expert ne saurait s’appliquer qu’en matière de saisie-contrefaçon de logiciels en raison de la spécificité de la matière et du texte applicable ;

Que ce procès-verbal sera annulé comme ne satisfaisant ni aux dispositions de l’article 615-5 CPI, ni à celles de l’article 6-1 CEDH ; que le jugement sera confirmé par substitution partielle de motifs en ce qu’il a constaté la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon … »

Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a mis un terme à cette évolution :

« Attendu que pour confirmer la rétractation de cette ordonnance, l’arrêt retient qu’ayant rappelé qu’il est possible que l’huissier chargé d’effectuer une saisie contrefaçon se fasse assister d’un homme de l’art, mais qu’il doit s’agir, eu égard aux exigences de la CEDH relatives à un procès équitable, d’une personne indépendante des parties, constaté qu’en l’espèce, l’ordonnance avait autorisé l’huissier à se faire assister d’un homme de l’art représenté par M. X., puis relevé que l’affirmation selon laquelle le Cabinet X. était le conseil personnel de la société Miniplus n’était pas démentie, que cette affirmation était justifiée par les pièces produites aux débats, notamment les demandes d’enregistrement des marques de la société Miniplus qui font mention du Cabinet X. en qualité de mandataire du déposant, ainsi que de l’ensemble des documents se rapportant à ces demandes d’enregistrement, et, enfin, justement souligné que la lecture du procès-verbal de saisie révélait que M. X. était présent aux opérations et y avait pris une part active, c’est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, que les premiers juges ont considéré que ces seules données suffisaient à justifier la rétractation de l’ordonnance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le CPI, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants CPC, la cour d’appel a violé [l’article 6-1 CEDH] par fausse application et [l’article L 716-7 CPI] par fausse interprétation ; … »

Il y a eu quelques petites rechutes, mais dans l’ensemble, l’indépendance des CPI est reconnue et leur présence lors d’une saisie-contrefaçon est tout à fait admise.

Le présent jugement apporte un complément intéressant, car il considère la valeur probante d’une attestation émanant du CPI habituel du breveté ayant participé à la saisie-contrefaçon.

La société britannique Alpha Fry est titulaire d’un brevet européen EP 0 643 902 concernant un cache ou masque utilisé pour appliquer une pâte à ,souder sur des cares de circuit.

Les revendications 1 et 22 de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Dispositif destiné à permettre d’effectuer des processus de travail au pochoir, comprenant un pochoir (1) de matière en feuille et un support (2, 10 ; 20-22) de celui-ci, ledit pochoir ayant au moins deux régions de côtés opposés (8, 9) conques pour être plus souples que le corps principal du pochoir ; ledit pochoir et ledit support (2, 10 ; 20-22) pouvant être assemblés de manière détachable par des moyens de jonction mutuelle tels que les régions des côtés (8, 9) du pochoir soient infléchis ou incurvés de manière que les moyens de jonction mutuelle (6, 7, 10, 13) du support ne soient pas saillants au-dessous de la surface plane inférieure du pochoir occupant sa position active.

22. Pochoir ou masque (1) destiné à être utilisé pour faire partie du dispositif tel que spécifié dans I’une quelconque des revendications 1 à 21 ou des revendications 31 ou 32 ou 42, en matière en feuille ayant des régions latérales opposées (8, 9) conques ou modifiées par le fait qu’elles comportent des trous (6, 7) ou qu’elles sont d’une épaisseur réduite de façon à être plus souples que le corps principal (3) de la feuille dont le masque est formé et de fa~on à permettre aux régions latérales opposées (8, 9) de subir une inflexion le long desdites régions sans se couder ni subir une autre déformation pendant la mise sous traction.

Ayant conclu à la validité du titre, le juge se penche sur la question de la contrefaçon par reproduction :

***

Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 a) CPI,

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».

Attendu en l’espèce que la société Alpha Fry, se prévalant manifestement de ces dispositions, soutient que chacune des quatre feuilles en acier objets de la saisie-contrefaçon des 19 et 20 février 2008 reproduit les caractéristiques des revendications 22 à 27, 33 à 36, 43, 45 et 46 du brevet dont elle est titulaire ; qu’elle s’appuie pour ce faire sur les constatations effectuées lors des opérations de saisie-contrefaçon par Maître Mathieu C., Huissier de Justice associé près le TGI de Versailles (78), qui conclut dans son procès verbal que les recherches et constatations réalisées ne lui ont pas permis de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon alléguée, et selon lesquelles :

« Les cadres support métallique de marque LTC, commercialisés par la société Laser Technologies comprennent quatre parties latérales inclinées comportant chacune des picots destinés à recevoir des ouvertures d’un pochoir mis sous tension, probablement sous l’effet d’air comprimé, sur ses parties latérales, lesquelles sont inclinées par rapport au plan moyen du cadre ;

Les pochoirs se trouvant sur le site étant fabriqués à la demande des clients, quatre types ont été réalisés pour se conformer aux exigences de l’ordonnance ;

La première plaque est une plaque en acier inoxydable déforme carrée (...) comportant quatre angles biseautés à 45° sur chaque côté avec, près de la bordure latérale, des fentes perpendiculaires à celle-ci, mesurant chacune 7mm de longueur et 2mm de largeur, à l’exception d’une série de cinq fentes débouchant sur la partie aux angles coupés, de même largeur allant de 3 à 15mm ; en partie centrale de chaque rangée latérale, se situe un ensemble de trois perforations formant respectivement un rectangle de 5mm x 7 mm, un trou oblong de 5mm x 6mm et un rectangle de 2mm x 3mm ;

La deuxième plaque est une plaque en acier inoxydable déforme carrée (...) dont les angles sont légèrement arrondis avec, près de chaque bordure latérale, huit ouvertures équidistances déforme rectangulaire de 15mm x 13mm dont les deux angles inférieurs sont arrondis ;

La troisième plaque est une plaque en acier inoxydable déforme carrée (...) dont les angles sont entaillés à angle droit sur 37 mm avec, près de chaque bordure latérale, trente et une ouverture équidistantes oblongues de 7mm x 6mm, la plus grande longueur étant perpendiculaire à la bordure latérale ;

La quatrième plaque est une plaque en acier inoxydable de forme carrée (...) dont les angles sont entaillés à angle droit sur 31 mm environ et biseautées à 45° sur les angles extérieurs sur environ 7 mm de longueur avec, près de chaque bordure latérale, trente septembre ouvertures équidistantes de 4mm x 5mm en forme de fenêtre plein cintre dont la partie arrondie est tournée vers l’intérieur »,

ainsi que sur une attestation de son conseil en propriété industrielle, Monsieur Jean-Jacques L., établie le 29 août 2008, et selon laquelle notamment

« les trous en nombre exercent bien les fonctions qui leur sont assignées selon le brevet » et « la ligne d’inflexion ou de courbure des pochoirs une fois tendus se situait juste au delà des trous » ;

Mais attendu qu’il résulte des constations de l’huissier instrumentaire que les ouvertures présentent au niveau des bords latéraux de ces pochoirs ne sont imposés que par la position et le nombre d’ergots prévus sur le cadre support des clients de la société Laser Technologie France pour lesquels ils sont fabriqués ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les régions latérales opposées des pochoirs incriminés sont destinés à subir une inflexion sans se couder ni subir une autre déformation pendant la mise sous traction telle que prévue par la revendication 22 du brevet Alpha Fry ; que n’est pas plus rapportée la preuve, au delà de l’affirmation selon laquelle le même résultat serait obtenu, de la reproduction, pour l’assemblage aux moyens de mise sous traction, de moyens de jonction mutuelle suffisamment rapprochés sur la longueur des régions latérales, objets des revendications 23, 24, 33, 36, 42 et 44 ;

Attendu que la contrefaçon par reproduction des revendications 22,23, 24, 33, 36,42 et 44 du brevet EP n° 0 643 902 n’est donc pas réalisée ;

Attendu que la reproduction des caractéristiques des revendications 25, 26, 27, 34, 35, 43, 45 et 46, dépendantes des revendications précédentes, n’est pas plus établie ;

Attendu que l’attestation de Monsieur Jean-Jacques L., conseil en propriété industrielle de la société Alpha Fry, établie le 29 août 2008, ne peut à cet égard suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, une telle attestation établie de façon unilatérale postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon constituant une preuve faite à soi-même ; …

***

TGI de Paris, 25 juin 2010

Alpha Fry Limited c. Laser Technologie France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un choix pas si évident

La société américaine Eli Lilly and Company (ci-après « Eli Lilly ») est titulaire du brevet européen EP 0 577 303 concernant un procédé de glycosylation stéréosélective.

Il a pour objet un nouveau procédé de fabrication, avec un rendement amélioré, d’une substance active dénommée gemcitabine, qui est un médicament utilisé pour le traitement du cancer. Ce médicament est actuellement commercialisé en France par la société Eli Lilly sous la dénomination Gemzar®.

La société Eli Lilly était déjà titulaire du brevet de base EP 122 707 protégeant la gemcitabine, brevet qui avait fait l’objet, en France, d’un CCP qui a expiré en mars 2009.

La société Sandoz France (ci-après « Sandoz ») fabrique et commercialise en France, en tant que titulaire de l’AMM, des génériques de substitution des produits de la société Eli Lilly.

Considérant que, sous prétexte d’une nouvelle invention protégée par le brevet EP 0 577 303, la société Eli Lilly fait perdurer indirectement son monopole d’exploitation né du brevet protégeant le produit gemcitabine tombé dans le domaine public, la société Sandoz France a, par acte du 19 août 2008, fait assigner, cette dernière en annulation du brevet européen.

La décision est intéressante parce que le juge va se pencher sur une situation où l’homme du métier se trouvait devant un choix entre deux voies de synthèse.

***

La société Sandoz reproche au brevet un défaut d’activité inventive.

L’article 56 de la CBE dispose qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »

Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.

L’homme du métier est, en l’espèce, un chimiste organicien qui possède les connaissances de base dans le domaine de la synthèse des nucléosides.

La revendication 1 est la suivante:

Procédé pour préparer un nucléoside enrichi en anomère β répondant à la formule

dans laquelle R représente une base nucléique choisie parmi le groupe constitué par

où R, est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un groupe alkyle substitué et un atome d’halogène ;

R2 est choisi parmi le groupe constitué par un groupe hydroxyle, un atome d’halogène, un groupe azido, un groupe amino primaire et un groupe amino secondaire;

R3 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un atome d’halogène ;

R7 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un atome d’halogène, un groupe cyano, un groupe alkyle, un groupe alcoxy, un groupe alcoxycarbonyle, un groupe thioalkyle, un groupe thiocarboxamido et un groupe carboxamido ;

comprenant le fait de réaliser la substitution de type SN2, le cas échéant dans un solvant approprié, d’un groupe sulfonyloxy (Y) à 35 partir d’un glucide enrichi en anomère α répondant à la formule

dans laquelle les radicaux X sont choisis, indépendamment l’un de l’autre, parmi les groupes protecteurs du groupe hydroxyle ;

avec au moins un équivalent molaire d’une base nucléique (RH) choisie parmi le groupe constitué par

où R1 à R7 et Q sont tels que définis ci-dessus; Z représente un groupe protecteur du groupe hydroxyle; W représente un groupe protecteur du groupe amino et M+ représente un cation;

et un déblocage pour obtenir le composé de formule (I).

La société Sandoz pour justifier de l’absence d’activité inventive de la revendication 1 produit les documents suivants entant qu’antériorités

- une publication de Chou

- un document Hertel

- un document Howell

- un document Vemishetti

et une expertise du Professeur B. qui confronte le brevet contesté à l’art antérieur.

Les deux documents Chou et Hertel sont relatifs à l’obtention de gemcitabine alors que les autres documents concernent la synthèse d’autres nucléosides que la gemcitabine.

La société Eli Lilly soutient quant à elle que son brevet est inventif et produit à l’appui de ses arguments, des expertises des Professeurs B., Vorbruggen et Seeberger.

Le document Chou a été publié ou plus exactement rendu accessible au public le 18 juin 1992, quelques jours avant la date de priorité du brevet dans un journal scientifique Synthesis, rédigé par M. Chou qui est un des inventeurs du brevet contesté. Il décrit la fabrication d’un 2’-désoxy-2 ,2’-difluoronucleoside par une substitution nucléophile utilisant un groupe sulfonate d’un glucide par un procédé qui conduit à un rapport anomérique α : p de 1 :1 (autant d’anomère α que d’anomère P) qui utilise un groupement partant mésylate.

M. Chou considère que l’obtention de ce rapport 1 : 1 constitue une « amélioration considérable » par rapport à ce qui était obtenu jusqu’alors en faisant référence à l’article de Hertel de 1987 qui indiquait n’obtenir qu’un rapport anomérique β/α de 1:4.

On relève que dans la publication Chou, on retrouve les éléments du brevet suivants :

- la fabrication d’un 2-désoxy-2,2-difluoronucleoside,

- la réaction d’un groupe sulfonate d’un glucide comme groupe qui se sépare,

- et un déblocage, comme dans le brevet contesté, pour obtenir le 2-désoxy-2,2 - difluoronucleoside.

Ainsi, on se retrouve dans un procédé qui comme le brevet vise à améliorer le rapport d’anomère β dans la gemcitabine.

De la même façon, Chou, tout comme Hertel utilisait déjà un groupe partant mésylate, certes Sandoz souligne que le mésylate était très peu utilisé dans la synthèse de la gemcitabine, que seuls les chercheurs du groupe Eli Lilly l’utilisaient et ce, sans résultat jusque là. Toutefois, Chou et Hertel font partie de l’état antérieur et l’homme du métier n’ignorait pas qu’il pouvait utiliser le mésylate et obtenir des résultats puisque Chou avait déjà amélioré le rendement de produit riche en anomère β en utilisant un groupe partant mésylate.

Chou émet une hypothèse quant au mécanisme en œuvre en indiquant : « nous croyons que la réaction se produit via une voie SN1 » et précise qu’il s’agirait là en tout état de cause d’un mécanisme de réaction prédominant … et il confirme cette hypothèse par des expérimentations. Chou confirme ainsi ce que Hertel avait déduit de ses propres expérimentations : la réaction se produit via la voie SN1. Il est à relever que cette conclusion avait surpris Hertel qui pensait initialement que la réaction utiliserait la voie SN2.

Le Professeur B. considère que les expérimentations de Chou ne sont pas suffisantes pour être concluantes et affirmer qu’il s’agit bien d’une réaction SN1. Cependant, il ne peut être nié que Chou a fait des expériences pour tenter de comprendre le mécanisme réactionnel et a démontré que la stéréochimie des matériaux de départ n’a pas d’influence sur la stéréochimie du produit obtenu car dans tous les cas, il obtient un rapport 1/1, raisonnement qu’il confirme par trois expérimentations. En outre, le Professeur B. a considéré ces expérimentations comme suffisantes pour conclure comme Chou qu’il s’agit bien d’une réaction SN1.

Ainsi, l’homme du métier qui cherche à améliorer le rendement en anomère p de la gemcitabine, après avoir lu Hertel suggérant la réaction SN1, puis Chou qui confirme qu’il s’agit bien de la voie SN1, aurait été incité à suivre la voie SN1.

Selon la société Sandoz, Chou expose dans son document explicitement que le mécanisme SN1 n’est pas le seul mécanisme en cause dans sa réaction et qu’il existe donc un mécanisme SN2 concomitant, dans une proportion toutefois plus modérée, de ce fait, il divulgue une réaction SN2, d’autant plus que toujours selon la société Sandoz, les réactions SN1 et SN2 pures n’existent pas et qu’il existe toujours une cohabitation de SN1 et SN2 au sein d’une réaction.

A la lecture des différentes pièces produites, on peut affirmer que les réactions SN1 et SN2 pures existent et à supposer qu’il s’agisse d’un mélange de réactions SN1 et SN2, dès lors que Chou conclut à une réaction SN1 seule ou prédominante, dans tous les cas, l’homme du métier n’était pas enclin à suivre la voie SN2.

Ainsi, on ne peut suivre le raisonnement de la demanderesse qui considère que dès lors que C a dit que SN1 était au moins prédominante, il n’excluait pas SN2 et donc suggérait à l’homme du métier de suivre SN2.

De la même façon, on ne peut considérer qu’à la lecture du document Chou, l’homme du métier penserait naturellement à suivre la voie SN2 en modifiant simplement le produit de départ en utilisant un mésylate enrichi en anomère α.

En optant pour la voie SN2, on sait qu’on obtiendra une inversion anomérique, en ce sens que si le produit de départ est un anomère α, le produit d’arrivée sera un anomère β. Cependant, si l’état antérieur connaît le procédé de sélection d’un produit α, il n’était en rien évident pour l’homme du métier de sélectionner un anomère α car à la date de priorité du brevet, les procédés de purification étaient soit utilisés à l’échelle du laboratoire soit complexes et longs à mettre en oeuvre (séparation par cristallographie) dont aucun n’est adapté à l’échelle industrielle, or, le résultat recherché est l’amélioration du rendement.

C’est en utilisant un procédé stéréosélectif conduisant directement à un enrichissement en glucides de départ sous forme d’anomère α qu’elle a breveté le même jour sous le n° 0 577 302 que la société Eli Lilly a pu mettre au point un glucide de départ sous forme d’anomère α qui lui a permis d’explorer la voie SN2. A la date de priorité du brevet, l’homme du métier qui ignorait ce procédé n’était, quant à lui, pas incité à suivre la voie SN2.

Sandoz soutient également que l’homme du métier savait à la date de priorité du brevet, choisir des conditions réactionnelles qui permettraient d’orienter la réaction dans une proportion plus importante vers la voie SN2.

Toutefois, il apparaît à la lecture des différents documents produits et notamment des expertises B. et Vorbruggen que si on maîtrisait les paramètres favorisant SN2 à cette époque, on savait que rien n’était moins sûr que le résultat, le Professeur Vorbruggen relève ainsi que les « synthèses des nucléosides à partir des sucres protégés qui ne comportent pas de groupe α-2-acyloxy sont généralement complexes et très souvent imprévisibles, ces synthèses sont parmi les plus difficiles dans la chimie des nucléosides. »

Si le document Howell concerne la synthèse des nucléosides par SN2, on relèvera qu’il ne concerne pas la gemcitabine, en outre, le choix de la voie SN2 par Howell ne se heurtait pas aux mêmes difficultés, dans la mesure où le produit de départ utilisé est un sucre brome (comprenant comme produit de départ un atome de brome) qui s’obtient directement sous forme d’un anomère α. En outre, le Professeur B. relève que le sucre de départ chez Howell est monofluoré à la position 2 alors qu’il est difluoré chez les produits objets de l’invention, ce qui affecte nécessairement les propriétés chimiques du sucre. De ce fait, cela constituait un obstacle supplémentaire qui aurait dissuadé l’homme du métier à opter pour la voie SN2.

On ne peut qu’en déduire que la voie la plus évidente pour l’homme du métier était la voie SN1 car il était assuré d’avoir toujours un minimum de β alors que par SN2 si on ne contrôle pas la composition α ou β du départ, on peut n’avoir que des α au final.

Ainsi, les choix qui ont été faits par la société Eli Lilly pour aboutir au procédé de son brevet constituent une innovation et ne découlent en rien de l’état de la technique.

Il en résulte que la revendication 1 du brevet est inventive.

***

TGI de Paris, 2 juillet 2010

Sandoz SAS c. Eli Lilly and Company

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.