Tous les chemins mènent (toujours) à Londres

Pour des raisons qui échappent à votre serviteur, certains brevetés n’arrivent pas à se faire à l’idée qu’il ne faut plus déposer des traductions de leurs brevets européens - fraîchement délivrés ou modifiés en opposition - devant l’INPI. En témoigne encore un récent arrêt de la Cour de Paris, confirmant des décisions qui ont beaucoup fait jaser en 2010 (voir ici).

La société japonaise Kabushiki Kaisha Kubota (ci-après « Kubota ») est titulaire du brevet européen EP 1 402 767 concernant un « véhicule de travail autopropulsé ».

Le brevet a été délivré le 29 août 2007 et une traduction en français a été déposée à l’INPI.

Par la suite, le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société allemande Linde et a été maintenu sous une forme modifiée par une division d’opposition de l’OEB. Aucun recours n’a été formé.

La revendication 1 telle que modifiée est rédigée comme suit (les modifications sont mises en évidence):

Véhicule de travail autopropulsé, comprenant :

• un moteur (7) ;
• une unité de roues avant (1A, 1B) ;
• une unité de roues arrière (2A, 2B) comprenant une roue arrière gauche et une roue arrière droite ;
• une carrosserie de véhicule supportée par l’unité de roues avant (1A, 1B) et l’unité de roues arrière (2A, 2B) par rapport au sol ;
• un appareil de transmission d’entraînement (20) pour transmettre l’entraînement du moteur (7) à l’unité de roues arrière (2A, 2B), dans lequel l’appareil de transmission d’entraînement (20) comprend un premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière gauche (2A) et un second mécanisme de transmission d’entraînement (20B) pour transmettre l’entraînement à la roue arrière droite (2B), le premier mécanisme de transmission (20A) étant agencé dusur un côté gauche de la carrosserie dude véhicule, le second mécanisme de transmission (20B) étant agencé dusur un côté droit de la carrosserie dude véhicule ;
• une première unité de transmission prévue pour le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) ;
• une seconde unité de transmission prévue pour le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B), lales première et seconde unités de transmission (20A, 20B) pouvantsont construites sous forme de premier et second dispositifs de changement de vitesse, respectivement, qui fonctionnent indépendamment contrôler la vitesse par rapport à la première unité de transmissionl’un de l’autre ;

caractérisé par : un ensemble de frein (10) pour agir sur un arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission et un arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission, l’ensemble de frein (10) étant agencé entre le premier mécanisme de transmission d’entraînement (20A) et le second mécanisme de transmission d’entraînement (20B), l’ensemble de frein (10) comprenant un premier élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9A) de la première unité de transmission (20A), un second élément de freinage mobile entre une position de freinage pour appliquer une force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B) et une position de relâchement pour relâcher la force de freinage sur l’arbre de sortie (9B) de la seconde unité de transmission (20B), et une unité de commande (13) pour déplacer les premier et second éléments de freinage dans les positions de freinage en même temps.

Le texte du brevet a été maintenu sous une forme modifiée et publié dans le Bulletin européen le 23 février 2011.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’ancien article L 614-7 CPI, la société Kubota Corporation a adressé le 13 mai 2011, à l’INPI, la traduction française du brevet modifié après opposition.

L’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65 paragraphe 1 de la Convention sur la délivrance du brevet européen ».

La société Kubota a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt en date du 16 mars 2012, la Cour de Paris vient de donner raison à l’INPI :

***

… Considérant qu’au soutien de son recours, la société Kubota Corporation fait valoir que l’exigence de traduction subsiste en cas de publication d’une version modifiée d’un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 octobre 2000 dit « accord de Londres » sur l’application de cet article 65 ;

Que le refus du directeur général de l’INPI de recevoir la nouvelle traduction ne s’appuie sur aucun texte et lui fait courir le risque de voir priver d’effet son titre de propriété industrielle, et ce en application des articles 65 de la CBE et L 614-7 du CPI, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007;

Que, selon elle, l’obligation de traduction, notamment de la revendication modifiée, constitue une condition d’attribution du droit, qui touche à son existence même, non seulement pour acquérir des droits mais aussi pour pouvoir les exercer à l’encontre des tiers ; qu’elle n’est donc pas de nature procédurale comme le prétend l’INPI ;

Que le directeur général de l’INPI, dont le refus de recevoir la traduction en langue française du brevet sous sa forme modifiée s’appuie sur les modifications introduites par la loi du 29 octobre 2007, entrées en vigueur le 1er mai 2008, fait valoir que ces dispositions doivent s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction, applicable immédiatement, y compris aux brevets délivrés antérieurement, ainsi qu’en a d’ailleurs jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011 en énonçant que les textes invoqués

« s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement » ;

Considérant, ceci exposé, que, conformément à l’article 65, paragraphe 1, de la CBE sur la délivrance de brevets européens dans sa rédaction du 5 octobre 1973, tout État contractant pouvait exiger du titulaire d’un brevet non rédigé dans l’une des langues officielles de cet État, qu’il fournisse une traduction de son brevet, y compris tel que maintenu sous une forme modifiée ;

Que cet article, modifié par l’acte portant révision du 29 novembre 2000, dispose désormais que « Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’OEB n’est pas rédigé dans une des langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel que modifié, ou de sa limitation, à moins que l’État considéré n’accorde un délai plus long » ;

Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 du CPI lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1977, disposait :

« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte (...). Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. » [soulignement ajouté par la Cour] ;

Que, cependant, les dispositions sus énoncées de l’article 65, paragraphe 1, de la CBE, si elles offrent aux États la possibilité d’imposer au titulaire du brevet de fournir une traduction, comportent implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ;

Que l’accord de Londres du 17 octobre 2000, dont la ratification a été autorisée par la loi n°2007-1477 du 17 octobre 2007 et qui est entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose en son article 1er, paragraphe 1, que

« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la CBE » [soulignement ajouté par la Cour]

et ajoute, dans le paragraphe 4 du même article, que

« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction (...) » ;

Qu’il s’ensuit que si cet accord, en ce qu’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, s’applique, en vertu de son article 9, aux brevets européens pour lesquels la mention de sa délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après son entrée en vigueur, cette disposition n’est pas exclusive d’une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée avant cette date d’entrée en vigueur de l’accord le 1er mai 2008, notamment à ceux qui, relevant encore d’une procédure d’opposition, de recours ou de limitation, ont été maintenus à cette date ou à une date ultérieure, sous une forme modifiée et ont, par conséquent, fait l’objet d’une publication de la mention correspondante dans ledit bulletin postérieurement au 1er mai 2008 ;

Considérant, dans ces conditions, que l’article L 614-7 alinéa 1 du CPI, qui, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose que

« Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »

doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction en langue française, y compris s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure au 1er mai 2008 ; 

Que ces dispositions nouvelles, qui reconnaissent la validité et la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, font par conséquent du dépôt de cette dernière, non pas une condition substantielle d’acquisition des droits, comme le prétend la société requérante, mais l’accomplissement d’une formalité de nature procédurale, ce dont il résulte que la renonciation à l’exigence de traduction est d’application immédiate ; 

Que ces dispositions nouvelles ne méconnaissent donc pas le principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil ; 

Qu’elles ne sont pas davantage contraires aux différentes dispositions du CPI visées par la requérante dans ses écritures sur l’opposabilité des droits, étant rappelé qu’en cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français, conformément à l’article L 614-7, alinéa 2, du code précité dans sa rédaction issue du même article 10 de la loi du 29 octobre 2007 intégrant l’article 2 de l’accord de Londres ; 

Que leur application immédiate ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 du dit code et maintenu dans la rédaction de ce texte également issue de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère une protection moins étendue au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ; 

Considérant, dans ces conditions, qu’en refusant de recevoir le dépôt de la traduction en langue française du brevet EP 1402767 tel que modifié par une décision publiée au Bulletin européen des brevets n° 2011/08 du 23 février 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions de l’article L 614-7 du CPI issues de la loi du 29 octobre 2007, le directeur général de l’INPI n’a pas méconnu les obligations qui sont les siennes en matière de formalités de publication, peu important que mention de la délivrance dudit brevet ainsi que sa traduction en français aient été publiées à des dates antérieures à l’entrée en vigueur de cet article ; 

Qu’il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Kubota Corporation ; ...

***

Cour d’appel de Paris, 16 mars 2012

Kabushiki Kaisha Kubota c. INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pan sur le bec

Dans un des tout premiers billets de ce blog (ici), nous avons rapporté une décision du TGI de Paris dans une affaire opposant la société Sthik à la société Bucher Vaslin (ci-après « Bucher »).

La Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur ce cas.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce :

La société Sthik est titulaire du brevet européen EP 1 388 459 désignant la France, qui couvre une benne basculante à bec vibrant.

La revendication 1 du brevet européen désignant la France est rédigée comme suit.

Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant (ici).

Par jugement en date du 9 avril 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sthik de l’intégralité de ses demandes. Le tribunal a estimé que les conquêts et remorques vibrants incriminés ne reproduisaient pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, et qu’il en était de même pour les autres revendications, placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première.

La société Sthik a interjeté appel.

Par arrêt en date du 14 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance :

***

… Considérant que la contrefaçon suppose la preuve d’une reproduction matérielle du produit breveté, ou d’une équivalence de moyens, les revendications opposées, qui définissent l’objet et l’étendue de la protection, devant être interprétées à l’aide de la description et des dessins ;

Considérant qu’aux termes de la revendication principale (1) du brevet, l’invention est caractérisée en ce que le bec de déchargement de la benne basculante « est lié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations » et en ce que les moyens vibrants « appliquent des vibrations au seul bec », le déchargement étant réalisé « par la combinaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier » ;

Que, selon sa description, l’invention tend à résoudre, en particulier, l’inconvénient de bennes qui ne permettraient pas de contrôler facilement le débit du déchargement de la vendange, ou qui créeraient le risque de la triturer ou de la compacter lors de son déchargement ;

Qu’il résulte de l’examen, auquel la cour a procédé, des documents versés aux débats, notamment de ceux inclus dans le procès-verbal de saisie contrefaçon, que les produits Bucher comprennent une benne comportant un corps principal (trémie de réception) constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales, dont les parties arrières convergent pour former une ouverture (un volet métallique reliant les deux parois latérales ‘au voisinage de l’ouverture’, selon la description de l’huissier ayant procédé à la saisie), laquelle ouverture débouche sur un plateau vibrant de déchargement qui comporte un plancher ceinturé par des rebords (avant et latéraux, reliés au corps principal par une bande souple), devant être en position proche de l’horizontale lors de sa mise en marche (et dont l’inclinaison maximale est de 14°) ;

Que le tribunal a pu justement retenir, au vu de ces éléments, que, dans le dispositif incriminé, seul le plateau s’avérait vibrant et qu’il n’était pas suffisamment établi que le déchargement se réalise par son inclinaison ;

Considérant qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que ce plateau constituerait à lui seul un bec au sens du brevet, alors que s’il peut être considéré que le produit Bucher présente un bec, en ce qu’il comporte une extrémité en pointe, formée par la partie convergente des parois latérales du corps de benne (trémie) assemblées de manière rigide à la partie non convergente de ses parois latérales, et non soumises à vibration, le plateau soumis à vibration n’en forme que le fond ;

Considérant que, certes, le brevet ne définit pas le terme ‘bec’, mais les dessins tendent à montrer une forme conventionnelle de benne prolongée à une extrémité par un bec à plancher « la largeur du bec allant en se réduisant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la benne », le bec constituant un ensemble distinct du corps de benne (auquel il est relié par une liaison non rigide), composé à la fois d’un plancher et de flancs (ces derniers pouvant éventuellement être reliés par un volet métallique obturant partiellement l’ouverture du bec dans sa partie supérieure) ;

Que la description de l’invention fait également état, selon un mode de réalisation préféré, du plancher et des flancs du bec reliés respectivement au plancher et aux parois latérales de la benne par l’intermédiaire d’une liaison souple, et, pour l’homme du métier, le bec d’une benne basculante, devant garantir l’intégrité de la récolte durant une opération de déversement, ne saurait, en tout état de cause, présenter qu’une forme évitant toute déperdition latérale de la récolte lors de son déchargement ;

Considérant qu’en réalité, il n’apparaît pas que le bec déverseur du brevet, auquel sont appliquées des vibrations, puisse ne pas comporter de flancs latéraux suffisamment importants pour permettre de canaliser le déversement de la vendange, prévu dans une zone délimitée (table de tri ou égrappoir), même si l’afflux du raisin peut, par ailleurs, être limité (par l’ajout d’un volet), ce qui implique des rebords suffisants (qu’ils soient droits ou convergents) ;

Que si le plateau vibrant des machines Bucher, isolé du corps de la benne par une liaison non-rigide, présente des rebords, le ceinturant sur trois côtés et permettant de le relier au corps de benne, ces rebords ne sauraient être assimilés aux flancs que doit ainsi comporter le bec de l’invention ; qu’en revanche les extrémités en pointe de la partie supérieure fixe et non vibrante du corps des remorques et conquêts incriminés en remplissent la fonction, essentielle, permettant de canaliser la récolte déversée, même si le flux est limité par l’apposition d’une plaque métallique située approximativement au milieu des parois latérales convergentes (selon les croquis annexés au procès-verbal de saisie) ;

Considérant qu’il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le plateau de déchargement vibrant des machines arguées de contrefaçon reproduirait l’ensemble vibrant de déchargement revendiqué, savoir le bec vibrant du brevet, et partant les caractéristiques essentielles de celui-ci ;

Qu’il en résulte que la société appelante ne peut valablement prétendre que les remorques ou conquêts adverses constituent une contrefaçon ‘littérale’ de son invention ;

Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;

Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins Bucher, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;

Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que précédemment relevé ;

Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en définitive, qu’il ne peut être retenu que la revendication 1, ni les revendications dépendantes 6 à 8 actuellement invoquées, ont été contrefaites ; que la société Sthik sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et la décision entreprise ne peut qu’être approuvée ; qu’il sera ajouté que l’appelante, qui succombe en ses prétentions, ne saurait obtenir le paiement de frais (saisie et constats) exposés en vue d’établir le bien fondé de son action ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société STHIK aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC, et à verser aux sociétés Bucher une somme complémentaire totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

***

Cour d’appel de Paris, 14 mars 2012

Sthik c. Bucher Vaslin

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Vous paierez quand même

Les lecteurs de ce blog se souviendront peut-être du litige opposant la société américaine Alza et la société allemande Ratiopharm. Voici un petit rappel des faits de l’espèce, déjà rapportée ici.

La société Alza Corporation (ci-après « Alza ») est titulaire du brevet européen EP 1 381 352. Ce brevet couvre notamment des timbres transdermiques pour l’administration de fentanyle, qui est un opioïde synthétique puissant, et ses analogues.

La société allemande Ratiopharm a été la première à former une opposition contre le brevet européen (le 14 juin 2007). Plusieurs autres sociétés ont fait de même.

Le 18 juillet 2008, la société française Laboratoire Ratiopharm (ci-après « Rationpharm ») a assigné la société Alza en nullité de son brevet. Ultérieurement, la société Teva Santé est venue aux droits de la société Ratiopharm

Les sociétés Janssen Pharmaceutica et Janssen Cilag (« les sociétés Janssen »), respectivement licenciée et sous-licenciée du brevet pour la France, sont intervenues volontairement à l’instance.

La division d’opposition a révoqué le brevet européen par décision datée du 4 mars 2010, pour défaut de nouveauté. La société Alza a formé un recours contre cette décision. Une des opposantes a formé une requête en accélération motivée par l’existence de plusieurs actions nationales ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.

La société Alza a sollicité un sursis à statuer. Nous avons vu, dans un billet précédent, que cette demande a été rejetée par le TGI de Paris.

Par jugement du 14 décembre 2010, le TGI de Paris a déclaré nulle la partie française du brevet.

Les défenderesses ont interjeté appel de ce jugement.

Par ailleurs, le 17 mai 2011, la chambre de recours 3.3.02 de l’OEB a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition (décision T 0922/10).

Maintenant, c’est l’heure des comptes. Les sociétés Alza et Janssen se sont montrées assez combatives dans leur résistance à une condamnation au titre de l’article 700 CPC.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 20 janvier 2012 :

***

Le brevet européen n° EP 1.381.352 a été révoqué par décision définitive de la chambre de recours de l’OEB le 17 mai 2011 et signifiée le 29 juillet 2011 ;

Il y a lieu de donner acte aux sociétés Alza et Janssen de ce qu’elles se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le TGI de Paris ;

Conformément aux dispositions de l’article 403 CPC, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire qui en l’espèce n’est pas invoquée, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Les sociétés Teva Santé et Ratiopharm qui acceptent le désistement de l’appel des sociétés Alza et Janssen formulent une demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC à laquelle les sociétés appelantes s’opposent aux motifs que les frais engagés par les sociétés intimées auraient pu être réduits si celles-ci s’étaient contentées le 28 juin 2011 de s’associer à la demande de sursis à statuer au lieu de faire signifier des conclusions de caducité de l’appel et des conclusions au fond, alors surtout qu’elles avaient connaissance de la décision de révocation rendue le 27 mai 2001 par la chambre de recours de l’OEB ;

Elles poursuivent en indiquant ne pas avoir à supporter le coût d’une stratégie « dénuée du sens commun » ;

Il convient en application de l’article 384 CPC de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

En vertu des dispositions de l’article 700 CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Parties perdantes les sociétés Alza et Janssen sont tenues au paiement des dépens d’appel et doivent également supporter les frais exposés par les parties adverses qui ne sont pas compris dans les dépens et ceci quand bien même la procédure en cause d’appel aurait pu être plus rapidement abrégée ;

L’équité commande de fixer les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel par les sociétés Teva Santé et Ratiopharm à la somme de 13000 €....

***

Vu les sommes allouées dans d’autres affaires rapportées sur ce blog, on peut dire que les sociétés Alza et Janssen ne s’en sortent pas trop mal.

Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2012

Alza Corporation et al c. Ratiopharm et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Ouste ! Au fond !

La société Octo Communication – qui a ultérieurement changé de nom pour devenir Solution-Impression et qui sera désignée dans ce qui suit par « Octo ») est titulaire du brevet français FR 2 795 192 et du brevet européen EP 1 061 425 (désignant la France et revendiquant la priorité de la demande de brevet française) ; les deux titres concernent un procédé de formation d’images prédécoupées par ordinateur.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :

Procédé de formation d’image sur un support d’image (14) consistant à découper au moyen d’un outil de découpe un revêtement en matière plastique (22) recouvrant la base (20) dudit support en suivant le contour de l’image à former de façon à rendre la partie de revêtement appartenant à l’image indépendante de la partie de revêtement n’appartenant pas à l’image, et à retirer ensuite le revêtement de matière plastique de toute la partie n’appartenant pas à l’image ; ledit procédé étant caractérisé en ce que l’image est constituée d’un ou de plusieurs motifs, chacun des motifs ne comportant aucune surface intérieure fermée de sorte que l’outil de découpe (16) puisse découper entièrement le contour dudit motif tout en restant continuellement en position de découpe, ladite partie n’appartenant pas à l’image formant ainsi une surface topologiquement continue telle que le retrait de ladite partie de revêtement n’appartenant pas à l’image se fait en une seule fois par décollement dudit revêtement.

M. Gilbert L., président du conseil d’administration de la société SEVU (Spécialités Européennes de Vulcanisation) s’est rendu, fin avril 2008, dans les locaux de la société Octo, afin d’envisager l’acquisition éventuelle de la branche d’activité de l’entreprise exploitant les brevets. La société SEVU n’a pas donné suite à ce projet.

A la suite de cette visite, la société Octo s’est plainte de contrefaçon, par la société SEVU, au préjudice de ses droits sur le procédé de conception d’images prédécoupées par ordinateur utilisant des caractères ouverts, étant précisé que, dans une police de caractère basique, il y a deux types de lettres, les lettres ouvertes (C E I M N S T Z...) et les lettres fermées (A B D O P Q R...).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009, la société Octo a mis en demeure la société SEVU de cesser immédiatement ses actes de contrefaçons, puis elle l’a assignée devant le juge des référés, aux fins de lui voir interdire d’utiliser le procédé breveté, notamment l’élaboration de signes ouverts formés d’images prédécoupées par l’ordinateur, en vue d’établir des signatures et autres inscriptions publicitaires autocollantes ou adhésives.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2011, le juge des référés du TGI de Paris, aux motifs, notamment, que si au jour de la délivrance de l’assignation, la société Octo avait été absorbée par la société Solution-Impression, l’acte introductif d’instance contenait une irrégularité de fond, qui ne nécessitait aucune démonstration de grief, a, entre autres, déclaré nulle l’assignation délivrée par la société Octo le 29 juin 2010, et a dit que Gilbert L. était irrecevable en son action en diffamation à l’encontre de la société Solution-Impression.

La société Octo a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2011.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2012.

***

Sur la recevabilité

Considérant que si l’assignation introductive d’instance a été délivrée, le 29 juin 2010, au nom de la société Octo, cette dernière établit, par procès-verbal de décision des associés du 26 janvier 2010, avoir modifié sa dénomination sociale, devenue, à compter du même jour, « Solution-Impression » ; qu’il n’est pas contesté que ce changement de nom a été publié au BODACC le 16 avril 2010 ;

Que l’appelante produit un « extrait Kbis » du 30 juin 2010 qui montre que la société Solution-Impression comporte le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Antibes (400 819 546) que celui mentionné sur l’assignation ;

Que le changement de dénomination sociale n’emporte pas perte de la personnalité morale ; que la demanderesse n’était pas inexistante au jour de l’assignation ; qu’il n’est justifié d’aucun grief résultant de la nullité de forme constituée par l’usage d’une dénomination sociale abandonnée, alors, en outre, que celle-ci a été régularisée ; …

Sur le « fond »

Considérant que selon l’article L 615-3 du CPI :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. … Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » ;

Considérant que la question n’est pas celle de la compétence du juge des référés mais de ses pouvoirs ;

Considérant que la société Octo verse aux débats des « signatures » que la société SEVU établit pour ses clients, selon elle, à partir du procédé de formation d’images utilisant des signes ouverts prédécoupés par ordinateur, protégé par le brevet français FR 99 07633 et européen EP 1 061 425 dont elle est titulaire ;

Que la société Octo expose que le procédé breveté consiste à détacher en une seule fois la totalité de la partie adhésive d’une « signature », sans laisser de parties pleines à enlever individuellement, par un système de lettres ouvertes ;

Que pour seule preuve de la vraisemblance de l’atteinte à ses droits, la société Octo produit, outre une attestation de son ancien président directeur général, insuffisante à établir la vraisemblance d’une contrefaçon, une publicité de la société SEVU et deux factures émises par SEVU, l’une n° FA3 96544 du 24/11/2009 pour une livraison du 1/12/2009 et l’autre n°FA398630 du 12/02/10 pour une livraison du 17/02/2010, chacune comportant la « référence 7520 : signature 50 », la seconde accompagnée de « tirage » (étiquettes) ;

Que de ces seuls éléments, de nature, tout au plus, à attester d’un résultat similaire, la société Octo ne saurait conclure que la société SEVU n’a pu réaliser ce type de signature qu’en recourant à la technique brevetée par elle, alors que l’intimée réplique, pièces à l’appui (notamment factures d’achat et de mise à jour de logiciels CorelDraw, multimix, Cadlink, Adobe Illustrator), que la création de signatures par elle, au moyen de caractères ouverts, se fait, non au stade de la découpe elle-même, comme décrit par Octo, mais en amont, c’est-à-dire au stade de l’assemblage des lettres et des chiffres devant former la silhouette, en utilisant des polices existantes ou en les créant grâce à des outils graphiques de logiciels qui existaient bien avant le dépôt des brevets en question ;

Que ce débat ne relève pas du juge de l’évidence mais du juge du fond ;

Qu’il en est de même de l’éventuelle nullité du brevet n° FR 99 07 633 ainsi que de la prescription invoquées par l’intimée ;

Qu’en conséquence, il n’y a lieu à référé ; qu’il n’y a lieu non plus à d’autres constatations ;

Que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions, non contraires à la décision de la Cour ;

Considérant que la société SEVU ne démontre pas le préjudice spécifique que lui aurait occasionné l’abus de procédure qu’elle dénonce ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que la société Octo, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; …

***

A 700 CPC : 3000 €

Cour d’appel de Paris, 22 février 2012

Solution Impression c. SEVU

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Erreur ? Quelle erreur ?

Comme nous l’avons vu dans un billet d’il y a un an (ici), la société allemande Vorwerk & Co. Interholding GmbH (ci-après « Vorwerk ») est titulaire des brevets européens EP 0 757 530, EP 0 979 629 et EP 0 966 909 désignant, entre autres, la France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée de d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).

La société Vorwerk exploite ses trois brevets en fabriquant et commercialisant le robot de cuisine Thermomix.

Estimant que le robot de cuisine Mycook commercialisé par la société espagnole Electrodomesticos Taurus SL (ci-après « Taurus ») dans plusieurs pays d’Europe reproduisait les revendications de ses brevets, elle l’a fait assigner, avec un succès mitigé, devant plusieurs juridictions nationales.

Idem en France : après avoir fait procéder à des constats d’achat et des saisies-contrefaçon, elle a fait assigner la société Taurus, ainsi que d’autres sociétés impliqués dans les prétendus actes de contrefaçon, devant le TGI de Paris, en contrefaçon des trois brevets.

Par jugement en date du 14 janvier 2011, le TGI de Paris a, entre autres, déclaré valable les saisies-contrefaçon, rejeté la demande en nullité du brevet EP 0 757 530 et dit que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon.

Le 8 novembre 2011, les défenderesses ont fait une requête en réparation d’erreur et omission matérielle et en interprétation. Elles ont notamment demandé à la Cour de dire que le paragraphe suivant du dispositif

« … dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, les robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n°0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire »,

doit être réparé ou à tout le moins interprété de la manière suivante :

• qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France, des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus et Lacor se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire,
• qu’en vendant en France des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés Taurus France et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen n° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire.

Par arrêt en date du 2 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette requête :

***

L’article 462 alinéa 1, CPC dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

L’article 461 alinéa 1 du même code prévoit qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;

Il résulte des dispositions précisées que le juge peut rectifier les erreurs et omissions matérielles qui se seraient révélées dans la décision qu’il a rendue et interpréter celle-ci si elle contient des dispositions ambigües ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export prétendent qu’il résulte de manière certaine des motifs exprimés par les premiers juges que la contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 est constituée par un chapeau perforé avec une couronne laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation … et que dans son dispositif …, le tribunal a omis de répéter et de préciser qu’en vendant en France « des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à » des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, elles ont contrefait les revendications 1, 3 à 6 du brevet européen n°0 757 530 ;

Elles font grief à la société Vorwerk de prendre prétexte de cette erreur ou omission pour prétendre devant l’expert désigné par la tribunal que les actes de contrefaçon portent sur les robots Mycook et Mycook Pro alors qu’ils ne devraient porter que sur le chapeau (22) perforé (29) sur ce couvercle à insérer (14) comme le tribunal l’a retenu en le considérant comme inventif et contrefaisant par équivalence ;

La revendication 1 se lit comme suit :

Robot manager (1) comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6) ;

L’article 84 de la CBE prévoit notamment que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; la règle 43 (1) de la convention dispose que les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir :

a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique,

b) une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée ;

L’article 69 (1) de la convention dispose encore que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications ;

La revendication comprend en règle générale un préambule et une partie caractérisante qui définit l’invention ; il s’agit ici d’un robot ménager comportant un certain nombre d’éléments connus de l’état de la technique auquel a été ajouté sur le couvercle à insérer (14) un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un couvercle perforé (29) pour la cuisson à la vapeur d’aliments (38), les ouvertures traversantes (31) étant réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), la condensation ou l’humidité étant réintroduite dans le récipient d’agitation (6), l’ensemble de ces derniers éléments permettant de définir et de parvenir à l’objet de l’invention ;

L’interdiction d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre en France des robots ménagers concerne donc un robot ménager tel que défini par les revendications 1, 3 à 6 du brevet comprenant entre autres des chapeaux perforés avec couronne pour être assemblés à des robots ménagers ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ne peuvent donc soutenir qu’il résulte de manière certaine des motifs du jugement que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP n° 0 757 530 ne porter ait que sur un chapeau perforé avec une couronne et non sur les robots Mycook et Mycook Pro qu’elles fabriquent et commercialisent ;

Le jugement déféré ne contient aucune erreur ou omission matérielle justifiant une rectification et ne nécessite également pas, en l’absence d’ambiguïté, une quelconque interprétation ;

Et quand bien il s’agirait de concevoir que le tribunal a commis une erreur ou a développé une ambiguïté dans la rédaction du dispositif, celles-ci ne sauraient être considérées comme une erreur ou omission matérielle mais relèveraient davantage d’un vice intellectuel lequel n’est pas susceptible d’être modifié sur requête en rectification ou en interprétation ;

Que faire droit aux demandes présentées reviendrait, par l’application des dispositions de l’article 461 et 462 CPC et sous couvert de rectification ou d’interprétation, à réformer la décision frappée d’appel ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export estiment également que la décision entreprise a, à tort, considéré que les société Taurus France et Lacor Export qui ne sont que de simples revendeurs à responsabilité, selon elles limitée, avaient commis des actes de contrefaçon par importation en France des robots ménagers Mycook et Mycook Pro ;

Mais outre qu’elles ne démontrent en quoi consiste l’erreur qu’aurait commise les premiers juges justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article 462 CPC, elles ne peuvent manifestement pas chercher à obtenir une modification de la décision par cette voie procédurale, la requête en rectification ou en interprétation touchant en l’espèce à un problème de fond ;

Les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export demandent également pour les mêmes motifs une modification de la mission de l’expert désigné par le tribunal ;

Mais cette mission, conforme aux dispositions de l’article L 615-7 alinéas 1 et 2, CPI, ne nécessite pas qu’elle soit modifiée ou complétée ;

De même, les sociétés requérantes sont mal fondées à solliciter la rectification ou l’interprétation du paragraphe 9 de la page 41 du jugement déféré ;

La demande formée par les sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export au titre de l’article 700 CPC sera rejetée ;

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société Vorwerk les frais qu’elle a engagés dans cette procédure qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 € à la charge in solidum des sociétés Taurus, Taurus France, Lacor et Lacor Export ; …

***

Cour d’appel de Paris, 2 mars 2012

Electrodomesticos Taurus SL et al c. Vorwerk & Co Interholding GmbH

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Proportionnalité

La présente décision a déjà eu une grande publicité. Nous la rapportons tout de même, histoire d’enrichir notre modeste « base de données ».

La société suédoise Astra Zeneca (ci-après « Astra ») est titulaire du brevet européen EP 1 020 461 (« EP ‘461 ») concernant un « sel de magnésium de l’énantiomère (-) d’omeprazole et son utilisation ».

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Utilisation d’un sel de magnésium de (-)-5-méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridinyl)-méthyl]suIfiny]-1-H-benzimidazole ((-)-oméprazole), ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) ≥ 99,8 %, pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique.

Le brevet a fait l’objet de treize (!) oppositions et a été révoqué par la division d’opposition. Un recours (T 1760/11) a été formé et est actuellement pendant.

La société Astra est également titulaire du brevet européen EP 0 773 940 (« EP ‘940 »)concernant un « procédé de synthèse de sulfoxydes substitués ».

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu dans une forme modifiée (après retrait des recours formés par le breveté et l’opposante).

La revendication 1 telle que maintenue par la division d’opposition est rédigée comme suit :

Procédé de synthèse énantiosélective d’un composé sulfoxyde de formule (I) ou d’un sel alcalin de celui-ci, soit en tant qu’énantiomère unique soit sous une forme énantiomériquement enrichie

 
dans laquelle

Het1 est

Het2 est

et X est

où

N à l’intérieur d’un noyau benzénique du fragment benzimidazole signifie que l’un des atomes de carbone substitué par R6-Rg peut être éventuellement remplacé par un atome d’azote sans aucun substituant ;

R1, R2 et R3 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alkylthio, un alcoxy éventuellement substitué par un fluor, un alcoxyalcoxy, un dialkylamino, un pipéridino, un morpholino, un halogène, un phénylalkyle et un phénylalcoxy ;

R4 et R5 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle et un aralkyle ;

R6’ est un hydrogène, un halogène, un trifluorométhyle, un alkyle et un alcoxy ;

R6-R9 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alcoxy, un halogène, un

halogénoalcoxy, un alkylcarbonyle, un alcoxycarbonyle, un oxazolyle, un trifluoroalkyle, ou des groupes adjacents R6-R9 forment des structures nucléaires qui peuvent être davantage substituées ;

R10 est un hydrogène ou forme une chaîne alkylène conjointement avec R3 ;

R11 et R12 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un halogène ou un alkyle,

et dans les définitions ci-dessus, les groupes alkyle, les groupes alcoxy et leurs fragments peuvent être des chaînes en Cl-Cg ramifiées ou linéaires ou comprennent des groupes alkyle cycliques, par exemple un cycloalkylalkyle,

caractérisé en ce qu’un sulfure pro-chiral de formule II

dans laquelle Het1 et Het2 sont tels que définis ci-dessus,

est oxydé dans un solvant organique avec un oxydant et en présence d’un complexe de titane chiral et d’une base, et le sulfoxyde obtenu est éventuellement transformé en un sel pharmaceutiquement acceptable par des procédés traditionnels.

Les 21 et 28 mars 2011, la société Astra a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans différents locaux de la société Etypharm ainsi qu’à I’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Le 29 avril 2011, elle a fait assigner la société Etypharm devant le juge des référés du TGI de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de procéder à l’examen des documents saisis dans les locaux de la société défenderesse sous le sceau de la confidentialité.

Elle a, le même jour, assigné cette même société aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 3 du brevet européen EP ‘940.

Le 18 mai 2011, elle a engagé une autre procédure en interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon du brevet EP ‘461.

Le 20 mai 2011, la société indienne Cipla, fabricant du principe actif utilisé par la société Etypharm, a fait assigner la société Astra en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge a rejeté la demande et celle tendant à la mise sous scellés des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

La société Cipla a interjeté appel.

Par arrêt en date du 6 décembre 2011, la Cour de Paris a confirmé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon :

***

… Considérant que la société Cipla, tiers à la saisie, estime être recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC ;

Considérant qu’elle considère que l’ordonnance qui a autorisé cette mesure méconnaît gravement les statuts et la mission de l’AFSSAPS, organisme de service public ainsi que la nature des documents qui pouvaient être appréhendés ;

Considérant qu’elle souligne que pour les besoins de l’obtention de l’autorisation administrative, l’entreprise est tenue de dévoiler ses secrets de fabrication, de composition et d’élaboration du médicament et que l’agence est tenue au secret professionnel ; qu’elle souligne que le saisissant dispose de toutes les informations confidentielles concernant les produits fabriqués par son concurrent sans que ce dernier ait été informé de la saisie ; qu’elle ajoute que les documents font partie du dossier administratif d’autorisation de mise sur le marché dont fait partie le DMF (drug master file ; partie confidentielle du dossier d’AMM) et qu’à ce titre, ils sont régis par le droit administratif ; qu’elle invoque l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; que les documents saisis entrent dans cette dernière catégorie et ne peuvent être communiqués qu’après occultation des données confidentielles ;

Considérant qu’elle estime qu’il existe une atteinte au secret des affaires tant en doit administratif qu’en droit civil et commercial ; que sur le plan administratif, elle cite l’article 6-III de la loi précitée et sur le plan civil et commercial se réfère au principe du secret des affaires consacré par le droit privé et le droit communautaire ;

Considérant qu’elle reproche à l’ordonnance d’avoir méconnu l’obligation de rechercher la conciliation des intérêts légitimes et protégés en présence ; qu’elle considère que cette conciliation imposait la mise au secret des documents saisis, que l’urgence ne pouvait motiver la violation de la confidentialité des documents appréhendés et que le juge devait prendre des précautions ; qu’elle ajoute qu’elle ne saurait avoir moins de droit que le saisi ; qu’elle souligne qu’il a pu être saisi des documents ne pouvant être utiles dans le cadre de la procédure en saisie-contrefaçon et qu’aucun tri n’a pu être fait, les agents de l’AFSSAPS n’ayant pas compétence pour ce faire ;

Considérant que la société Astra estime que la loi du 17 juillet 1978 est inapplicable ratione materiae et en toute hypothèse inadaptée à la question ; qu’elle ajoute avoir utilisé les outils que le Code de la propriété intellectuelle a adoptés pour lui permettre en urgence de démontrer la contrefaçon dont elle était victime ; qu’elle souligne que la saisie a été opérée exclusivement sur les éléments relatifs au procédé de fabrication et au produit se rapportant à la contrefaçon des deux brevets européens ; qu’elle relève que les opérations ont été faites en présence d’un pharmacien et d’un membre de l’AFSSAPS ; que cet organisme a remis les documents sans estimer nécessaire de les mettre sous scellés ; qu’elle ajoute que la société Cipla n’est pas fondée à se plaindre de ce que des documents confidentiels auraient été saisis à son préjudice dès lors qu’ils sont en relation avec la contrefaçon invoquée et que les documents sans rapport n’ont pas été saisis ; qu’elle considère qu’elle est tout aussi mal fondée à réclamer une modification de l’ordonnance, l’article R 615-4 CPC [sic] ne pouvant s’appliquer à l’espèce ;

Considérant qu’aux termes des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC, le juge qui a fait droit à la requête, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance et ce à la demande de tout intéressé ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance a été rendue à la demande de la société Astra en vue de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS ; que la société Cipla dont le DMF a été saisi à l’AFSSAPS a donc un intérêt à solliciter la rétractation ou la modification de l’ordonnance ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 a pour objet de régler les relations entre l’administration et le public ; que ce texte institue un droit au profit des administrés d’obtenir la communication de documents administratifs ;

Considérant que les dispositions de ce texte qui prévoient que lorsque les documents sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical ou secret en matière commerciale et industrielle, ils sont occultés, ne privent pas d’effet les dispositions de l’article L 615-5 CPI ; que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut obtenir la preuve de faits de contrefaçon en recourant à une mesure de saisie-contrefaçon y compris portant sur des documents couverts par le secret des affaires ;

Considérant qu’il convient de rappeler que le juge autorise une telle mesure et exerce un contrôle afin de garantir ce secret ; qu’il n’existe pas de réserve sur le pouvoir du juge en la matière qui peut parfaitement ordonner cette mesure y compris au siège d’une autorité administrative ;

Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n’affectent pas les droits que les intéressés peuvent tirer de dispositions particulières comme en l’espèce celles relatives à la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle ;

Considérant que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête a autorisé la société Astra à faire procéder par huissier à

« la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie en deux exemplaires du ou des dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole dont la société Etypharm est titulaire en particulier des modules 1, 2 et 3 notamment le DMF partie ouverte et fermée ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM et si cela s’avérait nécessaire à la saisie réelle des parties correspondantes des dossiers d’AMM ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole indiquant parmi les fabricants la société Ethypharm » ;

Considérant que la partie fermée du DMF contient des informations confidentielles relatives au savoir-faire du laboratoire et doivent à ce titre être protégées par le secret des affaires ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le saisissant doit avoir accès à tous les documents et informations susceptibles de lui permettre d’établir la contrefaçon qu’il allègue ;

Considérant qu’il n’est pas nié que le DMF qui porte sur le mode de fabrication de la substance active a un lien direct avec les faits de contrefaçon du procédé de fabrication, objet du brevet invoqué par la société Astra ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la requête que le produit argué de contrefaçon devait être de manière imminente mis sur le marché et que l’urgence était invoquée pour justifier la demande de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS qui pouvait détenir le dossier d’AMM susceptible de fournir des éléments de nature à démontrer l’existence de la contrefaçon alléguée ; que, par ailleurs, des saisies-contrefaçon avaient été opérées dans les locaux de la société Etypharm qui avait indiqué que le procédé de fabrication du principe actif propre au fabricant n’était pas divulgué ;

Considérant en conséquence, que la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS pouvait être ordonnée et qu’il n’y pas lieu à rétractation de ladite ordonnance ;

Considérant que la société Cipla peut demander que l’ordonnance soit néanmoins aménagée pour garantir la confidentialité des documents saisis ; que cette demande est fondée sur l’article 497 CPC et les dispositions de l’article R 615-4 CPI ne sont pas applicables dès lors que la société Cipla n’était pas la partie chez qui la saisie-contrefaçon était opérée ;

Considérant, toutefois, que si le saisissant doit avoir accès aux documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, il ne doit avoir accès qu’à ceux-là ; qu’il convient de prendre toute mesure à cette fin alors que les opérations ont lieu chez un tiers au litige, en dehors de la présence du principal intéressé ; qu’il y a lieu de se soucier du respect de la confidentialité des données saisies ;

Considérant qu’il convient de concilier les intérêts contradictoires des parties, la recherche d’éléments de preuve de la contrefaçon et la protection de données confidentielles ; qu’il faut veiller à la proportionnalité des mesures prises avec la nécessaire protection de la confidentialité ;

Considérant qu’aux termes de l’ordonnance, l’AFSSAPS ne pouvait que déférer à la demande qui lui était faite ; qu’elle ne disposait d’aucun motif pour s’y opposer pas plus qu’elle ne pouvait demander le placement sous scellés de documents relatifs à un dossier AMM déposé par Cipla ;

Considérant que les opérations de saisie ont été diligentées par l’huissier accompagné de Mme U., conseil en propriété industrielle et M. C., conseil en propriété industrielle ; que, même si ceux-ci présentent une garantie de compétence quant à la compréhension des documents relatifs aux brevets et ne sont pas les conseils habituels de la société Astra, ils ont néanmoins été désignés à sa demande ainsi que le révèle la requête et sont donc rémunérés par celle-ci ; que, sur place, les responsables juridiques et pharmaciens appelés à présenter les documents requis n’ont pas compétence pour faire un tri dans l’intérêt de l’intéressé ni à apprécier ce qui ressort de la confidentialité invocable par celui-ci ;

Il y a là de quoi faire bondir les CPI ...

Considérant que les personnes responsables de l’AFSSAPS ont seulement veillé à fournir les pièces visées à l’ordonnance, qu’elles n’étaient pas habilitées à faire un tri dans les documents remis à l’huissier au nom de la société Cipla ni à en solliciter la mise sous scellés ;

Considérant que ces documents à caractère confidentiel pouvaient donc être portés à la connaissance de tiers et la société Cipla, absente des opérations qui ne déroulaient pas dans ses locaux, n’en a pas eu connaissance immédiatement et n’a pas pu veiller à la confidentialité qui devait être attachée à ceux-ci ;

Considérant que l’urgence à démontrer la contrefaçon ne s’opposait pas à la mesure de mise sous scellés des documents dès lors que la société Astra a attendu deux mois pour assigner en interdiction la société Ethyfarm à la suite des saisies-contrefaçon et qu’elle a tardé à faire appel de l’ordonnance du 10 juin 2011 ne formalisant celui-ci que le 7 septembre 2011, qu’elle n’a en outre pas fait appel de la décision de référé du 5 juillet 2011 l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur le brevet EP 984957B1 ;

Considérant qu’au surplus, elle s’est vue dans l’obligation de solliciter une telle mesure pour les documents objets des saisies-contrefaçon opérées chez Ethypharm qui, elle, avait demandé leur placement sous scellés ;

Considérant dès lors que la proportionnalité qui doit exister entre la mesure prise et les nécessités d’obtenir une preuve de la contrefaçon conduisent à modifier l’ordonnance entreprise et à dire que les documents saisis dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés dans l’attente d’une demande de la société Astra aux fins d’expertise de ceux-ci ou d’examen contradictoire devant le juge en présence de la partie concernée à savoir la société Cipla ;

Considérant qu’il découle de cette modification que la société Astra ne saurait divulguer les informations recueillies dans le cadre de la saisie-contrefaçon sauf à engager sa responsabilité ; que la divulgation éventuelle des documents confidentiels pourra entraîner la mise en cause de sa responsabilité et la condamnation à des dommages-intérêts si un préjudice a été subi par la société Cipla ; que la demande d’interdiction de se dessaisir des documents appréhendés par la société Astra devient inutile du fait de la modification de l’ordonnance entreprise ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Cipla sur le fondement de l’article 700 CPC ; que la société Astra est condamnée à lui verser de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société Astra succombant doit supporter les dépens de l’instance. »

Par ces motifs, le Tribunal

• confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon,
• dit que les documents saisis lors des opérations réalisées dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés à charge pour la société Astra Zeneca de demander toute mesure utile à la démonstration des faits de contrefaçon allégués et
• condamne cette société à payer à la société Cipla la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

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Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2012

Cipla c. Astra Zeneca

Source : PIBD 957 III-150

A noter l’article très critique de Béatrice Orès dans la dernière livraison (mars 2012) de la Revue Orange, page 24.

Sans grand intérêt

Le présent arrêt de la Cour de Paris montre combien il peut être difficile pour une société d’établir qu’elle a un intérêt d’agir en annulation d’un brevet en France.

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de juin 2011, la société Merial est titulaire du brevet français FR 2 746 597 concernant une association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R2 est S(O)nR3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 ou C(O)O-R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical -N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)nCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0, 1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est

C1, R11 est C1, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial est également titulaire du brevet français FR 2 746 594 concernant le même sujet et protégeant des compositions structurellement proches.

Ces brevets sont exploités sous la forme du produit « Frontline Combo ».

Par acte du 13 septembre 2010, la société anglaise Omnipharm Ltd a fait assigner la société Merial devant le TGI de Paris en nullité de ses deux brevets français.

Avant toute défense au fond, la société Merial conteste l’intérêt à agir de la société Omnipharm.

Par jugement en date du 17 février, le tribunal fait droit à cette fin de non recevoir.

La société Omnipharm a interjeté appel.

Par arrêt en date du 17 février 2012, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :

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Selon l’article 31 CPC, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

L’intérêt à agir en justice qui doit s’apprécier pour le demandeur au jour de l’assignation en justice est justifié lorsque la personne physique ou morale démontre que l’action qu’elle engage est destinée à conforter, à améliorer ou à modifier sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire ;

Il appartient par conséquent à la demanderesse, la société Omnipharm, de prouver qu’elle possède un intérêt personnel, né et actuel pour agir en annulation des deux brevets, propriété de la société Merial ;

Le brevet conférant à son titulaire un monopole d’exploitation, peut avoir intérêt à agir en annulation de cet avantage toute personne qui souhaite légitimement exploiter une activité dans le domaine délimité par les revendications mais qui y est temporairement et temporellement empêché ;

Il s’ensuit que ne peuvent avoir intérêt à agir que ceux qui peuvent personnellement et légitimement tirer profit de l’annulation ; sont donc concernées les personnes qui possèdent les moyens pour mettre en œuvre les revendications du brevet, la structure économique, technologique ou juridique du demandeur à l’action important peu ;

La société Omnipharm reproche à la décision déférée d’avoir considéré que pour avoir intérêt à agir, le demandeur en nullité d’un brevet doit être en mesure de développer lui-même un produit conforme au brevet, de fabriquer un tel produit et de le vendre en France ;

Elle soutient que de telles conditions ne sont pas en l’espèce satisfaites du point de vue ‘sociétal’, qu’elles restreignent la concurrence en empêchant l’apparition de nouveaux concurrents puisque la finalité principale d’une action en nullité de brevet est de permettre le lancement de nouveaux produits tout en évitant de s’exposer à un risque d’action en contrefaçon de brevet ;

Elle estime encore qu’elle est recevable à demander la nullité des brevets avant même de fabriquer ou commercialiser un produit à base de Fripronil associé à du S-méthoprène, ce que la décision entreprise empêche puisqu’elle ne peut lancer sans risque un produit selon elle indûment breveté ;

Pour fonder son action en nullité, la société Omnipharm invoque l’article L 613-15 CPI qui dispose que le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur.

Elle indique être titulaire d’une demande internationale de brevet PCT WO 2010/106 325 déposée le 17 mars 2010 sous le bénéfice d’une priorité du 18 mars 2009 et soutient que cette demande internationale de brevet démontre l’existence de l’intérêt né, actuel et certain qu’elle a d’agir en nullité des deux brevets ;

Elle soutient encore que la société de droit indien Cipla a, en fraude de ses droits, déposé une demande de brevet portant sur les mêmes produits ;

Mais les dispositions légales issues de l’article L 613-15 CPI qu’elle invoque ne sont manifestement pas applicables en l’espèce dans la mesure où les droits qu’elle oppose proviennent d’une demande internationale de brevet déposée plus de dix années après la délivrance des deux brevets dont l’un bénéficie d’un CCP dont l’expiration doit intervenir au plus tard le 23 janvier 2018 ;

Il ne saurait en effet être admis que des droits acquis postérieurement à la délivrance d’un brevet justifient la recevabilité de la demande d’annulation de ce brevet ; qu’admettre ce raisonnement reviendrait à justifier la création a posteriori d’un intérêt artificiel à agir au profit du demandeur à l’action en nullité contre le titulaire de brevet ;

D’autre part, les similitudes existant entre la demande de brevet PCT n°W02010/106 325 de la société Omnipharm et la demande de brevet PCT n°W02010/092 355 déposée un mois plus tôt le 15 février 2010 par la société Cipla et la société Qed Etal révèlent l’existence de liens étroits entre la société indienne et la société appelante comme le démontre la société Merial aux pages 27 à 29 de ses conclusions ;

Il convient au surplus de faire observer que la société Omnipharm admet que l’objet de la demande internationale de brevet ne se limite pas uniquement au Fipronil seul mais couvre également les combinaisons de produits revendiqués par les brevets attaqués, la revendication 4 nécessitant de combiner le Fipronil avec du S-méthoprène ;

Il se déduit de cette observation que la société Omnipharm ne saurait valablement opposer aux deux brevets de la société Merial le dépôt de sa demande de brevet laquelle revendique également la combinaison de Fipronil et de S-méthoprène ;

Prétextant les courriels échangés au cours de l’année 2007 avec la société Merial Animal Health Ltd, la société Omnipharm prétend que la société Merial aurait reconnu qu’elle a entretenu dans le passé des relations d’affaires avec elle démontrant ainsi qu’elle était un concurrent sérieux ou un partenaire potentiel pour le développement de nouveaux produits vétérinaires ;

Mais il n’est pas permis de déduire des pourparlers engagés entre les deux sociétés la preuve que la société Omnipharm agissait comme une entreprise qui avait l’intention de se développer dans le même secteur d’activités que celui dans lequel la société Merial bénéficiait d’une protection au titre du droit des brevets ;

Pour qu’il y ait intérêt à agir, encore eût-il fallu, comme il a été dit plus haut, que l’action en justice engagée par la société Omnipharm ait pour objectif de conforter, d’améliorer ou de modifier [sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire.]

Or en l’espèce, rien ne démontre que la société Omnipharm possédait un intérêt à combattre les brevets dont elle sollicite l’annulation dans la mesure où à aucun moment les caractéristiques contenues dans les revendications du brevet ne sont abordées dans la correspondance échangée (mélange Fipronil/Métroprène), les courriels datés des 4 mai et 8 novembre 2007 ne concernant que le Meloxicam injectable pour bovins et porcs comme le révèlent le certificat daté du 12 février 2007 (Flexicam [Meloxicam 1.5mg/ml] 100ml Oral suspension) ainsi que diverses factures et documents (pièces 40 à 47) versés aux débats ;

Il ne saurait donc se déduire de l’échange de courriels sus-évoqués ainsi que des déclarations notées par le représentant de la société Merial Animal Health Ltd à l’issue de rencontres avec le dirigeant de la société Omnipharm la preuve que cette dernière possède un intérêt juridique à agir en annulation des revendications des brevets dont la société Merial est titulaire ;

Pour justifier son intérêt à agir contre la société Merial, la société Omnipharm soutient encore qu’elle a obtenu en 2006 des AMM pour les produits vétérinaires Flexicam et Acticam ;

Elle indique qu’elle a exploité pendant 3 ans l’AMM sur le Flexicam jusqu’au 3 juillet 2009, date à laquelle elle l’a cédée à la société Dechra Veterinary Products A/S ;

Elle ajoute qu’elle achète les produits finis Flexicam auprès d’un fournisseur tiers comme le démontrent les factures, bons de livraison et connaissements du transporteur … et qu’elle sous-traite ensuite leur fabrication ainsi que leur commercialisation … ; elle indique que son activité consiste à développer des produits génériques, à obtenir des AMM, puis de les exploi[ter … s]ous-traitant leur fabrication et leur distribution ;

Elle précise encore qu’avant de déposer une AMM, elle se doit de ‘nettoyer’ les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’entraver son projet ;

La déclaration de James Michaël Marshall datée du 2 novembre 2010 … qui rapporte que la société Omnipharm a demandé et a obtenu une AMM pour les produits Flexicam et Acticam mais que ladite autorisation a été rapidement cédée à la société danoise Dechra Veterinary Products A/S à Uldum pour le produit Flexicam et à la société Ecuphar NV à Oostkamp pour le produit Acticam, la fabrication du produit Flexicam étant assurée par la société Fischer Clinical Services UK Ltd à Horsham et le produit Acticam par la société Accord Healthcare Ltd à North Haroow confirme les assertions de la société Omnipharm selon lesquelles elle se chargeait d’obtenir l’AMM puis de sous-traiter la fabrication et la distribution des produits ;

La société Merial fait ensuite pertinemment remarquer, sans d’ailleurs être contestée, que les produits Flexicam et Acticam relevant de la famille des antiinflammatoires sont étrangers à l’objet des brevets contestés et que la société Omnipharm ne démontre pas qu’elle développe, fabrique ou vend elle-même en France un produit vétérinaire dont la diffusion serait susceptible d’être contrariée par les deux brevets dont elle sollicite l’annulation ;

Il convient au surplus d’ajouter que le déficit comptable de la société Omnipharm en 2007, période au cours de laquelle elle déclare avoir exploité son produit ainsi que la forte augmentation du déficit les années suivantes confirment qu’elle n’intervenait pas comme un fabricant de médicaments vétérinaires mais davantage comme un intermédiaire commercial ;

La société Omnipharm soutient encore qu’il serait particulièrement prématuré d’exiger d’elle dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt à agir des preuves de développement, de fabrication ou de commercialisation du produit breveté ; elle invoque les dispositions de l’article 28 de la Directive UE 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et prétend qu’elle aurait été mal venue de déposer une demande d’AMM. Elle indique cependant participer activement au développement d’un produit générique à base de Fipronil et de S-méthoprène, s’approvisionner en S-méthoprène auprès de la société hongroise Balbolna Bio comme le mentionne le contrat daté du 3 septembre 2009 …, avoir été en discussion d’affaires avec la société allemande Klocke en charge notamment du conditionnement des produits, d’avoir été au cours de l’année 2011, en pourparlers au sujet d’un produit F-Kombo lequel est un générique du produit contenant le Fipronil et le S-méthoprène … et ainsi d’avoir sérieusement envisagé de fournir sur le territoire français un produit générique de Fipronil et de S-méthoprène ;

Mais la société Merial fait justement remarquer que le délai nécessaire pour obtenir une AMM n’aurait pas dû empêcher la société Omnipharm de déposer sans tarder une demande portant sur un produit conforme aux revendications de ses deux brevets ; que cette absence de dépôt démontre que la société Omnipharm n’avait nullement envisagé d’exploiter son produit avant de nombreuses années, ce que l’attestation de son dirigeant datée du 15 février 2011 qui indique

« It is indeed our intention to market such products as soon as the situation regarding the validity of the patents FR-B-2 746 597 and FR-B-2 746594 is settled by the court and we already have taken certain necessary steps to prepare for this marketing. »

ne saurait remettre en cause, cette déclaration d’intention faite dans son seul intérêt étant dépourvue de force probante ;

La société Omnipharm invoque encore deux études comparatives d’efficacité des produits génériques datées des 19 et 28 mai 2009 ainsi qu’une étude de tolérance également datée du 28 mai 2009 ;

Mais la société Merial réplique précisément que ces études ne font pas de la société Omnipharm un concurrent potentiel puisqu’elle ne dispose pas des moyens requis pour constituer ou devenir un acteur industriel et commercial, qu’elles sont fournies par des prestataires de service à quiconque souhaite obtenir une AMM et qu’elles concernent les produits testés au produit Frontline Plus lequel n’est pas commercialisé en Europe ;

Pour démontrer qu’elle développe un produit correspondant aux revendications des brevets litigieux, la société Omnipharm évoque encore deux accords datés des 14 avril et 15 juillet 2011 relatifs respectivement aux conditions de fabrication du produit F-Kombo et à un plan de développement de ce produit ;

Mais l’intérêt à agir en justice devant s’apprécier au jour de l’introduction de la demande en justice soit à la date de l’assignation du 13 septembre 2010, il ne saurait être tenu compte des accords passés postérieurement à cette date ;

De l’ensemble, il résulte que la société Omnipharm n’a pas démontré l’intérêt qu’elle avait à agir en annulation des brevets FR-B-2 746 597 and FR B 2 746 594 ;

La société Omnipharm doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; 

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Merial les frais qu’elle a engagés en cause d’appel qu’il convient de fixer à la charge de la société Omnipharm à la somme de 50.000 € ; …

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Cour d’appel de Paris, 17 février 2012

Omnipharm c. Merial

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.