Une clause pénale étroite

Par définition, le monde de l’arbitrage est un monde assez fermé, mais de temps en temps, un recours en annulation nous permet d’y jeter un coup d’œil.

Le 22 octobre 2004, la société belge Victocor Technologies (ci-après « Victocor »), spécialisée dans le domaine du revêtement anticorrosion de pièces métalliques et la société allemande Benteler Automobiltechnik (ci-après « Benteler ») qui produit des pièces de carrosserie et de moteurs pour l’industrie automobile ont signé un « Accord de confidentialité » (ci-après « l’Accord »). Aux termes de ce contrat, les parties s’engageaient à ne pas divulguer les informations échangées et à reconnaître mutuellement leurs droits de propriété intellectuelle.

A la suite du dépôt par Benteler d’une demande de brevets en Allemagne, en France et aux États-Unis (famille de brevets D1), Victocor a mis en œuvre la clause compromissoire et obtenu le 8 juillet 2008 une sentence condamnant Benteler à 900.000 € d’indemnité.

En 2005, Benteler avait déposé deux nouvelles séries de demandes de brevets (famille de brevets D2 et D4) en Allemagne, aux États-Unis et en France.

Estimant que ces brevets avaient aussi été déposés en violation de l’Accord, Victocor a eu de nouveau recours à l’arbitrage sous les auspices de la Chambre de commerce internationale.

Par une sentence rendue à Paris le 3 septembre 2010, le tribunal a dit que Benteler avait commis des violations de l’article 2 de l’Accord, mais qu’à défaut de démonstration d’un préjudice, Victocor était mal fondée en ses demandes de compensations financières ; le tribunal arbitral a également rejeté la demande reconventionnelle de Benteler, rejeté les allégations de Victocor relatives au caractère téméraire de la demande reconventionnelle et mis la majeure partie des frais d’arbitrage à la charge de Benteler.

La société Victocor a formé un recours en annulation de cette sentence le 6 octobre 2010. Elle soutient que les arbitres ont outrepassé les limites de leur mission (article 1520 3° CPC), méconnu le principe de la contradiction (article 1520 4° CPC) et violé l’ordre public international (article 1520 5° CPC).

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Sur le moyen pris de ce qu’en ne retenant pas l’interprétation convergente que les parties donnaient de l’Accord, et qui avait été adoptée par la sentence du 8 juillet 2008, les arbitres ont outrepassé les termes de leur mission et méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la première sentence et, par conséquent, violé l’ordre public international (article … 1520 3° et 5°CPC)

Victocor expose que le tribunal arbitral a estimé que la pénalité prévue à l’article 3.6 de l’Accord s’appliquait exclusivement aux violations de l’obligation de confidentialité stipulée à l’article 3 et non pas aux engagements de respect de la propriété intellectuelle prévus à l’article 2, alors que tant les mémoires des parties que la sentence du 8 juillet 2008 retenaient l’interprétation contraire.

Considérant que le 22 octobre 2004, les sociétés Victocor et Benteler ont signé un accord de confidentialité avec effet rétroactif ;

Considérant que l’article 2 de cet accord est consacré aux droits de propriété intellectuelle ; qu’en ses points 2.1 et 2.4, il définit les droits détenus par chacune des parties sur leurs brevets, marques, modèles et savoir-faire ; que les points 2.2 et 2.3 fixent le sort des développements de la technologie de Victocor ;

Considérant que l’article 3, intitulé « Confidentialité » définit la nature des informations confidentielles, détermine les engagements de non-divulgation souscrits par les parties et prévoit, au point 3.6, une pénalité de 150.000 € en cas de violation d’une obligation de confidentialité, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires en cas de négligence grave ou de dol ;

Considérant que le tribunal arbitral a jugé que la clause pénale stipulée à l’article 3.6 ne sanctionnait que les manquements aux obligations de confidentialité prévues par l’article 3 et non les violations des droits de propriété intellectuelle définis à l’article 2 ;

Considérant, en premier lieu, que l’allégation par Victocor d’une interprétation commune des parties sur l’applicabilité de l’article 3.6 aux engagements souscrits au titre de l’article 2 est tirée de la circonstance que Benteler a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Victocor sur le fondement de l’article 3.6 au paiement de pénalités pour des violations de ses droits de propriété intellectuelle ;

Mais considérant qu’il résulte des écritures prises devant le tribunal arbitral, ainsi que du compte rendu des débats, qu’à titre principal, Benteler alléguait que l’article 3.6 ne s’appliquait qu’aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle et que ce n’était que dans l’hypothèse où l’interprétation de Victocor l’emporterait qu’elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle ;

Qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le tribunal ; que la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut qu’être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la sentence rendue entre les mêmes parties le 8 juillet 2008 a condamné Benteler à payer à Victocor une indemnité de 900.000 € pour des violations de l’Accord résultant du dépôt des demandes de brevets de la famille D1 ; que, quels que soient les motifs sur lesquels se fonde cette sentence, il n’est pas démontré que son exécution en France serait inconciliable avec celle de la sentence déférée, rendue à l’occasion du dépôt des brevets des familles D2 et D4 ; que, dès lors, la différence d’interprétation de l’Accord par les deux sentences, à la supposer établie, n’emporte aucune violation effective et concrète de l’ordre public international ;

Considérant que le moyen doit être écarté en ses deux branches ;

Sur le moyen pris de ce que le tribunal arbitral a dépassé les termes de sa mission et violé le principe de la contradiction en relevant d’office le moyen tiré de l’absence de démonstration d’un préjudice (article 1520 3° et 4°, CPC)

Victocor fait valoir que sa demande tendait exclusivement à la condamnation de Benteler au paiement des pénalités prévues par l’article 3.6 de l’Accord et que le tribunal arbitral, en se prononçant sur une demande de dommages-intérêts qui n’était pas formulée et en la rejetant, au motif qu’aucun préjudice résultant de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’était établi, alors que ce moyen relevé d’office n’avait pas été soumis au débat, a statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction.

Considérant que Victocor, dans sa requête d’arbitrage, dans ses conclusions suivantes et au cours de l’audience a demandé au tribunal arbitral de reconnaître que Benteler avait violé l’Accord en déposant, publiant et retirant ses demandes de brevets et en divulguant des informations confidentielles à des tiers ; qu’elle a réclamé initialement des dommages-intérêts évalués à 2.700.001 €, portés en cours d’instance à 5.250.001 €, correspondant à 35 violations alléguées de l’Accord d’un montant de 150.000 € chacune, outre 1 € de provision au titre des dommages-intérêts provisionnels pour faute lourde ou dol ;

Considérant que les arbitres qui ont retenu, d’une part, que les informations divulguées n’étaient pas confidentielles, d’autre part, que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ont, sans outrepasser leur mission, ni méconnu le principe de la contradiction, constaté qu’il n’y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen pris de ce qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D 2 et D4, le tribunal arbitral n’a pas respecté les termes de sa mission, a violé le principe de la contradiction et méconnu l’ordre public (article 1520 3°, 4° et 5 °, CPC)

Victocor soutient qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D2 et D4, alors que les parties n’avaient pas présenté de demande en ce sens, ni développé d’argumentation sur ce point, les arbitres ont statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction, qu’ils ont, en outre, violé l’ordre public, la question de validité des brevets ressortissant à la compétence exclusive des offices nationaux qui les octroient, ou des juridictions étatiques.

Considérant, d’une part, que pour décider que les demandes de brevets des familles D2 et D4 n’emportaient pas divulgation d’information confidentielles, les arbitres ont retenu que le savoir-faire incorporé dans ces demandes figurait déjà dans l’état de la technique tel qu’il résultait d’un brevet russe précédemment publié, de sorte que ces informations ne pouvaient être qualifiées d’informations confidentielles au sens de l’article 3 de l’Accord, d’autre part, que si Benteler avait commis 17 violations de l’article 2, aucune indemnisation ne pouvait être allouée de ces chefs dès lors que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes à la propriété intellectuelle, que Victocor n’établissait pas de préjudice et enfin que l’Office allemand des brevets n’avait pas eu connaissance de l’antériorité russe « qui impact(ait) de façon substantielle la valeur des brevets » des familles D2 et D4 (sentence § 92) ;

Considérant qu’en se déterminant ainsi, après que les parties ont été mises en mesure de discuter du contenu du brevet russe, le tribunal arbitral, qui n’a pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets de Benteler, n’a méconnu ni l’étendue de sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l’ordre public international ;

Que le moyen ne peut qu’être écarté en ses trois branches ;

Sur le moyen pris de ce que les arbitres ont statué ultra petita, et, dès lors, outrepassé leur mission, en décidant que Benteler avait commis une infraction à l’Accord en retirant la demande de brevet américain de la famille D4 alors qu’aucune prétention n’avait été présentée de ce chef (article 1520 3° CPC)

Victocor fait valoir que les arbitres ont considéré comme une faute de Benteler le fait d’avoir retiré la demande de brevet américain de la famille D4, alors qu’aucune demande tendant à voir constater un tel manquement contractuel n’avait été formée, pour la bonne raison qu’aucun retrait n’avait eu lieu.

Considérant que la sentence retient (§ 82) que

« le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constitue une violation supplémentaire de l’Accord » ;

qu’elle décide que ce manquement contractuel, comme les autres, n’est pas indemnisable ;

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure arbitrale que Victocor n’a présenté aucune demande de ce chef ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Benteler, le fait pour la sentence de prononcer sur une prétention dont les arbitres n’étaient pas saisis n’est pas une erreur matérielle dont Victocor serait irrecevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation faute d’avoir exercé l’action en rectification dans le délai imparti par le règlement d’arbitrage ;

Considérant qu’il convient d’annuler la sentence en ce qu’elle a statué sur ce point ultra petita ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la sentence doit être annulée seulement en ce qu’elle a retenu que le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constituait un manquement contractuel de Benteler ; que le recours est rejeté pour le surplus ; `

Considérant qu’il n’est pas démontré que l’exercice du recours ait dégénéré en abus ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef par Benteler sera rejetée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier Victocor des dispositions de l’article 700 CPC ; qu’il sera alloué sur ce fondement la somme de 30.000 € à Benteler ;

P AR CES MOTIFS :

• Annule la sentence rendue le 3 septembre 2010 entre les parties en ce qu’elle a dit que le retrait de la demande déposée aux États-Unis de la famille de brevets D4 constitue un manquement contractuel de Benteler.
• Rejette le recours pour le surplus.
• Déboute Benteler de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif.
• Déboute Victocor de sa demande fondée sur l’article 700 CPC.
• Condamne Victocor à payer à Benteler la somme de 30.000 € en application de l’article 700 CPC.
• Condamne Victocor aux dépens …

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Morale de l’histoire : lorsque vous rédigez des clauses pénales, vérifiez bien qu’elles couvrent toutes les violations du contrat que vous souhaitez voir sanctionnées.

Cour d’appel de Paris, 1 décembre 2011

Victocor Technologies c. Benteler Automobiltechnik

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Qui s’y colle s’y pique

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») a assigné la société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT »), ancienne licenciée non exclusive de la société GTT, en nullité de son brevet français FR 2 893 625, concernant un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support, et, à titre subsidiaire, en revendication de ce titre.

Par la suite, la société CAT a limité le brevet devant l’INPI.

Par jugement du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes.

Nous avons vu que le tribunal a dit que la demande en nullité était recevable, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision de l’OEB dans l’opposition concernant le brevet européen correspondant et que la limitation en était vraiment une.

Le tribunal trouve que l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Dans ce qui suit, nous donnons des extraits du jugement concernant la prétendue insuffisance de description du brevet, la demande en revendication et les demandes reconventionnelles. Même si ce jugement ne fait pas d’apport majeur, il y a quelques éléments intéressants à glaner …

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Sur l’insuffisance de description

Attendu qu’aux termes de l’article L 613 -25 b) CPI, le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

que la société demanderesse fait à ce titre valoir que d’une façon générale le brevet n’expose pas à l’homme du métier comment il doit choisir le couple de produits constitué par d’une part les substrats à coller ensemble et d’autre part les colles susceptibles de coller lesdits substrats, et plus précisément que la revendication 1 est rédigée avec une portée excessivement large et n’indique pas les caractéristiques essentielles de la solution, à savoir les plages de température, de pression ainsi que les types de colles utilisées pour résoudre le problème posé ;

Mais attendu que la société GTT reconnaît elle-même que le procédé de collage du Triplex fait l’objet du brevet litigieux ;

Attendu par ailleurs, que le brevet … se réfère à deux types de colle-époxy bicomposante et polyuréthanne-adaptées au procédé objet de l’invention et indique les délais souhaitables de mise en place pour chacune de ces deux familles ;

que dès lors la description de l’invention est suffisante pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de description doit être rejeté ;

Il nous semble que ce constat est en phase avec la jurisprudence européenne qui dit (décision T 694/92 du 8 mai 1996) :

« … Dans certains cas, la description d'un seul mode de réalisation de l'invention revendiquée peut être suffisante pour soutenir des revendications larges contenant des caractéristiques définies en termes de fonction, par exemple lorsque la divulgation d'une nouvelle technique constitue l’essence de l'invention et que la description d'un seul mode de réalisation permet à l'homme du métier d'obtenir, sans effort excessif, le même effet dans un vaste domaine, en utilisant des variantes appropriées d'un élément de l'invention (cf. T 292/85). …»

Attendu s’agissant plus précisément de la revendication 1 que l’homme du métier disposait des plages de température (page 7), de pression (page 6) ainsi que des types de colles utilisées (pages 9) pour résoudre le problème posé à savoir renforcer le collage lorsque celui -ci est soumis à des contraintes importantes, notamment thermiques et/ou à des efforts de traction ;

que le grief d’insuffisance de description ne peut donc pas prospérer ; …

Sur la demande subsidiaire en revendication du brevet n° 0 640 418

Attendu qu’à titre subsidiaire la société GTT sollicite le transfert à son bénéfice de la propriété du brevet n° 2 893 625 délivré en c e qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8, 9 et 15, ou le transfert du brevet limité en ce qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8 et 9, et ce en application de l’article L 611-8 CPI ;

que la société CAT conclut à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que ces dispositions ne permettraient que la revendication du titre et non pas « son transfert » et que la demande est indéterminée voire « incohérente » du fait de la délivrance en cours du brevet européen ;

Mais attendu que la demande de la société GTT s’analyse en une action en revendication partielle du brevet litigieux au sens des dispositions susvisées ;

que la société CAT qui ne développe aucune fin de non recevoir au sens de l’article 122 CPC ne saurait voir prospérer son moyen d’irrecevabilité ;

que le fait qu’un brevet européen soit par ailleurs en cours de délivrance, bien que frappé d’opposition par la société GTT, ne constitue pas plus une fin de non recevoir ;

que la demande en revendication partielle du brevet n° 2 893 625 doit donc être déclarée recevable ;

Attendu que la société GTT reproche à la société CAT d’avoir déposé une demande de brevet pour une méthode de collage alors qu’elle était déjà elle-même en possession de cette invention ; qu’elle fait valoir à l’appui de sa prétention que la société CAT a eu communication du document externe n°1981 intitulé « Erection Handbook 5 » établi par elle en février et septembre 2003 pour le système CS1, pièce qu’elle communique en pièce n°16 et n°16-1 pour sa traduction ;

Mais attendu que ce document ne comporte aucune description d’une méthode de collage qui comprendrait notamment une étape de pression et de chauffage simultanée sur la durée, telle que brevetée ;

qu’au contraire les figures extraites de ce document démontrent que la société GTT recommande à cette époque deux mises en ouvre différentes, à savoir soit le chauffage au moment de la pose manuelle (figure 4.1.2.d) mais sans mise en pression dans la durée, soit la pression (figure 4.1.5 b) mais sans chauffage ;

que dès lors, la société GTT ne démontre pas avoir été en possession de la revendication 1 du brevet litigieux tel que limité ni des revendications 4, 8 et 9 qui en dépendent directement ou indirectement à la date de dépôt du brevet n°0 640 418 par la société CAT et sera en conséquence déboutée de sa demande de revendication partielle ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société CAT

Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner à la société CAT l’acte requis ni encore de constater ses réserves sur ses droits et actions à venir, un tel donner acte et une telle constatation n’étant pas constitutifs de droits ;

que par ailleurs l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

que faute pour la société défenderesse de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société GTT, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;

Attendu que la société CAT fait valoir également, qu’en utilisant ou faisant utiliser l’invention en cause et/ou le savoir-faire correspondant, la société GTT a commis une faute engageant sa responsabilité dans les termes des articles 1382 et suivants du Code Civil, et sollicite ainsi des dommages-intérêts provisionnels à fixer à dire d’expert ;

que cette demande se rattache suffisamment à l’action principale contrairement à ce que prétend la société GTT ;

qu’en revanche, aux termes de l’article 1476 CPC

« la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » ;

Or attendu en l’espèce, que dans la procédure d’arbitrage ayant opposé les parties, le Tribunal arbitral a déclaré non fondées les demandes indemnitaires de la société CAT en relevant que « les éléments communiqués par CAT dans le cadre de la procédure ne permettent pas en effet de déterminer si et dans quelle mesure GTT se serait appropriée, en les intégrant dans le Bonding Handbook, des éléments de propriété intellectuelle appartenant à CAT » ; qu’il n’est pas contesté qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties entre les litiges, de sorte que la société CAT ne peut à nouveau rechercher devant le tribunal la responsabilité de la société GTT, y compris sur un fondement différent ;

que sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale ; ...

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TGI de Paris, 18 mars 2011

Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.