Vous paierez quand même

Les lecteurs de ce blog se souviendront peut-être du litige opposant la société américaine Alza et la société allemande Ratiopharm. Voici un petit rappel des faits de l’espèce, déjà rapportée ici.

La société Alza Corporation (ci-après « Alza ») est titulaire du brevet européen EP 1 381 352. Ce brevet couvre notamment des timbres transdermiques pour l’administration de fentanyle, qui est un opioïde synthétique puissant, et ses analogues.

La société allemande Ratiopharm a été la première à former une opposition contre le brevet européen (le 14 juin 2007). Plusieurs autres sociétés ont fait de même.

Le 18 juillet 2008, la société française Laboratoire Ratiopharm (ci-après « Rationpharm ») a assigné la société Alza en nullité de son brevet. Ultérieurement, la société Teva Santé est venue aux droits de la société Ratiopharm

Les sociétés Janssen Pharmaceutica et Janssen Cilag (« les sociétés Janssen »), respectivement licenciée et sous-licenciée du brevet pour la France, sont intervenues volontairement à l’instance.

La division d’opposition a révoqué le brevet européen par décision datée du 4 mars 2010, pour défaut de nouveauté. La société Alza a formé un recours contre cette décision. Une des opposantes a formé une requête en accélération motivée par l’existence de plusieurs actions nationales ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.

La société Alza a sollicité un sursis à statuer. Nous avons vu, dans un billet précédent, que cette demande a été rejetée par le TGI de Paris.

Par jugement du 14 décembre 2010, le TGI de Paris a déclaré nulle la partie française du brevet.

Les défenderesses ont interjeté appel de ce jugement.

Par ailleurs, le 17 mai 2011, la chambre de recours 3.3.02 de l’OEB a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition (décision T 0922/10).

Maintenant, c’est l’heure des comptes. Les sociétés Alza et Janssen se sont montrées assez combatives dans leur résistance à une condamnation au titre de l’article 700 CPC.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 20 janvier 2012 :

***

Le brevet européen n° EP 1.381.352 a été révoqué par décision définitive de la chambre de recours de l’OEB le 17 mai 2011 et signifiée le 29 juillet 2011 ;

Il y a lieu de donner acte aux sociétés Alza et Janssen de ce qu’elles se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le TGI de Paris ;

Conformément aux dispositions de l’article 403 CPC, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire qui en l’espèce n’est pas invoquée, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Les sociétés Teva Santé et Ratiopharm qui acceptent le désistement de l’appel des sociétés Alza et Janssen formulent une demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC à laquelle les sociétés appelantes s’opposent aux motifs que les frais engagés par les sociétés intimées auraient pu être réduits si celles-ci s’étaient contentées le 28 juin 2011 de s’associer à la demande de sursis à statuer au lieu de faire signifier des conclusions de caducité de l’appel et des conclusions au fond, alors surtout qu’elles avaient connaissance de la décision de révocation rendue le 27 mai 2001 par la chambre de recours de l’OEB ;

Elles poursuivent en indiquant ne pas avoir à supporter le coût d’une stratégie « dénuée du sens commun » ;

Il convient en application de l’article 384 CPC de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

En vertu des dispositions de l’article 700 CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Parties perdantes les sociétés Alza et Janssen sont tenues au paiement des dépens d’appel et doivent également supporter les frais exposés par les parties adverses qui ne sont pas compris dans les dépens et ceci quand bien même la procédure en cause d’appel aurait pu être plus rapidement abrégée ;

L’équité commande de fixer les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel par les sociétés Teva Santé et Ratiopharm à la somme de 13000 €....

***

Vu les sommes allouées dans d’autres affaires rapportées sur ce blog, on peut dire que les sociétés Alza et Janssen ne s’en sortent pas trop mal.

Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2012

Alza Corporation et al c. Ratiopharm et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Triomphe de la relativité

Non, il ne s’agit pas de neutrinos ...

Dans un billet du mois de mars 2011, consacré à un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, nous écrivions :  

« Nous avons vu, dans un billet récent, que la nullité du brevet européen selon l’article L 614-12 CPI, ensemble avec l’article 138(1)(e) de la CBE, est a priori une nullité relative. C’est explicitement stipulé dans les droits britannique et allemand, et il y a un certain consensus à cet égard dans la jurisprudence française. Mais, comme le montre l’arrêt présent, il arrive que les juges français rompent ce consensus. »

Dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui, la Cour de cassation vient de rappeler à l’ordre la Cour de Lyon.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

Monsieur Pio E. est directeur général de la société espagnole Couth, spécialisée dans le marquage industriel. Il est titulaire du brevet européen EP 0 687 577 désignant la France.

La société française Sic Marquage Industriel a formé une opposition contre ce brevet, mais l’opposition a été rejetée par l’OEB. Aucun recours n’a été formé.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant, pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7), une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9) ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait que L’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machines et qui amène L’ensemble à tourner autour de l’axe (6).

Un pistolet de marquage par micro-percussion 

commercialisé par la société Sic.

Estimant qu’un pistolet de marquage par micro percussion fabriqué et commercialisé par la société Sic contrefaisait son invention, Monsieur E. a par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait injonction à la société Sic de cesser la fabrication de ce type de machines et de les retirer du commerce.

Par acte du 2 septembre 2004, la société Sic Marking (ci-après « Sic ») a fait assigner Monsieur E. en nullité du brevet. En retour, Monsieur E. a fait assigner la société E. en contrefaçon de son brevet.

Par jugement du 22 octobre 2009 (!), le TGI de Lyon, considérant que la société Sic avait qualité et intérêt à agir et que par ailleurs l’invention litigieuse doit être considérée comme une invention de salariés, le droit au brevet appartenant à l’employeur, la société Couth, a prononcé l’annulation du brevet européen.

Monsieur E. a relevé appel de ce jugement. 

Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance. Elle a notamment dit :

« ... S’appuyant sur les dispositions de l’article 138, paragraphe 1, la société Sic invoque au soutien de sa demande de nullité d’abord le fait que l’invention objet du brevet européen EP 0 687 577 ne pouvait être déposée par Monsieur E., puis qu’elle n’est pas nouvelle et enfin qu’elle est dépourvue d’activité inventive.

Sur le premier point il est soutenu par l’appelant que son adversaire ne prétendant pas avoir de droits sur le brevet européen en cause n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 138, paragraphe 1 e) de la convention de Munich.

Toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société Sic était recevable à agir sur ce fondement dès lors que l’article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir.

L’action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d’un brevet et l’article 138 paragraphe 1 e) ne comportant aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, il doit être retenu que cette action en annulation est ouverte à tout intéressé.

L’appelant fait valoir que le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) serait limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause au motif que le texte a pour finalité de protéger des intérêts privés (ceux de la personne dont le droit au brevet a été usurpé) mais, ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas alors que rien ne s’opposait à ce que la CBE prévoit une disposition spécifique relative à l’ouverture de l’action en annulation pour défaut de droit au titre. ...

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le droit au brevet EP 0 687 577 appartient à la société Couth employeur et en ce qu’il a déclaré [nul le br]evet déposé par Monsieur E. par application de l’article 138 paragraphe 1 e) de la convention de Munich. ... »

Monsieur E. s’est alors pourvu en cassation. 

Et la Cour régulatrice trouve en effet de quoi casser l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Sur le moyen unique

Vu l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE, ensemble l’article L 614-12 CPI ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Monsieur E., directeur général de la société de droit espagnol Couth, est titulaire d’un brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998, publié sous le n° 0 687 577 et portant sur une machine à gravure à impacts ; que la société Sic Marking, prétendant que celui-ci n’avait pas de droit au brevet sur l’invention qui constituerait une invention de salariés dont la société Couth serait le véritable propriétaire, l’a fait assigner en nullité du brevet ;

Attendu que pour retenir que la société Sic Marking était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, l’arrêt retient que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit et qu’en conséquence l’action en annulation est ouverte à tout intéressé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la CBE visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Sic Marking aux dépens ...

***

On aurait aimé que la Cour régulatrice se montre un peu plus loquace et justifie davantage sa position, mais au moins cet arrêt a-t-il le mérite de clarifier la situation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2012

Pio E. c. Sic Marking

Disponible sur Legifrance.

Aveu de nullité

Monsieur André R. est titulaire du brevet français FR 2 695 698 et du brevet européen EP 0 750 724 concernant chacun un dispositif oléopneumatique d’amortissement réglable.

Sur la base de ces titres, il a agi en contrefaçon contre la société SRAM Europe (ci-après « SRAM »), devant le TGI de Lyon.

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal a prononcé la nullité des deux titres et débouté Monsieur R. de ses demandes.

Monsieur R. a interjeté appel.

Devant la Cour d’appel de Lyon, la défenderesse a, pour la première fois, invoqué l’antériorité US 4 807 860.

Monsieur R. va alors faire un aveu, tout en se montrant combatif jusqu’au bout.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon :

***

Le litige oppose André R. et la société SRAM sur l’action en contrefaçon engagée le 6 septembre 2004 par André R. qui se fondait sur deux brevets ;

1 - un brevet européen numéro EP 0750.724 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement modulable, avec possibilité de réglage ;

2 - un brevet français numéro 92.111.21 portant sur un dispositif oléopneumatique d’amortissement variable et réglable.

En page 5 de ces conclusions du 15 février 2011, les dernières en date, André R. reconnaît ‘qu’il ne peut que concéder que tant son brevet français qu’européen sont totalement antériorisés par le brevet américain numéro 4.807.860 invoqué pour la première fois en appel par la société SRAM, société qui a toujours dénié et combattu la contrefaçon qui lui était reprochée par André R. dès sa mise en demeure en mars 2003.

Il reconnaît également, en des termes clairs et express que ces deux brevets sont nuls en toutes leurs revendications.

Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité du brevet européen EP 0 750 724 pour défaut de nouveauté et réformé en ce qu’il ne prononce pas la nullité du brevet français pour toutes les revendications.

Le brevet français doit, en effet, être annulé, en toutes ses revendications, pour défaut de nouveauté.

Et aucune demande en contrefaçon ne peut être fondée à l’encontre de la société SRAM.

André R. demande réparation d’un préjudice né de la dissimulation par la société SRAM du brevet américain numéro 4.807.860 qui antériorise son brevet français aux motifs que l’inventeur de ce brevet est Stephen W. S., fondateur de la société Rock Shox qui a été acquise en 2002 par la société SRAM et que celle-ci l’a laissé « s’enfermer dans une action judiciaire inutile ».

Il expose que cette dissimulation lui a été préjudiciable parce qu’il a engagé en pure perte des frais :

1 - de procédure en contrefaçon,

2 - d’honoraires de conseil,

3 - du développement de ses brevets, en créant une société commerciale afin d’entrer en contact avec d’autres entreprises susceptibles d’acquérir ses brevets et ses applications.

Il chiffre son préjudice à la somme de 120.000 €, outre 10.000 € en vertu de l’article 700 CPC.

En revanche, la société SRAM conclut au mal fondé de cette demande de dommages intérêts en rappelant que le brevet numéro 4.807.860 déposé le 28 février 1989 faisait partie de l’état de la technique et que les revendications du brevet français appartenant au domaine public de sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait être reprochée.

Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le brevet de Stephen W. S. soit transféré à la société SRAM et que ce brevet constituait l’art antérieur qu’un homme de l’art se doit de connaître.

Elle en conclut qu’André R. s’est engagé dans la procédure en toute connaissance de cause, en observant qu’elle lui avait demandé de préciser ses revendications dès l’origine du litige et qu’elle avait indiqué dénier toute contrefaçon.

Enfin, elle ajoute qu’André R. savait, en cours d’instance initiale, que la revendication 1 de son brevet français était dépourvue d’activité inventive et qu’il connaissait les difficultés de son action en contrefaçon.

Il appartient à André R. de démontrer que l’attitude de la société SRAM a été malicieuse et déloyale dans le cours de la procédure judiciaire qu’il a, lui-même initiée, comme demandeur à la contrefaçon.

La cour observe que la preuve que la SRAM ait eu connaissance du brevet américain qu’elle oppose en appel pour compléter son argumentation en défense et en nullité de brevet dès l’origine du litige et en tout cas au moment de l’assignation en justice n’est pas, en l’espèce, rapportée par André R.

Le fait que Stephen W. S. ait été un des fondateurs de la société Rock Shox acquise par la société Sram ne saurait suffire à faire présumer une quelconque connaissance du brevet américain.

Il n’est pas établi par les productions que la société SRAM qui se défendait en plaidant la nullité des brevets pour défaut d’inventivité ou défaut de nouveauté, eu égard à l’état de la technique connue d’un homme de l’art ait eu un comportement déloyal, malicieux ou d’une légèreté blâmable, au cours de la procédure initiée par André R. qui avait l’obligation de prouver la contrefaçon qu’il opposait à cette société.

La société SRAM qui avait proposé, en première instance, quatre brevets pour contredire la demande en contrefaçon dont elle faisait l’objet, n’a donc pas commis de faute civile à l’origine des frais et honoraires qui ont été engagés par André R.

Elle ne doit aucune réparation.

Et les prétentions d’André R. sont mal fondées, y compris quant à l’organisation d’une expertise dont l’utilité n’est pas démontrée.

L’équité commande d’allouer à la société SRAM la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et en appel. …

***

Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2012

André R. c. SRAM

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Ça suffit !

Le récent arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le litige opposant les sociétés Sandoz et Eli Lilly (voir notre billet précédent) contient également un passage intéressant concernant la prétendue insuffisance de description du brevet en cause, qui protège un procédé de fabrication de la gemcitabine :

***

… L’article 83 de la CBE prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

L’article 138 (1) b) de la CBE dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

La société Sandoz soutient pour la première fois en cause d’appel que la description du brevet ne donne pas toutes les indications nécessaires à l’homme du métier pour qu’il puisse obtenir de la Gemcitabine par la voie d’une réaction SN2 ;

Elle ajoute que seules des expérimentations précises auraient permis à la société Eli Lilly de conclure que son procédé passait effectivement par une voie SN2 et que l’homme du métier ne pourra pas reproduire cette caractéristique car le brevet ne lui en donne pas les moyens à cette fin ;

Elle reproche à la société titulaire du brevet de ne revendiquer la voie SN2 que pour se démarquer du document Chou ;

La société Eli Lilly ne s’est pas directement exprimée sur ce nouveau moyen dans ses dernières écritures d’appel ; elle soutient toutefois que la description des exemples du brevet aux pages 32 et 45 donne à l’homme du métier tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’obtenir la Gemcitabine selon un procédé de réaction SN2 et que la société Sandoz n’a pas auparavant contesté la validité du brevet pour insuffisance de description ;

S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui soutient que l’invention n’est pas suffisamment décrite d’en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l’homme du métier du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au-delà d’un doute raisonnable et que le bénéfice de ce doute doit profiter au titulaire du brevet ;

Or la société Sandoz ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne fait que soutenir que l’homme de l’art ne pourra pas reproduire la caractéristique SN2 car le brevet ne lui donne pas les moyens à cette fin ; que les expérimentations qu’elle invoque dans ses écritures et qu’elle fait porter à la charge du titulaire du brevet étaient un moyen pour elle de démontrer que l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales et des informations issues de la description ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication ;

Il convient au contraire de constater que la description indique notamment comment l’hydrate de carbone enrichi en anomère á de formule II doit être préparé selon un premier procédé à basse température … ou un second procédé dit d’anomérisation …, comment les réactions de glycosylation se produisent …, quelle quantité et quel type de base nucléique doit être utilisée par rapport à la quantité de glucide …, quels solvants … et conditions de températures … doivent être mises en œuvre, quels catalyseurs … et quels groupes protecteurs … doivent être utilisés ;

Enonçant les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet et citant les déclarations du Professeur Boons … qui, s’il précise qu’il ne sera pas toujours possible, pour une réaction donnée de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 ajoute cependant que pour favoriser un tel mécanisme SN2, il est nécessaire de diminuer le volume stérique, c’est-à-dire le volume occupé dans l’espace, d’agir sur les paramètres qui conduisent à la stabilisation de la carbocation qui favorisent la voie SN1, de choisir la nature du solvant qui influence l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2, d’augmenter la capacité du groupement partant afin d’augmenter vitesse de la réaction SN2, l’augmentation de la concentration du nucléophile accroîtra la vitesse de réaction d’une SN2 ;

Il s’en déduit que l’homme du métier qui connaît les critères favorisant la voie SN2 trouvera dans les nombreux exemples de la description du brevet les conditions pour mettre en œuvre l’invention ;

Il convient au surplus de préciser qu’il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l’intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d’esprit constructif et avec l’intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l’invention ;

Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l’exposé de l’invention, ce qui n’est pas démontré, il appartiendrait encore à la société Sandoz de démontrer que celles-ci empêcheraient l’homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l’invention ;

De même, les 58 exemples cités dans la description lesquels ne montreraient selon la société Sandoz que des valeurs inégales et aléatoires quant à l’enrichissement en anomère β ne servent qu’à illustrer les revendications et ne sauraient en eux-mêmes justifier une insuffisance de description ;

La description contient donc suffisamment d’informations pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention ; …

***

Là encore, l’influence de la jurisprudence européenne est palpable. Nous notons tout particulièrement le recours au critère « au-delà de tout doute raisonnable » (plutôt que « au-delà d’un doute raisonnable », comme le dit la Cour). Cela dit, la jurisprudence européenne ne semble pas appliquer, du moins de manière systématique, ce critère sévère à l’insuffisance de description. La décision T 0182/90 invoque la balance des probabilités:

... Pour établir l’insuffisance de l’exposé, il appartient à l’opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu’un lecteur averti du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses connaissances générales communes. ...

Une décision plus récente, T 0491/08, se montre moins catégorique:

12. The Board holds that a presumption exists that, in general, a patent application relates to an invention which is disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The weight of arguments and evidence required to rebut this presumption depends on its strength. A strong presumption requires more substantial arguments and evidence than a weak one. If, as in the present case, a patent application does not contain detailed information of how to put the invention into practice; this requires less substantial arguments and evidence. Serious doubts whether the skilled person can carry out the invention as claimed, e.g. in the form of comprehensible and plausible arguments, are sufficient. ...

Nous n’avons pas identifié une décision européenne qui applique d’office, comme le fait la Cour ici, le critère « au-delà de tout doute raisonnable ».

Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2012

Sandoz c. Eli Lilly

Source : EPLaw Patent Blog

En l’absence d’une réelle incitation …

Comme nous l’avons rapporté il y a un peu plus d’un an (ici), la société américaine Eli Lilly and Company (ci-après « Eli Lilly ») est titulaire du brevet européen EP 0 577 303 concernant un procédé de glycosylation stéréosélective.

Il a pour objet un nouveau procédé de fabrication, avec un rendement amélioré, d’une substance active dénommée gemcitabine, qui est un médicament utilisé pour le traitement du cancer. Ce médicament est actuellement commercialisé en France par la société Eli Lilly sous la dénomination Gemzar®. 

La revendication 1 de ce brevet est assez impressionnante:

Procédé pour préparer un nucléoside enrichi en anomère β répondant à la formule

dans laquelle R représente une base nucléique choisie parmi le groupe constitué par

 

où R, est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un groupe alkyle substitué et un atome d’halogène ;

R2 est choisi parmi le groupe constitué par un groupe hydroxyle, un atome d’halogène, un groupe azido, un groupe amino primaire et un groupe amino secondaire;

R3 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un atome d’halogène ;

R7 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un atome d’halogène, un groupe cyano, un groupe alkyle, un groupe alcoxy, un groupe alcoxycarbonyle, un groupe thioalkyle, un groupe thiocarboxamido et un groupe carboxamido ;

comprenant le fait de réaliser la substitution de type SN2, le cas échéant dans un solvant approprié, d’un groupe sulfonyloxy (Y) à 35 partir d’un glucide enrichi en anomère α répondant à la formule

dans laquelle les radicaux X sont choisis, indépendamment l’un de l’autre, parmi les groupes protecteurs du groupe hydroxyle ;

avec au moins un équivalent molaire d’une base nucléique (RH) choisie parmi le groupe constitué par

où R1 à R7 et Q sont tels que définis ci-dessus; Z représente un groupe protecteur du groupe hydroxyle; W représente un groupe protecteur du groupe amino et M+ représente un cation;

et un déblocage pour obtenir le composé de formule (I).

La société Eli Lilly était déjà titulaire du brevet de base EP 122 707 protégeant la gemcitabine, brevet qui avait fait l’objet, en France, d’un CCP qui a expiré en mars 2009.

La société Sandoz France (ci-après « Sandoz ») fabrique et commercialise en France, en tant que titulaire de l’AMM, des génériques de substitution des produits de la société Eli Lilly.

Considérant que, sous prétexte d’une nouvelle invention protégée par le brevet EP 0 577 303, la société Eli Lilly fait perdurer indirectement son monopole d’exploitation né du brevet protégeant le produit gemcitabine tombé dans le domaine public, la société Sandoz France a, par acte du 19 août 2008, fait assigner, cette dernière en annulation du brevet européen.

Par jugement en date du 2 juillet 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sandoz de sa demande et l’a condamnée à payer 300 k€ au titre de l’article 700 CPC.

La société Sandoz ne s’est pas démontée et a interjeté appel.

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2012, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance (et condamner Sandoz à payer 204 k€ de plus au titre de l’article 700 CPC).

Voici l’argumentation de la Cour au sujet de l’activité inventive. Il n’y a rien de révolutionnaire, mais le raisonnement est remarquablement bien mené et prend appui sur la jurisprudence européenne (en invoquant l’approche « could-would », pour ne citer qu’un exemple).

Vu la longueur de la partie consacrée à l’activité inventive, nous traiterons la question de la suffisance de description dans un autre billet. 

***

4 - L’état de la technique à la date de priorité du brevet

Les parties au litige s’accordent pour considérer que les publications diffusées par le Dr Henry G. Hertel et par le Dr T.S Chou respectivement en 1987 et en 1991, soit antérieurement à la date de priorité du 22 juin 1992 divulguaient un procédé de synthèse de la Gemcitabine qui permettait d’obtenir un rapport anomérique β:α de 1:4 pour le premier chercheur et un rapport anomérique β:α de 1:1 pour le second, l’un et l’autre choisissant un groupement partant sulfonyloxy tel qu’un groupement de mésylate et mettant en œuvre un mécanisme de synthétisation selon le procédé SN1 ;

La société Sandoz s’appuie également sur le document Howell pour contester l’activité inventive du brevet ;

Contrairement à l’argumentation qu’elle a suivi devant les premiers juges, la société Sandoz a estimé devant la cour ne devoir concentrer ses explications qu’à partir de trois documents analysés soit séparément soit en combinaison ;

4-1 Les documents Chou et Hertel

Le document de T. S. Chou (« Stereospecific Synthesis of 2-deoxy-2,2- difluororibonolactone and its use in the preparation of 2’-deoxy-2’,2’- difluoro-β-D-ribofuranosyl Pyrimidine Nucleosides : the key role of selective crystallization », Sythesis 1992, 565-570) constitue selon les parties opposées l’un des documents de l’état technique le plus proche, l’autre document étant celui de L. W. Hertel (« Synthesis of 2-deoxy-2,2-difluoro-D-ribose and 2-deoxy-2’,2’-difluoro-D-ribofuranosyl Nucleosides », Journal of Organic Chemistry 53 (1988) 2406-2409) ;

La société Sandoz soutient que le document Chou décrit la fabrication d’un 2’-désoxy- 2’,2’- difluoronucleoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté par la réaction d’un groupe sulfonate (ou sulfonykoxy) d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté avec une base nucléique identique à celle du brevet et un déblocage pour obtenir le 2’-désoxy-2’,2’- difluoronucleoside ;

Elle ajoute que cette antériorité utilise les mêmes solvants non polaires et la même température que le procédé breveté ;

Elle indique qu’à l’aide de deux expérimentations a été obtenu un nucléoside d’arrivée présentant un rapport anomère beta/anomère beta (sic) qualifié d’approximativement égal à 1:1 correspondant aux ratios les plus bas revendiqués par le brevet ;

Elle précise que le document Chou ne fait qu’émettre une hypothèse en doutant du mécanisme en cause SN1/SN2 tout en précisant que le mécanisme SN1 est prédominant, ce qui permet à l’homme du métier de déduire que le mécanisme accessoire ne peut être que le mécanisme SN2 puisqu’il n’existe que deux mécanismes de substitution nucléophile ; que le document Chou décrit la synthèse du glucide de départ II enrichi en anomère alpha stable et de grande pureté par un procédé de cristallisation qui permet la préparation de quantité à l’échelle industrielle ;

La société Sandoz conclut qu’il n’existe que deux éléments différents entre la publication Chou et l’invention, objet du brevet :

• le ratio en anomères beta/alpha est défini comme « approximativement égal » à 1:1 (rapport β/α ≈ 1:1) dans la publication alors que le brevet prévoit un anomère beta en excès par rapport à l’anomère alpha (rapport β/α > 1/1),
• le procédé de l’art antérieur suit une voie SN1 prédominante tandis que le brevet comprend une voie SN2 ;

La société Eli Lilly indique que le procédé Chou conduit à l’obtention d’un mélange contenant autant d’anomère α que d’anomère β, que ce procédé de synthèse suit un mécanisme réactionnel SN1 car il obtient le même rapport anomérique α:β quel que soit le rapport anomérique du matériau de départ utilisé pour préparer la Gemcitabine et que plusieurs expérimentations montrent que, à l’exception d’une très faible transformation des produits de départ, aucun mécanisme réactionnel ne se produit autre que le mécanisme SN1 lequel doit être considéré comme prédominant par rapport aux autres mécanismes testés et permet d’obtenir un rapport β:α de 1 :1 ce qui constitue une considérable amélioration par rapport à l’art antérieur ;

Elle soutient que l’antériorité Chou ne divulgue pas une réaction SN2 dans la mesure où il n’est fait mention que d’une réaction purement SN1 ce que les preuves expérimentales ont par ailleurs démontrées ;

Elle maintient que contrairement à ce que prétend la société Sandoz, il existe fréquemment des réactions SN1 et SN2 pures; que le document de l’art antérieur décrit une réaction SN1 pure et certainement pas une réaction SN2 comme dans le brevet, ce que confirment les explications du Professeur Verbrüggen ; elle ajoute que la société Sandoz qui prétend que les documents de l’art antérieur appliquaient la voie SN2 aurait dû démontrer expérimentalement cette assertion ; elle reproche à la société Sandoz de ne pas s’expliquer sur les modifications qu’il aurait fallu apporter à la réaction SN2 pour améliorer le rapport anomérique de l’art antérieur ;

4-2 Le document Howell

Selon la société Sandoz, le document Howell décrit la réaction d’un glucide enrichi en anomère α avec des bases nucléiques correspondantes dans une réaction SN2 ce qui entraîne la formation de nucléoside présentant un excès d’anomère β ;

Elle explique que le but recherché dans le procédé Howell est la formation préférentielle de l’anomère β en partant d’un anomère α par le biais d’une SN2, que le nucléoside d’arrivée est extrêmement proche de celui objet du brevet de sorte que l’homme du métier se serait intéressé à ce document pour obtenir de la Gemcitabine et que le glucide de départ (anomère α) est identique à celui du procédé, objet du brevet, à l’exception de la présence d’un seul fluor dans les produits Howell alors qu’il en comporte deux dans le brevet et que le groupe partant des produits de départ est un brome dans le document Howell tandis qu’il s’agit d’un sulfonyloxy ou d’un sulfonate ou d’un mésylate dans le brevet contesté ;

La société Sandoz conclut que le document Howell enseignait à l’homme du métier qu’il pouvait obtenir des anomères β en excès en partant d’un produit enrichi en anomère α en utilisant la voie SN2 ; l’homme du métier connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaient bifluorés et que le fluor supplémentaire qui apportait une stabilité plus élevée du produit aurait compensé cette stabilité en utilisant un produit de départ portant un groupe partant tel un sulfonate, plus fort que le brome ;

La société Eli Lilly soutient au contraire de ce que prétend la société appelante, que l’homme du métier savait à partir de l’art antérieur sus-évoqué qu’il ne pouvait obtenir une réaction SN2 avec un groupement partant mésylate mais uniquement une réaction SN1 et que s’il avait voulu tirer un enseignement du document Howell, il aurait remplacé le groupement partant mésylate par un halogène ;

Elle en conclut qu’à la date de priorité de la demande de brevet, l’homme du métier ne pouvait imaginer un procédé conduisant à un rapport anomérique et un rendement aussi intéressant que celui décrit dans le brevet ;

Elle reproche encore à la société Sandoz de n’avoir versé aux débats aucune expérimentation permettant d’étayer ses assertions, et notamment sur le fait que les documents Chou et Hertel porteraient sur une réaction SN2 et d’avoir pour parvenir à l’objet de la revendication 1 une analyse ex post facto ;

5 - Sur le problème technique à résoudre

Il appartient à la société Sandoz, comme le soutient la société Eli Lilly, de démontrer qu’à la date de priorité du brevet, l’homme du métier aurait trouvé des éléments dans l’état de la technique ci-dessus cité qui l’auraient incité, avec un espoir raisonnable de réussite, à parvenir à l’invention, sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

Comme il résulte de la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, il ne s’agit pas de savoir si l’homme du métier aurait été en mesure de réaliser l’invention en modifiant l’état de la technique, mais s’il aurait agi dans l’espoir d’aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l’état de la technique contenait des suggestions en ce sens (Cf : La jurisprudence des chambres de recours de l’OEB, 6e édition 2010, page 201, I.D.5 Approche « could-would » et analyse a posteriori) ;

L’homme du métier doit être un spécialiste en chimie organique, plus généralement dans le domaine de la chimie des sucres et plus particulièrement encore dans celui de la synthèse stéréosélective des nucléosides ;

Il doit être celui qui possède de solides connaissances générales de base dans les spécialités sus-énoncées sans être pour autant un chercheur qui consacre ses activités à la recherche de pointe ;

Selon le Professeur Boons …, spécialiste de la chimie des nucléosides et de la glycolysation, les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt de la demande de brevet qui permettent de favoriser l’une ou l’autre des réactions nucléophiles sont :

• les effets stériques, un fort volume d’occupation dans l’espace favorise une réaction SN1, alors qu’une faible occupation favorise la mécanisme SN2,
• les effets électroniques de l’électrophile , la stabilisation du carbocation favorisant le mécanisme SN1,
• les effets du solvant qui influencent l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2,
• la capacité du groupement partant, son augmentation aura pour effet d’augmenter la vitesse de réaction SN2, mais dans une moindre mesure que la vitesse de la réaction SN1,
• la concentration en nucléophile, la vitesse de réaction d’une SN2 peut être augmentée en augmentant la concentration en nucléophile, alors que la vitesse de réaction d’une SN1 est indépendante de la concentration en nucléophile,
• l’augmentation de la nucléophilie en en faisant un anion va favoriser la réaction SN2 ;

Il ajoute cependant qu’en dépit de la connaissance de ces paramètres, l’homme du métier sait qu’il n’est pas toujours possible de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 et que les réactions de glycosylation suivent généralement un mécanisme SN1, même si elles peuvent, plus rarement, suivre un mécanisme SN2 ;

Il précise que les conditions qui favorisent la production d’un anomère par rapport à un autre doivent être déterminées de manière empirique et ne peuvent être prédites ;

Pour synthétiser des nucléosides, il indique qu’il s’agit de mettre en œuvre une réaction de glycosylation en utilisant des groupes partants parmi les halogénures tels de l’iode, du brome, du chlore et du fluor ou les groupes O-acyls ;

Il soutient encore que si des sulfonates tel le mésylate ont été utilisés comme groupement partant en chimie de synthèse organique, l’homme du métier n’aurait pas utilisé les sulfonates et en particulier le mésylate comme groupement partant dans la chimie de synthèse des nucléosides ;

Selon le professeur Vorbrüggen, également spécialiste des nucléosides, l’homme du métier n’aurait pas été incité a utiliser les groupements partants 1-sulfonyloxy du brevet qui représentent selon lui une caractéristique inhabituelle, les groupes partants conventionnels halogènes tels le brome ne pouvant être transposés aux groupements partants prévus dans le brevet ;

Le Professeur Beau estime au contraire trouver dans les brevets Hertel US 4 526 988 de 1985, Chou EP 0 306 190 de 1989 et des articles de Hertel, de Wheeler et de Chou respectivement publiés en 1988, 1991 et 1992 la preuve que l’utilisation de dérivés sulfonylés en position anomérique comme produits de départ de sucres activés utilisables dans les réactions de glycolysation était une solution parfaitement évidente au vu de l’expérience des chercheurs de ce centre ;

La société Eli Lilly qui admet que les chercheurs cités par le Professeur Beau travaillaient sur des sucres comportant comme groupes partants un sulfonyloxy soutient en revanche que personne n’était parvenu au résultat du brevet par les travaux antérieurs ; elle explique que la Gemcitabine est obtenue a partir de sucres particuliers qui ne comportent pas d’atome d’oxygène sur le carbone en position 2 et que l’homme du métier dans le domaine de la synthèse des nucléosides avait des problèmes avec presque toutes les synthèses pour des 2’-désoxynucléosides et obtenait presque toujours des mélanges de β-nucléosides (β-anomère) avec l’α-nucléoside (α-anomère) ;

Elle reprend les constatations du professeur Verbrüggen selon lesquelles les procédés de préparation de 2-désoxynucléosides du brevet sont complexes, imprévisibles à partir des connaissances acquises à partir de la synthèse d’autres types de nucléosides, conduisent difficilement a un rendement élevé et ne permettent pas de contrôler le rapport β/α ;

6 - Sur l’activité inventive de la revendication 1

L’article 84 de la CBE dispose que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; qu’elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ;

La revendication 1 du brevet exige pour parvenir à un nucléoside enrichi en anomère β de produire un glucide de départ enrichi en anomère α, puis à partir de celui-ci, de réaliser une substitution nucléophile de type SN2 d’un groupe sulfonyloxy pour ensuite procéder à un déblocage pour parvenir au nucléoside enrichi en anomère β ;

L’invention telle qu’elle est envisagée dans la revendication 1 du brevet se résume à ces seules opérations, la notion de rendement invoquée par la société titulaire du brevet n’étant pas en soi directement revendiquée mais est uniquement évoquée dans la description, spécialement à partir de la définition de l’expression « enrichi en anomère » qui seule ou en combinaison désigne un mélange anomère dans lequel le rapport d’un anomère spécifié est supérieur à 1:1 et englobe un anomère essentiellement pur … ou encore dans la conclusion … où il est indiqué que

« Conformément au procédé de la présente invention, on prépare des nucléosides enrichis en anomères β dans un rapport anomère α à anomère β supérieur à 1:1 à environ 1:9 » ;

En résumé, tout produit dans lequel le rapport d’un anomère β à un anomère α est supérieur à 1:1 entre dans le champ de la revendication 1 ;

Les matières de départ de lactol destinées à être utilisées dans la préparation du glucide de formule II enrichi en anomère α utilisé dans le procédé de glycolysation sont connues dans la technique selon le brevet et peuvent être aisément synthétisées via des procédés classiques couramment utilisées par l’homme du métier … ;

Cette caractéristique ne possède donc en soi aucune activité inventive ;

La société Eli Lilly explique en reprenant les déclarations du Professeur Boons … qu’une réaction SN1 se fait en deux étapes : une première étape plus lente que la seconde, c’est la rupture de la liaison entre l’électrophile LE et le groupement partant GP pour former un ion carbone chargé positivement, c’est la carbocation, une seconde étape, le nucléophile attaque la carbocation ; la vitesse d’une réaction SN1 est uniquement dépendante de la concentration en électrophile et est indépendante de la concentration en nucléophile ;

La société appelante ajoute que si le produit de départ de la réaction est un anomère α, une réaction SN1 conduira nécessairement à un mélange d’anomère α et β du produit d’arrivée à raison de 50% d’anomère α et de 50% d’anomère β soit un rapport de 1 : 1, et inversement, pour ensuite conclure qu’il n’existe aucune intérêt à utiliser un produit de départ enrichi en anomère α car la réaction SN1 conduira toujours à un mélange α/β = 1:1 ;

Au contraire de la réaction SN1, la réaction SN2 se fait en une seule étape et conserve la stéréochimie du centre chiral mais avec une inversion de la stéréochimie ; ainsi, avec un anomère α pur comme produit de départ, le produit d’arrivée sera un anomère β pur ;

La société Eli Lilly explique que si certaines réactions présentent des caractéristiques qui révèlent des réactions SN1 et des réactions SN2, il en existe certaines qui sont des réactions purement SN1 ou purement SN2 ;

Selon la société Sandoz, la revendication 1 n’évoquant qu’une substitution nucléophile de type SN2 sans davantage de précision, il conviendrait de considérer que la revendication envisage non seulement une réaction de glycolysation selon un mécanisme SN2 mais également une réaction pouvant comprendre également certaines caractéristiques SN1 ;

Selon elle, cette substitution est précisément mentionnée dans la description … sous une forme dubitative (« On pense que la réaction de glycolysation s’effectue via une substitution de type SN2 » - « It is believed that the glycosylation reaction proceeds via SN2 displacement ») et est à nouveau évoquée … lorsqu’il est écrit que l’on peut faire réagir un glucide enrichi en anomère α répondant à la formule III ou IV dans des conditions de substitution nucléophile qui favorisent l’inversion (c’est-à-dire de type SN2) pour obtenir les nucléosides de formule I enrichi en anomère β ;

Elle maintient qu’il n’est par ailleurs nulle part indiqué dans la description pourquoi l’inventeur « pense » que la réaction de glycolysation s’effectue par cette voie et pas par une autre qui serait la voie SN1 alors que la revendication 1 envisage essentiellement la substitution nucléophile de type SN2, la société Eli Lilly le précisant d’ailleurs dans ses écritures lorsqu’elle indique que c’est la première fois que la Gemcitabine a pu être obtenue au travers d’une réaction SN2 et que c’est une différence fondamentale avec l’art antérieur, en particulier ceux de Hertel et de Chou qui obtiennent de la Gemcitabine selon une réaction SN1 ;

Elle critique le brevet en ce qu’aucun des exemples cités dans le cadre de la description de l’invention ne précise comment et pourquoi la réaction de la substitution nucléophile se réalise par la voie SN2 ;

Mais la société Eli Lilly citant les ouvrages de Francis A.Carey (Advanced Organic Chemistry - Plenum Press New York and London - First Printing April 1990 pages 257 à 270 et 271) et de Jerry March (Advanced Organic Chemistry Reactions, Mechanisms and Structure - Fourth Edition - John Wiley and Sons 1992 pages 294 à 307 et 339 à 361) démontre que l’homme du métier connaissait l’existence des réactions qui sont uniquement soumises à un mécanisme SN1 pur ou à un mécanisme SN2 pur , quand bien même il existe des situations mixtes qui ne peuvent être caractérisées SN1 ou SN2 ;

6-1 Activité inventive au regard du document Hertel ?

Le document Hertel diffère de l’invention revendiquée en ce que le produit de départ est un mésylate de sucre dans un rapport anomérique β/α de 1:1, les groupements protecteurs du sucre sont différents, le mécanisme mis en œuvre est de type SN1 et non de type SN2 et le rapport anomère α / anomère β est de 4:1 au lieu de supérieur à 1:1 ;

La société Sandoz soutient que s’il existe une activité inventive, ce devrait être entre le procédé Hertel qui a conduit à un rapport anomère α anomère β de 4:1 et le document Chou et certainement pas entre ce dernier document et la revendication 1 du brevet qui ne conduit qu’à une faible amélioration du résultat puisque celui-ci passe de approximativement 1:1 à supérieure à 1:1, qui pourrait être 1,1:1 ;

Selon elle, l’homme du métier n’éprouverait aucune difficulté pour surmonter cette difficulté qu’elle juge mineure ;

Mais la société Eli Lilly réplique pertinemment que l’homme du métier qui avait connaissance du document Hertel et qui voulait améliorer le procédé de synthèse de la Gemcitabine aurait commencé par modifier les groupements protecteurs du sucre de départ, ce qui a d’ailleurs été fait dans le document Chou dont les résultats ont fait que n’a été obtenu qu’un rapport anomérique de 1:1 ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Hertel une quelconque incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-2 Activité inventive au regard du document Chou ?

Pour démontrer que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive, la société Sandoz soutient que l’homme du métier aurait pris en considération ce document antérieur de quelques années à celui de Hertel qui décrit la fabrication d’un 2’-désoxy-2’,2’ difluoronucléoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté, par la réaction d’un groupe sulfonate ou sulfonyloxy d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté, avec une base nucléique est également identique à celle du brevet et un déblocage pour parvenir au produit final ;

Elle ajoute que ce document décrit un rapport anomère β / anomère α « approximativement » égal à 1:1 ce qui correspond à ce qui est revendiqué, que l’hypothèse d’une réaction SN1 « prédominante » laisse ouverte une voie SN2 et que la synthèse du glucide de départ enrichi en anomère α est obtenue par un procédé de cristallisation satisfaisant ;

Mais comme le soutient exactement la société Eli Lilly, la revendication 1 du brevet contient des différences fondamentales avec le document opposé qui envisage un mécanisme réactionnel de type SN1 et non pas de type SN2, qui ne concerne pas un matériau de départ enrichi en anomère α par un procédé stéréosélectif et qui ne divulgue pas un produit d’arrivée lequel n’est pas un nucléoside enrichi en anomère β mais un mélange α/β dans un rapport de 1:1 ;

A partir de ce document, l’homme du métier se devait pour parvenir à l’invention, tout d’abord enrichir le mésylate de sucre de départ pour se démarquer du mélange α/β dans un rapport de 1:1, ensuite mettre en œuvre une glycolysation par la voie SN2 afin d’obtenir un nucléoside de type Gemcitabine enrichi en anomère β ;

De même et contrairement aux affirmations de la société Sandoz, le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune voie autre que celle SN1, le terme « prédominant » sur lequel elle s’appuie pour soutenir qu’il existerait un mécanisme accessoire a la voie SN1 – de façon minoritaire dit-elle – devant être compris comme s’appliquant aux réactions pouvant affecter les produits de départ et les produits d’arrivée et pas le mécanisme réactionnel SN1 en lui-même ;

La société Sandoz réfute les expériences réalisées dans le document Chou tendant à prouver le mécanisme SN1, ajoutant que

« ces expériences ne sont pas de nature à prouver quoi que ce soit puisque seules des études mécanistiques rigoureuses (et plus particulièrement cinétiques) auraient permis de rapporter une telle preuve. Mais de telles études n’auraient pas été effectuées » ;

Mais contrairement à ce qu’elle soutient, il appartenait non pas à la société titulaire du brevet mais a la société Sandoz, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer par une étude expérimentale qu’elle n’a pas réalisée ou versée aux débats que la voie choisie n’est pas une voie SN1 pure et qu’un mécanisme SN2 se produit en parallèle de façon minoritaire ;

La société Sandoz soutient encore que le rapport « approximativement » 1:1 décrit par le document Chou n’est pas distinguable d’un rapport légèrement supérieur à 1:1 protégé par le brevet contesté ;

Mais le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune indication permettant de conclure que le rapport anomérique β/α serait supérieur à 1:1, l’adverbe « approximativement » signifiant que le rapport β/α se rapproche de 1:1 sans pour autant parvenir a le dépasser ;

Ainsi à partir du document Chou qui met en œuvre une réaction SN1 pure, l’homme du métier ne serait pas incité à appliquer des conditions réactionnelles propres a une réaction SN2, laquelle est considérée par les spécialistes comme une réaction rare, et si cette idée lui était venue, il n’aurait pas su quelles conditions mettre en œuvre pour obtenir un rapport anomérique supérieur à 1:1 ;

En effet, ce que ne conteste pas la société Sandoz, l’homme du métier ne disposait pas à la date de priorité d’un procédé de synthèse stéréosélectif dans le but d’obtenir un produit de départ – un mésylate de sucre – enrichi en anomère a, les procédés utilisés auparavant pour y parvenir (séparation par cristallisation par exemple) étant selon les experts longs, complexes et coûteux ;

C’est donc pertinemment que les premiers juges ont admis qu’en utilisant un procédé stéréosélectif conduisant directement à un enrichissement en glucides de départ sous forme d’anomère a, qu’elle a breveté le même jour sous le n° 0 577 302 que Eli Lilly a pu mettre au point un dossier de départ sous forme d’anomère a qui lui a permis d’exploiter la voie SN2. A la date de priorité du brevet, l’homme du métier qui ignorait ce procédé n’était, quant à lui, pas incité à suivre la voie SN2 ;

La revendication 1 met en œuvre un groupe partant sulfonyloxy comme également le document Chou qui parvient à la Gemcitabine par la voie SN1 ;

A partir de cette information, l’homme du métier n’aurait pas été enclin à utiliser un groupe partant mésylate pour obtenir de la Gemcitabine par la voie SN2 ou s’il avait voulu choisir cette dernière voie, il aurait choisi un groupe partant autre que le mésylate, un groupement halogène, le brome ou le chlore par exemple ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Chou une réelle incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-3 Activité inventive au regard du document Howell ?

La société Sandoz soutient que le procédé Howell comme pour le brevet contesté a pour objet la formation préférentielle de l’anomère β en partant d’un glucide de départ anomère α identique par le biais d’une SN2, le nucléoside d’arrivée étant extrêmement proche de celui revendiqué ;

Les parties admettent qu’il existe toutefois entre le document Howell et le brevet au moins deux différences qui concernent le glucide de départ enrichi en anomère α : celui-ci dans le document Howell présente un seul fluor en position C-2 tandis que dans le brevet, il en possède deux en cette position ; l’atome de brome constitue le groupe partant dans le document de l’art antérieur tandis qu’un sulfonyloxy ou sulfonate ou encore mésylate fait partie du produit de départ dans l’invention revendiquée ;

Pour conclure qu’il existe une grande similarité entre les groupes, la société appelante indique que les exemples de la description évoquent des halogènes tels que le brome (exemple 51) mais également des sulfoyloxy ;

Elle conclut que l’homme du métier aurait adapté la réaction de Howell puisque connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaient bifluorés, il savait que ce fluor supplémentaire impliquait une meilleure stabilité de la Gemcitabine et qu’il était préférable afin de compenser cette stabilité d’utiliser un produit de départ portant un groupe de départ plus fort tel un sulfonate plutôt que le brome ;

Pour assimiler la revendication 1 du brevet au document Howell, elle s’appuie également sur la demande de brevet qui prévoyait originellement la possibilité d’avoir comme produit de départ un sucre monofluoré ;

Mais comme le soutient la société Eli Lilly, l’homme du métier ne trouverait pas dans le document Howell les informations incitatives pour parvenir à la revendication 1 du brevet, étant au surplus observé que ce document concerne la synthèse des nucléosides par la voie SN2 mais ne s’applique toutefois pas la Gemcitabine ;

En premier lieu, il importe peu que la demande de brevet ait originellement fait référence à un sucre monofluoré dès lors que l’invention porte sur un nucléoside enrichi en anomère 3 comportant deux atomes de fluor sur le sucre selon la revendication 1 du brevet ;

En second lieu, à partir des déclarations du Professeur Vorbrüggen qui sont corroborées par celles du Professeur Boons, l’homme du métier sait que la présence d’un second atome de fluor modifie la conformation du noyau de sucre et influence par là même le résultat anomère de la glycolysation ;

En troisième lieu, la société Sandoz ne saurait invoquer l’exemple 51 de la description dans lequel figure le brome comme groupe partant, le brevet et son contenu ne faisant pas partie de l’art antérieur ;

En quatrième lieu, l’homme du métier savait que les groupes sulfonyloxy dont le mésylate étaient d’excellents groupes partants, meilleurs que les halogènes tels le brome ou le chlore ; il savait aussi que leur utilisation menait à une réaction SN1, ce qui ne l’incitait pas à les utiliser puisqu’il savait qu’ils ne permettaient pas d’obtenir une réaction SN2 ;

Ainsi l’homme du métier n’aurait pas été incité à mettre en œuvre les caractéristiques du document Howell et à surmonter les difficultés qui en résultent pour parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet ;

6-4 Activité inventive au regard de la combinaison Chou et Howell ?

Selon la société Sandoz, la combinaison de ces deux documents permettrait encore plus aisément qu’avec chacun d’eux pris isolément de conclure à l’absence d’activité inventive de la revendication 1 du brevet ;

En vue d’obtenir un excès d’anomère 3, la société Sandoz se basant sur le rapport du Professeur Beau prétend que l’homme du métier aurait été incité à appliquer la réaction SN2 décrite dans le document Howell aux produits de départ de Chou afin d’arriver à l’invention revendiquée (page 16 antépénultième paragraphe du rapport du Professeur Beau) :

« Ainsi, l’homme du métier aurait examiné de façon combinée Chou (Synthesis « SN1 ») et Howell (« SN2 ») et aurait pensé que pour rendre son substrat bezoylé avec deux fluors plus réactif et pour faire ce que décrit Howell, il aurait remplacé le brome en α par un meilleur groupe partant comme un sulfonate en α. En prenant ces informations antérieures pour guide, l’homme du métier aurait pu changer les conditions de la réaction avec pour objectif d’arriver à un excès de l’isomère beta du nucléoside » ;

Mais la société Eli Lilly prenant appui sur les déclarations du Professeur Boons rétorque pertinemment que le groupement partant mésylate du document Chou ne convenant pas pour résoudre le problème technique du brevet qui est d’obtenir de la Gemcitabine dans un rapport anomérique supérieur à 1:1, l’homme du métier aurait alors envisagé de prendre le groupement partant halogène enseigné par le document Howell mais ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication puisqu’il lui aurait manqué la première étape qui est l’obtention stéréosélective du mésylate de sucre en tant que produit de départ ;

Enfin les assertions du Professeur Beau reposent sur la simple supposition que l’homme du métier aurait pu utiliser les informations acquises sur les dérivés monofluorés pour modifier les conditions de la réaction de glycolysation dans le sens souhaité mais ne contient pas d’indications suffisantes permettant de dire en quoi il aurait été incité à les mettre en œuvre et s’il l’aurait fait parce qu’il aurait espéré apporter une solution au problème technique posé qui est d’obtenir un nucléoside enrichi en anomère β en utilisant la voie SN2 à partir d’un glucide enrichi en anomère α répondant à une formule définie ;

Il s’ensuit que la société Sandoz ne démontre pas que la combinaison des documents Chou et Howell permettrait à l’homme du métier de parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet sans faire lui-même preuve d’activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2012

Sandoz c. Eli Lilly

Source : EPLaw Patent Blog

La Cour s’en lave les mains

La société allemande Ada Cosmetic (ci-après « Ada ») est titulaire du brevet européen EP 0 530 789 déposé le 3 septembre 1992 et désignant la France.

Le brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Distributeur-doseur pour savon liquide, shampooing pour les cheveux ou liquides analogues, comprenant un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5), le liquide pouvant être prélevé du récipient (5) à travers une soupape de sortie à fermeture automatique d’un dispositif de prélèvement, le récipient (5) et le dispositif de prélèvement relié à lui constituant une unité de recharge interchangeable, caractérisé en ce que le récipient (5), fait d’un matériau élastique, est maintenu dans le support de manière qu’au moins une partie élastique de sa paroi soit dégagée ou librement accessible et qu’une pression puisse être exercée sur elle, que la soupape de sortie peut être ouverte par une pression exercée sur la paroi du récipient (5) et que le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient, douille qui est reliée de façon détachable au support (2) et est fixée à ce support au moyen d’un dispositif antivol.

La société Ada exploite ce brevet en commercialisant auprès des hôtels dans le monde et notamment en France un distributeur-doseur de savon liquide sous la marque « press & wash ».

Jusqu’en 2003, elle a confié à la société espagnole Docian la commercialisation de son distributeur de savon sur le territoire espagnol.

Ayant appris que la société Docian commercialisait dans plusieurs pays un distributeur qu’elle considère comme identique au sien, la société Ada a engagé des procédures en Allemagne et, le 30 mars 2006, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans l’hôtel Tryp de Saxe à Paris.

Le 13 avril 2006, la société Ada Cosmetic a fait assigner devant le TGI de Paris les sociétés espagnoles Docian en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La société Emicela est venue aux droits de la société Docian.

Par jugement du 27 janvier 2009 (voir PIBD 901 III-1264 et le commentaire du professeur Vigand dans la Revue Orange de février 2010, p. 29s), le tribunal a annulé les revendications invoquées du brevet, débouté la société Ada de ses demandes fondées sur la contrefaçon et condamné la société Emicela à payer à la société Ada 5 000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

La société Ada a interjeté appel.

Par arrêt en date du 30 novembre 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

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Sur l’action en contrefaçon

Considérant qu’à l’appui de son action en contrefaçon la société appelante invoque les atteintes portées à 8 revendications de son brevet ; qu’elle soutient que c’est à tort que la nullité de la revendication 1, qui a justifié celle des 7 revendications dépendantes également opposées, a été prononcée et, subsidiairement, que seule une nullité sous forme d’une limitation de la revendication 1, dont elle formule une rédaction modifiée dans ses écritures, pouvait être prononcée ;

Sur les moyens de nullité

Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité contestée pour extension de l’objet du brevet européen désignant la France au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, compte tenu de la rédaction nouvelle de la revendication 1 ;

Qu’il sera rappelé que cette revendication porte sur un distributeur doseur comprenant en particulier

« un support (2) à peu près en forme de C, entre les deux portions terminales libres (3,4) duquel est maintenu amovible un récipient formant réservoir (5) »

caractérisé notamment en ce que

« le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3, 4), une douille de maintien (6) qui entoure partiellement le récipient » ;

Que dans la traduction de la demande de brevet européen (n°0 530 789 A1) produite … la revendication 1 portait sur un distributeur-doseur

« comprenant une unité de recharge remplaçable qui est constituée d’un récipient (5) formant réservoir à liquide [...] retenue amoviblement dans un support »,

la revendication 4 précisant que

« le support (2) est de réalisation sensiblement configurée en C »

et la revendication 8 indiquant que le distributeur-doseur est

« caractérisé par le fait que le support (2) peut être relié amoviblement à une douille de maintien (6), de préférence dans sa position terminale inférieure (4) ; et par le fait que ladite douille de maintien (6) entoure ledit récipient (5) dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;

Considérant que l’appelante prétend que la revendication initiale d’un moyen particulier de fixation amovible au moyen d’une douille en partie basse d’un support en C permettait, compte tenu de l’objet de l’invention et de sa description, de revendiquer dans le brevet le moyen général de fixation amovible à l’aide d’une douille, tant en partie basse qu’en partie haute du support, lequel comporte ces deux positions terminales, et que le tribunal ne pouvait ainsi valablement relever que la rédaction nouvelle incriminée permettait d’envisager un mode de réalisation qui n’était pas visé antérieurement ;

Mais considérant que, selon la revendication 8 de la demande de brevet, lorsque le support est relié amoviblement à une douille de maintien, celle-ci entoure le récipient dans la région de son goulot ; qu’elle est donc alors nécessairement en partie basse du support destiné à recevoir le récipient, puisque celui-ci a vocation à être fixé ‘tête en bas’, pour permettre la distribution d’un liquide par gravité, ainsi que le rappelle l’appelante ; que les dessins illustrant l’invention situent, au demeurant, cette douille de maintien uniquement dans la portion inférieure du support ;

Que, par ailleurs, selon la description de la demande de brevet, le dispositif permet de maintenir un récipient souple formant réservoir à liquide, librement accessible et apte à être sollicité par une pression, précisant qu’il

« est avantageux que le support soit de réalisation sensiblement configurée en C ; et que le récipient soit retenu amoviblement dans ledit support, entre deux portions terminales libres de cette forme en C »,

ajoutant qu’une

« forme de réalisation [...] d’un maniement particulièrement aisé et pouvant être fabriquée économiquement, prévoit cependant que l’une des deux portions terminales libres du support puisse être reliée amoviblement à une douille de maintien, de préférence dans sa portion terminale inférieure ; et que ladite douille de maintien entoure ledit récipient dans la région d’un goulot de récipient ou de bouteille » ;

que si cette description fait état d’une solution préférentielle, l’existence d’une réelle alternative entre deux positions de fixation amovible n’est pas pour autant présentée ; qu’au contraire, il est seulement prévu que la douille de maintien se situe autour du goulot du récipient ce qui écarte, de façon certaine, ainsi que justement relevé par le tribunal, tout autre agencement possible entre la douille et le récipient ;

Qu’il ne saurait ainsi être admis qu’il se déduirait de la seule lecture de la demande de brevet un autre mode de réalisation possible, alors que la position de la douille, qui entoure la portion terminale inférieure du support, savoir le goulot et non le fond du récipient, n’incite pas à mettre en œuvre un autre mode de fixation que celui décrit ;

A notre avis, la Cour se rapproche ici dangereusement d’un raisonnement réservé à la discussion de l’activité inventive. La bonne question n’est pas de savoir si quelque chose incite l’homme du métier à mettre en œuvre un autre mode de fixation. Ce qui compte, c’est de savoir si un tel mode de fixation est enseigné, directement et sans ambiguïté, dans la demande de brevet telle que déposée.

Considérant que seul s’avérant initialement déterminé un moyen particulier de réalisation, la revendication d’un moyen général de fixation de la douille, permettant d’envisager un autre mode de réalisation, modifie une partie caractérisante de l’invention, et réalise une extension de l’objet du brevet, constituant une cause de nullité de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autre cause de nullité ;

Sur la portée de la nullité

Considérant qu’en cause d’appel la société Ada soutient, à titre subsidiaire, que le motif de nullité n’affecterait le brevet européen qu’en partie et qu’elle serait ainsi habilitée à le limiter sous la forme d’une modification de la revendication 1 ;

Considérant que cette demande, qui ne tend qu’à défendre le titre de propriété industrielle fondant l’action en contrefaçon, en s’opposant à l’annulation totale des revendications invoquées, ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 CPC ;

Considérant, par contre, que la modification de la revendication 1 proposée par l’appelante vise à remplacer, dans la caractéristique relative au support : la mention : « le support (2) comporte, à l’une de ses deux portions terminales libres (3,4), une douille de maintien(6) qui entoure partiellement le récipient », par l’expression : « le support (2) comporte, à sa portion terminale libre inférieure (4), une douille de maintien(6) qui entoure le goulot du récipient », le reste de la revendication demeurant inchangé, or la société appelante n’avait pas cru devoir agir sur le fondement de la revendication 7 de son titre, qui indique déjà que « la douille de maintien(6) est prévue à la portion terminale inférieure (4) du support (2) et que cette douille(6) entoure le récipient (5) au droit d’un goulot de récipient ou de bouteille », excluant ainsi nécessairement toute action en contrefaçon fondée sur ce mode de réalisation (fixation en partie basse du support) ; qu’elle ne peut dès lors valablement prétendre qu’un mode de fixation expressément décrit dans une revendication non invoquée serait virtuellement compris dans ses demandes de première instance, et en constituerait l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’elle est ainsi irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, d’une contrefaçon par équivalence d’un mode de réalisation non revendiqué devant les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs qu’une nullité, sous la forme d’une limitation, ne peut être prononcée que si ses motifs n’affectent le brevet qu’en partie ;

Qu’en l’espèce, s’il n’est pas discuté que la demande de brevet divulguait un mode de réalisation spécifique, repris dans la revendication 7 précitée du brevet, le brevet déposé tend à divulguer un mode de réalisation général ; que la revendication 1, dont une modification est proposée, n’est pas seule affectée par le motif de nullité, qui tient à l’extension de l’objet du brevet ; qu’au demeurant la description a été sensiblement modifiée pour introduire un mode de réalisation qui était initialement impossible, compte tenu de l’emplacement prévu de la douille de maintien ; qu’en effet, selon la nouvelle rédaction , cette douille ne se situe plus nécessairement sur la portion terminale inférieure du support, puisque celui-ci présente désormais à « l’une de ses deux portions terminales libres » ladite douille « qui entoure partiellement le récipient et est reliée de façon détachable au support afin de permettre le retrait simple et le remplacement rapide du récipient » ;

Qu’il en résulte que le motif de nullité retenu ne saurait permettre une annulation partielle ;

Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité totale de la revendication 1, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une requête en limitation de cette revendication, ainsi que des 7 autres revendications invoquées (2, 4, 5, 6, 8, 11 et 13) dont il n’est pas contesté qu’elles sont totalement dépendantes de la revendication 1 ; que, par voie de conséquence, toutes les demandes au titre de la contrefaçon, s’avèrent dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que jugé en première instance ;

Nous ne résistons pas à la tentation de citer l’article susmentionné du professeur Vigand dans la Revue Orange, au sujet du jugement de première instance : « ... Notons que le tribunal annule également plusieurs revendications au motif qu’elles dépendent de la revendication 1 annulée. Cette motivation est à notre avis insuffisante. En effet dans la mesure où une revendication dépendante vient particulariser l’invention suffisamment pour échapper au grief de A 123(2), cette revendication ne peut être annulée au motif que la revendication principale est nulle. En l’occurrence la revendication 7 dépendant de la revendication 1 précise que la douille de maintien est positionnée à la portion terminale inférieure du support. Cette revendication est donc valable car elle ne présente plus le vice de la revendication 1. L’adversaire du breveté n’en demandait pas la nullité, mais il demandait celle de revendications dépendant à la fois de revendications annulées et de revendications non annulées. A notre avis, il aurait été plus juste de les annuler partiellement, c’est-à-dire de les annuler dans la mesure où elles sont dans la dépendance d’une revendication annulée et de les maintenir lorsqu’elles sont liées à une revendication valable (notamment la revendication 7). ... » On a comme l’impression que la Cour réagit à l’article ...

Sur la concurrence déloyale

Considérant que pour caractériser une concurrence déloyale de la société intimée le jugement déféré a retenu qu’il n’était « pas contesté que jusqu’en 2005 le site internet de la société Docian mentionnait qu’elle « supervisait la rentabilité avec des produits attractifs de type nouveau comme le distributeur Press + wash des établissements de renom de la société Ada Cosmetic dont nous sommes les représentants exclusifs » ;

Que si cette présentation est rédigée en langue espagnole, elle était accessible en France, et pouvait ainsi être consultée par des établissements d’une chaîne espagnole établis à Paris, tel celui visé par la saisie contrefaçon ; que les premiers juges en ont justement déduit qu’elle causait un préjudice en France, même si celui-ci était réduit ;

Qu’il sera ajouté que la société Docian en maintenant durant deux ans, postérieurement à la cessation de ses rapports contractuels avec la société Ada (en 2003), un site où elle apparaît sous une qualité de distributeur exclusif, qu’elle n’avait plus, d’une société « de renom », ne peut sérieusement dénier qu’elle profitait ainsi, indûment, auprès de ses clients, de cette notoriété ;

Considérant, par contre, que s’il est prétendu que la preuve serait actuellement rapportée de ce qu’une substitution entre les distributeurs doseurs serait facilement réalisable, par l’adoption d’un même entraxe entre les trous de fixation, cette seule circonstance ne saurait être constitutive d’un agissement déloyal de l’intimée, et ce grief ne saurait, pas plus qu’en première instance, être retenu ;

Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le dommage subi du fait des agissements fautifs de la société Emicela, venant aux droits de la société Docian, et la décision déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu à expertise ;

Considérant, de même, que le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Emicela ; qu’en effet le simple fait de diligenter une saisie contrefaçon chez un client prétendument « majeur » de la société Docian, et d’avoir ainsi pu connaître ses prix, y compris incidemment pour des produits étrangers au litige (les facturations ne portant pas exclusivement sur les produits concernés), ne saurait suffire à établir le caractère déloyal du comportement de la société Ada qui ouvrirait droit à indemnité ; …

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Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2011

Ada Cosmetics c. Emicela

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.