Un chocolatier qui repart ... chocolat

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse Nestlé est titulaire du brevet européen EP 0 795 273 désignant la France. Ce brevet concerne le traitement des fèves de cacao.

Les revendications 3 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :

3. Utilisation d’éclats de fèves de cacao pour la fabrication d’un produit alimentaire, caractérisé en ce que les éclats de fèves sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucré caramélisés (sic) et en ce que l’on incorpore au moins 1% d’éclats de fèves de cacao caramélisés au produit alimentaire au cours de sa fabrication.

4. Utilisation selon la revendication 3, caractérisé en ce que le produit alimentaire est une tablette de chocolat.

La société Nestlé a fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Cadbury France (ci-après « Cadbury ») et de la société Comptoir Européen de la Confiserie dont l’actionnaire unique est la société Cadbury. Elle y a notamment saisi des échantillons des tablettes de chocolat « 1848 Noir café –Eclats de Cacao », « 1848 Noir Noisettes à la truffe et aux éclats de cacao » et « Bournville Deeply Dark ».

Par acte du 15 juillet 2008, elle a fait assigner ces deux sociétés en contrefaçon des revendications 3 et 4 de son brevet.

Les défenderesses ont répondu par une action reconventionnelle en nullité du brevet. Elles ont notamment soulevé l’extension de la revendication 3 au-delà du contenu de la demande de brevet, l’insuffisance de description et un défaut d’activité inventive.

Nous avons déjà vu que le tribunal rejette le moyen basé sur l’extension indue du brevet. Dans ce qui suit, nous nous intéressons aux motifs restants.

***

L’article 55 de la convention de Munich dispose :

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

L’objet du brevet porte … sur un processus de caramélisation des éclats de fève de cacao et l’invention a pour but de résoudre le problème suivant « donner aux produits alimentaires un goût prononcé de cacao ».

La contestation des sociétés défenderesses porte essentiellement sur le fait que le brevet se caractérise par l’absence de toute solution technique apportée à un réel problème technique.

Dans un premier temps, les sociétés défenderesses avaient invoqué la combinaison de deux anciens brevets français afin de tenter de démontrer l’absence d’activité inventive du brevet EP 0 795 273 : le brevet FR 792 685, au nom de Diefenbach et le brevet FR 1 364 889 au nom de Gebrüder Stollwerck AG qui étaient tous deux cités comme arts antérieurs dans le brevet.

Elles fondent désormais leur demande de nullité pour défaut d’activité inventive sur le document Stollwerck combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier telles que contenues dans un livre intitulé « Italian Confectioner », qui date de 1829, d’une part et d’autre par sur le document Stollwerck et le document Yanamoto d’autre part.

Le brevet Stollwerck a été publié en 1964 et il est reconnu par les parties comme étant l’état de la technique le plus proche de l’invention du brevet Nestlé. Il a pour objet un « procédé d’amélioration des confiseries, en particulier des produits chocolatés, selon lequel on ajoute, … des graines de cacao broyées aux pâtes sucrées brutes ». Il n’enseigne pas des graines de cacao broyées enrobées de caramel.

Nul doute, il y a là un zeste d’approche problème-solution, et la suite du jugement confirme cette impression.

Le livre intitulé « Italian Confectioner » a paru en 1829 et décrit les connaissances de l’homme du métier telles que comprises par les sociétés défenderesses. Cet ouvrage contient des recettes de pralins d’amandes, de pistaches, de noix et autres, enrobées de caramel (recettes n°91-98 de l’ouvrage Italian Confectioner).

En conséquence, sans effort particulier, l’homme du métier savait grâce à Stollwerck « ajouter des graines de cacao broyées aux pâtes sucrées brutes « pour améliorer les confiseries, en particulier des produits chocolatés » aurait pensé à enrober de caramel ces éclats de fève de cacao.

Le tribunal constate d’ailleurs que le brevet ne mentionne à aucun moment que des tests ont été faits pour vérifier que les produits alimentaires fabriqués avec ces éclats de fève de cacao caramélisés ont bien un goût plus prononcé en chocolat.

S’il est établi qu’ajouter des éclats de fève de cacao à des pâtes sucrées brutes donne plus de goût de chocolat à ces produits, il n’est en rien démontré dans le brevet lui-même que la société Nestlé a fait procéder à des tests allant dans ce sens et que l’apport de caramel sur les éclats de fève de cacao améliore le goût en chocolat. Il n’est pas prétendu par le brevet que la caramélisation des éclats de fève de cacao atténue le goût amer du chocolat mais bien que de « donner aux produits alimentaires un goût prononcé de cacao » de sorte que la société Nestlé ne peut ajouter cette solution d’ailleurs connue depuis longtemps à ce problème.

La société demanderesse verse au débat un test de dégustation de chocolat réalisé le 26 novembre 2010 donc bien postérieurement au dépôt du brevet réalisé sur 7 testeurs internes. Outre que ce test réalisé tardivement pour les besoins de la cause et non pour démontrer que certains résultats des recherches effectuées pour l’invention n’ont été connus qu’après le dépôt de la demande de brevet, qu’il est effectué par des salariés de la société demanderesse, il en ressort que contrairement à ce que prétend la société Nestlé les éclats de fève de cacao non enrobés ont le plus fort goût en cacao ce qui est un enseignement contraire avec celui du brevet mais qu’ils ont également le goût le plus amer ce qui n’est pas l’objet du brevet ; que les éclats de fève de cacao enrobés de caramel sont plus sucrés que ceux qui ne le sont pas ce qui est une litote et n’apporte aucun élément pertinent au débat et qu’ils ont un aspect plus croustillant ce qui relève encore de lapalissades. En conséquence, ce test est sans intérêt pour le litige.

A titre superfétatoire, le moyen supplémentaire de nullité tiré du défaut de clarté démontre lui aussi que les revendications 3 et 4 sont nulles car elles protègent une notion « le sucre caramélisé » qui n’est pas suffisamment détaillée pour permettre à l’homme du métier de la mettre en œuvre.

L’article 138b de la CBE exige que « l’invention soit exposée de manière suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter ».

Selon la jurisprudence tant des Chambres de Recours de l’OEB que des tribunaux français, une invention est considérée comme suffisamment décrite si l’homme du métier, à la lumière de l’ensemble de la description du brevet et de ses revendications, parvient à reproduire l’invention revendiquée.

L’article L 612-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse l’exécuter ».

Probablement, il aurait été plus judicieux de citer l’article 83 de la CBE.

Ce dernier doit, grâce à la description et aux dessins qu’il trouve dans le brevet, et à ses connaissances générales de base, être en mesure de reproduire l’invention.

L’OEB estime qu’il est nécessaire

« d’indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention. Comme la description est destinée à l’homme du métier, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable, de fournir des détails sur les caractéristiques secondaires bien connues. Toutefois, la description doit exposer des caractéristiques indispensables à l’exécution de l’invention, de façon suffisamment détaillée pour qu’un homme du métier puisse mettre en œuvre l’invention. Un seul exemple peut suffire. Cependant, si la revendication couvre un vaste domaine, il convient, d’une façon générale, de ne considérer la demande comme conforme aux dispositions de l’article 83 que si la description indique un certain nombre d’exemples, ou décrit d’autres applications ou variantes qui s’étendent au domaine couvert par les revendications ; que la demande doit contenir, outre les exemples, suffisamment d’informations pour que l’homme du métier puisse, en s’aidant de ses connaissances générales, réaliser l’invention dans l’intégralité du domaine revendiqué, sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d’esprit inventif. »

Le tribunal cite ici les « Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB », partie C-II 4.9. Pourquoi ne pas le dire ? Il n’y a là rien de honteux.

Là encore, la question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l’article 83 CBE doit s’apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins.

Les sociétés défenderesses rappellent de nouveau que la notion de sucre caramélisé n’est pas définie.

La société Nestlé fait valoir que l’homme du métier est parfaitement familier avec ce terme, qui recouvre une réalité bien précise dans le domaine technique considéré et verse pour ce faire la déclaration de Mme Mafalda Quintas, qui est l’auteur de nombreux articles scientifiques dans le domaine de la caramélisation. Selon Mme Quintas, il ne fait aucun doute que, dans le domaine de l’industrie agroalimentaire, l’homme du métier sait ce qu’est du sucre caramélisé. Elle souligne en effet que le sucre caramélisé se distingue du sucre (ou sirop de sucre) en ce qu’il a subi un traitement thermique qui a conduit le saccharose (couramment dénommé « sucre ») à une dissociation en fructose et glucose, et d’autres produits résultant du procédé de caramélisation, tel le 5-HMF (5-hydroxyméthyl-furfural). C’est un produit qui se distingue du caramel car celui-ci est formé également par traitement thermique du sucre, mais dans des conditions de durée et/ou de température telles que d’autres produits se sont formés, en particulier, les anhydrosaccharides, également dénommés DAF. Elle précise que

« Le sucre caramélisé peut être défini comme du sucre qui a subi un traitement thermique de telle façon qu’au moins une proportion faible de celui-ci s’est dégradée en des produits de réaction de caramélisation, tel que le 5-HMF ».

Il convient de rappeler que cette définition n’est pas connue de l’homme du métier qui est un confiseur/pâtissier et non un chercheur en chimie moléculaire et que le tribunal a déjà jugé au paragraphe précédent qu’il n’y avait pas à faire de distinction entre le caramel et le sucre caramélisé.

L’interprétation donnée par la société demanderesse de la notion non définie de sucre caramélisé l’a conduit à obtenir une protection pour tout enrobage de sucre ayant été un tant soit peu chauffé et est contradictoire avec l’interprétation donnée au paragraphe précédent qui implique que la description du brevet divulgue la caramélisation des éclats de fève de cacao. La société Nestlé prétendant que ce n’est pas du caramel mais du sucre caramélisé et qu’il existe une différence entre le caramel et le sucre caramélisé sans apporter la moindre preuve que l’homme du métier connaisse cette différence et sache la mettre en œuvre, il existe de ce fait une difficulté pour ce dernier à exécuter cette revendication s’il ne doit pas enrober les éclats de fève de cacao de caramel.

Ainsi, il est démontré que le problème technique tel que mentionné dans le brevet est complètement artificiel et que la société Nestlé n’a pas entrepris de réels efforts pour le résoudre mais a fait protéger dans ses revendications 3 et 4 un produit alimentaire contenant des éclats de fève de cacao enrobés de caramel.

La revendication 3 ne procède donc d’aucune activité inventive.

En conséquence, la revendication 3 et la revendication 4 qui en est directement dépendante sont nulles pour défaut d’activité inventive et les demandes en contrefaçon formées par la société Nestlé sont irrecevables à rencontre de la société Cadbury France et de la société Comptoir Européen de la Confiserie. …

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 50.000 € à la société Cadbury France et à la société Comptoir Européen de la Confiserie au titre de l’article 700 CPC.

***

Même si l’annulation des revendications ne nous choque pas, nous restons quelque peu dubitatifs sur la méthode employée par le tribunal, dans la mesure où celui-ci mélange allègrement les motifs d’insuffisance de description et d’activité inventive.

Supposons que l’expression « sucre caramélisé » soit en effet insuffisamment définie et ouverte à plusieurs interprétations. Dans ce cas, il serait approprié de donner une portée large à l’expression et d’annuler le brevet pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive. Mais affirmer que l’homme du métier n’est pas en mesure de mettre en œuvre l’invention nous semble objectivement faux. Un confiseur sait préparer du sucre caramélisé et enrober des éclats de fèves pour obtenir le chocolat revendiqué – affirmer le contraire nous paraît absurde.

La transition qu’opère le tribunal pour terminer sur l’activité inventive est surprenante. 

« Ainsi, il est démontré que le problème technique tel que mentionné dans le brevet est complètement artificiel et que la société Nestlé n’a pas entrepris de réels efforts pour le résoudre mais a fait protéger dans ses revendications 3 et 4 un produit alimentaire contenant des éclats de fève de cacao enrobés de caramel. La revendication 3 ne procède donc d’aucune activité inventive.»

On a du mal à suivre le raisonnement.

Si l’art antérieur le plus proche est le brevet Stollwerck et si la différence réside dans l’enrobage des éclats de fèves, quel est l’effet technique obtenu par cet enrobage ? Apparemment, le problème cité dans le brevet (donner un goût plus fort de cacao) n’est pas résolu ; on ne saurait donc fonder une activité inventive sur ce problème. Les essais démontrent que le chocolat comportant les éclats enrobés est moins amer, mais ce problème n’est pas mentionné dans le brevet. Ce qui est embêtant : de manière générale, quand il faut faire appel à l’homme du métier pour identifier le problème, le ver est dans la pomme, et l’activité inventive fond comme chocolat au soleil. Mais encore faut-il en faire la démonstration complète, et il nous semble que le tribunal, une fois de plus, en a fait l’économie.

On a l’impression que les juges ont voulu punir le breveté pour avoir invoqué un problème qui n’est pas résolu. Nestlé « n’a pas entrepris de réels efforts pour … résoudre » la difficulté affichée … Paresseux, va !

Ce qui nous conduit naturellement au thème de la paresse et des loisirs. En effet, nous fermons le blog pour prendre un congé de trois semaines. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

TGI de Paris, 8 mars 2011

Nestlé c. Cadbury France et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Du caramel à la pelle

La société suisse Nestlé est titulaire du brevet européen EP 0 795 273 désignant la France. Ce brevet concerne le traitement des fèves de cacao.

La revendications 3 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :

3. Utilisation d’éclats de fèves de cacao pour la fabrication d’un produit alimentaire, caractérisé en ce que les éclats de fèves sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucré caramélisés (sic) et en ce que l’on incorpore au moins 1% d’éclats de fèves de cacao caramélisés au produit alimentaire au cours de sa fabrication.

4. Utilisation selon la revendication 3, caractérisé en ce que le produit alimentaire est une tablette de chocolat.

La société Nestlé a fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Cadbury France (ci-après « Cadbury ») et de la société Comptoir Européen de la Confiserie dont l’actionnaire unique est la société Cadbury. Elle y a notamment saisi des échantillons des tablettes de chocolat « 1848 Noir café – Eclats de Cacao », « 1848 Noir Noisettes à la truffe et aux éclats de cacao » et « Bournville Deeply Dark ».

Par acte du 15 juillet 2008, elle a fait assigner ces deux sociétés en contrefaçon des revendications 3 et 4 de son brevet.

Les défenderesses ont répondu par une action reconventionnelle en nullité du brevet. Elles ont notamment soulevé l’extension de la revendication 3 au-delà du contenu de la demande de brevet, l’insuffisance de description et un défaut d’activité inventive.

Dans le billet du jour, nous allons considérer le premier motif ; les autres motifs seront traités dans le billet suivant.

Dans le traitement de l’extension indue, le tribunal s’intéresse, de manière plutôt inhabituelle, aux détails de la procédure devant l’OEB et cite même une décision de la Grande Chambre de recours de Munich.

***

… Aux termes de l’article L 614-12 CPI,

« La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. »

L’article 138(1)(c) de la CBE dispose :

« (1) Sous réserve des dispositions de l’article 138, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que :... c) si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; »

L’article 123(2) de la CBE précise :

« (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. »

Par « contenu de la demande telle que déposée », on entend l’ensemble de la description, des revendications et, le cas échéant, des dessins, de la demande telle que déposée comme l’a précisé la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 11/91.

La demande d’origine comportait un total de 10 revendications, dont 6 de procédé de fabrication (1 à 6), 2 de produit (7 et 8) et 2 d’utilisation (9 et 10). En particulier, la revendication 8 était rédigée comme suit :

« Éclats de fèves de cacao caramélisés, caractérisés par le fait qu’ils sont enrobés de 10-80% de sucre ».

Les sociétés défenderesses soutiennent que les modifications effectuées par Nestlé sur la revendication 8 de la demande d’origine, au cours de la procédure d’examen devant l’OEB et en raison de la demande formulée par l’examinateur, et ayant abouti à la revendication 3 du Brevet délivré, ont opéré une extension indue de la demande.

La revendication n°8, notamment, a dans un premier temps été modifiée à la seule initiative de la société Nestlé elle-même et en l’absence de notification en déplaçant le terme « caramélisé », de la façon suivante :

« Éclats de fèves de cacao caramélisés, caractérisés par le fait qu’ils sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés ».

Celle-ci a également spontanément renoncé à sa revendication 7 car il s’agissait d’une revendication de produit obtenu directement par son procédé d’obtention qui en l’état ne pouvait être protégé puisque pour qu’une revendication sur un produit exclusivement défini par son procédé d’obtention puisse être retenue il faut que le produit en cause soit nouveau et inventif.

Puis, l’examinateur de l’OEB a procédé à une première notification le 31 mai 2000 au motif que l’objet des revendications 1 (procédé), 7 (éclats de fève de cacao) et 8 (utilisation) ne remplit pas les conditions d’activité inventive à la lumière du document D1 (FR -A-1 364 889) et du document D2 (JP du 23 mai 1989). Il a indiqué que le document D1 divulgue un procédé d’amélioration des confiseries dans lequel on ajoute, en agitant ou en malaxant des graines de cacao broyées et/ou éclatées aux pâtes sucrées brutes, obtenant un mélange, réalisant ainsi une amélioration du goût naturel de cacao et de chocolat ; on travaille à des températures de 15 à 70°C, étant un traitement à chaud.

Il a ajouté

« le procédé divulgué dans la revendication 1 ne diffère du document D1 en ce qu’on obtient des éclats de fève de cacao caramélisés. Les étapes de températion et traitement thermique, étant vagues, ne distinguent pas l’objet de la revendication 1 du document 1. »

Le document D2 décrit un procédé pour améliorer le goût de cacao des fèves de cacao en soumettant un mélange de fèves de cacao dont le périderme a été enlevé et de sucres à une décoction à 130-170°C pendant 15-45 minutes.

D’après l’examinateur l’homme de métier aurait combiné D1 et D2 car ils sont liés au même problème technique (notamment d’améliorer le goût de cacao ou de chocolat des (éclats de) fèves de cacao et augmenté la température de traitement à chaud dans le procédé décrit dans le document D1 contenant ainsi des éclats de fèves de cacao caramélisés.

Il aurait été évident pour l’homme de métier de traiter les éclats de fève de cacao comme les fèves de cacao.

Il a enfin dit que la demande ne remplissait pas les conditions de clarté car les caractéristiques « on traite à chaud ce mélange », « on tempère », et « on les traite thermiquement » dans la revendication 1 sont vagues.

Le 17 juillet 2000, la société Nestlé a limité le nombre de revendications à 5, parmi lesquelles figure la revendication 3 du brevet délivré qui incorpore l’objet des anciennes revendications 7, 8 et 9.

Dans sa notification du 10 août 2000, l’examinateur a indiqué qu’il ne retient plus le défaut d’activité inventive au vu des modifications intervenues car on obtient des éclats de fève de cacao caramélisés, la composition spécifique du mélange et les conditions spécifiques du traitement à chaud, de l’étape de températion et du traitement thermique ayant été précisées.

Il a noté notamment que la température de traitement du mélange de fèves de cacao et de saccharides est plus élevée dans le document DE que dans le procédé indiqué dans la revendication 1 du brevet EP 0 795 273 et enfin que « l’utilisation des fèves de cacao spécifiques nouvelles indiquée dans la présente revendication 3 implique aussi une activité inventive ».

La société Cadbury France et la société Comptoir Européen de la Confiserie font valoir que la revendication 3 comprendrait deux caractéristiques que l’on ne retrouve pas dans la description de la demande telle que déposée ; que la demande de brevet décrirait deux types d’éclats de fèves : des éclats de fèves enrobées par une première couche caramélisée, et des éclats de fèves caramélisés qui seraient enrobés par une seconde couche comportant 10 à 80% de sucre ; que l’existence des deux types éclats de fève de cacao serait établie par la phrase suivante page 3, 1er paragraphe de la demande telle que déposée.

« La présente invention concerne également des éclats de fèves de cacao caramélisés qui sont enrobés de 10-80% de sucre ».

La société Nestlé conteste l’existence d’une double condition de caramélisation des éclats de fève. Il convient de constater que la demande de brevet telle que déposée décrit à la page 3, 1er paragraphe que :

« La présente invention concerne également des éclats de fèves de cacao caramélisés qui sont enrobés de 10-80% de sucre. Ces éclats de fèves de cacao caramélisés sont susceptibles d’être obtenus par la mise en œuvre du présent procédé. »

La demande d’origine indiquait que la caramélisation du sucre intervenait, en tout état de cause, à la surface des éclats de fèves de cacao pour en constituer l’enrobage : 

« On peut traiter à chaud le mélange à 90-120°C pendant 15-35min, de manière à obtenir des éclats de fèves de cacao caramélisés, par exemple. Au cours de cette étape, une partie de l’eau et/ou du lait est éliminée et le sucre, tout en caramélisant, adhère aux éclats de fèves de cacao ».

« Puis l’on peut traiter thermiquement à 110-150°C pendant 1-10 min les éclats de fèves de cacao caramélisés, de manière à finaliser la caramélisation du sucre à la surface des éclats de fèves de cacao, par exemple ».

« On traite à chaud ce mélange à 110°C pendant 25 min , tout en brassant, de manière à obtenir une caramélisation relativement homogène du sucre à la surface des éclats de fèves de cacao. On effectue le brassage à 20 t/min. »

Ainsi, il est établi que le sucre contenu dans le mélange visé dans la revendication 1 de procédé sert à enrober les éclats de fève de cacao en les caramélisant puis que ce mélange est porté à chaud pour obtenir des éclats de fève de cacao caramélisés qui sont ensuite traités thermiquement pour finaliser la caramélisation du sucre sur les éclats de fève de cacao et enfin dans une troisième étape les éclats de fève de cacao sont de nouveau traités à chaud pour rendre la caramélisation homogène.

La revendication 3 ne traite pas de deux sortes d’éclats de fève de cacao mais bien d’une seule catégorie d’éclats de fève de cacao obtenus par le procédé décrit à la revendication l et le terme également mentionné page 3, 1er paragraphe de la demande telle que déposée, fait référence non pas à deux sortes d’éclats de fève de cacao mais indique que le même brevet divulgue un procédé et les éclats de fève de cacao en résultant en vue de leur utilisation.

Nul ne peut se méprendre sérieusement sur le sens du terme également placé à cet endroit de la phrase.

Ainsi, il n’est à aucun moment divulgué tant dans la demande de brevet que dans le brevet délivré une première puis une seconde caramélisation mais bien un procédé unique qui comprend plusieurs étapes dans la caramélisation d’éclats de fève de cacao de façon à obtenir d’abord l’enrobage des éclats de fève de cacao par un sucre caramélisé, qui est ensuite cristallisé (2eme étape) et enfin la caramélisation est perfectionnée par le traitement thermique qui permet une meilleure adhésion du caramel à la surface des éclats de fève de cacao.

Enfin pour ce qui est de la revendication 3 qui divulgue que

« les éclats de fèves de cacao sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés »,

les sociétés défenderesses prétendent qu’il existe une différence entre la caramélisation des éclats de fève de cacao et le fait qu’ils sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés.

Il apparaît clairement que le « s » de « caramélisés » est manifestement une faute d’orthographe car cet adjectif ne peut se rapporté qu’au nom sucre.

Ainsi on ne peut comprendre ce morceau de phrase que comme spécifiant que les éclats de fève de cacao sont caramélisés grâce à un enrobage constitué de 10 à 80% de sucre caramélisé car ces éclats de fève de cacao sont obtenus grâce au procédé.

La société Nestlé prétend que le « sucre caramélisé » ne désignerait pas du caramel mais du sucre ayant été chauffé et ayant subi un début de caramélisation sans que cette dernière ne soit nécessairement menée à son terme ; que ce sucre caramélisé résulte du traitement thermique d’un sucre, de telle sorte qu’au moins du 5-HMF soit formé.

Le débat sur le marqueur de caramélisation qui n’entre pas dans les connaissances de l’homme du métier mais dans celles d’un chimiste, est sans pertinence car il n’est pas contestable ni contesté que le sucre caramélisé est un composé chimiquement différent du sucre de départ, que

« la caramélisation nécessite des températures élevées, fonction de la nature du sucre, et la ménagère sait que, globalement, elle débute avec la fusion du sucre, soit 160°C, pour le saccharose »,

comme le précisent les pièces versées au débat par les parties.

La société Nestlé ne donne aucune définition du terme sucre caramélisé telle qu’elle pourrait ressortir d’un manuel de cuisine ou de pâtisserie.

De plus, il apparaît que la température de 150°C retenue comme température maximale de fabrication de l’enrobage est tellement proche de celle de la fin de transformation du sucre en caramel et les termes mêmes de la description qui indiquent que les éclats de fève de cacao sont caramélisés comme cela a été rappelé plus haut, démontrent qu’il n’existe de fait aucune différence compréhensible pour l’homme du métier entre le caramel et le sucre caramélisé de sorte que cette distinction est sans objet.

Les éclats de fève de cacao sont bien caramélisés et il n’y pas lieu de faire de distinction entre les deux termes utilisés ; il n’existe bien qu’une sorte d’éclats de fève de cacao.

En conséquence, le sucre caramélisé tel qu’il est divulgué dans la revendication 3 est bien supporté par la description contenue dans la demande de brevet telle que déposée et aucune extension au-delà de la demande n’est établie par les sociétés défenderesses.

Ce moyen de nullité pour extension du brevet au-delà de la demande sera rejeté. …

***

Ce verdict nous semble juste, car l’attaque basée sur une extension indue apparaît par trop artificielle.

TGI de Paris, 8 mars 2011

Nestlé c. Cadbury France et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pas si vite, Pacific

La société Pacific Industrie (ci-après « Pacific ») est titulaire du brevet FR 2 841 235 concernant un dispositif de traitement de l’eau comprenant une électrode amovible.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Dispositif destine au traitement de l’eau en vue de sa purification, du type comprenant une tuyauterie dont un segment (2) présente une extrémité ouverte (21) par laquelle doit être engage et maintenu un organe de fermeture (30) tel qu’un obturateur temporaire ou un ensemble d’au moins deux électrodes constituées chacune par une plaque (40) en matériau conducteur de l’électricité, ensemble désigne globalement par « électrode », caractérisé en ce que l’organe de fermeture (30) comprend d’une part un culot (31) et d’autre part un organe de fixation annulaire (32), et ledit culot (31) est à parois lisses et formé en une seule pièce:

d’un fut cylindrique (33) dont le diamètre extérieur est au plus égal, au jeu près, au diamètre intérieur de l’extrémité ouverte (21) du segment de tuyauterie (2),

d’une portée (34) dont le périmètre extérieur est au moins égal au périmètre extérieur du segment de tuyauterie (2),

ledit culot (31) devant être maintenu en place sur le segment de tuyauterie (2) par serrage sur ledit segment (2) de l’organe de fixation annulaire (32) non en prise avec le culot (31) afin de permettre un mouvement relatif entre ledit culot (31) et l’organe de fixation (32), ce dernier devant prendre appui sans interpénétration contre la portée (34) immobilisée, portée (34) qui est elle-même appliquée extérieurement contre l’extrémité (21) du segment de tuyauterie (2).

Par acte d’huissier du 21 juin 2010, la société Pacific a fait assigner la société Bio-Pool en contrefaçon du brevet ainsi que de plusieurs marques, et en concurrence déloyale.

La société Bio-Pool s’est défendue en invoquant la nullité de l’assignation.

Le juge de la mise en état lui donne raison :

***

… La société Bio-Pool soulève la nullité de l’assignation en application de l’article 56 CPC, celle-ci n’étant pas suffisamment motivée en fait et en droit, l’invention brevetée dont est titulaire la société requérante n’étant pas décrite ni les revendications expliquées en leur contenu et teneur.

L’article 56-2° du CPC édicté que

« l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».

La validité de l’assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont est saisie le tribunal.

Il ressort de l’assignation que concernant l’action en contrefaçon de brevet, la société Pacific se limite à décrire les électrodes vendues par la société Bio-Pool en affirmant qu’elles le sont en contrefaçon du brevet n° 02 07751 en citant les revendications 1 à 4 sans pour autant les reproduire et sans expliquer en quoi les électrodes litigieuses seraient reproduites en contrefaçon du brevet précité.

Le fait pour la société Pacific de soutenir qu’il n’y a pas de grief formulé à l’égard des demandes en contrefaçon de marques par la société Bio-Pool et donc pas lieu à annulation de l’assignation ne saurait prospérer, la nullité de l’assignation, s’agissant d’un acte unique saisissant le tribunal, ne pouvant être prononcée pour partie mais en totalité.

L’assignation du 21.06.2010 par son insuffisance de motifs en droit au regard de l’action en contrefaçon de brevet ne permet pas au défendeur d’assurer sa défense au fond de façon utile et sera donc annulée. …

***

TGI de Paris, 22 mars 2011

Pacific Industrie c. Bio-Pool

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Quand Harry rencontre Clément

La présente affaire nous fait découvrir un litige entre fabricants de pains de mie sans croûte.

La société Barilla Harry’s France (ci-après « Barilla ») est titulaire du brevet français FR 2 910 785 concernant un procédé de fabrication de pain de mie sans croûte et tranché. Le brevet a été délivré le 20 février 2009.

Il existe également un brevet européen EP 1 946 640 correspondant, qui ne désigne pas la France.

Quelques jours après la délivrance du titre, le 25 février 2009, la société Barilla a fait assigner les sociétés Pain Concept et Pain Clément, fournisseurs de la société Casino, en contrefaçon de son brevet.

Le 3 février et le 5 mars 2010, la société Barilla a présenté une requête en limitation devant l’INPI. Le nouveau jeu de revendications comporte notamment une revendication 1 limitée ainsi que deux nouvelles revendications 2 et 3 « introduisant des limitations supplémentaires ».

NB : On peut s’étonner de l’introduction de revendications dépendantes supplémentaires. A notre avis, il n’existe aucune base légale pour cette démarche. L’INPI n’a cependant pas bronché, et le tribunal non plus.

Les sociétés défenderesses ont plaidé la nullité du titre, avec succès :

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La société demanderesse est également titulaire du brevet français déposé le 26 mars 2004, enregistré sous le n° 04 03120 et publié sous le n° 2 867 950, ayant pour objet « un procédé et une installation de fabrication de pain de mie tranché sans croûte » qui divulgue le procédé consistant, après l’élimination des croûtes extérieures du pain de mie refroidi et avant le tranchage, à soumettre le pain de mie à un rayonnement infrarouge pendant une durée déterminée afin de générer en périphérie du pain de mie une fine croûte qui est suffisamment durcie et déshydratée pour lui conférer des qualités de glisse et de rigidité permettant de le convoyer sans difficulté et de le trancher. Les figures 1, 2 et 3 des brevets n° 2 867 950 et n° 2 910 785 sont identiques.

Le procédé de fabrication du pain de mie sans croûte et tranché comprenant les étapes consistant à cuire le pain de mie, à le refroidir jusqu’à une première température, à éliminer ses croûtes latérales puis, avant de le trancher, à le soumettre à une étape intermédiaire afin de créer à la surface du pain une fine croûte permettant de le convoyer et de le trancher sans difficultés était dès lors dans l’art antérieur.

Le procédé de fabrication du pain de mie sans croûte et tranché, objet de la revendication 1 du brevet français n° 2 910 785 diffère du brevet français n° 04 03120 par la substitution, dans l’étape intermédiaire, du rayonnement infrarouge par un procédé de refroidissement dans une enceinte refroidie pour amener le pain de mie à une seconde température inférieure à la première température, permettant de créer à la surface du pain une croûte artificielle.

Le professionnel de la boulangerie industrielle voulant améliorer le tranchage du pain de mie à sa sortie du four de cuisson et après élimination de ses croûtes latérales, était naturellement conduit à utiliser les techniques connues permettant de le durcir en surface et ce, de façon réversible car il s’agit de proposer au consommateur final un pain de mie dépourvu de croûte. La société demanderesse n’établit pas qu’il a dû vaincre des préjugés pour ne pas se limiter aux techniques de cuisson et à l’utilisation de la chaleur.

Le brevet US 2004/0156966 déposé le 11 février 2003 et publié le 12 août 2004 divulgue une méthode et un appareillage pour fabriquer un pain tranché sans croûte remédiant aux problèmes de maintien du pain après élimination des croûtes et/ou après tranchage du pain de sorte qu’il intervient dans le même domaine technique que le brevet n° 2 910 785 et vise à remédier au même problème.

Le procédé enseigné comprend la cuisson du pain de mie, son refroidissement et l’enlèvement des croûtes du pain, son tranchage et son emballage. Les pains sont de préférence soumis à un premier type de réfrigération avantageusement à une température de l’ordre de 40°F jusqu’à ce que les pains atteignent une température interne comprise entre 80°F et 90°F, avec un degré d’humidité de l’ordre de 43 %, et d’une durée d’environ 40 minutes puis à un second refroidissement type congélation à une température comprise entre 20°F et 25°F jusqu’à ce que les pains atteignent une température interne comprise entre 35°F et 42°F avec un taux d’humidité compris entre 43 et 45 %, d’une durée d’environ 140 minutes.

Ce brevet US 2004/0156966 enseigne dès lors l’utilisation de deux refroidissements, l’un type réfrigération et l’autre type congélation afin d’abaisser la température du pain de mie cuit et de pouvoir enlever ses croûtes et le trancher tout en assurant le maintien du pain. Si ce brevet US 2004/0156966 prévoit un second refroidissement jusqu’à ce que la température interne du pain soit comprise entre 35°F et 42°F, c’est-à-dire entre 1°C et 5°C, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait de soumettre un pain de mie à une température entre 20°F et 25°F, c’est-à-dire entre -6°C et -3°C, pendant 140 minutes, entraîne un simple refroidissement interne du pain sans durcissement à sa surface.

Le brevet n° 2 910 785 n’enseigne pas nécessairement un refroidissement brutal et rapide car il est indiqué dans la description que selon un premier mode de mise en oeuvre, le refroidissement supplémentaire est effectué de préférence pendant une durée de l’ordre de 5 à 180 minutes dans une enceinte refroidie à une température de l’ordre de 2 à 10°C jusqu’à ce que la température en surface du pain de mie soit de l’ordre de 2 à 10°C, que selon un deuxième mode de mise en oeuvre, le refroidissement supplémentaire est effectué de préférence pendant une durée de l’ordre de 5 à 60 minutes dans une enceinte refroidie à une température de l’ordre de -1 à -30°C jusqu’à ce que la température en surface du pain de mie soit de l’ordre de -20 à +4°C, et c’est uniquement selon un troisième mode de mise en oeuvre, que le refroidissement supplémentaire est effectué de préférence pendant une durée de l’ordre de 15 secondes à 15 minutes dans une enceinte ventilée refroidie par cryogénie à une température de l’ordre de -30°C à -90°C jusqu’à ce que la température en surface du pain de mie soit de l’ordre de -20 à +4°C.

Le brevet EP 0 624 439 déposé 28 avril 1994 divulgue l’utilisation de la technologie de la congélation/surgélation afin de former, en quelques secondes et quelques minutes, une croûte congelée le long au moins d’une partie de la surface la plus externe du pain de viande afin de le trancher ultérieurement. Ce but est atteint en utilisant une surface d’échange thermique réfrigérée pour un contact direct et à pression contrôlée avec le produit alimentaire.

Si ce brevet concerne le tranchage d’un pain de viande, l’homme du métier qui est un industriel de la boulangerie et qui cherche une solution au problème du maintien du pain de mie sans croûte et à son tranchage, a des connaissances qui ne sont pas limitées à la cuisson mais à tous les systèmes de cuisson, de refroidissement et de tranchage des produits alimentaires, et notamment des pains alimentaires, même s’ils sont constitués de viande.

Ainsi, l’art antérieur à la date du dépôt du brevet n° 2 910 785 divulguait le procédé du double refroidissement d’un pain de mie sans croûte et l’utilisation de la technologie de la congélation/surgélation d’un pain de viande afin de former une croûte congelée afin de faciliter son tranchage.

Il était dès lors évident pour l’homme du métier, qui cherchait à remédier au problème du maintien du pain de mie après élimination de la croûte, de refroidir une seconde fois le pain de mie après que la croûte soit enlevée et avant son tranchage, afin d’assurer son durcissement au moins en surface, en utilisant les technologies de refroidissement connues.

Le fait d’avoir prévu que ce refroidissement est effectué dans une enceinte refroidie et non pas par contact avec des plaques réfrigérées comme dans le brevet EP 0 624 439 ne révèle pas une activité inventive de la part de l’homme du métier qui a des connaissances ordinaires dans le refroidissement des produits alimentaires.

Par conséquent, il était évident pour l’homme du métier, à partir du brevet n° 04 03120 et au vu des brevets US 2004/0156966 et EP 0 624 439 ainsi que de ses seules connaissances techniques, de refroidir, dans une enceinte refroidie et avant l’étape du tranchage, le pain de mie sans croûte afin de former à sa surface une croûte artificielle.

La revendication 1 du brevet n° 2 910 785 ne témoigne pas d’une activité inventive et doit être annulée. »

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Les revendications dépendantes ont partagé le même sort.

TGI de Paris, 29 mars 2011

Barilla Harry’s France c. Pain Clément et Pain Concept

Source : PIBD 944 III-485

Fin d’une histoire sans fin ?

Dans un billet du mois de septembre de l’année passée, nous avons rapporté le dernier arrêt de la Cour de Paris dans le litige sans fin qui oppose les sociétés Normalu et Newmat. Le présent arrêt, qui n’est pas d’un grand intérêt en soi, mérite d’être rapporté parce qu’il devrait mettre un terme à cette longue épopée juridique

L’affaire concerne le brevet FR 2 786 515 de Newmat, dont la revendication 1 est rédigée comme suit:

1. Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :

une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et

reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),

ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une lèvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à I’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.

Dans un arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris avait annulé les revendications litigieuses du brevet français de Newmat et écarté le grief de contrefaçon. Elle avait notamment dit que 

« le document Peillex, dont l’antériorité n’est pas contestée, ne s’applique pas directement à des plafonds tendus ; néanmoins, étant relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d’assurer une étanchéité, ce qui signifie que par là même, ces liaisons ont pour but de ne pas laisser d’interstice entre les autres éléments, l’homme du métier, c’est à dire celui des faux plafonds ne pouvait pas ignorer les différentes structures existant prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds. Dès lors l’argumentation selon laquelle, il n’est pas possible de se référer à l’enseignement du document Peillex n’est pas fondée. ... »

La Cour régulatrice, dans son arrêt du 26 février 2008, a désavoué le raisonnement de la Cour d’appel de Paris : 

« … en retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité, la cour d’appel a violé [l’article L 611-14 CPI]. » 

Elle a donc renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

La Cour de renvoi, dans un arrêt du 19 mai 2010 a finalement rejeté la demande d’annulation des revendications, en se rangeant derrière l’avis de la Cour de cassation :

Voici ce qu’a dit la Cour :

« Mais considérant que l’homme du métier est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention, en l’espèce l’accrochage des plafonds tendus, possédant les connaissances normales de la technique en cause ;

Qu’il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que l’homme du métier est celui du bâtiment, dès lors que le bâtiment désigne le secteur de l’activité économique auquel participent l’ensemble des industries et des corps de métiers en rapport avec la construction mais recouvrant des compétences bien distinctes ;

Qu’il ne peut davantage être prétendu que le spécialiste des plafonds tendus possède les connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité ; … »

L’homme du métier étant cloisonné dans son domaine, il n’était pas en mesure de parvenir à l’invention sans faire preuve d’activité inventive.

La société Normalu s’est à son tour pourvue en cassation.

La Cour de cassation vient de rejeter ce pourvoi. C’est surtout le deuxième moyen qui a retenu notre attention :

***

… Attendu que la société Normalu et M. H. font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que l’homme du métier n’est pas un simple utilisateur, mais est celui qui, grâce à son niveau de compétence, peut trouver la solution que le brevet propose, même à l’aide d’informations sommaires se trouvant dans différents documents représentant l’état de la technique ; que tout en constatant qu’il ressortait de l’état de la technique que « la lisse corniche » était décrite comme « alli(ant) esthétique et la technique de la co-extrusion PVC souple et rigide » et ayant une « capacité à s’autoajuster sur le mur », que la lisse « bio-pruf la corniche » possédait une « lèvre souple » et que la demande de brevet Bouttier avait recours « pour dissimuler le défaut d’aspect au droit de la surface réceptrice, à l’ajout d’une pièce supplémentaire faisant office de cache de finition venant se greffer dans la lisse », ce dont il résultait qu’au moyen de son niveau de compétence l’homme du métier pouvait trouver dans ses informations, même sommaires, les indications nécessaires pour réaliser l’invention du brevet Newmat qui consistait en la réalisation d’une pièce profilée, constituée par co-extrusion et réalisée en matériau élastiquement déformable, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice, la cour d’appel qui a néanmoins jugé que les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat impliquaient une activité inventive, plaçant ainsi l’homme du métier à l’égal d’un simple utilisateur n’ayant aucune connaissance, a violé l’article L 611-14 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt relève que l’invention porte sur une pièce profilée pour l’accrochage d’un plafond tendu à des parois qui délimitent un local, et caractérisée, dans la revendication 1 du brevet, par une lèvre longitudinale constituée par co-extrusion et réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable ; qu’il retient que cette invention permet de répondre au problème d’ordre esthétique posé par le défaut d’aspect au droit de la surface réceptive et que les différents documents représentant l’état de la technique ne procuraient aucun enseignement sur la façon de résoudre ce problème ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir qu’en l’absence de cet enseignement, l’homme du métier, spécialiste du plafond tendu, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, relevant de sa spécialité, ne pouvait concevoir une pièce telle que caractérisée dans la revendication 1 du brevet, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; …

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Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2011

Normalu et Thierry H. c. Newmat

Disponible sur Legifrance.

Questions en attente de réponse

La société Daiichi Sankyo (ci-après « Sankyo ») est titulaire du brevet européen EP 0 503 785 désignant la France et concernant des dérivés de 1-biphénylimidazole.

Les revendications 1 et 5 de ce brevet sont rédigées comme suit:

1. Composé de formule (1) :

dans laquelle : R1 représente un groupe alkyle ayant de 2 à 5 atomes de carbone ou un groupe alcényle ayant de 3 à 5 atomes de carbone ;

R2 et R3 sont identiques ou différents et représentent chacun un groupe alkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone ;

R4 représente : un atome d’hydrogène, un groupe méthyle ou éthyle, un groupe alcanoyle ayant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcénoyle ayant de 3 à 5 atomes de carbone, un groupe benzoyle, ou un groupe alcoxycarbonyle ayant de 2 à 5 atomes de carbone ;

R5 représente un groupe de formule –COOR5a ou un groupe de formule –CONR8R9, où R5a représente : un atome d’hydrogène, un groupe alkyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone, un groupe benzyle, un groupe alcanoyloxyalkyle dans lequel le fragment alcanoyle a de 1 à 5 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe cycloalcanoyloxyalkyle dans lequel le fragment cycloalcanoyle a 6 ou 7 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe alcoxycarbonyloxyalkyle dans lequel le fragment alcoxy a de 1 à 4 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe cycloalcoxy-carbonyloxyalkyle dans lequel le fragment cycloalcoxy a 5 ou 6 atomes de carbone et le fragment alkyle est un groupe méthyle ou éthyle, un groupe [5-(phényl-, méthyl- ou éthyl-)-2-oxo-l,3-dioxolén-4-yl]méthyle, ou un groupe phtalidyle ;

R8 et R9 sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d’hydrogène, un groupe méthyle, un groupe éthyle, ou un groupe méthyle ou éthyle substitué qui est substitué par au moins un substituant choisi parmi les groupes carboxy, les groupes méthoxycarbonyle et les groupes éthoxycarbonyle ; ou bien R8 et R9 représentent ensemble un groupe alkylène non substitué qui a 4 ou 5 atomes de carbone ou un groupe alkylène substitué qui a 4 ou 5 atomes de carbone et qui est substitué par au moins un substituant choisi parmi les groupes carboxy, les groupes méthoxycarbonyle et les groupes éthoxycarbonyle ;

R6 représente un atome d’hydrogène, ou représente un groupe méthyle, un groupe éthyle, un groupe méthoxy, un groupe éthoxy, un atome de fluor ou un atome de chlore sur la position 6 du cycle benzène ;

R7 représente un groupe carboxy ou un groupe tétrazold-yle en position 2 ou 3 du cycle benzène ; et

le cycle benzène qui porte les substituants représentés par R6 ou R7 est en position 4 du groupe benzyle auquel il est rattaché ;

et ses sels et esters acceptables en pharmacie.

5. Composition pharmaceutique pour le traitement ou la prophylaxie de l’hypertension, qui comprend un agent antihypertenseur en mélange avec un véhicule ou diluant acceptable en pharmacie, dans laquelle l’agent antihypertenseur est au moins un composé de formule (1) ou un de ses sels ou esters acceptables en pharmacie, tel que revendiqué dans l’une quelconque des revendications 1 à 4.

La société Sankyo a demandé un CCP sur la base de ce brevet et une AMM octroyée en France le 8 février 2006 pour une spécialité pharmaceutique ayant pour principes actifs l’Olmesartan Medoxomil et l’hydrochlorothiazide.

Par décision du 3 décembre 2008, le directeur général de l’INPI a rejeté cette demande.

Le 3 mars 2009, la société Sankyo a formé un recours.

Par arrêt du 6 novembre 2009 (voir PIBD 911 III-79), la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours :

« … Considérant qu’il n’est pas contesté que seul l’Olmesartan Medoxomil est compris dans la famille de dérivés de type 1-biphényllimidazole, l’hydrochlorothiazide ayant une structure moléculaire qui l’en exclut ; que de plus la spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet de l’AMM n°CIS 66838901 et mise sur le marché sous le nom de Colmetec est présentée comme une association de deux molécules, un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (l’Olmesartan Medoxomil) et un diurétique (l’hydrochlorothiazide) ; que l’association de l’Olmesartan Medoxomil et de l’hydrochlorothiazide n’est pas protégée par le brevet de base n’y étant pas revendiquée.

Considérant que les développements de la requérante sur les décisions étrangères de délivrance de CCP sont inopérants s’agissant de litiges distincts ; que de même est-il inopérant de soutenir que la composition dont s’agit reproduit les caractéristiques de la revendication 5 dès lors que la question qui est posée est de savoir si cette composition est protégée par le brevet et non pas si elle le contrefait.

Considérant, en dernier lieu, que l’Olmesartan Medoxomil, seul couvert par le brevet, a déjà fait l’objet d’une AMM n°NL 28292 du 6 août 2003 et d’un CCP n°03C0037 délivré le 11 février 2005 sur la base du même brevet ; qu’il suit que le recours formé par la société Sankyo doit être rejeté. … »

La société Sankyo a formé un pourvoi en cassation.

Chose relativement rare, la Cour régulatrice a décidé de surseoir à statuer :

***

... Attendu que la société Sankyo fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours en annulation de la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté sa demande n° 06C0019, alors, selon le moyen :

1°/ qu’au sens des articles 1 c) et 3 a) du règlement CEE n°1768/92 du 18 juin 1992, le produit « protégé par un brevet de base » est le produit qui entre dans le champ de la protection du brevet ; qu’une association de deux principes actifs est « protégée par le brevet » au sens de ces articles dès lors qu’elle est couverte d’une manière ou d’une autre par le brevet ; qu’en exigeant que la composition de principes actifs pour laquelle le CCP est demandé soit « revendiquée en tant que telle » dans le brevet, cependant qu’il lui appartenait seulement de rechercher, notamment au regard de la description du brevet, si cette composition ayant pour objet un médicament destiné au « traitement de l’hypertension artérielle essentielle» entrait dans le champ du brevet n° 0 503 785, qui vise précisément à protéger une série de composés « aux activités hypotensives intéressantes et qui peuvent être utilisés dans le traitement et la prophylaxie de l’hypertension », la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 du règlement CEE n°1768/92 précité ;

2°/ qu’au sens des articles 1 à 4 du règlement CEE n°1768/92 du 18 juin 1992, le CCP est accordé pour un « médicament », c’est-à-dire pour « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal » ; qu’en retenant que l’olmésartan médoxomil avait déjà fait l’objet d’une AMM n°NL 28292 du 6 août 2003 et d’un CCP n° 03C0037 délivré le 11 février 2005 sur la base du brevet n°0 503 785, cependant que le médicament visé par cette AMM et ce CCP n’avait pour principe actif que l’olmésartan médoxomil et était couvert par les revendications 1 à 4 du brevet, tandis que le médicament objet de l’AMM n°CIS 66838901 avait pour principe actif une composition d’olmésartan médoxomil et d’hydrochlorothiazide et était couvert par la revendication 5 du brevet, de sorte qu’il ne s’agissait pas du même « médicament », la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1 à 4 du règlement précité ;

Attendu que par ordonnance du 5 novembre 2010, le tribunal des brevets d’Angleterre et du Pays de Galles, saisi d’un recours contre la décision de l’Office de la propriété industrielle du Royaume-Uni ayant rejeté une demande de CCP présentée par la société Sankyo équivalente à celle déposée en France sous le n° 06C0019 et également fondée sur le brevet européen n° 0 503 785 a, sur le fondement de l’article 267 du TFUE, demandé à la CJUE de se prononcer sur les quatre questions suivantes (JO de l’Union européenne du 26 février 2011, affaire C6/11) :

1°/ le règlement n° 469/2009 (le règlement CCP) (1) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi ?

2°/ dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents ?

3°/ la condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit « protégé par un brevet de base » au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, est-elle remplie, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, si le produit contrefait le brevet de base au titre du droit national ?

4°/ le fait de remplir la condition, pour qu’une composition de principes actifs citée dans une autorisation de mettre un médicament sur le marché fasse l’objet d’un CCP, qui est que le produit soit « protégé par un brevet de base » au sens des articles 1 et 3 dudit règlement, dépend-il, eu égard au libellé de l’article 4 du règlement CCP, de la question de savoir si le brevet de base contient une ou plusieurs revendications qui mentionnent spécifiquement une composition 1) d’une classe de composants qui inclut l’un des principes actifs dudit produit et 2) une classe d’autres principes actifs qui peut n’être pas spécifiée mais qui inclut l’autre principe actif dudit produit; ou suffit-il que le brevet de base contiennent une ou plusieurs revendications qui 1) portent sur une classe de composants qui incluent l’un des principes actifs dudit produit et qui 2) utilisent un langage qui, en droit national, étend la portée de la protection pour inclure la présence d’autres principes actifs non spécifiés incluant l’autre principe actif dudit produit ?

Attendu, en outre, que le même tribunal a, par décision du 24 juin 2010, demandé à la CJUE de se prononcer sur six questions préjudicielles portant sur les articles 3a) et 3b) du règlement n° 1768/92 et notamment sur la question de savoir si l’article 3(b), permet l’octroi d’un CCP pour un principe actif unique ou une combinaison de principes actifs lorsque :

« a) un brevet de base en vigueur protège le principe actif unique ou la combinaison de principes actifs au sens de l’article 3(a) du règlement sur les CCP et que

b) un médicament contenant le principe actif unique, ou la combinaison de principes actifs, et un ou plusieurs autres principes actifs, est l’objet d’une autorisation valide accordée selon la directive 2001/83/CE ou 2001/82/CE qui est la première autorisation plaçant le principe actif unique ou la combinaison de principes actifs sur le marché ? »

Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour contribuer à assurer une harmonisation communautaire d’interprétation des articles 1 à 4 du règlement CEE n° 1768/92 applicables en l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur le présent pourvoi jusqu’à décision de la CJUE sur les questions préjudicielles posées par ordonnances du 5 novembre 2010 et du 24 juin 2010 du tribunal des brevets d’Angleterre et du Pays de Galles et référencées sous les numéros C-6/11 et C- 322/10 ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer jusqu’à décision de la CJUE sur les questions préjudicielles posées par ordonnance du 5 novembre 2010 (affaire C- 6/11) et 24 juin 2010 (affaire C- 322/10) du tribunal des brevets d’Angleterre et du Pays de Galles ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011

Daiichi Sankyo c. INPI

Disponible sur Legifrance.

Peu importe la fraude

Les lecteurs attentifs de ce blog connaissent le litige opposant les sociétés Styrpac et B2M Industries à la société Acome.

Pour rappel, cette affaire a commencé par une collaboration entre la société Styrpac, membre du groupe B2M Industrie et fabricant de dalles utilisées dans la construction de bâtiments, et la société Acome. Cette collaboration a donné lieu à un contrat de fournitures signé en juin 2000. Quelques mois avant cette date, en janvier 2000, Acome avait déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 804 144. Un brevet français correspondant a été délivré en 2002. (Un brevet européen équivalent et comportant la même revendication principale a été délivré en novembre 2003.) En décembre 2002, la société Acome a adressé à la société Styrpac une lettre l’informant de son souhait de résilier le contrat. En retour, B2M et Styrpac ont assigné Acome en revendication du brevet et en contrefaçon de droits d’auteur.

Le brevet français concerne des dalles à plots employées dans la construction de bâtiments. Elles ont plusieurs fonctions : isolation thermique et phonique, support de tubes de circulation de fluide (chauffage) et aide à la pose de ces tubes. Les dalles reposent sur un support, comme par exemple une dalle en béton, et sont destinées à être recouvertes d’un dalle en béton ou d’une chape en ciment.

La particularité des dalles brevetées est de permettre une grande liberté de pose des tubes. Il est notamment possible de poser des tubes parallèlement aux côtés des dalles (tubes rouge et vert dans la figure ci-dessous), mais aussi en diagonale (tube orange dans la figure ci-dessous).

Dans son jugement du 8 juin 2004, le TGI Paris a débouté B2M et Styrpac de leurs demandes en contrefaçon mais a déclaré B2M copropriétaire avec Acome du brevet français et de ses extensions. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 juin 2006, a confirmé pour l’essentiel ce jugement et a dit que les dalles commercialisées par Acome reproduisaient les revendications du brevet.

Acome a été condamné à payer 610 k€ en réparation du préjudice subi par B2M du fait de l’exploitation du brevet. Cet arrêt a cependant été cassé par la Cour de cassation pour ne pas avoir caractérisé l’équivalence des moyens, en omettant de constater que la fonction des moyens était nouvelle (arrêt du 20 novembre 2007).

Dans son arrêt du 24 mars 2010, rapporté ici, la cour de renvoi a constaté que la société B2M était fondée à soutenir que la société Acome, qui exploite l’invention à son profit, devait l’indemniser équitablement par application de l’article L 613-29, alinéa 1, a), CPI.

Comme nous l’avons rapporté ici, la cour a ensuite ramené l ’indemnisation de la société B2M à 216 k€ au lieu des 610 k€ alloués par l’arrêt cassé du 2 juin 2006.

Les sociétés B2M et Styrpac ont formé un pourvoi en cassation. La société Acome a formé un pourvoi incident.

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de casser partiellement, mais sans renvoi, l’arrêt du 24 mars :

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... Attendu que les sociétés B2M et Styrpac font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Acome à payer la somme de 216 300 euros à la société B2M au titre de l’indemnité équitable due en vertu de l’article L 613-29 CPI, alors, selon le moyen :

1°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions que la société Acome avait frauduleusement déposé, à l’insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu’il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété de la société B2M et de la société Acome sur le brevet litigieux, de sorte que l’indemnité équitable devait prendre en considération le comportement de la société Acome, et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l’aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l’un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l’autre d’en prendre la charge ; qu’en affirmant que, si les deux parties s’étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d’affaires, mais bien celles du profit attendu de l’entreprise et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus, et que l’indemnité équitable devait être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n’avait pris aucune initiative ni exposé aucun frais, pour en déduire que l’assiette de l’indemnité devait être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les conclusions de la société B2M , si, compte tenu du fait qu’elle avait déposé frauduleusement le brevet litigieux, la société Acome n’était pas privée de la faculté d’invoquer ses prétendus mauvais résultats, pour limiter l’indemnité équitable à une part de son résultat d’exploitation, et non de son chiffre d’affaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 613-29 CPI ;

2°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions qu’elle avait permis l’industrialisation du brevet grâce à des tests, échantillons et essais réalisés en 1999, sans être rémunérée, et qu’elle avait assumé tous les risques en acceptant de participer à cette phase de recherche et de création sans autre rémunération que l’assurance que la fabrication des dalles serait ensuite confiée à sa filiale, la société Styrpac ; qu’elle indiquait encore que la société Acome s’était bornée à capter son savoir-faire et celui de la société Styparc (sic), et à faire une exploitation purement commerciale de l’invention, après avoir déposer à l’insu de ses partenaires un modèle, puis un brevet ; qu’en affirmant que l’indemnité équitable devait notamment être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, pour en déduire que l’assiette de l’indemnité devait être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans caractériser, ainsi que l’y invitaient les conclusions de la société B2M, la nature et l’importance des investissements complémentaires nécessaires et les charges qui auraient été assumés par la société Acome et qui auraient justifié une telle limitation de l’indemnité en défaveur du copropriétaire lésé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 613-29 CPI ;

Mais attendu que pour la fixation, sur le fondement de l’article L 613-29 CPI, de l’indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n’a pas à être pris en compte ; que l’arrêt, après avoir relevé que la société B2M n’avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l’invention, bien que rien ne l’en empêchât, alors que la société Acome avait assumé les risques de l’exploitation, et qu’elle avait dû faire face à une concurrence forte l’obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, l’indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d’exploitation pour la période 2000-2008 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi principal ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l’article 625 CPC ;

Attendu que pour dire que la somme à restituer de 610 354 euros ne portait intérêts au taux légal qu’à compter de la notification de son arrêt , la cour d’appel a retenu que c’était l’arrêt qu’elle rendait qui constituait le titre ouvrant droit à restitution de cette somme ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2006 constitue le titre ouvrant droit à restitution par la société B2M de la somme de 610 354 euros, et que les intérêts au taux légal couraient à compter du 19 novembre 2008, date de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1291 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation entre l’indemnité allouée à la société B2M et les sommes devant être restituées par cette société à la société Acome en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2007, l’arrêt retient que c’est l’arrêt statuant sur renvoi après cassation qui constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé et que les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer ne courent qu’à compter de la notification de l’arrêt statuant sur renvoi après cassation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compensation s’opère de plein droit entre des dettes réciproques de sommes d’argent présentant un caractère exigible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 CPC ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les sommes à restituer porteront intérêt au taux légal à compter de sa notification et en ce qu’il a rejeté la demande de compensation, l’arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; …

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On peut penser que cet arrêt clôt définitivement une saga judiciaire d’envergure.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011

B2M Industries et Styrpac c. Acome

Disponible sur Legifrance.