Le CNRS et l’Université Joseph Fourier de Grenoble (ci-après « UJF ») sont co-proprietaires du brevet français FR 2 876 460 et de la demande de brevet EP 1 800 175 (qui a été délivrée depuis la date du jugement présent) qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent des miroirs déformables.
La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure sur laquelle est fixée une pluralité d’aimants permanents, ledit dispositif comprenant en outre un boîtier (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face inférieure (7) est recouverte d’une couche continue d’un matériau souple.
La revendication 1 du brevet européen quant à elle est rédigée de la manière suivante (les différences par rapport à la revendication 1 du brevet français sont soulignées) :
Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure (7) pourvue d’une pluralité d’aimants permanents (4), ledit dispositif comprenant en outre un support (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face intérieure (7) est recouverte d’une couche continue de colle faite d’un matériau souple sur laquelle la pluralité d’aimants permanents (4) est fixées et tel que celle couche uniforme souple absorbe et répartit les contraintes, engendrées par le collage des aimants.
Le CNRS et l’UJF ont concédé deux licences exclusives d’exploitation, l’une portant sur tous les domaines sauf l’astronomie, concédée à la société Imagine Eyes, l’autre à la société Alpao, pour le domaine de l’astronomie.
Ayant découvert que la société Alpao faisait la promotion de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, la société Imagine Eyes a demandé au CNRS d’intervenir. La société Alpao ayant poursuivi son exploitation de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, le CNRS a autorisé la société Imagine Eyes à faire effectuer une saisie-contrefaçon.
Par acte du 30 mars 2010, la société Imagine Eyes a fait assigner la société Alpao en communication de pièces, contrefaçon et concurrence déloyale.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’action :
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Aux termes de l’article L 615-2 CPI,
l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.
En l’espèce, il ressort de l’article 13-2-b) de la licence exclusive de brevets et de savoir-faire n° L05056 conclue les 11 avril, 4 et 1 7 mai 2005 entre le CNRS, l’UJF et la société Imagine Eyes, régulièrement inscrite le 18 septembre 2008 au RNB, que
« en tant que licencié exclusif dans le seul DOMAINE (concédé en licence), Imagine Eyes ne peut agir seul en contrefaçon à l’encontre des tiers. Si les ETABLISSEMENTS (CNRS et UJF) décidaient de ne pas agir en contrefaçon et si Imagine Eyes souhaitait agir, les ETABLISSEMENTS pourraient, s’ils le souhaitaient et sous réserve des droits déjà accordés à des tiers dans le TERRITOIRE, donner mandat à Imagine Eyes pour agir au nom des ETABLISSEMENTS ».
Il en résulte que le contrat de licence litigieux, opposable aux tiers du fait de son inscription au RNB, déroge au droit conféré au licencié exclusif par l’article précité et il s’ensuit que la société Imagine Eyes ne peut valablement introduire une action en contrefaçon sans mandat des brevetés.
La société Imagine Eyes demande au tribunal d’écarter l’application de cette clause contractuelle au motif qu’elle est contraire à l’ordre public français selon lequel nul ne plaide par procureur alors que la licence soumettrait l’action de la licencié à la délivrance d’un mandat pour agir aux noms des brevetés.
Cependant, le tribunal relève que l’assignation porte sur les actes de contrefaçon allégués à rencontre de la société Alpao et sur l’indemnisation des préjudices propres de la société Imagine Eyes, qui ne peut prétendre en l’espèce plaider pour le compte des brevetés.
En outre, le CNRS et l’UJF, en leur qualité de brevetés, ne sont pas en la cause et il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la validité d’une telle clause, dès lors qu’elle est conforme à l’article L 615-2 CPI, ni d’interpréter le contrat, lequel soumet l’action de la licenciée à la délivrance d’un mandat des brevetés.
Or, la société Imagine Eyes verse aux débats un courrier émanant du CNRS en date du 9 novembre 2010 par lequel ce dernier déclare
« ne pas s’opposer à la poursuite de l’action menée devant le TGI de Paris par la société Imagine Eyes en sa qualité de licencié exclusif dans tous les domaines hors astronomie de la famille de brevets mentionnée en objet à l’encontre de la société Alpao ... le CNRS s’en remet à justice pour déterminer si la société Alpao a commis ou non les actes qui lui sont reprochés ».
Il s’induit de ce courrier que le CNRS, agissant pour le compte des deux brevetés conformément à la clause 13.2 b), a autorisé l’action de sa licenciée en toute connaissance de cause et s’en est remis à justice pour déterminer l’existence d’actes de contrefaçon qu’auraient commis son autre licenciée, la société Alpao.
En toute hypothèse, l’existence et l’étendue du mandat confié le 9 décembre 2009 par les établissements brevetés à la société Imagine Eyes concerne les rapports contractuels des parties à la licence et la société Alpao, tiers au contrat, est irrecevable à en contester la portée ou à s’en prévaloir, la clause n’étant stipulée qu’en faveur des titulaires du brevet et non en faveur du tiers assigné en contrefaçon.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Imagine Eyes, régulièrement autorisée par les brevetés, a qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Alpao.
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C’est une situation intéressante : le texte de loi (L 615-2 CPI) ne s’applique pas, car les parties se sont mises d’accord que l’action du licencié nécessitait un mandat du breveté. Or le breveté n’a exprimé que son non-opposition, ce qui peut paraître insuffisant pour constituer un mandat de sa part. Peut-être le fait de « s’en remet[tre] à la justice » va plus loin en ce sens. Quoi qu’il en soit, c’est un contrat entre le breveté et son licencié, et le prétendu contrefacteur ne saurait s’en prévaloir, et ce bien que la loi des parties se substitue ici à l’article de la loi.
TGI de Paris, 28 janvier 2011
Imagine Eyes c. Alpao
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
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