Voici un cas qui devrait plaire aux amateurs des finesses en matière d’inscription de transferts devant les offices européen et français, et à tous ceux qui s’intéressent aux procédures de limitation. Subtiliphobes s’abstenir.
Le litige concerne la partie française du brevet européen EP 0 570 484, déposé au nom de la société américaine Plasma & Materials Technologies (ci-après « PMT »), et concernant un système pour la production d’un plasma à densité élevée.
La revendication 1 de ce brevet tel que délivré était rédigée comme suit :
Système destiné à générer un plasma de haute densité comprenant une chambre de confinement du plasma (10) de forme cylindrique ; un moyen (11) pour injecter un gaz à ioniser dans la chambre (10) ; un moyen (80, 81) disposé de façon adjacente à la chambre pour générer un champ magnétique longitudinal dans la chambre (10) ; et un moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence; le système étant caractérisé en ce qu’un moyen formant antenne comprend : un élément simple en boucle (12) englobant la chambre cylindrique (10), positionné dans une région intermédiaire le long de l’axe long de la chambre (10), et étant disposé dans un plan selon un angle de plus de 45° par rapport à l’axe central de la chambre (10), ledit élément simple en boucle étant couplé (12) au moyen (19) pour générer une énergie haute fréquence.
La société américaine Trikon Technologies (ci-après « Trikon ») a assigné la société Alcatel Vacuum Technologies (ci-après « AVT ») en contrefaçon de son brevet.
Il semblerait (la Base Jurisprudence ne contient pas cette décision) que la partie française du brevet européen ait été annulée par le TGI de Paris par jugement du 3 mars 2009. Apparemment l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l’appel de la société Trikon irrecevable a été déférée à la Cour d’appel.
Comme cela apparaît sur le Registre européen des brevets (REB), le brevet a fait l’objet de toute une série de transferts et de requêtes en limitation.
Une première requête en limitation a été formée au nom de la société Trikon, le 23 octobre 2009. Il était notamment proposé d’ajouter les caractéristiques de la revendication 4 à celles de la revendication principale (sans tenir compte du fait que la revendication 4 telle que délivrée ne dépendait que de la revendication 3) : « … en ce que l’énergie haute fréquence se situe aux environs de 13.56 MHz et en ce que le moyen pour renforcer l’excitation comporte des moyens pour équilibrer les impédances. » (NB : On se demande comment cette modification pourrait survivre à un examen même superficiel de clarté.)
De plus, la requête prévoyait 61 revendications au lieu des 34 délivrées.
La requérante demandait que les modifications soient faites pour l’Allemagne et la France seulement, une modification équivalente ayant été obtenue devant l’office anglais.
La requérante demandait en outre un traitement rapide, invoquant une demande de sursis à statuer concernant des procédures devant des tribunaux nationaux.
En réponse à une question de l’OEB, le mandataire a précisé, le 23 décembre 2009, que la société PMT avait changé de nom pour devenir la société Trikon.
Le 11 janvier 2010, la société AVT a fait des observations de tiers selon l’article 115 CBE. Elle y soulevait notamment la non-conformité de la requête en limitation avec les exigences de la règle 92 CBE (absence d’indications concernant le titulaire, des états pour lesquels le requérant est titulaire et dans lesquels le brevet a pris effet). On y lit entre autres :
Le 12 mars 2010, le représentant de la société Trikon a déposé un certificat de fusion/absorption (Certificate of Merger) de la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’Etat de Californie) par la société Trikon Technologies Inc. (une société régie par les lois de l’état du Delaware), le nouveau titulaire du brevet, et a demandé l’inscription de cette fusion.
Par ailleurs, le Directeur Général de l’INPI a inscrit au Registre National des brevets (RNB), le 24 février 2010, la cession de la partie française du brevet correspondant à cette absorption.
La société Trikon Technologies Inc. a ultérieurement changé de nom pour devenir TTI Liquidating Inc.
Pour revenir aux procédures devant l’OEB, le 26 mars 2010, la société AVT a de nouveau contesté la recevabilité de la requête en limitation :
Le même jour, l’OEB a invité le requérant à mettre sa requête en conformité avec les exigences de la règle 92(2) CBE.
Le 21 mai 2010, le représentant de la société Trikon a demandé l’inscription de la cession du brevet à la société SPP Process Technology Systems (ci-après « SPP »).
Le 7 juin 2010, la société Trikon a demande une extension du délai pour répondre à la notification d’irrégularités afin de pouvoir faire enregistrer la nouvelle cession devant les offices nationaux.
Le 31 août 2010, l’OEB a rejeté la requête en limitation, les irrégularités n’ayant pas été corrigées.
Le 1 novembre 2010, la société SPP a formé une nouvelle requête en limitation. Le nouveau jeu comporte 33 revendications ; la revendication 1 a été limitée de la même manière que pour la première requête de limitation. Cette fois-ci, certaines exigences de la règle 92(2) ont été respectées.
Comme on pouvait s’y attendre, la société AVT a réagi en déposant, le 17 mars 2011, de nouvelles observations de tiers.
Elle soulève un problème intéressant, à savoir l’irrecevabilité de requêtes d’inscription de transferts pendant une procédure de limitation, car ni la règle 22, ni la règle 85 CBE ne trouvent application pendant une procédure de limitation. Il n’y aurait donc pas de base légale pour une telle inscription. Selon la société AVT, le rejet pour irrecevabilité de la requête en limitation a de toute façon pour conséquence le rejet des inscriptions.
NB : C’est amusant de voir un problème d’irrecevabilité soulevé dans des observations de tiers a priori tout aussi irrecevables : sauf erreur, il n’y a pas de base légale pour des observations de tiers portant sur autre chose que la brevetabilité. L’OEB ne semble d’ailleurs pas avoir tenu compte de ces observations de tiers.
Le 29 mars 2011, l’OEB a envoyé une notification selon l’article 105b(1) et la règle 95(2) CBE. L’office invite le requérant à clarifier la situation concernant la titularité dans certains états désignés et a rectifier la liste des états dans lesquels le brevet a été validé. L’Office indique également que la demande de jeux de revendications différents pour différents états n’est pas acceptable car le cas présent ne correspond à aucune des exceptions par rapport à l’unicité du brevet européen et aucun droit antérieur national justifiant une limitation pour certains états seulement n’est connu de l’Office.
A ce jour (25 mai 2011) le titulaire n’a pas encore répondu.
Mais revenons devant la Cour de Paris.
La société AVT, poursuivie en contrefaçon du brevet, sollicite au visa des articles L 613-9, R 411-24 et R 613-58 CPI, l’annulation de la décision d’acceptation de l’inscription au RNB de la cession du brevet aux motifs d’une part, que la publication de la cession litigieuse la rend opposable aux tiers et fonde dès lors la recevabilité des titulaires du brevet à agir à son encontre, d’autre part, que la cour d’appel est compétente par application de l’article L 411-4 CPI pour annuler une décision d’inscription ou de cession de brevet au RNB.
La société AVT conteste la légalité de la décision du directeur général de l’INPI, et souligne que la demande d’inscription au RNB a été présentée le 24 février 2010, par la société Trikon Technologies Inc., relevant des lois du Delaware, qui n’avait pas d’existence l’égale.
Voici ce que la Cour dit au sujet de la recevabilité du recours de la société AVT :
***
… Considérant qu’Alcatel soutient au visa de l’article L 613-9 CPI, que la décision du directeur général de l’INPI d’inscrire et de publier au BOPI la cession litigieuse, lui créée un grief dans la mesure où elle demeure défenderesse à une action en contrefaçon ;
Qu’elle précise qu’elle a intérêt à démontrer que la fusion-absorption de Trikon Technologies Californie par Trikon Technologies Delaware, ainsi que la cession ultérieure de Trikon Technologies Delaware à la société SPP PTS, ne lui sont pas opposables ;
Considérant ceci rappelé, que l’article L 615-2 CPI énonce que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ;
Que l’article L 613-9 CPI précise simplement que :
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à ...un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit RNB, tenu par l’INPI. » ;
Considérant que la publication au RNB n’est pas créatrice de droits, le cessionnaire tirant son droit de propriété sur le brevet délivré, de l’acte de cession lui-même et non pas de la publication de la cession, de même que l’action en contrefaçon est attachée à la propriété du brevet ; que la publication n’est qu’une formalité en permettant l’exercice ;
Qu’il en est d’autant plus ainsi que le brevet était déjà opposable à la société Alcatel par ses précédents titulaires ;
Considérant qu’il suit que si la société Alcatel a un intérêt à agir devant le juge du fond en contestation de l’existence du droit dont se prévalent tour à tour les société TTI Liquidating et SPP PTS pour fonder l’action en contrefaçon qu’elles dirigent à son encontre, elle est en revanche dénuée d’intérêt agir à l’encontre de la publication au RNB d’un acte auquel elle n’est pas partie ;
Qu’il convient donc de la déclarer irrecevable en son recours ; …
***
Cour d’appel de Paris, 8 avril 2011
Alcatel Vacuum Technology c. Directeur Général de l’INPI et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
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