Un sursis jugé inapproprié

Nous avons vu, dans un billet récent, que le juge français n’est pas toujours enclin à accorder un sursis à statuer lorsqu’une action en contrefaçon est basée sur un titre européen désignant la France contre lequel une opposition a été formée. La présente décision montre un autre exemple où un tel sursis - sollicité ici par le breveté - a été refusé.

La société américaine Alza est titulaire du brevet européen EP 1 381 352 concernant l’administration transdermique de fentanyle, un analgésique très puissant.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Timbre transdermique monolithique pour l’administration de fentanyle, d’alfentanil, de carfentanil, de lofentanil, de remifentanil, de sufentanil ou de trefentanil à travers la peau, comprenant :

(a) une couche de support ;

(b) un réservoir disposé sur la couche de support, au moins la surface dudit réservoir en contact avec la peau étant adhésive ; ledit réservoir comprenant une composition polymère à une seule phase, exempte de composants non dissous, contenant une quantité de fentanyle, d’alfentanil, de carfentanil, de lofentanil, de remifentanil, de sufentanil ou de trefentanil suffisante pour induire et maintenir une analgésie dans un être humain pendant au moins trois jours ;

caractérisé par le fait que le réservoir est formé à partir d’un adhésif polyacylate et a une épaisseur de 0,0125 mm (0,5 mil) à 0,1 mm (4 mil).

La société Janssen est titulaire d’une licence exclusive de ce brevet. Elle commercialise en France des timbres pour l’administration transdermique de fentanyle sous la dénomination Durogesic.

La société allemande Ratiopharm a été la première à former une opposition contre le brevet européen (le 14 juin 2007). Plusieurs autres sociétés ont fait de même.

Le 18 juillet 2008, la société française Laboratoire Ratiopharm a assigné la société Alza en nullité de son brevet.

La division d’opposition a révoqué le brevet européen par décision datée du 4 mars 2010, pour défaut de nouveauté. La société Alza a formé un recours contre cette décision. Une des opposantes a formé une requête en accélération motivée par l’existence de plusieurs actions nationales ayant fait l’objet d’un sursis à statuer.

La société Alza a sollicité un sursis à statuer.

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Aux termes de l’article 378 CPC, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer sur l’action en nullité et en contrefaçon d’un brevet européen dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition devant l’OEB n’est pas de droit mais facultatif. S’il n’appartient pas au juge français de se prononcer sur le bien-fondé de l’opposition qui relève de la compétence de l’OEB, il lui incombe d’apprécier le sérieux de ce recours et ses chances de succès, ainsi que de l’intérêt, au vu de l’instance en contrefaçon dont il est saisi, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive devant l’OEB.

En l’espèce, les sociétés Ratiopharm ont fait assigner le 18 juillet 2008 la société Alza Corporation en nullité du brevet EP 1.381.352 avant de débuter la commercialisation en décembre 2008 de leur spécialité générique qui est arguée de contrefaçon dans le cadre de la présente instance.

Si les sociétés Ratiopharm ont nécessairement pris un risque en débutant la commercialisation de leur spécialité générique alors que le brevet de la société Alza Corporation est en vigueur, il demeure que ce brevet a été révoqué par la division d’opposition le 17 décembre 2009 notamment sur la demande des sociétés Ratiopharm qui dans une démarche cohérente ont formé dans le même temps une demande de nullité du brevet devant la juridiction française, que la société Alza Corporation ne précise pas ses propositions de modification dans le cadre du recours qu’elle a formé devant la Chambre des Recours le 30 avril 2010, et que le brevet EP 1.381.352 tel que délivré demeure en vigueur compte tenu de l’effet suspensif du recours devant la Chambre de recours de l’OEB.

L’allongement de la présente procédure aura nécessairement des conséquences économiques importantes pour les sociétés Ratiopharm qui commercialisent depuis plus d’un an et demi des produits argués de contrefaçon et à rencontre desquelles les sociétés défenderesses sollicitent notamment l’indemnisation de leur préjudice.

Les sociétés Ratiopharm ont dès lors un intérêt légitime à ce qu’il soit statué rapidement sur la validité des revendications 1, 2, 5 à 18 et 21 de la partie française du brevet EP 1 381 352 et sur l’existence d’une contrefaçon.

Il convient également de relever que pendant près de deux ans de procédure devant la présente juridiction, les sociétés Alza Corporation, Janssen Pharmaceutica N.V. et Janssen Cilag S.A.S n’ont pas formé de demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la division d’opposition alors que dès l’introduction de la demande le 18 juillet 2008, une procédure d’opposition était pendante devant l’OEB depuis le 14 juin 2007.

Les sociétés défenderesses étaient ainsi prêtes à courir le risque que la présente juridiction statue sur la validité d’un brevet pouvant faire l’objet d’une modification voire d’une révocation. Ce risque, qui avait été accepté par les sociétés défenderesses depuis le début de la présente procédure, est certes toujours présent du fait du recours formé devant la Chambre des Recours mais, pour les motifs déjà exposés, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de suspendre le cours de la présente instance à une décision définitive sur l’opposition en cours devant l’OEB qui a déjà révoqué le brevet le 17 décembre 2009 et sans qu’il soit établi le caractère sérieux et non dilatoire du recours formé par la société Alza Corporation à l’encontre de cette décision.

Le fait que devant d’autres juridictions étrangères les sociétés Ratiopharm aient accepté voire demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’opposition devant l’OEB ne saurait suffire à établir, en l’absence d’autres éléments propres à la présente procédure, l’intérêt du sursis à statuer.

Le sursis à statuer apparaît dès lors inapproprié et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Les sociétés Alza Corporation, Janssen Pharmaceutica N.V. et Janssen Cilag S.A.S seront donc déboutées de leur demande de sursis à statuer.

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TGI de Paris, 6 juillet 2010

Ratiopharm et al c. Alza et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.