No man’s brevet

En 1995, la SARL Koro Marketing, ultérieurement devenue SARL Koro (ci-après « Koro »), a déposé une demande de brevet français publiée sous le n° FR 2 736 798. Cette demande, qui concerne un bracelet de marquage des vaches, a été délivrée en 1998.

Le brevet contient une revendication unique :

Bracelet pour repérer et discriminer des individus dans un troupeau, et placé autour du membre inférieur postérieur de l’animal, caractérisé en ce qu’il est constitué d’une partie feutrine et d’une partie formée par de petits crochets, disposées sur la même face de la bande formant le bracelet, la partie crochet étant destinée à passer dans une boucle solidaire de la bande et à revenir s’agripper sur la partie feutrine de la bande.

NB : A la lecture de la demande de brevet (une demi page de description, trois revendications sommaires et très différentes de la revendication délivrée, le tout visiblement fait par des non spécialistes) on se demande bien comment la revendication ci-dessus a pu être délivrée.

La société Koro commercialise de tels bracelets sous la marque Securit’lait, selon une gamme de plusieurs couleurs et en associant chacune des couleurs à un cas de marquage (par exemple vache sous antibiotiques), afin que l’on puisse distinguer aisément la bête concernée du reste du troupeau. Elle se fournissait auprès d’une société Ykk France.

Estimant d’une part que la société Ukal proposait et offrait à la vente des bracelets de marquage des vaches mettant en oeuvre la revendication unique de son brevet, d’autre part qu’elle les commercialisait dans la même gamme de coloris que ceux mis à la vente par elle, la société Koro l’a mise en demeure de retirer les bracelets en cause de la vente et de procéder à une rectification de son catalogue. Face au refus opposé par la société Ukal, la société Koro a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Ukal devant le TGI de Strasbourg, d’une part en contrefaçon de brevet d’autre part en concurrence déloyale et parasitaire.

La société Ukal a fait assigner en intervention forcée la société Ykk France, qui était également son fournisseur.

La société Ekkia est venue en cours d’instance aux droits de la société Ukal.

Par un jugement du 7 avril 2008, le TGI de Strasbourg a déclaré la société Koro irrecevable à agir en contrefaçon et l’a déboutée de son action en concurrence déloyale.

La société Koro a interjeté appel.

C’est surtout la partie concernant la recevabilité de l’action en contrefaçon qui a retenu notre intérêt.

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Attendu que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon, les sociétés Ekkia et Ykk France ont préalablement fait valoir qu’à la date de dépôt de la demande de brevet, soit le 18 juillet 1995, la société demanderesse, qui s’appelait alors Koro Marketing, ne disposait pas encore de la personnalité morale, puisque n’ayant été immatriculée au RCS que le 1er août 1995, de sorte qu’elle ne saurait se prétendre titulaire dudit brevet déposé à son nom et se prévaloir d’un droit de protection sur celui-ci ;

Attendu que la société Koro a estimé en retour que ce moyen n’était ni recevable ni bien fondé ;

Attendu qu’elle a d’abord fait valoir qu’en application de l’article L 611-8 CPI, les défenderesses n’avaient pas qualité pour contester la titularité du brevet ;

Attendu que le tribunal a rejeté cette argumentation en retenant qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en revendication d’un brevet, mais d’une condition de recevabilité de la demande, les défenderesses étant toujours en droit de discuter de la qualité et de l’intérêt à agir de la personne qui les assigne ;

Attendu qu’au soutien de son appel, la société Koro fait valoir que la Cour ne pourra pas entériner cette motivation, dans la mesure où toute argumentation tendant à contester le droit au brevet ne peut émaner que des personnes que l’article L 611-8 CPI a pour objet de protéger, et que dès lors le défendeur à une action en contrefaçon, étranger aux relations entre l’inventeur et le breveté, est irrecevable à contester ce droit ; qu’il en résulte que les sociétés Ekkia et Ykk France sont irrecevables en leur contestation de la titularité du brevet dont se prévaut la société Koro ;

Attendu cependant que, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à bon droit, les dispositions de l’article L 611-8 concernent exclusivement l’action en revendication d’un brevet dans le cas où une invention a été soustraite à son inventeur ou lorsqu’un titre a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle ; que tel n’est pas le cas dans la présente procédure, aucune des défenderesses ne revendiquant la titularité du brevet litigieux ; que par contre, les sociétés défenderesses sont en droit de contester la qualité et l’intérêt à agir de la personne qui les assigne ; que plus précisément, elles sont parfaitement recevables à vouloir démontrer que la société Koro n’est pas en droit de se prévaloir du brevet litigieux ;

Attendu ensuite que le tribunal a accueilli le moyen d’irrecevabilité opposé par les défenderesses aux motifs :

- que la société Koro Marketing avait déposé le brevet litigieux à l’INPI le 18 juillet 1995 ;
- que cette société avait été immatriculée au RCS le 1er août 1995, et acquis la personnalité morale à cette date, soit postérieurement au dépôt du brevet ;

- que les statuts de la société, enregistrés le 11 juillet 1995, soit antérieurement au dépôt, ne faisaient pas apparaître que Monsieur C, inventeur, avait reçu mandat des associés de la société en formation pour déposer un brevet au nom de celle-ci, et donc pouvoir agir en son nom et la représenter ;

- qu’il en résulte que le dépôt du brevet n’avait pu créer aucun droit au bénéfice de la société Koro Marketing ;

- que par ailleurs, seuls pouvaient être repris par la société une fois immatriculée les actes accomplis pour son compte ;

- que le déposant n’ayant pas été mandaté pour déposer le brevet au nom de la société Koro Marketing et n’ayant donc pu remplir cette formalité pour le compte de celle-ci, la société Koro n’avait pu valablement reprendre la demande de dépôt de brevet à son compte par décision du 4 décembre 2007 ;

- que la société Koro devait donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon du brevet français n° 95 08920, comme n’en étant pas titulaire et, partant, comme ne pouvant se prévaloir d’un droit de protection sur celui-ci ;

Attendu qu’au soutien de son appel, la société Koro fait valoir :

- que le brevet français n° 95 08920 a été délivré par l’autorité publique le 21 août 1998, date à laquelle la société Koro était depuis longtemps immatriculée au RCS et jouissait de la personnalité morale ; que cette délivrance a régularisé la situation litigieuse, résultant des circonstances dans lesquelles le dépôt du brevet est intervenu ; que le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté en application de l’article 126 CPC ;

- qu’ensuite, s’agissant des actes accomplis pendant la période de formation d’une société, l’article L 210-6 du Code de Commerce vise précisément le cas où un acte accompli avant l’acquisition de la personnalité morale par la société en formation n’a été ni mentionné comme déjà accompli dans un état annexé aux statuts, ni été accompli par l’un ou l’autre des associés en vertu d’une clause expresse des statuts ; que la société au nom de laquelle un tel acte a été accompli dispose encore, une fois immatriculée, de la possibilité de reprendre cet acte ; qu’ainsi, par une décision du 4 décembre 2007, l’associé unique de la société Koro a expressément confirmé et, en tant que de besoin, décidé de la reprise par la société du dépôt de la demande de brevet intervenu le 18 juillet 1995 ; qu’en suite de cette reprise, le dépôt du brevet est réputé avoir été effectué dès l’origine par la société Koro ;

- qu’aucun texte ne prévoit de délai pour la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation ; qu’aucun délai de prescription ne saurait être opposé à la concluante ;

- qu’en tout état de cause, la société Koro s’est toujours présentée et a toujours été désignée comme titulaire du brevet ;

- qu’il ne saurait être prétendu que la reprise serait intervenue plusieurs années après la disparition de la société Koro Marketing, radiée du RCS en date du 21 juillet 1998, alors que seule est intervenu un changement de dénomination sociale et d’adresse, sans naissance d’une nouvelle personne morale ;

Attendu qu’il est constant que la demande de brevet français déposée le 18 juillet 1995 mentionnait comme demandeur une « société Koro Marketing » ;

Attendu que la société Koro, qui justifie avoir simplement changé de dénomination sociale à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1997, avec transfert de son siège dans un autre département, ce qui a justifié la radiation de l’inscription à son ancienne adresse et une réinscription à la nouvelle adresse, ne conteste évidemment pas n’avoir pu, le18 juillet 1995, procéder au dépôt en son nom propre d’une demande de brevet français auprès de l’INPI, alors qu’elle n’était pas encore inscrite au RCS et qu’elle ne devait obtenir la personnalité morale qu’à compter du 1er août 1995 ;

Attendu qu’elle invoque par contre la régularisation provenant de la délivrance ultérieure du titre et, subsidiairement, celle résultant d’une reprise de l’engagement initial votée par l’associé unique en 2007 ;

Attendu cependant que la délivrance du brevet en date du 21 août 1998 ne pouvait couvrir le vice initial ;

Attendu en effet que la société, qui n’existait pas encore à la date de dépôt de la demande de brevet, ne pouvait figurer comme demandeur au brevet ni sur l’acte de dépôt initial ni sur le brevet lui-même, délivré ultérieurement ;

Attendu en outre que, dans les statuts enregistrés dès le 11 juillet 1995, soit avant le dépôt de la demande de brevet, il n’était pas mentionné qu’une telle formalité devait être effectuée par l’un ou l’autre des futurs associés (Alan C., inventeur, ou son frère Roperzh C., futur gérant) pour le compte de la société en cours de formation, et ce dans l’attente de l’immatriculation de la société ; qu’il était au contraire énuméré un certain nombre d’actes à accomplir par le futur gérant, parmi lesquels ne figurait toutefois pas le dépôt de la demande de brevet ;

Attendu en tout état de cause que ni la demande de brevet ni le brevet ne révèlent le nom d’une personne physique qui aurait déposé le brevet pour le compte de la société en voie de constitution, ce qui aurait permis, après immatriculation et acquisition de la personnalité morale, la reprise des engagements souscrits ;

Attendu dans ces conditions que sont inapplicables les dispositions de l’article L 210-6 du Code de Commerce, qui prévoient que les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits (qui sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société) ;

Attendu que se trouve également dénuée de tout effet la prétendue ‘reprise’ votée par l’associé unique lors d’une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2007 (consécutivement à une cession de parts intervenue au profit de Monsieur Alan C.) ;

Attendu ainsi que ni la délivrance du brevet en 1998, ni la ‘reprise’ votée par l’associé unique en 2007 n’ont permis de couvrir l’irrégularité qui frappait le dépôt de la demande de brevet du 18 juillet 1995 ;

Attendu en définitive que, le dépôt ayant été effectué par une société qui ne disposait pas de la personnalité morale, et les conditions pour une reprise conforme aux dispositions de l’article L 210-6 du Code Civil (sic) n’étant pas remplies, la société Koro (anciennement Koro Marketing) ne pouvait pas se prévaloir de la titularité du brevet français n° 95 08920 et par conséquent d’un droit de protection sur celui-ci ;

Attendu que cela suffit pour constater le défaut de qualité et d’intérêt de la société Koro à exercer une action en contrefaçon sur le fondement d’un brevet dont elle ne peut pas invoquer la titularité, et donc pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable à cet égard ; …

***

On est ici en présence d’un cas intéressant où le brevet a été déposé par une société inexistante et où le juge refuse toute régularisation. Du coup, le brevet se révèle être un véritable ectoplasme, inopposable à quiconque.

La bonne manière de procéder aurait été que l’inventeur dépose la demande en son nom propre et en fasse apport à la société à créer ultérieurement. L’INPI propose encore une autre voie : un dépôt par une personne physique « agissant au nom et pour le compte de la société commerciale ... en cours de formation ».

Mais une fois que le dépôt a été fait de manière irrégulière, peut-on encore rattraper le coup ?

Une rectification ne semble plus possible : l’article R 612-36, alinéa 1, CPI ne prévoit cette possibilité que jusqu’au paiement de la redevance de délivrance. Mais même si l’inventeur avait agi avant cette échéance, une rectification portant sur l’identité du demandeur ne semble pas possible, car les Directives de l’INPI prévoient (Section B, Chapitre 6, p. 2) que  « l’omission d’un demandeur n’est pas rectifiable » à moins qu’il ait signé le pouvoir remis lors du dépôt. De même, « le nom d'un demandeur ne peut pas être supprimé » sauf en cas d’erreur évidente ou lorsque le demandeur désigné à tort par un mandataire certifie n’avoir aucun droit sur la demande de brevet et sur l’invention. On peut donc penser qu’une substitution ne serait pas acceptée, sauf à démontrer une erreur du mandataire, peut-être.

Si la société Koro s’était rendu compte du problème à temps, l’inventeur aurait-il pu assainir la situation par le moyen d’une action en revendication à l’encontre de la société Koro, en faisant valoir que l’invention lui avait été soustraite ? Les chances de succès d’une telle action nous semblent a priori minces, la société Koro ayant fait le dépôt avec l’assentiment de l’inventeur. De surcroît, la délivrance étant intervenue en 1998, il aurait fallu agir au plus tard en 2001 (car il semble difficile de plaider la mauvaise foi).

Si ni rectification, ni revendication ne peuvent aboutir, il ne reste plus qu’à ... arrêter de payer les annuités. A moins que l’un de nos lecteurs ne voie une autre solution.

Cour d’appel de Colmar, 2 novembre 2010

SARL Koro c. SAS Ekkia et SARL Ykk France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.