Le jour le plus cher

Combien ça peut coûter à un cabinet de louper un délai de priorité ? Une petite fortune, comme le montre le présent arrêt.

Mickael S. a conçu un système d’accès gratuit à Internet par un réseau sans fil depuis une station mobile moyennant le visionnage obligatoire de pages de publicité préalablement associées à ladite station.

A sa demande, le cabinet BDM a déposé, le 1er décembre 2004, une demande de brevet française. Un brevet a été délivré le 13 avril 2007. L’inventeur a également demandé au cabinet BDM de déposer une demande internationale revendiquant la priorité de la demande française et tenant compte des modifications nécessaires pour surmonter les objections exprimées dans le rapport de recherche préliminaire.

L’inventeur a commencé l’exploitation publique dès 2005, par l’intermédiaire de la société Adaël, titulaire d’une licence exclusive gratuite.

Le dépôt international ne s’est fait que le 2 décembre 2005, c’est-à-dire hors délai de priorité, et sans les modifications demandées. La demande n’est jamais entrée en phase européenne. Une demande américaine a été déposée le 29 décembre 2005 (en continuation de la demande internationale) et a donné lieu au brevet US 7,734,283.

Mickael S et la société Adaël ont fait assigner la société BDM et son assureur Covea aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 5 janvier 2009, les a condamné in solidum à payer 10 k€ à Mickael S. et 400 k€ à la société Adaël.

La société BDM et son assureur ont interjeté appel.

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Sur l’existence d’un préjudice indemnisable

Considérant qu’au soutien de leur appel BDM et son assureur reprenant leurs moyens de première instance, invoquent à titre principal l’absence de préjudice indemnisable, faisant valoir que :

- le respect du délai de priorité n’est pas une condition de validité du dépôt de la demande internationale de brevet,

- aucune divulgation susceptible d’affecter la nouveauté de l’invention n’est intervenue dans ce délai,

- les intimés ont délibérément mis un terme à la demande d’extension internationale auprès de l’office européen ;

Que les intimés prétendent au contraire avoir été privés de la possibilité de bénéficier du droit de priorité, d’exploiter utilement et de valoriser le brevet hors du territoire français ;

Qu’il sera observé qu’un simple constat d’huissier de justice du 19 janvier 2008 établi devant un café-restaurant, qui est contredit par un autre procès verbal du 14 mars 2008 réalisé dans un autre établissement, ne saurait permettre de considérer que la société Adaël n’exploiterait pas la technologie telle que brevetée ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que BDM est actuellement mal fondée à se prévaloir d’une absence ‘totale de préjudice’ alors que :

• dans un courrier du 19 décembre 2005 elle admettait que les divulgations qui auraient été faites en 2005 « seront opposables aux demandes de brevets issues de la demande PCT », qu’ainsi « hormis pour les Etats -Unis [...] la validité de toutes les demandes de brevet issus du PCT serait très contestable »,
• il ne peut être sérieusement discuté que Mickael S. et la société Adaël ont divulgué le brevet au cours de l’année 2005 à de très nombreuses reprises à l’aide de documents décrivant « très précisément la nouveauté du procédé » revendiqué par le brevet dont ils « reproduisent chacune des étapes ».

Qu’il sera ajouté que les appelantes ne peuvent valablement prétendre que la preuve de l’existence dans le délai de priorité d’une auto divulgation destructrice de nouveauté ne serait pas rapportée et que seul le modèle économique du procédé, et non ses caractéristiques techniques, aurait été divulgué ; qu’en effet le tribunal a exactement analysé la portée des pièces produites par Mickael S. et la société Adaël, corroborée par la note technique du 4 avril 2008 par eux versée aux débats, établie par un spécialiste en technologies de l’information et des communications, qui conclut clairement que la « simple observation du fonctionnement du dispositif [..] comme la simple lecture de sa présentation commerciale [...] suffisent à dévoiler aux yeux des spécialistes, les principes techniques fondamentaux » du procédé breveté ;

Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour approuve, retenu que la faute de BDM a en réalité eu pour conséquence directe et certaine une perte de chance « de faire jouer le droit de priorité à la date du dépôt français pour obtenir un titre de propriété intellectuelle dans les pays du PCT » et qu’en raison de cette perte de chance il ne peut être valablement reproché à Mickael S. et à la société Adaël d’être à l’origine de leur préjudice pour « avoir ultérieurement choisi de ne pas s’exposer au risque de voir un tiers contester l’antériorité du brevet PCT » ;

Que les intimés ont effectivement perdu, en leur qualité respective de titulaire du brevet et de licencié exclusif, du fait de la société BDM, au plan international hors Etats-Unis, le bénéfice du délai de priorité leur permettant notamment de ne pas se voir opposer l’exploitation de l’invention par eux faite ;

Qu’il ne saurait être dénié qu’une éventuelle action en nullité d’un brevet PCT pour défaut de nouveauté constitue bien la perte indemnisable d’un avantage réel et sérieux trouvant son origine dans le retard d’exécution de l’obligation de la société BDM et que la responsabilité de cette dernière est ainsi engagée ;

Que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen principal des appelants ;

Sur les demandes d’indemnisation

Considérant qu’à titre subsidiaire BDM et son assureur prétendent que le montant des réparations sollicitées n’est pas justifié, tandis que les intimés soutiennent que les premiers juges n’ont pas justement apprécié l’intégralité de leur préjudice ;

(1) sur les demandes de Mickael S.

Considérant que le tribunal a exactement retenu l’existence d’un préjudice résultant pour l’inventeur de la perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, la perte de la possibilité de voir ses efforts ainsi reconnus caractérisant suffisamment la réalité du préjudice moral invoqué, lequel a été justement indemnisé par les premiers juges ;

Considérant qu’ils ont à bon droit rejeté l’existence d’un préjudice économique relevant qu’il dépend de celui de la société Adaël à laquelle il avait concédé gratuitement l’exploitation du brevet ; que Mickael S. prétend cependant avoir subi un préjudice distinct en sa qualité d’actionnaire, pour perte d’une chance de réaliser une plus value ; que toutefois aucun élément ne permet de laisser supposer qu’il entendait vendre la société Adaël par lui crée ; qu’en réalité il s’agit d’un préjudice purement éventuel qui ne saurait être indemnisé ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement en ce qui concerne Mickael S.

(2) sur les demandes de la société Adaël

Considérant que les premiers juges ont admis pour la société Adaël l’existence d’une perte de chance d’accroître la notoriété de l’entreprise, de s’introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection résultant d’un brevet PCT, et de pouvoir commercialiser indirectement son procédé en concédant des licences à d’autres opérateurs, mais ont exclu celle d’obtenir des investissements ;

Sur les investissements

Considérant que les intimés font valoir que la perte de la ‘brevetabilité’ dans la zone PCT empêcherait la levée de fonds ; que certes deux investisseurs Michel T et Serge B ont respectivement attesté les 22 décembre 2006 et 5 décembre 2007 de leur participations dans la société et indiqué avoir renoncé à ‘un second tour de table’ d’un million d’euros (soit 500.000 euros chacun) à raison de la perte du brevet PCT ;

Que toutefois, nonobstant cette intention déclarée des associés, il n’est pas certain qu’il s’agissait d’un réel engagement contractuel, alors qu’il ne figure pas dans le protocole d’accord concernant le pacte d’associés du 28 avril 2005 qu’ils ont signé, étant observé que l’apport résultant de cet acte est bien moindre (et s’est en définitive établi respectivement à 106.216 euros et 61.000 euros selon le rapport d’évaluation de Stéphane L. du 30 novembre 2009 produit par les intimés) et que la vraisemblance de leur engagement ne saurait résulter de la seule valorisation contestée et largement postérieure du brevet (3,8 millions d’euros selon rapport précité de 2009) ; que par ailleurs il n’est toujours pas justifié en cause d’appel de l’intérêt d’un quelconque autre investisseur antérieurement au 1er décembre 2005 ;

Qu’en définitive la preuve d’une perte effective d’investissements n’est pas suffisamment rapportée et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu ce poste de préjudice ;

Sur la notoriété

Considérant que le tribunal a justement relevé que la société Adaël ne justifiait pas du dépôt d’une marque et que l’exploitation internationale ‘ne dépend pas nécessairement et exclusivement’ de la détention d’un brevet dans les pays PCT ; qu’il n’en demeure pas moins certain que la société a ainsi que l’ont exactement admis les premiers juges perdu une chance à raison de la détention d’un tel brevet d’accroître sa notoriété, laquelle ne saurait se confondre avec la capacité d’exploiter ;

Qu’il ne peut être admis que ce préjudice n’était pas prévisible, étant observé que la société BDM n’ignorait pas le rôle de la société Adaël puisqu’elle indiquait notamment à Mickael S. dans un courriel du 1er décembre 2004 « Je vous souhaite [...] bonne chance pour le développement de votre produit et de votre société » … ;

Qu’en réalité en l’état des éléments produits l’évaluation faite en première instance de ce poste de préjudice (50.000 euros) doit être approuvée ;

Sur la commercialisation en propre

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’un brevet américain a en définitive pu être délivré pour le procédé en cause en 2010 et il ne peut être sérieusement prétendu qu’hormis les Etats-Unis les intimés n’envisageait aucune exploitation à l’étranger alors que la société BDM était mandatée pour former une demande d’extension PCT ;

Qu’en cause d’appel les intimés versent au débat en particulier :

• le rapport précité du 30 novembre 2009 (rapport L.) évaluant la perte de chance sur parc propre de son procédé à 660.000 euros (et celle sous licence à 1.133.000 euros) sur les 5 premières années d’exploitation estimant qu’il convient d’y ajouter à l’issue de cette période la valeur du brevet,
• un extrait traduit de l’évaluation réalisée par un organisme spécialisé (BNP Paribas Business Assets Valuation), faisant valoir que ces appréciations aboutissent à un montant équivalent aux évaluations proposées en première instance par la société Adaël ;

Que ces estimations sont critiquées par une étude produite par les appelantes (rapport Eight Adversory du 5 mars 2010), laquelle est contestée par les observations en réponse du 26 avril 2010 de l’expert amiable L., qui sont elles-mêmes discutées par deux notes d’analyse adverses des 8 juin et 7 juillet 2010 ;

Que les appelantes soutiennent qu’il n’est pas démontré que le modèle de l’activité de la société Adaël est économiquement viable au regard des résultats d’un de ses principaux concurrents qui n’a jamais gagné d’argent et que les évaluations des intimés reposent sur des estimations de chiffre d’affaires irréalistes et sans déduction des coûts nécessaires pour les réaliser ; qu’elles estiment qu’en fonction du nombre de bornes ainsi que de l’importance de la concurrence et du taux assez faible de pénétration sur le marché français admis en première instance le préjudice ne saurait excéder 169.749 euros (valeur d’Adaël au 1er décembre 2005 selon Eight Adversory sur la base de l’estimation réalisée par L.) ;

Que si les intimées reconnaissent qu’au 1er novembre 2006 le taux de pénétration en France de la société Adaël s’établissait à 3% sur l’ensemble du marché des hotspots …, la note du cabinet Eight Adversory du 7 juillet 2010 faisant état d’une part de marché domestique de 1,7% en février 2009, et si la concurrence est importante, l’extension du marché des bornes Wi-Fi et des procédés d’accès gratuit est indéniable comme le relève le tribunal ;

Qu’à cet égard si l’avis traduit de la BNP s’avère succinct, il résulte suffisamment des éléments techniques fournis par Stéphane L. et débattus par les parties que le secteur d’activité était innovant, que d’autres acteurs ont connu un développement très important dans le même domaine d’activité, en particulier une société concurrente aux caractéristiques identiques (dont le cabinet Eight Adversory précise qu’elle aurait installé 2.499 bornes en dehors de la France au 30 juin 2010) dont il n’apparaît pas réellement démontré que l’activité commerciale serait déficitaire ;

Que toutefois un réseau construit et détenu en propre nécessite plus de fonds et le rapport d’évaluation L. suppose que le « second tour de table » d’un million d’euros, précédemment examiné et dont il a été retenu qu’il n’était pas certain, soit finalisé ;

Que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la perte de chance de s’introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection d’une brevet PCT (estimée à 300.000 euros par le premiers juges) doit être fixée à 150.000 euros dans la mesure où elle ne concerne que la commercialisation en propre ;

Sur les contrats de licence

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la société Adaël a perdu la chance de pouvoir commercialiser indirectement le procédé par la concession de licences à d’autres opérateurs ; qu’il ne peut en effet être sérieusement dénié que l’exploitation de ce procédé par la société Adaël présentait un certain succès commercial, même s’il en existait d’autres, et que si la détention d’un brevet n’est pas indispensable elle permet de le concéder en licence ;

Considérant qu’en outre le rapport L. démontre suffisamment que le système de licence favorise une diffusion rapide de la technologie permettant de reporter sur d’autres opérateurs le coût associé au développement du réseau sans subir les contraintes inhérentes à sa mise en place à l’étranger, même si certains coûts demeurent néanmoins nécessaires pour développer l’activité comme le relève le cabinet Eight Adversory, et que la société Adaël aurait vraisemblablement eu recours à ce mode de commercialisation dans 2/3 des cas ; qu’il ne peut dès lors être admis que la possibilité de commercialisation sous licence, ne présente pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant qu’en l’état des éléments fournis, la perte de chance de ce chef (estimée en première instance à 50.000 euros) qui participe d’une introduction sur le marché étranger, doit être évaluée à 200.000 euros ;

Considérant qu’en définitive il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une somme totale de 400.000 euros à la société Adaël en réparation des préjudices subis du fait des agissements de la société BDM (pertes de chance au titre de la notoriété 50.000 € et de la commercialisation en propre ou sous licence 350.000 €) ;

Considérant que le jugement sera également approuvé en ce qu’il a condamné la société Covea, cette dernière ne contestant pas sa garantie dans la limite d’une somme de 2 millions d’euros ; ...

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Quelque chose me dit que la société Adaël a fait une bonne affaire ...

Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2010

Cabinet BDM et al c. Adaël et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.