Le retour de l’oncomouse

Les praticiens des brevets passent en général plus de temps derrière leur bureau que dans les zoos, mais il y a un animal qu’ils connaissent très bien pour avoir occupé les Chambres de recours de l’OEB et les juridictions de nombreux pays : la souris transgénique, porteuse d’un gène qui la condamne à développer une tumeur. Cet animal au triste sort, également connu sous le petit nom d’oncomouse, nous revient maintenant dans la jurisprudence française.

L’Institut Pasteur est titulaire du brevet français publié sous le numéro FR 2 646 438 concernant un procédé de remplacement spécifique d’une copie d’un gène présent dans le génome receveur par l’intégration d’un gène différent de celui ou se fait l’intégration.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé de remplacement spécifique, notamment par ciblage d’un ADN, dit ADN d’insertion constitué par une partie d’un gène susceptible d’être rendu fonctionnel, ou dont le fonctionnement peut être rendu plus efficace, lorsqu’il est recombiné avec un ADN de complément pour alors fournir un gène recombinant complet dans le génome d’une cellule eucaryote, caractérisé en ce que

- le site d’insertion se trouve dans un gène choisi, dit gène receveur choisi, et contenant l’ADN de complément, et en ce que

- l’on transfecte des cellules eucaryotes avec un vecteur contenant un insérat comprenant lui-même l’ADN d’insertion et deux séquences dites « flanquantes » de part et d’autre de l’ADN d’insertion, respectivement homologues à deux séquences génomiques qui jouxtent le site d’insertion souhaité dans le gène receveur,

- l’ADN gène d’insertion étant hétérologue vis-à-vis du gène receveur, et

- les séquences flanquantes, étant choisies parmi celles qui constituent le susdit ADN de complément et qui autorisent, par recombinaison homologue avec des séquences correspondantes du gène receveur, la reconstitution d’un gène recombinant complet dans le génome de la cellule eucaryote.

Le brevet en cause contient également des revendications de produit, telle que la revendication 17 :

Animal transgénique dans lequel une seule copie d’un gène qui est présent dans le génome a au moins deux exemplaires, a été inactivé par l’insertion d’un gène qui est différent du gène inactivé, le gène d’insertion étant inséré dans une position qui permet l’expression de ce gène sous le contrôle des séquences régulatrices du gène endogène inactivé.

L’Institut Pasteur a concédé une licence exclusive de ce brevet à la société Cellectis, qui a à son tour concédé une sous-licence non exclusive à la société Taconicartemis, filiale de la société Taconic Farms, spécialisée dans la création et de vente de souris transgéniques.

La société Cellectis ayant reproché à sa sous-licenciée de ne pas avoir déclaré des ventes et d’avoir concédé des sous-licences de brevet en donnant à ses clients l’assurance que la reproduction biologique des souris serait permise, a finalement mis un terme au contrat après une mise en demeure.

Les sociétés Taconic Farms et Taconicartemis ont saisi le juge pour faire constater que la société Taconicartemis n’a pas manqué à ses obligations. Elles contestent que la fourniture de couples reproducteurs de souris puisse s’analyser comme une concession de sous-licence. Selon elle, il n’existe aucun moyen pratique d’éviter qu’un client ne reproduise les souris, sauf à les stériliser, ce qui détruirait leur valeur.

Le tribunal considère les deux inexécutions contractuelles. Il constate que Taconicartemis n’a pas exécuté son obligation de déclaration des comptes, puis il se penche sur la question d’une éventuelle concession de sous-licences par Taconicartemis :

***

… Dans son courrier du 30 mai 2008, la société Cellectis reproche à la société Taconicartemis le fait « qu’elle pourrait avoir donné une certaine assurance que la reproduction des produits concédés en licence par les clients de Taconicartemis est couverte par notre contrat », ce qui constituerait une sous-licence, ainsi que d’avoir en particulier concédé une sous-licence à la société CXR Biosciences. Elle lui demande de cesser toute activité de concession de sous-licence et de lui rapporter la preuve d’avoir informé ses clients des droits exacts, en particulier en ce qui concerne la reproduction de produits concédés en licence par l’élevage des animaux, et d’informer la société CXR Biosciences de la nécessité de la contacter pour une éventuelle concession de sous-licence.

L’article 2.1 du contrat prévoit que la société Cellectis concède une sous-licence, non cessible, sans aucun droit de procéder à des sous-licences. Dès lors, contrairement aux allégations des demanderesses, les griefs de la société Cellectis portent sur une clause expresse du contrat et cette société ne reprochant pas la conclusion de sous-licence mais la vente de couples reproducteurs de souris assimilable à des sous-licences de fait, les arguments des sociétés Taconic portant sur l’absence de contrats de sous-licence sont inopérants.

Il résulte de l’échange de courriels entre la société Cellectis et la société Taconicartemis suite à la mise en demeure que cette dernière n’a pas contesté proposer à la vente des paires reproductrices de souris.

En vertu de l’article 1.5 du contrat, le produit concédé en licence désigne le produit inclus dans le domaine, défini par l’article 3.1 comme la modification et la manipulation in vitro et in vivo du matériel génétique des vertébrés autre que l’homme, qui est créé, développé, réalisé ou fabriqué en utilisant le procédé concédé en licence.

Dès lors, une souris contenant une modification génétique obtenue par la mise en oeuvre du brevet constitue un produit sous licence. Le fait que la modification génétique ait été effectuée directement par la société sous-licenciée ou lui ait été transmise par ses ascendants ayant eux-mêmes fait l’objet de cette opération revient au même résultat dans la mesure où cette modification génétique résulte directement de la mise en œuvre du procédé breveté et que le mode de reproduction du produit sous licence n’a lui-même pas d’effet sur le résultat obtenu.

Ainsi, une souris génétiquement modifiée issue de la reproduction constitue une réalisation du produit.

La société Taconicartemis ne rapporte pas la preuve d’avoir, dans les six semaines de la mise en demeure, cessé de proposer à la vente des paires de souris reproductrices et d’avoir informé ses clients de ce que cette reproduction était interdite, seul moyen de ne pas concéder en fait de contrat de sous-licence.

Par ailleurs, les sociétés demanderesses n’établissent pas l’existence d’une intention malveillante de la société Cellectis dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, celle-ci s’étant conformée aux stipulations contractuelles en adressant une mise en demeure et les sociétés Taconic n’ayant pas été mises dans l’impossibilité de remédier à leurs inexécutions contractuelles. La teneur des discussions transactionnelles ayant entouré la mise en oeuvre de la clause résolutoire n’établissent aucune mauvaise foi de la société Cellectis, étant relevé que le fait que les discussions aient porté sur un nouveau paiement forfaitaire et taux de redevance s’expliquait par la possibilité de permettre aux clients de la société Taconicartemis de reproduire les souris livrées en les élevant.

En conséquence, suite à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, le contrat de sous-licence a été résilié le 6 août 2008 en raison des inexécutions contractuelles de la société Taconicartemis. Les demandes des sociétés Taconic seront donc rejetées. …

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Si le contrat que le tribunal doit interpréter ne lie que les parties et n’a pas de portée générale, la décision n’est pas pour autant dépourvue d’intérêt. Il est notamment intéressant de considérer la situation du point de vue de la contrefaçon. La décision nous y invite d’ailleurs, car elle nous dit que Taconicartemis aurait dû informer les acheteurs de paires reproductrices de souris de ce que toute reproduction était interdite. Interdite à quel titre ? Certainement, ces clients ne seraient pas liés par le contrat de sous-licence entre Taconicartemis et Cellectis.

En abordant la question de la concurrence déloyale, le tribunal dit que « l’élevage de souris acquises auprès de ces fournisseurs constitue une reproduction des produits concédés en licence, nécessitant la concession d’une licence ».

Si on n’était pas dans le domaine de la biotechnologie, on pourrait se demander si Cellectis avait vraiment de quoi inquiéter les clients de Taconicartemis, car ceux-ci pourraient, nous semble-t-il, invoquer l’épuisement du droit. Or dans le domaine de la biotechnologie, le législateur a jugé bon de doter les titulaires de brevets d’armes supplémentaires, en insérant les articles L 613-2-2 et L 613-2-3 dans le Code de la propriété intellectuelle.

A notre avis, les clients de Taconicartemis risquent de se heurter notamment à la protection conférée par l’article L 613-2-3 :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. »

Selon nous, les clients de Taconicartemis ne pourraient pas invoquer « l’épuisement du droit » selon L 613-2-4 CPI, notamment parce que la matière obtenue est « utilisée ensuite pour d’autres reproductions », et les articles L 613-5-1 et L 613-5-2 ne semblent pas pouvoir trouver application non plus dans le cas de souris transgéniques destinées à développer des tumeurs.

TGI de Paris, 29 juin 2010

Taconic Farms et Taconicartemis c. Cellectis et Institut Pasteur

Source : PIBD 926 III-669

NB: A l’occasion de ce cinquantième billet, je prie mes lecteurs de bien vouloir répondre à deux petits sondages en ligne, histoire de connaître un peu mieux le profil des lecteurs de ce blog et leur jugement sur ce qu’il offre. Merci de ne répondre qu’une seule fois.