Il y a quelque temps, nous avons rapporté une décision du TGI de Paris où celui-ci s’est penché sur le problème de savoir si un nouveau degré de pureté est à même de conférer la nouveauté à un produit pharmaceutique. Nous avons vu que le tribunal s’est aligné sur la position des chambres de recours de l’OEB. La même décision contient une discussion de l’activité inventive de la revendication principale. Cette discussion est elle aussi influencée par la jurisprudence européenne, car elle met en œuvre l’approche dite « problème-solution », développée à Munich. Mais ce qui a retenu avant tout notre attention, c’est le choix de la personne du métier :
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... Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.
L’homme du métier, qui est en l’espèce un organicien spécialisé dans la synthèse de molécules organiques à visées thérapeutiques, informé de la structure et de l’activité des substances actives pharmaceutiques encore en développement ainsi que déjà utilisées, et de la préparation d’agents contenant de telles substances actives, et qui est intégré dans une équipe de spécialistes, qui est impliquée et informée de la découverte de nouvelles substances actives et de leur développement, cette équipe comprenant également compte tenu de l’objet, des pharmacologues et des médecins et vétérinaires impliqués en recherches cliniques ainsi que des chimistes et analystes, cherchait à résoudre le problème posé à savoir : préparer un antidiabétique approprié pour un traitement à long terme en utilisant une substance active appropriée, lequel agent antidiabétique possède des propriétés pharmacologiques avantageuses par rapport à l’état de la technique. ...
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L’homme du métier est, nous dit-on, « intégré dans une équipe de spécialistes ». Est-on en train d’invoquer, par ce biais, un homme du métier pluridisciplinaire ? Ce n’est certainement pas exclu, car à quoi bon préciser que l’homme du métier est intégré dans une équipe si cette intégration ne lui ouvre pas de nouveaux horizons et lui donne accès à de nouveaux domaines de l’art antérieur ?
C’est quelque chose qu’on a pu voir dans les décisions des chambres de recours de l’OEB. Les Directives relatives à l’examen pratiqué devant l’OEB précisent, dans leur paragraphe C IV 11.3 :
« … les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (cf. T 32/81). Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu’une équipe de recherche ou de production, plutôt qu’à une seule personne (T 164/92 et T 986/96). … »Autrefois, les Directives élaboraient davantage (voir, par exemple, le paragraphe C IV 9.3 de leur version de juin 2005) :
« Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu’une équipe de recherche ou de production, plutôt qu’à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, pour certaines technologies avancées, telles que les ordinateurs ou les systèmes de téléphone, ou en ce qui concerne des procédés hautement spécialisés, tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes. »
Les Chambres de recours de l’OEB ont admis un homme de métier pluripersonnel, entre autres, dans le domaines de la tribologie (T 460/87), des lasers (T 926/93), des diagnostiques médicaux (T 1038/00), de la programmation (T 172/03) et, bien sûr, de la biotechnologie (T 223/92)
Plus récemment encore, les Chambres de recours ont admis un homme de métier sous forme d’équipe lorsqu’il s’agit de concevoir des rasoirs (T 1160/07) ou des installations de production de béton (T 1521/08)
Parfois, les Chambres sont allées un peu loin. Ainsi, elles ont pu décider qu’ « en vue de l’objet du brevet (des huiles ou graisses comestibles), l’homme du métier doit être considéré comme étant une équipe comportant un jury composé de dégustateurs entraînés » (T 295/88). Ailleurs, elles ont constaté que « dans ce cas, l’homme du métier devrait être considéré comme étant une équipe de trois, comportant un chercheur ayant un doctorat et plusieurs années d’expérience dans la technologie génique ou dans la biotechnologie, assisté par deux techniciens de laboratoire connaissant parfaitement les techniques pertinentes » (T 412/92).
Faut-il approuver l’adoption d’un homme du métier formé d’une équipe ? A notre avis, il s’agit d’une tentative – risquée – d’adaptation de l’approche « problème-solution » aux réalités du terrain. Dans certaines domaines particulièrement complexes, la recherche ne peut se faire qu’en équipe et l’adoption d’un homme du métier unique, cantonné dans son domaine de compétence, conduirait à abaisser le seuil de la brevetabilité, car une personne unique, avec les connaissances qui sont les siennes, ne saurait parvenir à l’objet revendiqué.
Ayant dit cela, il ne faut certainement pas approuver la généralisation de l’homme du métier sous forme d’équipe à tous les domaines, car cette approche mettrait la barre très haute pour la brevetabilité. Rares sont les inventions qui ne correspondent pas à des combinaisons d’éléments existants dans des domaines distincts ; si l’homme du métier a accès, de par les connaissances des personnes le composant, à des domaines très variés, le domaine du brevetable se rétrécit comme une peau de chagrin.
C’est donc une affaire d’équilibre et de bon sens, et nous pensons qu’il serait sage d’invoquer cet homme du métier avec la plus grande parcimonie.
Signalons enfin qu’il ne s’agit pas de la première apparition de cet homme du métier devant les juridictions françaises. En 2009 déjà, on pouvait lire, dans un jugement du TGI de Paris (Abbott c. Evysio Medical Devices, 14 janvier 2009)
… Toutefois, les sociétés Abbott s’abstiennent de dire quel raisonnement suivra l’homme du métier, qui doit être défini comme une équipe composée d’un cardiologue interventionnel et un ingénieur concepteur, à partir de l’art antérieur soit le brevet Brun pour parvenir à l’invention protégée par le brevet ...
TGI Paris (3e ch.), 7 mai 2010
Hexal et Sandoz c. Boehringer Ingelheim Pharma
Source : PIBD 924 III-563
Disponible également sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Voir aussi : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2010 (Johnson & Johnson et al c. Novartis) :
RépondreSupprimer"[…] les parties ne critiquent pas la définition de l’homme du métier telle qu’elle figure dans le jugement, soit une équipe constituée d’un chimiste des polymères ayant pour objectif de développer des matériaux appropriés, d’un physicien en charge de déterminer les propriétés physiques des lentilles et d’un ophtalmologiste spécialisé dans les lentilles de contact […]"
Aussi intéressant: TGI Paris, 30 septembre 2010 (Ratiopharm c. Lundbeck)
RépondreSupprimer"... L’homme du métier doit donc être défini comme une équipe composée par un chimiste médicinal, un pharmacologue et un biochimiste, tous cliniciens, travaillant dans l’industrie pharmaceutique.
Aucun élément versé au débat ne vient démontrer que le problème posé était la séparation des énantiomères composant le Citalopram, sauf à partir de la solution retenue par l’invention. Ainsi, il n’y a pas lieu d’adjoindre à cette équipe un chimiste analyste spécialiste de l’analyse et de la séparation des molécules organiques à visée thérapeutique. ..."