La contestation d’une résiliation de licence n’empêche pas une saisie-contrefaçon

La société Bioagency est titulaire de deux brevets européens EP 1 381 686, concernant l’inactivation de gènes de la voie MEP, et EP 1 408 984, concernant des composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta. Elle en a concédé une licence exclusive à Innate Pharma (ci-après « Innate »), par contrat en date du 31 décembre 2003.

Invoquant des manquements de son co-contractant dans l’exécution de ses obligations, elle a résilié la convention par courrier en date du 5 août 2009. Innate a contesté le bien fondé de cette rupture des relations contractuelles par une lettre datée du 14 août 2009 et a indiqué qu’elle entendait poursuivre l’utilisation des produits licenciés. Estimant avoir intérêt à faire constater des actes « de contrefaçon » commis par Innate, Bioagency a présenté une requête au Président du TGI de Marseille le 20 octobre 2009, afin d’être autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société Innate. Le Président de cette juridiction a fait droit à sa requête par ordonnance rendue le 20 octobre 2009. L’huissier désigné, accompagné de trois experts, a exécuté sa mission le 29 octobre 2009 et des mesures ont été prises afin d’assurer la confidentialité d’un certain nombre de données, à la demande du conseil de la société Innate.

Le 4 novembre 2009, Innate a fait assigner la Société Bioagency devant le Président du TGI de Marseille afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2009, aux motifs que la requérante avait dissimulé le fait que la résiliation du contrat de licence exclusive portant sur les deux brevets était contestée. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2009, le président de cette juridiction a rejeté la demande de rétractation. Par déclaration en date du 15 janvier 2010, Innate a interjeté appel de cette décision.

L’appelante fait notamment valoir que la société Bioagency a sciemment omis de faire figurer dans sa requête qu’il existait une contestation sérieuse sur la résiliation du contrat de licence, que les essais et études pratiqués par Innate bénéficiaient de l’exception du droit du brevet de l’article L 613-5 CPI et que le respect du principe de proportionnalité des mesures de saisie-contrefaçon a été violé.

Bioagency répond que la résiliation du contrat de licence n’est pas un préalable indispensable, car les actes de contrefaçon suspectés peuvent résulter de faits commis en dehors des termes et des limites du contrat de licence.

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… L’article L 615-5 CPI, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, relatif à l a saisie-contrefaçon, n’a pas intégralement repris les termes de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, qui impose au requérant de présenter « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ». Il dispose uniquement que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que tout document s’y rapportant.

Ces dispositions confirment donc que la saisie-contrefaçon est exclusivement une mesure probatoire susceptible d’être requise par toute personne qui a qualité à agir en contrefaçon. Ainsi, le requérant doit justifier du titre sur lequel il se fonde et le juge doit vérifier non seulement que ce titre est toujours en vigueur, mais aussi que le requérant est bien titulaire des droits qu’il invoque.

Par ailleurs, il n’appartient pas au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve de la contrefaçon qu’il allègue. La simple vraisemblance de l’atteinte invoquée par le breveté suffit.

En l’espèce, il est reconnu que la Société Bioagency est titulaire de deux brevets européens, versés aux débats, qui sont toujours en vigueur, et qui ont été donnés en licence à Innate. Par courrier en date du 5 août 2009, ce breveté a résilié le contrat de licence, invoquant un certain nombre de manquements dans l’exécution par le licencié à ses obligations contractuelles. Cette résiliation n’est subordonnée à aucune condition. Elle est effective, même si elle est susceptible d’être discutée devant l’autorité compétente. En tout état de cause, l’éventualité de cette procédure est insuffisante à caractériser une contestation sérieuse du droit d’exploitation du breveté s’opposant à l’autorisation de la mesure probatoire sollicitée.

Innate, qui a contesté par lettre du 14 août 2009, cette résiliation, en opposant la clause d’arbitrage figurant au contrat de licence, n’a pas engagé de procédure en ce sens. Mais, elle n’a laissé aucun doute sur ses intentions de poursuivre les essais et études en cours en exécution de sa licence.

Ainsi, les actes du licencié postérieurs au 5 août 2009 sont de nature à constituer des actes de contrefaçon que la société Bioagency est en droit de faire constater. De plus, en considération des manquements invoqués par le breveté, celui-ci a également intérêt à faire constater que les actes commis par le licencié, antérieurement à la résiliation, ne correspondent pas aux termes et limites du contrat de licence et qu’ils constituent également une atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet.

Innate oppose à la demande de saisie contrefaçon des moyens qui auraient pu conduire à la modification des modalités de saisie prévues par l’ordonnance, changements qu’elle ne soutient plus en cause d’appel.

Ainsi, elle développe que des informations pour lesquelles la confidentialité avait été réclamée, étant susceptibles de constituer pour elle des inventions brevetables, ont été saisies et que celles-ci n’ont pas été mises sous scellés, comme elle l’avait sollicité, la société Bioagency en ayant eu connaissance, en violation du principe de confidentialité.

Cette argumentation relative au déroulement de la saisie elle-même aurait dû être portée à la connaissance du juge, sans délai, ainsi que le prévoit l’article R 615-4 CPI. Innate n’a pas saisi en urgence le juge, auteur de l’ordonnance de saisie-contrefaçon sur ce fondement. Il apparaît, en revanche, qu’elle y a renoncé à la lecture du procès verbal de saisie, un accord étant intervenu entre les parties sur les tris à opérer relativement aux documents à saisir, à photocopier ou à joindre en annexe au procès verbal, avec l’aide des trois expert et conseils en propriété industrielle requis. Ainsi, ces moyens de défense ne sauraient conduire à la rétractation demandée de l’ordonnance de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, elle soutient que les essais et études qu’elle avait entrepris étaient exclus du monopole du brevet, en application de l’article L 613-5 CPI. En effet, les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux essais et études requis en vue de l’obtention d’une AMM pour un médicament, ni aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation. Toutefois, la saisie de documents comptables restait possible et justifie la mesure ordonnée. En revanche, cette discussion ne pouvait conduire qu’à la limitation de la mission confiée à l’huissier instrumentaire.

Enfin, elle argue d’une disproportion entre les faits qui lui sont reprochés et les diligences ordonnées, qui ne contenaient pas les mesures propres à assurer la confidentialité des informations saisies. Ce moyen n’a pas lieu d’être examiné dès lors qu’il aurait pu justifier un aménagement des mesures ordonnées, qui n’est plus sollicité en cause d’appel, mais non à la rétractation de l’autorisation de la saisie contrefaçon.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge et de rejeter, en conséquence, la demande de rétractation présentée. Dans la mesure où la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la rétractation, il ne lui appartient pas de constater, ainsi que le demande l’appelante, que tous les documents saisis n’ont pas été mis sous scellés à la suite de la saisie contrefaçon, celui-ci n’étant pas compétent pour juger des critiques formulées sur le déroulement de saisie. …

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 juillet 2010

SA Innate Pharma c. Bioagency AG

Source : Base Jurisprudence de l’INPI