Vraisemblance de la contrefaçon d’une revendication annulée en première instance

… Attendu que se plaignant de la contrefaçon d’un brevet européen délivré pour un procédé de préparation de diacéthylréine épurée, la SAS Laboratoire Negma a assigné la société Biogaran en référé à jour fixe pour obtenir l’interdiction sous astreinte et le retrait du marché de trois médicaments génériques, dénommés Diacéréine Biogaran ;

Attendu que par ordonnance du 10 mars 2009, le Juge des référés du TGI de Strasbourg a fait droit à cette demande ;

Qu’il a condamné en outre la société Biogaran à payer à la société Laboratoire Negma une compensation de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS Biogaran a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2009, dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Attendu qu’au soutien de son recours, la société Biogaran critique la procédure à jour fixe menée contre elle à Strasbourg, et indique que le Juge de la mise en état du TGI de Paris était compétent, du fait de sa saisine préalable d’une action en nullité de la revendication n°1 4 du brevet européen invoqué par la société Negma ; …

Attendu qu’en cours de procédure, la société Biogaran a signalé l’intervention d’un jugement du 31 mars 2010 du TGI de Paris, qui a annulé à sa demande la revendication n°14 de la partie française du brevet européen 0520414, lequel fonde l’action en contrefaçon de la société Laboratoire Negma ;

Attendu que les parties n’ont pas estimé nécessaire de prendre d’écritures particulières à la suite de cette décision, et ont repris intégralement une longue controverse technique sur la nouveauté du procédé breveté, et sur son aptitude à être breveté en tant que méthode de production d’un produit seulement épuré, comme si aucune décision n’était intervenue à ce sujet ; …

Attendu qu’au fond, l’action de la société Negma est exclusivement fondée sur la revendication n°14 du brevet européen n°0520414, exploitée par elle pour la production de diacéréine vendue sous le nom de médicament ART50 ;

Attendu que cette revendication est libellée : ‘produit pharmaceutique contenant de la diacéthylréine (sic) qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires classiques’ ;

Attendu qu’il est constant que la diacéréine elle-même avait déjà été dévoilée, et que le brevet en cause ne concernait que des méthodes d’obtention d’un produit épuré ;

Attendu que la diacéréine, produit anti-arthrosique, peut être fabriquée au moyen d’extraits d’une plante dénommée séné ;

Que de tels extraits ont cependant l’inconvénient de contenir un laxatif naturel contenu dans diverses autres plantes, notamment l’aloès, et dénommé en raison de cela aloémodine ;

Attendu que la revendication n°14 paraît abusive au résultat de sa lecture même, puisqu’elle vise à protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu cependant que la société Negma admet qu’il était déjà possible en 1991, date de priorité du brevet, de produire de la diacéréine épurée par d’autres procédés que ceux brevetés, mais qu’elle fait valoir qu’ils étaient trop coûteux pour être utilisés industriellement ;

Attendu que sur une telle base, elle a entendu faire protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu que d’une part, elle admet néanmoins qu’une telle production demeurait possible par d’autres procédés ;

Que d’autre part, elle ne paraît pas contester que le procédé utilisé par la société Synteco diffère de ceux qu’elle a brevetés ;

Qu’elle se fonde exclusivement sur la revendication n°14 du brevet, destinée à protéger dans l’absolu toute diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu qu’autrement dit, elle souhaite faire condamner toute autre méthode que la sienne pour produire de la diacéréine épurée ;

Attendu qu’une telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante, et qu’elle a été annulée par décision du 31 mars 2010 du TGI de Paris ;

Attendu que la société Negma fait état de sa conviction qu’elle obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, mais qu’une telle conviction n’apparaît pas comme un élément objectivement suffisant pour rendre vraisemblable la réalité d’une contrefaçon ;

Attendu en effet que l’article L 615-3 CPI exige toujours une vraisemblance de la contrefaçon pour fonder une mesure d’interdiction provisoire en référé, et que cette vraisemblance s’apprécie tant dans son élément matériel que dans son élément légal ;

Attendu qu’en l’état d’une revendication apparemment abusive, et annulée par un jugement, même frappée d’appel, l’élément légal de la contrefaçon n’est pas suffisamment vraisemblable, et ne justifie donc pas une mesure d’interdiction provisoire ;

Attendu qu’infirmant par conséquent l’ordonnance entreprise, la Cour rejette toutes les demandes d’interdiction provisoire et de retrait des trois spécialités de diacéréine produites par la société Biogaran ; …

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Reçoit l’appel de la SAS Biogaran contre l’ordonnance du 10 mars 2009 du Juge des référés du TGI de Strasbourg ; …

déboute au fond la SAS Laboratoire Negma de l’ensemble de ses demandes présentées contre la SAS Biogaran …

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Cet arrêt nous semble frappé de bon sens. Il paraît en effet difficile de maintenir une interdiction provisoire sur la base d’une revendication annulée en première instance et dont le breveté, bien que convaincu qu’il obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, ne semble pas loin d’admettre qu’elle n’était pas nouvelle (du moins au sens de la jurisprudence européenne : la divulgation d’un procédé de fabrication divulgue aussi son produit final, peu important que le procédé ait été mis en œuvre ou pas).

On notera que le juge, comme d’autres avant lui, continue en quelque sorte à apprécier le « caractère sérieux » de l’action au fond, une des conditions de l’ancienne loi, qui a disparu des textes avec l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007. Ce critère se loge donc désormais dans la notion de « vraisemblance de la contrefaçon » alléguée.

Sur une note plus légère, nous retenons la formule amusante de la Cour qui trouve qu’une « telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante ».

Cour d’appel de Colmar, 1e ch. civ., 22 juin 2010

Biogaran et al c. Laboratoires Negma

Source : Base Jurisprudence de l’INPI