Du caramel à la pelle

La société suisse Nestlé est titulaire du brevet européen EP 0 795 273 désignant la France. Ce brevet concerne le traitement des fèves de cacao.

La revendications 3 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :

3. Utilisation d’éclats de fèves de cacao pour la fabrication d’un produit alimentaire, caractérisé en ce que les éclats de fèves sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucré caramélisés (sic) et en ce que l’on incorpore au moins 1% d’éclats de fèves de cacao caramélisés au produit alimentaire au cours de sa fabrication.

4. Utilisation selon la revendication 3, caractérisé en ce que le produit alimentaire est une tablette de chocolat.

La société Nestlé a fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Cadbury France (ci-après « Cadbury ») et de la société Comptoir Européen de la Confiserie dont l’actionnaire unique est la société Cadbury. Elle y a notamment saisi des échantillons des tablettes de chocolat « 1848 Noir café – Eclats de Cacao », « 1848 Noir Noisettes à la truffe et aux éclats de cacao » et « Bournville Deeply Dark ».

Par acte du 15 juillet 2008, elle a fait assigner ces deux sociétés en contrefaçon des revendications 3 et 4 de son brevet.

Les défenderesses ont répondu par une action reconventionnelle en nullité du brevet. Elles ont notamment soulevé l’extension de la revendication 3 au-delà du contenu de la demande de brevet, l’insuffisance de description et un défaut d’activité inventive.

Dans le billet du jour, nous allons considérer le premier motif ; les autres motifs seront traités dans le billet suivant.

Dans le traitement de l’extension indue, le tribunal s’intéresse, de manière plutôt inhabituelle, aux détails de la procédure devant l’OEB et cite même une décision de la Grande Chambre de recours de Munich.

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… Aux termes de l’article L 614-12 CPI,

« La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. »

L’article 138(1)(c) de la CBE dispose :

« (1) Sous réserve des dispositions de l’article 138, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que :... c) si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; »

L’article 123(2) de la CBE précise :

« (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. »

Par « contenu de la demande telle que déposée », on entend l’ensemble de la description, des revendications et, le cas échéant, des dessins, de la demande telle que déposée comme l’a précisé la décision de la Grande Chambre de Recours de l’OEB G 11/91.

La demande d’origine comportait un total de 10 revendications, dont 6 de procédé de fabrication (1 à 6), 2 de produit (7 et 8) et 2 d’utilisation (9 et 10). En particulier, la revendication 8 était rédigée comme suit :

« Éclats de fèves de cacao caramélisés, caractérisés par le fait qu’ils sont enrobés de 10-80% de sucre ».

Les sociétés défenderesses soutiennent que les modifications effectuées par Nestlé sur la revendication 8 de la demande d’origine, au cours de la procédure d’examen devant l’OEB et en raison de la demande formulée par l’examinateur, et ayant abouti à la revendication 3 du Brevet délivré, ont opéré une extension indue de la demande.

La revendication n°8, notamment, a dans un premier temps été modifiée à la seule initiative de la société Nestlé elle-même et en l’absence de notification en déplaçant le terme « caramélisé », de la façon suivante :

« Éclats de fèves de cacao caramélisés, caractérisés par le fait qu’ils sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés ».

Celle-ci a également spontanément renoncé à sa revendication 7 car il s’agissait d’une revendication de produit obtenu directement par son procédé d’obtention qui en l’état ne pouvait être protégé puisque pour qu’une revendication sur un produit exclusivement défini par son procédé d’obtention puisse être retenue il faut que le produit en cause soit nouveau et inventif.

Puis, l’examinateur de l’OEB a procédé à une première notification le 31 mai 2000 au motif que l’objet des revendications 1 (procédé), 7 (éclats de fève de cacao) et 8 (utilisation) ne remplit pas les conditions d’activité inventive à la lumière du document D1 (FR -A-1 364 889) et du document D2 (JP du 23 mai 1989). Il a indiqué que le document D1 divulgue un procédé d’amélioration des confiseries dans lequel on ajoute, en agitant ou en malaxant des graines de cacao broyées et/ou éclatées aux pâtes sucrées brutes, obtenant un mélange, réalisant ainsi une amélioration du goût naturel de cacao et de chocolat ; on travaille à des températures de 15 à 70°C, étant un traitement à chaud.

Il a ajouté

« le procédé divulgué dans la revendication 1 ne diffère du document D1 en ce qu’on obtient des éclats de fève de cacao caramélisés. Les étapes de températion et traitement thermique, étant vagues, ne distinguent pas l’objet de la revendication 1 du document 1. »

Le document D2 décrit un procédé pour améliorer le goût de cacao des fèves de cacao en soumettant un mélange de fèves de cacao dont le périderme a été enlevé et de sucres à une décoction à 130-170°C pendant 15-45 minutes.

D’après l’examinateur l’homme de métier aurait combiné D1 et D2 car ils sont liés au même problème technique (notamment d’améliorer le goût de cacao ou de chocolat des (éclats de) fèves de cacao et augmenté la température de traitement à chaud dans le procédé décrit dans le document D1 contenant ainsi des éclats de fèves de cacao caramélisés.

Il aurait été évident pour l’homme de métier de traiter les éclats de fève de cacao comme les fèves de cacao.

Il a enfin dit que la demande ne remplissait pas les conditions de clarté car les caractéristiques « on traite à chaud ce mélange », « on tempère », et « on les traite thermiquement » dans la revendication 1 sont vagues.

Le 17 juillet 2000, la société Nestlé a limité le nombre de revendications à 5, parmi lesquelles figure la revendication 3 du brevet délivré qui incorpore l’objet des anciennes revendications 7, 8 et 9.

Dans sa notification du 10 août 2000, l’examinateur a indiqué qu’il ne retient plus le défaut d’activité inventive au vu des modifications intervenues car on obtient des éclats de fève de cacao caramélisés, la composition spécifique du mélange et les conditions spécifiques du traitement à chaud, de l’étape de températion et du traitement thermique ayant été précisées.

Il a noté notamment que la température de traitement du mélange de fèves de cacao et de saccharides est plus élevée dans le document DE que dans le procédé indiqué dans la revendication 1 du brevet EP 0 795 273 et enfin que « l’utilisation des fèves de cacao spécifiques nouvelles indiquée dans la présente revendication 3 implique aussi une activité inventive ».

La société Cadbury France et la société Comptoir Européen de la Confiserie font valoir que la revendication 3 comprendrait deux caractéristiques que l’on ne retrouve pas dans la description de la demande telle que déposée ; que la demande de brevet décrirait deux types d’éclats de fèves : des éclats de fèves enrobées par une première couche caramélisée, et des éclats de fèves caramélisés qui seraient enrobés par une seconde couche comportant 10 à 80% de sucre ; que l’existence des deux types éclats de fève de cacao serait établie par la phrase suivante page 3, 1er paragraphe de la demande telle que déposée.

« La présente invention concerne également des éclats de fèves de cacao caramélisés qui sont enrobés de 10-80% de sucre ».

La société Nestlé conteste l’existence d’une double condition de caramélisation des éclats de fève. Il convient de constater que la demande de brevet telle que déposée décrit à la page 3, 1er paragraphe que :

« La présente invention concerne également des éclats de fèves de cacao caramélisés qui sont enrobés de 10-80% de sucre. Ces éclats de fèves de cacao caramélisés sont susceptibles d’être obtenus par la mise en œuvre du présent procédé. »

La demande d’origine indiquait que la caramélisation du sucre intervenait, en tout état de cause, à la surface des éclats de fèves de cacao pour en constituer l’enrobage : 

« On peut traiter à chaud le mélange à 90-120°C pendant 15-35min, de manière à obtenir des éclats de fèves de cacao caramélisés, par exemple. Au cours de cette étape, une partie de l’eau et/ou du lait est éliminée et le sucre, tout en caramélisant, adhère aux éclats de fèves de cacao ».

« Puis l’on peut traiter thermiquement à 110-150°C pendant 1-10 min les éclats de fèves de cacao caramélisés, de manière à finaliser la caramélisation du sucre à la surface des éclats de fèves de cacao, par exemple ».

« On traite à chaud ce mélange à 110°C pendant 25 min , tout en brassant, de manière à obtenir une caramélisation relativement homogène du sucre à la surface des éclats de fèves de cacao. On effectue le brassage à 20 t/min. »

Ainsi, il est établi que le sucre contenu dans le mélange visé dans la revendication 1 de procédé sert à enrober les éclats de fève de cacao en les caramélisant puis que ce mélange est porté à chaud pour obtenir des éclats de fève de cacao caramélisés qui sont ensuite traités thermiquement pour finaliser la caramélisation du sucre sur les éclats de fève de cacao et enfin dans une troisième étape les éclats de fève de cacao sont de nouveau traités à chaud pour rendre la caramélisation homogène.

La revendication 3 ne traite pas de deux sortes d’éclats de fève de cacao mais bien d’une seule catégorie d’éclats de fève de cacao obtenus par le procédé décrit à la revendication l et le terme également mentionné page 3, 1er paragraphe de la demande telle que déposée, fait référence non pas à deux sortes d’éclats de fève de cacao mais indique que le même brevet divulgue un procédé et les éclats de fève de cacao en résultant en vue de leur utilisation.

Nul ne peut se méprendre sérieusement sur le sens du terme également placé à cet endroit de la phrase.

Ainsi, il n’est à aucun moment divulgué tant dans la demande de brevet que dans le brevet délivré une première puis une seconde caramélisation mais bien un procédé unique qui comprend plusieurs étapes dans la caramélisation d’éclats de fève de cacao de façon à obtenir d’abord l’enrobage des éclats de fève de cacao par un sucre caramélisé, qui est ensuite cristallisé (2eme étape) et enfin la caramélisation est perfectionnée par le traitement thermique qui permet une meilleure adhésion du caramel à la surface des éclats de fève de cacao.

Enfin pour ce qui est de la revendication 3 qui divulgue que

« les éclats de fèves de cacao sont caramélisés et sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés »,

les sociétés défenderesses prétendent qu’il existe une différence entre la caramélisation des éclats de fève de cacao et le fait qu’ils sont enrobés de 10 à 80% de sucre caramélisés.

Il apparaît clairement que le « s » de « caramélisés » est manifestement une faute d’orthographe car cet adjectif ne peut se rapporté qu’au nom sucre.

Ainsi on ne peut comprendre ce morceau de phrase que comme spécifiant que les éclats de fève de cacao sont caramélisés grâce à un enrobage constitué de 10 à 80% de sucre caramélisé car ces éclats de fève de cacao sont obtenus grâce au procédé.

La société Nestlé prétend que le « sucre caramélisé » ne désignerait pas du caramel mais du sucre ayant été chauffé et ayant subi un début de caramélisation sans que cette dernière ne soit nécessairement menée à son terme ; que ce sucre caramélisé résulte du traitement thermique d’un sucre, de telle sorte qu’au moins du 5-HMF soit formé.

Le débat sur le marqueur de caramélisation qui n’entre pas dans les connaissances de l’homme du métier mais dans celles d’un chimiste, est sans pertinence car il n’est pas contestable ni contesté que le sucre caramélisé est un composé chimiquement différent du sucre de départ, que

« la caramélisation nécessite des températures élevées, fonction de la nature du sucre, et la ménagère sait que, globalement, elle débute avec la fusion du sucre, soit 160°C, pour le saccharose »,

comme le précisent les pièces versées au débat par les parties.

La société Nestlé ne donne aucune définition du terme sucre caramélisé telle qu’elle pourrait ressortir d’un manuel de cuisine ou de pâtisserie.

De plus, il apparaît que la température de 150°C retenue comme température maximale de fabrication de l’enrobage est tellement proche de celle de la fin de transformation du sucre en caramel et les termes mêmes de la description qui indiquent que les éclats de fève de cacao sont caramélisés comme cela a été rappelé plus haut, démontrent qu’il n’existe de fait aucune différence compréhensible pour l’homme du métier entre le caramel et le sucre caramélisé de sorte que cette distinction est sans objet.

Les éclats de fève de cacao sont bien caramélisés et il n’y pas lieu de faire de distinction entre les deux termes utilisés ; il n’existe bien qu’une sorte d’éclats de fève de cacao.

En conséquence, le sucre caramélisé tel qu’il est divulgué dans la revendication 3 est bien supporté par la description contenue dans la demande de brevet telle que déposée et aucune extension au-delà de la demande n’est établie par les sociétés défenderesses.

Ce moyen de nullité pour extension du brevet au-delà de la demande sera rejeté. …

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Ce verdict nous semble juste, car l’attaque basée sur une extension indue apparaît par trop artificielle.

TGI de Paris, 8 mars 2011

Nestlé c. Cadbury France et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.