A l’heure des comptes

Ceux qui ont, de près ou de loin, suivi la jurisprudence des brevets en France ces dernières années n’ont pas pu passer à côté du contentieux épique opposant les sociétés Technogenia et les Ateliers Joseph Mary. Rien qu’un résumé des faits de procédure prendrait plus de place qu’un simple billet – nous renvoyons le lecteur à la grosse, mise en ligne par Maître Véron sur le blog EPLaw Patent Blog.

Technogenia avait fait assigner les sociétés Ateliers Joseph Mary, BMI et Martec en contrefaçon des brevets FR 2 590 102 et EP 0 229 575 concernant une baguette souple de soudage à âme métallique enrobée.

Le TGI de Paris avait constaté la matérialité de la contrefaçon, condamné ces sociétés à payer une provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice et confié une mesure d’expertise à M. Dalsace pour évaluer le préjudice définitif.

La présente décision est intéressante car elle montre, de manière inhabituellement détaillée, comment le tribunal détermine ce préjudice.

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... Selon la société Technogenia le préjudice qu’elle a subi comporte six chefs:

- perte de marge sur les ventes de baguettes et cordons ;

- perte de marge sur les ventes d’outillage et d’accessoires ;

- perte de marge sur les travaux de rechargement ou subsidiairement, perte de redevance indemnitaire sur ces travaux,

- baisse des prix des cordons « Technodur » et « Technosphère » de la société Technogenia imputable à la contrefaçon

- effet tremplin de la contrefaçon

- atteinte à l’image de la société Technogenia.

Perte de marge sur les ventes de baguettes et cordons

Il résulte de la lecture du rapport de M. Dalsace que, sur la période 1990-2000, la quantité totale de cordons contrefaisants vendus s’élève à 157 050 kg dont 4 651 kg de cordon référence 8510 (3% de la masse totale) et 152 399 kg pour les autres références.

Les cordons référencés 8005N 8008, 8012, 8012 8020 8105 8112 et 8120 sont des cordons comprenant des particules de carbure de tungstène concassés ou broyés, c’est à dire non sphéroïdales: ces cordons s’apparentent aux cordons « Technodur » de la société Technogenia.

Les cordons référencés 8510, commercialisés entre 1996 et 2000, comprennent des particules de carbure de tungstène sphéroïdales. Ils s’apparentent aux cordons « Technosphère » de la société Technogenia.

La société Technogenia retient comme base de calcul la marge pondérée sur coût variable des cordons « Technodur » et « Technosphère ». Les défendeurs contestent cette position en relevant que ces produits ne sont pas vendus au même prix.

Les documents produits par la société demanderesse permettent à l’expert de calculer le préjudice lié à la vente des cordons autres que la référence 8510 et ceux afférents à la référence 8510. Dans ces conditions, les documents produits faisant apparaître une différence de prix entre ces deux produits, et les cordons 8510 n’ayant été commercialisés qu’entre 1996 et 2000, soit pendant une période de temps plus limitée, il n’y a pas lieu de retenir comme base de calcul une marge pondérée sur coût variable des deux types de cordons mais de distinguer ceux-ci.

Les parties s’accordent pour retenir que la marge à prendre en considération est la marge sur coût variable, mais les parties sont en désaccord sur le montant de cette marge. Celle-ci est composée des coûts des matières premières ayant servi à réaliser les cordons, des frais variables de production (main d’oeuvre directe, électricité, amortissement des machines,), des charges variables de distribution (salaires de commerciaux, frais de déplacement frais de promotion ...).

Les coûts des matières premières ayant servi à réaliser ces cordons

Le coût des matières premières a été justifié par la société Technogenia et retenu par l’expert. Les défendeurs contestent ces chiffres sans pour autant apporter des éléments justifiant leurs dires. Dès lors, les chiffres retenus par l’expert …, qui distingue le coût de ces matières premières entre 1991 et 2000 pour les cordons « Technodur » et pour les cordons « Technosphère » seront repris.

Les frais variables de production

La société demanderesse propose de calculer les coûts variables de la société Technogenia de la manière suivantes (sic) : les frais généraux variables (électricité, maintenance, amortissement des machines), en l’absence de comptabilité analytique ont été affectés à hauteur de 8.5% à l’activité de fabrication des cordons. Ce taux correspond au taux effectif d’occupation de l’unité cordons de l’usine de Saint Jorioz. Les dotations aux amortissements des machines étant calculées sur la base réelle des immobilisations au 31 décembre 2006 de Technogenia.

Les sociétés défenderesses contestent cette clef de répartition au motif notamment qu’elle diffère de manière nette de la part que représente le chiffre d’affaire cordons dans le chiffre d’affaire de Technogenia qui s’élève aux alentours de 60-70% sur la période 1990-2000, s’agissant d’une clé d’allocation généralement retenue dans ce type d’exercice.

L’expert note que la proposition des défendeurs de prendre en compte le ratio « chiffre d’affaire cordons/chiffre d’affaire total » parait plus rationnelle que le rapport entre la surface des locaux affectés à la production de cordons et la surface de l’ensemble des locaux de la société Technogenia.

Pour justifier sa position l’expert amiable de la société Technogenia faisait valoir qu’il ne lui appartenait pas de démontrer le bien fondé de la clé de réparation de 8,5%, dans la mesure où la clé de réparation qui est choisie par une entreprise pour répartir ses charges indirectes de production est discrétionnaire.

Dès lors, rien ne s’oppose à retenir le ratio « chiffre d’affaires cordons / chiffre d’affaires total » l’expert amiable de la société Technogenia reconnaissait que les charges indirectes de production pouvant parfois être réparties au prorata du chiffre d’affaires généré par les produits correspondants, ce calcul, retenu par l’expert, paraissant plus rationnel que le rapport entre la surface des locaux et l’activité de production de cordons.

S’agissant des dotations aux amortissements, il y a lieu de retenir la position de l’expert qui en accord avec les défendeurs soutient qu’en ce qui les concerne, il y a lieu d’affecter à l’activité cordons la part que cette activité représente dans l’activité globale de la société Technogenia, c’est à dire d’appliquer un ratio « chiffre d’affaires cordons/chiffre d’affaires total », en effet il apparaît que la somme retenue par l’expert amiable de la société Technogenia, a été retenue, selon ses propres dires, par simplicité, mais son mode de calcul n’est pas défini.

S’agissant des frais commerciaux variables, la société Technogenia indique qu’ils sont composés : des frais de déplacement des commerciaux, des frais de renseignements commerciaux, du coût de l’assurance Coface et de l’assurance transport, de la commission et de la rémunération du transitaire, des foires et salons , etc. … qu’en l’absence de comptabilités analytique ou d’affectation spécifique des frais commerciaux, elle propose de retenir comme méthode l’analyse des efforts commerciaux consacrée aux cordons, lesquels ont évolué dans une fourchette allant de 50% à 25% du total pour la période1990- 2000 et à appliquer le pourcentage d’effort commercial proposé par le manager pour évaluer le budget commercial alloué aux cordons, qu’elle a rapporté à la production totale de cordons en kilogrammes.

Les sociétés défenderesses soutiennent que la demanderesse aurait du s’en tenir à l’évaluation qu’elle avait présentée en 2001.

Il convient d’observer que l’expert amiable Accuracy, des sociétés défenderesses, ne critique pas le mode de calcul proposé sur ce point par la demanderesse: dès lors, il convient de le retenir pour pertinent. Sur cette base l’expert M. Dalsace évalue la marge perdue sur les ventes de cordons s’apparentant au Technodur , à la somme de 3 002 279 € et la marge perdue sur les ventes de cordons 8510 s’apparentant au Technosphère , à la somme de 132 702 €, soit une somme totale de 3 134 981 €. …

Il convient de retenir ces sommes qui ne font pas l’objet de critiques sérieuses de la part des parties.

Sur le taux de report

La société Technogenia soutient qu’elle aurait pu effectuer toutes les ventes de produits contrefaisant (sic) et que dès lors, le taux de report doit être de 100% et subsidiairement de 94% et encore plus subsidiairement de 83%.

Les sociétés défenderesses soutiennent que le taux de report n’est que de 40%.

L’expert M. Dalsace note tout d’abord qu’il ressort des pièces communiquées par la société Technogenia que cette société disposait de la capacité industrielle pour réaliser la totalité des ventes contrefaisantes, la capacité maximum de production théorique étant de 119 000 kg en 2000 et il subsistait une capacité résiduelle de 32 697 kg.

L’expert propose, à juste titre de retenir comme base de calcul les clients communs, compte tenu de la difficulté de déterminer quels produits étaient substituables aux cordons brevetés en l’absence des cordons Madur ou de l’évaluation des parts de marché de la société Technogenia par rapport aux autres acteurs sur la période 1990- 2000.

Le cabinet Accuracy, expert amiable des sociétés défenderesses a admis que le taux maximum de clients commun était de 58%, alors que la société Technogenia soutenait que ce taux était de 75%. M. Dalsace, expert propose de retenir un taux de 66%. Compte tenu de la difficulté de déterminer exactement le taux de clients commun malgré la durée de l’expertise, il convient de retenir le taux proposé par l’expert de 66% qui est fondé.

S’agissant de 34% de clients non communs, la société Technogenia avait une chance sur deux d’obtenir ces nouveaux clients, soit 17%. Dès lors, c’est à juste titre que M. Dalsace, expert propose de retenir finalement un taux de report de 83%.

Dès lors, le gain manquant pour le « Technodur » est de 3 002 272 € x 83% = 2 491 885.76 € et le gain manqué pour le « Technosphère » est de 132 702 € x 83% = 110 142.66 €.

Soit un total de 2 602 028.42 €.

Sur la redevance indemnitaire

La société Technogenia demande le paiement d’une redevance indemnitaire au regard de la part des ventes de cordons contrefaisants qui ne se seraient pas reportées à son profit.

Les défendeurs soutiennent que la société Technogenia n’aurait généré aucune marge sur les 17% des quantités vendues par les sociétés défenderesses qui auraient été captées par les autres acteurs du marché, ce sont en effet ces autres acteurs qui auraient bénéficié d’un éventuel profit additionnel. Elle n’aurait bénéficié d’aucune redevance, les autres sociétés présentes sur le marché n’étant pas, sur la période de contrefaçon liées avec la société Technogenia, par un contrat de licence prévoyant le paiement d’une redevance.

En fait, la société Technogenia, pour les ventes qui ne se seraient pas reportées sur elle a subi une privation de la redevance qu’elle était en droit d’espérer en échange de l’autorisation d’exploiter . Rien ne vient en effet établir que ce serait les autres acteurs du marché qui auraient profité de ces ventes. Ce profit manqué correspond à une redevance indemnitaire qui doit être calculée sur la base d’une assiette constituée par le chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur correspondant à la partie restante.

La société Technogenia soutient que le taux de redevance devant être retenu est de 13%, alors que les sociétés du groupe BMI soutiennent que ce taux ne saurait excéder 1,45%.

C’est à juste titre que l’expert judiciaire retient que dans le domaine de la métallurgie le taux de redevance est 5% . Compte tenu du caractère indemnitaire de ce taux, dans le cadre d’une redevance indemnitaire, c’est à dire non consentie librement et de plus à un concurrent, il convient de la fixer à un taux de 7.5%.

Cette redevance indemnitaire s’élève à la somme totale de 66.671,79 €, détaillée de la manière suivante …

Sur la vente des produits accessoires

Selon la société demanderesse, la vente de cordons génère des ventes induites de produits accessoires, c’est à dire des ventes de produits permettant au client d’effectuer eux-mêmes les opérations de rechargement. Il s’agit notamment de vente de chalumeaux, d’embouts et de lances permettant l’application du cordon lors des opérations de soudage, ainsi que de poudres et d’électrodes.

M. Dalsace expert relève qu’initialement la société Technogenia n’avait pas retenu les poudres et accessoires comme étant des produits directement complémentaires aux produits contrefaits, ne retenant à ce titre que « les chalumeaux oxyacétyléniques, étant donné qu’ils sont destinés à l’application des cordons, et qu’ils n’auraient donc pas été vendus si les cordons n’avaient pas été fabriqués grâce à la contrefaçon ».

C’est à juste titre que les défendeurs relèvent que sur un plan technique les chalumeaux, embouts, lance, ne sont pas spécifiquement destinés aux cordons contrefaisants, puisqu’il s’agit de produits utilisés par tout opérateur qui entend procéder à une opération de soudage au chalumeau oxyacétylénique et peuvent être utilisés avec d’autres types de matériaux que les cordons contrefaisants. De même, les poudres ne sont pas spécifiquement destinées aux cordons contrefaisants puisqu’elles peuvent être utilisées seules. Quant aux électrodes elles peuvent également être utilisées distinctement. Par ailleurs, l’analyse des journaux de vente de la société Technogenia établit que de nombreux clients communs achetant des cordons de rechargement n’achètent ni poudres ni électrodes.

Dès lors, il n’est pas démontré par la société demanderesse qu’un lien suffisant existe entre la vente des cordons contrefaisants et la vente des chalumeaux, embouts, lance, poudres et électrodes et qu’il s’agit d’un tout commercial indivisible.

Sur les opérations de rechargement

La société Technogenia soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de la perte de marge sur les prestations de rechargement, car elle aurait dû réaliser en lieu et place du groupe Bernard Mary toutes les prestations réalisées avec les cordons jugés contrefaisants, ou subsidiairement, par la perte de redevance indemnitaire sur ces prestations.

Aux termes de l’article L 613-3 CPI « sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation (...) du produit objet du brevet ». L’activité de rechargement à façon exercée par la société Ateliers Joseph Mary a généré un chiffre d’affaires distinct de celui résultant de la simple vente de cordons. La société Technogenia soutient qu’en l’absence de contrefaçon, la société Ateliers Joseph Mary n’aurait pas été en mesure d’assurer une qualité de rechargement comparable à celle obtenue avec les cordons brevetés, en sorte que les clients se seraient tournés vers la société Technogenia.

La société Technogenia reconnaît que durant la période 1990- 2000, la société Technogenia a confié une partie de ses prestations en sous-traitance à sa filiale la société Lyon Technique Soudure. Cette société n’est pas dans la cause.

M. Dalsace expert note, à juste titre, que les informations transmises par la société Technogenia ne sont pas suffisantes pour que l’on puisse déclarer avec certitude que des opérations de rechargement ont été réalisées par cette société pendant cette période, et si tel était le cas, la répartition de ces travaux entre la société Technogenia et sa filiale n’apparaît pas clairement. Par ailleurs, le calcul fait par la société Technogenia du calcul de son préjudice sur la base de la marge de la société Lyon Technique Soudure, qui n’est pas dans la cause est contestable. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice calculé sur la perte de marge sur les prestations de rechargement.

A titre subsidiaire, la société Technogenia demande d’estimer son préjudice sur la base d’une redevance indemnitaire qu’il fixe à 13% appliqués aux quantités contrefaisantes utilisées, de façon illicite, par la société Ateliers Joseph Mary pour ses travaux de rechargement . Or il est constant que les cordons contrefaisants ont été vendus à la société Ateliers Joseph Mary par la société Martec, appartenant au même groupe.

La société Technogenia ne peut exiger le cumul d’un préjudice au titre des prestations de rechargement et d’un préjudice au titre des ventes manquées de cordons incluant les ventes internes au groupe BMI , sauf à obtenir réparation d’un préjudice qu’elle n’a pas subi. Dès lors, que le préjudice au titre des ventes manquées de cordons inclut les quantités vendues par la société Martec à la société Ateliers Joseph Mary, il faut considérer que la société Ateliers Joseph Mary serait en possession de cordons brevetés et serait donc en mesure de réaliser des prestations de rechargement sans avoir à verser de redevances indemnitaires à la société Technogenia.

Dans ces conditions il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice.

Sur le préjudice lié à la baisse des prix

La société Technogenia soutient qu’elle a été contrainte de baisser ses prix pour rester compétitive face aux cordons contrefaisants « Madur » et « Technosphère ».

L’expertise de M. Dalsace montre qu’il y a eu effectivement une baisse du coût des produits Technogenia en relation avec la mise sur le marché de produits contrefaisants.

Il est constant qu’existaient à l’époque, sur le marché, d’autres contrefacteurs.

La société Technogenia fait valoir que tous les coauteurs d’une faute sont tenus responsables in solidum à l’égard de la victime.

Il convient d’observer, qu’en cas de pluralité de contrefacteurs l’indemnité totale allouée ne peut excéder le préjudice total subi par la victime des actes de contrefaçon.

En l’espèce, la société Technogenia a poursuivi en contrefaçon les sociétés Durum, Woka, Chpolansky et Castolin. Elle indique avoir conclu depuis un accord de licence avec la société Castolin. Elle ne précise pas l’issue des procédures introduites à l’encontre les sociétés Durum, Woka, Chpolansky.

Dans ces conditions, pour éviter un cumul de réparation , il convient de limiter la responsabilité des sociétés du groupe BMI à 18%, correspondant à sa part de marché, d’autant que, l’expert a noté que la baisse des prix pour les cordons « Technodur » a débuté en 1988 alors que le groupe BMI ne fabriquait pas encore de cordons contrefaisants.

En ce qui concerne le prix du produit « Technodur », la société Technogenia retient l’année 1990 alors que le défendeur retient l’année 1992. L’expert M. Dalsace relève que retenir l’année 1990 est artificiel puisque seul 1731 kg ont été vendus par les ATELIERS JOSEPH MARY alors que 31 868 kg ont été vendus par la société Technogenia et c’est à juste titre qu’il propose de retenir l’année 1991 (prix de 41.77 €). Dans ce cas le préjudice lié à la baisse de prix des produits Technogenia est de 357 372 €.

En ce qui concerne le produit « Technosphère », il convient de ne prendre en compte que la référence Madur 8510 qui est apparue sur le marché en 1996 avec comme prix de référence 54.14 € . Dans ce cas le préjudice lié à la baisse de prix est de 10 479 €.

La part de marché du groupe BMI étant de 18%, les sociétés de ce groupe doivent être condamnées à verser à la société Technogenia une somme de 357 372 € +10 479 € x 18% = 66 213.18 €.

Sur l’effet tremplin

La société Technogenia soutient que les sociétés du groupe Bernard Mary ont acquis illicitement un avantage concurrentiel en entrant sur le marché avant l’expiration des brevets de la société Technogenia.

En l’espèce, le brevet français n° 85 17809 est venu à expiration en novembre 2005 et le brevet européen n° 0229575, revendiquant la priorité du brevet français, en novembre 2006.

En 2000, époque à laquelle a pris fin la contrefaçon, les brevets étaient toujours en vigueur. Dès lors, il n’est pas établi que les sociétés du groupe BMI ont pu conserver les parts de marché qu’elles avaient obtenu en offrant à la vente des cordons contrefaisants et bénéficié ainsi d’un effet tremplin avant même que les brevets ne tombent dans le domaine public. Il convient en conséquence de débouter la société Technogenia des demandes présentées à ce titre.

Sur l’atteinte à la valeur du fonds de commerce

La société demanderesse soutient que ce chef de préjudice est constitué par l’atteinte à l’image de la société Technogenia qui se serait traduite par une perte de valeur de la marque Technogenia et du fonds de commerce de cette société, cette perte de valeur étant évaluée sur la base du chiffre d’affaires non réalisé, en appliquant aux quantités contrefaisantes les prix de référence des cordons « Technodur » et « Technosphère ».

Les sociétés défenderesses demandent de rejeter ces demandes.

Il convient d’observer que la société demanderesse n’apporte pas la preuve que sa marque ou que son fonds de commerce ont perdu de leur valeur du fait des actes de contrefaçon.

Par ailleurs, s’agissant de l’atteinte à l’image de la demanderesse , les défenderesses observent, ce qui n’est pas contredit par la société demanderesse , que celle-ci a déjà obtenu du tribunal dans son jugement du 29 juin 2004 et de la cour dans son arrêt du 10 janvier 2007, la publication des décisions judiciaires qui sont de nature à réparer le préjudice subi de ce chef. Dès lors, l’atteinte à l’image de la société Technogenia a été suffisamment réparée par ces mesures de publications judiciaires sans qu’il soit nécessaire d’évaluer de façon séparée ce chef de préjudice.

Sur l’actualisation de l’indemnisation accordée à la société demanderesse

La société demanderesse demande non seulement la compensation de l’érosion monétaire pour préserver le pouvoir d’achat sur les sommes en question mais également la réparation du préjudice financier que lui a causé l’absence de ces sommes dans sa trésorerie, sur la base de l’intérêt au taux légal , majoré d’une capitalisation.

Les sociétés du groupe B.M.I. ne contestent pas l’application du taux d’intérêt légal au titre de l’actualisation du préjudice , mais contestent sa capitalisation.

Il est constant que l’évaluation du préjudice doit se faire au jour du jugement et que l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement qui consacre la créance indemnitaire. Dès lors, l’indemnité allouée à une victime d’un fait fautif et dommageable doit être actualisée à la date du jugement fixant l’indemnisation, en tenant compte de l’érosion monétaire sur la période considérée, afin que la somme allouée corresponde à la réparation adéquate au jour où celle-ci intervient.

Dans ces conditions, les sommes retenues ci dessus au titre des différents poste de préjudice seront actualisées en conséquence, par un calcul année par année de l’intérêt au taux légal.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la capitalisation des intérêts demandée, au titre de compensation d’un préjudice financier complémentaire, la société Technogenia, ne justifiant de ce chef de préjudice. …

TGI Paris, 25 juin 2010

SA Technogenia c. SARL Ateliers Joseph Mary et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI