Estoppel ou pas, voilà une bonne question

Le présent jugement nous plonge dans la bataille que se livrent certains laboratoires pharmaceutiques dans le sillage de la découverte du virus responsable du Sida et de moyens pour le détecter.

L’Institut Pasteur, l’un des organismes impliqués dans cette découverte, est titulaire du brevet européen EP 0 178 978 concernant des séquences d’ADN clonées, hybridisables avec l’ARN génomique du « lymphadenopathy-associated virus » (LAV).

Estimant que les kits de diagnostic commercialisées par Bayer Diagnostics (devenue Siemens Healthcare Diagnostics ; ci-après « Siemens ») reproduisent les caractéristiques revendiquées dans son brevet, L’Institut Pasteur a l’a fait assigner en contrefaçon.

Dans le passage que nous avons retenu, le tribunal se penche sur la portée des revendications que l’Institut Pasteur oppose à Siemens :

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Attendu que l’Institut Pasteur soutient que le brevet a permis, pour la première fois, la détection de très petites quantités de virus, agent causal du Sida, dans des délais très courts, ce qui a été décisif pour stopper les risques de contamination et favoriser la mise en place d’un traitement antirétroviral et le suivi de son efficacité, et que le Tribunal doit donc dans son appréciation des faits de la cause prendre en compte le caractère pionnier de cette invention ;

Qu’il fait plus précisément valoir que la revendication 8 protège un moyen général nouveau permettant la détection et la quantification du virus du Sida par l’hybridation de sondes ADN marquées avec l’ARN viral, lesdites sondes étant définies par la revendication 7, laquelle renvoie aux revendications 1 à 6 ... et notamment aux revendications 5 et 6 qui identifient la région du gène pol spécifique dudit virus ;

Qu’il estime en conséquence que le brevet couvre toutes les sondes d’ADN, quand bien même elles ne seraient pas expressément divulguées et nonobstant toutes formes de variations ou de perfectionnement, à la seule condition qu’elles soient capables de s’hybrider avec l’ARN du virus du Sida pour en assurer la détection;

Que poursuivant son raisonnement, l’Institut Pasteur considère également que la revendication 11 du brevet opposé protège l’ARN purifié du virus responsable du Sida dans son intégralité, celui-ci correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le clone λJ19, et non un fragment particulier isolé au hasard ;

Attendu que la société Siemens oppose en substance que le demandeur tente de donner aux revendications 5, 6, 7, 8 et 11 de son brevet la portée de précédentes revendications auxquelles il a été contraint de renoncer lors des procédures de délivrance et d’opposition devant l’OEB ;

Que selon elle, ce brevet ne saurait porter que sur les fragments d’ADN objets des revendications 1 à 6, à savoir des fragments précisément identifiés par les sites de restriction se trouvant à leurs extrémités et leur positionnement sur le génome, et ayant la même taille, le même début et la même fin que le génome contenu dans le λJ19, et non couvrir tout fragment capable de s’hybrider aux fragments revendiqués ;

Qu’elle soutient en outre que les revendications 1 à 6 sont limitées à des ADN clones, par opposition à des séquences d’ADN synthétique, faisant à cet égard valoir que cette limitation s’explique par le fait que l’Institut Pasteur n’avait pas séquence le génome du VIH à la date de priorité du brevet n° 0 178 978, soit au 19 septembre 1984 ;

Qu’elle en déduit que le brevet enseigne seulement comment obtenir des fragments d’ADN à partir de I’ADN contenu dans le clone λJ19 et que la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 et donc soumise aux mêmes limitations, couvre nécessairement des sondes comportant l’ADN clone et correspondant au génome rétro viral contenu dans λJ19 ;

Que de la même manière, la société Siemens estime que la revendication 8 – qui porte sur un procédé comprenant une première étape de mise en contact, dans des conditions hybridantes, d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le VIH est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde revendiquée, et une seconde étape de détection de la sonde hybridée – ne couvre qu’un procédé impliquant l’utilisation d’une sonde objet de la revendication 7, telle que ci-dessus caractérisée, et la détection de ladite sonde hybridée ;

Qu’enfin elle considère que la revendication 11, dans sa rédaction telle que modifiée à la suite des procédures de délivrance et d’opposition, porte non pas sur tout ARN purifié du virus, mais uniquement sur I’ARN complémentaire contenu dans λJ19 ;

Attendu, ceci étant exposé, qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 69 (1) CBE,

« l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. » ;

Que le Protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE dispose quant à lui, en ses articles 1er et 2, que

« l’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. »

et que

« pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. »

Que l’Institut Pasteur fait à bon droit valoir que seules ces dispositions gouvernent l’interprétation de la teneur des revendications et que la théorie du « file wrapper estoppel », qui consiste à tenir également compte, pour interpréter un brevet, des déclarations faites par le déposant lors des procédures de délivrance ou d’opposition, ne saurait recevoir application ;

Que toutefois, elles n’excluent nullement la possibilité pour la juridiction amenée à se prononcer sur l’étendue de la protection conférée par le brevet de se référer à la teneur des revendications telles qu’initialement déposées et à en apprécier la portée notamment au regard des modifications apportées dans le cadre de la procédure de délivrance ou d’opposition devant l’OEB ;

Or attendu que la revendication 1 de la demande telle que déposée – initialement composée de 24 revendications – était ainsi rédigée :

« ADN clone contenant un ADN hybridable avec l’ARN génomique des virus LAV ou un fragment dudit ADN hybridable » ;

Que les revendications 13 et 14 – devenues 5 et 6 dans le brevet délivré – étaient quant à elles rédigées de la manière suivante :

« 13. Un fragment d’ADN selon la revendication 1 qui comprend une séquence qui s’étend approximativement du site Kpn I (3500) au site Bgl II (6500) approximativement de la séquence définie à la revendication 11.

14. Un fragment d’ADN selon la revendication 1 qui comprend une séquence qui s’étend approximativement du site Pst (800) jusqu’au site Kpn I (3500) approximativement de la séquence définie à la revendication 11. » ;

Que dans le cadre de la procédure d’examen a été cité à titre d’antériorité destructrice de nouveauté le document EP-A-0 173 529 … document dont il n’appartient pas au Tribunal, statuant sur l’étendue de la protection conférée par le titre, et non sur sa validité, d’apprécier la pertinence, étant relevé qu’il incombait le cas échéant à l’Institut Pasteur de remettre celle-ci en cause devant l’OEB ;

Que sur ce fondement, et dans un courrier en date du 6 septembre 1989, il a notamment été demandé au déposant de « revoir les présentes revendications et de les limiter à nouveau afin de distinguer leur objet de la demande de brevet EP-A-0173529 », l’examinateur précisant qu’ « à cet égard, la seule possibilité semble être la limitation des présentes revendications aux clones spécifiques déposés »;

 Que se conformant aux suggestions de l’examinateur, l’Institut Pasteur a modifié la teneur de ses revendications, la revendication 1 telle que délivrée s’énonçant alors ainsi comme suit :

ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) ;

Qu’à la suite de l’opposition formée par la société Chiron, la Chambre de Recours a dans une décision rendue le 18 novembre 1999 annulé la décision de la division d’opposition rendue oralement le 22 juillet 1994 de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 21 déposées lors de la procédure orale et a renvoyé l’affaire devant la première instance avec l’instruction de maintenir le brevet sur la base de la requête subsidiaire telle qu’elle a été déposée lors de la procédure orale du 12 mai 1999 ;

Que la revendication 1 s’énonce désormais comme suit :

ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338), cet ADN clone comportant les éléments U3, R et U5 de ce génome rétroviral ;

Que les revendications 5 et 6 sont quant à elles, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, rédigées de la manière suivante :

5. Un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de λJ19 qui s’étend approximativement du site Kpn I (3500) jusqu ‘au site Bgl II (6500) approximativement.

6. Un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de λJ19 qui s’étend approximativement du site Pst I (800) jusqu ‘au site Kpn I (3500) approximativement. » ;

Qu’il s’ensuit que les modifications qui ont été apportées par l’Institut Pasteur aux revendications lors de la procédure d’examen et de la procédure d’opposition – et dont il doit être tenu compte sauf à porter atteinte à la sécurité juridique des tiers – ont eu pour conséquence de limiter la portée de l’invention, laquelle a volontairement été restreinte afin d’obtenir la délivrance puis le maintien du brevet en cause ;

Que plus particulièrement, il résulte de ce qui précède que les revendications 5 et 6 doivent être interprétées en ce sens qu’elles portent sur des fragments d’ADN clone caractérisés par leurs extrémités, leur taille et leur position sur le génome viral tel que contenu dans le clone λJ19 ;

Que la revendication dépendante 7 sera pareillement interprétée comme couvrant une sonde constituée d’un des fragments enseignés par les revendications 1 à 6, tandis que la revendication 8 se limite à un procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due au VIH impliquant l’utilisation de ladite sonde d’ADN clone et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 ;

Qu’enfin, il doit être considéré que la revendication 11 – qui dans la demande telle que déposée portait le numéro 24 et était rédigée comme suit :

Les ARN purifiés des virus LAV qui ont une taille de 9,1 à 9,2 kb,

puis a été modifiée de la manière suivante :

ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338) –

porte non pas sur l’intégralité du génome du virus responsable du Sida, mais sur un brin d’ARN précisément défini, d’une part par sa taille, et d’autre part par sa capacité à s’hybrider avec l’ADN complémentaire contenu dans λJ19 ;

Attendu que la portée des revendications 5, 6, 7, 8 et 11 du brevet européen n° 0 178 978 étant ainsi définie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en nullité de ces revendications formée à titre subsidiaire par la société Siemens. …

***

La doctrine du « prosecution history estoppel » ou « file wrapper estoppel » nous est venue des Etats-Unis. Le terme désigne une exception d’irrecevabilité qui empêche le breveté, dans une action en contrefaçon, de donner une portée large à une revendication alors qu’il s’est dit d’accord, dans la procédure de délivrance du brevet, d’en limiter la portée. Par exemple, le breveté ne saurait arguer que la portée de la revendication telle que limitée devant l’office des brevets est identique à celle de la revendication telle que déposée. Il ne saurait donner une interprétation moins limitante à une caractéristique de sa revendication que celle qui lui a permis d’obtenir la délivrance du brevet. Il ne serait sans doute pas faux de dire que cette doctrine traduit le principe interdisant à une partie de se contredire au détriment d’autrui.

Dans le jugement qui nous intéresse, le tribunal dit très clairement que cette doctrine « ne saurait recevoir application » dans l’interprétation d’une revendication d’un brevet européen désignant la France, rejoignant en cela la position de la jurisprudence plus ancienne. Il n’empêche que le juge est bien obligé de se baser sur les revendications telles que modifiées devant la Chambre de recours de l’OEB, et c’est ce qu’il fait en l’espèce, ruinant ainsi l’espoir de l’Institut Pasteur de voir son brevet pionnier bénéficier d’une portée très large.

Ceci étant dit, l’affirmation selon laquelle la doctrine du « file wrapper estoppel » ne saurait recevoir application semble quelque peu décalée par rapport à la jurisprudence récente. Il nous semble qu’il y a une tendance à interpréter, non seulement la description et les dessins, mais aussi ce qui s’est dit dans les procédures de délivrance et/ou d’opposition.

Trois exemples suffiront :

Dans l’affaire parallèle opposant l’Institut Pasteur à la société Chiron Healthcare, la Cour de Paris a dit (arrêt du 4 mars 2009) :

« … Que force est de constater que les modifications, qui ont été apportées par l’Institut Pasteur lors de la procédure d’examen, ont eu pour conséquence de limiter la portée de la revendication 8 en ce qu’elle requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clones définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétro viral contenu dans le clone À-J19 ;

Que cette interprétation est confirmée par la description qui renvoie … à des fragments d’ADN conformes à l’invention et ne décrit pas le moyen général de sondes ;

Qu’il appartenait à l’Institut Pasteur, lors de la procédure d’examen et d’opposition de modifier la revendication de procédé ou les revendications de sonde pour les dissocier des revendications de fragments ;

Que l’Institut Pasteur ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l’utilisation du terme « correspondant », continuerait à couvrir n’importe quel fragment d’ADN ;

Qu’en effet, la Chambre des recours de l’OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable « correspondant » semble être employé dans le sens restreint d’une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d’hybridation avec les génomes rétroviraux de LAV, comme l’homme du métier le comprendrait ;

Que de sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait être prétendu que la protection des variations admissibles s’étendrait également à la protection de tous les fragments d’ADN équivalents … »

Dans un arrêt de la Cour de Paris du 22 février 2008, on lit :

« … Que l’instruction à laquelle a donné lieu la demande de brevet éclaire, sur ce point, la portée de l’invention ; que la société Matfer a, en effet, indiqué que le surmoulage permet d’améliorer la tenue mécanique du fouet, car la matière pénètre entre les fils soudés sur la bague métallique et empêche la propagation des déformations jusqu’aux extrémités desdits fils, qu’il améliore le blocage en rotation dans le manche mais ne l’assure pas de manière parfaite, ajoutant, « c’est pourquoi, l’objet de l’invention est un fouet dont la forme du sous ensemble mis en oeuvre est spécialement étudiée pour assurer que le manche soit après le surmoulage positionné et bloqué » ; qu’il a été ainsi précisé que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés Matfer, la coopération entre la matière et le moyen d’ancrage figurant sous la référence 23 n’est pas suffisante pour empêcher un mouvement en rotation ; … »

Le professeur Vigand a commenté cette décision dans la Revue Orange de juillet-août 2008, p. 35 :

« ... Il faut approuver sans réserve la démarche de la Cour qui prend en compte les déclarations du breveté pendant l’instruction de sa demande pour contribuer à définir la portée de la revendication. Certes cette utilisation systématique du contenu du dossier d’examen pour définir la portée des revendications n’a pas été retenue en droit européen lors de l’élaboration de la CBE 2000 (protocole interprétatif de A 69, art. E, non retenu), mais néanmoins il faut souhaiter qu’on puisse y avoir recours spécialement dans le cas où des caractéristiques particulières ont été ajoutées à la revendication en cours d’examen. Cela nous semble d’autant plus important en droit français, où le déposant ne peut modifier la description de la demande et en particulier l’introduction pour mettre en relief le nouveau problème technique que l’invention objet de la nouvelle revendication est censé résoudre. »

Enfin, dans un arrêt du 5 avril 2006, la même Cour constate :

« … Que, contrairement à ce qui est soutenu par M. G, expert mandaté par la société Silec, l’assemblage compact revendiqué dans le brevet exclut la présence d’une structure porteuse à l’intérieur de l’enveloppe ou dans l’épaisseur de l’enveloppe ; que le seul élément prévu dans l’assemblage est le produit d’étanchéité, disposé dans l’enveloppe à l’extérieur des gaines de maintien, tel que décrit à la revendication 6 ; que la revendication 1, qui porte sur un câble de télécommunication, et non sur l’enveloppe d’un tel câble ne prévoit pas davantage la juxtaposition à l’enveloppe, d’un organe de renforcement ou structure porteuse ; que cette adjonction va, en outre, à l’encontre de l’objectif recherché par le breveté, d’assurer une compacité et une densification du câble ;

Considérant par ailleurs, que cette affirmation est contredite par le breveté lui-même qui, dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet devant l’OEB, a, par l’intermédiaire de son mandataire européen, de manière univoque, soutenu que le câble, objet de l’invention, était dépourvu de structure porteuse ;

Qu’ainsi, dans une lettre datée du 24 février 1992, après avoir exposé brièvement le contenu de l’art antérieur, en réponse à la notification du rapport de recherche, il déclarait : « L’invention relève d’une démarche totalement opposée dont le point de départ est la suppression de tout organe porteur et la réalisation d’un couplage mécanique entre les fibres optiques pour répartir les contraintes entre les fibres » ;

Qu’il ajoutait qu’il n’apparaissait en aucune façon possible de combiner l’enseignement des deux documents cités pour aboutir à l’invention, leur combinaison renforçant l’homme du métier dans l’idée qu’il est nécessaire de prévoir des organes porteurs en plus des fibres ;

Qu’il écrivait, le 20 janvier 1994, en réponse à la notification de la division d’examen de l’OEB : « Ainsi qu’il ressort de la description, le problème posé avant la réalisation de l’invention est la réalisation d’un câble à fibres optiques très compact, contrairement aux câbles de l’art antérieur où la présence d’une structure porteuse et le découplage mécanique des fibres optiques par rapport à cette structure porteuse impliquent une perte importante d’espace... Selon l’invention, le câble ne comporte aucune structure porteuse (ou élément de renforcement au sens du document D1) et les moyens mis en place sont expressément destinés à réaliser un couplage mécanique entre les fibres afin que l’effort auquel le câble est soumis soit transmis aux fibres optiques mais en se répartissant entre elles » ;

Qu’ensuite de cette réponse, l’examinateur de l’OEB l’invitait, dans une notification du 10 mars 1994, à modifier le texte de la description et des revendications en substituant le terme « consistant » au terme « comprenant », modification qui figure dans la revendication 1 du brevet tel que délivré ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le brevet porte sur un câble démuni de structure porteuse ; …

Considérant que la société SILEC n’a pu de bonne foi se méprendre sur la portée du brevet qui a fait l’objet d’un examen approfondi devant l’OEB ; ... »

TGI de Paris, 28 mai 2010

Institut Pasteur c. Siemens Healthcare Diagnostics

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Egalement publié dans le PIBD n° 925 III-612.