Une clause pénale étroite

Par définition, le monde de l’arbitrage est un monde assez fermé, mais de temps en temps, un recours en annulation nous permet d’y jeter un coup d’œil.

Le 22 octobre 2004, la société belge Victocor Technologies (ci-après « Victocor »), spécialisée dans le domaine du revêtement anticorrosion de pièces métalliques et la société allemande Benteler Automobiltechnik (ci-après « Benteler ») qui produit des pièces de carrosserie et de moteurs pour l’industrie automobile ont signé un « Accord de confidentialité » (ci-après « l’Accord »). Aux termes de ce contrat, les parties s’engageaient à ne pas divulguer les informations échangées et à reconnaître mutuellement leurs droits de propriété intellectuelle.

A la suite du dépôt par Benteler d’une demande de brevets en Allemagne, en France et aux États-Unis (famille de brevets D1), Victocor a mis en œuvre la clause compromissoire et obtenu le 8 juillet 2008 une sentence condamnant Benteler à 900.000 € d’indemnité.

En 2005, Benteler avait déposé deux nouvelles séries de demandes de brevets (famille de brevets D2 et D4) en Allemagne, aux États-Unis et en France.

Estimant que ces brevets avaient aussi été déposés en violation de l’Accord, Victocor a eu de nouveau recours à l’arbitrage sous les auspices de la Chambre de commerce internationale.

Par une sentence rendue à Paris le 3 septembre 2010, le tribunal a dit que Benteler avait commis des violations de l’article 2 de l’Accord, mais qu’à défaut de démonstration d’un préjudice, Victocor était mal fondée en ses demandes de compensations financières ; le tribunal arbitral a également rejeté la demande reconventionnelle de Benteler, rejeté les allégations de Victocor relatives au caractère téméraire de la demande reconventionnelle et mis la majeure partie des frais d’arbitrage à la charge de Benteler.

La société Victocor a formé un recours en annulation de cette sentence le 6 octobre 2010. Elle soutient que les arbitres ont outrepassé les limites de leur mission (article 1520 3° CPC), méconnu le principe de la contradiction (article 1520 4° CPC) et violé l’ordre public international (article 1520 5° CPC).

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Sur le moyen pris de ce qu’en ne retenant pas l’interprétation convergente que les parties donnaient de l’Accord, et qui avait été adoptée par la sentence du 8 juillet 2008, les arbitres ont outrepassé les termes de leur mission et méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la première sentence et, par conséquent, violé l’ordre public international (article … 1520 3° et 5°CPC)

Victocor expose que le tribunal arbitral a estimé que la pénalité prévue à l’article 3.6 de l’Accord s’appliquait exclusivement aux violations de l’obligation de confidentialité stipulée à l’article 3 et non pas aux engagements de respect de la propriété intellectuelle prévus à l’article 2, alors que tant les mémoires des parties que la sentence du 8 juillet 2008 retenaient l’interprétation contraire.

Considérant que le 22 octobre 2004, les sociétés Victocor et Benteler ont signé un accord de confidentialité avec effet rétroactif ;

Considérant que l’article 2 de cet accord est consacré aux droits de propriété intellectuelle ; qu’en ses points 2.1 et 2.4, il définit les droits détenus par chacune des parties sur leurs brevets, marques, modèles et savoir-faire ; que les points 2.2 et 2.3 fixent le sort des développements de la technologie de Victocor ;

Considérant que l’article 3, intitulé « Confidentialité » définit la nature des informations confidentielles, détermine les engagements de non-divulgation souscrits par les parties et prévoit, au point 3.6, une pénalité de 150.000 € en cas de violation d’une obligation de confidentialité, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires en cas de négligence grave ou de dol ;

Considérant que le tribunal arbitral a jugé que la clause pénale stipulée à l’article 3.6 ne sanctionnait que les manquements aux obligations de confidentialité prévues par l’article 3 et non les violations des droits de propriété intellectuelle définis à l’article 2 ;

Considérant, en premier lieu, que l’allégation par Victocor d’une interprétation commune des parties sur l’applicabilité de l’article 3.6 aux engagements souscrits au titre de l’article 2 est tirée de la circonstance que Benteler a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Victocor sur le fondement de l’article 3.6 au paiement de pénalités pour des violations de ses droits de propriété intellectuelle ;

Mais considérant qu’il résulte des écritures prises devant le tribunal arbitral, ainsi que du compte rendu des débats, qu’à titre principal, Benteler alléguait que l’article 3.6 ne s’appliquait qu’aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle et que ce n’était que dans l’hypothèse où l’interprétation de Victocor l’emporterait qu’elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle ;

Qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le tribunal ; que la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance par les arbitres de leur mission ne peut qu’être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la sentence rendue entre les mêmes parties le 8 juillet 2008 a condamné Benteler à payer à Victocor une indemnité de 900.000 € pour des violations de l’Accord résultant du dépôt des demandes de brevets de la famille D1 ; que, quels que soient les motifs sur lesquels se fonde cette sentence, il n’est pas démontré que son exécution en France serait inconciliable avec celle de la sentence déférée, rendue à l’occasion du dépôt des brevets des familles D2 et D4 ; que, dès lors, la différence d’interprétation de l’Accord par les deux sentences, à la supposer établie, n’emporte aucune violation effective et concrète de l’ordre public international ;

Considérant que le moyen doit être écarté en ses deux branches ;

Sur le moyen pris de ce que le tribunal arbitral a dépassé les termes de sa mission et violé le principe de la contradiction en relevant d’office le moyen tiré de l’absence de démonstration d’un préjudice (article 1520 3° et 4°, CPC)

Victocor fait valoir que sa demande tendait exclusivement à la condamnation de Benteler au paiement des pénalités prévues par l’article 3.6 de l’Accord et que le tribunal arbitral, en se prononçant sur une demande de dommages-intérêts qui n’était pas formulée et en la rejetant, au motif qu’aucun préjudice résultant de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’était établi, alors que ce moyen relevé d’office n’avait pas été soumis au débat, a statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction.

Considérant que Victocor, dans sa requête d’arbitrage, dans ses conclusions suivantes et au cours de l’audience a demandé au tribunal arbitral de reconnaître que Benteler avait violé l’Accord en déposant, publiant et retirant ses demandes de brevets et en divulguant des informations confidentielles à des tiers ; qu’elle a réclamé initialement des dommages-intérêts évalués à 2.700.001 €, portés en cours d’instance à 5.250.001 €, correspondant à 35 violations alléguées de l’Accord d’un montant de 150.000 € chacune, outre 1 € de provision au titre des dommages-intérêts provisionnels pour faute lourde ou dol ;

Considérant que les arbitres qui ont retenu, d’une part, que les informations divulguées n’étaient pas confidentielles, d’autre part, que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ont, sans outrepasser leur mission, ni méconnu le principe de la contradiction, constaté qu’il n’y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen pris de ce qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D 2 et D4, le tribunal arbitral n’a pas respecté les termes de sa mission, a violé le principe de la contradiction et méconnu l’ordre public (article 1520 3°, 4° et 5 °, CPC)

Victocor soutient qu’en se prononçant sur la validité des familles de brevets D2 et D4, alors que les parties n’avaient pas présenté de demande en ce sens, ni développé d’argumentation sur ce point, les arbitres ont statué ultra petita et en méconnaissance du principe de la contradiction, qu’ils ont, en outre, violé l’ordre public, la question de validité des brevets ressortissant à la compétence exclusive des offices nationaux qui les octroient, ou des juridictions étatiques.

Considérant, d’une part, que pour décider que les demandes de brevets des familles D2 et D4 n’emportaient pas divulgation d’information confidentielles, les arbitres ont retenu que le savoir-faire incorporé dans ces demandes figurait déjà dans l’état de la technique tel qu’il résultait d’un brevet russe précédemment publié, de sorte que ces informations ne pouvaient être qualifiées d’informations confidentielles au sens de l’article 3 de l’Accord, d’autre part, que si Benteler avait commis 17 violations de l’article 2, aucune indemnisation ne pouvait être allouée de ces chefs dès lors que la clause pénale n’était pas applicable aux atteintes à la propriété intellectuelle, que Victocor n’établissait pas de préjudice et enfin que l’Office allemand des brevets n’avait pas eu connaissance de l’antériorité russe « qui impact(ait) de façon substantielle la valeur des brevets » des familles D2 et D4 (sentence § 92) ;

Considérant qu’en se déterminant ainsi, après que les parties ont été mises en mesure de discuter du contenu du brevet russe, le tribunal arbitral, qui n’a pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets de Benteler, n’a méconnu ni l’étendue de sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l’ordre public international ;

Que le moyen ne peut qu’être écarté en ses trois branches ;

Sur le moyen pris de ce que les arbitres ont statué ultra petita, et, dès lors, outrepassé leur mission, en décidant que Benteler avait commis une infraction à l’Accord en retirant la demande de brevet américain de la famille D4 alors qu’aucune prétention n’avait été présentée de ce chef (article 1520 3° CPC)

Victocor fait valoir que les arbitres ont considéré comme une faute de Benteler le fait d’avoir retiré la demande de brevet américain de la famille D4, alors qu’aucune demande tendant à voir constater un tel manquement contractuel n’avait été formée, pour la bonne raison qu’aucun retrait n’avait eu lieu.

Considérant que la sentence retient (§ 82) que

« le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constitue une violation supplémentaire de l’Accord » ;

qu’elle décide que ce manquement contractuel, comme les autres, n’est pas indemnisable ;

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure arbitrale que Victocor n’a présenté aucune demande de ce chef ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Benteler, le fait pour la sentence de prononcer sur une prétention dont les arbitres n’étaient pas saisis n’est pas une erreur matérielle dont Victocor serait irrecevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation faute d’avoir exercé l’action en rectification dans le délai imparti par le règlement d’arbitrage ;

Considérant qu’il convient d’annuler la sentence en ce qu’elle a statué sur ce point ultra petita ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la sentence doit être annulée seulement en ce qu’elle a retenu que le retrait de la demande de brevet américain de la famille de brevets D4 constituait un manquement contractuel de Benteler ; que le recours est rejeté pour le surplus ; `

Considérant qu’il n’est pas démontré que l’exercice du recours ait dégénéré en abus ; que la demande indemnitaire présentée de ce chef par Benteler sera rejetée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier Victocor des dispositions de l’article 700 CPC ; qu’il sera alloué sur ce fondement la somme de 30.000 € à Benteler ;

P AR CES MOTIFS :

• Annule la sentence rendue le 3 septembre 2010 entre les parties en ce qu’elle a dit que le retrait de la demande déposée aux États-Unis de la famille de brevets D4 constitue un manquement contractuel de Benteler.
• Rejette le recours pour le surplus.
• Déboute Benteler de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif.
• Déboute Victocor de sa demande fondée sur l’article 700 CPC.
• Condamne Victocor à payer à Benteler la somme de 30.000 € en application de l’article 700 CPC.
• Condamne Victocor aux dépens …

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Morale de l’histoire : lorsque vous rédigez des clauses pénales, vérifiez bien qu’elles couvrent toutes les violations du contrat que vous souhaitez voir sanctionnées.

Cour d’appel de Paris, 1 décembre 2011

Victocor Technologies c. Benteler Automobiltechnik

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.