Ça suffit !

Le récent arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le litige opposant les sociétés Sandoz et Eli Lilly (voir notre billet précédent) contient également un passage intéressant concernant la prétendue insuffisance de description du brevet en cause, qui protège un procédé de fabrication de la gemcitabine :

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… L’article 83 de la CBE prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

L’article 138 (1) b) de la CBE dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

La société Sandoz soutient pour la première fois en cause d’appel que la description du brevet ne donne pas toutes les indications nécessaires à l’homme du métier pour qu’il puisse obtenir de la Gemcitabine par la voie d’une réaction SN2 ;

Elle ajoute que seules des expérimentations précises auraient permis à la société Eli Lilly de conclure que son procédé passait effectivement par une voie SN2 et que l’homme du métier ne pourra pas reproduire cette caractéristique car le brevet ne lui en donne pas les moyens à cette fin ;

Elle reproche à la société titulaire du brevet de ne revendiquer la voie SN2 que pour se démarquer du document Chou ;

La société Eli Lilly ne s’est pas directement exprimée sur ce nouveau moyen dans ses dernières écritures d’appel ; elle soutient toutefois que la description des exemples du brevet aux pages 32 et 45 donne à l’homme du métier tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’obtenir la Gemcitabine selon un procédé de réaction SN2 et que la société Sandoz n’a pas auparavant contesté la validité du brevet pour insuffisance de description ;

S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui soutient que l’invention n’est pas suffisamment décrite d’en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l’homme du métier du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au-delà d’un doute raisonnable et que le bénéfice de ce doute doit profiter au titulaire du brevet ;

Or la société Sandoz ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne fait que soutenir que l’homme de l’art ne pourra pas reproduire la caractéristique SN2 car le brevet ne lui donne pas les moyens à cette fin ; que les expérimentations qu’elle invoque dans ses écritures et qu’elle fait porter à la charge du titulaire du brevet étaient un moyen pour elle de démontrer que l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales et des informations issues de la description ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication ;

Il convient au contraire de constater que la description indique notamment comment l’hydrate de carbone enrichi en anomère á de formule II doit être préparé selon un premier procédé à basse température … ou un second procédé dit d’anomérisation …, comment les réactions de glycosylation se produisent …, quelle quantité et quel type de base nucléique doit être utilisée par rapport à la quantité de glucide …, quels solvants … et conditions de températures … doivent être mises en œuvre, quels catalyseurs … et quels groupes protecteurs … doivent être utilisés ;

Enonçant les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet et citant les déclarations du Professeur Boons … qui, s’il précise qu’il ne sera pas toujours possible, pour une réaction donnée de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 ajoute cependant que pour favoriser un tel mécanisme SN2, il est nécessaire de diminuer le volume stérique, c’est-à-dire le volume occupé dans l’espace, d’agir sur les paramètres qui conduisent à la stabilisation de la carbocation qui favorisent la voie SN1, de choisir la nature du solvant qui influence l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2, d’augmenter la capacité du groupement partant afin d’augmenter vitesse de la réaction SN2, l’augmentation de la concentration du nucléophile accroîtra la vitesse de réaction d’une SN2 ;

Il s’en déduit que l’homme du métier qui connaît les critères favorisant la voie SN2 trouvera dans les nombreux exemples de la description du brevet les conditions pour mettre en œuvre l’invention ;

Il convient au surplus de préciser qu’il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l’intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d’esprit constructif et avec l’intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l’invention ;

Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l’exposé de l’invention, ce qui n’est pas démontré, il appartiendrait encore à la société Sandoz de démontrer que celles-ci empêcheraient l’homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l’invention ;

De même, les 58 exemples cités dans la description lesquels ne montreraient selon la société Sandoz que des valeurs inégales et aléatoires quant à l’enrichissement en anomère β ne servent qu’à illustrer les revendications et ne sauraient en eux-mêmes justifier une insuffisance de description ;

La description contient donc suffisamment d’informations pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention ; …

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Là encore, l’influence de la jurisprudence européenne est palpable. Nous notons tout particulièrement le recours au critère « au-delà de tout doute raisonnable » (plutôt que « au-delà d’un doute raisonnable », comme le dit la Cour). Cela dit, la jurisprudence européenne ne semble pas appliquer, du moins de manière systématique, ce critère sévère à l’insuffisance de description. La décision T 0182/90 invoque la balance des probabilités:

... Pour établir l’insuffisance de l’exposé, il appartient à l’opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu’un lecteur averti du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses connaissances générales communes. ...

Une décision plus récente, T 0491/08, se montre moins catégorique:

12. The Board holds that a presumption exists that, in general, a patent application relates to an invention which is disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The weight of arguments and evidence required to rebut this presumption depends on its strength. A strong presumption requires more substantial arguments and evidence than a weak one. If, as in the present case, a patent application does not contain detailed information of how to put the invention into practice; this requires less substantial arguments and evidence. Serious doubts whether the skilled person can carry out the invention as claimed, e.g. in the form of comprehensible and plausible arguments, are sufficient. ...

Nous n’avons pas identifié une décision européenne qui applique d’office, comme le fait la Cour ici, le critère « au-delà de tout doute raisonnable ».

Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2012

Sandoz c. Eli Lilly

Source : EPLaw Patent Blog