La société américaine Optigen est titulaire d’une licence exclusive consentie par la Cornell Research Foundation sur le brevet européen EP 1 609 876, déposé le 21 juin 2005 sous une priorité américaine du 21 juin 2004 et délivré le 19 septembre 2007 sous l’intitulé « identification du gêne et d’une mutation de la dégénérescence progressive des cônes et bâtonnets et analyses correspondantes ». Cette dégénérescence dite PRCD provoque une atrophie progressive de la rétine et la cécité du chien.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Procédé pour identifier si un chien est porteur de, ou prédisposé à une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets comprenant : l’analyse d’un échantillon biologique comprenant des acides nucléiques obtenus du chien pour une transversion de G. en A dans le gène F04 à une position correspondant à la position de nucléotide 1298 de SEQ ID NO : 1, où la transversion de G. en A dans un allèle est indicative d’un porteur de dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets, la transversion de G. en A dans les deux allèles est indicative d’un chien affecté par ou prédisposé à une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets, et l’absence de la transversion de G. en A est indicative d’un chien qui n’est ni porteur de, ni prédisposé à, une dégénérescence progressive des cônes et des bâtonnets.
La société Genindexe déclare être titulaire d’un droit de possession antérieure pour avoir développé de bonne foi entre le 16 mars et le 18 juin 2004 un test de diagnostic génétique de la PRCD chez le chien (qui permet de déterminer si l’animal est porteur affecté par cette pathologie. Des discussions sont intervenues entre les deux sociétés et la société Genindexe a remis son cahier de laboratoire retraçant l’ensemble des travaux de recherche qu’elle a réalisés sur les chiens entre le 3 février et le 22 septembre 2004 afin qu’il fasse l’objet d’un examen par un CPI indépendant des parties, Jacques W. Cependant ces discussions n’ont pas abouti.
Le 8 octobre 2009, la société Optigen a fait assigner la société Genindexe devant le TGI de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1, 11, 12, 13 et 14 de la partie française du brevet EP 1 609 876.
Elle a contesté l’existence d’un droit de possession antérieure et a demandé la désignation d’un expert judiciaire. Selon elle, il était nécessaire qu’un expert judiciaire puisse examiner le cahier de laboratoire « chiens » afin de déterminer s’il décrivait l’invention, objet du brevet et spécialement la revendication 1 et si les informations qu’il contenait permettaient de mettre en œuvre l’invention. Elle a exprimé le souhait que l’expert se prononce sur la démarche de recherche adoptée afin d’apprécier s’il s’est agi d’un processus normal ou si au contraire cette démarche rend douteux le fait que la société Genindexe ait pu parvenir à un tel résultat, à la date de priorité du brevet. Selon elle, il est difficile de concevoir qu’une recherche fondamentale sur un sujet peu documenté, ait pu aboutir en un temps aussi bref alors que ses propres chercheurs ont mis plusieurs années pour parvenir à l’invention, objet du brevet EP 1 609 876.
Pour appuyer sa demande d’expertise, la société Optigen a versé aux débats un rapport établi par le professeur G. qui a déclaré que le très court temps passé pour identifier une mutation nouvelle signalant un état pathologique était incompréhensible.
La société Genindexe s’est opposée à la demande d’expertise qu’elle estime inutile. Elle a fait valoir que les recherches menées sur les labradors et les caniches à partir de chiens sains et de chiens porteurs de la maladie sans être malades, pouvaient sans difficulté être transposées à l’ensemble des
races de chiens affectées par cette maladie. Elle a fait sommation à la société Optigen de communiquer le rapport rédigé à sa demande par Jacques W.
La société Optigen a refusé de produire le rapport W. en invoquant son caractère confidentiel et l’obligation du CPI de respecter cette confidentialité.
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Sur la communication du rapport W.
Les informations confidentielles contenues dans le rapport W. portent sur les travaux réalisées par la société Genindexe de telle sorte que ce caractère confidentiel ne peut s’opposer à la communication du rapport dès lors que c’est la société Genindexe elle-même qui la sollicite.
Jacques W. en sa qualité de CPI est tenu au secret professionnel mais ce n’est pas le cas de son client lequel peut communiquer la consultation juridique qu’il a sollicitée.
Dès lors il sera fait droit à la demande de communication du rapport W. lequel est susceptible de contenir des informations utiles à la solution du litige.
Sur la demande d’expertise
Selon la société Optigen, l’expertise sollicité devrait porter sut deux questions :
- Le cahier de laboratoire de la société Genindexe établit-il que celle-ci était en possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 1 609 876, conformément à l’article L 613-7 du CPI ?
- Le travail tel que décrit dans ce cahier de laboratoire correspond-t-il (sic) à une démarche de recherche normale susceptible d’aboutir à la découverte de l’invention à la date de priorité ?
Pour démontrer l’utilité et la pertinence de ces deux questions, la société Optigen verse aux débats un rapport établi par le professeur G. qui conclut :
« S’il est indéniable que les faits stricts rapportés dans le cahier de laboratoires et datés du 16 juin 2004 permettent de développer un test génétique simple mettant en évidence une mutation responsable de la PCRD et ce à une date (apparemment) antérieure au dépôt d’Optigen, ceci n’a pas été formellement réalisé sur un nombre suffisant de chiens sains, porteurs, et atteints. »
Il ressort de ce rapport que le cahier de laboratoire permet de développer un test génétique simple de détection de la PCRD. En l’absence de tout autre document venant mettre en cause le fait que l’invention telle que décrite dans la revendication 1 du brevet est mise en évidence dans le cahier de laboratoire, la première question n’apparaît pas utile.
L’expert ajoute
« De plus il est impossible de comprendre comment la société Genindexe est arrivée ou aurait pu arriver à ce résultat à cette date ! ».
Il expose que la conception du test nécessite des connaissances sur la structure du génome canin, l’identité du gène affecté, la nature de la mutation responsable impossibles à acquérir en un temps aussi brefs.
Cependant la mise en cause du travail de recherche de la société Genindexe est inopérante dès lors que la date des travaux réalisés par celle-ci peut être établie de façon certaine par la société défenderesse.
Par ailleurs, si les travaux de recherche de la société Genindexe se sont déroulés sur une brève période, il convient de tenir compte du fait que cette dernière contrairement aux inventeurs du brevet EP 1 609 876, n’est pas partie de la pathologie pour découvrir la mutation du gène qui en était responsable, mais a découvert par hasard dans le cadre de travaux se rapportant à la taille des télomères, une mutation génétique qu’elle a ensuite rapprochée du profil des chiens en cause pour établir un lien avec l’atrophie progressive de la rétine. Dès lors, dès l’origine, la société Genindexe ne s’est pas inscrite dans un processus « normal » de recherche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la seconde question n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige. La demande d’expertise de la société Optigen sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible d’un recours immédiat,
Enjoignons à la société Optigen de communiquer le rapport établi par Jacques W. sur les recherches menées par la société Genindexe dans le délai d’un mois suivant la mise à disposition de la décision,
Disons qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle,
Rejetons la demande d’expertise,
Réservons les dépens et les frais irrépétibles, …
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TGI de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 28 avril 2011
Optigen c. Genindexe
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Suis-je le seul à remarquer que la revendication englobe une méthode de diagnostic appliquée au corps animal ?
RépondreSupprimerLa revendicaiton parle "d'échantillon biologique" mais comme il y a le terme "comprenant" elle n'exclut pas l'étape de prélèvement de l'échantillon biologique avec une grosse aiguille sur ce pauvre petit chien qui n'a jamais rien demandé à personne car son audorat lui suffit largement.