Festo en France ?

Dans un récent billet consacré aux estoppel, nous avons fait référence à un arrêt de la Cour de Paris du 4 mars 2009 dans une affaire opposant l’Institut Pasteur à la société Chiron Healthcare.

Rappelons brièvement les faits.

L’Institut Pasteur est titulaire du brevet européen EP 0 178 978 concernant des « séquences d’ADN clonées, hybridisables avec l’ARN génomique du lymphadenopathy-associated virus (LAV) ».

Cette invention a pour application industrielle des tests de dépistage permettant d’établir une contamination par le virus LAV. Sur la base de séquences d’ADN de ce virus, on crée des sondes capables de s’hybrider avec de l’ARN viral. La détection de l’hybridation permet de révéler la présence du virus dans le prélèvement.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.3.4 de l’OEB (décision T 824/94). Les revendications 1, 7, 8 et 11 telles que maintenues sont rédigées comme suit :

1. ADN cloné contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le λJ19 (CNCM I-338), cet ADN cloné comportant les éléments U3, R et U5 de ce génome rétroviral.

7. Sonde pour la détection in vitro du LAV consistant en un ADN selon l’une quelconque des revendications 1 à 6.

8. Procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due aux virus LAV, comprenant la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le LAV est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée.

11. ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le λJ19 (CNCM I-338).

Soupçonnant les sociétés Chiron d’offrir à la vente des coffrets de dépistage du VIH sous la dénomination Procleix reproduisant les revendications de son brevet, l’Institut Pasteur a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner les sociétés Chiron Blood Testing et Chiron Healthcare Ireland en contrefaçon des revendications 8 et 11 du brevet.

Par une décision du 7 février 2007, le TGI Paris a débouté l’Institut Pasteur de ses demandes.

Le point décisif du jugement concerne la portée exacte des revendications 8 et 11. Pour la revendication 8, le tribunal arrive à la conclusion suivante :

« ... A ce stade du raisonnement, il convient de rappeler les dispositions de l’article 69 de la Convention de Munich qui dispose que

l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Au vu de la teneur de la revendication 8 du brevet de l’Institut Pasteur et de l’état de l’art antérieur rappelé ci-avant qui a été discuté lors des différentes procédures devant l’OEB (examen, opposition et recours) et qui a conduit l’Institut Pasteur à modifier la teneur de presque toutes ses revendications , le tribunal considère que la revendication 8 ne peut être interprétée qu’en ce que le procédé protégé utilise la sonde de la revendication 7, c’est-à-dire une sonde formée d’un des fragments d’ADN clone tels que revendiqués aux revendications 1 à 6, c’est-à-dire, l’un des fragments définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV (VIH) contenu dans le clone λJ 19 déposé.

La revendication 8 ne saurait protéger un moyen général permettant la détection de la charge virale du Sida caractérisé par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral.

Cette interprétation se heurte d’une part à la description même de l’invention qui ne revendique pas le moyen général de sondes de l’ADN à l’ARN viral du LAV mais sur des sondes particulières que l’Institut Pasteur définit dans la description de son brevet comme des sondes stables comprenant une séquence d’ADN qui peut être utilisée pour la détection du virus LAV ou des virus apparentés ou des provirus à ADN dans n’importe quel milieu, en particulier dans des échantillons biologiques contenant l’un quelconque d’entre eux .

D’autre part ainsi qu’il a été rappelé dans l’état de l’art antérieur on connaissait :

- la méthode d’hybridation (ADN/ARN ) pour détecter les virus … ;

- l’application de cette méthode à la détection du virus du sida par l’article Arya, Gallo … par l’utilisation de sondes constitués de fragments d’ADN clones marqués.

De plus ainsi que le relèvent justement les sociétés Chiron, l’Institut Pasteur ne saurait revendiquer l’utilisation de sonde comportant n’importe quel fragment d’ADN clone du VIH puisqu’aux termes de la procédure devant l’OEB, le brevet ne couvre plus que les fragments d’ADN clone contenu dans le λJ19 déposé et qu’ainsi la sonde de la revendication 7 est consécutivement devenue limitée à ceux-ci. En décider autrement reviendrait à nier l’existence de l’antériorité NIH .

Dès lors que la méthode d’hybridation ADN/ARN pour détecter le VIH était connue et qu’une partie du génome du VIH l’était aussi, l’Institut Pasteur ne peut prétendre qu’à la protection du procédé de détection par l’emploi des sondes qu’il a précisément définies aux revendications 1 et 6 de son brevet. ... »

Notons que le tribunal n’évoque pas la doctrine du « file wrapper estoppel ». Il constate simplement que l’Institut Pasteur a été amené à limiter ses revendications pendant la procédure d’examen devant l’OEB et qu’il n’est pas question de faire abstraction de ces limitations.

L’Institut Pasteur a interjeté appel.

La Cour de Paris, dans un arrêt du 4 mars 2009, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions :

« … Considérant que l’Institut Pasteur soutient que la revendication 8 du brevet porte sur un procédé pour détecter in vitro une infection virale due au virus LAV qui suppose la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’un patient suspecté d’être infecté par le LAV (HIV-I), ledit échantillon contenant de l’ARN sous une forme permettant l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes et permettant la détection de la sonde hybridée ;

Qu’il prétend que le procédé couvert par cette revendication protège un moyen général nouveau permettant la détection de la charge virale du sida caractérisé par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral et qu’il ne peut se voir limiter par le choix de la sonde selon la revendication 7 ;

Considérant que, rappelant l’énoncé de la revendication 8 ainsi libellée : procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due aux virus LAV, comprenant la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le LA V est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée, il convient de relever que le procédé comporte deux étapes : d’une part, la mise en contact, dans des conditions hybridantes d’un échantillon biologique provenant d’une personne infectée par le LAV et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation, avec la sonde de la revendication 7 et d’autre part, la détection de la sonde hybridée ;

Que force est de constater que les modifications, qui ont été apportées par l’Institut Pasteur lors de la procédure d’examen, ont eu pour conséquence de limiter la portée de la revendication 8 en ce qu’elle requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clones définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétro viral contenu dans le clone λJ19 ;

Que cette interprétation est confirmée par la description qui renvoie … à des fragments d’ADN conformes à l’invention et ne décrit pas le moyen général de sondes ;

Qu’il appartenait à l’Institut Pasteur, lors de la procédure d’examen et d’opposition de modifier la revendication de procédé ou les revendications de sonde pour les dissocier des revendications de fragments ;

Que l’Institut Pasteur ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l’utilisation du terme « correspondant », continuerait à couvrir n’importe quel fragment d’ADN ;

Qu’en effet, la Chambre des recours de l’OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable « correspondant » semble être employé dans le sens restreint d’une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d’hybridation avec les génomes rétroviraux de LAV, comme l’homme du métier le comprendrait ;

Que de sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait être prétendu que la protection des variations admissibles s’étendrait également à la protection de tous les fragments d’ADN équivalents ;

Qu’il s’ensuit, étant, au besoin, rappelé que l’article publié par les chercheurs du NIH : Arya, Gallo, antérieurement à la date de priorité du brevet, enseignait déjà la détection d’une infection due au VIH par l’utilisation de sondes marquées, que la revendication 1 couvrant l’ADN clone contenu dans le λJ19 et tout ADN clone identique, ne protège nullement tout fragment de l’ADN, de sorte, que la revendication 8 ne saurait porter sur toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisé ;

Considérant par voie de conséquence, que la portée de la revendication 8 est limitée à un procédé de détection impliquant l’utilisation de sondes composées des fragments clones et comportant un fragment d’ADN correspondant au génome rétro viral contenu dans le λJ19 ; … »

Le raisonnement est proche de celui du tribunal, avec cependant un ajout intéressant : la référence à l’interprétation du terme « correspondant » par la Chambre de recours, qui va à l’encontre de l’interprétation que l’Institut Pasteur fait valoir devant la Cour.

L’Institut Pasteur a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour régulatrice vient de rejeter ce pourvoi. L’Institut avait présenté cinq moyens de cassation dont nous étudierons les trois premiers.

Premier moyen : L’Institut Pasteur reproche à l’arrêt d’avoir eu une lecture trop littérale des revendications, contraire au Protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE. Selon l’Institut Pasteur, « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même ». La Cour de cassation n’est pas convaincue :

***

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel ne s’est pas limitée à une lecture littérale des revendications mais a spécifiquement motivé son appréciation de la portée des revendications 8 et 11 du brevet n° 178978 au regard des textes applicables en retenant par motifs propres et adoptés d’un côté, que la revendication 8 ne couvrait pas toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, mais qu’elle était limitée à un procédé de détection impliquant l’utilisation de sondes telles que définies aux revendications 1 à 6 du brevet, c’est à dire une sonde formée d’un des fragments d’ADN cloné tel que défini par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV contenu dans le clone λJ19, de l’autre côté que la revendication 11 ne protégeait que le caractère spécifique du brin d’ARN purifié revendiqué, à savoir sa taille d’approximativement 9.1 à 9.2 kb et sa capacité à s’hybrider avec l’ADNc contenu dans le clone λJ19 et non toute séquence d’ARN purifié du virus LAV (ou HIV-1), quelle que soit sa taille ; que le moyen s’attaque en ses première et deuxième branches à des motifs surabondants ;

Attendu, en second lieu, que si, aux termes des articles 69 de la Convention de Munich dans sa rédaction applicable à la cause et de L 613-2 CPI, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications telles que modifiées après la procédure d’opposition et que les dessins et la description servent à interpréter les revendications, l’arrêt, en relevant que la demande de brevet avait été déposée initialement avec 24 revendications mais que suite à la procédure d’opposition il avait été délivré avec 11 revendications d’une portée réduite, n’a fait qu’apprécier la portée des revendications dans leur rédaction définitive ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise visée par la quatrième branche (NB : à savoir dans quelle mesure chacune des revendications opposées par l’Institut Pasteur aux sociétés Chiron avait été modifiée lors de la procédure d’opposition, ni quel avait été le sens précis des modifications éventuellement apportées et quelles en avaient été les conséquences au regard des documents de l’art antérieur), a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

***

En analysant le présent arrêt sur le Kluwer Patent Blog, dans un billet intitulé « French patent law not hybridizable with the US “file wrapper estoppel” theory », Nicolas Bouche écrit :

« … This response of the French Cour de Cassation is significant as it confirms that the US “file wrapper estoppel” theory is too general to be accepted as such in French patent law; if that theory consists in taking into account the statements made by the applicant during the granting or opposition procedure, Article 69 EPC authorise only claims, description and drawing to be taken into account. … »

Ce résumé nous semble aller au-delà de ce que la Cour de cassation a dit. La Cour régulatrice cite en effet l’article 69, qui est primordial dans ce contexte et qui autorise à interpréter les revendications en tenant compte non seulement de la rédaction des revendications, mais également de la description et des dessins. 

L’Institut Pasteur fait valoir que « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même ». Est-ce une référence à un éventuel estoppel ? Tout dépend de ce qu’on entend par là.

Peut-être convient-il de distinguer deux significations du mot estoppel. 

Un estoppel au sens étroit fait référence à la doctrine Festo américaine, selon lequel une modification de la revendication a une répercussion immédiate sur la possibilité d’invoquer la doctrine des équivalents. 

Un estoppel au sens large, par contre, consiste en l’interdiction faite au breveté de se contredire : s’il a fait certaines déclarations (ou modifications) pour obtenir la délivrance ou le maintien de son titre pendant les procédures d’examen et/ou d’opposition, il ne saurait être libre de se contredire (ou de faire comme si les modifications étaient sans effet) devant un tribunal, quand il s’agit de déterminer la portée du brevet. 

L’estoppel au sens étroit est une création jurisprudentielle américaine, qui, isolé de son contexte légal et culturel, n’est sans doute pas transposable sans difficulté en droit français (même la notion d’équivalence ne recouvre pas la même réalité des deux côtés de l’Atlantique) ; l’estoppel au sens large exprime le principe juridique bien admis selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam.)

Quand l’Institut Pasteur affirme que « les éventuelles modifications apportées à une demande de brevet au cours de ces procédures n’ont pas à être prises en considération pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la rédaction définitive des revendications dudit brevet, le titre se suffisant à lui-même », il semble se poser en pourfendeur de la doctrine Festo. Mais la Cour de cassation ne se laisse pas entraîner sur cette voie, car la Cour d’appel n’avait nullement mis Festo à la sauce française. Elle avait simplement pris le breveté au mot, et la rédaction définitive des revendications au sérieux. Il nous semble qu’il faut applaudir des deux mains.

Alors, l’auteur du billet cité plus haut a-t-il raison d’y voir un rejet de l’estoppel - visiblement compris au sens large : « ... if that theory consists in taking into account the statements made by the applicant during the granting or opposition procedure ... » - par la Cour de cassation ? Il nous semble que cela ne suit pas de l’attendu que nous venons de voir. Rien dans l’attendu répondant au deuxième moyen ne semble interdire à une Cour d’appel de tenir compte des déclarations que le breveté a pu faire pendant la procédure de délivrance et/ou d’opposition. A moins qu’un point important nous ait échappé, ce sujet n’est tout simplement pas abordé. Si la Cour de cassation avait néanmoins cherché à se prononcer sur l’estoppel, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle le dise clairement, ou du moins qu’elle précise que seuls les revendications, la description et les dessins peuvent servir à déterminer la portée du brevet. Or il n’en est rien, et heureusement, car à la lecture de l’article 2 du Protocole d’interprétation de l’article 69, on se rend compte qu’il serait inexact de dire que l’interprétation doit se faire seulement sur la base des revendications, de la description et des dessins : cet article 2 précise en effet qu’il faut dûment tenir compte « de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». (Les plus anciens se souviendront peut-être que, lors des travaux en vue de la CBE 2000, il a été question d’introduire une référence explicite aux estoppel dans le Protocole, mais que cette proposition a rencontré de l’opposition et a été abandonnée.)

Le deuxième moyen est complexe et le lien entre ses différentes branches ne tombe pas sous le sens. L’Institut Pasteur reproche d’abord à la Cour de ne pas s’être attardée sur la nature exacte des limitations apportées au brevet et leur nature effectivement limitative. Les branches 3 à 5 du moyen critiquent la manière dont la Cour a pris en compte l’art antérieur. Là encore, la Cour de cassation n’est pas persuadée du bien fondé des griefs :

***

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les modifications intervenues lors de la procédure de délivrance pour déterminer la portée de la revendication n° 11 ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas des écritures de l’Institut Pasteur devant la cour d’appel qu’il ait fait référence à la description ou aux dessins du brevet n° 178978 pour définir la portée qu’il convenait de donner à la revendication n° 11 ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel ayant retenu par motifs adoptés que l’article Arya Gallo publié le 31 août 2004 divulguait la méthode générale de purification de l’ARN du VIH provenant du sang d’un malade atteint du sida et enseignait que, selon cette méthode, les séquences d’ARN isolées ont une taille comprise d’environ 9kb et que cet ARN purifié comporte l’intégralité de la région R à chaque extrémité ainsi que la queue Poly A, sa décision quant à la portée de la revendication n° 11 se trouve justifiée par ce seul motif ;

D’où il suit qu’irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

***

Il est certain que la détermination de la portée d’une revendication ne nécessite pas, en général, une étude approfondie des modifications intervenues en cours de procédure de délivrance et/ou d’opposition. La Cour de cassation a donc parfaitement raison de dire que la Cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur les modifications. Est-ce que cela nous enseigne davantage sur l’estoppel en droit français ? 

Si l’on considère l’estoppel au sens étroit, il est vrai qu’il devrait obliger la Cour à s’expliquer sur les modifications. Ceci étant dit, la Cour régulatrice dira plus bas que « l’appréciation de la portée d’une revendication constituant un examen distinct de celui relevant de l’appréciation de la contrefaçon d’une revendication ». Et l’estoppel à la Festo concerne davantage la contrefaçon d’une revendication ... 

Si l’on s’intéresse plutôt à l’estoppel au sens large, force est de constater que la réponse de la Cour de cassation au deuxième moyen reste de nouveau silencieuse à cet égard, car cet estoppel concerne les déclarations plutôt que les modifications en tant que telles. Et même si on interprète les modifications comme déclarations du breveté, l’affirmation que la Cour n’était pas tenue de s’expliquer sur elles ne signifie pas qu’elle n’en avait pas le droit.

Passons au troisième moyen. L’Institut Pasteur y reproche à la Cour d’appel de s’être fondée sur la procédure de délivrance du brevet pour justifier la portée limitée attribuée à la revendication (première branche), notamment sans expliquer dans quelle mesure cette revendication avait été modifiée, quel avait été le sens précis des modifications ainsi apportées et quelles en avaient été les conséquences sur la portée exacte de la revendication (deuxième branche). Il fait valoir que la Cour s’est contredite en disant qu’il appartenait à l’Institut Pasteur de proposer une revendication plus large tout en affirmant que l’art antérieur ne le permettait pas (troisième branche). Enfin, l’Institut reproche à la Cour de ne pas avoir envisagé que les kits de dépistage Chiron soient des variantes équivalentes (quatrième branche).

***

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt, qui ne s’est pas fondé sur la procédure de délivrance pour apprécier la portée de la revendication 8 mais s’est contenté de relever que des modifications y avaient été apportées lors de cette procédure et l’a appréciée dans sa rédaction définitive, n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, visée par la deuxième branche, pour déterminer cette portée ;

Attendu, en deuxième lieu, que pour écarter la thèse de l’Institut Pasteur selon laquelle le procédé couvert par la revendication n° 8 couvrirait toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisée, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d’un côté, que cette revendication telle que modifiée requiert l’utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d’ADN clonés tels que définis par ces revendications et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone λJ19 et non n’importe quel fragment d’ADN cloné du VIH, de l’autre que l’article Arya Gallo publié antérieurement à la date de priorité du brevet enseignait déjà la détection d’une infection due au VIH par l’utilisation de sondes marquées ; qu’ainsi la cour d’appel ne s’est pas contredite ;

Attendu, enfin, que l’appréciation de la portée d’une revendication constituant un examen distinct de celui relevant de l’appréciation de la contrefaçon d’une revendication, la cour d’appel qui n’était pas tenue d’analyser les sondes utilisées pour les kits des sociétés Chiron a, en retenant que la revendication n° 8 ne saurait couvrir toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

***

La Cour de cassation constate que « l’arrêt ... ne s’est pas fondé sur la procédure de délivrance pour apprécier la portée de la revendication ... » Là encore, silence sur la légitimité d’une telle démarche, qui n’a pas eu lieu. Il semble difficile d’en extraire une condamnation de l’estoppel au sens large.

Les quatrième et cinquième moyens, également rejetés par la Cour de cassation, concernent d’autres aspects de l’arrêt critiqué (contrefaçon par fourniture de moyens et par équivalence).

Pour résumer, il nous semble que cet arrêt ne nous renseigne pas tellement sur la possibilité d’invoquer un estoppel au sens large en droit français. La Cour régulatrice approuve la démarche – classique – consistant à retenir la version modifiée des revendications et à l’interpréter selon l’article 69 de la CBE. Lors de la détermination de la portée d’une revendication, le juge n’est pas tenu de se pencher sur la nature précise des modifications (comme l’exigerait la doctrine Festo), mais il n’est pas dit pour autant qu’il doive faire abstraction des déclarations du breveté pendant les procédures devant l’Office des brevets (ce que nous avons appelé un estoppel au sens large). Et cela nous semble sain, car au fond, cette forme d’estoppel ne traduit que le principe juridique selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Cour de cassation, 23 novembre 2010

Institut Pasteur c. Chiron Healthcare

Disponible sur Legifrance, l’arrêt a également été publié dans le PIBD n°932 III-45.

Comme cela a été dit plus haut, l’arrêt a également été commenté par Nicolas Bouche sur le Kluwer Patent Blog.

Mémoire vivante, frappée d’amnésie

Monsieur Thierry H. est l’inventeur de plusieurs inventions ayant fait l’objet de dépôts de demandes de brevet par l’Université Joseph Fourier (ci-après « UJF ») de Grenoble.

Monsieur H. étant devenu dirigeant de la société Microvitae Technologies (ci-après « Microvitae »), l’UJF, par acte du 22 mai 2003, a cédé trois brevets – dont le brevet européen n° EP 1 363 699 concernant une structure d’électrodes implantable – et le savoir-faire les concernant à la société Microvitae, moyennant paiement de la somme de 280 k€ payable en trois annuités.

Alléguant que le savoir-faire ne lui avait pas été transmis, la société Microvitae s’est abstenue de payer les annuités et a assigné l’UJF aux fins d’obtenir la délivrance de divers documents en contrepartie du versement de la somme de 112 k€.

L’UJF a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat pour défaut de paiement.

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 novembre 2009, a débouté la société Microvitae, a prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix et a ordonné la restitution des trois brevets.

La société Microvitae a formé un pourvoi en cassation.

***

Attendu que la société Microvitae fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de droits portant sur un ensemble de travaux, constitué d’un savoir-faire et de brevets, de sa demande tendant à la condamnation de l’Université à lui délivrer les pièces et documents constituant l’objet du contrat tels que décrits par l’expert judiciaire, d’avoir reconventionnellement prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix et d’avoir ordonné la restitution de trois brevets, alors, selon le moyen que :

(1) d’une part, l’obligation principale du vendeur est de délivrer la chose vendue, de sorte que l’acquéreur est fondé à ne pas payer le prix tant que la chose vendue ne lui a pas été délivrée ; qu’en considérant que la cédante n’avait pas à délivrer au cessionnaire le savoir-faire objet de la cession à partir du moment où ce savoir-faire se trouvait « dans la mémoire vivante » du dirigeant de l’exposante qui était l’inventeur des trois brevets également cédés et qui avait dirigé les thèses des membres de son équipe, exonérant ainsi le cédant de son obligation de délivrance, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1184 et 1604 du code civil ;

(2) en se fondant, pour déclarer que le cédant n’avait pas l’obligation de délivrer la chose cédée, en l’occurrence le savoir-faire associé aux trois brevets cédés également, sur des pourparlers précontractuels qui ne prévoyaient pas la cession du savoir-faire, lesquels étaient contraires au contrat de cession qui visait expressément, moyennant un prix plus élevé, la cession de ce savoir-faire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

(3) à partir du moment où le vendeur reconnaît devoir encore livrer la chose, l’acquéreur est fondé à suspendre le paiement du prix et la résolution du contrat ne saurait être prononcée à ses torts ; qu’en relevant qu’il résultait des courriers échangés entre 2004 et 2008 que le cédant était disposé à communiquer au cessionnaire les éléments du savoir-faire qui n’auraient pas été en sa possession, mais en exonérant néanmoins le cédant de son obligation de livrer lesdits éléments, et en prononçant de surcroît la résolution du contrat aux torts du cessionnaire pour non-paiement du prix pour la raison que celui-ci aurait demandé plus que ce qu’il pouvait exiger, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1184 et 1604 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir retenu, par des motifs non critiqués que les savoir-faire évoqués au contrat de cession concernaient non seulement l’objet direct des brevets, à savoir la fabrication d’électrodes et un procédé de leur connexion mais aussi le traitement du signal recueilli in vivo par leur moyen, à savoir la connaissance matérielle et la pratique de tous éléments physiques et logiques de la chaîne de recueil et de présentation des signaux, l’arrêt relève que les thèses de Mme Y. et de MM. Z., B., et C. décrivent le principe des électrodes faisant l’objet du premier et du deuxième brevets, leur mode de réalisation, les difficultés rencontrées ainsi que des aspects concernant les résultats obtenus à partir de ces électrodes, des algorithmes, des logiciels et programmes informatiques ; qu’il retient que les données à type de savoir-faire, énumérées par l’expert judiciaire, étaient présentes en la mémoire vivante de M. H. qui est l’inventeur des trois brevets et qui a dirigé, outre les thèses précitées, les travaux de M. A. dans le cadre de sa thèse CNAM ; qu’il relève encore que Mme Y. et M. A. ont attesté avoir laissé à M. H. tous les matériels correspondants à leur travail de thèse et de mémoire ; qu’il en déduit que le contrat a simplement transmis à la société Microvitae la propriété d’un savoir-faire détenu par M. H. et dont l’Université avait financé le développement ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le cédant n’a pas été exonéré de son obligation de délivrance du savoir-faire, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les pourparlers pré-contractuels, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, 7 décembre 2010

Microvitae c. Université Joseph Fourier

Disponible sur Legifrance.

Domination

Le Père Noël ayant posé des « Heelys » sous notre sapin, c’est en connaissance de cause que nous aborderons la quatrième instance opposant la société texane Heeling Sports (ci-après « Heeling ») à des prétendus contrefacteurs de son brevet européen EP 1 175 160, en l’occurrence à la société Laco Overseas (ci-après « Laco »), qui avait importé et commercialisé en France des chaussures « Shap ».

Pour rappel, nous avons déjà rapporté des actions contre les sociétés Sivera et IDDM (jugements du 17 mars 2010) et contre Alexandre S. (jugement du 10 juin 2010).

Rappelons encore la revendication principale du brevet en question :

Article chaussant (10) comportant : une semelle (14) comportant une partie avant (22), une partie de voûte (20) et une partie de talon (18), la partie de talon ayant une ouverture (40) formée dedans; et des moyens de roulement (16) retenus dans I’ouverture (40,40a, 40b) dans la partie de talon (18); les moyens de roulement (16) étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant (10) avec le sol est procuré par la partie avant (22) de la semelle (14) et en tant que tel l’article chaussant (10) ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement (16) procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement (16) dans la partie de talon (18).

L’affaire est intéressante en ce que la société Laco se défend en faisant valoir que ses chaussures sont protégées par un brevet américain.

***

Attendu qu’aux termes de l’article L 613-3 CPI,

« Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;

Attendu que les sociétés demanderesses estiment que les chaussures à roue unique rétractable commercialisées par la société Laco sous la dénomination « Shap » reproduisent les revendications de produit 1 à 7, 10, 11, 14 à 17, 19, 21 et 23 à 25 ainsi que les revendications de procédé 26 à 30 du brevet européen n° EP 1 175 160 dont la société Heeling est titulaire ;

Qu’elles font plus précisément valoir que le modèle de chaussure incriminé, objet du constat d’achat en date du 13 novembre 2008, comporte une semelle incluant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon, ladite partie de talon comprenant un évidement dans lequel est montée une roulette par l’intermédiaire d’un axe de rotation qui s’engage dans des logements latéraux pratiqués dans l’évidement du talon, que les évidements latéraux ont une forme allongée de sorte que l’axe peut y coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position escamotée dans laquelle elle s’escamote entièrement dans le talon et une position active déployée dans laquelle elle fait partiellement saillie au-delà du talon, des ressorts sollicitant la roulette dans ladite position active déployée, et que l’ensemble est complété par des éléments libérables de retenue aptes à maintenir la roulette en position escamotée, à rencontre de l’effort exercé par les ressorts ;

Qu’elle en déduit que la chaussure « Shap », pourvue d’un moyen permettant un mode de roulement et un mode sans roulement avec un passage de l’un à l’autre, reproduit à l’identique les caractéristiques de la revendication 1 du brevet invoqué, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, et qu’« il en va de même des revendications dépendantes 2 à 7, 10 et 11, 14 à 17, 19, 21, 23 à 25 » ;

Que la société Laco ne conteste pas que le modèle de chaussure à roue unique rétractable qu’elle commercialise présente effectivement de telles caractéristiques - dont la prétendue absence d’originalité est sans portée en matière de brevet d’invention - ;

Qu’elle ne conteste pas plus la validité des revendications qui lui sont opposées, se contentant à cet égard d’invoquer une décision judiciaire d’annulation de la demande japonaise de brevet n° 3502044, qui ne saurait aucunement lier le Tribunal de céans, et de verser aux débats une étude préliminaire établie le 29 mai 2007 par le cabinet de conseils en propriété industrielle Becker & Associés évoquant le caractère « contestable » de la validité du brevet de la société Heeling, sans toutefois en tirer dans ses écritures les conséquences de droit ;

Qu’elle oppose cependant que le modèle incriminé est protégé par un brevet US 6,926,289 délivré par l’Office américain le 09 août 2005 et qu’elle a été autorisée à exploiter ce brevet par son titulaire, la société Yue Mae Ltd. sise à Hong-Kong, en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Israël, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg ;

Que procédant à une analyse de ce titre de propriété industrielle intitulé « chaussures multifonctionnelles pour la marche et le patinage munies d’une roulette unique », la société Laco soutient que la chaussure couverte par ce brevet, à savoir une chaussure comportant un bouton situé à l’arrière et permettant le passage automatique de la fonction marche à la fonction patinage en faisant passer la roue unique en position haute ou basse dans l’évidement, est radicalement distincte du modèle de basket « Heelys » commercialisé par les demanderesses, qui impose à son utilisateur de s’immobiliser totalement pour insérer ou extraire la ou les roues avec une clé spéciale ;

Qu’elle ajoute que la clientèle à laquelle est destinée ses produits, vendus à un prix attractif, est une clientèle d’enfants, et non la clientèle « d’adolescents basketteurs/surfeurs/skateurs » visée par les produits « Heelys » ;

Mais attendu que le brevet US 6,926,289 dont elle entend se prévaloir, outre qu’il est dépourvu d’effet en France, a été déposé le 05 avril 2002, sous priorité d’un brevet chinois n° 02200817 U du 16 janvier 2002, et est donc postérieur au brevet européen n° EP 1 175 160, dont il a été dit qu’il a été déposé le 31 mars 2000 sous priorité du brevet US 127459 P du 1er avril 1999 ;

Qu’il importe peu dès lors que les chaussures « Shap » incriminées dans le cadre de la présente instance soient ou non conformes aux enseignements du brevet US 6.926.289, les sociétés demanderesses étant titulaires en France de droits de propriété industrielle lui préexistant ;

Qu’il convient donc seulement de déterminer si les modèles de chaussure « Shap » reproduisent ou non les caractéristiques de l’invention objet du brevet EP 1 175 160, le fait que les produits en cause soient destinés à des clientèles prétendument distinctes étant de la même manière et à cet égard parfaitement indifférent ;

Or attendu qu’il résulte de l’examen de l’exemplaire dont Maître Christine P., Huissier de Justice associé près le TGI de Paris, a constaté l’achat le 13 novembre 2008 et de la notice jointe, que la chaussure présente une semelle comportant une partie avant, une partie de voûte et une partie de talon dans laquelle est formée une ouverture, qu’elle comprend en outre des moyens de roulement constitués par une roue unique retenue dans ladite ouverture, et que ces moyens de roulement sont positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle, et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon ;

Que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 1 175 160 est ainsi caractérisée, le fait que le modèle « Shap » comporte en outre un bouton permettant de passer de manière automatique d’un mode marche à un mode patinage ne constituant ainsi qu’il est justement soutenu en demande qu’un perfectionnement qui n’est pas de nature à exclure la contrefaçon, ce d’autant plus que la description du brevet invoqué précise que « dans d’autres formes de réalisation de l’appareil de déplacement sur les talons 10, la roue 16 peut être rétractable dans l’ouverture de la semelle 14. » et que « ceci permet à l’appareil de déplacement sur les talons 10 de fonctionner comme une chaussure ordinaire » … ;

Qu’en revanche, la contrefaçon des revendications de produit 2 à 7,10, 11, 14 à 18, 19, 21 et 23 à 25 et des revendications de procédé 26 à 30 du brevet EP 1 175 160 ne saurait être retenue faute de toute démonstration des sociétés demanderesses, qui procèdent par simples affirmations sur ce point, le Tribunal n’ayant pas à se livrer en leurs lieu et place à l’analyse du produit litigieux.

***

Rien à redire sur ce constat : lorsqu’on est sous le coup d’un brevet dominant, à rien ne sert de faire valoir qu’on a des droits sur un brevet de « perfectionnement ». C’est surprenant de voir une société accusée de contrefaçon choisir cette défense.

Sur un tout autre plan, ayant pu observer de près un utilisateur des chaussures brevetées, nous avons constaté que l’impossibilité d’escamoter les roulettes est un inconvénient majeur. Ce n’est donc pas un hasard si la plupart des contrefacteurs ont choisi des roulettes escamotables. Avec son brevet dominant, la société Heelings parvient à bannir du territoire français des chaussures bien plus pratiques. Apparemment, elle-même ne peut ou ne veut commercialiser des roues escamotables, selon toute vraisemblance parce que ces solutions sont protégées par des brevets de tiers (les procédures parallèles nous ont permis de constater qu’il n’y a pas mal de titres dans ce domaine).

Belle illustration de ce que le droit des brevets n’est pas toujours source de progrès technique pour l’utilisateur final, du moins à moyen terme …

TGI de Paris, 9 juillet 2010

Heeling Sports Limited c. Laco Overseas France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Cette fois-ci, c’est le pied

La société Millet Innovation (ci-après « Millet ») est titulaire du brevet français FR 2 793 406 concernant un manchon de protection de l’hallux vagus, une déformation du pied (pour une radiographie d’un pied comportant cette déformation, voir notre billet d’hier)

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

1. Manchon de protection de l’Hallux Valgus du type comportant une première partie tubulaire large (2) dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied tout en laissant un libre passage aux quatre 5 autres orteils, et une seconde partie tubulaire étroite (3) s’enfilant sur l’Hallux dans une direction axiale sensiblement identique et intégrant un matériau amortisseur visco-élastique (4) situé au regard de l’Hallux, caractérisé en ce qu’il est réalisé dans un tissu à partir duquel est obtenu un développé (5) formant d’un seul tenant deux parties (A, B) globalement symétriques, chacune d’elles comprenant une zone inférieure transversale large (2a) correspondant à la périphérie de la première partie tubulaire (2) , qui est reliée par une zone intermédiaire de liaison (6) à une zone supérieure transversale étroite (3a) correspondant à la périphérie de la seconde partie tubulaire (3), l’axe de symétrie horizontal (XX’) des deux parties (A, B) du développé (5) ainsi constituées se confondant avec une ligne de pliage transversale (P) autour de laquelle celles-ci sont rabattues l’une sur l’autre, de manière à obtenir un manchon double épaisseur (1) dont l’une d’elles (A), dirigée vers l’Hallux, intègre le matériau visco-élastique (4), ladite ligne de pliage (P) se confondant elle-même avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite (3) lorsque le manchon (1) est conforme, afin de présenter une arête douce et plate.

Estimant que la société monégasque Les laboratoires Asepta (ci-après « Asepta ») commercialisait un produit contrefaisant certaines revendications de son brevet, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Asepta en contrefaçon.

La société Asepta se défend en invoquant la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive. Ce qui nous donne l’occasion d’observer, une fois de plus, comment le tribunal évalue l’activité inventive.

Comme souvent, nos commentaires sont en bleu et en italiques.

***

Selon la description du brevet, l’invention porte sur un manchon de protection de l’hallux valgus et son procédé de fabrication. Les différents dispositifs connus présentent tous des inconvénients qui touchent à leur efficacité ou à leur encombrement.

Il a été tenté de remédier à ces inconvénients comme par exemple dans un brevet US 5 497 789 par un manchon comportant une première partie tubulaire large dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied tout en laissant un libre passage aux quatre autres orteils et une seconde partie tubulaire étroite s’enfilant sur l’hallux dans une direction axiale sensiblement identique et intégrant un matériau amortisseur visco-élastique situé au regard de l’hallux.

Ce document est présenté, dans le brevet, comme art antérieur pertinent. Il correspond au préambule de la revendication 1.

Si ce type de manchon a apporté un progrès certain, son efficacité est intimement liée au choix des matériaux le constituant.

L’invention porte sur un manchon possédant une réelle efficacité vis à vis de l’élimination du stress dermique permettant la limitation des surpressions générées par l’introduction d’une surépaisseur face à la zone sensible assurant un positionnement correct quelle que soit la géométrie du pied, créant une faible surépaisseur dans la zone quintus varus, en fait le petit orteil.

La revendication n°1 porte sur un manchon de protection de l’hallux valgus du type comportant une première partie tubulaire large dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied en laissant un libre passage aux quatre autres orteils et une seconde partie tubulaire droite s’enfilant sur l’hallux dans une direction axiale sensiblement identique et intégrant un matériau amortisseur visco-élastique situé au regard de l’hallux, caractérisé en ce qu ‘il est réalisé dans un tissu à partir duquel est obtenu un développé formant d’un seul tenant deux parties globalement symétriques selon d’une part un axe de symétrie horizontal et d’autre part un axe de symétrie vertical autour duquel le développé est plié, chacune d’elles comprenant une zone inférieure transversale large correspondant à la périphérie de la première partie tubulaire qui est reliée par une zone intermédiaire de liaison à une zone supérieure transversale étroite correspondant à la périphérie de la seconde partie tubulaire, l’axe de symétrie horizontal des deux parties du développé ainsi constituées se confondant avec une ligne de pliage transversale autour de laquelle celles-ci après retournement, sont rabattues l’une sur l’autre, de manière à obtenir un manchon double épaisseur dont l’une d’elles dirigée vers l’hallux, intègre le matériau viscoélastique, ladite ligne de pliage se confondant elle-même avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite lorsque le manchon est conforme afin de présenter une arête douce et plate.

La deuxième revendication porte sur un manchon selon la revendication 1 caractérisé en ce que le matériau amortisseur visco-élastique se présente sous la forme d’une pastille disposée sur l’une des faces du tissu, sensiblement au centre de la zone de liaison de l’une des parties symétriques formant le développé double, préalablement à une opération de pliage.

La revendication 13 porte sur le procédé de fabrication.

Pour démontrer l’absence d’activité inventive, la société Asepta invoque le brevet américain US 4 414 964 déposé le 19 janvier 1981 qui divulgue un bandage pour la protection de l’hallux valgus, formé d’une seule pièce comprenant un matériau amortisseur et qui se fixe par velcro au niveau de la voussure du pied.

Elle fait valoir qu’il présente un axe de symétrie constituant un axe de repliement de la pièce de tissu de telle sorte que les deux parties opposées se replient l’une sur l’autre pour former un manchon fermé au moyen du velcro. Elle ajoute que ce dispositif ne présente aucune couture ou moyen de fermeture au niveau de l’hallux valgus.

Supposons qu’il s’agisse là de l’art antérieur le plus proche. Comment faudrait-il raisonner « à l’européenne » ?

Le document US ‘964 divulgue un manchon de protection (col. 1, l. 5-6 : surgical splint or bandage device for protecting a pedal digit) de l’hallux valgus (col. 1, l. 11 ; pour être précis, US ‘964 concerne un manchon de protection pour patients ayant subi une opération pour corriger cette déformation) du type comportant une première partie tubulaire large dirigée axialement et se positionnant sur la voussure du pied en laissant un libre passage aux quatre autres orteils et une seconde partie tubulaire droite s’enfilant sur l’hallux dans une direction axiale sensiblement identique (voir Fig. 8 ; il est vrai que le dispositif du document US ‘964 n’est pas vraiment fait pour l’enfiler, mais il peut être enfilé ; cf. Directives C III-4.13). Il intègre un matériau amortisseur (cushion pad 20) situé au regard de l’hallux. Il est réalisé dans un tissu (fabric layer 22) à partir duquel est obtenu un développé (voir Fig. 7) formant d’un seul tenant deux parties. 

Le matériau amortisseur est visco-élastique. Le brevet français ne s’étend pas beaucoup sur cette propriété, mais donne comme exemple une composition de silicone, éventuellement renforcée par un tissu (page 7, premiers deux paragraphes). La fonction précise de la caractéristique n’est pas divulguée. Ceci étant dit, le document US ‘964 divulgue qu’il peut s’agir d’une mousse plastique ou d’une éponge en caoutchouc, ce qui rend inéluctable que ce matériau soit lui aussi visco-élastique à un certain degré. 

Le développé est plié, de manière à obtenir un manchon.

La revendication 1 se distingue de US ‘964 en ce que :

* Les deux parties du développé sont globalement symétriques selon d’une part un axe de symétrie horizontal et d’autre part un axe de symétrie vertical autour duquel le développé est plié, chacune d’elles comprenant une zone inférieure transversale large correspondant à la périphérie de la première partie tubulaire qui est reliée par une zone intermédiaire de liaison à une zone supérieure transversale étroite correspondant à la périphérie de la seconde partie tubulaire, l’axe de symétrie horizontal des deux parties du développé ainsi constituées se confondant avec une ligne de pliage transversale autour de laquelle celles-ci après retournement, sont rabattues l’une sur l’autre,. L’effet direct de cette caractéristique est de permettre d’obtenir facilement un manchon de double épaisseur ayant la forme recherchée (p. 4, dernier paragraphe). La demande telle que déposée ne dit pas vraiment quel est le problème résolu par le pliage (pourquoi ne pas prendre un matériau ayant la double épaisseur, ce qui permet d’éviter l’opération de pliage ?) mais la personne du métier comprendra peut-être que cela permet d’obtenir un manchon suffisamment rigide à partir d’un matériau relativement mince.

* La ligne de pliage se confond elle-même avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite lorsque le manchon est conformé. Comme la revendication précise elle-même, ceci permet de présenter une arête douce et plate. Le document US ‘964 présente également une arête douce et plate, mais elle n’est pas obtenue par pliage.

La revendication 1 est donc clairement nouvelle du fait qu’un manchon de double épaisseur est obtenu par pliage d’un développé symétrique.

A supposer que notre analyse soit juste, on arrive à la conclusion que le problème technique objectif est d’obtenir un manchon suffisamment rigide à partir d’un matériau relativement mince. La solution préconisée est-elle inventive ? Nous avons tendance à penser que, lorsqu’on doit déjà invoquer l’homme du métier pour définir le problème technique objectif, la solution a de fortes chances de manquer d’activité inventive. Mais encore faudrait-il apporter des documents permettant de l’établir, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Le document US ‘964 lui-même semble silencieux par rapport à l’épaisseur des matériaux, tout comme les autres documents cités dans la procédure. Si l’on ne tient compte que de ces documents, la revendication 1 semble inventive.

Bien entendu, le tribunal n’emprunte pas la voie « européenne ». Etudions un peu son raisonnement :

Cette protection post-chirurgicale se distingue de l’invention puisqu’il s’agit d’un dispositif que le patient referme sur son pied au moyen de velcro et qui est fabriqué dans un capiton. Aussi il ne conduit pas l’homme de métier à envisager un manchon qui s’enfile et qui est réalisé dans un tissu élastique qui ne comporte un capiton qu’à l’endroit de la zone à protéger.

Notons que le tribunal part, non pas de l’invention, pour voir en quoi elle se distingue de l’art antérieur, mais de l’art antérieur le plus proche. Ce raisonnement ne semble pas très judicieux, car il ne permet même pas de savoir si l’invention est nouvelle. En effet, la revendication 1 n’est pas fermée. Elle n’exclut absolument pas la présence de velcros. Idem pour le matériau amortisseur qui doit se situer au regard de l’hallux valgus : rien n’interdit de pourvoir tout l’intérieur d’un manchon selon l’invention d’un tel amortisseur. Enumérer ce en quoi l’enseignement du brevet américain se distingue de l’invention, comme le fait le tribunal, n’a pas beaucoup de sens.

L’affaire est donc assez mal engagée.

Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de la défenderesse le dispositif du brevet US 4 414 964 ne comporte pas d’axe de symétrie car les parties qu’elle entend ainsi délimiter, ne sont pas identiques dans leur forme.

Rien à dire à cet égard – le constat est juste. Ce qui est effrayant, c’est que l’évaluation de la pertinence du document US ‘964 s’arrête déjà, car nous passons au document suivant :

La société Asepta invoque également le brevet US 4 467 626 du 28 août 1984, concernant une chaussette double épaisseur et son procédé de fabrication. Cette chaussette se compose de deux épaisseurs l’une interne, l’autre externe qui sont tricotées l’une à la suite de l’autre puis la couche interne est retournée de manière à se trouver à l’intérieur de la chaussette. La société Asepta fait valoir que ce retournement effectué selon l’axe de symétrie existant entre la couche interne et la couche externe de la chaussette au moment du tricotage, est un procédé identique à celui du brevet de la société Millet.

La société Asepta soutient que l’homme du métier qui est un technicien pratiquant la fabrication et l’assemblage de produits textiles à destination médicale et paramédicale combinera les enseignements des deux brevets US 4 414 964 et US 4 467 626 pour obtenir le manchon de la société Millet, des repliements et des coutures constituant des étapes de fabrication courantes dans son champ de compétences techniques.

Cet argument semble désespéré. Certes, le document US ‘626 enseigne la fabrication d’un objet à double épaisseur à partir de deux portions à peu près symétriques, mais on ne voit pas pourquoi l’homme du métier appliquerait cet enseignement à celui du document US ‘964, ni pourquoi, en le faisant, il arriverait à l’invention. On est en présence d’un exemple type de raisonnement ex post facto. Le tribunal, lui, n’est pas séduit non plus :

Cependant, le retournement de la couche interne de la chaussette afin de la juxtaposer à la couche externe se distingue de l’opération de pliage et de retournement d’un même tissu sur lui-même, selon une ligne de pliage se confondant avec le sommet périphérique de la partie tubulaire étroite s’enfilant sur l’hallux et tendant à faire apparaître une double épaisseur et une arête plate et douce.

Aussi, il n’apparaît pas que l’homme du métier qui tenterait de combiner les deux brevets américains susvisés arriverait à un manchon identique à celui divulgué par le brevet de la demanderesse.

Dès lors, la société Asepta ne démontre pas l’absence d’activité inventive de la revendication n°l du brevet de la société Millet et celle-ci doit donc être déclarée valable.

Si nous sommes d’accord avec le constat final, le raisonnement du tribunal pour y arriver ne semble pas très juste.

La revendication n°2 dépendante de la revendication n°1 et qui participe de son activité inventive doit être également déclarée valable.

La revendication n°13 qui constitue la revendication du procédé permettant la fabrication du manchon tel que caractérisé par la revendication n°1 est aussi inventif puisqu’il n’est pas établi l’existence d’un procédé connu d’opérations de pliage puis de retournement d’une partie du tissu sur lui-même permettant la réalisation d’un manchon de protection de l’hallux valgus. …

***

TGI de Paris, 14 octobre 2010

Millet Innovation c. Les laboratoires Asepta

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une ordonnance anonyme

La société Millet Innovation (ci-après « Millet ») est titulaire du brevet français FR 2 793 406 concernant un manchon de protection de l’hallux valgus, une déformation du pied (du latin hallus : « gros orteil » et valgus : « tourné en dehors »).

Estimant que la société monégasque Asepta commercialisait un produit contrefaisant certaines revendications de son brevet, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Asepta en contrefaçon.

La société Asepta relève que l’ordonnance du 16 octobre 2007 ayant autorisé la saisie-contrefaçon ne comporte pas le nom du magistrat qui l’a rendue et conclut à sa nullité.

La société Millet répond en invoquant un arrêt du 11 décembre 2009 de la Cour de cassation qui permet d’établir la régularité du jugement par la production d’autres pièces de la procédure. Elle fournit une lettre du magistrat signataire ainsi qu’une copie de l’original conservé au greffe. Elle fait ensuite valoir que le TGI de Paris n’est pas compétent pour apprécier la nullité de l’ordonnance et que seule la cour d’appel pourrait constater celle-ci.

Le tribunal va-t-il déclarer nulle la saisie-contrefaçon ?

***

L’ordonnance rendue le 17 octobre 2007 en vue d’autoriser la saisie-contrefaçon sur la base du brevet français n° 2 793 406 ne comporte pas le nom du magistrat qui l’a rendue.

Cependant, l’absence d’une mention destinée à établir la régularité d’une décision judiciaire ne peut entraîner sa nullité s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.

En l’espèce, la société Millet verse aux débats une lettre de Marie Courboulay présidente de la 3eme chambre, première section attestant que la signature et les paraphes figurant sur l’ordonnance sont les siens et joignant la copie de l’original de l’ordonnance conservée au greffe, portant son nom et sa qualité.

Il ressort ainsi suffisamment que l’ordonnance qui a été rendue par un magistrat compétent n’est pas susceptible d’être mise en cause et il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée en exécution de cette ordonnance.

***

TGI de Paris, 14 octobre 2010

Millet Innovation c. Asepta

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Déconfiture

La présente affaire montre qu’il ne suffit pas qu’un conflit ait lieu dans l’ombre d’un brevet pour que l’affaire doive être portée devant l’un des TGI compétents en matière de brevet (et les cours d’appel correspondantes).

Après avoir mis au point un procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pommes de terre, consistant à confire le produit à la graisse de canard, Alain R. et Jean-Louis M. ont déposé une demande de brevet n° FR 2 862 492.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé de fabrication d’un produit alimentaire à base de pommes de terre (P), caractérisé en ce qu’il consiste à confire dans de la graisse (G), les pommes de terre (P) de sorte que la pomme de terre fraîche se cuise et s’imprègne de graisse, la pomme de terre (P) confite étant emballée associée à de la graisse (G).

Dans un premier temps, la fabrication du produit à été confiée à la société « C.S.V. A la carte ». Suite à la déconfiture (sic) de celle-ci, Alain R. et Jean-Louis M. ont eu des contacts avec la société Michel Catusse, puis il ont assignée celle-ci devant le Tribunal de commerce de Cahors. Celui-ci s’est déclaré compétent, a débouté Alain R. et Jean-Louis M. de leurs demandes et les a condamnés à payer 2000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Alain R. et Jean-Louis M. ont relevé appel. Ils demandent à la Cour de dire et juger que la production du brevet établit « la reconnaissance de la propriété industrielle concernant un procédé de fabrication de pommes de terre confites », de constater la faute de la société Michel Catusse et de la condamner à réparer le préjudice causé par ses agissements.

Voici le verdict de la Cour :

***

Sur l’exception d’incompétence

Les appelants fondent expressément et de manière désormais parfaitement claire leur action sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et sur la notion de concurrence déloyale ; les agissements dont ils font grief à l’intimée entrent d’un point de vue théorique dans la typologie des comportements concurrentiels déloyaux, sans référence juridique formelle avec quelque action en contrefaçon du brevet qu’ils ont effectivement déposé ;

Les appelants s’appuient sur des faits autres que ceux susceptibles de constituer une contrefaçon de brevet attentatoire à un droit privatif intellectuel ou industriel ;

Il convient en conséquence, mais par substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers Juges, de confirmer la décision attaquée et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée, laquelle repose sur l’affirmation inexacte que l’action adverse trouverait son fondement dans les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

Sur le fond

Il n’est pas contesté que les appelants ont dans un premier temps confié la fabrication de leur produit à la société « C.S.V. A la carte », laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2005 ; il est patent qu’à compter de ce moment, voire plus tôt, il a nécessairement été mis fin à cette collaboration ;

Aux motifs suivants, on doit considérer que les appelants ont à cette époque confié la fabrication de leur produit à la société intimée :

1°) d’une part, il était naturel que les appelants, désormais sans fournisseur mais cependant pourvus de clients et de commandes, recherchent les services d’une entreprise susceptible de confectionner leur produit,

2°) d’autre part, ils admettent -sans cependant le démontrer par quelque écrit- avoir fait une "offre de régularisation" à l’intimée et n’avoir "cessé de réclamer" la signature d’un contrat de licence matérialisant "l’accord entre les parties", ce qui sous-entend qu’un accord existait déjà, mais sous forme simplement verbale,

3°) au surplus, les appelants n’affirment ni ne justifient avoir confié leur fabrication à une entreprise tierce,

4°) enfin et plus particulièrement, il est versé aux débats de nombreux bons de commande à l’en-tête de la S.A.R.L. Etablissements Michel Catusse remplis et signés par B. M., ce dernier ne contestant nullement son écriture ou son paraphe ; dans ces documents qui remontent essentiellement à l’année 2006, celui-ci prend commande de pommes de terre confites auprès de l’intimée au profit d’un certain nombre de clients ; la thèse selon laquelle l’intimée n’aurait été chargée par eux que de commercialiser, voire simplement de transporter leurs produits - fabriqués ailleurs - couplés à ceux carnés de leur adversaire, est contrebattue tant par le contenu de ces bons de commande que par la chronologie des faits et le simple bon sens ;

Il ressort de ce qui précède que les parties étaient liées par un contrat verbal dont on ne sait rien du contenu sinon qu’il était par la force des choses à tout le moins de fabrication ; c’est d’ailleurs vainement que l’on recherche la trace de la moindre demande écrite adressée par les appelants à la S.A.R.L. Etablissements Michel Catusse l’invitant à formaliser par écrit leur accord verbal ;

Au vu des pièces comptables produites, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que ce contrat a donné lieu au versement de commissions sur vente de ces pommes de terre confites au profit de Jean-Louis M., ou à celui de son épouse sous le nom de laquelle il paraissait travailler ; il doit cependant être ici souligné que le montant des commissions versées n’a donné lieu à aucune protestation ni réserve de la part de Jean-Louis M., pendant au moins deux années ;

Les appelants se gardent bien de faire le moindre rapprochement comptable - à partir des souches des bons de commande ou encore des documents saisis sur autorisation judiciaire - entre les ventes de pommes de terre confites réalisées par Jean-Louis M. et les commissions sur chiffre d’affaires, calculées aux dires de l’intimée selon le même pourcentage que pour l’activité d’agent commercial de ce dernier chargé de placer ses produits carnés ;

Ils échouent ainsi à établir qu’ils n’auraient pas été remplis de leurs droits ; on voit d’ailleurs mal comment des commissions à un taux différent des 3 ou 3,5% stipulés pourraient être calculées alors qu’il n’existe aucun contrat écrit pour en déterminer le montant et que le contrat verbal a produit ses effets sans récriminations de la part des appelants ;

Il est particulièrement démonstratif que ces derniers soient dans la plus absolue incapacité de verser aux débats la moindre mise en demeure qu’ils auraient logiquement dû adresser à l’intimée de cesser ses prétendus actes de concurrence déloyale ; on notera à cet égard que, dans les catalogues édités par la société intimée entre 2004 et 2008, ne figurent jamais les pommes de terre confites à la graisse de canard litigieuses ;

Cela étant, on ne peut considérer qu’il ait été, dans la requête des appelants aussi bien que dans l’Ordonnance subséquente du Président du TGI de Cahors en date du 22 mai 2008, laquelle a permis de réaliser la saisie de pièces commerciales et comptables de l’intimée, enjoint à cette dernière de mettre fin à ses prétendus actes de concurrence déloyale ;

Il n’y est en effet question que de difficultés dans la revendication – tardive - du droit allégué des appelants au paiement de commissions sur le montant exact des ventes effectuées ;

Il n’a donc jamais été mis fin au contrat verbal liant les parties ;

Bref, les relations entre parties se sont exclusivement inscrites dans un rapport conventionnel et il ne s’évince de tout ce qui précède nullement la preuve - que les appelants avaient la charge de rapporter - de ce que les activités de l’intimée se seraient à un moment ou une autre déployées hors du champ contractuel ; il n’existe aucun fait distinct de l’inexécution prétendue des stipulations contractuelles préexistantes ;

Il ne peut en conséquence être reproché à cette dernière des actes de concurrence déloyale sur le fondement juridique de l’article 1382 du Code Civil, qui suppose une faute de nature quasi-délictuelle ; l’action telle qu’intentée par les appelants est en effet exclusive de toute relation contractuelle entre parties ;

D’où il suit que le Jugement attaqué doit être confirmé ;

***

Cour d’appel d’Agen, 18 octobre 2010

Alain R. et Jean-Louis M. c. Michel Catusse

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un cas de possession ?

Le jugement que nous avons rapporté hier contient aussi un passage intéressant au sujet de la possession personnelle antérieure.

Pour rappel, la société Clerc Industrie (ci-après « Clerc ») est titulaire du brevet français n° FR 2 811 252 concernant un conteneur de pièces en tôle emboutie.

Estimant que la société ITS s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon de son brevet, la société Clerc a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société ITS devant le TGI de Strasbourg. 

Outre la nullité du brevet, la société ITS fait valoir qu’elle bénéficie de la possession personnelle antérieure.

***

Attendu que l’art. L 613-7 alinéa 1er du CPI dispose que

« toute personne qui de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l’invention, objet du brevet a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet » ;

Attendu que l’exception de possession personnelle est un correctif de la priorité donnée au premier déposant sur le premier inventeur ;

Mais attendu que pour pouvoir en bénéficier, celui qui s’en prévaut doit établir qu’il est le premier inventeur de la technique brevetée ;

Qu’en l’espèce, force est de constater que les pièces produites au soutien de sa demande, et qui ont toutes été analysées plus haut, n’établissent pas que la société ITS a réalisé l’invention telle qu’elle ressort des revendications du brevet déclarées valables, avant que la société Clerc ne dépose sa demande de brevet ; …

***

Les deuxième et troisième attendus sont quelque peu troublants. Il est tellement question du « premier inventeur », qu’on se croirait aux Etats-Unis. Non, peu importe si la personne est premier, deuxième ou troisième inventeur, peu importe même si elle est inventeur ou simplement possesseur. Ce qui compte que la personne était - de bonne foi - en possession de l’objet revendiqué au moment où le breveté a déposé sa demande de brevet, ni plus, ni moins.

Celui qui se prévaut de la possession personnelle ne doit donc pas établir qu’il est le premier inventeur, mais simplement qu’il était en possession de l’objet à la date fatidique. En disant qu’il « doit établir qu’il est le premier inventeur », le tribunal ajoute – indûment - à la loi.

TGI de Strasbourg, 21 octobre 2010

Clerc Industrie c. ITS

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.