Permis de fabriquer

Comme nous l’avons vu dans un billet précédent, la société Du Pont de Nemours & Co (ci-après « Du Pont ») est titulaire du brevet EP 0 253 310 (ci-après « EP ‘310 ») concernant un groupe de composés hypertenseurs, dont le losartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés. Le brevet a expiré le 9 juillet 2007.

Le 16 juin 1995, la société Du Pont a déposé une demande de CCP n° 95 C 0018 (ci-après « CCP-1 »). Le titre a été délivré le 17 octobre 1996 ; il couvre le losartan. Le CCP-1 devait expirer le 2 septembre 2009.

Le 27 février 2009, la société Du Pont a déposé une demande dite « d’extension pédiatrique » conformément à l’article 36 du Règlement CE n° 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique. Le Directeur de l’INPI a fait droit à la demande : la validité du CCP-1 a ainsi été prorogée au 2 mars 2010.

La société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (ci-après « Merck ») est titulaire d’une licence exclusive de la partie française du brevet EP ‘310 et du CCP-1.

La société Du Pont était également titulaire du brevet européen EP 0 733 366 (ci-après « EP ‘366 ») concernant des « compositions pharmaceutiques comprenant des imizadoles comme antagonistes d’angiotensine II et des diurétiques ». Ce brevet a expiré le 5 janvier 2009.

Le 14 août 1998, la société Du Pont a déposé une demande de CCP n° 98 C 0025 (ci-après CCP-2). Le titre, qui couvre le losartan en combinaison avec l’hydrochlorthiazide, a été délivré le 6 avril 2001. Il devait expirer le 15 février 2010.

La société Merck commercialise des spécialités pharmaceutiques comprenant du losartan en France, le losartan sous la marque Cozaar et le losartan plus un diurétique sous les dénominations Hyzaar et Fortzaar.

La société Mylan a obtenu l’inscription de ses spécialités génériques losartan HTCZ Mylan 50mg et 100 mg ; ces spécialités comportent les deux principes actifs du losartan et du HTCZ.

Le 21 juillet 2009, la société Merck a mis en garde la société Mylan et la société Qualimed contre la mise sur le marché de leurs spécialités à base de losartan avant le terme de l’extension du CCP-1 soit le 2 mars 2010.

Le 26 janvier 2010, la société Mylan a adressé un courrier au conseil en propriété industrielle des sociétés demanderesses. Elle y soutenait que les spécialités pharmaceutiques comprenant du losartan seul d’une part et du losartan combiné avec de l’hydrochlorthiazide d’autre part constituaient des produits différents et que seul le CCP-1 avait reçu une extension pédiatrique de sorte que le CCP-2 n’était pas couvert par cette extension pédiatrique. Elle indiquait qu’elle entendait donc commercialiser à partir du 15 février 2010 un générique de Hyzaar et de Fortzaar.

Le 27 janvier 2010, la société Merck a rappelé sa mise en garde, puis, par acte du 2 février 2010, Du Pont et Merck ont fait assigner en référé d’heure à heure les sociétés Mylan et Qualimed. Elles ont notamment soutenu que le brevet couvrant le losartan pouvait être opposé à tout produit contenant du losartan y compris un produit contenant du losartan et un autre produit comme un diurétique.

Les sociétés Mylan et Qualimed ont soutenu que la prorogation de la durée du CCP obtenue par la société Du Pont n’était pas valable et qu’elle a eu pour effet de barrer indûment l’accès au marché ce qui leur a causé un dommage. Elles ont indiqué que seul le Règlement 469/2009 était applicable aux faits d’espèce et que l’article 5 du Règlement devait se lire en combinaison avec son article 4. Selon elles, seul le médicament losartan peut recevoir une protection par le biais de l’extension pédiatrique de sorte que l’association losartan/HCTZ n’est couverte par aucune extension pédiatrique. Elles ont ajouté qu’elles contestaient l’extension pédiatrique délivrée au motif que le point 3 de l’article 15 bis du Règlement 469/2009 n’avait pas été respecté : il n'était pas démontré que les toutes les AMM avaient été délivrées dans chacun des 27 états membres de l’Union Européenne au moment de cette demande.

Par ordonnance du 12 février 2010, le TGI de Paris a interdit aux sociétés Mylan et Qualimed d’offrir à la vente et de vendre certaines compositions pharmaceutiques, sous astreinte de 100 € par comprimé.

Les sociétés Mylan et Qualimed ont relevé appel.

***

… Considérant que les appelantes contestent le fait que le CCP-1 prorogé par décision du 6 juillet 2009 jusqu’au 2 mars 2010 puisse leur être opposé pour interdire la fabrication et la mise en vente de leurs produits génériques avant cette date ;

Considérant qu’elles remettent en cause la validité de l’extension délivrée en France le 6 juillet 2009 par l’INPI par référence à l’article 13 point 3 du règlement 469/2009 et 36 du règlement 1901/2006 ; qu’elles reprochent à la société Du Pont de ne pas démonter que toutes les AMM pédiatriques avaient été délivrées dans les 27 Etats de l’union européenne au moment du dépôt de la demande d’extension pédiatrique ;

Considérant qu’en effet, le CCP-1 a été délivré le 17 octobre 1996 pour expirer le 2 septembre 2009 et qu’une extension pédiatrique en application de l’article 36 du règlement 1901/2006 a été accordée permettant une protection du losartan jusqu’au 2 mars 2010 ;

Considérant que la prorogation de protection accordée dans ce cadre est une récompense des études faites en matière pédiatrique mais ne signifie pas que le produit est nécessairement efficace auprès de la population pédiatrique et la prorogation peut être accordée alors même que l’indication pédiatrique n’est pas autorisée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 36 précité, la demande de prorogation comprend le résultat des études réalisées selon un plan d’investigation pédiatrique approuvé et la prorogation de six mois n’est accordée que si le produit est autorisé dans tous les Etats membres ;

Considérant que le texte qui n’évoque que le fait que le produit soit autorisé, ne précise pas que lors du dépôt de la demande, toutes les AMM pédiatriques doivent avoir été obtenues ; qu’en effet, demander la production des 27 AMM pédiatriques au jour du dépôt de la demande n’est pas en pratique réalisable en l’absence de procédure centralisée d’enregistrement et du fait de la diligence variable des différentes agences appelées à donner ces autorisations ; que le texte ne peut que viser l’exigence de fournir les AMM initiales, les AMM pédiatriques pouvant être transmises au cours de la procédure délivrance de la prorogation ; qu’il convient d’ailleurs de constater que cette position a été finalement adoptée par l’INPI ainsi que le confirme la circulaire du syndicat de l’industrie pharmaceutique du 7 janvier 2011 ;

Considérant que la société Du Pont a déposé sa demande de prorogation le 27 février 2009 et que figuraient dans les pièces jointes la copie des AMM de tous les autres Etats membres ; qu’il s’ensuit que la procédure est régulière et la prorogation délivrée à la suite de cette demande n’a pas lieu d’être annulée ;

Considérant que le CCP-1 était valide jusqu’au 2 mars 2010 ;

Considérant qu’il s’ensuit que jusqu’à cette date, toute fabrication ou commercialisation de spécialités revendiquées et protégées par ce titre est prohibée ;

Considérant que le règlement applicable au litige est le règlement 469/2009 du 16 mai 2009 et qu’en tout état de cause, le débat porte sur les articles 4 et 5 de ce règlement qui sont identiques à ceux du règlement 1768/92 cités dans l’instance ;

Considérant qu’il convient de rappeler les définitions des termes visés dans ce règlement ;

Considérant que le médicament s’entend de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;

Considérant que le produit est le principe actif ou la composition de principes actifs ;

Considérant que l’article 4 du règlement concerne l’objet de la protection du certificat et énonce que « dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’AMM du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat » ; que l’article 5 complète celui-ci indiquant les effets du certificat en disposant que « sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations » ;

Considérant que les parties admettent que ces articles doivent être lus en combinaison ;

Considérant que le brevet de base est le brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat ; Considérant que le brevet de base a pour titre « Imizadoles qui bloquent les récepteurs de l’angiotensine II » et se rapporte à des antagonistes de récepteurs de l’angiotensine, groupe d’agents hypertenseurs ; que les revendications 1à 5 du brevet couvrent le losartan ;

Considérant que le CCP qui a fait l’objet de la prorogation jusqu’au 2 mars 2010 vise le losartan potassium qui est donc le produit visé dans l’AMM ;

Considérant qu’il n’est pas contesté par les appelantes que les deux produits Losartan HCTZ 50 mg et 100 mg sont des médicaments génériques au sens de l’article L 5121-1 5° du code de la santé publique c’est-à-dire une spécialité pharmaceutique qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs que la spécialité de référence, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées ;

Considérant que les sociétés Mylan et Qualimed contestent toute contrefaçon par leurs produits des titres qui leur sont opposés dès lors que les produit génériques qu’elles destinent à la vente, contiennent du losartan et un autre principe actif le HCTZ ; qu’elles considèrent que le seul produit protégé par le CCP invoqué par leurs adversaires est le losartan et que la preuve est rapportée de ce qu’il n’y a pas contrefaçon dès lors que les sociétés intimées ont obtenu un autre CCP visant le losartan associé à un diurétique ce qui signifie que les produits sont distincts ;

Considérant qu’il convient de rappeler que la contrefaçon s’apprécie en droit français selon les ressemblances et non seulement par rapport aux différences de sorte que l’adjonction de caractéristiques supplémentaires à celles revendiquées par un brevet ne fait pas disparaître la contrefaçon ;

Considérant que le CCP qui vise à soutenir l’innovation dans le domaine de la santé, accorde une protection à un produit en tant que médicament sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base ;

Considérant ainsi qu’en l’espèce, le certificat qui bénéficie de la prorogation confère les mêmes droits que ceux du brevet de base visant le losartan et la protection conférée par ce certificat vise le produit couvert par l’AMM et ce pour toute utilisation du produit en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat ; qu’il s’ensuit que la protection concerne tout usage du losartan en tant que médicament ;

Considérant que l’existence d’un autre CCP dont la protection est expirée est indifférent en l’espèce, que ce CCP-2 correspondait à une autre AMM portant sur le losartan potassium et l’hydrochlorothiazide et donc à la protection d’un médicament différent même si le losartan était contenu dans celui-ci ; qu’à deux AMM peuvent correspondre deux CCP et deux brevets de base distincts ; qu’en tout état de cause, les produits concernés étaient différents et ces produits différents avaient fait l’objet de deux protections distinctes ;

Considérant que la société Mylan a obtenu le 5 juin 2009 des AMM relativement à des spécialités pharmaceutiques Losartan HCTZ 50 et 100 mg ; qu’il s’agit de produits génériques qui sont des spécialités pharmaceutiques ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs que la spécialité de référence et la même forme pharmaceutique ; qu’en l’espèce, ces spécialités contiennent du losartan en tant que médicament ;

Considérant, en effet, que l’AFFSAPS dans son répertoire des spécialités pharmaceutiques mis à jour le 29 janvier 2010 mentionne pour les deux produits des appelants que leur composition pour un comprimé contient du losartan potassique et de l’HCTZ et que le médicament est indiqué dans les cas d’hypertension artérielle ;

Considérant qu’il s’ensuit que les produits génériques que les sociétés Mylan et Qualimed envisageaient de mettre sur le marché pouvaient constituer si cette mise sur le marché intervenait avant le 2 mars 2010, une contrefaçon du produit protégé par le CCP-1 dès lors qu’ils contenaient du losartan ;

Considérant que les sociétés Du Pont et Merck indiquent que les sociétés Mylan et Qualimed ont obtenu l’inscription de leurs produits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux le 30 octobre 2009, le 10 novembre 2009, un avis relatif aux prix de vente de ceux-ci, le 17 septembre 2009 leur mise au répertoire des génériques ;

Considérant que la société Merck a adressé le 22 juillet 2009 un courrier de mise en garde aux deux sociétés adverses rappelant leurs droits et leur impossibilité de fabriquer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser, importer ou détenir les produits ainsi protégés jusqu’aux dates d’expiration des titres ;

Considérant que la société Mylan a répondu le 26 janvier 2010 qu’elle ne souscrivait pas au raisonnement de la société Du Pont et qu’elle contestait la protection revendiquée estimant que l’échéance du CCP du losartan associé au HCTZ expirait le 15 février 2009 ; qu’elle a ajouté se réserver le droit de faire toute action tendant au respect de ses droits et en particulier à l’absence d’entrave à la pénétration des génériques ;

Considérant que les intimées considèrent qu’il résulte de ces éléments qu’une atteinte imminente à leurs droits était ainsi démontrée justifiant les mesures sollicitées ;

Considérant que l’atteinte imminente est celle qui n’est pas encore réalisée mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;

Considérant que le législateur a autorisé les génériqueurs à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise sur le marché de leurs produits avant l’extinction des droits de propriété industrielle sur le produit princeps ainsi que cela est prévu à l’article 5121-10 du code de la santé publique ; que de même ils peuvent faire inscrire leur produit sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques ; que ces formalités se font sous réserve de l’information du titulaire des droits ;

Considérant dès lors que le seul fait que ces diligences dans le respect des dispositions légales aient été accomplies par les sociétés Mylan et Qualimed avant l’expiration des droits des sociétés Du Pont et Merck ne suffit pas à démontrer l’atteinte imminente portée aux droits de celles-ci ;

Considérant que la simple lettre de mise en garde adressée par les titulaires des droits aux sociétés adverses n’est pas davantage probante ;

Considérant,que, de même, la réponse de la société Mylan contestant l’analyse des titres faite par les sociétés Du Pont et Merck et notamment relativement au CCP-2 ne suffit pas à caractériser l’atteinte imminente aux droits de ces dernières et la commission d’actes potentiels de contrefaçon antérieurement au 2 mars 2010 ;

Considérant qu’en effet, il n’est pas en l’état rapporté la preuve par les intimées, pour la période postérieure allant du 15 février au 2 mars 2010, de préparatif de mise en fabrication ou de commercialisation pendant cette période, de diffusion de brochures ou de publicités annonçant la sortie des produits, de la visite des médecins en vue de la prescription de ces génériques ; qu’en l’absence de tels éléments relatifs à la mise en place d’une fabrication, d’un démarchage ou d’une publicité et alors que l’assignation a été délivrée le 2 février 2010 et que le CCP devait expirer le 2 mars 2010, la probabilité de voir cette fabrication et cette offre à la vente mises en place dans un délai aussi court, apparaît peu vraisemblable ;

Mais considérant qu’aux termes de leurs propres écritures, la société Mylan et de (sic) la société Qualimed devant la cour d’appel déclarent ne pas avoir commercialisé leurs spécialités et effectué de préparatif d’une quelconque commercialisation avant le 15 février 2010 et ne pas avoir commis d’actes de contrefaçon en mettant sur le marché leurs spécialités au 15 février 2010 ; qu’il ressort de cette énonciation qu’elles admettent implicitement avoir postérieurement à cette date du 15 février 2010 mis sur le marché les génériques incriminés par leurs adversaires ; que, par cet aveu, l’atteinte imminente est démontrée ;

Que dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’interdiction de la commercialisation des spécialités Losartan HCTZ 50 mg et Losartan HCTZ 100 mg jusqu’au 2 mars 2010 ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimées tendant à interdire la fabrication, la détention, l’utilisation ou l’importation de ces spécialités avant cette date dès lors qu’il s’agit de spécialités génériques qui ont obtenu les autorisations nécessaires des autorités publiques et qui doivent pouvoir être commercialisées dès la fin de la protection accordée par le brevet et le CCP détenus par les sociétés intimées ; que seule la commercialisation avant l’expiration de la protection peut être incriminée ;

Considérant néanmoins qu’en raison des constatations rappelées ci-dessus de la cour, le prononcé d’une mesure d’astreinte ne se révèle ni nécessaire ni opportune et l’ordonnance sera infirmée de ce chef ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant les arguments de fait et de droit soulevés par les parties et notamment celui tiré de l’opportunité de poser une question préjudicielle à la CJUE ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 CPC ;

Considérant que les circonstances de fait justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens engagés dans la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le prononcé de l’astreinte.

***

Outre des précisions utiles concernant l’extension dite pédiatrique, cet arrêt apporte quelques éléments surprenants quant aux actes de contrefaçon. On retiendra surtout l’affirmation de la Cour selon laquelle « qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimées tendant à interdire la fabrication, la détention, l’utilisation ou l’importation de ces spécialités avant cette date dès lors qu’il s’agit de spécialités génériques qui ont obtenu les autorisations nécessaires des autorités publiques et qui doivent pouvoir être commercialisées dès la fin de la protection accordée par le brevet et le CCP ».

Cette affirmation bouscule les certitudes que l’on pensait avoir quant aux actes permis aux génériqueurs avant l’expiration des droits liés au brevet, à son CCP et son éventuelle extension pédiatrique. Dans l’article L 613-5 CPI, le législateur avait explicitement admis les « études et essais requis en vue d’une obtention d’une AMM, ainsi que [les] actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation ». La jurisprudence avait également admis les démarches en vue d’une inscription du générique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la fixation de son prix. Mais ici, on va plus loin : seul la mise dans le commerce est interdite au génériqueur, qui peut donc importer, fabriquer ou détenir le médicament générique en vue de sa commercialisation sans se rendre coupable d’actes de contrefaçon.

Cette interprétation des textes applicables nous semble contestable, notamment en vue de la rédaction de L 613-5 CPI.

On lira avec profit l’analyse (en langue anglaise) proposée par Nicolas Bouche (sur le Kluwer Patent Blog) qui estime que cette limitation des actes de contrefaçon à la seule commercialisation est douteuse.

Signalons également l’analyse proposée par Maître Fowdar sur son blog ; partant d’une analyse des articles 4 et 5 du règlement 469/2009, il arrive à une explication de la conclusion de la Cour, tout en admettant « que la question est complexe et n’est pas encore tranchée ».

Cour d’appel de Paris, 15 mars 2011

Mylan et Qualimed c. Du Pont de Nemours et Merck-Sharp & Dohme Chibret

Source : Kluwer Patent Blog

Pégase freine des quatre fers

La société suisse F. Hoffmann-La Roche AG (ci-après « Roche ») est titulaire du brevet européen EP 0 809 996 concernant des conjugués de l’interféron.

La revendication principale de ce brevet est rédigée comme suit :

Conjugué d’interféron α pégylé physiologiquement actif, répondant à la formule

 dans laquelle R et R’ sont indépendamment des groupes alkyle en C1-C6;

X est NH ou O;
n et n’ sont des nombres entiers dont la somme vaut de 600 à 1 500;
et la masse moléculaire moyenne des motifs polyéthylèoeglycol dans ledit conjugué est de 26 000 daltons à 66 000 daltons.

Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La société Roche est également titulaire d’une AMM communautaire du 20 juin 2002, délivrée pour un médicament dénommé Pegasys dont le principe actif est le peginterféron alfa-2a.

Le 26 septembre 2003, la société Roche a présenté une demande de CCP sur le fondement de l’ancien règlement CE 1768/92.

Suite à l’arrêt C 207/03 de la CJCE du 21 avril 2005, elle a modifiée sa requête, une AMM obtenue en Suisse, le 5 juin 2001 étant désormais présentée comme première AMM.

Par décision du 19 octobre 2009, l’INPI a délivré un CCP ayant une date d’expiration antérieure à la date d’expiration du brevet de base.

La société Roche a demandé à l’INPI de rectifier la date d’expiration.

Estimant que le CCP ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le règlement CE 1768/92, l’INPI en a prononcé le retrait dans une décision datée du 8 janvier 2010.

Le 8 avril 2010, la société Roche a déposé un recours. Elle a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE (NB : c’est le nom de la CJCE depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009) dans l’affaire C 125/10 opposant la société Merck à l’office des brevets allemand (DPMA).

Que fait la Cour ?

***

Considérant … que dans la décision du 8 janvier 2010, de retrait de la délivrance du CCP n° 03C0036, l’INPI énonce :

« Qu’aucune protection complémentaire ne peut donc être accordée au brevet invoqué sur la base de l’AMM visée, de sorte que le CCP est sans objet » ;

Que l’INPI n’explique pas comment au regard de cette motivation, il peut considérer que la procédure d’examen du CCP serait en cours ;

Que surtout il ne paraît pas en avoir avisé la société Roche, pas plus qu’il ne lui a notifié la suspension de cette procédure d’examen dans l’attente de l’arrêt de la CJUE ;

Considérant qu’il demeure ainsi que l’appréciation de la légalité de la décision de retrait du CCP demeure soumise à la cour et que les conséquences que l’INPI croit pouvoir tirer de la décision entreprise sur une nouvelle procédure d’examen de la demande CCP, ne privent aucunement d’objet le présent recours ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant, que la question posée à la CJUE par la juridiction allemande est la suivante : 

« Des médicaments peuvent-ils faire l’objet de la délivrance d’un CCP lorsque la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la demande de brevet de base et la date de la première AMM est inférieure à cinq ans ? » ;

Considérant que cette question recouvre précisément celle qui a fait l’objet de la décision attaquée puisque l’INPI a estimé que, dans une telle occurrence, aucun CCP ne pouvait être délivré ;

Qu’il échet en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse que doit donner la CJUE. …

***

C’est vrai que l’idée d’un CCP expirant avant le brevet de base est cocasse.

Affaire à suivre …

Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2011

F. Hoffmann-La Roche AG c. Directeur général de l’INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Dégraissons, dénigrons

Monsieur Gabriel S. est titulaire de plusieurs brevets dont il a confié l’exploitation à la société GS Environnement (ci-après « GS »).

Il y a d’abord le brevet FR 2 792 556 qui concerne un procédé de nettoyage et de dégraissage en continu des circuits d’extraction de cuisine dont la revendication 1 est rédigée comme suit :

Dispositif entièrement automatique de dégraissage, nettoyage en continu de conduits de ventilation et d’extraction de cuisines et de tous autres conduits ou gaines susceptibles d’être encrassés par des graisses ou autres matières organiques et de contrôle des odeurs d’air vicié ou de tout autre corps gazeux malodorant en sortie extérieure des systèmes d’extraction de cuisine caractérisé par un ensemble contenant des moyens de traitement d’eau (1), une pompe doseuse (2) permettant de mélanger à l’eau un produit contenant des bactéries et enzymes pouvant biodégrader et digérer les graisses et matières organiques et des moyens d’application d’huile essentielles et essences naturelles (8) ayant des propriétés de neutralisation des odeurs sous forme de brouillard, une pompe haute pression (3) propulsant par l’intermédiaire de buses spéciales (5) le produit à l’intérieur des gaines d’extraction, le tout commandé automatiquement par des horloges de temporisation et des électovannes (6, sic) qui vont aboutir à la création d’un brouillard d’eau de gouttelettes très fines 2-15 microns qui va véhiculer les produits actifs mélangés à l’eau assurant leur contact avec toutes les longueurs de gaines et autres parties susceptibles de s’encrasser, l’air extrait étant totalement imprégné du brouillard et par conséquent des produits.

Puis il y a le brevet FR 2 830 469 concernant un dispositif pour éliminer des graisses de cuisson et dont la revendication principale est rédigée comme suit :

Dispositif pour éliminer les graisses de cuisson déposées dans les circuits d’extraction et de ventilation et les graisses déposées dans les circuits d’évacuation vers le réseau d’assainissement collectif ainsi que pour neutraliser les odeurs en sorties de conduits extérieurs, celles s’échappant des réseaux de ventilation d’air vicié, et celles provenant des circuits d’évacuation au bac à graisses puis à l’égout, caractérisé en ce qu’il comporte : une centrale de brumisation (19) destinée à produire un mélange d’huiles essentielles et de micro-organismes provoquant la biodégradation des matières organiques indésirables et l’élimination des odeurs en agissant au niveau moléculaire sur les particules d’air vicié selon le principe de la neutralisation, ce mélange étant pulvérisé sous forme d’un brouillard au moyen de buses (5) dans les hottes, les plafonds filtrants (10) et les conduits du circuit d’extraction et de ventilation ; équipant les plafonds filtrants (10) et les hottes, des rigoles (13) de récupération des graisses ou condensats ; des tuyauteries (14) descendantes reliées aux rigoles (13) et acheminant une partie dudit mélange (les autres parties étant aspirées par l’extracteur et agissant sur les surfaces internes du circuit de ventilation et sur les surfaces horizontales du plafond filtrant) contenant en outre les graisses en processus de dégradation sous forme , liquide vers les siphons de sols (15) où ledit mélange entre en contact avec les déchets graisseux provenant du système d’évacuation des eaux usées des cuisines qui subissent également la dégradation ; des canalisations (16) qui évacuent ce dernier mélange vers les bacs à graisses (17), où les graisses retenues finiront d’être biodégradées, puis à l’égout (18).

Monsieur Alain L. a collaboré, sous l’enseigne « Prodis », à la fabrication de machines couvertes par ces brevets. Les prestations de Monsieur L. n’ayant pas été à la hauteur des attentes de ses partenaires, la collaboration a cessé, mais Monsieur L. a poursuivi la diffusion de machines de ce type sous les enseignes « Prodis » et « Natexair ».

Après divers constats d’huissier et une saisie-contrefaçon effectuée au palais des expositions de Nice, la société GS a fait assigner Monsieur L. en contrefaçon des brevets.

Par jugement du 2 avril 2009, le TGI de Marseille l’a déboutée de ses demandes.

La société GS a relevé appel.

Monsieur L. fait valoir que les procès-verbaux des constats et de la saisie sont nuls et que la société GS s’est rendue coupable de dénigrement à son égard. La Cour va lui donner raison :

***

Su[r les faits de proc]édure :

L’article L 615-2 CPI [ou]vre l’action en contrefaçon de brevet au propriétaire et au titulaire d’un droit d’exploitation. Si la qualité de propriétaire de Gabriel S. n’est pas contestée, en revanche la société GS ne dispose d’aucune licence. Elle est donc irrecevable à agir, sa qualité de distributeur, pour le compte de Gabriel S., son gérant, ne pouvant suppléer l’absence de droits conférés par le propriétaire du brevet dans les termes rappelés ci dessus sauf à confondre les personnalités juridiques et patrimoines distincts d’un gérant et de la sociét[é qu]’il dirige.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la société GS irrecevable à agir.

Alain L. est recevable à contester la régularité de tous moyens de preuve apportés au soutien d’une prétention et donc à critiquer la régularité des différents procès verbaux de saisie-contrefaçon et autres constats qui lui sont opposés.

Selon l’article R 631-1 CPC (sic), seul le TGI de Marseille est territorialement compétent pour connaître des actions en matière de brevet dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Les autorisations délivrées successiveme[nt pa]r les Présidents du TGI de Nice et du Tribunal de Commerce de Nice les 26 janvier [texte manquant] mai 2006 sont donc nulles et par voie de conséquences les actes de saisie et constats opérés en exécution de ces décisions.

En outre, l’intervention de Monsieur V. aux opérations de saisie du 6 mars 2006 en tant qu’assistant de l’huissier V., alors que celui ci était intéressé à la commercialisation des appareils mis en œuvre par Gabriel S., est contraire à l’impartialité que requièrent des constatations produites au soutien d’une action en justice.

On savait que les employés du saisissant ne pouvaient pas participer à une saisie. Cette décision élargit le cercle des personnes exclues de la saisie aux personnes ayant des liens commerciaux étroits avec le saisissant, ce qui paraît parfaitement logique.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité de l’ensemble des procès-verbaux produits par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Il a également écarté à juste titre le procès-verbal du 5 février 2008 dans la mesure où la société Techni Vap, qui a la qualité de saisie, n’a pas été attraite dans la procédure.

C’est intéressant, mais – à notre avis – constestable. On peut imaginer que le titulaire d’un titre effectue une saisie, par exemple chez un distributeur, et y découvre des faits lui permettant de remonter au fabricant ou à l’importateur. Annuler la saisie au titre que le saisi n’a pas été attrait semble excessif. Permettre une action en dédommagement au saisi non assigné nous semble souhaitable, mais l’annulation pure et simple de la saisie paraît injustifiée.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte par les appelants de tous documents et pièces saisis sans qu’il y ait lieu pour autant d’augmenter la pénalité arrêtée par le Tribunal.

Sur la demande principale

La Cour constate, en lecture des conclusions des appelants et notamment de la page 20 que ceux-ci fondent désormais leur action en contrefaçon sur les seuls brevets français n°99 04 973 du 20 avril 1999 et n° 0112 900 du 8 octobre 2001. La nullité de la partie française du brevet européen telle que retenue par le Tribunal n’étant pas critiquée, la confirmation de ce chef de jugement s’impose. S’agissant du préjudice, annoncé comme « important », les appelants ne communiquent aucune pièce, se bornant à solliciter une expertise, ce qui conduit à confier à l’expert une mission exploratoire formellement prohibée par les dispositions de l’article 146 CPC.

Quoi qu’il en soit, il convient de statuer sur la validité des brevets français.

Les parties ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d’appel et le Tribunal a justement considéré que l’absence de documents tec[hniques c]ontemporains de l’installation réalisée chez Monsieur B., restaurateur à Monaco, ne permettait pas d’établir une divulgation de l’in[vention a]ntérieure au dépôt du brevet n°99004973.

S’agissant de l’activité inventive, le système mis en oeuvre par la société Cadexair ne saurait constituer une antériorité, le brevet américain revendiqué par Al[ain] L. étant postérieur à la demande d’enregistrement déposée par Gabriel S. auprès de l’INPI. En outre, destiné au nettoyage et dé[graissage] de hottes de cuisine, il diffère du système mis en oeuvre par Gabriel S. comportant deux pompes, l’une pour mélanger à l’eau le produit contenant les bactéries et enzymes, l’autre pour le vaporiser sous pression dans les gaines d’extraction sous forme de brouillard d’eau.

Enfin Alain L. n’explique pas en quoi l’homme de métier pouvait aisément, au vu de la technique alors connue, mettre aisément en œuvre le dispositif conçu par Gabriel S.

Aucune nullité n’affecte ainsi le brevet déposé le 20 avril 1999.

En revanche, les revendications 1 à 4 du brevet n° 01112900 du 8 octobre 2001 reprennent celles du brevet précédent et l’adjonction au système de vaporisation des rigoles de récupération des condensats conduisant aux siphons de sol et bacs à graisse ne constituent pas une nouveauté. Alain L. est donc fondé à soutenir que l’extension de la pulvérisation des produits dégradants aux différents conduits de récupération n’est qu’un perfectionnement privant le brevet déposé en octobre 2001 de toute activité inventive.

Le langage utilisé par la Cour nous fait penser que celle-ci n’est pas à l’aise avec les notions de la brevetabilité. Il est parfaitement possible que les caractéristiques additionnelles ne soient pas nouvelles en soi sans que cela prive les revendications du brevet nécessairement d’activité inventive.

La notion de « perfectionnement » est également très délicate. A notre connaissance, elle n’apparaît qu’une fois dans le CPI, à savoir dans l’article R 613-34 CPI qui concerne les licences d’office. Aucune définition du terme n’est proposée par le législateur.

La notion de perfectionnement apparaissait aussi dans l’article L 613-15 CPI avant qu’il ne soit modifié en 2004. On y lisait :

« Le propriétaire d’un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d’un tiers ne peut exploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Le TGI peut, le ministère public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. … »

Ici le perfectionnement correspond à une invention qui reprend toutes les caractéristiques d’une invention antérieure et y ajoute quelque chose. En ce sens, toutes les inventions - en dehors des simplifications - sont des perfectionnements. Un « brevet de perfectionnement » semble correspondre à ce qu’on appellerait plus naturellement un brevet dépendant : c’est un titre revendiquant une invention dont la mise en œuvre est compromise par les droits résultant d’un brevet qui lui est antérieur.

Bien entendu, tout cela ne nous aide pas à comprendre pourquoi une invention ne saurait être inventive parce qu’elle est un perfectionnement. La Cour semble adopter ici des arguments qu’elle ne maîtrise pas suffisamment.

NB: Nous verrons, dans peu de temps, un récent arrêt de la Cour de Paris où la notion de perfectionnement joue un rôle dans la détermination de la rémunération supplémentaire due à des inventeurs salariés.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La nullité des procès verbaux visés ci-dessus les prive de tout effet probant.

Le procès-verbal de constat du 13 avril 2006 sur Internet relatif au système Natexair dont l’entier exposé est réalisé en langue espagnole (non traduit) n’est d’aucune utilité puisqu’il concerne une société Tratec étrangère au débat.

Ces pièces n’établissent ainsi aucune contrefaçon [du brevet] français n°9904973 du 20 avril 1999 à la charge de l’intimé. Les courriers émanant de la société Prodis et adressés à des clients potentiels ne sont pas plus pertinents en l’absence de fiches techniques permettant de comparer utilement les systèmes en présence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Gabriel [S.] de l’intégralité de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle

Rien au dossier ne permet d’établir que Gabriel S. ait agi dans l’intention de nuire ou ait commis une erreur grossière équipollente au dol. L’irrecevabilité de l’action de la société GS n[e con]stitue pas plus un abus de droit caractérisé. Il en va de même de l’appel, s’agissant d’une voie de réformation légale, sauf à considérer tout recours rejeté comme abusif. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 CPC.

Par contre, Alain L. est fondé à se plaindre des agissements des appelants écrivant le 21 mars 2006 à la société Sodexo qu’ils ont été contraints de se séparer de lui après sept mois de collaboration en l’état d’un « désordre total » dans l’installation de « nos systèmes ». En ajoutant que les appareils qu’il vend sont « obsolètes et complètement dépassés techniquement » et en revendiquant « deux procédures judiciaires en cours » à son encontre, ils ont nécessairement commis des actes de dénigrement constitutifs d’une concurrence déloyale.

C’est le signe d’un certain amateurisme que de se laisser aller à des déclarations, qui plus est, écrites, qui peuvent se retourner contre le breveté. Les lettres aux clients et autres lettres d’avertissement nécessitent une rédaction particulièrement soignée et doivent être confiées à des professionnels, sous peine de provoquer un retour de flamme fort désagréable.

Ce courrier ayant été lui-même doublé de « lettres d’avertissement » adressées dans les même termes à d’autres clients, le Tribunal a justement apprécié le préjudice subi en allouant une indemnité de 10.000 € à l’intimé sans qu’il y ait lieu en outre à publication par voie de presse.

***

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011

GS Environnement et al c. Alain L. et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Retouches cosmétiques

Monsieur Gilles R., ancien élève de l’École Normale Supérieure de Paris et docteur de l’Université  Pierre et Marie Curie, a été embauché par la société L’Oréal en 1998, en qualité de chercheur. Investi d’une mission de recherche permanente, il était affecté, en tant qu’ingénieur de recherche, au département des Sciences du Vivant avant de prendre la responsabilité du Laboratoire Sébum et Peaux, puis celle du secteur ‘Étude et Développement peaux reconstruites’ en janvier 2000.

Monsieur R. a démissionné de ses fonctions en 2004.

N’ayant reçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ses différentes inventions, Monsieur R. a interrogé son ancien employeur par courrier du 15 septembre 2004, qui lui a précisé alors que seul le brevet FR 2 799 759 faisait l’objet d’une exploitation depuis plus de 3 ans, et lui a proposé de lui verser une rémunération supplémentaire de 1000 €. Ayant sollicité tout document de nature à faire le point sur la réalité de l’exploitation de l’invention protégée par ce brevet qui connaît des extensions internationales, et sur celle des inventions couvertes par les autres brevets en cause, Monsieur R. a saisi la CNIS qui, au terme de sa réunion du 2 décembre 2005, a proposé aux parties de s’entendre sur une rémunération globale de 30 k€ pour les 20 brevets retenus comme devant être pris en compte.

A la suite de cette proposition, chacune des deux parties a saisi le TGI de Paris.

Par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal a condamné la société L’Oréal à payer la somme de 91 k€ au titre de 20 inventions (dont 16 non exploitées).

La société L’Oréal a interjeté appel.

NB : Nous avons inséré quelques remarques dans le texte de l’arrêt qui suit. Pour mieux les distinguer de l’arrêt, elles sont en italiques et en couleur grise.

***

Sur les inventions en cause pouvant ouvrir droit à une rémunération supplémentaire

Considérant que les parties sont contraires sur le nombre des inventions à prendre en compte, la société L’Oréal soutenant que Monsieur R. ne peut revendiquer la qualité d’auteur que des seules inventions pour lesquelles il a été désigné comme inventeur, et qu’il n’a pas de droit supplémentaire sur les demandes internationales faites sous la double priorité d’une demande couvrant une invention dont il est l’auteur et d’une demande couvrant une invention dont il n’est pas l’auteur, alors que Gilles R. soutient qu’il a pris part à l’invention n° 02 15867 du 13 décembre 2002, et que les demandes internationales n’ayant pas le même objet que les brevets sous la priorité desquels elles ont été formées, doivent lui ouvrir droit à une rémunération supplémentaire ; 

• Sur le brevet n° 02 15867 du 13 décembre 2002 

Considérant que l’invention a trait à « l’utilisation d’un extrait de grain de café décaféiné dans la préparation d’une composition destinée à stimuler la fonction sébacée de la peau par administration orale » ;

Que selon Monsieur R. son nom aurait dû figurer aux côtés des co-inventeurs comme en témoignent Monsieur B., inventeur désigné, qui dit ne pas comprendre que R. ait été exclu des inventeurs, la note technique qu’il a rédigée avec Monsieur B., et enfin le brevet 02 15866 pour lequel il a été désigné comme co-inventeur avec Monsieur B. et qui recouvre la même invention de départ que celle décrite par le brevet n° 02 15867 ; qu’il ajoute que s’il a été contraint de renoncer à la déclaration de sa qualité d’inventeur, ce n’est qu’en raison de la pression exercée par ses supérieurs hiérarchiques ;

Considérant ceci exposé, que l’Oréal oppose, sans être précisément démentie, que lorsqu’il s’est agi de déposer une demande internationale de brevet visant la priorité de la demande de brevet français n° 02 15867, Monsieur Gilles B. a été mentionné sur la demande internationale et que c’est à la suite de cette mention erronée, qu’il lui a été demandé de régulariser pour l’OMPI une renonciation à sa désignation en qualité d’inventeur sur la demande internationale ;

Considérant que Gilles R. ne justifie ni même ne décrit les « pressions hiérarchiques » qui l’auraient contraint à signer cette renonciation ;

Qu’il demeure dès lors, que ni la déclaration de Monsieur B., ni la note technique dont Monsieur R. n’est que co-signataire, ne détaille la nature de sa contribution et ne démontre qu’elle aurait justifié sa désignation en qualité de co-inventeur ;

Considérant enfin que Gilles R. sur lequel incombe la charge de la preuve, ne prouve pas plus que sa désignation en qualité de co-inventeur du brevet n° 02 15866 impliquait la reconnaissance de cette même qualité pour le brevet n° 02 15867 ;

Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la prétention de Gilles R. portant sur le brevet n° 02 15867 ; 

• Sur les demandes internationale WO 2004/034958 et américaine n° 2004/37776

Considérant qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que chacun de ces titres rassemble deux inventions, Monsieur R. étant inventeur ou co-inventeur de l’une d’entre elle et pas de l’autre ; qu’ainsi, s’agissant de la demande internationale WO 2004/034958, il est l’inventeur de l’invention couverte par le brevet français FR 02 12827, n’étant pas co-inventeur de l’autre invention couverte par le brevet FR 02 12828 et également visée comme priorité ;

Considérant que le même raisonnement doit être tenu pour la demande de brevet américain 2004/37776 qui vise deux priorités dont l’une (FR 02 07895) mentionne Monsieur R. comme co-inventeur ;

Considérant que l’article L 611-7-1 CPI énonce que :

« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées , appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail » ;

Considérant qu’il suit que seule l’invention confère le droit à rémunération du salarié dont le contrat de travail comporte, comme c’est le cas pour Monsieur R., une mission inventive ;

Considérant en l’espèce, que l’intimé ne démontrant pas que les demandes de brevets internationale et américaine couvriraient des inventions spécifiques auxquelles il a apporté un concours, distinct de sa participation à l’invention visée par la priorité, n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire au titre des demandes précitées ;

Autrement dit, la rémunération récompense l’invention et non pas le dépôt d’une demande de brevet. Si les dépôts international et américain recouvrent la même invention, ils ne confèrent pas de droit à une rémunération supplémentaire additionnelle.

Que la décision déférée sera dès lors infirmée sur ce point ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 10 k€ à ce titre.

Considérant que L’Oréal reconnaît n’exploiter que 3 inventions et ne rien devoir pour les inventions qu’elle n’exploite pas ;

Sur la rémunération due au titre des inventions inexploitées

Considérant que l’article 17 de l’avenant ‘Ingénieurs et cadres’ de la convention collective nationale des industries chimiques énonce au 2° que

« Si, dans un délai de dix ans consécutifs au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention ... Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placé l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention. L’intéressé sera tenu informé de ces divers éléments. »

Considérant que la société L’Oréal en déduit que seules les inventions exploitées ouvrent droit à rémunération … avant de soutenir peu après, s’agissant des inventions exploitées, que leur rémunération doit être détachée du chiffre d’affaires réalisé ;

Mais considérant que l’article L 611-7 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, a substitué à la faculté qu’avait l’employeur d’octroyer une rémunération supplémentaire à l’auteur d’une invention de mission, l’obligation de verser une telle rémunération, renvoyant aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et au contrat de travail la définition des modalités de sa fixation ;

Considérant que le droit à rémunération supplémentaire étant d’ordre public, les dispositions de l’article 17 de l’avenant de la convention collective précitée qui limitent ce droit aux seules inventions exploitées, au surplus dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet, doivent être réputées non écrites ;

Vu que la jurisprudence est tout à fait unanime en ce sens, on se demande bien pourquoi L’Oréal avait plaidé contra legem.

Considérant que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que Gilles R. était bien fondé à solliciter une rémunération supplémentaire pour les inventions que la société L’Oréal soutient ne pas exploiter ;

Considérant que celle-ci fait par ailleurs valoir que Monsieur R. a reçu en tout cas des primes qui justifient du versement d’une rémunération supplémentaire au titre des inventions litigieuses ;

Mais considérant que la cause de ces versements épisodiques est d’une réelle imprécision, seul l’énoncé « primes de recherche » apparaissant sur les bulletins de salaires ;

Que force est de souligner qu’aucune mention du contrat de travail ne permet de rattacher de telles primes à la rémunération légale de l’article L 611-7 CPI ; que pas davantage, ces primes n’ont-elles donné lieu à une notification qui en attribuerait la cause aux inventions dont l’intimé est l’auteur ou le co-auteur ; 

Que c’est donc également à bon droit que les premiers juges ont dit que le montant de ces primes, dites de recherche, ne devaient pas être prises en compte ; 

Sur le montant de la rémunération due

A) Au titre des inventions dont L’Oréal reconnaît l’exploitation :  

• Brevet 99 12828

dont l’objet est « une composition comprenant dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins une sapogénine »

Considérant que L’Oréal expose que le but de l’invention est de proposer un moyen physiologiquement acceptable qui permet de solubiliser la diosgénine et les autres sapogénines de structure similaire, en une quantité suffisante pour obtenir l’effet recherché et pendant une période de temps suffisante à température ambiante pour assurer une durée de conservation correcte de la composition renfermant la sapogénine ; qu’en d’autre termes, l’invention porte sur la détermination de solvants pour la mise en œuvre cosmétique de la diosgénine; qu’elle est l’aboutissement d’une recherche menée au sein du département de la Recherche Appliquée Soin dans lequel Monsieur R. fit son stage à partir du mois de mars 1999 et qui avait déjà avant l’arrivée de ce dernier, retenu certaines familles de solvants et testé des mélanges de solvants qui auraient été concluants ;

Que le travail de Monsieur R. aurait consisté à réaliser des tests de solvants en association, selon la méthodologie d’expérimentation adoptée par le département ;

Que la société L’Oréal, en déduit que la contribution personnelle de Monsieur R. peut être évaluée à 10% ;

Que s’agissant de l’intérêt économique de l’invention, la société L’Oréal avance que le brevet est exploité dans différents soins cosmétiques, et notamment divers produits des gammes Résolution, Absolue ou Platineum, un produit de la gamme Age Perfect, des produits des marques Cosmence et Professeur Poelman, des produits Visagistes, soit au total une vingtaine de produits de soins ; que pour certains d’entre eux, l’invention est mise en œuvre de façon fortuite par le formulateur, du fait de leurs composants dont l’association entre dans le champ du brevet ;

Que les produits en cause contiennent bien d’autres composés qui mettent en œuvre de nombreux brevets, la diosgénine n’intervenant que de façon très marginale, en sorte que l’invention objet du brevet ne détermine aucunement le succès des produits concernés ;

Considérant ceci rappelé , qu’il est constant que le laboratoire RAS dans lequel Monsieur R. fit un stage à compter du mois de mars 1999 travaillait déjà sur la solubilisation de la diosgénine pour pouvoir l’utiliser dans des soins cosmétiques ;

Que si des tests avaient été entrepris avant l’arrivée de Gilles R. en mars 1999, rien ne démontre qu’ils avaient été concluants ; que bien au contraire, avant cette date, le laboratoire n’était pas encore parvenu à solubiliser la diosgénine dans un milieu physiologiquement acceptable ; que le travail de Gilles R., qui n’a certes pas œuvré seul, démontre qu’il ne s’est pas contenté de tester des associations de solvants, mais qu’il s’est impliqué sur la recherche de ceux-ci, comme l’établit d’une part, son rapport de stage dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé sur le contrôle de Madame B., et d’autre part, les extraits du cahier de laboratoire de Madame G. ;

Considérant qu’il suit que le rôle de Gilles R., ne fut nullement accessoire mais qu’il œuvra au sein d’une équipe de chercheurs, de façon active et déterminante, comme en témoigne ces deux documents, sans que pour autant puisse être minoré le rôle des autres co-inventeurs désignés ;

Que c’est donc à bon droit que le tribunal releva que le brevet désigne comme inventeurs Monsieur R. et Mesdames G., B. et D. et qu’il convenait de répartir entre eux, à parts égales, les mérites de l’invention ;

Considérant que s’ agissant de l’intérêt économique de l’invention, il convient de relever en premier lieu que le très grand nombre de produits dans lesquels l’invention intervient tend à prouver une certaine facilité de mise au point pratique ; qu’il n’est d’ailleurs pas justifié d’études complémentaires qu’auraient nécessité des difficultés pratiques de mise au point ;

La Cour ne dit pas cela pour relativiser l’importance de l’invention et réduire la rémunération supplémentaire, tout au contraire. Elle explicite l’absence de difficultés de mises en œuvre, car si la mise en œuvre avait été difficile, nécessitant par exemple des inventions supplémentaires pour les surmonter, la part de l’invention dans le résultat d’exploitation s’en trouverait réduite.

Considérant en second lieu, que la multiplicité des produits (une vingtaine) qui mettent en œuvre l’invention et leur exploitation importante (chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros) ne peuvent être ignorés quand bien même l’intérêt économique de l’invention ne peut être confondu avec l’intérêt des produits qui la mettent en œuvre ;

Considérant que l’apport du brevet en cause ne réside évidemment pas dans l’usage en cosmétique de la diosgénine, connu depuis longtemps, mais dans son utilisation dans des crèmes et autres soins de peau ;

Que certes, la diosgénine n’est qu’un des composants de ces produits « anti-âge » mais elle contribue à leur texture, à leur consistance et, partant, à leur attrait ;

Considérant que l’article 17 de l’avenant ‘Ingénieurs cadres’ de la convention collective dispose que la rémunération supplémentaire doit être fixée en tenant compte du cadre de la recherche, de l’importance de la contribution de l’inventeur, des difficultés de mise au point pratique et de l’intérêt économique ;

Considérant en l’espèce et pour les motifs sus mentionnés, que la contribution de Gilles R. apparaît nullement secondaire mais déterminante, étant observé que le cadre de recherche dans lequel il œuvra était particulièrement favorable, que la mise en œuvre de l’invention ne s’est pas heurtée à des difficultés pratiques et qu’enfin le grand nombre des produits qui la mettent en œuvre - en association avec d’autres inventions - démontre l’importance de son intérêt économique ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces paramètres, et des montants alloués par l’Oréal en pareille occurrence, il convient d’infirmer la décision déférée et de fixer à 35 k€ le montant de la rémunération supplémentaire due à l’intimé ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 50 k€ à ce titre.

• Brevet français n° 02 04072 du 2 avril 2002

Considérant que ce brevet a pour objet « l’utilisation d’une sapogénine, ou un extrait naturel en contenant, pour le traitement des peaux sèches oligoséborrhéiques » ; que le but de l’invention est de proposer de traiter les peaux sèches oligoséborrhéiques ou le cuir chevelu en utilisant une composition contenant une sapogénine ;

Considérant que la société L’Oréal expose que l’invention est l’aboutissement d’un vaste programme de recherches, qui a nécessité des études cliniques in vivo menées avec l’assistance de structure extérieures , hospitalières et universitaires, notamment le Centre médical universitaire Benjamin Franklin de Berlin ; que l’invention a été réalisée par Monsieur R. et Monsieur B. qui travaillait dans son équipe, dans le cadre de travaux sur le sébum et à l’occasion d’évaluation des dérivés de la DHEA sur des tests in vitro des glandes sébocytes humaines SZ95 ;

Considérant que la société L’Oréal qui reconnaît que la contribution de Monsieur R. fut importante (70%) , soutient que l’invention est très peu exploitée car elle est mise en œuvre dans un seul produit, la crème de nuit de la gamme Age Perfect Nuit, à l’occasion de sa rénovation intervenue le 27 octobre 2005 ; qu’elle relève que cette rénovation n’a nullement permis à ce produit de conquérir de nouvelles parts de marché et que le chiffre des ventes a commencé à reculer en 2007 ;

Considérant qu’il est donc acquis aux débats que l’invention est intervenue dans le cadre d’un programme de recherches important (la DHEA) dont Gilles R. avait la responsabilité et que celui-ci s’est investi de telle façon que l’Oréal convient que le mérite de la réalisation de cette invention lui en revient pour l’essentiel ;

Considérant qu’il est tout aussi constant que la mise en œuvre de l’invention ne s’est pas heurtée à des difficultés de mise au point notables ;

Considérant enfin, s’agissant de l’intérêt économique de l’invention, que le produit qui la met en œuvre à partir de 2006, a été commercialisé en 2006 à 3 838 000 unités ce qui traduit une légère augmentation des ventes par rapport à l’année 2004 ;

Considérant que si l’apport de l’invention dans la nouvelle composition du produit n’a pas permis d’en développer de façon significative la commercialisation, il peut en revanche être opposé que c’est grâce, notamment, à sa nouvelle formulation que la vente de ce produit a pu se maintenir à un haut niveau génère par exemple en 2006 un chiffre d’affaires de 28 618 000 euros ;

Qu’en revanche, l’intimé n’établit pas que l’invention soit exploitée dans le produit Résolution Peau Sèche ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 18 k€ le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur R. ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 15 k€ à ce titre. La finesse de la correction apportée par la Cour est surprenante, vu les sommes en jeu dans l’exploitation du produit. Et pourquoi pas 18.5 k€, tant qu’on y est ?

• Brevet français n° 02 07895 du 25 juin 2002

Considérant que l’invention a trait à des procédés d’évaluation de la neuro-sensibilité cutanée destinée à mettre en évidence la nature de peaux sensibles ; que, comme le relève l’appelante , l’évaluation est effectuée par des applications successives d’un véhicule (qui peut être une solution aqueuse, un gel...) comprenant des concentrations croissantes d’agents stimulants du système nerveux périphériques, jusqu’à ce qu’une sensation aussi minime soit-elle, soit perçue par le sujet (cf. description page 2) ;

Considérant que la société L’Oréal expose que cette invention a été réalisée par Monsieur R. qui travaillait sur la mesure d’efficacité de la DHEA, et par Monsieur J., la contribution de chacun d’eux étant équivalente ; que son intérêt économique ne peut être apprécié ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de licence et qu’elle ne l’a mise en œuvre qu’une fois ;

Considérant ceci rappelé, que la hauteur de la contribution (50%), et l’absence d’exploitation en l’état de l’invention dont rien ne permet de penser qu’elle aurait pu faire l’objet d’exploitations industrielles, commande d’infirmer la décision déférée et de fixer à 4 k€ le montant de la rémunération due à l’intimé ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 10 k€ à ce titre. 

B) Sur les brevets non exploités

Considérant que les autres inventions en cause ont fait l’objet de dépôts de brevets pour lesquels l’intimé est désigné le plus souvent en qualité de co-inventeur ;

Qu’elles n’ont pas été exploitées ;

Considérant que Monsieur R. soutient que certaines présentent un réel intérêt économique (FR 99 06872 nouvelle molécule de rétinol) dont témoigne le dépôt de brevets correspondants dans divers pays ; qu’il en va de même pour la composition cosmétique mimant le sébum et ses utilisations (FR 01 14033) et de l’utilisation d’un dérivé 7 -oxydé de la DHEA ;

Qu’il fait encore valoir que les nouveaux procédés de diagnostic permettant d’évaluer le niveau de la neuro-sensibilité cutanée ont fait l’objet d’une demande de brevet américain (n° 2004/37776) et qu’il s’est aperçu fortuitement que l’invention avait été exploitée aux fins de test par l’Oréal pour l’élaboration d’un autre brevet ; que d’autres inventions ont trait aux tests et nouveaux procédés de diagnostic ; que d’autres enfin (n° 02 15866, 02 15868 et WO 2004 054535) portent s ur l’utilisation d’un extrait de grains de café dans le traitement des désordres associés au traitement des peaux grasses ; qu’il souligne qu’il a réalisé plusieurs inventions seul (FR 03 13 662) alors qu’elles ne relèvent pas de son champ de compétence ;

Qu’il fait grief à L’Oréal de se refuser à donner toute information sur la réalité de l’exploitation de ces invention comme sur celles couvertes par les brevets EP 1 570 841 A1, pourtant de riches de potentialités ;

Considérant toutefois que Monsieur R. ne démontre pas l’intérêt économique de ces inventions lequel ne peut s’inférer des demandes internationales de brevet dont certaines de ces inventions ont été l’objet, pas plus qu’il ne produit aux débats d’éléments permettant de mettre en doute l’affirmation de la société L’Oréal selon laquelle elle n’exploite, directement ou par l’entremise de licenciés, aucune des inventions en cause ;

Qu’il est par ailleurs indifférent, au regard de la rémunération sollicitée, que certaines des inventions en cause aient été réalisées dans un champ périphérique de celui dont Monsieur R. était principalement chargé ;

Considérant que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fixé à 1 000 € le montant de la rémunération supplémentaire pour chaque invention non exploitée ; 

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que Monsieur R. reproche à son ancien employeur de ne pas avoir exécuté de bonne foi l’obligation conventionnelle d’information mise à sa charge et sollicite à ce titre le versement d’une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts ;

Considérant en effet que la société L’Oréal a tardé à informer son salarié sur l’intérêt économique de ses inventions et à répondre à la demande qu’il lui avait adressée le 7 novembre 2004, alors que l’article 17 de l’avenant de la convention collective prévoit que l’inventeur doit être tenu informé de, notamment, l’intérêt économique présenté par l’invention ;

Que l’Oréal n’a informé, au demeurant partiellement, Monsieur R., que le 30 avril 2005 et a reconnu par la suite la mise en commercialisation d’un produit entrant dans le champ du brevet n° 02 04072, entreprise postérieurement à la réclamation de Monsieur R. ;

Considérant cependant, que faute pour ce dernier de justifier du préjudice que ces retards lui ont causé, distinct des frais irrépétibles qu’il a dû exposer, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie ;

***

En définitive, Monsieur R. se voit donc octroyer 73 k€, au lieu des 91 k€ alloués en première instance. A cela s’ajoutent 40 k€ au titre de l’article 700 CPC, « somme justifiée par la difficulté de cette procédure que Monsieur R. a été contraint de poursuivre pour obtenir la rémunération qui lui est due ».

Cour d’appel de Paris, 11 mars 2011

L’Oréal c. Gilles R.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Egalement publié au PIBD n° 939 III-303

Quand le rideau tombe ...

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Hydra Système est titulaire du brevet français publié sous le n° FR 2 719 622, qui concerne une installation de couverture immergée de piscine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;

La société Hydra Système commercialise de telles installations sous la marque « Imméo ». 

Ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif mettant en œuvre, selon elle, certaines revendications de son brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Abri Blue en contrefaçon.

Par jugement du 18 mars 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question.

La société Hydra Système a interjeté appel.

Dans son arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation des revendications du brevet pour défaut d’activité inventive. Le raisonnement est intéressant, car la société Hydra Système semble avoir tenté une défense de type « could-would », bien connue de la jurisprudence de l’OEB.

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… Qu’il s’infère indirectement des explications de la société Hydra Système que l’invention litigieuse consiste à installer un tel dispositif, d’une part, au moyen d’un système de fixation qui ne nécessite pas de percer le revêtement interne du bassin (liner), d’autre part, en utilisant des supports de faible épaisseur afin de réduire au minimum la distance entre le bord de la couverture et celui du bassin ;

Considérant que le premier élément de l’état de la technique opposé par la société Abri Blue consiste dans le brevet Pagnac FR 81 12789 publié le 31 décembre 1982 ayant pour objet une « couverture motorisée de piscine et autres bassins analogues » ;

Considérant que ce brevet, qui a pour objet de « procurer un dispositif d’entraînement du rouleau qui permette de loger le rouleau et son entraînement dans la largeur de la piscine sans avoir à effectuer aucun travail de maçonnerie afin de permettre une mise en place rapide et peu onéreuse d’une couverture motorisée dans des piscines ou des bassins rectangulaires existants », prévoit deux modes de réalisation ;

Que le premier mode comporte, à chaque extrémité du rouleau [5], une chape [9 et 10] fixée sur une plaque [9a, 10a] elle-même fixée sur les parois de la piscine, ce qui ne répond pas au problème posé, mais qui enseigne, dans une variante, la possibilité de loger le moteur entraînant le rouleau à l’intérieur de celui-ci ;

Que, dans le second mode de réalisation, le mécanisme d’enroulement de la couverture est préfabriqué et placé à l’intérieur d’un caisson rectangulaire [11], ouvert à la partie supérieure, dont la largeur est égale à la largeur de la piscine et dont la hauteur est inférieure à la hauteur d’eau, qui peut être descendu dans la piscine le long d’un petit côté de celle-ci et simplement calé contre les parois, ce qui permet une mise en place rapide et économique dans les piscines existantes ;

Considérant que le second élément de l’état de la technique opposé par l’intimée au brevet de l’appelante consiste en un dispositif fabriqué et commercialisé sous la dénomination « Thermo-Matic Travers » par la sarl française Glatz Pionnier et les sociétés suisses Glatz et Pionier ;

Considérant que la société Hydra Système entend toutefois jeter le doute sur l’antériorité de la divulgation de ce dispositif ;

Mais considérant que la vanité de cette contestation est démontrée par les pièces versées au débat par la société Abri Blue … ;

Considérant que ces pièces, et d’autres qui les confirment, établissent que le système Thermo-Matic Travers des sociétés Glatz Pionier était commercialisé dès les années 1985-1986, appartenait à l’état de la technique et se trouvait à ce titre connu de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet contesté ;

Considérant que les nombreux dessins et croquis illustrant les documents commerciaux versés au débat concernant ce dispositif montrent que le système d’enroulement de la couverture, lorsque le bassin est revêtu de liner et qu’un boulonnage latéral sur le bord de celui-ci est exclu, consiste en une pièce en forme de « L » renversé dont la petite branche est fixée sur le rebord horizontal du bassin tandis que la branche longue plonge à l’intérieur de celui-ci pour recevoir l’extrémité du rouleau, de sorte que le système ainsi suspendu se trouve fixé sans nécessité d’un accrochage à la paroi du bassin ;

Considérant que la société Hydra Système fait néanmoins valoir que l’homme du métier qui avait connaissance de la solution résultant du deuxième mode de réalisation du brevet Pagnac, à savoir le système d’enroulement inséré dans un caisson plongé dans la piscine, même à supposer qu’il pût avoir connaissance du système Thermo-Matic des sociétés Glatz, n’avait aucune raison de songer à une autre solution possible ;

Mais considérant que l’homme du métier ne pouvait ignorer que la solution du caisson immergé supposait un effort de traction important pour remonter à la surface et dérouler le rideau de couverture ; que la combinaison du rouleau intégrant son système d’entraînement, tel que prévu par le brevet Pagnac, avec le mode de fixation par flasques en « L » inversé fixés sur le rebord supérieur horizontal du bassin constituait, pour un fabricant de matériel de piscine, une alternative évidente de nature à améliorer la performance du dispositif :

• d’une part, en réduisant au minimum la distance latérale entre le bord du rouleau et celui de la piscine, et ce par l’effet du logement du moteur à l’intérieur du rouleau qui permet d’optimiser la largeur de la couverture en diminuant l’épaisseur des supports verticaux qui n’ont plus à contenir les arbres de transmission nécessaires quand le moteur est extérieur au rouleau,
• d’autre part, en évitant un mode de fixation impliquant un percement des parois latérales du bassin dans l’hypothèse où celles-ci sont revêtues d’un liner préexistant ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé dépourvues d’activité inventive, par suite non valides, les revendications 1 et 2 du brevet français n°94 5693 délivré le 26 juillet 1996 invoqué par la société Hydra Système, laquelle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; …

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Il est difficile de dire si la Cour de Paris adopte le raisonnement « could-would », car en l’occurrence,  il s’agit, selon elle, d’une situation de type « would », sur la base d’inconvénients du dispositif de l’art antérieur qui étaient manifestes pour l’homme du métier.

Cour d’appel de Paris, 9 mars 2011

Hydra Système c. Abri Blue et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Badauds s’abstenir

La société Hydra Système est titulaire du brevet français publié sous le n° FR 2 719 622, qui concerne une installation de couverture immergée de piscine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;

 La société Hydra Système commercialise de telles installations sous la marque « Imméo ».

Ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif mettant en œuvre, selon elle, certaines revendications de son brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Abri Blue en contrefaçon.

Parallèlement, la société Hydra Système a assigné la société Européenne de Couverture Automatique (ci-après « ECA ») en contrefaçon du même brevet, devant le TGI de Toulouse.

Par jugement du 18 mars 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question.

La société Hydra Système a interjeté appel.

Le TGI de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris.

La société ECA est intervenue volontairement dans l’instance.

Dans son arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation des revendications du brevet. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne l’intervention volontaire de la société ECA :

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… Considérant que la société ECA, elle-même assignée par la société Hydra Système sur le fondement de la contrefaçon du même brevet devant le TGI de Toulouse qui, par jugement du 1er octobre 2009, a sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt, expose qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente instance puisque la décision de la cour aura nécessairement une importance déterminante sur la suite du procès dans lequel elle est engagée à Toulouse ; que les sociétés Hydra Système et Abri Blue contestent la recevabilité de l’intervention de la société ECA ;

Considérant que la société ECA n’élève aucune prétention à son profit ; que son intervention volontaire doit en conséquence être qualifiée d’accessoire ; que, quoiqu’elle ne le mentionne pas expressément, cette intervention ne peut avoir d’autre fin que de soutenir les prétentions de la société Abri Blue ; qu’il en résulte, par application de l’article 330, alinéa 2, CPC, que son intervention volontaire n’est recevable que si elle démontre qu’elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;

Considérant qu’il y a lieu d’observer que la société ECA n’a communiqué aucune pièce intéressant le fond du litige ni développé aucun moyen à l’appui des prétentions de la société Abri Blue et que, en fait de soutien à l’intimée, son intervention s’est en réalité bornée à soulever un incident de procédure tendant à obtenir la communication des pièces versées au débat par les sociétés Hydra Système et Abri Blue, incident rejeté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2010 ;

Considérant, en outre, que les droits pour la conservation desquels la société ECA prétend justifier son intérêt à intervenir ne sont dans aucun cas mis en péril dans la présente instance puisqu’elle bénéficierait en toute hypothèse de la portée erga omnes d’un arrêt confirmatif et qu’une décision contraire validant le brevet lui laisserait entière liberté de développer devant le TGI de Toulouse tous les moyens qu’elle jugerait utile à sa défense ; que l’intérêt à intervenir ne peut enfin résulter du seul souci d’éviter un éventuel précédent défavorable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ECA sera déclarée irrecevable en son intervention ; …

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Cour d’appel de Paris, 9 mars 2011

Hydra Système c. Abri Blue et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.