Retouches cosmétiques

Monsieur Gilles R., ancien élève de l’École Normale Supérieure de Paris et docteur de l’Université  Pierre et Marie Curie, a été embauché par la société L’Oréal en 1998, en qualité de chercheur. Investi d’une mission de recherche permanente, il était affecté, en tant qu’ingénieur de recherche, au département des Sciences du Vivant avant de prendre la responsabilité du Laboratoire Sébum et Peaux, puis celle du secteur ‘Étude et Développement peaux reconstruites’ en janvier 2000.

Monsieur R. a démissionné de ses fonctions en 2004.

N’ayant reçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ses différentes inventions, Monsieur R. a interrogé son ancien employeur par courrier du 15 septembre 2004, qui lui a précisé alors que seul le brevet FR 2 799 759 faisait l’objet d’une exploitation depuis plus de 3 ans, et lui a proposé de lui verser une rémunération supplémentaire de 1000 €. Ayant sollicité tout document de nature à faire le point sur la réalité de l’exploitation de l’invention protégée par ce brevet qui connaît des extensions internationales, et sur celle des inventions couvertes par les autres brevets en cause, Monsieur R. a saisi la CNIS qui, au terme de sa réunion du 2 décembre 2005, a proposé aux parties de s’entendre sur une rémunération globale de 30 k€ pour les 20 brevets retenus comme devant être pris en compte.

A la suite de cette proposition, chacune des deux parties a saisi le TGI de Paris.

Par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal a condamné la société L’Oréal à payer la somme de 91 k€ au titre de 20 inventions (dont 16 non exploitées).

La société L’Oréal a interjeté appel.

NB : Nous avons inséré quelques remarques dans le texte de l’arrêt qui suit. Pour mieux les distinguer de l’arrêt, elles sont en italiques et en couleur grise.

***

Sur les inventions en cause pouvant ouvrir droit à une rémunération supplémentaire

Considérant que les parties sont contraires sur le nombre des inventions à prendre en compte, la société L’Oréal soutenant que Monsieur R. ne peut revendiquer la qualité d’auteur que des seules inventions pour lesquelles il a été désigné comme inventeur, et qu’il n’a pas de droit supplémentaire sur les demandes internationales faites sous la double priorité d’une demande couvrant une invention dont il est l’auteur et d’une demande couvrant une invention dont il n’est pas l’auteur, alors que Gilles R. soutient qu’il a pris part à l’invention n° 02 15867 du 13 décembre 2002, et que les demandes internationales n’ayant pas le même objet que les brevets sous la priorité desquels elles ont été formées, doivent lui ouvrir droit à une rémunération supplémentaire ; 

• Sur le brevet n° 02 15867 du 13 décembre 2002 

Considérant que l’invention a trait à « l’utilisation d’un extrait de grain de café décaféiné dans la préparation d’une composition destinée à stimuler la fonction sébacée de la peau par administration orale » ;

Que selon Monsieur R. son nom aurait dû figurer aux côtés des co-inventeurs comme en témoignent Monsieur B., inventeur désigné, qui dit ne pas comprendre que R. ait été exclu des inventeurs, la note technique qu’il a rédigée avec Monsieur B., et enfin le brevet 02 15866 pour lequel il a été désigné comme co-inventeur avec Monsieur B. et qui recouvre la même invention de départ que celle décrite par le brevet n° 02 15867 ; qu’il ajoute que s’il a été contraint de renoncer à la déclaration de sa qualité d’inventeur, ce n’est qu’en raison de la pression exercée par ses supérieurs hiérarchiques ;

Considérant ceci exposé, que l’Oréal oppose, sans être précisément démentie, que lorsqu’il s’est agi de déposer une demande internationale de brevet visant la priorité de la demande de brevet français n° 02 15867, Monsieur Gilles B. a été mentionné sur la demande internationale et que c’est à la suite de cette mention erronée, qu’il lui a été demandé de régulariser pour l’OMPI une renonciation à sa désignation en qualité d’inventeur sur la demande internationale ;

Considérant que Gilles R. ne justifie ni même ne décrit les « pressions hiérarchiques » qui l’auraient contraint à signer cette renonciation ;

Qu’il demeure dès lors, que ni la déclaration de Monsieur B., ni la note technique dont Monsieur R. n’est que co-signataire, ne détaille la nature de sa contribution et ne démontre qu’elle aurait justifié sa désignation en qualité de co-inventeur ;

Considérant enfin que Gilles R. sur lequel incombe la charge de la preuve, ne prouve pas plus que sa désignation en qualité de co-inventeur du brevet n° 02 15866 impliquait la reconnaissance de cette même qualité pour le brevet n° 02 15867 ;

Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la prétention de Gilles R. portant sur le brevet n° 02 15867 ; 

• Sur les demandes internationale WO 2004/034958 et américaine n° 2004/37776

Considérant qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que chacun de ces titres rassemble deux inventions, Monsieur R. étant inventeur ou co-inventeur de l’une d’entre elle et pas de l’autre ; qu’ainsi, s’agissant de la demande internationale WO 2004/034958, il est l’inventeur de l’invention couverte par le brevet français FR 02 12827, n’étant pas co-inventeur de l’autre invention couverte par le brevet FR 02 12828 et également visée comme priorité ;

Considérant que le même raisonnement doit être tenu pour la demande de brevet américain 2004/37776 qui vise deux priorités dont l’une (FR 02 07895) mentionne Monsieur R. comme co-inventeur ;

Considérant que l’article L 611-7-1 CPI énonce que :

« Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées , appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail » ;

Considérant qu’il suit que seule l’invention confère le droit à rémunération du salarié dont le contrat de travail comporte, comme c’est le cas pour Monsieur R., une mission inventive ;

Considérant en l’espèce, que l’intimé ne démontrant pas que les demandes de brevets internationale et américaine couvriraient des inventions spécifiques auxquelles il a apporté un concours, distinct de sa participation à l’invention visée par la priorité, n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire au titre des demandes précitées ;

Autrement dit, la rémunération récompense l’invention et non pas le dépôt d’une demande de brevet. Si les dépôts international et américain recouvrent la même invention, ils ne confèrent pas de droit à une rémunération supplémentaire additionnelle.

Que la décision déférée sera dès lors infirmée sur ce point ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 10 k€ à ce titre.

Considérant que L’Oréal reconnaît n’exploiter que 3 inventions et ne rien devoir pour les inventions qu’elle n’exploite pas ;

Sur la rémunération due au titre des inventions inexploitées

Considérant que l’article 17 de l’avenant ‘Ingénieurs et cadres’ de la convention collective nationale des industries chimiques énonce au 2° que

« Si, dans un délai de dix ans consécutifs au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention ... Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placé l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention. L’intéressé sera tenu informé de ces divers éléments. »

Considérant que la société L’Oréal en déduit que seules les inventions exploitées ouvrent droit à rémunération … avant de soutenir peu après, s’agissant des inventions exploitées, que leur rémunération doit être détachée du chiffre d’affaires réalisé ;

Mais considérant que l’article L 611-7 CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, a substitué à la faculté qu’avait l’employeur d’octroyer une rémunération supplémentaire à l’auteur d’une invention de mission, l’obligation de verser une telle rémunération, renvoyant aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et au contrat de travail la définition des modalités de sa fixation ;

Considérant que le droit à rémunération supplémentaire étant d’ordre public, les dispositions de l’article 17 de l’avenant de la convention collective précitée qui limitent ce droit aux seules inventions exploitées, au surplus dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet, doivent être réputées non écrites ;

Vu que la jurisprudence est tout à fait unanime en ce sens, on se demande bien pourquoi L’Oréal avait plaidé contra legem.

Considérant que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que Gilles R. était bien fondé à solliciter une rémunération supplémentaire pour les inventions que la société L’Oréal soutient ne pas exploiter ;

Considérant que celle-ci fait par ailleurs valoir que Monsieur R. a reçu en tout cas des primes qui justifient du versement d’une rémunération supplémentaire au titre des inventions litigieuses ;

Mais considérant que la cause de ces versements épisodiques est d’une réelle imprécision, seul l’énoncé « primes de recherche » apparaissant sur les bulletins de salaires ;

Que force est de souligner qu’aucune mention du contrat de travail ne permet de rattacher de telles primes à la rémunération légale de l’article L 611-7 CPI ; que pas davantage, ces primes n’ont-elles donné lieu à une notification qui en attribuerait la cause aux inventions dont l’intimé est l’auteur ou le co-auteur ; 

Que c’est donc également à bon droit que les premiers juges ont dit que le montant de ces primes, dites de recherche, ne devaient pas être prises en compte ; 

Sur le montant de la rémunération due

A) Au titre des inventions dont L’Oréal reconnaît l’exploitation :  

• Brevet 99 12828

dont l’objet est « une composition comprenant dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins une sapogénine »

Considérant que L’Oréal expose que le but de l’invention est de proposer un moyen physiologiquement acceptable qui permet de solubiliser la diosgénine et les autres sapogénines de structure similaire, en une quantité suffisante pour obtenir l’effet recherché et pendant une période de temps suffisante à température ambiante pour assurer une durée de conservation correcte de la composition renfermant la sapogénine ; qu’en d’autre termes, l’invention porte sur la détermination de solvants pour la mise en œuvre cosmétique de la diosgénine; qu’elle est l’aboutissement d’une recherche menée au sein du département de la Recherche Appliquée Soin dans lequel Monsieur R. fit son stage à partir du mois de mars 1999 et qui avait déjà avant l’arrivée de ce dernier, retenu certaines familles de solvants et testé des mélanges de solvants qui auraient été concluants ;

Que le travail de Monsieur R. aurait consisté à réaliser des tests de solvants en association, selon la méthodologie d’expérimentation adoptée par le département ;

Que la société L’Oréal, en déduit que la contribution personnelle de Monsieur R. peut être évaluée à 10% ;

Que s’agissant de l’intérêt économique de l’invention, la société L’Oréal avance que le brevet est exploité dans différents soins cosmétiques, et notamment divers produits des gammes Résolution, Absolue ou Platineum, un produit de la gamme Age Perfect, des produits des marques Cosmence et Professeur Poelman, des produits Visagistes, soit au total une vingtaine de produits de soins ; que pour certains d’entre eux, l’invention est mise en œuvre de façon fortuite par le formulateur, du fait de leurs composants dont l’association entre dans le champ du brevet ;

Que les produits en cause contiennent bien d’autres composés qui mettent en œuvre de nombreux brevets, la diosgénine n’intervenant que de façon très marginale, en sorte que l’invention objet du brevet ne détermine aucunement le succès des produits concernés ;

Considérant ceci rappelé , qu’il est constant que le laboratoire RAS dans lequel Monsieur R. fit un stage à compter du mois de mars 1999 travaillait déjà sur la solubilisation de la diosgénine pour pouvoir l’utiliser dans des soins cosmétiques ;

Que si des tests avaient été entrepris avant l’arrivée de Gilles R. en mars 1999, rien ne démontre qu’ils avaient été concluants ; que bien au contraire, avant cette date, le laboratoire n’était pas encore parvenu à solubiliser la diosgénine dans un milieu physiologiquement acceptable ; que le travail de Gilles R., qui n’a certes pas œuvré seul, démontre qu’il ne s’est pas contenté de tester des associations de solvants, mais qu’il s’est impliqué sur la recherche de ceux-ci, comme l’établit d’une part, son rapport de stage dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé sur le contrôle de Madame B., et d’autre part, les extraits du cahier de laboratoire de Madame G. ;

Considérant qu’il suit que le rôle de Gilles R., ne fut nullement accessoire mais qu’il œuvra au sein d’une équipe de chercheurs, de façon active et déterminante, comme en témoigne ces deux documents, sans que pour autant puisse être minoré le rôle des autres co-inventeurs désignés ;

Que c’est donc à bon droit que le tribunal releva que le brevet désigne comme inventeurs Monsieur R. et Mesdames G., B. et D. et qu’il convenait de répartir entre eux, à parts égales, les mérites de l’invention ;

Considérant que s’ agissant de l’intérêt économique de l’invention, il convient de relever en premier lieu que le très grand nombre de produits dans lesquels l’invention intervient tend à prouver une certaine facilité de mise au point pratique ; qu’il n’est d’ailleurs pas justifié d’études complémentaires qu’auraient nécessité des difficultés pratiques de mise au point ;

La Cour ne dit pas cela pour relativiser l’importance de l’invention et réduire la rémunération supplémentaire, tout au contraire. Elle explicite l’absence de difficultés de mises en œuvre, car si la mise en œuvre avait été difficile, nécessitant par exemple des inventions supplémentaires pour les surmonter, la part de l’invention dans le résultat d’exploitation s’en trouverait réduite.

Considérant en second lieu, que la multiplicité des produits (une vingtaine) qui mettent en œuvre l’invention et leur exploitation importante (chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros) ne peuvent être ignorés quand bien même l’intérêt économique de l’invention ne peut être confondu avec l’intérêt des produits qui la mettent en œuvre ;

Considérant que l’apport du brevet en cause ne réside évidemment pas dans l’usage en cosmétique de la diosgénine, connu depuis longtemps, mais dans son utilisation dans des crèmes et autres soins de peau ;

Que certes, la diosgénine n’est qu’un des composants de ces produits « anti-âge » mais elle contribue à leur texture, à leur consistance et, partant, à leur attrait ;

Considérant que l’article 17 de l’avenant ‘Ingénieurs cadres’ de la convention collective dispose que la rémunération supplémentaire doit être fixée en tenant compte du cadre de la recherche, de l’importance de la contribution de l’inventeur, des difficultés de mise au point pratique et de l’intérêt économique ;

Considérant en l’espèce et pour les motifs sus mentionnés, que la contribution de Gilles R. apparaît nullement secondaire mais déterminante, étant observé que le cadre de recherche dans lequel il œuvra était particulièrement favorable, que la mise en œuvre de l’invention ne s’est pas heurtée à des difficultés pratiques et qu’enfin le grand nombre des produits qui la mettent en œuvre - en association avec d’autres inventions - démontre l’importance de son intérêt économique ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces paramètres, et des montants alloués par l’Oréal en pareille occurrence, il convient d’infirmer la décision déférée et de fixer à 35 k€ le montant de la rémunération supplémentaire due à l’intimé ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 50 k€ à ce titre.

• Brevet français n° 02 04072 du 2 avril 2002

Considérant que ce brevet a pour objet « l’utilisation d’une sapogénine, ou un extrait naturel en contenant, pour le traitement des peaux sèches oligoséborrhéiques » ; que le but de l’invention est de proposer de traiter les peaux sèches oligoséborrhéiques ou le cuir chevelu en utilisant une composition contenant une sapogénine ;

Considérant que la société L’Oréal expose que l’invention est l’aboutissement d’un vaste programme de recherches, qui a nécessité des études cliniques in vivo menées avec l’assistance de structure extérieures , hospitalières et universitaires, notamment le Centre médical universitaire Benjamin Franklin de Berlin ; que l’invention a été réalisée par Monsieur R. et Monsieur B. qui travaillait dans son équipe, dans le cadre de travaux sur le sébum et à l’occasion d’évaluation des dérivés de la DHEA sur des tests in vitro des glandes sébocytes humaines SZ95 ;

Considérant que la société L’Oréal qui reconnaît que la contribution de Monsieur R. fut importante (70%) , soutient que l’invention est très peu exploitée car elle est mise en œuvre dans un seul produit, la crème de nuit de la gamme Age Perfect Nuit, à l’occasion de sa rénovation intervenue le 27 octobre 2005 ; qu’elle relève que cette rénovation n’a nullement permis à ce produit de conquérir de nouvelles parts de marché et que le chiffre des ventes a commencé à reculer en 2007 ;

Considérant qu’il est donc acquis aux débats que l’invention est intervenue dans le cadre d’un programme de recherches important (la DHEA) dont Gilles R. avait la responsabilité et que celui-ci s’est investi de telle façon que l’Oréal convient que le mérite de la réalisation de cette invention lui en revient pour l’essentiel ;

Considérant qu’il est tout aussi constant que la mise en œuvre de l’invention ne s’est pas heurtée à des difficultés de mise au point notables ;

Considérant enfin, s’agissant de l’intérêt économique de l’invention, que le produit qui la met en œuvre à partir de 2006, a été commercialisé en 2006 à 3 838 000 unités ce qui traduit une légère augmentation des ventes par rapport à l’année 2004 ;

Considérant que si l’apport de l’invention dans la nouvelle composition du produit n’a pas permis d’en développer de façon significative la commercialisation, il peut en revanche être opposé que c’est grâce, notamment, à sa nouvelle formulation que la vente de ce produit a pu se maintenir à un haut niveau génère par exemple en 2006 un chiffre d’affaires de 28 618 000 euros ;

Qu’en revanche, l’intimé n’établit pas que l’invention soit exploitée dans le produit Résolution Peau Sèche ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 18 k€ le montant de la rémunération supplémentaire due à Monsieur R. ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 15 k€ à ce titre. La finesse de la correction apportée par la Cour est surprenante, vu les sommes en jeu dans l’exploitation du produit. Et pourquoi pas 18.5 k€, tant qu’on y est ?

• Brevet français n° 02 07895 du 25 juin 2002

Considérant que l’invention a trait à des procédés d’évaluation de la neuro-sensibilité cutanée destinée à mettre en évidence la nature de peaux sensibles ; que, comme le relève l’appelante , l’évaluation est effectuée par des applications successives d’un véhicule (qui peut être une solution aqueuse, un gel...) comprenant des concentrations croissantes d’agents stimulants du système nerveux périphériques, jusqu’à ce qu’une sensation aussi minime soit-elle, soit perçue par le sujet (cf. description page 2) ;

Considérant que la société L’Oréal expose que cette invention a été réalisée par Monsieur R. qui travaillait sur la mesure d’efficacité de la DHEA, et par Monsieur J., la contribution de chacun d’eux étant équivalente ; que son intérêt économique ne peut être apprécié ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de licence et qu’elle ne l’a mise en œuvre qu’une fois ;

Considérant ceci rappelé, que la hauteur de la contribution (50%), et l’absence d’exploitation en l’état de l’invention dont rien ne permet de penser qu’elle aurait pu faire l’objet d’exploitations industrielles, commande d’infirmer la décision déférée et de fixer à 4 k€ le montant de la rémunération due à l’intimé ;

NB : Le tribunal avait condamné L’Oréal à payer 10 k€ à ce titre. 

B) Sur les brevets non exploités

Considérant que les autres inventions en cause ont fait l’objet de dépôts de brevets pour lesquels l’intimé est désigné le plus souvent en qualité de co-inventeur ;

Qu’elles n’ont pas été exploitées ;

Considérant que Monsieur R. soutient que certaines présentent un réel intérêt économique (FR 99 06872 nouvelle molécule de rétinol) dont témoigne le dépôt de brevets correspondants dans divers pays ; qu’il en va de même pour la composition cosmétique mimant le sébum et ses utilisations (FR 01 14033) et de l’utilisation d’un dérivé 7 -oxydé de la DHEA ;

Qu’il fait encore valoir que les nouveaux procédés de diagnostic permettant d’évaluer le niveau de la neuro-sensibilité cutanée ont fait l’objet d’une demande de brevet américain (n° 2004/37776) et qu’il s’est aperçu fortuitement que l’invention avait été exploitée aux fins de test par l’Oréal pour l’élaboration d’un autre brevet ; que d’autres inventions ont trait aux tests et nouveaux procédés de diagnostic ; que d’autres enfin (n° 02 15866, 02 15868 et WO 2004 054535) portent s ur l’utilisation d’un extrait de grains de café dans le traitement des désordres associés au traitement des peaux grasses ; qu’il souligne qu’il a réalisé plusieurs inventions seul (FR 03 13 662) alors qu’elles ne relèvent pas de son champ de compétence ;

Qu’il fait grief à L’Oréal de se refuser à donner toute information sur la réalité de l’exploitation de ces invention comme sur celles couvertes par les brevets EP 1 570 841 A1, pourtant de riches de potentialités ;

Considérant toutefois que Monsieur R. ne démontre pas l’intérêt économique de ces inventions lequel ne peut s’inférer des demandes internationales de brevet dont certaines de ces inventions ont été l’objet, pas plus qu’il ne produit aux débats d’éléments permettant de mettre en doute l’affirmation de la société L’Oréal selon laquelle elle n’exploite, directement ou par l’entremise de licenciés, aucune des inventions en cause ;

Qu’il est par ailleurs indifférent, au regard de la rémunération sollicitée, que certaines des inventions en cause aient été réalisées dans un champ périphérique de celui dont Monsieur R. était principalement chargé ;

Considérant que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fixé à 1 000 € le montant de la rémunération supplémentaire pour chaque invention non exploitée ; 

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que Monsieur R. reproche à son ancien employeur de ne pas avoir exécuté de bonne foi l’obligation conventionnelle d’information mise à sa charge et sollicite à ce titre le versement d’une somme de 100 k€ à titre de dommages et intérêts ;

Considérant en effet que la société L’Oréal a tardé à informer son salarié sur l’intérêt économique de ses inventions et à répondre à la demande qu’il lui avait adressée le 7 novembre 2004, alors que l’article 17 de l’avenant de la convention collective prévoit que l’inventeur doit être tenu informé de, notamment, l’intérêt économique présenté par l’invention ;

Que l’Oréal n’a informé, au demeurant partiellement, Monsieur R., que le 30 avril 2005 et a reconnu par la suite la mise en commercialisation d’un produit entrant dans le champ du brevet n° 02 04072, entreprise postérieurement à la réclamation de Monsieur R. ;

Considérant cependant, que faute pour ce dernier de justifier du préjudice que ces retards lui ont causé, distinct des frais irrépétibles qu’il a dû exposer, sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie ;

***

En définitive, Monsieur R. se voit donc octroyer 73 k€, au lieu des 91 k€ alloués en première instance. A cela s’ajoutent 40 k€ au titre de l’article 700 CPC, « somme justifiée par la difficulté de cette procédure que Monsieur R. a été contraint de poursuivre pour obtenir la rémunération qui lui est due ».

Cour d’appel de Paris, 11 mars 2011

L’Oréal c. Gilles R.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Egalement publié au PIBD n° 939 III-303

Quand le rideau tombe ...

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Hydra Système est titulaire du brevet français publié sous le n° FR 2 719 622, qui concerne une installation de couverture immergée de piscine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;

La société Hydra Système commercialise de telles installations sous la marque « Imméo ». 

Ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif mettant en œuvre, selon elle, certaines revendications de son brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Abri Blue en contrefaçon.

Par jugement du 18 mars 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question.

La société Hydra Système a interjeté appel.

Dans son arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation des revendications du brevet pour défaut d’activité inventive. Le raisonnement est intéressant, car la société Hydra Système semble avoir tenté une défense de type « could-would », bien connue de la jurisprudence de l’OEB.

***

… Qu’il s’infère indirectement des explications de la société Hydra Système que l’invention litigieuse consiste à installer un tel dispositif, d’une part, au moyen d’un système de fixation qui ne nécessite pas de percer le revêtement interne du bassin (liner), d’autre part, en utilisant des supports de faible épaisseur afin de réduire au minimum la distance entre le bord de la couverture et celui du bassin ;

Considérant que le premier élément de l’état de la technique opposé par la société Abri Blue consiste dans le brevet Pagnac FR 81 12789 publié le 31 décembre 1982 ayant pour objet une « couverture motorisée de piscine et autres bassins analogues » ;

Considérant que ce brevet, qui a pour objet de « procurer un dispositif d’entraînement du rouleau qui permette de loger le rouleau et son entraînement dans la largeur de la piscine sans avoir à effectuer aucun travail de maçonnerie afin de permettre une mise en place rapide et peu onéreuse d’une couverture motorisée dans des piscines ou des bassins rectangulaires existants », prévoit deux modes de réalisation ;

Que le premier mode comporte, à chaque extrémité du rouleau [5], une chape [9 et 10] fixée sur une plaque [9a, 10a] elle-même fixée sur les parois de la piscine, ce qui ne répond pas au problème posé, mais qui enseigne, dans une variante, la possibilité de loger le moteur entraînant le rouleau à l’intérieur de celui-ci ;

Que, dans le second mode de réalisation, le mécanisme d’enroulement de la couverture est préfabriqué et placé à l’intérieur d’un caisson rectangulaire [11], ouvert à la partie supérieure, dont la largeur est égale à la largeur de la piscine et dont la hauteur est inférieure à la hauteur d’eau, qui peut être descendu dans la piscine le long d’un petit côté de celle-ci et simplement calé contre les parois, ce qui permet une mise en place rapide et économique dans les piscines existantes ;

Considérant que le second élément de l’état de la technique opposé par l’intimée au brevet de l’appelante consiste en un dispositif fabriqué et commercialisé sous la dénomination « Thermo-Matic Travers » par la sarl française Glatz Pionnier et les sociétés suisses Glatz et Pionier ;

Considérant que la société Hydra Système entend toutefois jeter le doute sur l’antériorité de la divulgation de ce dispositif ;

Mais considérant que la vanité de cette contestation est démontrée par les pièces versées au débat par la société Abri Blue … ;

Considérant que ces pièces, et d’autres qui les confirment, établissent que le système Thermo-Matic Travers des sociétés Glatz Pionier était commercialisé dès les années 1985-1986, appartenait à l’état de la technique et se trouvait à ce titre connu de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet contesté ;

Considérant que les nombreux dessins et croquis illustrant les documents commerciaux versés au débat concernant ce dispositif montrent que le système d’enroulement de la couverture, lorsque le bassin est revêtu de liner et qu’un boulonnage latéral sur le bord de celui-ci est exclu, consiste en une pièce en forme de « L » renversé dont la petite branche est fixée sur le rebord horizontal du bassin tandis que la branche longue plonge à l’intérieur de celui-ci pour recevoir l’extrémité du rouleau, de sorte que le système ainsi suspendu se trouve fixé sans nécessité d’un accrochage à la paroi du bassin ;

Considérant que la société Hydra Système fait néanmoins valoir que l’homme du métier qui avait connaissance de la solution résultant du deuxième mode de réalisation du brevet Pagnac, à savoir le système d’enroulement inséré dans un caisson plongé dans la piscine, même à supposer qu’il pût avoir connaissance du système Thermo-Matic des sociétés Glatz, n’avait aucune raison de songer à une autre solution possible ;

Mais considérant que l’homme du métier ne pouvait ignorer que la solution du caisson immergé supposait un effort de traction important pour remonter à la surface et dérouler le rideau de couverture ; que la combinaison du rouleau intégrant son système d’entraînement, tel que prévu par le brevet Pagnac, avec le mode de fixation par flasques en « L » inversé fixés sur le rebord supérieur horizontal du bassin constituait, pour un fabricant de matériel de piscine, une alternative évidente de nature à améliorer la performance du dispositif :

• d’une part, en réduisant au minimum la distance latérale entre le bord du rouleau et celui de la piscine, et ce par l’effet du logement du moteur à l’intérieur du rouleau qui permet d’optimiser la largeur de la couverture en diminuant l’épaisseur des supports verticaux qui n’ont plus à contenir les arbres de transmission nécessaires quand le moteur est extérieur au rouleau,
• d’autre part, en évitant un mode de fixation impliquant un percement des parois latérales du bassin dans l’hypothèse où celles-ci sont revêtues d’un liner préexistant ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé dépourvues d’activité inventive, par suite non valides, les revendications 1 et 2 du brevet français n°94 5693 délivré le 26 juillet 1996 invoqué par la société Hydra Système, laquelle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; …

***

Il est difficile de dire si la Cour de Paris adopte le raisonnement « could-would », car en l’occurrence,  il s’agit, selon elle, d’une situation de type « would », sur la base d’inconvénients du dispositif de l’art antérieur qui étaient manifestes pour l’homme du métier.

Cour d’appel de Paris, 9 mars 2011

Hydra Système c. Abri Blue et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Badauds s’abstenir

La société Hydra Système est titulaire du brevet français publié sous le n° FR 2 719 622, qui concerne une installation de couverture immergée de piscine.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Installation de couverture immergée de piscine (1) du type comprenant un rideau (2) constitué de lamelles flottantes (3) articulées entre elles, qui s’enroulent sur un rouleau horizontal (4) immergé transversalement dans la piscine (1), lequel rouleau (4) est entraîné en rotation par un moteur (5) placé en son intérieur, caractérisée en ce que l’installation est suspendue aux bords de la piscine (1) par deux supports sensiblement verticaux (6, 7) repliés à l’une des extrémités du rouleau (4), chacun des deux supports verticaux (6, 7) présentant une faible épaisseur de façon à limiter l’espace entre les bords latéraux du rideau (2) et les parois latérales (10) de la piscine (1) ;

 La société Hydra Système commercialise de telles installations sous la marque « Imméo ».

Ayant constaté que la société Abri Blue offrait à la vente un dispositif mettant en œuvre, selon elle, certaines revendications de son brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société Abri Blue en contrefaçon.

Parallèlement, la société Hydra Système a assigné la société Européenne de Couverture Automatique (ci-après « ECA ») en contrefaçon du même brevet, devant le TGI de Toulouse.

Par jugement du 18 mars 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question.

La société Hydra Système a interjeté appel.

Le TGI de Toulouse a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris.

La société ECA est intervenue volontairement dans l’instance.

Dans son arrêt du 9 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation des revendications du brevet. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne l’intervention volontaire de la société ECA :

***

… Considérant que la société ECA, elle-même assignée par la société Hydra Système sur le fondement de la contrefaçon du même brevet devant le TGI de Toulouse qui, par jugement du 1er octobre 2009, a sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt, expose qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente instance puisque la décision de la cour aura nécessairement une importance déterminante sur la suite du procès dans lequel elle est engagée à Toulouse ; que les sociétés Hydra Système et Abri Blue contestent la recevabilité de l’intervention de la société ECA ;

Considérant que la société ECA n’élève aucune prétention à son profit ; que son intervention volontaire doit en conséquence être qualifiée d’accessoire ; que, quoiqu’elle ne le mentionne pas expressément, cette intervention ne peut avoir d’autre fin que de soutenir les prétentions de la société Abri Blue ; qu’il en résulte, par application de l’article 330, alinéa 2, CPC, que son intervention volontaire n’est recevable que si elle démontre qu’elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;

Considérant qu’il y a lieu d’observer que la société ECA n’a communiqué aucune pièce intéressant le fond du litige ni développé aucun moyen à l’appui des prétentions de la société Abri Blue et que, en fait de soutien à l’intimée, son intervention s’est en réalité bornée à soulever un incident de procédure tendant à obtenir la communication des pièces versées au débat par les sociétés Hydra Système et Abri Blue, incident rejeté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2010 ;

Considérant, en outre, que les droits pour la conservation desquels la société ECA prétend justifier son intérêt à intervenir ne sont dans aucun cas mis en péril dans la présente instance puisqu’elle bénéficierait en toute hypothèse de la portée erga omnes d’un arrêt confirmatif et qu’une décision contraire validant le brevet lui laisserait entière liberté de développer devant le TGI de Toulouse tous les moyens qu’elle jugerait utile à sa défense ; que l’intérêt à intervenir ne peut enfin résulter du seul souci d’éviter un éventuel précédent défavorable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ECA sera déclarée irrecevable en son intervention ; …

***

Cour d’appel de Paris, 9 mars 2011

Hydra Système c. Abri Blue et al

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Portée d’une transaction

Nous avons vu, dans un billet récent, que l’existence d’une transaction est susceptible d’empêcher un inventeur salarié de faire valoir ultérieurement ses droits au titre d’inventions de salariés. Ceci ne veut pas dire que toute transaction a nécessairement cet effet, comme l’illustre le litige présent.

La société Delmon Industrie (ci-après « Delmon ») fabrique des pièces pour l’industrie automobile. En 2000, elle a été consultée par le groupe PSA afin de concevoir des suspentes d’échappement. Cette mission a été confiée à une équipe de sa filiale Socat à laquelle appartenait également Monsieur Jean M., exerçant la fonction de directeur général non mandataire (jusqu’en 2002) puis directeur de groupe (jusqu’en 2004).

En 2003, la société Delmon a déposé une première demande de brevet français concernant un support élastique pour lignes d’échappement. Celle-ci a été publiée sous le numéro FR 2 859 952. La demande cite pour inventeurs Messieurs Pierre D. (dirigeant de la société Delmon) et Jean M.

La revendication 1 de cette demande de brevet était rédigée comme suit :

1 - Support élastique notamment pour ligne d'échappement (E) de véhicule automobile comprenant, à une première extrémité, des moyens (4) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (E) et à une seconde extrémité des moyens (6, 7) de fixation du support au véhicule, lesdits moyens de maintien d'une part et de fixation, d'autre part, étant agencés les uns au dessus des autres suivant un premier axe (Z) dit vertical, caractérisé en ce que les moyens (4) de maintien de l'élément (1) de la ligne d'échappement sont reliés aux moyens (6, 7) de fixation au véhicule par une section tubulaire aplatie (8) constituée du même matériau que lesdits moyens de maintien et lesdits moyens de fixation, et dont l'axe (9) est sensiblement orthogonal à l'un des deux axes, respectivement longitudinal (X) et transversal (Y) du véhicule.

En 2004, la société Delmon a déposé une deuxième demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 869 351 et citant les mêmes inventeurs.

La revendication principale de cette demande était rédigée comme suit :

1 - Dispositif support de ligne d'échappement (3) comportant au moins deux éléments élastiques (1), disposés de part et d'autre de la ligne d'échappement (3), pourvus chacun, à une première extrémité (2), de moyens (21) de maintien d'un élément de la ligne d'échappement (3), à une seconde extrémité (4), de moyens (41) de fixation du dispositif sur un élément structurel (11) du véhicule et pourvus d'une section intermédiaire élastique (5) entre leurs première et seconde extrémités (2, 4), le dispositif comportant en outre une platine de fixation (6), pourvue de piétements (7) reliés par un pontet et recevant les secondes extrémités (4) des éléments élastiques (1), caractérisé en ce que lesdits éléments élastiques (1) sont solidaires de la platine de fixation (6) par leur seconde extrémité (4) et comportent, au niveau de leur section intermédiaire (5), un premier jambage (9) reliant la première extrémité (2) des éléments élastiques (1) au pontet (8).

Le 24 mai 2004, Monsieur M. a été licencié. Il a conclu un accord transactionnel avec la société Delmon Industrie le 27 septembre 2004 lui accordant une indemnité conventionnelle de licenciement de 116 k€ et une indemnité transactionnelle « globale, forfaitaire et définitive » de 259 k€.

Se prévalant de la qualité d’inventeur exclusif à l’égard du brevet précité Monsieur M. a saisi le 14 novembre 2005 la CNIS qui s’est déclarée incompétente le 24 mars 2006 en se prévalant du fait qu’elle n’avait pas à se prononcer sur les litiges relatifs à la qualité d’inventeur, la résolution préalable du litige relatif à la qualité d’inventeur exclusif de Monsieur M. étant nécessaire pour statuer sur le juste prix.

Monsieur M. a donc demandé au TGI de Bordeaux de constater qu’il s’agissait d’inventions hors mission attribuables et de condamner la société Delmon au paiement de 3.4 M€ au titre du juste prix.

Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal a dit que les inventions étaient en fait des inventions hors mission attribuables et a ordonné une expertise comptable.

La société Delmon a relevé appel de ce jugement.

Voici le verdict de la Cour d’appel de Bordeaux concernant la recevabilité des demandes de Monsieur M. et le fond du litige :

***

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Jean M.

En application de l’article 2048 du code civil

« les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».

L’acte sous seing privé signé par les parties le 27 septembre 2004 sous l’intitulé « Accord Transactionnel » reprend en préambule le contexte dans lequel est intervenue la transaction en faisant référence au contrat de travail liant Monsieur M. à la société Delmon Industrie depuis le 1er avril 1999 en qualité de directeur général puis par avenant en date du 31 mai 2002 en qualité de Directeur du groupe. Cette partie de la convention décrit également les griefs de l’employeur à l’égard de Monsieur M. au titre de l’insuffisance professionnelle qu’il lui reproche quant à son incapacité à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés visant à appliquer les directives du président de la société et à animer l’ensemble des filiales par la mise en œuvre des procédures adéquates et précise que lesdits griefs ont fondé l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Il est fait état en contrepoint des contestations de ces griefs par Monsieur M. et de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend subir du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

L’accord transactionnel en lui-même fait référence au règlement pécuniaire du licenciement tel qu’il a été transigé entre les parties et qui inclut :

• une indemnité conventionnelle de licenciement de 116.154,17 €
• une prime de fin d’année au titre de l’année 2004 de 5.200 €
• en réparation du préjudice invoqué par Monsieur M. « une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive » d’un montant de 259.000 € nets.

En contrepartie Monsieur M. déclare « qu’il se trouve définitivement satisfait de tous ses droits et demandes tant au plan des salaires, primes, accessoires de salaire, dommages-intérêts et indemnités de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution et à la cessation de son contrat de travail vis à vis de la société Delmon Industrie. »

Il apparaît cependant de ces éléments que l’accord transactionnel ne fait à aucun stade référence au différend relatif aux inventions concernant les suspentes d’échappement pour lesquelles Monsieur M. avait refusé de signer le 8 avril 2004 des déclarations d’inventions de salarié et dont l’opposition manifestée à ce titre avait dès lors été expressément exprimée antérieurement à la transaction précitée.

Également il convient de retenir que la mention précisant « que cet accord définissant des circonstances de sa cessation d’activité au sein de la société exclut qu’il engage une action à l’encontre de cette dernière tant pour des raisons de fond que de procédure » ne peut manifestement viser que la seule procédure de licenciement exclusivement évoquée dans la transaction dont Monsieur M. a fait l’objet sans pouvoir être étendue à l’indemnisation du juste prix dont il revendique le bénéfice en qualité de co-inventeur des inventions.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la transaction n’incluait aucune indemnisation susceptible de recouvrir le juste prix au sens de l’article L 611-7 CPI.

Sur le fond du litige

Le litige opposant les parties implique que soit définie la nature des inventions fondant la demande indemnitaire de Monsieur M. et qu’il soit recherché conformément aux dispositions de l’article L 611-7 CPI si elles constituent ou non des inventions de mission.

L’examen du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur M. en date du 8 mars ainsi que son avenant du 31 mai 2002 qui lui confient successivement les fonctions de « directeur général non mandataire » à compter du 1er avril 1999 puis de « directeur groupe » dans tous les établissements de la société Delmon Industrie et des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P lui confèrent des missions d’administration générale et de gestion puisqu’il était expressément prévu qu’il serait chargé :

• « d’appliquer et de faire appliquer les directives générales et particulières du conseil d’administration de la société et de son président lesquelles déterminent les objectifs de chacune des sociétés mère et filiales et notamment les objectifs de rentabilité »
• « de l’animation de l’ensemble des filiales SOCAP, SOCAT, PDM et Ricardo P (rentabilité, compte d’exploitation prévisionnel, gestion du personnel) et de l’animation au niveau de la société mère Delmon Industrie (cf. organigramme évolutif du 29 juin 1999) concernant l’export, l’industrialisation, les activités, les achats Groupe Delmon ».

La circonstance que dans la définition des fonctions de Monsieur M. arrêtée dans le plan stratégique de 2003 il soit mentionné qu’ « il renforce la position concurrentielle des sociétés du groupe et assure le développement des nouveaux produits » ne peut suffire à considérer qu’il lui a été conférée une mission d’invention de produits.

En effet les termes « développement de nouveaux produits » doivent manifestement être entendus comme s’appliquant à la stratégie commerciale du groupe Delmon puisqu’ils s’inscrivaient dans la volonté de renforcer la position concurrentielle des sociétés dudit groupe en assurant le développement de nouveaux produits.

L’inclusion d’une mission inventive dans les attributions professionnelles de Monsieur M. ne saurait davantage se déduire du rôle de responsabilité qui lui était confié à l’égard de la direction du département recherche et développement.

Le plan stratégique révèle en effet que les fonctions « développement de produits » sont placées sous la responsabilité de trois directeurs opérationnels, ingénieurs ayant une mission d’assistance auprès des cinq unités du groupe et de leurs équipes projets chargées de la conception et du développement des produits et cette circonstance constitue manifestement le seul motif justifiant leur rattachement hiérarchique à Monsieur M. en raison de l’impossibilité de dépendre d’un seul directeur opérationnel.

Par ailleurs la responsabilité incombant à Monsieur M. à l’égard du laboratoire physico-chimie ne peut davantage lui conférer une activité inventive dès lors que le rôle de ce dernier en matière de recherche et développement est limité à la matière première des élastomères et à leur transformation uniquement dans le processus de fabrication des produits.

Aucun élément de preuve ne démontre que le groupe Delmon ait confié personnellement à Monsieur M. une étude ou une recherche à la demande de la société PSA en vue de concevoir et d’élaborer des suspentes d’échappement offrant une solution divergente de celle contenue dans le brevet déposé par la société Draftex-Trelleborg.

L’existence de la déclaration signée par Monsieur M. le 31 mars 2004 selon laquelle il classe dans la catégorie des inventions dites « de mission » sa participation à une autre invention destinée aux moteurs d’avion ayant fait l’objet d’une demande de brevet en copropriété entre les sociétés Delmon Industrie et SNECMA Moteurs le 25 février 2004 ne peut suffire à démontrer que les fonctions dévolues à ce dernier incluaient une mission inventive permanente, dès lors qu’elle revêtait manifestement un caractère ponctuel lié à une consultation de la société SOCAT par la SNECMA au titre d’amortissements de biellettes de réacteurs.

Par ailleurs il résulte de la lecture des brevets à l’origine du présent litige que l’originalité des modèles de suspentes qu’ils protègent réside dans la géométrie de celles-ci et non dans la matière qui les constitue.

Il ne peut être sérieusement contesté par la société Delmon que le caractère original des suspentes brevetées réside dans l’invention personnelle de Monsieur M. qui a manifestement été consacrée par le fait qu’il a été mentionné dans chacun des brevets en qualité de co-inventeur.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ‘les inventions relatives aux suspentes d’échappement ne pouvant être qualifiées d’inventions de mission, elles ressortent du paragraphe 2 de l’article L 611-7 CPI puisque la société Delmon Industrie a déposé la demande de brevet à son nom en désignant Monsieur M. comme co-inventeur, et a donc nécessairement exercé son droit d’attribution pour la partie de l’invention qu’elle a reconnue émaner de Monsieur M.

En application de ce texte le juste prix auquel peut prétendre Monsieur M. impose de prendre en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Sur la base des mentions opérées lors du dépôt des brevets il apparaît qu’ont été qualifiés de co-inventeurs Monsieur D. et Monsieur M. Ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir d’une conception exclusive de l’invention ainsi que l’a relevé le tribunal dès lors que la contribution du département recherche et développement a permis d’appliquer les inventions à l’environnement de PSA et a manifestement finalisé la description de l’invention avec le conseil chargé du dépôt en opérant auprès de lui plusieurs remarques quant aux revendications à envisager (mail du 21 juillet 2003 pour le premier brevet et courrier du 6 avril 2004 pour le second brevet).

Il apparaît des pièces produites aux débats comme l’a relevé le tribunal qu’elles sont insuffisantes pour permettre d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale des inventions en fonction de ce qui était prévisible à la date d’attribution des inventions soit à la date de dépôt des brevets.

Dès lors c’est à bon droit que le tribunal même si aucune demande en ce sens n’était opérée par la société Delmon a ordonné proprio motu une expertise comptable. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Il ne saurait en revanche y avoir lieu de faire droit à la demande nouvelle de la société Delmon tendant à obtenir une expertise technique pour établir l’identité de l’inventeur des brevets en cause dès lors que cette question relève de la compétence de la cour qui disposait d’éléments suffisants pour trancher.

En revanche en l’état la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour accorder à Monsieur M. l’indemnité provisionnelle qu’il réclame au titre du juste prix. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. …

***

Cour d’appel de Bordeaux, 24 février 2011

Delmon Industrie c. Jean M.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Concurrence déloyale – concurrence = déloyal

MM. Pascal R. et Jean-Jacques S. étaient co-propriétaires du brevet français n° FR 2 733 185 concernant un « procédé de réalisation d’objets notamment à surface externe remodelable ». Ce brevet a fait l’objet d’une extension en tant que demande internationale WO 96/33075. Celle-ci est entrée en phase européenne et a donné lieu à la délivrance du brevet européen EP 0 821 651.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Procédé de réalisation d’un objet composite constitué d’au moins un élément, caractérisé en ce qu’il consiste à chauffer un produit (5) du type polycaprolactone au voisinage d’au moins sa température de ramollissement, à mettre manuellement au contact d’au moins une partie de la surface externe dudit élément (1, 3,10,12, 20, 38, 50, 61, 63, 64, 68, 70, 78, 80, 82) un volume déterminé de ce produit et à l’y maintenir jusqu’à son refroidissement conduisant à une rigidification au moins partielle du produit (5) sur ledit élément , de façon à le solidariser de celui-ci

Pour commercialiser leur produit, sous la marque « Plastitou », ils se sont rapprochés de la société Erels. Le 19 juillet 1995, un projet de contrat de licence de brevet, de marque et de savoir-faire a été établi. Le contrat a été signé le 14 octobre 1995. Des dissensions sont survenus aussitôt, et la société Erels a dénoncé le contrat.

Constatant la commercialisation par les sociétés Erels et Pakameco d’un produit dénommé « Répartout », Messieurs S. et R. ont fait assigner les sociétés Erels et Pakameco devant le tribunal de commerce de Melun en réparation d’actes de concurrence déloyale. Le 8 juillet 1996, le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions. Messieurs S. et R. ont interjeté appel.

Les sociétés Erels et Pakameco ont, par actes des 5 et 6 janvier 1998, introduit une action en nullité du brevet français devant le TGI de Paris. Les deux instances ont été jointes.

Par ailleurs, les sociétés Erels et Pakameco ont formé une opposition contre le brevet européen. La division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée. Un recours a été formé (T 620/02) ; la chambre de recours 3.2.5 a finalement maintenu le brevet sous une autre forme modifiée.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu par la chambre est rédigée comme suit :

Utilisation d’une polycaprolactone, malléable à une température se situant aux environs de 60°C et possédant une bonne résistance mécanique à la température ambiante, par chauffage de ladite polycaprolactone, se trouvant à l’état de pastilles, au voisinage d’au moins sa température de ramollissement, conformation manuelle d’un volume déterminé desdites pastilles ramollies de ladite polycaprolactone en le mettant directement au contact d’au moins une partie de la surface externe d’un objet (10, 12, 12a, 44, 64) et maintien en place dudit volume de polycaprolactone (5) jusqu’au refroidissement conduisant à sa rigidification sur ledit objet, la pièce en polycaprolactone ainsi conformée et rigidifiée, constituant une pièce mécanique qui est solidarisée sur ledit objet et conçue pour permettre d’exercer, sur ledit objet, une force efficace à le manœuvrer.

Par jugement du 19 février 2008, le tribunal a débouté les défenderesses de leurs demandes en nullité des brevets français et européen et a dit que la société Pakameco avait commis des actes de contrefaçon des deux brevets.

Les sociétés Pakameco et Erels ont interjeté appel.

Dans son arrêt du 1 avril 2011, la Cour d’appel de Paris a annulé les deux brevets. Elle se penche ensuite sur la question de la concurrence déloyale :

***

… Considérant que Messieurs R. et S., appelants du jugement du tribunal de commerce, exposent qu’après avoir développé leur projet, construit un argumentaire sur ses potentialités, choisi leurs fournisseurs, déposé la marque « Plastitou » pour désigner le produit, défini des applications domestiques multiples, ils sont entrés en contact en juillet 1995 avec la société Erels et lui ont remis outre la demande de brevet français, des échantillons, un mode d’emploi et un manuel de toutes les applications Plastitou, des prototypes, des informations sur les sources d’approvisionnement et des fiches techniques de mise en œuvre du procédé ; qu’après la signature des contrats de licence de marque, de brevet, de savoir faire, intervenue le 14 octobre 1995, la société Erels se refusa de régler la somme de 500 000 francs, soit 76 224,51 €, qu’elle devait pourtant régler à la signature ; qu’ils ont alors sommé la société Erels de lui restituer les documents remis, ce qu’elle fit partiellement et avec réticence le 24 octobre 1995 en restituant la notice d’emploi Plastitou, la copie d’un courrier d’un fabricant et deux factures ;

Que c’est dans ce contexte qu’ils découvrirent en février 1996 que la société Erels avait lancé dans son réseau de distribution, un produit identique au produit Plastitou sous la dénomination « Repartout » et le présentait au salon Batimat avec un argument publicitaire identique à celui qu’ils avaient imaginé, avant d’en faire une très large publicité ;

Considérant qu’ils font grief aux intimées de s’être appropriées, par des manœuvres dolosives, le savoir faire technique et commercial qu’ils avaient développé et dont elles ont eu connaissance dans le cadre des négociations contractuelles, pour, une fois rompue les contrats à la seule initiative de la société Erels, lancer un projet identique au leur en le désignant par une marque similaire, sous une présentation également similaire, en s’appropriant la même méthode commerciale de présentation du produit (avec les mêmes exemples d’utilisation) et en s’adressant aux mêmes fournisseurs ;

Qu’ils en déduisent que ces agissements conjoints des sociétés Erels et Pakameco caractérisent des actes de concurrence déloyale qui leur ont causé un préjudice important ;

Considérant que les sociétés Erels et Pakameco leur opposent que Messieurs R. et S. n’ont eu de cesse de leur proposer un contrat de licence et ont fait pression sur elles pour obtenir la signature de contrats, ce qu’ils obtinrent le 14 octobre 1995 ; qu’elles réalisèrent alors que les documents qu’ils leur avaient remis n’étaient qu’une simple notice d’emploi émanant d’un fabricant belge du polycaprolactone et un courrier, ce que la société Erels dénonça dans un courrier du 19 octobre suivant, en ces termes :

« … Nous avons été très surpris du contenu (du dossier remis) et nous nous sommes demandés s’il n’y avait pas matière à escroquerie de votre part ... Nous considérons que tous les documents en votre possession sont nuls et les relations qui nous lient entachées de vice. »

Qu’elles ajoutent qu’elles sont des spécialistes de la distribution des produits en grande surface, qu’elles disposent d’un savoir reconnu en ce domaine comme en témoigne le fait et l’insistance avec laquelle Messieurs R. et S. ont voulu leur confier la distribution des produits résultant de la mise en œuvre de leur procédé ; qu’elles font valoir que les griefs tirés d’une prétendue similitude de projet, de présentation et de promotion du produit ne sont pas fondés et soutiennent que les appelants ne peuvent exciper d’une violation des dispositions des contrats du 14 octobre 1995, puisque dans leur courrier du 19 octobre 1995, ils ont mis en demeure la société Erels de verser la somme de 500 000 francs, soit 76.224,51 € , en lui précisant qu’à défaut, leur offre de conclure un contrat de licence serait caduque ;

Considérant ceci rappelé, qu’il doit être précisé que la société Pakemaco avait pour activité le conditionnement des produits de la société Erels et qu’à partir du 1er avril 1997, elle a pris en location gérance le fonds de la société Erels, exerçant alors une activité de négoce en plus de son activité de conditionnement ;

Considérant par ailleurs, que la chronologie des relations que nouèrent les parties, établit que c’est le 6 Juillet 1995 que les inventeurs adressèrent à la société Erels un premier projet de contrat suivi d’un second le 19 juillet, qui font nécessairement suite à de précédents échanges ; qu’il était mentionné dans le projet du 19 juillet que les concédants n’étaient titulaires que d’une demande de brevet, qu’ils ne garantissaient pas la brevetabilité de leur invention et que le rapport de recherche avait été demandé mais n’avait pas encore été fourni ; qu’après plusieurs relances de la part des appelants , deux contrats furent signés le 14 octobre 1995, l’un avec Erels, intitulé ‘contrat de licence exclusive de marque, de brevet et de savoir faire’, l’autre avec la société Pakameco, intitulé « contrat de cession partielle de marque » ;

Que le contrat de licence de « la marque » et de « l’invention », emporte aux termes de son article 1er, le doit exclusif de fabriquer les produits couverts par « l’invention » et de les commercialiser sous « la marque » ; que l’article 4 emporte licence de savoir faire ;

Que par l’article 7.1 la société Erels s’engageait à verser sans délai à Monsieur R et à Monsieur S, chacun, la somme de 250 000 francs, soit 38.112,25 € , à titre de versement initial qui leur resterait définitivement acquise ;

Considérant que la durée des négociations précontractuelles, nouées avec des sociétés spécialisées dans la grande distribution, permettent de conclure que ces dernières ont eu loisir d’examiner la portée du projet, d’en apprécier la faisabilité et de mesurer l’importance de leur engagement notamment financier, au vu des pièces communiquées par les appelants ;

Considérant pourtant que la société Erels ne procéda pas au règlement de la somme de 500 000 francs, soit 76.224,51 €, et répondit à Messieurs R. et S. qui la sommaient de s’exécuter qu’elle se demandait si elle n’avait été victime d’une escroquerie ;

Considérant que mise en demeure de restituer les documents qui lui avait été transmis, elle restitua, une notice d’emploi « Plastitou », un courrier échangé entre le fabricant du produit et Alcoplast et des factures, avant de reconnaître qu’elle avait reçu un échantillon ;

Considérant qu’il est ainsi établi qu’outre la demande de brevet, la société Erels a eu nécessairement entre les mains un ensemble de documents lui ayant permis d’apprécier la faisabilité technique et commerciale du projet et de prendre, en connaissance de cause, la décision de contracter avec les appelants ;

Que la notice d’emploi, qu’elle restitua, intitulée « Mode d’emploi et manuel d’application - produit de type polycaprolactone » est un document de 18 pages, qui donne de nombreuses précisions sur la présentation du produit dénommé Plastitou, son conditionnement (packs sachets « thé » ..etc), son mode d’emploi et les précautions d’emploi, un argumentaire promotionnel et ses applications nombreuses assorties pour chacune d’elles d’un dessin ;

Considérant que la société Erels et la société Pakamaco décidèrent, peu après avoir signé les conventions de ne pas y donner suite, et commercialisèrent sous la marque « Repartout » un produit qui présentait les mêmes propriétés, destiné aux mêmes applications domestiques décrites de façon semblable, supporté par un argumentaire comparable à ce que Messieurs R. et S. avaient mentionné dans le document sus décrit ;

Que le constat dressé le 20 février 1996 au salon Batimat établit la commercialisation du produit Repartout par les intimées ;

Considérant que ces dernières, qui ne justifient ni même ne prétendent qu’elles avaient déjà finalisé un produit similaire à celui que leur présentèrent les appelants, n’ont pu concevoir et présenter leur produit dans un délai aussi bref que grâce aux informations que les appelants leur avaient fournies ;

Considérant qu’il est indifférent de relever que les appelants qui ne commercialisent pas le produit Plastitout, ne sont pas en situation de concurrence avec les intimées, ou qu’ils stigmatisent l’inexécution de conventions qu’ils considèrent comme n’ayant pas été formées, dès lors que la faute qu’ils incriminent à titre principal et retenue par la cour, réside dans l’utilisation déloyale d’informations techniques et commerciales obtenues dans le cadre de relations pré-contractuelles, pour conduire seules un projet quasi identique à celui qui étaient l’objet des relations très avancées que les parties avaient nouées ;

Qu’en procédant de la sorte, les sociétés Erels et Pakameco ont fait l’économie de frais importants de recherche et de mise au point ;

Considérant que bien que les appelants ne peuvent justifier des 1500 heures de travail qu’a nécessité, selon eux, la mise au point de leur projet, il demeure acquis qu’aucun produit concurrent n’existait sur le marché avant celui qu’ils ont conçu et que la conception et la mise au point de celui-ci ont nécessité des études techniques et commerciales ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le produit Repartout a été rapidement et très largement diffusé ;

Considérant qu’il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés Pakameco et Erels à verser à chacun des appelants la somme de 100 000 € ; …

***

Cour d’appel de Paris, 1 avril 2011

Jean-Jacques S. et al c. Pakameco et Erels

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Assignation tardive ?

Monsieur Ulrich S. est titulaire du certificat d’utilité français FR 2 787 285 concernant un éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse.

La revendication 1 de ce certificat d’utilité est rédigée comme suit :

1. Éparpilleur de balle pour moissonneuse-batteuse alimenté par le courant d’air de nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d’air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d’une roue à ailettes actionnée par un entraînement, caractérisé en ce que chacun des carters (12;16) présente, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre de tamis (3), au moins un passage (15;19) permettant l’écoulement du courant d’air de nettoyage.

 

La société allemande Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG (ci-après « Heuling ») est titulaire d’une licence exclusive de ce certificat d’utilité.

Le 25 avril 2005, Monsieur S. a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de Monsieur Herve M. qui commercialisait des éparpilleurs qui lui apparaissaient contrefaire son titre. Le constat d’huissier précise que Monsieur M. a déclaré acheter ces engins à la société espagnole Talleres Tort (nomen est omen ? ; ci-après « TT ») afin de les revendre en France.

Par acte du 9 mai 2005, Monsieur S. a donc fait assigner Monsieur M. et la société TT.

La citation est arrivée en Espagne le 12 mai 2005 et a eté portée à la connaissance de la société TT le 16 mai. La société en a refusé la réception estimant que la citation n’était pas traduite. Elle a donc été renvoyée en France où elle est arrivée le 27 décembre (!) 2005. Elle a été traduite le 22 février 2006 et remise à la société TT le 28 février 2006.

Le TGI de Paris et la Cour d’appel sont arrivés à la conclusion que le titre était valable et contrefait par l’importation des éparpilleurs en France. L’aspect qui nous a paru le plus intéressant concerne cependant la validité de l’assignation quelque peu tardive de la société espagnole.

Dans son jugement du 23 octobre 2007, le TGI Paris s’est prononcé comme suit :

« … En vertu de l’article 112 NCPC, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l’espèce, TT a conclu le 11/10/2006 en avançant une défense au fond, sans soulever la nullité de son assignation, pas plus que celle du procès verbal de saisie-contrefaçon.

En conséquence, l’assignation qui lui est parvenue dans le respect du règlement communautaire 1348/2000 dans le délai de quinze jours suivant la saisie-contrefaçon est couverte par les premières conclusions de TT.

En tout état de cause, il convient également de rappeler que lorsqu’un acte est délivré dans la communauté européenne à un destinataire qui refuse de le recevoir en l’absence de traduction dans la langue du pays requis ou dans une langue qu’il comprend, il est possible d’accomplir dans un délai raisonnable une traduction de l’acte et de le renvoyer à son destinataire.

En l’espèce Monsieur S. et la société Heuling ont renvoyé l’assignation le 22/02/2006 alors qu’ils avaient eu connaissance du refus de réception en l’absence de traduction de TT le 27/12/2005, ce délai de deux mois utile à la traduction doit être considéré comme raisonnable.

En outre, l’article 8 du règlement 443/2003 considère qu’il convient dès lors qu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé de prendre en considération à l’égard du requérant la date de la signification ou de la notification de l’acte initial soit en l’espèce le 09/05/2005.

Enfin, aucun grief résultant de la délivrance de cet acte qui a été traduit avec une diligence raisonnable, n’est rapporté par TT qui ne peut en aucun cas se prévaloir de la nullité de son assignation.

L’assignation de TT étant valable dès le 09/05/2005, la saisie-contrefaçon opérée le 25/04/2005, soit dans le délai de quinze jours précédant l’assignation, tel que prévu à l’article L 615-5 alinéa 4 CPI, est également valable. Le procès verbal de saisie-contrefaçon est ainsi parfaitement valide, d’autant qu’il s’agit en tout état de cause d’un procès verbal qui se borne à une saisie descriptive. … »

Les défenderesses ayant interjeté appel, la Cour de Paris, dans son arrêt du 27 mai 2009, a confirmé le jugement de première instance :

« … Considérant que la société TT soulève la nullité de la procédure de saisie contrefaçon exposant que l’assignation qu’elle a reçue ne lui a pas été délivrée dans le délai imparti par l’article 615-5 CPI qui dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, qu’à défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ;

Mais considérant que Ulrich S. et la société Heuling invoquent, à bon droit, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette exception de procédure qui aurait du être soulevée in limine litis ;

Qu’en effet, la demande en nullité de cette procédure ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du CPC, mais effectivement une exception de nullité qui, en tant que telle, devait être, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même Code, être soulevée avant toute défense au fond ;

Or considérant qu’il résulte de la procédure de première instance que la société TT a conclu le 11 octobre 2006 en avançant une défense au fond, sans contester la validité des procédures liées aux opérations de saisie contrefaçon ;

Que ce moyen est donc irrecevable, étant observé au surplus que Ulrich S. a assigné Hervé M. le 9 mai 2005, de sorte qu’il s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine ; … »

L’affaire est finalement venue devant la Cour de cassation. Dans son arrêt du 29 mars 2011, la chambre commerciale a ainsi répondu aux arguments de la société TT :

***

… Attendu que la société TT fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l’assignation que lui a délivrée Monsieur S. étaient nulles pour défaut d’assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que l’inobservation du délai de procédure fixé par l’article L 615-5, alinéa 4, CPI ne constitue ni un vice de forme auquel serait applicable l’article 112 CPC, ni une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 de ce code ; qu’en décidant que la demande de nullité de la saisie était irrecevable parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis, la cour d’appel a violé ensemble les articles 74 et 112 CPC par fausse application et l’article L 615-5 CPI ;

2°/ que seule la délivrance d’une traduction de l’assignation dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L 615-5, alinéa 4, CPI et des articles 8 et 9 du Règlement n° 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d’espèce que seule la date de la signification de l’assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d’une traduction plus de deux mois après le refus d’une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ qu’enfin la saisie réelle est caractérisée lorsque l’huissier de justice, avant de photocopier des documents, les appréhende et les emporte avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article L 615-5 CPI ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que Monsieur S. s’est régulièrement pourvu devant le tribunal dans le délai de quinzaine après la saisie-contrefaçon, la cour d’appel a, abstraction faite du motif de droit erroné mais surabondant critiqué par la première branche, justifié le rejet de la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon et, par voie de conséquence, de l’assignation ;

Attendu, d’autre part, que par motifs adoptés, la cour d’appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l’assignation par la société TT et l’expédition de l’assignation, justifié par la traduction, était raisonnable ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni de l’arrêt que l’huissier aurait appréhendé les documents et les aurait emportés avec lui pour les faire reproduire avant de les restituer ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

***

Bref : lorsqu’on assigne à l’étranger, à défaut de le faire tout de suite dans la langue appropriée, il suffit d’assigner en langue française, puis de transmettre à l’assigné une traduction dans des délais raisonnables.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2011

Talleres Tort et al c. Heuling Maschinenbau GmbH & Co. KG et al

Disponible sur Legifrance

Le jugement du TGI de Paris et l’arrêt de la Cour de Paris sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Addendum: un lecteur nous signale un oubli important : le règlement 1348/2000 CE, qui est à la base de cette décision, a été abrogé par le règlement 1393/2007 CE du 13 novembre 2007. Il n’est pas certain que les tribunaux arriveraient à la même conclusion sur la base des textes en vigueur.

Mandat passif

Le CNRS et l’Université Joseph Fourier de Grenoble (ci-après « UJF ») sont co-proprietaires du brevet français FR 2 876 460 et de la demande de brevet EP 1 800 175 (qui a été délivrée depuis la date du jugement présent) qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent des miroirs déformables.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure sur laquelle est fixée une pluralité d’aimants permanents, ledit dispositif comprenant en outre un boîtier (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face inférieure (7) est recouverte d’une couche continue d’un matériau souple.

La revendication 1 du brevet européen quant à elle est rédigée de la manière suivante (les différences par rapport à la revendication 1 du brevet français sont soulignées) :

Dispositif opto-électrique constitué par une membrane déformable présentant une face extérieure réfléchissante et une face intérieure (7) pourvue d’une pluralité d’aimants permanents (4), ledit dispositif comprenant en outre un support (5) comportant une pluralité d’électro-aimants (6) placés en regard des aimants permanents (4) pour exercer sur ces derniers une force électromagnétique provoquant un déplacement local de la zone correspondante de la membrane déformable caractérisé en ce que la totalité de la face intérieure (7) est recouverte d’une couche continue de colle faite d’un matériau souple sur laquelle la pluralité d’aimants permanents (4) est fixées et tel que celle couche uniforme souple absorbe et répartit les contraintes, engendrées par le collage des aimants.

Le CNRS et l’UJF ont concédé deux licences exclusives d’exploitation, l’une portant sur tous les domaines sauf l’astronomie, concédée à la société Imagine Eyes, l’autre à la société Alpao, pour le domaine de l’astronomie.

Ayant découvert que la société Alpao faisait la promotion de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, la société Imagine Eyes a demandé au CNRS d’intervenir. La société Alpao ayant poursuivi son exploitation de miroirs déformables en dehors du domaine de l’astronomie, le CNRS a autorisé la société Imagine Eyes à faire effectuer une saisie-contrefaçon.

Par acte du 30 mars 2010, la société Imagine Eyes a fait assigner la société Alpao en communication de pièces, contrefaçon et concurrence déloyale.

Le juge de la mise en état a sursis à statuer et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’action :

***

Aux termes de l’article L 615-2 CPI,

l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

En l’espèce, il ressort de l’article 13-2-b) de la licence exclusive de brevets et de savoir-faire n° L05056 conclue les 11 avril, 4 et 1 7 mai 2005 entre le CNRS, l’UJF et la société Imagine Eyes, régulièrement inscrite le 18 septembre 2008 au RNB, que

« en tant que licencié exclusif dans le seul DOMAINE (concédé en licence), Imagine Eyes ne peut agir seul en contrefaçon à l’encontre des tiers. Si les ETABLISSEMENTS (CNRS et UJF) décidaient de ne pas agir en contrefaçon et si Imagine Eyes souhaitait agir, les ETABLISSEMENTS pourraient, s’ils le souhaitaient et sous réserve des droits déjà accordés à des tiers dans le TERRITOIRE, donner mandat à Imagine Eyes pour agir au nom des ETABLISSEMENTS ».

Il en résulte que le contrat de licence litigieux, opposable aux tiers du fait de son inscription au RNB, déroge au droit conféré au licencié exclusif par l’article précité et il s’ensuit que la société Imagine Eyes ne peut valablement introduire une action en contrefaçon sans mandat des brevetés.

La société Imagine Eyes demande au tribunal d’écarter l’application de cette clause contractuelle au motif qu’elle est contraire à l’ordre public français selon lequel nul ne plaide par procureur alors que la licence soumettrait l’action de la licencié à la délivrance d’un mandat pour agir aux noms des brevetés.

Cependant, le tribunal relève que l’assignation porte sur les actes de contrefaçon allégués à rencontre de la société Alpao et sur l’indemnisation des préjudices propres de la société Imagine Eyes, qui ne peut prétendre en l’espèce plaider pour le compte des brevetés.

En outre, le CNRS et l’UJF, en leur qualité de brevetés, ne sont pas en la cause et il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur la validité d’une telle clause, dès lors qu’elle est conforme à l’article L 615-2 CPI, ni d’interpréter le contrat, lequel soumet l’action de la licenciée à la délivrance d’un mandat des brevetés.

Or, la société Imagine Eyes verse aux débats un courrier émanant du CNRS en date du 9 novembre 2010 par lequel ce dernier déclare

« ne pas s’opposer à la poursuite de l’action menée devant le TGI de Paris par la société Imagine Eyes en sa qualité de licencié exclusif dans tous les domaines hors astronomie de la famille de brevets mentionnée en objet à l’encontre de la société Alpao ... le CNRS s’en remet à justice pour déterminer si la société Alpao a commis ou non les actes qui lui sont reprochés ».

Il s’induit de ce courrier que le CNRS, agissant pour le compte des deux brevetés conformément à la clause 13.2 b), a autorisé l’action de sa licenciée en toute connaissance de cause et s’en est remis à justice pour déterminer l’existence d’actes de contrefaçon qu’auraient commis son autre licenciée, la société Alpao.

En toute hypothèse, l’existence et l’étendue du mandat confié le 9 décembre 2009 par les établissements brevetés à la société Imagine Eyes concerne les rapports contractuels des parties à la licence et la société Alpao, tiers au contrat, est irrecevable à en contester la portée ou à s’en prévaloir, la clause n’étant stipulée qu’en faveur des titulaires du brevet et non en faveur du tiers assigné en contrefaçon.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Imagine Eyes, régulièrement autorisée par les brevetés, a qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Alpao.

***

C’est une situation intéressante : le texte de loi (L 615-2 CPI) ne s’applique pas, car les parties se sont mises d’accord que l’action du licencié nécessitait un mandat du breveté. Or le breveté n’a exprimé que son non-opposition, ce qui peut paraître insuffisant pour constituer un mandat de sa part. Peut-être le fait de « s’en remet[tre] à la justice » va plus loin en ce sens. Quoi qu’il en soit, c’est un contrat entre le breveté et son licencié, et le prétendu contrefacteur ne saurait s’en prévaloir, et ce bien que la loi des parties se substitue ici à l’article de la loi.

TGI de Paris, 28 janvier 2011

Imagine Eyes c. Alpao

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.