La société L’Industrielle de Chimie Elaborée Française (ci-après « LICEF ») est titulaire du brevet français FR 2 853 322 et de plusieurs demandes de brevet ou de brevets déposés en revendiquant la priorité du brevet français, dont le brevet européen EP 1 464 682 désignant la France et délivré le 19 décembre 2007. Tous ces titres concernent une composition décapante et ses utilisations.
La revendication indépendante 24 du brevet français est rédigée comme suit …
Utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante.
… et la revendication indépendante 25 du brevet européen :
Utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante destinée au décapage d’un support choisi parmi le béton, la brique le bois et les polyester, dans le domaine du bâtiment et du yachting.
La société LICEF met en œuvre son invention dans une gamme de produits commercialisée sous la marque « Feltor ».
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Mise en œuvre du décapant Feltor Bois |
Le 10 juillet 2007, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SCALP, puis, le 20 juillet, elle a fait assigner celle-ci devant le TGI de Paris afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l’indemnisation de son préjudice.
La société SCALP a formé une demande reconventionnelle en nullité des brevets qui lui étaient opposés.
Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal a fait droit à cette demande :
« … [L]es deux revendications sont indépendantes des revendications antérieures, à savoir les revendications 1 à 23 dans le brevet français et 1 à 24 dans le brevet européen et qui sont des revendications dépendantes les unes par rapport aux autres.Dans la mesure où la revendication 24 du brevet français n° 2 853 322 n’est pas reprise totalement dans la revendication 25 du brevet européen n° 1 464 682, cette revendication du brevet français subsiste en application des dispositions de l’article L 614-13 CPI et peut être invoquée par la société LICEF à l’appui de son action en contrefaçon.Dans les deux brevets, il est revendiqué l’utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante, le brevet européen précisant le domaine d’utilisation de cette composition.Si l’acétate de benzyle est un ingrédient actif de cette composition décapante, la consistance de cette dernière n’est pas indiquée, notamment l’utilisation d’un autre solvant comme un solvant oxygéné avec l’acétate de benzyle, ainsi que cela est expliqué dans la description et ce qui constitue une différence par rapport aux revendications précédentes dans lesquelles l’acétate de benzyle est associé avec un solvant choisi parmi l’acétate de métoxypropyle, le diacétone-alcool, le méthyléthyl-cétone, l’isophorone.L’homme du métier n’est dès lors pas en mesure de connaître la consistance de la composition décapante résultant de ces revendications 24 et 25 des brevets français et européen, et de réaliser l’invention à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d’exécution.Même si le domaine d’utilisation est déterminé dans le brevet européen, la société LICEF ne peut s’approprier l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif dans un décapant, quelque (sic) soit sa proportion et la combinaison avec d’autres éléments.Les revendications 24 du brevet français et 25 du brevet européen sont donc entachées d’un défaut de description et seront déclarées nulles. … »
La société LICEF a interjeté appel.
Le 2 février 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance par substitution de motifs :
***
… Considérant que s’il n’est pas contesté que la société SCALP n’a pas formé opposition à la délivrance du brevet européen, il ne saurait en être tiré de conséquence dans la présente instance en annulation, laquelle constitue la sanction naturelle des conditions de brevetabilité ;
Considérant que l’appelante conteste l’annulation des revendications ayant fondé ses prétentions tandis que l’intimée demande à titre principal de confirmer le jugement au besoin par substitution de motifs ;
Considérant que la société LICEF soutient que les revendications 24 de son brevet français et 25 de son brevet européen sont indépendantes des revendications de produit ou de composition ; qu’elles constituent des revendications d’utilisation « de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante », le brevet européen précisant que cette composition décapante est « destinée au décapage d’un support choisi parmi le béton, la brique le bois et les polyester, dans le domaine du bâtiment et du yachting » ;
Que les premiers juges ont notamment relevé que même
« si le domaine d’utilisation est déterminé dans le brevet européen, la Société LICEF ne peut s’approprier l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif dans un décapant, quelque (sic) soit sa proportion et la combinaison avec d’autres éléments » ;
Que l’appelante critique cette appréciation, faisant valoir que l’acétate de benzyle, composé connu, qui « peut être utilisé comme seul composé de la composition décapante », n’était pas utilisé comme ingrédient actif pour parvenir à une telle composition antérieurement au 4 avril 2003, date non contestée à prendre en compte (s’agissant de celle du dépôt du brevet français sous la priorité duquel a été demandé le brevet européen) ;
Considérant cependant que si une application nouvelle est brevetable il ne saurait en être de même de l’emploi nouveau de moyens connus ;
Qu’il convient donc de rechercher si les propriétés connues de l’acétate de benzyle ne permettaient pas d’en attendre l’utilisation revendiquée, savoir son rôle actif dans le décapage, étant rappelé que selon la description :
- « l’invention concerne le décapage chimique d’un support, par élimination d’un ou plusieurs revêtements de diverses natures et épaisseurs », la revendication 25 du brevet européen précisant la nature du support en cause (béton, brique, bois et polyester) et le domaine d’application (bâtiment et yachting),
- la société LICEF « a observé, de manière inattendue, que l’association de l’acétate de benzyle » avec au moins un des solvants par elle cité « constituait l’ingrédient actif d’une composition efficace sur tous supports » ;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement dénié que l’acétate de benzyle est un produit chimique qui était utilisé en parfumerie et comme « solvant (acétate et nitrocellulose) » ainsi qu’il résulte de l’extrait du guide de la chimie (édition 2001) ;
Qu’il est par ailleurs cité dans un brevet du 8 octobre 1998 concernant un procédé de film durci en une résine thermodurcissable (brevet EP 199801190024, publié le 14 avril 1999, dit JSR Corporation) l’invention consistant notamment selon la description à « immerger le substrat portant les films enduits dans une solution d’extraction pour enlever le film de la couche supérieure » ; que s’agissant de cette immersion du support comportant un dessin sous forme de film « dans une solution décapante » il est en effet mentionné à la suite des « exemples préférés » de cette solution décapante que, de plus, « un solvant à point d’ébullition élevé, tel que [...] benzyl acetate [...] peut être ajouté. Ces solvants peuvent être utilisés seuls ou en combinaison de deux ou plus » ; que manifestement cette invention enseigne bien que l’acétate de benzyle est un solvant pouvant être utilisé seul dans une solution décapante, et a donc un rôle actif, même s’il a en outre pour qualité d’être un solvant à point d’ébullition élevé ; que certes le support à décaper est une pièce électronique ne relevant pas du même domaine industriel, mais il s’agit bien d’enlever une composition constituant la couche supérieure (résine) d’un support, savoir son revêtement, ce qui est le propre d’une action décapante ;
Qu’enfin il n’est pas sans intérêt de relever que la société SCALP avait antérieurement au dépôt du brevet eu l’idée d’incorporer de l’acétate de benzyle dans ses produits pour en améliorer l’odeur (ainsi qu’il résulte d’un courrier du 4 février 2003 adressé à la société BASF qui y a répondu le 6 février 2003) et que s’agissant d’un produit ayant nécessairement un rôle actif dans une solution décapante il aurait conservé ce rôle (même s’il n’avait été choisi que pour ses qualités olfactives) ;
Considérant que la société LICEF ne peut valablement s’approprier de manière générale l’utilisation exclusive d’un produit chimique connu, dans un de ses effets ou pouvoirs naturels (sans autre composé ou ingrédient), sauf à en empêcher toute incorporation, dans une quelconque solution permettant de décaper des supports aussi habituels que la brique, le béton , le bois ou les polyesters dans le domaine du bâtiment ou du yachting, alors même qu’il peut y présenter d’autres avantages ;
Que le fait d’observer que l’acétate de benzyle, en lui-même, est décapant sur de tels supports ne suffit pas à caractériser une réelle activité inventive permettant de revendiquer un monopole d’utilisation, alors que seule a été mise en valeur l’emploi nouveau d’une propriété propre de ce solvant, déjà connu comme produit chimique décapant dans un autre domaine industriel ; que les revendications en cause relèvent en fait du simple constat que l’emploi de l’acétate de benzyle procure le même résultat de décapant dans le domaine du bâtiment ou du yachting que dans une application antérieure, ce qui ne constitue pas une activité inventive suffisante pour justifier un droit exclusif sur une telle utilisation ;
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle déclaré nulles les revendications 24 du brevet français et 25 du brevet européen de la société LICEF ;
Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en rejetant la demande de dommages et intérêts de la société SCALP pour procédure abusive ;
Qu’il sera ajouté que le tribunal a visé à ce titre tant l’instance en contrefaçon que la saisie contrefaçon, pour laquelle la société SCALP paraît actuellement former une demande distincte invoquant un préjudice commercial et industriel de ce chef ;
Que seule une faute dans l’obtention de l’autorisation de saisir ou dans son exécution serait susceptible de justifier, le cas échéant, la réparation d’un préjudice qui en serait résulté ; que l’existence d’une telle faute n’est nullement rapportée alors que les premiers juges ont justement relevé que la société SCALP ne démontrait pas que la société LICEF a agi de mauvaise foi ;
Qu’aucune légèreté blâmable de nature à fonder les demandes indemnitaires de la société SCALP ne s’avère en réalité suffisamment caractérisée, étant relevé que la mesure, justifiée, d’interdiction de reproduction de la formule saisie, prononcée en première instance est de nature à exclure toute utilisation indue de cette dernière, sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte ; …
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Cour d’appel de Paris, 2 février 2011
LICEF c. SCALP
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
On lira avec profit le commentaire de cette décision paru dans la Revue Orange : M. Schaffner, S. Georges et N. Rétoré, « Vers une résurrection décapante de la loi de 1844 ? », PI, juillet-août 2011, p. 13s
Nous sommes d’accord avec les auteurs pour dire que l’invocation de la dichotomie « application nouvelle » / « emploi nouveau de moyens connus » - développée dans le régime ancien (loi de 1844) qui ne connaissait pas le concept d’activité inventive – est inquiétante.
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