Oublieuse ou sans gêne ?

L’article L 614-11 prévoit que :

« L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. »

Cette nécessité d’inscrire des droits dans le registre européen des brevets (ci-après « REB », à ne pas confondre avec le registre national des brevets, « RNB ») suscite un certain nombre de questions difficiles, car la CBE limite la possibilité d’inscrire des transferts de droits au REB. Il est prévu d’inscrire la cession d’une demande de brevet européenne (règle 22(1) de la CBE), la concession d’une licence sur une telle demande (règles 23(1) et 24 de la CBE) ainsi la cession d’un brevet européen, pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition (règle 85 de la CBE). Il ne semble pas possible d’y inscrire une concession de licence effectuée après la délivrance du brevet ou une cession du brevet intervenue plus de neuf mois après la délivrance (si aucune opposition n’est formée) ou après la fin de la procédure d’opposition (s’il y en a eu).

Que faire si aucune inscription n’est intervenue au REB ? Dans le cas où une telle inscription n’était pas possible (car non prévue par la CBE), les actes concernés semblent néanmoins opposables aux tiers. C’est en tout cas notre compréhension d’un arrêt de la Cour de cassation daté du 15 septembre 2009, où nous lisons :

« … Attendu que la société de Broux fait grief à l’arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d’avoir déclaré recevable l’action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-11 CPI l’inscription au REB des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu’est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n’a pas procédé à l’inscription du contrat de cession au REB ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n’a été inscrit qu’au RNB, mais non à l’inscription au REB ; qu’en déclarant néanmoins recevable l’action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article L 614-11 CPI ;

Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d’opposition, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’inscription au RNB, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

En dehors de ces cas de figure, le langage de l’article L 614-11 CPI semble assez clair : pour rendre opposable les actes, il faut les inscrire au REB. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2004, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, a dit :

« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Colmar concerne une instance parallèle à celle dans laquelle la Cour de cassation s’était prononcée le 7 juillet 2004.

Toutes les deux concernent le brevet européen EP 0 251 945 dont Mme Rafaela J. était la titulaire. Ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. L’action contre la société Smurfit a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation cité plus haut.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne l’intérêt à agir de la société OR-N-VI :

***

Attendu qu’en leur qualité d’héritiers du breveté, les consorts J. ont qualité et intérêt à agir ;

Attendu que les appelantes dénient à la société OR-N-VI toute qualité à agir en contrefaçon au motif que le contrat de licence a été tardivement inscrit au RNB(enregistrement du 17 octobre 2000) et qu’il n’a jamais été inscrit au REB;

Attendu que la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens qui institue la tenue d’un « REB » prévoit que « la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national » ;

Attendu, certes, que l’article L 614-11 CPI dispose que l’inscription au REB des actes transmettant ou modifi[ant les dr]oits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; que cette disposition notamment destinée à prévenir et résoudre les conflits entre personnes revendiquant des droits concurrents sur le même brevet, n’érige pas la publication de la licence au REB en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ; que la société OR-N-VI, dont la qualité de licencié exclusif est admise par le titulaire du brevet, a qualité et intérêt à se joindre à l’action des consorts J., contre les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ; …

***

C’est tout de même étonnant de voir la Cour de Colmar contredire ce que la Cour de cassation, se prononçant sur les mêmes faits, avait approuvé …

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.