Rouleaux compresseurs

La société suisse Boegli-Gravures (ci-après Boegli) est titulaire du brevet européen EP 1 324 877 concernant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif pour le satinage et le gaufrage simultanés de feuilles d’emballage à surface métallisée ou constituées de métal, comprenant au moins deux rouleaux de gaufrage reliés à un entraînement et pouvant être entraînés individuellement ou en commun, les rouleaux pouvant être pressés l’un contre l’autre de manière élastique et les dents pyramidales ou coniques des rouleaux présentant une pointe aplatie, caractérisé en ce que des dents (T2) pyramidales ou coniques d’un rouleau au moins présentent une forme géométrique et/ou surface différente de celle des dents (T1) pourvues pour le satinage afin de produire pendant le passage de la feuille d’emballage à ces endroits des signes (L) gaufrés qui modifient la surface métallisée de la feuille d’emballage et dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur (O) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS).

Le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société italienne GD, mais celle-ci a finalement retirée son opposition et la Division d’opposition de l’OEB n’as jugé utile de poursuivre l’examen du brevet d’office et a déclaré l’opposition éteinte.

Lors de l’exposition Tabexpo au Parc des Expositions à Villepinte, la société Boegli a constaté l’exposition et la mise en vente, par la société russe Darsail, de certains matériels. Considérant qu’il s’agissait d’actes de contrefaçon, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société Darsail en contrefaçon de certaines revendications de son brevet.

La société Darsail a formé une demande reconventionnelle en nullité au titre d’une extension indue ainsi que d’un défaut de nouveauté et d’activité inventive.

Par jugement du 20 mai 2009, le TGI de Paris a annulé les revendications en question pour défaut d’activité inventive.

La société Boegli a interjeté appel.

Dans son arrêt du 23 mars 2011, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :

***

... Considérant, aux termes de l’article L 614-12 CPI, que

« la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich » ;

Que l’article 138, paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dispose que

« le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ; [...] » ;

Que, selon l’article 52, paragraphe 1, de la convention de Munich,

« les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle » ;

que l’article 56 précise qu’

« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;

Considérant que l’homme du métier, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, est celui qui possède les connaissance normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;

Considérant que la technique en cause en l’espèce consiste à créer des reliefs sur une surface plane en exerçant sur celle-ci une pression au moyen d’un dispositif approprié ; que cette technique relève, en fonction de la proportion des reliefs et de la nature de la surface, de l’emboutissage, de l’estampage, du gaufrage ou du satinage ; que l’appelante critique à juste titre la définition de l’homme du métier telle que retenue par le tribunal, à savoir le concepteur de machine-outil, qui pèche par excès d’extension, tandis que celle proposée par la société Boegli, soit un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique, ajoute une spécificité qui n’est pas requise dès lors qu’il s’agit simplement de mettre en œuvre un effet d’ombre, phénomène universellement connu qui consiste à savoir que la taille d’une ombre, donc sa visibilité, dépend de la hauteur du relief qui la crée mais aussi de l’angle d’incidence de la lumière qui le frappe ;

Considérant que l’appréciation de l’existence d’une activité inventive suppose de rechercher si les moyens qui constituent l’invention ont été préalablement divulgués dans un ou plusieurs documents au caractère certain dans leur date, leur contenu et leur accessibilité au public, s’il existait des motifs incitant l’homme du métier à poser le problème technique à la base de l’invention en cause et à combiner, modifier ou compléter les caractéristiques divulguées par ce ou ces documents en vue de résoudre le problème technique posé et si ces opérations le conduisaient de manière évidente à l’invention en cause ;

Voilà une déclaration intéressante de méthode. Malheureusement, la Cour ne donne pas de précisions concernant « le problème technique à la base de l’invention ». S’agit-il du problème « subjectif » indiqué dans la demande de brevet ? En l’absence de précisions, cela est vraisemblable.

Considérant, en l’espèce, que l’homme du métier connaît l’existence du brevet FR 2 058 248 publié le 28 mai 1971 dit brevet Nielsen, du nom de l’inventeur, qui concerne 

« un procédé de fabrication d’une matière en feuille gaufrée des deux côtés qui consiste à insérer 1a matière primitive en feuille dans l’interstice entre deux cylindres dont les surfaces sont munies de saillies de telle sorte qu’une saillie de chacun des cylindres est entourée de tous côtés, à l’interstice des cylindres, par des saillies de l’autre cylindre, chacune des saillies d’un cylindre étant décalée axialement relativement aux saillies périphériquement adjacentes du même cylindre, des saillies de l’un des cylindres formant, avec des saillies correspondantes et alternantes de l’autre cylindre, des lignes droites pratiquement parallèles aux axes des cylindres. » ;

Considérant que la circonstance que le procédé ainsi décrit vise principalement à conférer à la matière en feuille ainsi traitée, par étirage et déformation, des performances accrues en termes de résistance et d’absorption des chocs ne suffit pas à l’exclure du champ des connaissances normales de l’homme du métier, alors surtout que, outre la fonction principale ainsi décrite, le brevet envisage expressément que « la hauteur et la forme des dents pourraient aussi bien varier, par exemple de manière à former un motif particulier. Par exemple, il est possible de donner à certaines des saillies une surface relativement grande, ce qui peut être important quand le produit gaufré doit être collé à une feuille plane. La matière peut être formée de papier, de matière fibreuse, de métal ou de matière thermoplastique. Dans le mode d’exécution représenté, les deux jeux de rainures sont disposés sous le même angle d’inclinaison mais ils peuvent aussi bien avoir des angles d’inclinaison différents. Eventuellement, l’une des séries de rainures peut être dirigée axialement et l’autre obliquement. » ;

On peut regretter l’affirmation selon laquelle un document de l’art antérieur fasse partie des « connaissances normales de l’homme du métier ». En effet, la jurisprudence européenne, entre autres, désigne par ce terme ces connaissances qui ne se trouvent pas, en général, dans les documents de l’art antérieur mais qui font partie du bagage intellectuel et professionnel d’une personne du métier. Il s’agit là d’une concession à la réalité, car si on ne tenait pas compte de ces connaissances aux contours un peu vagues, bien des inventions se verraient attribuer un caractère inventif alors qu’elles ne font que mettre en pratique ce que l’homme du métier ferait quasi instinctivement.

Il ne faut pas confondre ces connaissances générales, qui sont parfois accessibles par des manuels et des ouvrages de référence, avec les connaissances constituées par les documents du domaine technique dont l’homme du métier est l’expert et qui, elles, englobent notamment les demandes de brevet, mais aussi les publications scientifiques et techniques et toutes les réalisations non confidentielles appartenant à ce domaine.

Considérant que le brevet Nielsen décrit en outre « une paire de cylindres destinés à la pratique du procédé et les caractéristiques de la paire de cylindres selon 1’invention résident dans le fait que les saillies ont une surface supérieure pratiquement plane et une région de transition bien définie, encore qu’arrondie, de cette surface supérieure à la surface latérale de la saillie. On obtient ainsi une bonne retenue de la matière pendant l’opération de gaufrage, c’est à dire un blocage complet ou partiel de la matière dans sa position sur les saillies coopérantes des deux cylindres de sorte que l’on peut obtenir l’étirage désiré entre les sommets des saillies de l’un des cylindres et les sommets des saillies de l’autre cylindre étant donné qu’on évite un mouvement de la matière pendant le début de la coopération entre les deux cylindres » ;

Considérant que la revendication 1 du brevet litigieux porte sur un

« Dispositif pour le satinage et le gaufrage simultanés de feuilles d’emballage à surface métallisée ou constituées de métal, comprenant au moins deux rouleaux de gaufrage reliés à un entraînement et pouvant être entraînés individuellement ou en commun, les rouleaux pouvant être pressés l’un contre l’autre de manière élastique et les dents pyramidales ou coniques des rouleaux présentant une pointe aplatie, caractérisé en ce que des dents (T2) pyramidales ou coniques d’un rouleau au moins présentent une forme géométrique et/ou surface différente de celle des dents (T1) pourvues pour le satinage afin de produire pendant le passage de la feuille d’emballage à ces endroits des signes (L) gaufrés qui modifient la surface métallisée de la feuille d’emballage et dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur (O) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS) » ;

Considérant que la mise en regard des textes des deux brevets, éclairée par les illustrations qui les accompagnent, conduit la cour à approuver le tribunal qui a conclu, après avoir procédé à la même opération […], que l’objet de la revendication 1 était totalement divulgué par l’antériorité Nielsen à l’exception de la caractéristique tenant au pressage élastique des rouleaux, étant observé que le tribunal a encore relevé à juste titre que la caractéristique d’un motif de faible relief qui change d’aspect selon l’angle de vue de l’observateur et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière est bien connue et ne peut être considérée comme une découverte témoignant d’une activité inventive,

Là encore, la cour utilise les termes d’une manière qui contraste quelque peu avec les canons de la brevetabilité. La Cour constate que l’antériorité Nielsen antériorise toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l’exception d’une seule, la caractéristique X (« … les rouleaux pouvant être pressés l’un contre l’autre de manière élastique … »). Soit. Mais que dire de la caractéristique Y (« … signes gaufrés … dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière ») ? Apparemment, elle ne se trouve pas expressément dans l’antériorité Nielsen, mais le tribunal, approuvé en cela par la cour, n’en tient pas compte car selon elle, elle « est bien connue et ne peut être considérée comme une découverte témoignant d’une activité inventive ». Cette affirmation paraît malheureuse, car le terme « découverte » a un sens particulier dans le droit des brevets. Une découverte est en général définie comme étant l’observation d’un phénomène naturel préexistant, alors que l’invention est le résultat d’une action volontaire de l’homme. Et même si on fait abstraction de ce terme, l’affirmation de la cour semble peu inspirée, car ce n’est pas parce qu’une caractéristique est connue en tant que telle que sa combinaison avec les autres caractéristiques est nécessairement dépourvue de nouveauté, et encore moins d’activité inventive. On constate avec tristesse que même la Cour de Paris, qui est notre cour de référence en matière de brevetabilité, manque de rigueur dans le maniement des concepts de base du droit des brevets.

Considérant d’ailleurs que le brevet Nielsen, s’il ne divulgue pas explicitement l’effet d’ombre, enseigne néanmoins que la variation de la hauteur et de la forme des dents permet d’obtenir des motifs particuliers, d’où il résulte que l’homme du métier sait qu’en réduisant la hauteur des dents ou saillies, il obtiendra un motif d’un relief moins marqué, lequel se dévoilera avec une intensité différente à l’observateur selon l’angle d’incidence de la lumière ;

Il faut probablement entendre par là que la caractéristique Y est implicite dans l’objet de l’antériorité Nielsen. Mais si c’est le cas (et cela est vraisemblable), pourquoi avoir abordé l’activité inventive dont ne témoignerait pas cette caractéristique  (au paragraphe précédant) ? Lorsqu’on doit faire intervenir la notion - délicate - du défaut de nouveauté basé sur des caractéristiques implicites, on gagne vraiment a faire les choses proprement et dans l’ordre.

Considérant que la société Boegli ne conteste pas que son brevet EP 0 925 911 déposé le 11 décembre 1998 appartient aussi à l’état de la technique et entre dans le champ des connaissances de l’homme du métier et que ce brevet, qui traite du satinage de feuilles métalliques dans lesquelles certaines zones peuvent ne pas être satinées et rester lisses afin de faire apparaître des signes tels que des marques de fabrique ou des indications écrites enseigne également que les deux rouleaux peuvent être pressés élastiquement l’un contre l’autre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que, ayant annulé la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive, le tribunal a annulé sur le même fondement les revendications subséquentes 2, 5 et 8 du brevet ; que, dès lors, les demandes de la société Boegli au titre de la contrefaçon des revendications ainsi annulées ne peuvent être accueillies ;

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la cour ne s’embarrasse pas d’arguments mais se contente d’approuver le tribunal. C’est un peu court.

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; …

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Cour d’appel de Paris, 23 mars 2011

Boegli-Gravures c. Darsail

L’arrêt et le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Drôle de bobine

La société italienne GSG International (ci-après « GSG ») est titulaire du brevet européen EP 1 232 830 concernant un procédé de fabrication de tringles d’entraînement utilisées dans des poignées pour cadres de fenêtre.

La revendication 1 de ce brevet telle que délivrée est rédigée comme suit :

Un procédé de fabrication de tringles d’entraînement (3) pour unités de poignée (4) de cadres de fenêtre, comprenant les phases suivantes exécutées l’une après l’autre :

• alimenter, dans une direction opérationnelle (A) rectiligne, un profilé continu (7) qui est conformé pour s’accoupler de façon complémentaire avec un canal de coulissement (2) d’un cadre de fenêtre et provient d’un dispositif d’alimentation (10) logeant ledit profilé continu (7) dans une configuration enroulée ;
• usiner, dans une station d’usinage (B), une portion du profilé continu (7) pour former et/ou associer au moins une partie d’éléments (6) de retenue et/ou d’entraînement commandés par une unité de poignée (4) du cadre de fenêtre, afin de permettre le coulissement dans les deux sens de la tringle d’entraînement (3) le long du canal (2) ;
• couper, dans ladite station d’usinage (B), une portion (3) du profilé continu (7) à une longueur prédéfinie ; où le profilé continu (7) est réalisé dans une matière plastique synthétique pouvant se déformer élastiquement afin d’atteindre un encombrement minimum dans la configuration enroulée.

Le brevet a fait l’objet de plusieurs oppositions devant l’OEB. La procédure d’opposition n’est pas terminée à ce jour.

Estimant que la société italienne Fapim exposait et offrait en vente une machine « FP13 » reproduisant les caractéristiques de son brevet, la société GSG l’a fait assigner en contrefaçon.

La société Fapim est alors intervenue dans l’opposition devant l’OEB.

La société GSG a demandé au tribunal à surseoir à statuer en attendant la décision de l’OEB sur le sort du brevet européen, mais cette demande a été rejetée.

Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal a annulé les revendications que la société GSG estimait contrefaites et à débouté la société GSG de toutes ses demandes.

La partie qui a retenue notre attention concerne la validité de la revendication 1. Sans être particulièrement intéressante, elle nous a semblée amusante dans la mesure où elle fait intervenir la manière dont la matière première est fournie ; en contemplant celle-ci, l’homme du métier est conduit sur la voie de l’invention. Ainsi on tient compte de la « vie réelle » et en particulier d’un aspect qui aurait, selon toute vraisemblance, échappé à une démarche selon l’approche dite « problème-solution ».

***

… La société Fapim soutient que cette revendication est dépourvue d’activité inventive car il découlait de l’état antérieur de la technique à la date de priorité du brevet l’utilisation des profilés enroulés sous forme de bobine, ce qui est divulgué dans le brevet Ferco, et de réaliser de tels profilés dans une matière synthétique, la société italienne Alfa Solare produisant et commercialisant ce type de profilés. Elle soutient que si le brevet Ferco est muet sur la nature du matériau constituant le profilé, l’homme du métier comprend sans faire preuve d’activité inventive que l’aptitude à être bobiné postule l’utilisation d’un matériau apte à se déformer élastiquement, c’est à dire en matière flexible, notamment au vu du brevet Bilstein et n’a aucun préjugé à vaincre, d’autant que l’usage d’un profilé en matière synthétique était largement répandu dans l’industrie avant la date de priorité du brevet. Elle ajoute que la mention dans la revendication 1 de « redresseurs » ne saurait lui conférer une activité inventive, car ils ne constituent pas une composante du procédé de l’invention et que dès lors que le profilé se déforme, il nécessite d’être redressé, ce que l’homme du métier comprend au vu par exemple des profilés Alfamid en polyamide.

Le titulaire du brevet soutient que si le brevet Ferco enseigne certaines caractéristiques du préambule de la revendication n° 1 du brevet, il ne divulgue pas l’utilisation d’un profilé continu en matière plastique synthétique susceptible de se déformer et apte à être logé dans le dispositif d’alimentation des postes d’usinage et de découpe.

La société GSG indique qu’il n’était pas évident pour l’homme du métier de mettre en œuvre un procédé de fabrication apte à se déformer en conservant ses qualités afin d’atteindre un encombrement minimum dans une configuration enroulée et pour être logé dans un dispositif qui alimente en continu dans une direction opérationnelle rectiligne la station d’usinage du profilé. Elle souligne que le procédé a dû vaincre le double préjugé selon lequel la tringle d’entraînement doit, si elle a été stockée dans une configuration enroulée, être redressée avant d’être associée aux moyens de commande de la poignée et du fait que le profilé en plastique, suffisamment souple pour être maintenu enroulé lors de la phase d’alimentation des stations d’usinage et de découpe, ne peut conserver ses qualités après avoir subi ces opérations.

La demande de brevet européen Ferco a été publiée le 29 octobre 1997. Elle porte sur un « procédé de crémone et tringle de crémone » et vise à proposer une crémone de concept simplifié et plus économique.

La demanderesse ne conteste pas que le brevet Ferco enseigne certaines caractéristiques du préambule de la revendication 1, notamment par l’utilisation d’un profilé continu de matière plastique synthétique susceptible de se déformer et apte à être logé dans le dispositif d’alimentation des postes d’usinage et de découpe.

Cependant, la description de la demande de brevet Ferco expose « selon un autre aspect de l’invention, la tringle pour une crémone de l’invention comporte une section transversale en forme de « T » et est adaptée à être bobinée. Alors que dans les procédés connus de fabrication de crémone, on utilisait des bobines de fil respectivement pour réaliser la têtière et la tringle, la tringle conforme à l’invention peut également être livrée et stockée enroulée sur une bobine » (colonne 2, ligne 45 à 55).

Contrairement à ce que soutient la société Fapim, cette configuration enroulée n’est pas similaire à la revendication 1 dès lors qu’elle porte sur la tringle après fabrication.

Il résulte du brevet belge Hans Bilstein délivré le 31 août 1964 et portant sur un système de commande de fenêtres et qui décrit une tringle motrice en matière flexible que l’utilisation du plastique pour les tringles est divulguée depuis longtemps.

Par ailleurs, au vu du courrier de la société Alfa Solare adressé à la société Fapim le 25 novembre 2005, celle-ci produit et commercialise depuis fin 1997 des profils bobinés en polyamide. Si, ainsi que le relève la demanderesse, les deux factures portant sur des « profilo alfamid D 1132 », l’une du 25 septembre 1997 adressée à la société HSH Holdings au Royaume-Uni et l’autre du 13 novembre 1997 à la société H.S. Hansens Fabrikker au Danemark ne suffissent pas à établir, en l’absence d’autres indications, qu’elles portent sur des profils bobinés en polyamide, aucun élément ne permet de remettre en cause les affirmations de la société Alfa Solare contenues dans son courrier.

La revendication 1 ne divulgue aucun matériau particulier et il n’est pas contesté par la demanderesse que les profilés bobinés en polyamide constituent une matière plastique se déformant élastiquement et répondant donc à la caractéristique contenue dans la revendication 1.

En conséquence, l’homme du métier était en mesure, sans faire preuve d’activité inventive, de rechercher des matériaux, tels par exemple que les profilés bobinés en polyamide, susceptibles de se déformer élastiquement afin d’atteindre un encombrement minimum. Dès lors que de tels profilés sont livrés sur des bobines, l’idée de les loger directement dans le dispositif d’alimentation ne constitue pas une activité inventive, pas plus que d’associer ce matériau avec l’art antérieur, qui divulgue l’usinage et la coupe, de manière à parvenir à l’objet de la revendication 1.

Il en résulte que la revendication 1 du brevet est nulle pour défaut d’activité inventive.

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TGI de Paris, 25 janvier 2011

GSG International c. Fapim

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Intersport a le casque

La société TSI (ci-après « TSI ») est titulaire d’un brevet européen EP 0 682 885 concernant

Ce brevet avait fait l’objet d’une opposition par la société Bell Sports et avait été révoqué par la division d’opposition de l’OEB. Mais la chambre de recours 3.2.4 avait finalement maintenu le brevet sous une forme modifiée (décision T 552/02).

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait.

La société TSI a attaqué plusieurs concurrents et leur distributeurs en contrefaçon de son brevet. Les lecteurs attentifs de ce blog se souviennent peut-être du litige opposant TSI à Go Sport (voir notre billet) ; une affaire plus ancienne, sur la base du brevet français dont le brevet européen revendique la priorité, l’opposait à la société Bell Sports.

Le 5 juin 2008, la société TSI a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans un magasin appartenant à la société Temsa et exploité sous l’enseigne Intersport. Ayant constaté que cette société vendait un grand nombre de casques dont elle estimait qu’ils reproduisaient les revendications de son brevet, elle a fait assigner les sociétés Temsa, Intersport et deux fournisseurs de casques en contrefaçon devant le TGI de Bordeaux.

Selev Alien, l’un des modèles dont TSI

estimait qu’il reproduisait son brevet

Par jugement du 3 mars 2009, le TGI de Bordeaux a condamné les sociétés Temsa, Intersport et al à payer 300 k€ à la société TSI à titre de provision à valoir sur son préjudice pour contrefaçon. La destruction des produits contrefaits et l’interdiction d’en poursuivre la vente ont également été ordonnées.

Les sociétés Intersport et Temsa ont interjeté appel.

L’arrêt d’appel en date du 24 mars 2011 confirme pour l’essentiel ces mesures ; il contient plusieurs passages intéressants. Dans ce qui suit, nous donnons deux extraits concernant la qualité à agir de la société TSI et la régularité de la saisie-contrefaçon.

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Sur la qualité à agir de la société TSI en qualité de propriétaire du brevet

La société TSI pour justifier de son droit de propriété sur le brevet européen EP 0682885 qui conditionne la recevabilité de son droit à agir dans le cadre de la présente action se prévaut pour la première fois en cause d’appel d’un contrat de cession en date du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société Shine lui a revendu le brevet précité dont elle lui avait fait apport par convention en date du 11 janvier 1999 après l’avoir elle-même acquis auprès de son déposant initial la société Overforing le 14 février 1997.

La date du contrat qui n’était soumis à aucun enregistrement est néanmoins attestée par l’avis de transfert adressé à l’OEB dès le 3 février 2003 par le représentant légal de la société Shine ce qui rend sans fondement la suspicion émise par les sociétés Intersport France et TEMSA quant à l’existence même de cette convention.

D’ailleurs les droits de la taxe d’administration de fonds de 76 € exigible pour ce ‘re-transfert’ ont été le 8 février 2000 suivant justificatif permettant une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société TSI le 28 février 2000 dûment justifié avec prise d’effet au 8 février 2000 et assurant son opposabilité aux tiers.

Il résulte par ailleurs de la lecture des dispositions de la convention sur le brevet européen (article 22-1 et chapitre XIII qui définissent les modalités de transfert d’un brevet européen que dès lors que les services du Registre Européen des Brevets ont accepté sans observation la mention de la cession au regard de la lettre de la société Shine signée de son président directeur général, il n’appartient pas aux tiers de contester la réalité de ce transfert dès lors que les dispositions du texte précité exigent seulement qu’ils soient avisés de l’existence des différentes cessions intervenues ce qui rend sans intérêt le recours aux dispositions de l’article 72 du Règlement Européen.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société TSI justifiait bien de sa qualité à agir comme propriétaire du brevet européen opposable aux tiers au sens de l’article L 613-9 CPI.

Sur la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon

La société Temsa aux termes de ses écritures devant la cour ne conteste plus la régularité de la signification à son égard de la requête et de l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a estimé cette signification régulière. Il résulte de la lecture des dispositions de l’article L 615-5 CPI, que l’huissier désigné pour procéder à l’établissement d’un procès verbal de saisie contrefaçon par décision judiciaire peut être assisté d’experts désignés par le requérant et dispose d’un libre choix en ce qui concerne la spécialisation de ceux-ci.

L’huissier doit procéder lui-même à la description de l’objet saisi argué de contrefaçon. Il ne lui est cependant pas interdit ainsi que l’a souligné à bon droit le tribunal de transcrire également dans son intégralité la description faite par les experts régulièrement désignés qui l’assistent sous réserve toutefois dans cette hypothèse de distinguer dans le cadre de la rédaction du procès verbal ses constatations personnelles de celles des experts.

Pour établir un manquement à ce principe de nature à affecter la validité de la saisie contrefaçon, il est fait état des termes choisis pour la description des casques qui présentent une proximité ‘manifeste et recherchée avec les termes du brevet européen EP 0682885 qui ne pouvaient émaner que des experts.

Néanmoins cette interprétation subjective ne peut suffire en l’absence d’autres éléments à rapporter la preuve du bien fondé de ces assertions dès lors que le professionnalisme des huissiers instrumentaires qui ont réitéré la rédaction de tels procès-verbaux de saisie contrefaçon à maintes reprises à la requête de la société TSI ont manifestement acquis des connaissances spécifiques et une parfaite approche des données du dossier qu’ils ont su utiliser sans qu’il puisse être établi qu’ils aient pu s’emparer de descriptions émanant des experts les ayant assistés dont ils n’auraient pas indiqué les auteurs dans le procès verbal litigieux.

Par ailleurs il y a lieu de relever que la circonstance que seul le casques Nakamura Race Lite ait fait l’objet d’une description détaillée par les huissiers instrumentaires ne saurait affecter la validité du procès verbal de saisie contrefaçon dès lors que la description du casque GES Saphir pour brève qu’elle puisse apparaître, n’en apparaît pas moins complète dès lors que rédigée en utilisant les termes ‘même système d’attache’ elle fait manifestement référence à la description complète opérée pour le seul casque Nakamura Race Lite instaurée comme référence commune à tous les casques contrefaisants retenus comme identiques par les huissiers instrumentaires au titre de la conception de l’attache.

Casque GES Saphir

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon.

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Cour d’appel de Bordeaux, 24 mars 2011

Intersport France et al c. TSI et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Où l’on parle encore de perfectionnements

Dans un récent billet, nous avons évoqué les difficultés qui se rattachent à la notion de « perfectionnement » qui surgit ici et là dans la jurisprudence, sans pour autant avoir une définition dans la loi. Le présent arrêt de la Cour de Paris est presque entièrement consacré à la qualification d’une invention de « perfectionnement », dans le contexte d’une action en revendication.

Lucien F. et Ludovic C. sont salariés du groupe Bic depuis 1989 et 1997. Ils y exercent les fonctions respectives de responsable de production et de « process plasturgie » au sein de sa filiale Conté. Au cours du premier trimestre 1999, le service qualité de cette entreprise a dû faire face à de nombreuses réclamations portant sur les fissures de la mine du crayon couleur « Evolution », entièrement en matière synthétique. Les difficultés étaient telles que la production a été arrêtée en octobre 1999. A cette date, Lucien F. et Ludovic C. ont eu l’idée d’employer un matériau souple de type élastomère qui permet d’absorber les déformations relatives de matériaux possédant des coefficients de dilatation et de retrait très différents, une solution existant dans le domaine de l’aéronautique. Les premiers résultat d’essai étant insatisfaisants, ils ont proposé d’ajouter un composant à la gaine classique. La nouvelle gaine a été utilisée dans les nouveaux crayons couleur synthétiques et les fissures ont totalement disparu.

La société Conté a déposé, à son seul nom, le 13 décembre 1999, une demande de brevet française, puis une extension internationale WO 01/43987, avec comme inventeurs déclarés Lucien F. et Ludovic C., mais aussi deux autres co-inventeurs qui étaient intervenus en aval dans l’exécution technique de prototypes.

Les revendications indépendantes 1 et 6 de cette demande de brevet étaient rédigées comme suit :

1. Procédé de fabrication en continu de crayons à écrire ou à colorier par coextrusion simultanée consistant à co-extruder une première matière thermoplastique chargée, dénommée matière mine, et autour de celle-ci une couche intermédiaire dite de protection dans une matière thermoplastique exempte d’agent d’expansion et une seconde matière thermoplastique contenant un agent d’expansion, dénommé matière bois, et à refroidir lesdites matières thermoplastiques co-extrudées, caractérisé en ce que la matière thermoplastique constitutive de la couche de protection est déterminée en sorte de rester déformable pendant le retrait de la matière mine, lors du refroidissement.

6. Crayon obtenu par coextrusion simultanée constitué par la superposition d’une âme en une première matière thermoplastique chargée dénommée matière mine, d’une couche de protection d’une matière thermoplastique non-expansée et d’une couche d’une deuxième matière thermoplastique expansée dénommée matière bois, caractérisé en ce que la matière thermoplastique constitutive de la couche de protection a un point de solidification qui est inférieur à celui de la matière thermoplastique constitutive de la matière mine.

Des brevets américain, européen etc. ont été délivrés sur la base de cette demande internationale.

Lucien F. et Ludovic C. ont assigné leur (ancien ?) employeur devant le TGI de Paris en revendication du titre et en contrefaçon.

La société Conté a fait valoir que l’invention de 1999 était en fait un perfectionnement d’une invention de 1991 et qui avait fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet française FR 2 674 179 qui avait, elle aussi, étendue dans un grand nombre de pays. Lucien F. et Ludovic C. ont contesté cette affirmation.

Les revendications indépendantes 1 et 4 de cette demande de brevet étaient rédigées comme suit :

1. Procédé de fabrication en continu d’un crayon à écrire ou à colorier (4), consistant à extruder une première matière thermoplastique chargée, dénommée matière mine (1), puis à envelopper ladite matière mine par une couche d’une seconde matière thermoplastique extrudée contenant un agent d’expansion, dénommé matière bois (3), caractérisé en ce que, la matière mine (1) extrudée est, préalablement à son enveloppement par la matière bois (3), enveloppée par une couche intermédiaire dite de protection (2), réalisée par extrusion d’une matière thermoplastique exempte d’agent d’expansion et compatible avec la matière mine (1) et la matière bois (3).

4. Crayon à écrire ou à colorier, constitué par la superposition d’une âme en une première matière thermoplastique chargée dénommée matière mine (1) et d’une couche d’une deuxième matière thermoplastique expansée dénommée matière bois (3), caractérisé en ce qu’il comporte une couche intermédiaire dite de protection (2) entre la matière mine (1) et la matière bois (3), dans une matière thermoplastique non expansée adhérant à la matière mine (1) et à la matière bois (3).

NB : Les figures de la demande sont identiques à celles de la demande internationale de 1999.

Par jugement du 9 mars 2005 (voir le PIBD n° 816, III-576), le tribunal a dit que leur invention était une invention de mission et les a déboutés de leur demande tendant voir retenir à rencontre de la société Conté des actes de contrefaçon. Il a également retenu que l’invention de 1999 n’était pas un perfectionnement de celle de 1991 :

« Attendu que la société Conté fait valoir que l’invention de 1999 est une invention de perfectionnement par rapport au brevet de 1991 ;

Attendu que l’invention de perfectionnement est celle qui reproduit l’invention antérieure en lui apportant soit une modification, soit une adjonction, soit une restriction ;

Attendu qu’il convient d’observer que si le procédé du brevet de 1999 reprend certes les étapes de tri-extrusion du procédé de brevet de 1991 et les trois couches de crayon caractérisé – couche de matière mine, couche de protection, couche de matière bois – le brevet de 1999 concerne par contre des crayons couleur réalisés exclusivement en polymères et qui sont apparus en 1998 soit postérieurement à l’année 1991 ;

Attendu que dès lors ce brevet ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet de 1991 comme n’ apportant pas une adjonction aux produits brevetés en 1991 mais concerne exclusivement d’autres produits soit des crayons couleur dont la matière mine a été enrichie en pigments pour obtenir une dépose de couleurs plus importante ; que la société Conté reconnaît d’ailleurs que les produits concernés par les deux brevets divergent puisqu’elle n’hésite pas à écrire, dans ses conclusions en date du 16 mars 2004, que le brevet de 1999 ne s’applique que sur les crayons couleur à mine enrichie et uniquement sur ceux là ;

Que dès lors la rémunération complémentaire doit être fixée au vu du seul brevet de 1999 et sur les seuls produits visés par ledit brevet ; … »

Finalement, le tribunal a nommé un expert pour évaluer la rémunération supplémentaire à laquelle les inventeurs pouvaient prétendre.

La société Conté a interjeté appel de cette décision.

Dans son arrêt du 21 septembre 2007 (voir le PIBD n° 863, III-691), la Cour d’appel de Paris a confirmé l’analyse du tribunal :

« … Considérant qu’en l’espèce, si le procédé nécessaire pour fabriquer le produit met en œuvre le placement d’une couche intermédiaire entre la mine et le bois (toutes matières étant thermoplastiques), chacune de ces couches étant obtenue par coextrusion, et est en cela commun au procédé du brevet antérieur, il en diffère en ce qu’alors que le brevet antérieur caractérise la couche de protection comme exempte d’agent d’expansion, compatible avec la matière mine et la matière bois et ayant une température de fusion proche ou égale de celle de matière bois (revendication 1) et que la couche intermédiaire se solidifie de manière concomitante, celui de 1999 exclut cette possibilité de rigidité de la couche intermédiaire, qui doit rester déformable durant la refroidissement de la mine ; qu’il est encore dit notamment (revendication 6) que les trois matières contiennent le même composant de base, le brevet de 99 précise que la couche intermédiaire (qui est certes exempte d’agent d’expansion) doit, pour rester déformable, contenir un additif soit thermoplastique élastomère soit un copolymère éthyl-vinyl-acétate (revendication 5) ; qu’il comporte donc non pas trois couches avec les mêmes composants de base mais nécessairement une couche d’une nature différente ;

Considérant qu’ainsi, les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre du procédé et le produit fabriqué au moyen de ce procédé sont distincts de ceux de l’invention de 1991 ;

Considérant par ailleurs que ce procédé et ce produit donnent une solution distincte à un problème différent de celui posé par le brevet de 1991, tenant à la solidification intrinsèque de la mine enrichie ;

Considérant en conséquence qu’étant rappelé qu’un brevet de perfectionnement reproduit l’invention antérieure en lui apportant une modification, une adjonction ou une restriction, ce qui suppose que le brevet second apporte une amélioration aux caractéristiques telles que définies par le brevet antérieur tant dans ses composants que dans ses résultats, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où :

• le problème posé était, comme il est dit dans le brevet, d’un autre ordre, puisqu’il s’agissait de trouver une solution à la fragilité de la mine enrichie et non pas du contact bois/mine,
• la solution et les moyens techniques choisis pour aboutir à la solution sont distincts, en ce que l’un des composants doit être différent des deux autres et avoir une qualité intrinsèque de déformabilité qui n’était pas induite par le premier brevet,
• le résultat obtenu (la solidité de la mine) n’est pas lié au premier résultat (consistant à éviter la formation de bulles au contact de la matière mine et de la matière bois) ;

Que le jugement qui a rejeté la qualification de brevet de perfectionnement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs ; … »

La société Conté ne s’est pas démontée et a formé un pourvoi en cassation. Et en effet, la Cour régulatrice, dans son arrêt du (voir PIBD 893, III-911) a cassé l’arrêt :

« … Attendu qu’en écartant la qualification de brevet de perfectionnement aux motifs que le problème posé était différent, de même que les moyens techniques et le résultat obtenu, alors qu’il convenait d’examiner si le second brevet reprenait les caractéristiques essentielles du premier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. … »

Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour de Paris, autrement composée.

Le 30 mars 2011, la cour de renvoi a tranché comme suit :

***

Considérant, selon les intimés, que la caractéristique essentielle du premier brevet réside dans la rigidité de la couche intermédiaire de protection due au fait que la matière de cette couche est choisie de telle sorte que son point de fusion ou de solidification est proche ou égale de celle de la matière bois et que le second brevet, loin de reprendre cette caractéristique essentielle, s’en distingue au contraire fondamentalement puisque la matière constitutive de la couche de protection doit se caractériser, non plus par sa rigidité, mais par son caractère déformable, et par une température de fusion/solidification, non plus proche ou égale à celle de la matière bois, mais inférieure à celle de la matière mine ;

Mais considérant que l’invention du premier brevet se caractérise essentiellement par l’introduction d’une couche intermédiaire de protection séparant la matière mine de la matière bois et ayant pour objet de prévenir la déformation de la matière mine par des bulles provenant de la décomposition de l’agent d’expansion de la matière bois ; que la description souligne … que « la compatibilité de la matière constitutive de la couche de protection avec les matières mine et bois est indispensable pour obtenir une bonne tenue de la mine dans le crayon », et suggère, s’agissant particulièrement d’une mine douce … que « avantageusement dans ce cas, la couche de protection est réalisée par extrusion d’une matière thermoplastique qui a une température de fusion qui est proche ou égale à celle de la matière bois » ; qu’il n’est en revanche nulle part indiqué que la rigidité de la couche intermédiaire de protection serait une condition de l’efficacité de la protection de la mine ;

Qu’il n’est pas davantage mentionné dans le second brevet que le caractère déformable de la couche de protection, qui permet de pallier l’apparition de fissures lors du refroidissement de la mine, ne constituerait pas de surcroît un obstacle à la déformation de la mine par des bulles aussi efficace qu’une couche intermédiaire de protection rigide ;

Considérant ainsi, au contraire de ce que soutiennent les intimés, que la caractéristique essentielle du premier brevet réside, non dans la température de fusion de la couche intermédiaire de protection, mais précisément dans l’introduction de cette couche entre la matière mine et la matière bois afin de préserver la première des facteurs de déformation dus à la co-extrusion avec la matière bois ;

Considérant que cette caractéristique essentielle du premier brevet est reprise dans le second, lequel apporte au premier une amélioration limitée à la composition et aux propriétés de la matière constitutive de la couche intermédiaire de protection de sorte que celle-ci soit apte à prévenir, non plus seulement les déformations dues aux bulles, mais de surcroît l’apparition de fissures lors du refroidissement de nouvelles catégories de mines ; qu’il doit en conséquence être qualifié de perfectionnement, peu important que la matière constitutive de la couche de protection soit elle-même définie dans le second brevet par des propriétés ou caractéristiques physiques différentes de celle du premier brevet dès lors que ces propriétés ou caractéristiques de la matière constitutive de la couche de protection ne sont pas des caractéristiques essentielles de l’invention première ;

Considérant qu’il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;

Par ces motifs :

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a « Dit que le brevet FR 99,15.696 n’ est pas un brevet de perfectionnement du brevet FR 91.03.464 de la société Conté déposé le 19 mars 1991 » et en ce qu’il a précisé dans la mission confiée à l’expert commis M. Pierre G « que ce brevet (i.e. FR 99.1 5.696) ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet déposé en 1991 »,

STATUANT à nouveau sur ces deux points, DIT que le brevet FR 99.15.696 constitue un perfectionnement du brevet FR 91.03.464 qui est exploité pour les crayons Evolution couleur à mine enrichie,

DIT que la rémunération complémentaire des intimés ne peut être fixée sur la base du rapport d’expertise de Monsieur G. du 31 mars 2006 mais doit l’être sur la base d’une nouvelle mesure d’expertise pour qu’il soit tenu compte de la qualité d’invention de perfectionnement de l’invention de 1999 dans l’évaluation de ladite rémunération complémentaire.

CONDAMNE M. Ludovic C. et de M. Lucien F. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 CPC et à payer à la société Conté 10.000 € par application de l’article 700 CPC.

*** 

Toute cette bataille juridique pour la qualification de l’invention de « perfectionnement », prédicat qui sied probablement à toute invention faite sous le soleil depuis les inventions de l’Antiquité. Est-ce vraiment déterminant pour le calcul de la rémunération supplémentaire ? N’est-ce pas sous-estimer l’intelligence des experts chargés de l’évaluation ?

Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011

Conté c. Lucien F. et Ludovic C.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aussi publié dans le PIBD n° 940, III-340.

Vrais-faux génériques

Il y a quelques jours, une lectrice du blog m’a demandé quelle était la somme la plus importante qui avait jamais été accordé au titre de dommages et intérêts dans une affaire de brevets en France. Dans une publication du cabinet Véron (« Patent infringement damages in France », 2006, à télécharger ici), on trouve la liste suivante.

Le cas qui nous intéresse aujourd’hui n’est pas à proprement parler une affaire de brevets (il concerne une action en concurrence déloyale), mais il mérite d’être mentionné car les dommages alloués correspondent quasiment à la somme de ces cinq montants record.

Ginkgo biloba, la plus ancienne 
famille d'arbres connue

La SAS Beaufour Ipsen Pharma (ci-après « Ipsen ») commercialise des médicaments en France, dont le Tanakan, son second produit en termes de vente, qui est extrait de feuille de Ginkgo Biloba, indiqué notamment pour le traitement par voie orale du déficit cognitif et neurosensoriel chronique du sujet âgé. Cette exploitation est protégée par un brevet allemand (que nous n’avons pas pu identifier).

En juin 2007, la société Merck Génériques (ci-après « MG »), qui appartient désormais au groupe Mylan, a acquis un brevet italien et mis sur le marché un médicament appelé Vitalogink élaboré à partir de Ginkgo Biloba et susceptible d’être prescrit dans les mêmes conditions que le Tanakan.

La société Ipsen a alors constaté une réduction très significative des ventes du médicament Tanakan par rapport aux prescriptions. Après avoir procédé à des investigations, elle est arrivé à la conviction que cette substitution résultait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société MG. Elle l’a donc assignée en concurrence déloyale.

Par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Ipsen de l’ensemble de ses demandes.

La société Ipsen a interjeté appel.

***

Sur l’existence d’un comportement déloyal et parasitaire

Considérant que la société Ipsen soutient que la société MG a commis des agissements parasitaires, notamment en se plaçant dans le sillage d’Ipsen et de sa spécialité Tanakan, en ayant recours, pour le lancement du Vitalogink, au modèle économique de commercialisation des médicaments génériques, en diffusant des publicités illicites en violation des dispositions relatives à la publicité pharmaceutique et comparative, et en incitant et conduisant les pharmaciens à violer les dispositions légales relatives aux prix et marges de médicaments remboursables ; qu’elle affirme que MG a mis en œuvre des pratiques destinées à instaurer une confusion quant à la nature de Vitalogink et à induire en erreur les pharmaciens sur les possibilités de substituer cette spécialité à Tanakan, qui sont autant de comportements fautifs constitutifs d’actes de concurrence déloyales et d’actes de parasitisme ;

Considérant que la SAS Mylan venant aux droits de la société MG affirme avoir réalisé ses propres investissements pour promouvoir sa spécialité Vitalogink et n’avoir jamais entendu tirer profit de quelque manière que ce soit des investissements réalisés par Ipsen ; qu’elle soutient que la commercialisation du produit exclut tout risque de confusion avec un statut de générique et qu’elle n’a commis aucune faute dans la présentation de son médicament Vitalogink, laquelle est parfaitement transparente et dénuée de toute équivoque et que ses pratiques commerciales sont en tous points conformes au cadre juridique actuellement en vigueur ;

Considérant que les parties ne contestent plus que le Vitalogink n’est pas le générique du Tanakan mais que c’est un médicament princeps qui a bénéficié d’une AMM comme le Tanakan ;

Que si la société MG le présente comme un « équivalent » du Tanakan, il convient de relever que le code de la santé publique distingue seulement deux catégories de médicaments, d’une part les spécialités aussi dénommées princeps, d’autre part les génériques ; que, de cette distinction, découlent des régimes différents notamment en termes de substitution et de fixation de prix ;

Que le Tanakan et le Vitalogink étant des médicaments de marque ou de référence dits « princeps », le pharmacien a l’obligation de les délivrer au malade lorsqu’ils sont prescrits par le médecin, sauf dans des conditions strictement définies par les textes au nombre desquelles figure le droit de substituer à la spécialité prescrite un « médicament générique » du même groupe de produits ;

Considérant que la substitution d’un médicament par un autre est expressément prévue par l’article L 5125-23 du code de la santé publique qui dispose que

« le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient » ;

Qu’à ce droit de substitution liée à une situation d’urgence a été ajouté le mécanisme de la substitution générique qui a pour objet de remplacer la délivrance du produit princeps initialement prescrit par un générique ; qu’à cet effet il existe un répertoire des génériques, régulièrement mis à jour ;

Considérant que durant les trois premiers mois de la commercialisation du Vitalogink, il a été enregistré 240 000 prescriptions de Tanakan auquel a été substitué le Vitalogink alors que ce dernier n’avait donné lieu qu’à 4 prescriptions médicales ;

Que ces chiffres démontrent que le Vitalogink était alors méconnu du milieu médical ; que la société MG ne justifie d’ailleurs d’aucun investissement auprès des médecins pour le faire connaître avant son lancement sur le marché ;

Que si la société Mylan fait valoir que le Vitalogink peut être acheté librement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un médicament ; que sa principale source de vente est donc bien en premier lieu la prescription médicale ; que si elle prétend avoir réalisé des investissements importants pour présenter son produit auprès des médecins généralistes soit une somme de 1 627 935 € engagée de juillet 2007 à juin 2008, il convient de relever que ceux-ci sont postérieurs au début de la commercialisation dans les officines intervenue en juin 2007 alors qu’il s’agissait d’un produit nouveau, jusque là inconnu des médecins prescripteurs et qui, habitués à prescrire le Tanakan, n’avaient pas été sensibilisés au bénéfice susceptible de résulter pour leurs patients de cette nouvelle spécialité ;

Considérant qu’alors que le taux de prescription médicale est quasiment nul, en revanche la délivrance de cette nouvelle spécialité par les officines a été considérable ce qui démontre que l’origine de ces ventes réside dans des actes de substitution ; que les investigations effectuées par les laboratoires Ipsen sous forme de questionnaires adressés à 137 pharmaciens confirment seulement que ceux-ci ont procédé à des substitutions et si en tant que professionnels de la santé, ils ont pu engager leur responsabilité, celle-ci n’exclut pas l’existence de comportements fautifs de la société MG ;

Qu’aucun élément ne conduit à écarter les réponses à ces questionnaires qui ne permettent pas de conclure que le Vitalogink a été présenté par les délégués médicaux comme étant un générique mais seulement qu’une confusion a existé et s’est effectivement traduite par les substitutions ;

Qu’il convient de relever que la société MG a organisé le lancement de sa spécialité en ciblant les distributeurs, négligeant toute promotion préalable auprès des médecins, normalement les premiers intéressés par la commercialisation d’un nouveau médicament et dont l’information sur les caractéristiques de celui-ci en termes d’efficacité thérapeutiques est essentielle ;

Considérant que la société MG ne justifie d’aucune information portant sur les qualités du Vitalogink permettant de la distinguer du Tanakan, ni d’investissement pour assurer sa pénétration sur le marché comme médicament donnant lieu à prescription par les médecins ;

Considérant que les investissements réalisés par la société MG ont eu pour objectif de présenter aux pharmaciens les avantages financiers du Vitalogink ;

Qu’ainsi elle a procédé à des publicités comparatives par l’envoi de mailings aux pharmaciens présentant les gains en marge par boîte vendue et de la fiche posologique remise aux médecins prescripteurs, faisant état « d’une économie de 19% » dans le coût du traitement journalier ;

Que par arrêtés publiés au Journal officiel des 15 mai et 19 juin 2007, le prix du Vitalogink a été fixé à un montant inférieur de 19% à celui du Tanakan, cette publicité permettant dès lors d’identifier le produit Tanakan comme étant le concurrent visé, cette indication du coût du traitement constituant une référence implicite au seul médicament concurrent identifiable comme étant le Tanakan ;

Considérant que cette publicité ne comportait qu’une comparaison en termes de prix sans porter sur les caractéristiques essentielles et vérifiables du Vitalogink, sans aucune référence aux critères d’efficacité et de sécurité ; que les recommandations de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) précisent qu’en matière de publicités comparatives pour des médicaments princeps, la comparaison ne peut se limiter aux seuls prix, admettant une telle limitation lorsque la comparaison porte sur un générique et son princeps ou sur des génériques du même groupe ; qu’elle précise que « au minimum doivent figurer les critères d’efficacité et de sécurité d’emploi (éléments du rapport bénéfice/risque) mais peuvent aussi figurer des critères ayant un intérêt pour le praticien : posologie, durée de traitement, interactions, acceptabilité’ ». ;

Considérant qu’il importe peu en conséquence, que les deux princeps aient le même résumé des caractéristiques du produit dès lors que la société MG a fait l’économie de les rappeler pour cibler son produit en termes purement financiers ;

Considérant que la publicité litigieuse mentionne également « un gain de X euros » de marge par boîte vendue pour le pharmacien, à l’occasion la mise en œuvre d’un contrat de coopération commerciale proposé par la société MG ;

Que le préambule de ces conventions de coopération dispose que :

« MG est un laboratoire spécialisé dans la fabrication et la distribution de spécialités pharmaceutiques génériques qui souhaite renforcer sa démarche de qualité auprès du grand public en dynamisant l’image du médicament générique et en communiquant largement sur la valeur de celui-ci, la pharmacie est une pharmacie d’officine qui reconnaît l’efficacité du médicament générique qui soutient la politique générale de maîtrise des dépenses de santé et qui souhaite donc promouvoir par l’intermédiaire d’actions ciblées, la commercialisation des médicaments génériques auprès du grand public » ;

« MG et la pharmacie se sont rapprochés afin de mettre en place un système de valorisation des produits MG fondé sur des outils de coopération commerciale performants au sein de l’officine à l’occasion de la revente au consommateur final desdits produits facturés par MG » ;

Que ces dispositions démontrent clairement que le contrat de coopération avait pour seul objet la promotion des génériques ; que dès lors en associant un gain sur le Vitalogink à un contrat de promotion exclusif des produits génériques, la publicité est mensongère ;

Que l’article 2 stipule que les prestations de coopération commerciales s’entendent de la mise en place effective du kit dans l’officine pour la durée du contrat, installation faite par une société RNP, choisie par la société MG ;

Que celle-ci reconnaît que les supports promotionnels de coopération commerciale incorporait le Vitalogink ; que cet élément associé à l’utilisation d’un conditionnement similaire à celui utilisé pour les génériques était de nature à entretenir une confusion ;

Que s’agissant de médicaments de référence , la mise en place d’actions de nature à stimuler ou à faciliter leur revente était dépourvue de tout intérêt dans la mesure où le pharmacien est légalement tenu de délivrer la spécialité prescrite sans pouvoir en délivrer une dont la publicité auprès des patients est interdite ;

Qu’au titre des conventions de référencement Merck s’engageait à verser 15% à la pharmacie du prix unitaire net de chaque produit facturé à la pharmacie ;

Considérant que le prix des médicaments est réglementé ; que la loi de finances de la sécurité sociale pour 1999 a introduit une différence des taux des remises autorisées destinés à favoriser les génériques, portant à 10,74% du prix le plafond des remises et autres avantages commerciaux sur les génériques contre 2,5% pour les princeps ;

Que l’arrêté du 12 février 2004 a modifié les marges de distribution jusque là identiques pour les génériques et les princeps en mettant en place un taux dégressif, la marge étant d’autant plus importante que le prix est bas ;

Qu’il s’ensuit que la société MG ne pouvait pas associer dans un contrat de référencement avec des stipulations identiques un médicament princeps et un générique ;

Considérant que la société MG a volontairement entretenu une confusion dans la mise en œuvre d’un cadre juridique et d’une présentation matérielle, assimilant un médicament princeps à un générique ;

Considérant que l’existence d’un générique supposant celle existence d’un princeps, cette politique commerciale a conduit à placer le Vitalogink dans le sillage du Tanakan, celui-ci n’ayant pas de générique et à laisser croire qu’il constituait son générique ou pouvait lui être substitué contrairement aux règles en vigueur, les deux produits ayant les mêmes bases et poursuivant la même finalité thérapeutique ;

Que de plus la société MG, en adoptant une politique commerciale qui avait pour conséquence d’aligner les avantages financiers des pharmaciens à l’occasion des ventes du Vitalogink sur celle octroyée en cas de vente de génériques, sous le couvert d’un contrat de coopération visant exclusivement la promotion des génériques, en enfreignant délibérément les règles de fixation des prix, a adopté un comportement déloyal, mettant les pharmaciens en situation de supposer qu’ils pouvaient adopter des conditions de délivrance spécifiques à un médicament ayant sur le marché un générique et de croire qu’ils pouvaient substituer le Vitalogink au Tanakan; qu’en se plaçant ainsi dans le sillage du Tanakan, bénéficiant de sa notoriété et incitant les officines à dévoyer les prescriptions dont ce dernier faisait l’objet , la société MG a commis des agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale.

Sur le préjudice

Considérant que la société Ipsen fait état d’un préjudice de 17 071 374 € pour la période comprise entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2009 sauf à le parfaire à la date de la décision de la cour ;

Considérant que les actes de parasitisme ont été constatés au cours de l’année 2007 correspondant aux premiers mois de commercialisation du Vitalogink lesquels ont abouti à une substitution massive du Tanakan par le Vitalogink ;

Que la société Ipsen fournit des données chiffrées pour la période du juin 2007 au 31 mai 2009 de la société d’études Gers qui démontrent qu’environ 75% du volume des ventes de Vitalogink est commercialisé en violation des règles du code de la santé publique interdisant la substitution ;

Considérant qu’elle verse une attestation de son commissaire aux comptes attestant de la marge réalisée si elle avait vendu les volumes de Tanakan prescrits ;

Considérant que la société MG conteste ce mode de calcul au motif qu’il repose sur une situation de monopole sur la vente du ginkgo biloba alors que la société Ipsen n’a aucun droit sur ce produit ;

Considérant qu’elle ne conteste pas que le marché des médicaments à base d’extraits de ginkgo biloba est extrêmement porteur en France et représente un chiffre d’affaires annuel d’environ 100 millions d’euros, marché sur lequel la société Ipsen occupe plus de 80% de parts du marché français et ce grâce au Tanakan, admettant ainsi l’importance du préjudice subi par la société Ipsen d’autant qu’il est démontré que le phénomène de substitution a perduré ;

Considérant qu’il y a lieu en conséquence d’allouer à la société Ipsen la somme de 17 071 374 € en réparation de son préjudice ;

Considérant qu’il n’est pas démontré que des actes de parasitisme se sont poursuivis après cette date, le brevet du Tanakan expirant d’ailleurs en 2010 ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice autre que celui réparé par la cour ; …

***

Cour d’appel de Paris, 28 avril 2011

Ipsen Pharma c. Mylan

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Cette affaire est également rapportée (en langue anglaise) sur le EP Law patent blog.

Comment noyer un dauphin

La société Zodiac Pool Care Europe (ci-après « Zodiac ») est titulaire du brevet FR 2 584 442 (le « brevet Puech ») concernant un appareil de nettoyage automatique d’une surface immergée.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Appareil de nettoyage automatique d'une surface immergée dans un liquide, du type comprenant un corps creux (2), des organes (18) d'entraînement dudit corps sur la surface à nettoyer définissant un plan (A) d'appui avec ladite surface, un moteur électrique réversible (9) agencé dans le corps pour transmettre un mouvement de rotation auxdits organes d'entraînement et des moyens d'alimentation électrique dudit moteur comportant des moyens d'inversion du sens du courant électrique en vue d'engendrer des inversions du sens de marche de l'appareil, ledit appareil étant caractérisé en ce qu'il comprend au moins un organe de soulèvement latéral du corps (21), adapté pour soulever temporairement un côté dudit corps lors de chaque inversion du sens de marche, ledit organe comportant des zones de contact (Z1, Z2 Z3) avec la surface à nettoyer et étant articulé sur le corps autour d'une direction transversale (22) de façon :

en cours de progression de l'appareil, à être traîné par le corps dans une position escamotée dans laquelle la zone de contact (Z1) est tangentielle au plan d'appui (A), et se trouve décalée longitudinalement vers l'arrière par rapport à l'articulation (22) dudit organe sur le corps,

lors d'un changement du sens de marche, à pivoter vers une position de soulèvement maximum dans laquelle la zone de contact (Z2) vient en saillie par rapport au plan d'appui (A), au droit de l'articulation (22) précitée,

et, après passage par ladite position de soulèvement maximum, à retrouver une position escamotée opposée de la première par rapport à la position de soulèvement, en vue d'être traîné par le corps en sens opposé.

Estimant que la société israélienne Maytronics et son distributeur français, la société Aqualux, en commercialisant des robots nettoyeurs de piscine dénommés « Dolphin Magic » et « Dolphin Sub », avaient commis des actes de contrefaçon de son brevet, la société Zodiac les a fait assigner en contrefaçon devant le TGI de Marseille. 

Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal a débouté les sociétés défenderesses de leur demandes en nullité du brevet et les a condamnées in solidum à payer à la société Zodiac la somme de 300 k€ à titre provisionnel.

La société Maytronics a relevé appel.

Dans son arrêt du 2 février 2011, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme, pour l’essentiel, ce jugement. La partie du jugement qui a retenu notre attention concerne la validité du brevet de la société Zodiac :

***

Sur l’activité inventive

Ainsi que l’a justement analysé le Tribunal, la caractéristique essentielle du brevet litigieux consiste à combiner des inversions du sens du moteur d’entraînement du robot et des interruptions du fonctionnement de sa pompe d’aspiration pour provoquer des changements aléatoires de sa direction et améliorer ainsi le nettoyage du bassin.

Il vise le brevet Rasch constituant l’état de la technique antérieure la plus avancée sans que pour autant sa combinaison avec les brevets Raubenheimer et Chauvier conduise l’homme de métier de façon évidente à agir sur le moteur de pompe.

En effet ces deux derniers brevets décrivent des appareils de nettoyage de conception totalement différente mus de façon purement hydraulique en l’absence de roues ou chenilles, dont le déplacement est réalisé au moyen d’une obturation cyclique de l’arrivée d’eau. Ils sont tous deux branchés directement sur le circuit de filtration du bassin à nettoyer et n’ont donc aucune autonomie propre.

L’appareil issu du brevet Rasch comporte un moteur et une pompe électriques embarqués, et est relié à un flotteur déséquilibré. L’inversion du moteur de déplacement est réalisée par un inverseur géré de manière aléatoire, la trajectoire du robot étant modifiée par les inversions du sens de rotation des roues et l’effet du flotteur déséquilibré.

Ce brevet ne divulgue pas de moyens d’interruption séquentielle du moteur de pompe et rien n’inclinait l’homme de métier, soit en l’espèce un fabricant de robots immergés, à agir sur la pompe hydraulique pour améliorer le nettoyage du bassin sauf à considérer que cette amélioration passe nécessairement par une intervention sur la trajectoire.

La société Maytronics procède par affirmations en confondant la solution et le problème technique à résoudre puisqu’aucune pièce n’accrédite sa thèse selon laquelle l’amélioration du balayage de la piscine (but constamment recherché par tous les fabricants de robots dédiés à ce type de bassin) passe nécessairement par une action sur leur trajectoire.

La société Zodiac fait d’ailleurs observer à ce titre que la société Maytronics a déposé plusieurs brevets censés améliorer le balayage par une optimisation de la filtration opérée par le robot notamment au moyen d’un meilleur placage de l’appareil sur les parois du bassin de telle sorte que le changement de direction n’était nullement envisagé à cette fin.

Il n’est pas indifférent de rappeler non plus que cinq années séparent le dépôt des brevets Rasch et Puech, ce qui n’accrédite pas l’évidence soutenue par l’appelante.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence de nouveauté (sic).

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Vu l’enjeu du litige (300 k€ tout de même), on aurait pu espérer un traitement un peu plus soigné de la question de la validité du brevet. Aucune analyse préalable de nouveauté (la Cour semble même mélanger nouveauté et activité inventive), une affirmation péremptoire concernant la caractéristique essentielle (que faut-il entendre par là ?) de l’invention, …

On trouve quelque traces d’approche problème-solution (la référence à la confusion entre problème technique et solution, l’identification d’un état de la technique le plus proche, qui devient « l’état de la technique antérieure la plus avancée »), mais, à notre avis, l’ensemble manque de méthode.

Le renvoi aux demandes de brevet de la défenderesse, s’il a un petit goût ad hominem, ne manque pas de pertinence.

Notons enfin l’invocation d’un indice dit secondaire pour l’existence d’une activité inventive (le temps écoulé entre les brevets Rasch et Puech), mais la durée invoquée (5 ans) semble bien trop courte pour constituer un argument fort.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 février 2011

Maytronics c. Zodiac Pool Care Europe et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.